LB-2018-62352

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	2019-06-21
Publisert:	LB-2018-62352
Stikkord:	Varemerkerett, Varemerkeinngrep, Krenkelse av varemerke
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om innførsel av mobiltelefonskjermer representerte varemerkekrenkelse av Apples varemerke, samt krav om destruksjon og erstatning.
Saksgang:	Oslo tingrett TOSLO-2017-151334 - Borgarting lagmannsrett LB-2018-62352 (18-062352ASD-BORG/03) - Anket til Høyesterett (sak nr. 19-141420SIV-HRET)
Parter:	Apple Inc. (advokat Anders Ervin Solberg) mot Henrik Huseby (advokat Per Harald Gjerstad)
Forfatter:	Lagdommer Anne Ellen Fossum, Lagdommer Karl Otto Thorheim, Ekstraordinær lagdommer Anne Lise Rønneberg
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (2010) §4, §6, §58, §59, Markedsføringsloven (2009) §25, §30, §48b, Tolloven (2007) §15-2, Tvisteloven (2005) §1-1, §20-2, §20-5, §20-9, §29-13, §29-16, §34-7

Saken gjelder spørsmål om Husebys innførsel av mobiltelefonskjermer representerer varemerkekrenkelse av Apples varemerke jf. varemerkeloven § 4 samt krav om destruksjon og erstatning.

Om sakens bakgrunn viser lagmannsretten til tingrettens innledende redegjørelse for faktum som ingen av partene har innvendinger til, jf. tvisteloven § 29-16 annet ledd:

Apple Inc er et amerikansk, verdensomspennende selskap som produserer og selger ulike teknologiprodukter, blant annet datamaskiner og smarttelefoner (Iphone). Selskapet har registrert flere varemerker med gyldighet i Norge, herunder følgende figurmerke:

Figurmerket er registrert i vareklasse 9, som blant annet omfatter smarttelefoner og bestanddeler til disse. Figurmerket vil i det følgende bli omtalt som «eple-logen».

Henrik Huseby driver enkeltpersonforetaket PCKompaniet. PCKompaniet utfører reparasjon på blant annet smarttelefoner og datamaskiner fra Apple. Utskifting av ødelagte skjermer på Iphone er en sentral del av virksomheten. Huseby har ikke noe forretningsmessig samarbeid med Apple, og er dermed heller ikke autorisert Apple-reparatør.

I juli 2017 valgte tollkontoret på Gardermoen å holde tilbake en postforsendelse til PCKompaniet med 63 mobilskjermer. Forsendelsen kom fra Hong Kong. Forsendelsen ble holdt tilbake i medhold av en midlertidig forføyning fra Oslo byfogdembete som påla tolletaten «å søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring alle artikler påført varemerker eller figurmerker tilhørende Apple Inc». Pålegget var gitt i medhold av tvisteloven § 34-7, jf tolloven § 15-2.

Tolletaten begrunnet tilbakeholdelsen med at alle skjermene var påført eple-logoer som deretter var tildekket med tusj. Tusjen kunne fjernes med sprit. Alle de tildekkede eple-logene befant seg på den delen av skjermen som vil være skjult innvendig etter at skjermen er montert på telefonen.

I etterkant av tolletatens tilbakeholdelse framsatte Apple krav overfor Huseby om destruksjon av varene. Huseby ønsket ikke å etterkomme kravet. Etter noe ytterligere korrespondanse ble saken brakt inn for Oslo tingrett ved stevning av 20. september 2017. Ved kjennelse av 3. november 2017 bestemte tingretten at saken skulle behandles etter reglene for småkravsprosess.

Side:2

Oslo tingrett avsa 2. februar 2018 dom med slik domsslutning:

1. Henrik Huseby frifinnes for kravene fra Apple Inc.

2. Apple Inc. frifinnes for kravet fra Henrik Huseby.

3. Apple Inc betaler kroner 13 700,- i sakskostnader til Henrik Huseby innen to uker etter at dommen er forkynt.

Apple Inc., heretter bare kalt Apple, har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankegjenstandens verdi er mindre enn 125 000 kroner. Ved beslutning av 24. august 2018 ble det gitt samtykke til at anken fremmes, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd.

Ankeforhandling ble holdt i Borgarting lagmannsrett 4. og 5. juni 2019. Apple møtte med seniorinvestigator Colin Denyer og prosessfullmektig Anders E. Solberg. Denyer avga forklaring. Henrik Huseby møtte med advokat Per Harald Gjerstad. Huseby avga forklaring. Øvrig bevisførsel følger av rettsboken.

Innledningsvis finner lagmannsretten grunn til å definere begreper som er brukt av partene i saken. Begrepet OEM er en forkortelse for «original equipment manufacturer», som betyr at varen eller produktet er produsert ved samme fabrikk og av samme kvalitet som originalprodusenten bruker, men er helt fri for varemerker. Uttrykket «refurbished», det vil si reparert, brukes i denne sammenheng om et produkt som er sammensatt av både av kopideler og originale deler. Kompatible deler er det samme som rene kopideler, men er helt fri for varemerker og produsert av andre enn de som produserer for originalprodusenten.

Den ankende part, Apple Inc., har i hovedtrekk anført:

Mobilskjermene Huseby importerte til Norge, og som ble stoppet i tollen, er påført Apples varemerke i strid med varemerkeloven § 4. Apple har hverken påført varemerke, QR-kode eller serienummer på disse skjermene. Apple har heller ikke gitt samtykke til at eple-logoen brukes av Huseby eller av dem som har trykket varemerket på kopiskjermene. De varemerkene som er påført mobilskjermene er helt identiske med Apples varemerke. Det er ingen tvil om at alle andre vilkår for å konstatere krenkelse av varemerkeretten etter § 4 er oppfylt, og det er heller ikke bestridt. Spørsmålet for retten er bare om bruksvilkåret i § 4 er oppfylt.

Varemerkeloven § 4 er en objektiv bestemmelse. Det har derfor ingen betydning hva Huseby selv visste da han importerte skjermene. Spørsmålet for retten er kun om varemerket er brukt uten Apples samtykke.

Side:3

De beslaglagte skjermene er rene vareforfalskninger. Det vises her til de undersøkelser Apple har gjort og som er gjengitt i rapportene fremlagt for retten. Disse rapportene er utarbeidet etter grundige undersøkelser av de skjermene som Apple fikk oversendt av tollvesenet. Det dreier seg om et tilfeldig utvalg av skjermer foretatt av tollmyndighetene. Apple hadde derfor ingen innflytelse på hvilke skjermer som ble oversendt. Undersøkelsene viser at hverken QR-kodene, varemerkene eller serienumrene er påført av Apple. Den annen part kan ikke høres med at det dreier seg om skjermer som er «refurbished», der det både er anvendt originale deler og nye deler fra fabrikk i Kina. Ingen av de varemerker som er undersøkt er originale. Apple er nærmest til å kjenne sine egne produkter og varemerker. Hos Apple har det ikke vært i tvil om at dette er rene forfalskninger.

Selv om noen av varemerkene skulle vist seg å være ekte, er innførselen uansett i strid med varemerkeloven. Det vises til varemerkeloven § 6. Det dreier seg om ulovlig import fra et land utenfor EØS. Det vises også til LB-2009-180119.

Retten må ved vurderingen ta stilling til den varemerkerettslige omsetningskretsen. I dette tilfellet dreier det seg om deler til mobiltelefoner. Det vises til det rettslige utgangspunktet slik det fremgår av HR-2017-2356-A (Lilla-saken). Oslo tingrett har i sin dom grepet feil når det er lagt vekt på at varemerkene er svært små og befinner seg på innvendige deler av mobilskjermen som ikke er synlig for den jevne mobilkjøper. Når det gjelder skjermer, vil det åpenbart være reparatører, butikker eller importører som er den relevante varemerkerettslige omsetningskrets. Skjermer selges ikke løst til forbruker. Den relevante omsetningskretsen er således næringsdrivende. Det er viktig at omsetningskretsen umiddelbart skal kunne identifisere hvorvidt det foreligge et originalt Apple produkt, noe som er sikret ved at varemerkene er plassert på de innvendige delene på de originale produktene.

Når varemerket er brukt på vareforfalskninger, foreligger bruk i strid med varemerkeloven § 4. Det forhold at merkene er tildekket med tusj endrer ikke vurderingen.

Subsidiært anføres at selv om varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a skal tolkes innskrenkende, foreligger det her fare for skade, det kreves ikke faktisk skade. Det er åpenbart at det er fare for at Apples varemerkes funksjoner blir skadelidende når det importeres kopiskjermer fra Kina eller Hong Kong med Apples varemerke påført selv der varemerkene er tusjet over med sort sprittusj. Dette krenker opprinnelsesgarantifunksjonen. Det er umulig for en varemerkerettslig omsetningskrets å vite om dette er originalvare eller ikke.

Ankemotparten kan ikke høres med at tildekningen er fullstendig og aldri blir fjernet. Bevisførselen har vist at det er svært enkelt å fjerne tildekkingen uten at det oppstår fare

Side:4

for skade på skjermene. Etter Apples oppfatning er tildekkingen kun et forsøk på å forlede tollmyndighetene. Det vises for øvrig til EU-domstolens dom i Mitsubishi-saken, C-129/17. Selv der alle varemerker var fullstendig fjernet og erstattet med andre, var Mitsubishis opprinnelsesgaranti, reklame- og investeringsfunksjon krenket. Det foreligger derfor uansett et klart inngrep i varemerkebeskyttelsen til Apple.

Konsekvensen av varemerkeinngrepet er at varene må destrueres og at lager- og destruksjonskostnadene dekkes av Huseby etter reglene i varemerkeloven § 59 og alminnelige erstatningsrettslige regler. Videre foreligger grunnlag for lisensavgift etter varemerkeloven § 58.

Innførselen er også i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Brudd på markedsføringsloven § 30 gir grunnlag for lisens etter markedsføringsloven § 48 b og gir også grunnlag for destruksjon. Brudd på markedsføringsloven § 25 gjør at det er ansvarsgrunnlag etter de alminnelige erstatningsrettslige regler. Også ved brudd på denne bestemmelsen er det grunnlag for et krav om destruksjon da det er den eneste måten å unngå fortsatt krenkelse av loven på.

Ankende part har nedlagt slik påstand:

1. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby dømmes til, under overoppsyn av Tollvesenet, å destruere varepartiet inneholdende 62 mobilskjermer som er tilbakeholdt av Tollvesenet, Tollregion Oslo og Akershus, med referanse 2017/29214 TTVG-053/2017 2. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til å dekke alle lager- og destruksjonsomkostninger tilknyttet Tollvesenets tilbakehold av produktene som nevnt i punkt 1 3. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til å betale Apple Inc. lisensavgift med 5 500 – femtusenfemhundre – kroner med forfall 2-to- uker etter dommens forkynnelse med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. 4. Apple Inc. tilkjennes sakens kostnader for begge instanser.

Ankemotparten, Henrik Huseby, har i det vesentlige anført:

Det foreligger ikke varemerkeinngrep. Det vises til Oslo tingretts dom som ankemotparten slutter seg til. Logoen er permanent tildekket, og da foreligger det ikke bruk etter varemerkeloven § 4. Apple kan ikke stoppe import av reparerte skjermer under påskudd av å anføre at det gjelder piratkopier.

Side:5

Retten behøver uansett ikke ta stilling til hvorvidt merkene er ekte eller ikke, så lenge de er permanent tildekket.

Henrik Husebys firma driver reparasjon av mobiltelefoner. Huseby sender ødelagte skjermer til Kina og bestiller reparerte skjermer i retur. Disse skjermene er satt sammen av OEM, de består for øvrig både av originale og uoriginale deler. Skjermene var aldri tenkt solgt som Apples originale skjermer.

Apple har bare undersøkt glasset og ikke de andre delene av skjermene. Det er aldri påstått at glassene er originale. Ankemotparten har bedt om at Apple også undersøker de resterende delene av skjermene uten at dette ble gjort. Ankemotparten mener derfor at det er grunnlag for å stille spørsmål ved hvor grundige Apples undersøkelser i realiteten har vært.

På grunn av Apples policy når det gjelder reparasjoner av deres egne telefoner, er verksteder som reparerer mobiltelefoner tvunget til å kjøpe reparerte skjermer. Disse skjermene gir seg ikke ut for å være ekte, hverken ved import eller ved reparasjon.

Her er det importert deler som ikke utgir seg for å være ekte vare, logoen er malt over. Det forhold at logoen er permanent tildekket, betyr at Apples logo eller varemerke ikke er misbrukt. Skjermene blir heller ikke solgt som originalskjermer til kundene, men brukes som en kompatibel skjerm ved reparasjon av telefonene. Skjermene blir montert inn i telefonene med alle eplelogoene fortsatt tildekket. Det er riktig nok teoretisk mulig å fjerne malingen på skjermene, dette medfører imidlertid stor risiko da plastdelene som har logo kan bli skadet i prosessen. Skjermen blir montert inn i kundens telefon, og alle deler som har hatt logo blir usynlige. Det er derfor ikke viktig å fjerne malingen.

Selv om det er mulig å kjøpe rene kopiskjermer, som aldri har hatt originale deler eller logo, er disse av dårligere kvalitet. Huseby kjøper derfor heller reparerte skjermer, der logoen er tildekket og som er satt sammen både av originale og uoriginale deler.

I den grad uoriginale deler til disse skjermene er påført logoer, må det være fordi fabrikken produserer skjermer for mange forskjellige telefoner og må markere hvilke telefoner disse skjermene skal monteres inn i. Huseby har aldri hatt til hensikt å misbruke Apples varemerke. Det foreligger ikke noe varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4. Når det er som her gjelder såkalte refurbished skjermer eller OEM-skjermer utnyttes ikke Apples varemerke. Huseby importerer og selger ikke skjermene som originale Apple produkter, men som kompatible reserveskjermer.

En refurbished skjerm består av både originale og uoriginale deler og gir seg ikke ut for å være original vare. Å sette sammen en skjerm av originale og uoriginale deler er således

Side:6

fullt lovlig. Når logoer er dekket over med maling eller lakk er det nettopp for ikke å komme i konflikt med varemerkeloven § 4.

Som følge av reglene om regionalkonsumpsjon i varemerkeloven § 6 må alle logoer fjernes når varene importeres fra land utenfor EØS området og importeres som «no name» kompatible deler. Dette gjelder selv om enkelte av delene som skjermene er sammensatt av, er originale deler fra skjermer hvor fullt brukbare deler blir gjenbrukt. Når ankemotparten ikke importerer produkter med eplelogoen synlig, og logoen heller ikke blir gjort synlig før salg, foreligger heller ikke bruk etter varemerkeloven § 4. Bruken medfører ingen fare for skade for Apple.

Når ankemotparten ikke har brutt varemerkeloven § 4, er det heller ikke grunnlag for krav om vederlag, destruksjon eller erstatning.

Det foreligger av samme grunn heller ikke brudd på markedsføringsloven §§ 30 eller 25.

Saken må ses i lys av Apples policy globalt og de vanskeligheter selskapet lager for uavhengige verksteder. Det er umulig for uavhengige verksteder å få tak i originale deler til Apple telefoner da Apple ikke ønsker å selge disse til verksteder som ikke er autoriserte av selskapet selv.

Ankemotparten har nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.

2. Apple Inc. betaler sakens omkostninger for lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Spørsmålet for lagmannsretten er om det foreligger varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 ved den innførsel av mobiltelefonskjermer som Huseby har forsøkt å gjøre.

Varemerkeloven § 4 lyder:

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:

a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for

b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruker av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.

Side:7

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

Som bruk anses blant annet:

a) å sette merket på varer eller deres emballasje

b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet

c) å innføre eller utføre varer med merket på

d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.

Det er på det rene at det på deler av de importerte skjermene er et eplelogoen og/eller QR-koder og serienumre som fremstår som identiske med dem Apple selv påfører sine produkter. Det er også på det rene at det foreligger import til næringsvirksomhet. Det er heller ikke bestridt fra Husebys side at han ikke har samtykke fra Apple til å bruke varemerket. Uenigheten mellom partene gjelder bruksvilkåret. Tvisten gjelder først og fremst spørsmålet om eplelogoen er påført av Apple selv fordi det i skjermene er brukt originale deler fra Apple, eller om logoen er påført av andre, mest sannsynlig av fabrikken i Kina som har produsert skjermene.

Apple har prinsipalt anført at varemerkene i sin helhet er falske og påført av andre enn selskapet selv. Til dette har Huseby anført at skjermene er såkalt «refurbished», at de inneholder autentiske deler fra Apple og at det derfor ikke dreier seg om ulovlige piratkopier.

Som det fremgår av ordlyden gjengitt over er varemerkeloven § 4 en objektiv bestemmelse. Dersom vilkårene i § 4 er oppfylt, foreligger det en krenkelse av varemerket selv om bruker eller importør har vært i god tro. Hvorvidt varemerkeretten er krenket, bestemmes av om varemerket er brukt slik det defineres i § 4 tredje ledd som for øvrig ikke er uttømmende.

Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) punkt 14.1.1 til § 4 første ledd bokstav a fremgår:

Første ledd bokstav a er nytt, og slår fast at merkehaveren kan forby andre å bruke i næringsvirksomhet tegn som er identisk med varemerket for varer eller tjenester av samme slag som merket er beskyttet for. Dette vil typisk ramme vareforfalskninger.

Side:8

Bestemmelsen tilsvarer varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 1 bokstav a. Med identiske tegn menes ikke bare tegn som er fullt ut identiske med varemerket, men også tegn som skille seg så lite fra varemerket at ulikhetene kan blir oversett av en gjennomsnittsforbruker, jf. EF-domstolens dom i ska C 291/00 20. mars 2003 Arthur et Félicie. Det er etter bestemmelsen tilstrekkelig å påvise at tegnet og varemerket samt varene eller tjenestene er identiske. Det må ikke påvises noen konkret risiko for forveksling.

Ved vurderingen av hvorvidt bruken er rettsstridig etter varemerkeloven, må relevant varemerkerettslig omsetningskrets avklares.

I HR-2017-2356-A avsnitt 85 gjennomgår Høyesterett de rettslige utgangspunkter. Her heter det at:

Fastleggelsen av hva som er omsetningskretsen må ta utgangspunkt i formålet med reglene om innarbeidelse av varemerker, slik at spørsmålet blir hvem som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning. Omsetningskretsen vil da måtte tilpasses handlemønsteret for det aktuelle produkt. Det er på ingen måte sikkert at omsetningskretsen bestemmes på samme måte for alle reseptbelagte medikamenter. I saken her gjelder det medikamenter som i det vesentlige brukes av pasienter med en kronisk lidelse, og disse vil utvilsomt ha en særlig interesse i valg av medikamenter.

Etter dette legger lagmannsretten til grunn at omsetningskretsen må tilpasses handlemønsteret for det aktuelle produktet. Lagmannsretten er enig med ankende part i at den varemerkerettslige omsetningskrets for mobilskjermer, som enkeltstående deler, ikke er mobiltelefonkjøper, altså sluttbruker. Den relevante omsetningskretsen vil i dette tilfellet være næringsdrivende. Det kan være butikker, importører, forhandlere eller autoriserte reparatører. Omsetningskretsen skal umiddelbart kunne identifisere et originalt Apple produkt. Dette sikrer Apple ved at varemerkene er plassert på de innvendige delene som monteres inn i telefonen. Ankende part har opplyst at denne omsetningskretsen ikke har tilgang til selskapets interne databaser, og logoen er derfor omsetningskretsens metode og mulighet til å finne ut om det er en original Appledel eller ikke. Spørsmålet om bruken er rettsstridig må derfor vurderes på denne bakgrunn. Etter lagmannsrettens oppfatning er det da ikke av betydning at disse varemerkene uansett ikke er synlige for forbrukeren når skjermen er montert inn i telefonen.

Eplelogoene på disse skjermene i denne saken er identiske med Apples logoer og påført samme sted på skjermene som Apples logoer. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at dersom eplelogoene ikke er påført av Apple, men at det dreier seg om piratkopier, foreligger det brudd på varemerkeloven § 4.

Betydningen av at det er påført sladd på varemerket, kommer retten tilbake til. Som det fremgår av forarbeidene, er vareforfalskninger i kjerneområdet av det § 4 rammer.

Side:9

Formålet bak varemerkeloven er å hindre vareforfalskninger. Dersom varemerkene er påført kopivarer og innført til Norge, foreligger det derfor automatisk en krenkelse.

Pakken med mobilskjermene i denne saken ble stoppet av tolltjenestemenn som fattet mistanke om at forsendelsen kunne innebære brudd på varemerkeloven. Tollvesenet oversendte først bilder av de aktuelle skjermene til Apples representant i tråd med vanlig rutine. Forsendelsen til Huseby inneholdt i alt 63 mobilskjermer. E-posten fra tollvesenet inneholdt bilder av et utvalg av de tilbakeholdte skjermene. Ut fra bildene konkluderte Apple med at det ikke var tale om originale produkter fra Apple. Apple har senere under saksforberedelsen for tingretten fått oversendt et tilfeldig utvalg av skjermer fra tolletaten for nærmere undersøkelse. Apple hadde derfor ingen innflytelse over hvilke skjermer som ble oversendt. Disse er undersøkt av seniorinvestigator Colin Denyer som har utarbeidet to rapporter etter sine undersøkelser og også forklarte seg for lagmannsretten.

Lagmannsretten finner grunn til å gjengi Denyers hovedkonklusjoner i rapport av 18. desember 2017 i sin helhet;

I viewed the photos supplied by the Norwegian customs authorities, which are equivalent to exhibit 5 in case 17-151334TVI-OTIR04 pending before the Oslo city court. On the basis hereof I made my examination and can conclude that the products are not original namely because:

The products carried serial numbers, which were incorrect.

These products were not manufactured by Apple nor with its authority. The products displayed the Apple logo but it had been attempted to hide the logo by the use of a black marker. As exemplified below:

These items display the same serial number, which is incorrect and as such are counterfeit.

On the 7th November 2017 I received samples of the seized product by the Norwegian customs authorities in case 17-043437TVI-OBYF72 cf. exhibit A

Following examination of the physical samples I can confirm that the products are counterfeit.

The products have not been produced by Apple nor with its authority. The Apple logo is present in several different locations and attempts have been made to cover it up by the use of a black marker. It is possible to see the Apple logo trough the black marker either by scraping it off or with alcohol wipes.

I can say these are not original because the serial numbers are incorrect and do not relate to these products.

From my examination of the above referenced product I can say that the products are not produced or manufactured by the Company. These are not genuine Apple parts as

Side:10

Apple does not sell any spare parts on the open market. Only authorized service providers can get access to genuine parts and conduct the repairs.

I rapporten bekrefter Denyer at skjermene er kopier og at de påførte varemerkene ikke er originale.

Under saksforberedelsen for lagmannsretten foretok Denyer etter anmodning fra Husebys prosessfullmektig nye undersøkelser som det er redegjort for i rapport av 7. mai 2019. Konklusjonen i denne rapporten er som følger:

On 3 April 2019 I received 13 samples of screens from attorney Anders E. Solberg, Onsagers AS, postboks 1813, Vika, 0123 Oslo.

Analysis of the screens was carried out 30 April 2019 – reference is made to Exhibit 1-13 enclosed to this Affidavit. The analysis can be summarized as follows:

12 of the screens (exhibit 2-13) carry poor quality counterfeit Apple trademarks that falsely suggest that these are genuine Apple products. The Apple trademark and QR-code on the screens is not printed by Apple. 1 screen (exhibit 1) did not carry any trademark and is simply a look-alike copy of an Apple screen.

All of the screens have serial numbers and none of these serial numbers are valid Apple serial numbers.

None of the 13 iPhone screens were produced by Apple.

Following examination of the physical samples I can confirm that the products in exhibit 2-13 are counterfeit.

Apple trademarks on these devices have been deliberately concealed by the application of dark ink to prevent easy visual identification of the trademark. This is a tactic commonly used to try and deceive Customs officers carrying out inspections of imported goods. After passing through Customs inspection the temporary ink concealment can be easily removed by the consignee, using an alcohol wipe, to once again clearly reveal the trademark and so offer the goods for sale as genuine Apple products.

The records to which I have made reference form part of records relating to the Company’s trade or business and are compiled in the course of that trade of business from information supplied by persons who have, or may reasonably be supposed to have, personal knowledge of the matters dealt with in the information they supplied, and cannot reasonably be expected (having regard to the time which has elapsed

Side:11

since they supplied the information and to all circumstances) to have any recollection of the matters dealt with in the information they supplied.

I believe that consumers are likely to be misled into believing that the products are genuine articles produced by, or under authority from, the Company and that as a result, damage will be caused to the goodwill and reputation of the Company and indeed genuine retailers. In this case the Apple Logo and trade mark has moreover been damaged.

Som det fremgår over, er Apple av den oppfatning at QR-kodene ikke er påført av Apple. Varemerkene er heller ikke plassert på skjermene av Apple, logoene har dårligere trykk. Serienumrene er gjentatte og ikke genuine. Undersøkelsen omfattet også serienumrene som er stanset ut i metall. Det er opplyst at Apple bare opererer med individuelle serienumre. Det finnes derfor ikke to skjermer med like serienummer slik som det gjorde i dette beslaget. Dertil kommer at skjermene er påført serienumre som ikke gjenfinnes i Apples egen database.

I sin forklaring for lagmannsretten sa Denyer at ingen av de serienumrene, QR-kodene eller eplelogoene som ble undersøkt kunne være påsatt av Apple. Han understreket at samtlige deler som ble undersøkt av Apple var forfalskninger, selv om man ikke kunne se bort fra at mindre deler kunne være originale, som eksempelvis skruer. Denyer forklarte at han ikke var i tvil om konklusjonen.

Denyer forklarte også at den fysiske undersøkelsen omfattet i alt 13 skjermer. En av skjermene var uten noen form for logo. De andre skjermene ble karakterisert som «counterfeit», altså piratkopier.

Etter lagmannsrettens oppfatning er det etter bevisførselen sannsynliggjort at de undersøkte skjermene er ulovlige kopier. Retten legger til grunn at Apple selv er best kvalifisert til å vurdere egne varemerker og serienumre. Apple har kommet til sin konklusjon etter å ha søkt i databaser etter egne serienummer. Kvaliteten og måten varemerket er trykket på er undersøkt ved fysiske undersøkelser av skjermene.

Det er heller ikke fremkommet noe under bevisførselen som tilsier at Apples konklusjon er uriktig. Riktignok sa Huseby i sin partsforklaring at han ikke så bort fra at enkelte av merkene, i tråd med Apples oppfatning, var påsatt av fabrikken i Kina, men da for at fabrikken selv lettere kunne identifisere hvilke deler som hørte til hvilke telefonmerker. Lagmannsretten finner ikke denne forklaringen sannsynlig. Varemerkene og serienumrene er helt like de Apple selv bruker, de er plassert samme sted og er i høy grad egnet til forveksling med originale produkter.

Ankemotparten har anført at fordi Apple bare har undersøkt et tilfeldig utvalg av varene, kan det ikke utelukkes at blant de skjermene som ligger hos tollmyndighetene også finnes

Side:12

skjermer med ekte deler fra Apple. Etter lagmannsrettens oppfatning er det ikke overvekt av sannsynlighet for dette. Det dreier seg om en forsendelse sendt fra samme avsender. Apple har undersøkt en relativt stor andel av beslaget, og de undersøkte skjermene er tilfeldig utvalgt.

Etter lagmannsrettens oppfatning er det da ikke nødvendig til å ta stilling til hvorvidt det forhold at skjermene er påført sladd, gjør at varemerket ikke er brukt i lovens forstand. Lagmannsretten vil likevel knytte noen bemerkninger til betydningen av at varemerkene er sladdet. Det er uklart hva som er brukt for å sladde merkene. Under ankeforhandlingen fremviste Apples representant en video der sladden enkelt ble fjernet med en spritklut. Apple anførte at fjerningen ikke medførte noen form for skade på produktet. Apples oppfatning er at sladden er påført for å skjule varemerket slik at falske produkter ikke blir stoppet i tollen. Det er i saken fremlagt flere eksempler på tilsvarende sladding av logoer som er stoppet i tollen i Norge.

Lagmannsretten vil vise til Rt-1975-951. I den saken dreide det seg om Felleskjøpets originale varemerker påført melsekker som av saksøkte ble brukt etter at sekkene var påført saksøktes eget merke over Felleskjøpets originale merking. Høyesterett kom til at når saksøkte hadde brukt sekkene med Felleskjøpets påtrykte varemerke forelå det bruk i varemerkelovens forstand. Det forhold at det originale varemerket var på sekken, gjorde at det var bruk etter varemerkeloven § 4. Andre forhold som ikke gjør seg gjeldene i denne saken gjorde at det likevel ikke ble konstatert krenkelse. Det vises også til HR-2018-110-A avsnitt 68.

Under henvisning til Clas Ohlsons nettside har ankemotparten anført at det ikke er krenkelse når varemerket er sladdet. Forholdet vedrørende Clas Ohlson er etter lagmannsrettens oppfatning ikke sammenlignbart. I det tilfellet dreier det seg om originale blekkpatroner til printere fra Canon der Clas Ohlson har påsatt en klistrelapp med egen logo over den originale. Fjerner man den pålimte lappen er logoen til Canon stanset inn i plasten. Det er anført av ankemotparten at dette er en refurbished blekkpatron som er gjenbrukt og fylt opp av andre enn Canon. Den blir deretter solgt av Clas Ohlson, ikke som original patron, men under Clas Ohlsons eget merke.

Uten å ta stilling til lovligheten av dette, vil lagmannsretten bemerke at det i denne saken dreier seg om en rene kopier av Apples koder og varemerker, og forholdet nevnt i forrige avsnitt er derfor ikke sammenlignbart. Uansett gjelder dette produkter som Canon selv har plassert på markedet inne i EU/EØS området. Det er fra ankende part opplyst at det på Clas Ohlsons nettsider fremgår at Clas Ohlson samler inn brukte blekkpatroner i butikken og at de deretter fylles opp i Storbritannia under kontroll av Clas Ohlson. Det er således et annet faktum enn der Huseby som her har importert produkter fra Kina. Det foreligger derfor ingen konsumpsjon av varemerkerettigheter.

Side:13

Ankemotparten har anført at varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a må tolkes innskrenkende og at høyesterettsdommen fra 1975 nevnt over viser at ikke all bruk er lovstridig. Som det fremgår over, er lagmannsretten av den oppfatning at produkter som fremstår som rene forfalskninger er lovstridige.

Retten vil likevel bemerke at det her ikke er rom for noen innskrenkende fortolkning da det ved denne type bruk av varemerket nødvendigvis vil være fare for skade. Det vises her til HR-2018-110-A avsnitt 69 samt 70. Det er etter rettens oppfatning fare for at Apples varemerke og dets funksjoner blir skadelidende ved at det importeres rene kopiskjermer med Apples varemerke påført, selv om varemerkene er tusjet over med sort sprit-tusj. Som det fremgår over, var denne tusjen påført slik at den enkelt kunne fjernes. Det er lett å se på skjermene at de sorte tusjmerkene er påført senere og ikke er en del av selve skjermen. Dersom merkingen fjernes, kommer etterligningen av Apples varemerke til syne. Det vil da foreligge forvekslingsfare, og mottaker vil ha vanskelig for å vite om dette er en ekte del fra Apple eller ikke. Det er etter lagmannsrettens syn dessuten fare for misbruk ved at mottaker etter fjerning av sladden fremstiller produktet som originalt overfor forbrukerne.

Lagmannsretten er derfor enig med ankende part i at det er fare for at opprinnelsesgarantifunksjonen blir krenket selv dersom varemerkeloven § 4 skal tolkes innskrenkende. Etter lagmannsrettens oppfatning er det klart at varemerkets funksjoner blir skadelidende når det dreier seg om rene forfalskninger. Det vises også til EU-domstolens dom i sak C-129-17 vedrørende Mitsubishis varemerke. I den saken kom domstolen til at varemerket var krenket, selv om varemerkene der var fullstendig og ugjenkallelig fjernet før produktet ble ansett for å være importert. Den saken gjaldt originale varemerker, den er således ikke direkte sammenlignbar, men gir en anvisning på rekkevidden av beskyttelsen av varemerket.

Etter lagmannsrettens oppfatning er derfor ankemotpartens import av forfalskede mobilskjermer påført Apples logo et klart inngrep etter varemerkeloven § 4.

Apple har nedlagt påstand om at varene skal destrueres med hjemmel i varemerkeloven § 59. Lagmannsretten er enig med ankende part i at når inngrepet gjelder rene kopiprodukter, vil det være hjemmel for destruksjon. De andre alternativene i bestemmelsen vil ikke være aktuelle i et slikt tilfelle.

Det er fra Apple også nedlagt påstand om at lager- og destruksjonskostnader skal dekkes av Huseby etter erstatningsrettslige regler. Det er anført at det foreligger årsakssammenheng mellom disse utgiftene og den ulovlige importen. Videre er det anført at det foreligger uaktsomhet. Lagmannsretten er enig i dette. Det er uklart i hvilken grad Huseby kjente til at merkene var forfalsket. Etter lagmannsrettens oppfatning har han uansett ikke vært så aktsom som han som næringsdrivende må være. Import av

Side:14

forfalskninger er et stort og omfattende problem i den bransjen Huseby er i. Ved å benytte leverandører i Kina og Hong Kong, som er kjente produsentland når det gjelder kopiprodukter, har Huseby en ekstra aktsomhetsplikt og må forsikre seg om at det han importerer er i samsvar med regelverket.

Apple får derfor medhold i sin påstand om at det foreligger erstatningsgrunnlag.

Videre har Apple krevd lisensavgift etter varemerkeloven § 58. Under henvisning til rettspraksis har Apple bygget sitt krav på en hypotetisk verdi av mobilskjermene. Dette er fordi denne type Appleprodukter ikke selges løst og derfor ikke har noen selvstendig omsetningsverdi. Det er tatt utgangspunkt i at skjermens verdi er mellom 500 til 1000 kroner pr. skjerm og at en lisensavgift på 17,5 % er rimelig. Så vidt lagmannsretten forstår ut fra ankemotpartens anførsler, er det ikke satt spørsmål ved størrelsen av kravet. Etter varemerkeloven § 58 a er det hjemmel for vederlag. Det vises til at lagmannsretten over har lagt til grunn at Huseby opptrådte uaktsomt ved innførselen. Beløpet på 5 500 kroner tilkjennes.

Det er etter dette ikke nødvendig for lagmannsretten å gå inn på hvorvidt innførselen også er i strid med markedsføringsloven.

Saksomkostninger

Anken har ført frem. Saksomkostninger tilkjennes Apple etter tvisteloven § 20-2. Advokat Solberg har på vegne av Apple gjort krav på saksomkostninger med 248 550 kroner. Salæret utgjør 217 500 kroner og er oppgitt uten merverdiavgift da Apple er merverdiavgiftspliktig. Ankegebyret utgjør 31 050 kroner.

Advokat Gjerstad har på vegne av Huseby protestert mot oppgaven og anført at den er altfor høy hensett til tvistegjenstandens verdi, det ble vist til at saken for tingretten gikk etter småkravsprosessen. Til dette har Apple anført at selv om den konkrete verdien i saken er lav, er dette en prinsipiell sak for Apple, og dommen vil få betydning i langt større utstrekning enn for denne saken. Det har derfor vært nødvendig å gjøre et grundig arbeid. Huseby har også gitt uttrykk for at saken har stor betydning for ham og andre som driver med reparasjon av mobiltelefoner.

Omkostningenes størrelse fastsettes etter tvisteloven § 20-5 første ledd. Utgangspunktet og den ytre rammen er at kostnadene skal være nødvendige, jf. bestemmelsens første setning. I første ledd annen setning fremgår imidlertid at det ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, også skal legges vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. Dette kriteriet kom inn i tvisteloven som en bevisst tilstramning i forhold til tidligere rett. Om denne bestemmelsen står det om tidligere rett i Schei m. fl. Tvisteloven, Kommentarutgave bind I i punkt 5 til § 20-5:

Side:15

Rimeligheten ble imidlertid vurdert i forhold til tiltakets nytteverdi i forhold til å få saken «betryggende utført», mens det ikke var nevneverdig rom for å begrense kostnadene av hensyn til tvistegjenstandens verdi eller sakens betydning for øvrig. Første ledd annet punktum er et viktig konkret uttrykk for proposjonalitetsprinsippet i § 1-1 annet ledd.

I den nærmere redegjørelsen for bestemmelsen fremgår at:

Forholdsmessighetsvurderingen må være tilstrekkelig bred. I tillegg til sakens økonomiske betydning vil også andre forhold være relevante. I Rt-2011-1089 uttalte ankeutvalget at det vil kunne være grunnlag for å vurdere sakskostnadene utfra om det er tale om privatpersoner med avgrenset økonomi, eller om det for eksempel er tale om offentlige organer eller større foretak, med det må også tas hensyn til hva som er grunnlaget for at et søksmål eller en anke har ført frem (avsnitt 69).

En annen sak er at sakens prinsipielle betydning for en part vil kunne begrunne at parten selv må dekke merkostnadene forbundet med dette ved tilkjennelse av delvis sakskostnader etter § 20-2 tredje ledd.

Lagmannsretten oppfatter det slik at delvis tilkjennelse av saksomkostninger i dette tilfelle må begrunnes i tvisteloven § 20-2 tredje ledd alternativ a. Det vises til at begge parter har uttalt at saken har prinsipiell betydning utover denne konkrete saken. Fordi tvistegjenstandens verdi er lavere enn grensen på 125 000 kroner ble saken behandlet etter småkravsprosessen i tingretten. Sakens betydning gjorde imidlertid at anken likevel ble besluttet behandlet av lagmannsretten. Som det fremgår over flere steder, er forfalskninger et stort problem. Apple har opplyst at kostnadene med å beskytte varemerkene er betydelige. Begge parter har gitt uttrykk for at det er behov for en nærmere rettslig avklaring på dette området.

Lagmannsretten har kommet til at Apple bare tilkjennes delvise saksomkostninger i medhold av tvisteloven § 20-2 tredje ledd, fordi det etter lagmannsrettens oppfatning vil være urimelig å velte kostnadene ved en prinsipiell avklaring av dette spørsmålet for Apple over på en enkelt mindre næringsdrivende. Det vises til proposjonalitetsprinsippet nedfelt i tvisteloven § 20-5 som med tyngde taler for en betydelig reduksjon.

Apple tilkjennes derfor delvis saksomkostninger med 75 000 kroner inklusive ankegebyr.

Tingrettens saksomkostninger skal fastsettes i lys av lagmannsrettens resultat, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. For tingretten gjorde Apple Inc. krav med saksomkostninger med 26 676 kroner. Beløpet er i tråd med saksomkostningsreglene i småkravsprosessen og tilkjennes.

Dommen er enstemmig.

Side:16

DOMSSLUTNING

1. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til, under overoppsyn av Tollvesenet, å destruere varepartiet inneholdende 62 mobilskjermer som er tilbakeholdt av Tollvesenet, Tollregion Oslo og Akershus, med referanse 2017/29214 TTVG-053/2017.

2. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til å dekke alle lager- og destruksjonsomkostninger tilknyttet Tollvesenets tilbakehold av produktene som nevnt i punkt 1.

3. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til å betale Apple Inc. lisensavgift med 5 500 – femtusenfemhundre – kroner med forfall 2 – to - uker etter dommens forkynnelse med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.

4. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, 75 000 – syttifemtusen – kroner til Apple Inc. innen 2 – to - uker etter dommens forkynnelse.

5. I saksomkostninger for tingretten betaler Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, 26 676 – tjuesekstusensekshundreogsyttiseks - kroner til Apple Inc. innen 2 – to - uker etter dommens forkynnelse.