Vis kilden til LB-2000-2229



{{Lagmannsretter
|Instans=

Borgarting lagmannsrett - Dom
|Dato=
2001-06-20
|Publisert=
LB-2000-02229
|Sammendrag=

|Stikkord=
Varemerkerett
|Saksgang=
Oslo byrett Nr 99-00017 A/25 - Borgarting lagmannsrett LB-2000-02229 A/03. Anket til Høyesterett; lagmannsrettens dom stadfestet, se HR-2001-01049.
|Parter=
Ankende part: Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (Prosessfullmektig: Advokat Kristine Schei). Motpart: Staten ved Nærings- og handelsdepartementet (Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten ved advokat Erlend Haaskjold).
|Forfatter=
Lagdommer Anders Bøhn, formann. Lagdommer Eystein F. Husebye. Tilkalt dommer, sorenskriver Stein Arne Vedde
|Lovhenvisninger=
[https://lovdata.no/lov/1961-03-03-4/§13  Varemerkeloven (1961) §13], [https://lovdata.no/lov/1961-03-03-4/§15 §15], [https://lovdata.no/lov/1915-08-13-6/§172  Tvistemålsloven (1915) §172], [https://lovdata.no/lov/1915-08-13-6/§180 §180], [https://lovdata.no/lov/1972-06-16-47/  Markedsføringsloven (1972)], [https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30/  EMK (1999)]
}}
        
Saken gjelder avslag på søknad om registrering av varemerke. 

Det svenske handelsbolaget Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (senere også kalt Jo-Bolaget) eies etter det opplyste indirekte av svenske bønder og står for produksjon og markedsføring av juice, supper, krem m.v. Ett av produktene selskapet omsetter, er appelsinjuice med fruktkjøtt. Etter det opplyste er dette produktet markedsleder i Sverige. Juicen selges i enliterskartonger med teksten «GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT», og Jo-Bolaget opplyser å ha benyttet betegnelsen «god morgon» i ca 16 år i Sverige. Jo-Bolaget fikk i 1996 varemerkeregistrert ordmerket «GOD MORGON» og det kombinerte figur- og ordmerket «GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT» i Sverige for produktklasse 32 (grønnsaksaft, fruktsaft, fruktekstrakter m.v.) Selskapet fikk ordmerket «GOD MORGON» registrert i Finland i 1992. 

I april 1990 satte Jo-Bolaget fram krav om registrering av varemerke for vareklasse 32 i Norge til Styret for det industrielle rettsvern. Kravet gjaldt et figurmerke med teksten «GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT». Foruten den nevnte teksten har merket svart hovedfarge og bilde av en appelsin og et stettglass med appelsinjuice. 

Norske Meierier gjorde gjeldende mot registreringskravet at det måtte gjøres unntaksanmerkning for ordene «GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT». Det er enighet i saken om at en eventuell varemerkeregistrering ikke omfatter ordene «APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT». Patentstyret mente imidlertid at også ordene «GOD MORGON» burde være gjenstand for unntaksanmerkning i samsvar med varemerkeloven §15 annet ledd. Jo-Bolaget nektet imidlertid å akseptere slik unntaksanmerkning. Patentstyrets første avdeling tok deretter i juli 1996 beslutning om at det anmeldte merket ble nektet registrert. Jo-Bolaget klaget avgjørelsen inn for Patentstyrets annen avdeling, som 21. oktober 1998 tok beslutning, betegnet som kjennelse, om at første avdelings avgjørelse stadfestes. 

I annen avdelings avgjørelse heter det blant annet: 

«Saken står for 2. avdeling i samme skikk som for 1. avdeling, for så vidt som søkeren krever sitt merke registrert uten unntaksanmerkning for merkeelementet GOD MORGON, og ikke har villet inngi noen subsidiær anmodning om registrering med slik unntaksanmerkning. 

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg også til 1. avdelings begrunnelse. GOD MORGON er en vanlig morgenhilsen - ikke bare på svensk men også på nynorsk - og merket skal brukes for bl.a. [ for] en vare som er en typisk frokostdrikk for folk flest, ikke bare for «enkelte mennesker» som søkeren har antydet. Annen avdeling finner at det foreligger et klart friholdelsesbehov for ordene «god morgon» for en slik vare, og at varemerkelovens §13 første ledd derfor vil være til hinder for særskilt registrering av dem. Patentstyret kan da, dersom det antar at registrering av merket kan skape uvisshet om omfanget av eneretten, kreve at det ved unntaksanmerkning gjøres klart at ordene er unntatt fra rettsvernet, jf. varemerkelovens §15 annet ledd. Søkerens prosedyre for 2. avdeling viser klart at han mener at en registrering uten unntaksanmerkning vil gi ham en enerett som omfatter også GOD MORGON. Etter 2. avdelings oppfatning innebærer denne holdning at det må regnes med at en registrering uten unntaksanmerkning vil skape uvisshet om omfanget av eneretten. Annen avdeling finner etter dette at det søkte merket ikke kan tillates registrert uten unntaksanmerkning for ordene GOD MORGON. 

Søkeren har ikke villet akseptere slik unntaksanmerkning. Søknaden blir da å avslå.» 

Jo-Bolaget reiste etter dette søksmål mot staten ved Nærings- og handelsdepartementet med påstand om at Patentstyrets annen avdelings avgjørelse skulle oppheves. Staten påsto seg frifunnet. Oslo byrett avsa 3. mai 2000 dom med slik domsslutning: 

1. Staten v/Næringsdepartementet frifinnes. 

2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger. 

Byretten kom til at ordene «GOD MORGON» ikke kunne sies å være beskrivende for varen appelsinjuice, men at disse ordene likevel var dårlig egnet til å skille Jo-Bolagets varer fra andres, slik at registrering måtte nektes. Byrettens nærmere begrunnelse og saksforhold for øvrig går fram av byrettens dom. 

Jo-Bolaget Fruktprodukter HB har anket byrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Selskapet gjør i hovedsak gjeldende: 

Patentstyrets andre avdelings vedtak om å nekte registrering av figurmerket med mindre det gjøres unntaksanmerkning for ordene «GOD MORGON», er ugyldig. Domstolen prøver alle sider av Patentstyrets vedtak. Oslo byrett synes i denne sammenheng for øvrig å bygge på feil rettsanvendelse når den er kommet til at «registreringsnektelsen derfor ikke kan settes til side». 

Ankeparten understreker at registreringen bare gir enerett til bruk av uttrykket «god morgon» i eller som varemerke. En slik registrering hindrer ikke at andre næringsdrivende kan bruke den alminnelige hilsenen «god morgen» på lojal måte i sin markedsføring. Slike forhold reguleres av markedsføringsloven, men er irrelevante for spørsmålet om registrering av varemerke. 

Det tilsvarende uttrykket «GOD MORGON» er tillatt registrert i en rekke andre land, heriblant Danmark og Finland. I Danmark ble Jo-Bolagets søknad om varemerkeregistrering nektet fordi det forelå en tidligere registrering av «Guten morgen». I Finland ble Jo-Bolagets registreringssøknad godkjent i 1992. I Sverige ble ordmerket «GOD MORGON» registrert uten videre. 

Etter Jo-Bolagets mening er varemerket ikke egnet til å beskrive de produktene som markedsføres. Appelsinjuice er ikke noe særskilt frokostprodukt, men konsumeres når som helst på dagen. Uttrykket er ikke egnet til å beskrive varens art, beskaffenhet eller lignende. På den andre siden er det klart at uttrykket er tilstrekkelig distinkt til å være egnet som varemerke. Jo-Bolaget har vist til en undersøkelse av publikums kjennskap og tillit til forskjellige varemerker, utført av LUI Mat i Sverige i 1999. Av ti undersøkte varemerker hadde «GOD MORGON» størst tillit og var det tredje best kjente. 

Statens anførsel om at dagligdagse ord og uttrykk i seg selv ikke kan registreres som varemerke, savner grunnlag i lov og rettspraksis. Jo-Bolaget har vist til en lang rekke tilfeller der det dagligdagse uttrykk som god dag, god natt og så videre er registrert på forskjellige språk. Etter Jo-Bolagets mening har både norske registreringsmyndigheter og registreringsmyndigheter innenfor EØS-området gått meget langt i både å godta allmenne ord og uttrykk og deskriptive ord og uttrykk som registrerbare varemerker. Det er vist til Høyesteretts avgjørelse i [[Rt-1999-641]] om varemerket «superlek». Det må kunne fastslås at så sant det ordet eller uttrykket som skal registreres ikke krenker beskrivelsesforbudet, vil det som den store hovedregel være registrerbart. Uttrykket «god morgen» angir som nevnt ikke vareslaget, og innebærer heller ingen beskrivelse av varen. Når dette grunnvilkåret er oppfylt, foreligger det ikke noe friholdelsesbehov ut over dette. 

Lovgivningen på dette området er harmonisert innenfor EØS-området i forbindelse med EØS-avtalen. Den norske varemerkeloven forutsettes å være i samsvar med EØS-retten. Varemerkeloven må tolkes og anvendes i samsvar med EUs varemerkedirektiv av 1988 (389L0104). Saker som er like, skal gi likt resultat med hensyn til hvilke varemerker som skal registreres og nektes registrering. Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen gir det enkelte land et visst spillerom med hensyn til hvordan reglene i konvensjonen skal tillempes i den enkelte stat. Slik er det ikke etter EØS retten: EU-normene er felles, og skal praktiseres likt med samme resultater i likeartede tilfeller. 

Det følger av varemerkelovens §13 første ledd 1. punktum at et varemerke som skal kunne registreres, må være «egnet til å skille søkerens varer fra andres», det såkalte distinktivitetskravet. I EUs varemerkedirektiv er dette formulert slik i artikkel 3 nr 1 b at varemerker som «mangler særpreg», ikke skal kunne registreres. Det skal skje en vurdering i forhold til de varene som det søkes om registrering for. Det er to typer varemerker som ikke kan registreres: de generiske betegnelsene, som for eksempel «grovbrød», og de beskrivende, også kalt deskriptive, varemerkene, det vil si varemerker som beskriver varens art, beskaffenhet, mengde osv, slik dette er angitt i §13 første ledd 2. punktum. Friholdelse skal skje i samsvar med §13 første ledd 1. og 2. punktum, men det er ingen hjemmel for noen friholdelse utover dette. Statens synspunkter deles av Lassen i Oversikt over norsk varemerkerett (1997), men synspunktet er ellers ikke rettslig hjemlet. Lassen (side 45) nevner som eksempel på slik «alminnelig» friholdelse at uttrykket «national» ikke kan registreres, men dette ordet er godtatt til registrering i EU. 

Også dagligdagse ord og uttrykk kan registreres, så lenge de faller utenfor de generiske eller beskrivende uttrykkene. Bakgrunnen er at varemerkeregistreringen bare innebærer en rett til å bruke ordene i varemerket. Registrering hindrer ikke andre i å bruke ordene i naturlig språklig sammenheng i sin markedsføring. Dette går også fram av Høyesteretts avgjørelse i [[Rt-1999-641]], «SUPERLEK». Det er unødvendig for retten å gå inn på hvilke ord og uttrykk som eventuelt rammes av §13 første ledd 1. punktum og som samtidig faller utenfor 2. punktum. Dette kan være enkelte særlige vanlige adjektiver og geografiske betegnelser. Det er imidlertid verdt å merke seg at varemerket «Spis» er godkjent for matvarer, riktignok etter en avgjørelse i Patentstyrets første avdeling. 

Uttrykket «GOD MORGON» er ikke beskrivende for appelsinjuice, og rammes derfor ikke av §13 første ledd 1. og 2. punktum. Her er Jo-Bolaget enig med Oslo byrett. Praksis fra OHIM er i samsvar med et slikt syn, jf avgjørelsen om «TODAY», som ikke ble ansett deskriptivt for frosne produkter og hermetikk. Tilsvarende ble «VISION DIRECT» og «WORLD PORT» ikke ansett deskriptive for de kategoriene det ble søkt registrering for. «GOD MORGON» kan muligens sies å være assosiasjonsskapende til appelsinjuice, men assosiasjonsskapende ord og uttrykk har alltid vært registrerbare. 

Ved avgjørelsen av spørsmålet om registrering skal det tas hensyn til alle faktiske forhold av betydning for avgjørelsen. Det må i alle tilfeller legges avgjørende vekt på at uttrykket er registrert og vel innarbeidet i Sverige, og også registrert i Finland. 

Jo-Bolaget Fruktprodukter HB har lagt ned slik påstand: 

1. Avgjørelsen fra Patentstyret, 2. avdeling av 21 oktober 1999 kjennes ugyldig. 

2. Jo-Bolaget Fruktprodukter HB tilkjennes saksomkostninger for byrett og lagmannsrett. 

Ankemotparten, Staten ved Nærings- og handelsdepartementet, gjør gjeldende at Patentstyrets vedtak er gyldig og riktig. 

Det er enighet i saken om at i den grad Patentstyrets vedtak er uttrykk for skjønnsutøvelse, er dette et lovbruksskjønn som fullt ut kan prøves av domstolene. 

Staten anfører at vilkårene etter varemerkeloven §13 første ledd ikke er til stede for registrering av figurmerket «GOD MORGON». Det merket som søkes registrert, er ikke «egnet til å skille søkerens varer fra andres», jf §13 første ledd 1. punktum. Dette er kravet om såkalt «distinktivitet», jf Lassen i foran nevnte bok side 26-27. Uttrykket «GOD MORGON» beskriver et typisk frokostprodukt, og appelsinjuice er et slikt «morgen"- eller frokostprodukt. Betegnelsen er egnet til å beskrive det produktet som skal markedsføres på en slik måte at det er i strid med §13 første ledd 2. punktum. Uttrykket er rent deskriptivt, og mangler den suggestivitet som kreves for at et ellers beskrivende ordmerke skal kunne registreres. Assosiasjonen til morgenprodukt gjør at uttrykket er dårlig egnet til å skille Jo-Bolagets produkter fra andres. 

Også det såkalte «friholdelsesbehovet» kommer inn med full styrke her. Uttrykket «god morgen» er en helt alminnelig morgenhilsen sammensatt av helt alminnelige ord. Det er som nevnt ikke gjort noen ordsammensetning eller på annen måte forsøkt å gi uttrykket noen form for originalitet som skulle gi uttrykket det nødvendige særpreg. Det foreligger et klart friholdelsesbehov for et slikt ord. Hvis registrering av uttrykket kan skje uten unntaksanmerkning, innebærer det at innehaveren får enerett til å bruke uttrykket som varemerke. Det går fram av Jo-Bolagets søknad og uttalelser i saken i forhold til Patentstyrets andre avdeling at Jo-Bolaget ikke bare ønsker å bruke figurmerket i sin helhet, men også ønsker en særskilt enerett for uttrykket «GOD MORGON». 

Jo-Bolagets anførsel om at en lojal bruk av uttrykket «god morgen» i markedsføring ikke vil være i strid med varemerkeregistreringen, og at avslag ikke kan begrunnes i denne typen mulige framtidige konflikter, er etter statens mening irrelevant. Ved registrering av et så dagligdags uttrykk, vil det oppstå vanskelige og subtile grenser for når uttrykket kan benyttes av andre i markedsføring. Friholdelseshensynet tilsier i dette tilfellet at man unngår at næringsdrivende lar være å bruke et så vanlig uttrykk i sin markedsføring av frykt for å trå varemerkeregistreringen for nær og risikere en kostbar rettssak. At dette er et relevant hensyn ved avgjørelsen, går også fram av avgjørelse fra OHIM i saken om registrering av ordmerke NATIONAL for tjenester i form av bilutleie og bilreservasjoner. Avgjørelsen er et grensetilfelle ved at appellinstansen fant at ordmerket ikke beskrev de aktuelle produktene i en slik grad at det var regelstridig, og at rettighetene til andre næringsdrivende ikke ville bli urimelig berørt dersom merket ble tillatt registrert: Ordet ble ikke til vanlig brukt og det var heller ikke sannsynlig at det kom til å bli brukt i forbindelse med salg av de aktuelle tjenestene. Samme synspunkt gjorde seg gjeldende i forbindelse med registreringen av ordsammensetningen NETMANAGE. Andre næringsdrivende har derimot behov for å kunne benytte den vanlige hilsenen «god morgen» i forbindelse med sin markedsføring av lignende produkter som det nå søkes registrering for. 

Subsidiært anfører staten at selv om retten skulle komme til at ordmerket ikke beskriver vareslagene i klasse 32 i strid med §13 første ledd 2. punktum, ligger uttrykket så tett opp til denne grensen at det likevel må nektes registrert som følge av manglende distinktivitet. Et grunnkrav er at varemerket skal være egnet til å skille søkerens varer fra andres. «GOD MORGON» mangler de nødvendige distinktive egenskaper. Det er vist til kjennelse av Patentstyrets annen avdeling 25. juni 1985 (sak 5443). Her ble uttrykket Craftsman (håndverker) brukt om verktøyprodukter, og denne personifikasjonen av verktøyproduktene innebar en særskilt bruk av uttrykket som gjorde at det var tilstrekkelig distinkt i forhold til §13 første ledd 1. punktum. Uttrykket «GOD MORGON» mangler slike suggestive kvaliteter. 

Atter subsidiært gjøres det gjeldende at selv uten noen deskriptiv tilknytning til de produktene registreringen gjelder, er uttrykket «god morgen» så alminnelig og vanlig at det ikke under noen omstendighet kan registreres som varemerke. Det er vist til Lassen i foran nevnte bok side 45. 

Staten anfører generelt at man må være forsiktig med å legge tidligere registreringspraksis til grunn ved avgjørelsen. Særlig gjelder dette hvis registreringen er tillatt i Patentstyrets første avdeling. Patentstyret avgjør over ti tusen saker hvert år, og en del av disse avgjørelsene er ikke nødvendigvis riktige. Man får også et skjevt bilde ved at man ikke er kjent med hvilke registreringssøknader første avdeling avslår, og som ikke blir brakt videre til annen avdeling. Patentstyrets annen avdeling er videre ikke bundet av sine tidligere avgjørelser. Dessuten er de konkrete forholdene i de tidligere registreringssakene sjelden tilstrekkelig opplyst. 

Også avgjørelser av registreringsmyndighetene i andre nordiske land må det legges begrenset vekt på. Det kan være språklig forskjeller, og man vet ikke hva myndighetene har lagt vekt på i det enkelte tilfellet. Særlig innarbeidelsessynspunktet vil kunne ha vekt i den enkelte sak. 

Også henvisningen til praksis i EU har begrenset betydning for vurderingen av gyldigheten av Patentstyrets vedtak. Selv om rettsnormene forutsettes å være de samme innenfor EØS-området, er det ikke gitt at vurderingen av enkeltsaker vil falle likt ut i de forskjellige landene. Det er vist til Patentstyrets uttalelse i sak 6922, avgjørelse 10. september 1999, om ordmerket «No more tangles». 

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet har lagt ned slik påstand: 

1. Byrettens punkt 1 stadfestes. 

2. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for byrett og lagmannsrett. 

Lagmannsretten er kommet til et annet resultat enn byretten. 

Det er på det rene at lagmannsretten kan prøve alle sider av Patentstyrets vedtak. 

Staten anfører at det er flere grunner til at registreringsnektelsen er gyldig og riktig. Prinsipalt anfører staten at uttrykket «GOD MORGON» er egnet til å beskrive den varen det gjelder, nemlig presset appelsinsaft (appelsinjuice), på en måte som gjør at nektelsen følger direkte av varemerkeloven §13 første ledd 1. og 2. punktum. Subsidiært anfører staten at kravet i §13 første ledd 1. punktum om at varemerket må være egnet til å skille søkerens vare fra andres, det vil si at varemerket må ha særpreg, gir grunnlag for nektelse selv om uttrykket skulle falle utenfor ordlyden i første ledd annet punktum. Behovet for friholdelse tilsier at registreringen må nektes dersom søkeren ikke aksepterer unntaksanmerkning. I denne sammenheng anfører staten at helt dagligdagse ord og uttrykk må anses unntatt fra registreringsadgangen i sin alminnelighet, selv om uttrykkene ikke i seg selv innebærer noen beskrivelse av eller assosiasjon til de produktene de kreves registrert for. 

Registreringssøknaden gjelder et figurmerke, eller et såkalt sammensatt merke, som inneholder ordene «GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT» og har bilde av en overskåret appelsin og et stettglass med appelsinjuice. Figurmerket er søkt registrert i produktgruppe 32, som omfatter øl, mineralvann og andre ikke alkoholholdige leskedrikker, fruktsaft, juice og saft. Det er gjort unntaksanmerkning for ordene «APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT». Figurmerkets form og ordlyd innebærer at det i praksis vil bli benyttet ved markedsføring av appelsinjuice. Lagmannsretten antar at det ikke bør legges særlig vekt på at varemerket er skrevet på svensk, og at saken bør bedømmes som om varemerket var utformet med bokmålsrettskriving. 

Som det går fram av varemerkeloven §13 første ledd 1. og 2. punktum kan et varemerke som skal registreres ikke bare eller i det alt vesentlige bestå av ord som direkte gir uttrykk for varens art, som for eksempel «grovbrød», «appelsinjuice» eller «software». Dette er det ikke spørsmål om i denne saken. Videre må varemerket ikke gi uttrykk for varens beskaffenhet eller formål. 

Lagmannsretten er uenig i Patentstyrets vurdering av at ordkombinasjonen «GOD MORGON» faller innenfor det som ikke kan registreres etter §13 første ledd 2. punktum. Uttrykket brukes dels som en hilsen, dels som en positiv angivelse av en bestemt tid på døgnet. Etter lagmannsrettens mening er uttrykket ikke egnet til å beskrive varens beskaffenhet eller formål på en slik måte at reglene om registreringshindring kommer til bruk. Hilsenen «god morgen» eller betegnelsen «en god morgen» kan tenkes brukt som varemerke eller i forbindelse med markedsføringen av en lang rekke varer og tjenester som har mer eller mindre tilknytning til denne tiden på døgnet, eksempelvis frokostblandinger, kaffe, dusjsåper, rundstykker, brød, morgenaviser, vekkingstjenester, samferdselstjenester og fjernsynsprogrammer. Etter lagmannsrettens syn kan ordkombinasjonen ikke sies å gi uttrykk for beskaffenheten av eller formålet med presset appelsinsaft eller bruken av denne varen. Uttrykket kan gi assosiasjoner også til appelsinjuice, men dette innebærer ikke at uttrykket rammes av §13 første ledd 2. punktum, heller ikke i forhold til de øvrige varetypene i produktgruppe 32. Lagmannsretten er her kommet til samme resultat som byretten. 

Staten anfører som nevnt at det foreligger et alminnelig friholdelsesbehov også for ord og uttrykk som faller utenfor det som er direkte regulert i §13 første ledd 2. punktum. Staten anfører at dette særlig gjelder alminnelig ord og uttrykk som kan assosieres med de produktgruppene det søkes registrering for, men det anføres i tillegg at en del slike ord og uttrykk i sin alminnelighet må anses avskåret fra registreringsadgangen. Slike ord og uttrykk er ikke «egnet til å skille søkerens varer fra andres», jf §13 første ledd 1. punktum. 

Lagmannsretten kan ikke se at et slikt syn har støtte i lovforarbeidene eller i rettspraksis. Høyesterett har i flere avgjørelser pekt på friholdelsesbehovet som et sentralt hensyn i varemerkesaker, men lagmannsretten kan ikke se at disse uttalelsene tar sikte på spørsmålet om adgangen til å registrere alminnelige eller dagligdagse ord og uttrykk. Lagmannsretten kan heller ikke se at utformingen av varemerkeloven gir støtte for det synet staten anfører. Varemerkeretten omfattes av EØS-avtalen, og dette innebærer at norsk varemerkelovgivning må antas å være i samsvar med EUs varemerkedirektiv fra 1988 (389L0104). Etter endringen av varemerkeloven i 1992, som ble gjort for å harmonisere norsk lovgivning med EUs regelverk på dette området, er reglene om registreringhinder formulert noenlunde tilsvarende i varemerkeloven og i varemerkedirektivet. I varemerkedirektivet artikkel 3 nr 1 punkt b) er varemerker som mangler særpreg unntatt fra registrering, og i samme artikkel punkt c) er det angitt omtrent de samme begrensninger som i varemerkeloven §13 første ledd 2. punktum. Samme artikkel nr 1 punkt d) kan imidlertid etter ordlyden gi en viss støtte for statens syn. Etter denne bestemmelsen skal det ikke registreres «varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet næringsvirksomhet». Det foreligger imidlertid en rådsforordning for EF nr 40/1994 av 20. desember 1993 (394R0040) om EF-varemerker, som altså gjelder for EF-området, som bygger på varemerkedirektivet av 1988 (389L0104). Artikkel 7 om «absolutte hindringer for registrering» inneholder til dels tilsvarende formuleringer som varemerkedirektivets artikkel 3. Her heter det i dansk oversettelse i artikkel 7 punkt d, som tilsvarer varemerkedirektivet artikkel 3 nr 1 d, at «varemærker som udelukkende bestaar af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelsene» skal være utelukket fra registrering. Uttrykket «som betegnelse for varerne eller tjenesteydelsene» er altså føyd til i forhold til varemerkedirektivet fra 1988. Jo-Bolaget anfører at dette ikke er en generell regel om forbud mot registrering av ord og uttrykk som er vanlige i dagligtale, men at det med bestemmelsen siktes til de såkalte «degenererte» varemerker, det vil si uttrykk som opprinnelig var egnet til å skille vedkommende produsents varer fra andre, men som senere er blitt allmenne betegnelser, slik som «nylon», «stillongs» og «cola». Lagmannsretten antar at varemerkedirektivet artikkel 3 nr 1 punkt d) må forstås på samme måte som forordningen om EF-varemerker artikkel 7 punkt d), og retten er enig i ankepartens regelforståelse her. Også professor Woxholt, som deltok i Patentstyrets annen avdelings avgjørelse i saken, har i sin vitneforklaring for lagmannsretten gitt uttrykk for at dette synes å være en riktig forståelse av dette punktet i direktivet. 

Lagmannsretten er etter dette ikke enig med staten i at det gjelder en alminnelig regel om at dagligdagse ord og uttrykk ikke kan registreres som varemerke, uavhengig av om de er egnet til å beskrive vedkommende produktgruppe eller ikke. Retten ser det slik at selv om et uttrykk ikke uten videre kan registreres som varemerke på grunn av sin beskrivende evne i forhold til ett produkt, som for eksempel «skarp» om kniver, er det ikke nødvendigvis noe til hinder for at ordet «SKARP» registreres som varemerke for eksempelvis fjelltelt, kassaapparater eller gummistøvler. Retten finner støtte for dette synet i praksis fra appellutvalget i det forvaltningsorganet som avgjør varemerkesaker i EU, OHIM. Denne praksisen må tillegges en viss vekt også når innholdet av norske varemerkeregler skal fastslås. I sak R 88/1999-1 og sak R 85/2000-3 ble henholdsvis ordene «TODAY» og «NATIONAL» godtatt til registrering. Varemerket «TODAY» ble ansett for beskrivende i strid med reglene i forhold til ferskprodukter, mens ordet ikke ble ansett som beskrivende og dermed kunne registreres som varemerke for frosne og vakumpakkede/hermetiske produkter. Tilsvarende la OHIMs appellutvalg avgjørende vekt på at uttrykket «NATIONAL» brukt i forbindelse med leiebiltjenester ikke ga allmennheten eller de aktuelle kundene noen naturlig assosiasjon til en landsomspennende virksomhet. 

Det forholdet at uttrykket «god morgen» ofte brukes som en hilsen, og dermed kan antas å forekomme særlig ofte i dagligtale, kan ikke være avgjørende. Lagmannsretten kan heller ikke se at det kan legges avgjørende vekt på det hensynet staten har framholdt, nemlig at uttrykket må friholdes for å unngå at andre næringsdrivende i sin markedsføring må forholde seg til vanskelige grenser og dermed i urimelig grad får sin handlefrihet begrenset. Både grensene for vernet av et registrert varemerke og grensene for illojal markedsføring kan være vanskelig å trekke, og dette hensynet kan etter rettens mening ikke få avgjørende betydning for de rettslige spørsmålene denne saken reiser. 

Spørsmålet om visse ord og uttrykk kan anses som så allment beskrivende for ethvert produkt eller enhver tjeneste at de av den grunn må anses for å mangle nødvendig særpreg, slik at registrering ikke kan skje, er det ikke grunn for lagmannsretten til å gå inn på. 

Som påpekt av Jo-Bolaget er det bare som varemerke at registreringen gir selskapet enerett til bruken av uttrykket «GOD MORGON». Registreringen er ikke til hinder for at andre næringsdrivende bruker ordene «god morgen» i forbindelse med markedsføringen av sine varer og tjenester, for eksempel som en hilsen i en fjernsynsreklame eller som en beskrivelse i en avisannonse, så lenge dette skjer i samsvar med markedsføringslov og annen lovgivning. 

Når lagmannsretten er kommet til at uttrykket «GOD MORGON» ikke omfattes av reglene i §13 første ledd 1. og 2. punktum i forhold til produktgruppe 32, innebærer dette at Patentstyret ikke hadde grunnlag for å kreve unntaksanmerkning for denne ordkombinasjonen, jf varemerkeloven §15 første og annet ledd. Vedtaket i Patentstyrets annen avdeling må da kjennes ugyldig. 

Etter dette har anken ført fram, og staten har tapt saken. I samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven §180 jf §172 første ledd tilkjennes Jo-Bolaget Fruktprodukter HB saksomkostninger for byretten og lagmannsretten. Det er ikke grunnlag for å bruke noen av unntaksbestemmelsene i §172 annet ledd. Ankepartens omkostninger er ifølge oppgaver på 35.260 kroner med tilleg av rettsgebyr, som den gangen var 3.090 kroner, for byretten og 82.359 kroner med tillegg av ankegebyr, som den gangen var 15.000 kroner, for lagmannsretten. Av beløpene er henholdsvis 27.000 kroner og 74.000 kroner salær. Lagmannsretten legger oppgaven til grunn for omkostningsavgjørelsen. 

Dommen er enstemmig. 

Domsslutning: 

1. Vedtaket i Patentstyrets annen avdeling kjennes ugyldig. 

2. I saksomkostninger for byretten betaler staten ved Nærings- og handelsdepartementet 38.350 - trettiåttetusentrehundreogfemti - kroner til Jo-Bolaget Fruktprodukter HB senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen. 

3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler staten ved Nærings- og handelsdepartementet 97.359 - nittisjutusentrehundreogfemtini - kroner til Jo-Bolaget Fruktprodukter HB senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen. 

[[Kategori:Lagmannsretter]]