LB-2020-80824 - LB-2020-81058

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom og kjennelse
Dato:	2021-12-17
Publisert:	LB-2020-80824 - LB-2020-81058
Stikkord:	Varemerkerett, Varemerkeregistrering, Forvekslingsfare, Samtykke ved registrering, Avtaletolkning, Passivitetsvirkninger, Midlertidig forføyning
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om adgangen til å registrere og bruke forskjellige varianter av varemerket CIF, sett i lys av ankemotpartens rettigheter til forskjellige varianter av varemerket JIF. Det var særlig spørsmål om Lilleborg hadde samtykket til Unilevers registrering av varemerket CIF eller om slikt samtykke var gitt ved passivitet. Lagmannsretten kom under dissens til at varemerkeregistreringene ikke kunne kjennes ugyldige, men kom enstemmig til at ankene for øvrig måtte forkastes. Lagmannsretten fant at Lilleborg hadde varemerkerettighetene til JIF, uten begrensninger. Partenes avtaler måtte tolkes slik at det ikke var gitt nødvendig samtykke til registrering eller bruk av CIF. Uttalt at det gjaldt et skjerpet samtykkekrav. Flertallet mente likevel at Lilleborgs rett til å angripe gyldigheten av registreringen av CIF-varemerkene var gått tapt som følge av passivitet. Uttalt at Varemerkeloven § 8 kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler. En samlet lagmannsrett mente Lilleborg ikke hadde tapt retten til å nekte bruken av CIF-varemerkene. Lilleborg ble tilkjent erstatning med kr 10.000. Midlertidig forføyning med krav om forbud mot bruk av CIF-varemerkene til tvisten var rettskraftig avgjort, ble tatt til følge.
Saksgang:	Oslo tingrett 30.03.2020 - Borgarting lagmannsrett LB-2020-80824 og LB-2020-81058 (sak nr. 20-080824ASD-BORG/02 og 20-081058ASK-BORG/02)
Parter:	Unilever PLC (advokat Ingunn Marie Vaale-Hallberg, advokat Morten Alexander Méd Daae) mot Orkla Home & Personal Care AS (advokat Camilla Sophie Vislie)
Forfatter:	Lagdommer Espen Sandvik, Ekstraordinær lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Dissens: Lagdommer Michael Reiertsen
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §1, §3, §7, §8, §14, §34, Varemerkeloven (2010) §4, §6, §7, §8, §16, §35, §37, EUs varemerkedirektivets (89/104/EF), EUs varemerkedirektiv (2008/95/EF), EUs varemerkedirektiv (2015/2436/EU), Tvisteloven (2005) §20-2, §20-5, §20-9

Saken gjelder tvist om varemerkerettigheter.

Sakens bakgrunn

Ankende part, Unilever PLC (tidligere Unilever N.V., heretter «Unilever»), er et selskap i det multinasjonale industrikonsernet Unilever. Konsernet er en av verdens største produsenter av dagligvarer, herunder matvarer, vaskemidler og hygieneartikler.

På midten av 1960-tallet utviklet Unilever en ny type skurekrem. Denne ble markedsført under navnet JIF i noen land, herunder i Norge, og som CIF i andre land. Det er ikke fremlagt opplysninger som forklarer hvorfor det ble brukt to forskjellige, men tilnærmet like navn, og hva som var avgjørende for hvilket navn som ble brukt i hvilke land. Som følge av varemerkerestriksjoner ble samme produkt også solgt i enkelte land under navn som VIM, VISS og Handy Andy.

Unilever utviklet også designet til flaskene som produktene ble solgt i. Rundt 1970 utviklet Unilever dessuten en tilhørende grønn logo. Både produktet, flaskedesignet og logoen ble senere videreutviklet og endret over tid av Unilever.

Ankemotparten, Orkla Home & Personal Care AS (tidligere blant annet Lilleborg AS, heretter “Lilleborg”) er et selskap i Orkla-konsernet, og en av Norges største merkevarebedrifter. Lilleborg og Unilever samarbeidet tett i flere tiår. På grunnlag av samarbeidet har Lilleborg stått for alt salg og markedsføring av JIF-produkter i Norge fra lanseringen på 1960-tallet og frem til i dag.

Bruken av merkevaren JIF ble etter hvert utvidet til å omfatte en rekke andre rengjøringsprodukter. JIF-navnet brukes i dag på rundt 30 forskjellige produkter, blant annet vaskekluter, mopper, avløpsåpnere og forskjellige sprayflasker. Noen av disse produktene har blitt utviklet av Unilever og andre av Lilleborg.

Merkevaren JIF og produktene som selges under dette navnet, har blitt gjenstand for omfattende markedsføring i Norge og har oppnådd høye salgstall. Norsk Gallups merkevareindeks fra 1998 og TNS Gallup Merkevareindeks fra 2009 rangerte begge JIF som en av Norges ti mest kjente merkevarer.

Unilever var deleier i Lilleborg fra 1920-tallet og frem til 1958. Etter at Unilever solgte aksjene sine i Lilleborg, fortsatte samarbeidet på avtalebasert grunnlag.

Den første samarbeidsavtalen mellom partene skal ha blitt inngått på 1930-tallet. Den første avtalen som er fremlagt i denne saken, ble inngått i 1958. Sentrale samarbeidsavtaler ble også inngått i 1978 (“Co-operation Agreement”), 1995 (“Non-Exclusive Know-How and Service Agreement (“KHSA 1995”) og Distribution and Supply Agreement (“DSA

Side:2

1995”)), og 2009 (“Non-Exclusive Know-How and Service Agreement (“KHSA 2009”) og “Distribution and Supply Agreement” (“DSA 2009”)).

Avtalene fra 1958, 1978 og 1995 hadde alle i utgangspunktet en varighet på 20 år. 2009-avtalene utløp 1. juli 2014, tilsvarende opprinnelig utløpsdato for 1995-avtalene. Tematisk sett kan samarbeidsavtalene mellom partene deles inn i tre kategorier:

- Know-how-avtaler som regulerer informasjonsdeling, herunder lisensiering av varemerker.

- Distribusjonsavtaler som regulerer Lilleborgs distribusjon av Unilevers produkter.

- Sourcing-/supplyavtaler som regulerer produksjon og levering av produkter fra Unilever til Lilleborg.

I henhold til partenes avtaler fikk Lilleborg tilgang til produkter, know-how og varemerker utviklet av Unilever. Til gjengjeld mottok Unilever et avtalt «service fee» som ble beregnet som prosenter av Lilleborgs omsetning, samt vederlag for varene Lilleborg kjøpte. Samarbeidet omfattet, i tillegg til JIF, også en rekke andre produkter og merkevarer som Unilever utviklet, blant annet Sun, Vaseline, Omo, Dove, Axe og Comfort. Forholdet mellom partene var frem til 2009 så tett at Lilleborg hadde omfattende tilganger til R&D-virksomheten til Unilever, og enkelte Lilleborg-ansatte benyttet e-postadresser fra Unilever. Unilever hadde i lengre perioder også en avtalt forkjøpsrett til aksjene i Lilleborg.

I 2009 kjøpte Unilever opp selskapene Sara Lee og Alberto Culver. Dette innebar at Unilever ble en konkurrent av Lilleborg i Norge innen markedet «Home and Personal Care». Avtaleinngåelsene i 2009 var dels begrunnet med et behov for å tilpasse samarbeidet til konkurranserettslige krav som fulgte med den nye situasjonen.

Ved utløpstidspunkt for 2009-avtalene, 1. juli 2014, avtalte partene en avvikling av store deler av det tidligere samarbeidet. Samarbeidet er nå i hovedsak begrenset til en leverandøravtale. Avtalene som ble inngått i 2014 omfatter:

- Trade Mark License Termination and Transition Agreement (“2014 TLTTA”)

- Non-Exclusive Know-How and Service Agreement (“KHSA 2014”)

Lilleborg fortsatte også etter 2014 å omsette produkter under JIF-navnet og med den grønne logoen.

I 2018 startet Unilever salg av produkter under merkenavnet CIF i Norge til dagligvarekjeden Iceland. Det oppstod da tvist mellom partene om Unilevers adgang til å registrere og bruke CIF som varemerke, sett i lys av Lilleborgs rettigheter til JIF.

Side:3

JIF ble først registrert som et ordmerke i Norge av Lilleborg den 6. februar 1969, på grunnlag av søknad inngitt 12. mars 1968. Registreringen gjelder for produktene «flytende skure- og vaskemiddel» i klasse 3.

JIF var et av flere varemerker som opprinnelig ble utviklet av Unilever, men som Lilleborg registrerte i Norge. På slutten av 1970-tallet endret Unilever varemerkestrategi, og registrerte deretter selv alle varemerkene tilknyttet de nye merkevarene som deretter ble lansert. Også før 1978 hadde Unilever registrert enkelte varemerker i Norge selv, samtidig som Lilleborg som nevnt hadde registrert andre varemerker utviklet av Unilever.

Lilleborg fortsatte også etter 1978 å registrere nye varemerker utviklet av Unilever i Norge, men begrenset dette til merkevarer Lilleborg allerede hadde registrert varemerker for før 1978. Lilleborg registrerte blant annet JIF som ordmerke også i klassene 21 og 37 i henholdsvis år 2000 og 2001. I 2002 fikk Lilleborg også registrert ordmerket JIF RADIANCE i klasse 3 og 21.

Lilleborg har i flere tiår også benyttet den grønne logoen på JIF-produktene. Lilleborg registrerte ikke denne som varemerke, men mener å ha ervervet varemerkerettigheter til den i Norge gjennom innarbeidelse.

CIF-navnet ble ikke brukt i Norge før Unilever startet salg av CIF-produkter til Iceland i 2018. CIF-navnet har imidlertid blitt brukt av Unilever i utlandet på til dels samme produkter som har blitt solgt under JIF-navnet i Norge. Bruken av CIF i utlandet har omfattet den samme grønne logoen.

CIF ble først registrert som varemerke i Norge av Unilever i perioden 1998 – 2004. De sentrale registreringene er inntatt i følgende tabell:

Merke	Type	Klasse	Reg.nr.	Dato
CIF	Ordmerke	3, 5 og 21	192961	Registrert 18. september 1998.
CIF	Ordmerke	27	0717575	Notifikasjonsdato 15. mars 2001, besluttet gjeldende 14. februar 2002.
CIF MOP & og	Ordmerke	3, 5 og 21	219663	Registrert 4. juli 2003.
Fil:LB-20LB-2020-80824 - LB-2020-81058-bilde1.jpg	Figurmerke	3, 5 og 21	0798869	Notifikasjonsdato 10. april 2003, besluttet gjeldende 15. januar 2004.
CIF	Registrert av Patentstyret som ordmerke, men en grafisk fremstilling av ordet følger med registreringen	3, 5 og 21	0798870	Notifikasjonsdato 10. april 2003, besluttet gjeldende 29. mars 2004.

Side:4

De fem ovennevnte registreringene er de tingretten avsa dom for at er ugyldige. Unilever registrerte i samme tidsrom også fire andre CIF-varemerker i Norge. Disse har senere falt bort, og omtales derfor ikke nærmere.

Det er ikke lenger omtvistet at det foreligger en forvekslingsfare i varemerkelovens forstand mellom på den ene siden Lilleborgs forskjellige varemerkeregistreringer av JIF som ordmerke, samt den innarbeidede grønne logoen, og på den andre siden de ovennevnte CIF-registreringene. Tingrettens vurdering av spørsmålet om forvekslingsfare har ikke blitt påanket.

Partene er uenige om Lilleborg ga samtykke til Unilevers registrering av CIF-varemerkene, og om samtykket i så fall omfattet en rett til faktisk bruk av disse varemerkene. Partene er også uenige om Lilleborg alternativt må tåle registreringene og bruken av varemerkene som følge av passivitet.

Kort tid etter at salget av CIF-produkter startet i Norge i 2018, fremsatte Lilleborg krav om at salget skulle opphøre. Unilever avviste kravet. Lilleborg gikk 21. juni 2019 til søksmål mot Unilever. Lilleborg krevde at de fem CIF-varemerkeregistreringene i Norge skulle kjennes ugyldige, at bruken av CIF-varemerkene skulle opphøre, at produkter påført CIF-varemerkene skulle fjernes fra handelen og eksporteres ut av landet, og at Lilleborg skulle tilkjennes erstatning. Det ble også fremsatt krav om midlertidig forføyning.

Oslo tingrett avsa 30. mars 2020 dom med slik slutning:

1. Varemerkeregistreringene 192961, 0717575, 219663, 0798870 og 0798869 kjennes ugyldige for de varer og tjenester de er registrert for.

2. Unilever NV forbys å bruke kjennetegnet CIF i enhver utforming alene og i kombinasjon med tilhørende logo for rengjøringsmidler og -produkter i Norge.

3. Unilever NV pålegges for egen regning å sørge for at alle produkter som er påført kjennetegnet CIF alene eller i kombinasjon med tilhørende logo og som er i Unilever NVs besittelse i Norge, eksporteres ut av Norge.

4. Unilever NV pålegges for egen regning å sørge for at alle produkter som er påført kjennetegnet CIF alene eller i kombinasjon med tilhørende logo og som befinner seg i distribusjonskanalene i Norge, tilbakekalles fra handelen.

5. Unilever NV dømmes til å betale vederlag og erstatning til Lilleborg AS med 10 000 – titusen – kroner.

6. Unilever NV dømmes til å erstatte Lilleborg AS sine sakskostnader med 4 000 000 – firemillioner – kroner.

7. Oppfyllelsesfristen i punkt 5 og 6 er 2 – to – uker fra dommen er forkynt.

I samme avgjørelse avsa tingretten kjennelse i forføyningssaken med slik slutning:

Side:5

Unilever NV forbys å bruke kjennetegnet CIF i enhver utforming alene og i kombinasjon med tilhørende logo for rengjøringsmidler og -produkter i Norge frem til rettskraftig avgjørelse i saken foreligger.

Unilever har anket dommen og kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 9. – 12. november 2021 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte ved sine prosessfullmektiger. Det ble ført to partsforklaringer og avhørt ni vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, Unilever PLC, har i hovedtrekk anført:

Det er Unilever som har skapt varemerkene CIF og JIF, og som har utviklet produktteknologien, emballasjedesignet og den grønne logoen.

Som ledd i partenes samarbeid, fikk Lilleborg rett til å registrere og bruke JIF i Norge. Unilever har ikke på noe tidspunkt gitt avkall på retten til å bruke CIF etter opphør av samarbeidet. Intensjonen har aldri vært at Unilever skulle være forhindret fra å bruke egne varemerker i Norge.

CIF-varemerkene er gyldig registrert, i tråd med begge parters ønsker. Samtlige avtaler fra 1978 til 2014 fulgte et prinsipp om at Unilever skulle registrere sine egne internasjonale merker, og at Lilleborg kunne be om lisens til disse. Partene avtalte videre at dersom varemerkelisensene til Lilleborg ble terminert, skulle Unilever i en tidsbegrenset periode avstå fra egen bruk av varemerkene, samt betale kompensasjon til Lilleborg for opphøret av lisensen. Slik kompensasjon ble betalt i 2014. Etter utløpet av det avtalte bruksforbudet, stod Unilever fritt til å bruke varemerkene selv.

Lilleborg samtykket til registreringen av CIF-varemerkene. Om samtykke til registrering er gitt, må avgjøres ut fra en vurdering av om det foreligger et dispositivt utsagn i henhold til alminnelige avtalerettslige regler. Det gjelder ikke særskilte krav til samtykkets form, innhold eller klarhet. Samtykke kan også gis gjennom generelt utformede avtalebestemmelser. Rettspraksis vedrørende konsumpsjon i parallellimporttilfeller er ikke relevant, da denne saken dreier seg om en annen typesituasjon og en annen bevissituasjon.

Både 1978- og 1995-avtalene ga Unilever en uttrykkelig rett og plikt til å registrere såkalte «Appropriate IBN» som varemerker. Definisjonen av Appropriate IBN er vid, og det er ikke tvilsomt at CIF faller inn under denne. Partene har hatt en felles forståelse av dette.

Den klare reguleringen i avtalen kan ikke fravikes på grunnlag av antakelser om et behov for eller ønske om å gjøre unntak for CIF-varemerkene. Avtalene er underlagt engelsk rett, som ikke gir grunnlag for å innfortolke slike «implied terms». Ordlyden er i utgangspunktet avgjørende, og det kan ikke innfortolkes noe på grunnlag av subjektive

Side:6

oppfatninger eller hva retten tror partene mente. Oppfatninger om hva som anses som «commercial common sense», kan etter engelsk rett ikke brukes til å sette til side kontraktens ordlyd. Det ga uansett god mening å beskytte CIF-varemerkene.

Varemerkeloven åpner ikke for «betinget» samtykke og gyldighet. Et samtykke til varemerkeregistrering kan ikke gjøres betinget av at det ikke skal skje en etterfølgende bruk av varemerket. Registreringen kan bare settes til side dersom den har skjedd i strid med varemerkelovens §§ 14–16. Vurderingen må gjøres ut fra forholdene på registreringstidspunktet. Registreringene kan ikke kjennes ugyldige på grunn av etterfølgende forhold.

Når det gis samtykke til registrering av et varemerke, er det åpenbare utgangspunktet at det også anses gitt samtykke til bruk av dette. Unntak fra dette utgangspunktet krever klare holdepunkter, og slike finnes ikke. Rett til registrering uten rett til bruk strider mot varemerkelovens system, jf. varemerkeloven § 37 om sletting ved manglende bruk. En varemerkerettighet gir ikke bare en negativ rett til å nekte andre bruk av varemerket, men også en positiv rett til bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 1 og EU-domstolen i sak C-533/06 O2 Holdings, premiss 66. Det er ikke noe poeng i å registrere et varemerke dersom man ikke har rett til å bruke det. Avtalene mellom partene regulerte uttømmende hvilke situasjoner Unilever ikke kunne bruke egne merker.

Det er ikke noe til hinder for, og heller ikke uvanlig, at liknende varemerker sameksisterer. Begge rettighetshaverne må da finne seg i at den andre bruker sine kjennetegn. Unilevers bruk av CIF er ikke til hinder for Lilleborgs bruk av JIF. Unilever og Lilleborg omsetter i dag også andre konkurrerende produkter som har svært likt design som følge partenes tidligere samarbeid, men denne likheten må partene finne seg i som følge av inngåtte avtaler.

Avtalene fra 2009 ble inngått etter en grundig gjennomgang av lister over partenes respektive varemerker, og avklaringer av hvem som eide hva. Gjennom lisensieringen av CIF-varemerkene til Lilleborg i 2009, ble det bekreftet at registreringene var korrekte. Det sies uttrykkelig i 2009-avtalen at Unilever hadde eksklusive rettigheter til CIF-varemerkene. Lisensieringen av CIF-varemerkene til Lilleborg forutsetter også at Unilever hadde slike rettigheter.

I 2014-avtalene ble det gitt uttrykkelig anvisning på at Unilever kunne bruke CIF-varemerkene etter utløpet av avtaleperioden. Avtalen innebærer en helhetlig og uttømmende regulering av forholdet mellom partene. Unilever betalte et betydelig beløp for å terminere varemerkelisensen til Lilleborg, og dermed avvikling av det bruksforbudet Unilever tidligere var underlagt for sine egne varemerker.

Side:7

Rettighetene til den grønne logoen ble aldri overdratt til Lilleborg. Det finnes ingen avtale om dette, og ble aldri betalt vederlag for det. Logoen var heller ikke i bruk sammen med ordmerket JIF i 1968 da Lilleborg fikk samtykke til registrering av ordmerket. Logen har dessuten blitt endret senere. Unilever har aldri overdratt rettighetene til hele JIF-merkevaren, inkludert design og logoer og teknologi, og har kun samtykket til registreringen av JIF som ordmerke. Lilleborgs eventuelle innarbeidelse av logoen kan ikke stenge for Unilevers egen bruk av denne. Unilever er eier av logoen, og registrerte denne i tråd med partenes avtaler.

Lilleborgs krav på ugyldighet er uansett gått tapt som følge av passivitet og konkludent adferd. Alminnelige passivitetsregler supplerer passivitetsregelen i varemerkeloven § 8. Det må i den konkrete vurderingen sees hen til at Unilevers registreringer skjedde i god tro og i tråd med partenes avtale, at Unilever har innrettet seg og aldri overdratt rettighetene til CIF til Lilleborg, samt at Lilleborg ved en rekke anledninger hadde oppfordring til å reagere, uten at dette skjedde. Lilleborg kunne ha reagert både da CIF-varemerkene ble registrert, da de ble lisensiert til Lilleborg i 2009, og da Unilever fikk rettighetene til bruk av CIF-merkene i 2014-avtalen. Lilleborg fremsatte ingen innvendinger mot registreringene før 29. oktober 2018.

Unilever har ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

Dersom retten kommer til at Unilevers bruk av CIF-varemerkene innebærer en krenkelse av Lilleborgs rettigheter, erkjennes det at Lilleborg i henhold til tingrettens dom har krav på bruksforbud, eksport, tilbakekall av produkter, erstatning på 10 000 kroner, og midlertidig forføyning.

Det er nedlagt slik påstand:

I hovedsaken:
1) Unilever PLC frifinnes
2) Unilever PLC tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten

I forføyningssaken:
1) Begjæringen om den midlertidige forføyningen tas ikke til følge.
2) Unilever PLC tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, Orkla Home & Personal Care AS, har i hovedtrekk anført:

Tingrettens dom er riktig.

Lilleborg fikk overdratt rettighetene til merkevaren JIF på 1960-tallet, og senest i 1978. Overdragelsen omfattet merkevaren JIF i sin helhet, herunder den grønne logoen.

Side:8

Det hadde ikke gitt mening å la rettighetene til den grønne logoen være igjen hos Unilever. Formålet med overdragelsen var at JIF skulle selges i Norge av Lilleborg. Partene hadde felles interesse i at Lilleborg skulle bygge opp JIF som merkevare. Unilever fikk prosenter av omsetningen. Dersom den grønne logoen ikke ble overdratt til Lilleborg, skulle Lilleborg ha betalt royalty for retten til å bruke denne etter 2009-avtalen, og dessuten ha fått vederlag for opphøret av retten til å bruke den grønne logoen i 2014. Slikt vederlag ble ikke avtalt.

Lilleborg oppnådde varemerkerettslig vern i Norge for ordmerket JIF gjennom registreringen i 1969, og for den grønne logoen gjennom innarbeidelse. De endringene som har funnet sted i logoen gjennom modernisering, har ikke endret figurens særpreg. Logoen Lilleborg innarbeidet var godt kjent som varemerke da Unilever registrerte den i 2003, og er det fortsatt.

Lilleborgs rettigheter til JIF kom i tid før Unilevers registrering av CIF-varemerkene, og har derfor bedre prioritet. De eldre varemerkerettighetene til Lilleborg gir vern også mot registrering og bruk av yngre, forvekselbare varemerker, slik som CIF-varemerkene.

Lilleborg har på grunnlag av eierskapet gjort betydelige investeringer i JIF som merkevare i nærmere 50 år. Unilevers bruk av CIF vil trekke på den goodwill som Lilleborg har skapt og betalt for.

Unilever fikk aldri samtykke fra Lilleborg til å registrere CIF-merkene, og disse skulle derfor aldri ha blitt godtatt registrert av Patentstyret. Det gjelder et skjerpet samtykkekrav i varemerkeretten. Samtykket må komme positivt og utvetydig til uttrykk. Et stilltiende, antatt eller presumert samtykke er ikke tilstrekkelig.

Det er ingen holdepunkter for at Lilleborg disponerte over eneretten til sine eldre JIF-varemerker i noen av avtalene. Verken ordlyden i avtalene, sammenhengen mellom avtalebestemmelsene, partenes kunnskap og forutsetninger eller kommersiell sunn fornuft støtter det tolkningsresultat Unilever argumenterer for. Lilleborg ville ikke vederlagsfritt ha oppgitt eneretten til en av sine mest kjente merkevarer.

Bestemmelsen Unilever påberoper seg er en lisensbestemmelse, der Unilever påtok seg en plikt til å registrere og opprettholde visse varemerkeregistreringer, mens Lilleborg fikk rett til å kreve lisens til disse. Registreringen av varemerkene er formulert som en plikt for Unilever, ikke en rett. Etter engelsk rett er det ikke grunnlag for å innfortolke et «implied» samtykke, og et innforstått samtykke vil uansett ikke være tilstrekkelig etter varemerkeretten.

Side:9

Før 2009 hadde Unilever ingen tilstedeværelse i Norge i den aktuelle produktkategorien, og det var derfor aldri et aktuelt tema at Unilever skulle lansere CIF som et konkurrerende produkt i Norge.

Det er ingen vesentlige forskjeller mellom lisensmodellen i 1995- og 2009-avtalen. Partene hadde ikke til hensikt å gjøre om på lisensordningen. Avtaleendringene skyldtes behov for tilpasningen til konkurranseretten og et ønske om tilpasning av vederlagsstrukturen. I praksis lisensierte Lilleborg etter 2009-avtalen fortsatt bare de fem merkevarene som man ble enige om at det skulle betales royalty for, dvs. Axe, Dove, Domestos, Kløver og Vaseline, og ikke samtlige 289 varemerker som var opplistet i avtalen, herunder CIF-varemerkene. Endringen i lisensmodellen kan uansett ikke forstås slik at Lilleborg ga avkall på eneretten til sine egne varemerker.

Termineringsavtalen fra 2014 har ingen betydning for saken. Enten avtalen innebar at man terminerte Lilleborgs rett til å bruke fem av Unilevers varemerker, eller 289 av Unilevers varemerker, innebærer termineringen uansett ikke at Lilleborg også ga avkall på retten til egne varemerker. Kompensasjonen Unilever betalte til Lilleborg for tapt goodwillverdi ble beregnet på grunnlag av de fem merkevarene som Lilleborg hadde brukt. Det ble ikke betalt noe for opphør av retten til å bruke CIF-varemerkene. På samme måte gjaldt «blackout-bestemmelsen» som forbød Unilever å bruke visse varemerker i en tidsbegrenset periode, kun de fem varemerkene Lilleborg faktisk hadde brukt.

CIF-varemerkene må kjennes ugyldige med virkning fra registreringstidspunktet. Registreringene fant sted til tross for at det ikke forelå nødvendig samtykke.

Lilleborg har ikke tapt rettigheter ved passivitet. Varemerkeloven § 8 får kun anvendelse der rettighetshaver forholder seg passiv overfor faktisk bruk av varemerket, og ikke ved passivitet overfor registrering. Noen bruk av CIF fant ikke sted før i 2018, og Lilleborg reagerte da umiddelbart. Det er ikke adgang til å supplere § 8 med ulovfestede passivitetsregler. Lilleborg hadde uansett ingen oppfordring til å reagere mot en registrering som kun skulle legge til rette for lisensiering til Lilleborg.

Dersom CIF-registreringene skulle anses som gyldige, gir dette uansett ikke Unilever rett til å bruke merket i strid med Lilleborgs tidligere etablerte rettigheter. En varemerkeregistrering gir ikke større rett til å bruke varemerket enn rettighetshaver hadde før registreringen, det er en forbudsrett som kun gir rett til å nekte andre å bruke varemerket. Det er fullt mulig å samtykke til registrering, uten samtidig å samtykke til bruk.

Unilevers bruk av CIF-varemerkene utgjør et varemerkeinngrep. Det foreligger risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b). Bruken medfører også en

Side:10

urimelig utnyttelse eller skade på JIF-varemerkets særpreg og goodwill i strid med § 4 annet ledd.

Bruken av CIF utgjør også en illojal utnyttelse av Lilleborgs investeringer og innsats i markedsføringen av JIF i Norge, og må derfor uansett forbys som stridende mot god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25.

Bruken av Unilevers CIF-varemerker må forbys, og produkter påført varemerket CIF må trekkes fra markedet og eksporteres. Det kreves tilkjent en symbolsk erstatning på 10 000 kroner, i henhold til tingrettens dom.

Vilkårene for en midlertidig forføyning er oppfylt. Hovedkrav og sikringsgrunn er sannsynliggjort, og en midlertidig forføyning vil ikke være uforholdsmessig.

Det er nedlagt slik påstand for begge sakene:

1. Ankene forkastes

2. Orkla Home & Personal Care AS tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Lagmannsretten har under dissens kommet til at varemerkeregistreringene ikke kan kjennes ugyldige, men har enstemmig kommet til at ankene for øvrig må forkastes. Lagmannsrettens redegjørelse og konklusjoner i punkt 1 til 7, 9, 10 og 12 nedenfor er enstemmige. I punkt 8 og 11 er lagmannsrettens vurderinger og konklusjoner dels enstemmige og dels avsagt under dissens.

1. Partenes rettigheter til JIF og CIF før Unilevers registreringer av CIF

Enerett til et varemerke oppnås gjennom registrering eller innarbeidelse, jf. varemerkeloven 1961 §§ 1 første ledd og 2 og varemerkeloven 2010 § 3. Å skape eller utvikle et varemerke, medfører ikke i seg selv noen varemerkerett.

Varemerkerett oppnås nasjonalt. Dette innebærer at en varemerkerett i utlandet ikke i seg selv gir en tilsvarende rett i Norge. Bruk av et varemerke i utlandet kan etter omstendighetene likevel være til hinder for at andre oppnår varemerkerett for samme varemerke i Norge. Dette følger av forbudet mot «ond tro» registreringer, det vil si registreringer gjort i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 1961 § 14 første ledd nr. 7 og varemerkeloven 2010 § 16 b, jf. også Rt-2006-1473.

Dersom flere krever varemerkerett til samme eller lignende varemerker, har den som har eldst rettsgrunnlag for sitt krav forrang, jf. varemerkeloven 1961 § 7 og varemerkeloven 2010 § 7.

Side:11

Unilever registrerte ikke noen JIF- eller CIF-varemerker i Norge før CIF-registreringene begynte i 1998. Selskapet hadde før 2018 heller ikke solgt eller markedsført noen produkter under disse navnene i Norge. Unilever har dermed heller ikke oppnådd varemerkerett på grunnlag av innarbeidelse. Dette innebærer at Unilever ikke hadde noen varemerkerett til verken JIF eller CIF i Norge før tidligst i 1998. Det forhold at Unilever skapte både JIF og CIF, og hadde varemerkerettigheter til disse i andre land, endrer ikke på dette.

Unilevers varemerkerettslige posisjon i Norge var dermed frem til 1998 begrenset til en mulighet til eventuelt å påvirke den «ond tro» vurderingen som kunne bli aktuell dersom andre enn Unilever forsøkte å oppnå varemerkerett i Norge til Unilevers utenlandske varemerker. Dette kunne Unilever påvirke ved f.eks. å godta eller protestere mot slike registreringer i Norge, eller inngå avtaler om hva som kunne godtas av avtalemotparten i en slik sammenheng.

Partene har ulikt syn på hvilke rettigheter Unilever overdro til Lilleborg før 1998. Unilever anfører at bare rettighetene til det registrerte ordmerket JIF ble overdratt. Lilleborg anfører at Unilever overdro rettighetene til merkevaren JIF i sin helhet, herunder også blant annet den grønne logoen. Noen skriftlig avtale om dette foreligger ikke, og ingen av partene har påberopt at det på noe tidspunkt skal ha blitt inngått en konkret, muntlig avtale. Som det fremgår ovenfor, hadde Unilever uansett ikke noen varemerkerett i Norge som kunne overdras.

Lilleborg oppnådde i første omgang varemerkerett til ordmerket JIF i 1969 gjennom registrering. Lilleborg oppnådde dernest varemerkerett til den grønne logoen gjennom innarbeidelse. Dette skjedde en gang før Unilevers søknad om registrering av samme logo i 2003. Det vises til tingrettens vurdering av den rett Lilleborg oppnådde til logoen på grunnlag av innarbeidelse.

Varemerkerettene til Lilleborg har ikke blitt oppnådd i ond tro. Dette er heller ikke anført av Unilever. Det bemerkes likevel at det i fortalen til 1978-avtalen, punkt E, jf. vedlegg 4, gis uttrykk for at Lilleborgs registrering av ordmerket JIF i Norge har skjedd med samtykke («consent») fra Unilever. Den grønne logoen er ikke omtalt i 1978-avtalen. Det er uansett ikke tvilsomt at også Lilleborgs bruk av logoen i salg og markedsføring var godt kjent for Unilever, og at bruken skjedde i henhold til partenes samarbeidsavtaler.

Lilleborg oppnådde dermed varemerkerett i Norge til ordmerket JIF i forskjellige varianter, og til den grønne logoen. Denne eneretten innebærer at Unilever ikke uten samtykke fra Lilleborg kunne registrere eller bruke varemerker som var identiske eller til forveksling like, jf. varemerkeloven 1961 §§ 4 og 14 første ledd nr. 6.

Side:12

Samtlige av de CIF-varemerker Unilever har registrert, er så like Lilleborgs tidligere etablerte JIF-varemerker at det foreligger forvekslingsfare i lovens forstand. Det vises til tingrettens vurdering av dette spørsmålet, som ikke er påanket. Dette innebærer at Unilever var avhengig av samtykke fra Lilleborg for registrering eller bruk av CIF-varemerkene. Lilleborgs rettigheter ble oppnådd før Unilevers CIF-registreringer, og har dermed bedre prioritet.

Selv om både JIF-ordmerket og logoen opprinnelig var utviklet av Unilever, er det ikke holdepunkter for at Lilleborgs varemerkerett til JIF i Norge er begrenset eller gjort betinget. Det historiske bakteppet kunne kanskje tilsi at Unilever burde ha sørget for enten å sikre seg også de norske rettighetene selv, eller for å avtale visse begrensninger i Lilleborgs rettigheter. Det er ingen holdepunkter for at noe slikt ble gjort. Unilever fikk etter partenes avtaler kun en rett til å forhandle om et kjøp av ordmerket JIF og enkelte andre varemerker dersom Lilleborgs egen bruk skulle opphøre, jf. KHSA 1995 punkt 2.4. Før 1978 lot Unilever i praksis Lilleborg registrere en rekke norske varemerker som opprinnelig var utviklet av Unilever. I 1978-avtalen og senere avtaler anerkjenner Unilever uttrykkelig Lilleborgs rettigheter til disse varemerkene. I KHSA 1995, fortalens punkt B og punkt 2.4, jf. vedlegg 5, sies det uten forbehold at både JIF-ordmerket og flere andre konkret opplistede varemerker som Lilleborg registrerte i Norge, er «owned by» Lilleborg, til tross for at de opprinnelig ble utviklet av Unilever.

I agentforhold eller eneforhandlerforhold der agenten eller eneforhandleren registrerer varemerker utviklet av den utenlandske prinsipalen, vil det i visse tilfeller kunne være avtalt eller må anses som innforstått at registreringene er gjort på vegne av prinsipalen, og at de derfor må overføres til denne ved en avslutning av samarbeidet. En slik plikt ble som nevnt ikke avtalt her, og kan heller ikke anses som innforstått. En slik forståelse ville for ordmerket JIF komme i strid med uttrykkelige bestemmelser i partenes avtaler, jf. ovenfor. Å anse en slik plikt til overføring som noe det var innforstått at Lilleborg måtte gjøre, er også vanskelig å forene med at varemerkebruken til dels gjaldt JIF-produkter som var utviklet og produsert av Lilleborg selv, og ikke av Unilever.

Det må etter dette legges til grunn at de varemerkerettene Lilleborg hadde til JIF-ordmerket og den grønne logoen, var fullverdige varemerkeretter, og at vernet hadde en slik rekkevidde som følger av de alminnelige bestemmelsene i varemerkeloven. Varemerkeretten ga dermed Lilleborg et fullverdig vern mot registrering og bruk av til forveksling like varemerker, slik som CIF, også når det var Unilever som stod for registreringen.

2. Kravet til samtykke etter varemerkeloven

Side:13

At Unilever ikke kunne registrere CIF-varemerkene uten «samtykke» fra Lilleborg, fulgte på registreringstidspunktet av varemerkeloven 1961 § 14 annet ledd, jf. første ledd nr. 6, jf. nå varemerkeloven 2010 § 16.

At Unilever ikke kan bruke CIF-varemerkene uten Lilleborgs «samtykke», følger nå av varemerkeloven 2010 § 4 første ledd. I varemerkeloven 1961 fulgte det samme av rettighetshavers adgang til å «gi en annen rett» til å bruke varemerket, jf. § 34.

Kravene til «samtykke» for henholdsvis registrering og/eller bruk, har et varemerkerettslig innhold. Partene er uenige om det varemerkerettslige samtykkekravet kun innebærer en henvisning til alminnelige avtalerettslige prinsipper for tolkning av dispositive utsagn, eller om det gjelder særskilte varemerkerettslige krav til at samtykket må fremkomme positivt og utvetydig. Varemerkelovens ordlyd gir ikke nærmere anvisning på hva som ligger i samtykkekravet.

Lilleborg har vist til Patentstyrets retningslinjer for hvordan samtykkeerklæringer skal utformes. Etter lagmannsrettens syn har disse liten rettskildemessig relevans ved tolkningen av varemerkelovens samtykkekrav. De viser hvordan Patentstyret ser det som ønskelig at erklæringene skal være utformet, men dette er ikke avgjørende for det minimumskrav som er av interesse her.

EU-domstolen oppstilte i Davidoff-dommen (C-414/99-C-416-/99) avsnitt 45–46, 53–58 og 60 et krav til at samtykket må fremkomme positivt og utvetydig, og uttalte at samtykke ikke kan gis gjennom stilltiende aksept. Saken gjaldt parallellimport, og dermed kravene som stilles til rettighetshavers samtykke til at et produkt settes i omsetning på markedet, jf. varemerkedirektivets (89/104/EF) artikkel 7, som tilsvarer varemerkeloven 2010 § 6. Dommen er derfor ikke uten videre avgjørende for samtykkekravet i vår sak. Vår sak gjelder dels samtykke til bruk, tilsvarende direktivets artikkel 5, og dels samtykke til registrering, tilsvarende direktivets artikkel 4 nr. 5.

Lagmannsretten vil først se på hvilke krav som stilles til et varemerkerettslig samtykke til bruk, jf. direktivets artikkel 5 (jf. varemerkeloven 2010 § 4 første ledd, varemerkeloven 1961 § 34), herunder om dette kravet til samtykke er det samme som etter artikkel 7, slik det er forstått i Davidoff-dommen.

Direktivets ordlyd gir ikke grunnlag for å anta at de språklig sett identiske begrepene «samtykke» («consent») i henholdsvis artikkel 5 og 7 skal ha forskjellig meningsinnhold, til tross for ordlikheten. Premissene i Davidoff-dommen tilsier også at samtykkekravet er det samme i de to bestemmelsene. I avsnitt 39–43 og 59 i dommen fremstilles artikkel 5 og 7 og samtykkebestemmelsene i disse som del av én og samme ordning, uten å skille. Konsekvensene av et samtykke er også noenlunde likeartede, enten det gjelder artikkel 5 eller 7. I begge tilfeller åpner samtykket for andres bruk av varemerket innenfor

Side:14

rettighetshavers enerettsområde. Begrunnelsen som gis i Davidoff-dommen for det skjerpede samtykkekravet etter artikkel 7, er dessuten også relevant for artikkel 5. EU-domstolen begrunner det skjerpede samtykkekravet med de alvorlige konsekvensene det har å frata rettighetshaver de eksklusive rettighetene til varemerket, jf. avsnitt 45. Dette tilsier at samtykkekravet i artikkel 5 og 7 er det samme.

Samtykkekravet ved registrering av yngre varemerker i strid med eldre rettighetshavers registreringer (direktivets artikkel 4 nr. 5), står rettslig sett i en noe annen stilling enn samtykkekravene i artikkel 5 og 7. Mens samtykkekravet i artikkel 5 og 7 oppstilles av direktivet selv, og pliktes gjennomført i nasjonal rett, overlater artikkel 4 nr. 5 til medlemsstatene å fastsette om en eldre rettighetshaver skal kunne samtykke til registrering av et kolliderende, yngre merke. Man kunne dermed tenke seg at et nasjonalt samtykkekrav oppstilt med hjemmel artikkel 4 nr. 5 hadde et annet innhold enn etter artikkel 5 og 7. Friheten til å velge om det skal oppstilles et samtykkekrav, tilsier at medlemsstatene også står fritt til å bestemme hva som ligger i dette samtykkekravet. Etter lagmannsrettens syn må det likevel antas at det norske kravet til samtykke ved registrering, som er innført i varemerkeloven 1961 § 14 annet ledd og varemerkeloven 2010 § 16, forstås på samme måte som øvrige samtykkekrav i varemerkeretten. Det er ingen holdepunkter for at man har ment å operere med flere forskjellige samtykkebegrep på disse punktene i den norske varemerkeloven, og dette ville også være svært lite hensiktsmessig.

Varemerkedirektiv 89/104/EF ble erstattet av varemerkedirektiv 2008/95/EF. Sistnevnte ble gjennomført i norsk rett gjennom varemerkeloven 2010. Dette skjedde etter de sentrale hendelsene i vår sak. Varemerkedirektiv 2008/95/EF er uansett innholdsmessig likt som 89/104/EF på de punkter som er omtalt ovenfor. Varemerkedirektiv 2008/95/EF ble senere også erstattet av direktiv 2015/2436/EU, men dette kan ikke sees å få betydning for saken.

At det gjelder et skjerpet samtykkekrav, har også støtte i juridisk teori. Professor Ole Andreas Rognstad omtaler Davidoff-dommen i Nytt i Privatretten nr. 1/2002, og bemerker der at det:

(...) allerede i henhold til norsk rett kreves klare og positive holdepunkter for at en rettighetshaver kan sies å ha samtykket til andres utnyttelse (jf. på opphavsrettens området også det såkalte «spesialitetsprinsippet» som nylig er uttrykt av Høyesterett, jf. Rt-2001-872, Løkke Sørensen).

Rognstad gir i samme artikkel uttrykk for at samtykkekravet som oppstilles i Davidoff-dommen må få anvendelse på andre immaterialrettslige områder enn bare innen varemerkeretten. Disse uttalelsene støtter oppfatningen om at det gjelder et generelt, skjerpet samtykkekrav.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at det varemerkerettslige kravet til samtykke som oppstilles i Davidoff-dommen, får anvendelse også ved samtykke til registrering og

Side:15

bruk. Det innebærer at samtykket må fremkomme positivt og utvetydig. Samtykket kan ikke være stilltiende.

Slik faktum ligger an i denne saken, får det uansett ingen betydning om det gjelder et alminnelig eller skjerpet samtykkekrav.

Et spørsmål som har vært reist i denne saken, er om det kan gis samtykke til registrering av et varemerke, uten at det samtidig gis samtykke til bruk av samme varemerke. Normalt vil det gi liten mening å samtykke til registrering, men ikke til bruk. Formålet med varemerkeregistrering vil i de fleste tilfeller være at rettighetshaver selv eller dennes lisenstakere skal bruke merket. Dersom varemerket ikke brukes, vil det dessuten kunne kreves slettet etter fem år, jf. varemerkeloven 2010 § 37.

Lagmannsretten finner det likevel klart at det i prinsippet er fullt ut mulig å gi et begrenset samtykke til registrering, men ikke til bruk. Varemerkeloven begrenser ikke avtalefriheten i så måte. Denne saken gir også et godt eksempel på hvorfor det i visse tilfeller kan være rasjonelt for rettighetshaver å tillate en defensivregistrering gjort av andre, uten planer om eller rett til bruk. Registreringen av CIF sikret at ingen tredjeparter benyttet CIF eller liknende varemerker i konkurranse med JIF, og forenklet et mulig, fremtidig bytte fra JIF til CIF i Norge, slik det hadde blitt gjort i flere andre land. Loven oppstiller ikke noe forbud mot defensivregistreringer, selv om vernet vil være tidsbegrenset, jf. varemerkeloven § 37.

Det kan følgelig gis samtykke til at varemerket registreres, uten at det gis samtykke til bruk. Det kan i slike tilfeller også inngås avtale om at varemerket ikke skal brukes. Dersom varemerket tas i bruk likevel, vil dette kunne resultere i kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser eller erstatning for inngrep etter varemerkerettslige regler. Hvorvidt det også skal kunne medføre at registreringen som i varemerkerettslig forstand var gyldig på registreringstidspunktet, senere skal kunne bli ugyldig på grunn av den etterfølgende bruken, kan imidlertid være usikkert. For saken her har imidlertid det ingen betydning. Som redegjort for i punkt 4 og 5 nedenfor, har lagmannsretten kommet til at det på registreringstidspunktene verken ble gitt samtykke til registrering og/eller bruk, og for så vidt heller ikke på noe senere tidspunkt, jf. punkt 6 og 7 nedenfor.

3. Prinsippene for avtaletolkning etter engelsk rett

Hvorvidt det er gitt et samtykke som tilfredsstiller varemerkelovens krav, beror dels på en tolkning av det dispositive utsagnet som er påberopt som samtykke. I dette tilfellet er samtlige avtaler mellom partene underlagt engelsk rett. Avtaletolkningen må skje i henhold til dette.

Tingretten har gitt følgende oversikt over tolkningsprinsippene i engelsk avtalerett:

Side:16

I engelsk rett er hovedformålet ved kontraktstolkning å fremme forutsigbarhet – ikke bare forutsigbarhet for kontraktspartene, men også for tredjepart som kan komme i kontakt med kontrakten. Giuditta Cordero-Moss har i en artikkel i Jussens Venner (05/2016) utlagt konsekvensene av dette utgangspunktet slik:

«For disse tredjepartene oppnås forutsigbarheten ved å legge mest mulig vekt på ordlyden og den naturlige betydning som ordene objektivt har for en tredjepart med samme bakgrunn som partene. Dette innebærer også at domstolen er meget restriktiv med å innfortolke biforpliktelser. «Implied terms» skal innfortolkes kun når det er åpenbart at partene mente å inkludere dem eller når de er nødvendige for at kontrakten skal være virksom. Domstolene er meget restriktive og utfyller ikke kontrakten med vilkår som det ville ha vært fornuftig av partene å ta med i kontrakten, men som ikke ble skrevet. Selv resultater som domstolen anser som utilfredsstillende blir opprettholdt om de følger av klar ordlyd. Videre legger domstolen ikke vekt på etterfølgende adferd eller på det som passerte mellom partene under kontraktsforhandlingene. Det domstolen baserer seg på, er kontraktens ordlyd og dens språklige betydning sett i lys av hvordan ordlyden objektivt ville bli oppfattet av en tredjepart med den bakgrunnskunnskap som partene må antas å ha hatt på kontraheringstidspunktet.»

Tilsvarende har Storbritannias høyesterett i Arnold v Britton ([2015] UKSC 36, heretter «Arnold v Britton») premiss 15 uttalt følgende om utgangspunktene for kontraktstolkningen etter engelsk rett:

«When interpreting a written contract, the court is concerned to identify the intention of the parties by reference to “what a reasonable person having all the background knowledge which would have been available to the parties would have understood them to be using the language in the contract to mean”, to quote Lord Hoffmann in Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38, [2009] 1 AC 1101, para 14. And it does so by focussing on the meaning of the relevant words (...) in their documentary, factual and commercial context. That meaning has to be assessed in the light of (i) the natural and ordinary meaning of the clause, (ii) any other relevant provisions of the lease, (iii) the overall purpose of the clause and the lease, (iv) the facts and circumstances known or assumed by the parties at the time that the document was executed, and (v) commercial common sense, but (vi) disregarding subjective evidence of any party’s intentions.»

Det følger videre av Arnold v Britton premiss 17 og 19 at selv om engelsk rett åpner for å se hen til «commercial common sense» i tolkningen av avtalen, må retten ta utgangspunkt i hvordan dette fortonte seg på avtaletidspunktet, og at hensynet til «commercial common sense» ikke skal slå bena under ordlydens betydning.

Selv om ordlyden vil være helt sentral også ved tolkning av kommersielle kontrakter etter norsk rett, forstår retten ovennevnte slik at bl.a. henvisninger til reelle hensyn/rimelighetsbetraktninger og til etterfølgende omstendigheter vil ha vesentlig mindre vekt i avtaletolkning etter engelsk rett enn de etter omstendighetene vil kunne ha etter norsk rett.

Side:17

Tingrettens fremstilling er dekkende også for lagmannsrettens forståelse av engelsk avtaletolkning, og denne legges til grunn. Partene har heller ikke hatt innvendinger mot tingrettens generelle fremstilling av engelsk rett som gjengitt ovenfor. Unilever har derimot anført at den konkrete rettanvendelsen til tingretten, er feil. Den konkrete tolkningen av avtalene kommer retten tilbake til i de følgende punktene.

4. Ble samtykke til registrering og/eller bruk gitt i 1995-avtalene?

Da Unilever registrerte CIF-varemerkene i Norge mellom 1998 og 2004, var partenes samarbeid regulert av 1995-avtalene. Disse avtalene er også avgjørende for om Lilleborg hadde gitt samtykke til registreringene på registreringstidspunktet.

Unilever har ikke anført at de tidligere samarbeidsavtalene fra 1958 og 1978 ga Unilever større rettigheter på registreringstidspunktet enn det som fulgte av 1995-avtalene, eller at Lilleborg samtykket på annen måte enn gjennom partenes samarbeidsavtaler. Det fulgte ingen samtykkeerklæringer med søknadene om registrering til Patentstyret.

Lagmannsretten vil først gi en oversikt over avtalereguleringen i 1995-avtalene, før det drøftes om denne innebar et samtykke til registrering og/eller bruk i varemerkerettslig forstand.

Den bestemmelsen Unilever anfører at medførte et samtykke til registrering og bruk av CIF-varemerkene, var inntatt i KHSA 1995 punkt 2.2, som lyder som følger:

Unilever shall during the Agreed Period and at its own expense and in the name of a Unilever trademark owner apply for and use its best endeavours to register and thereafter to protect and maintain in Norway every Appropriate IBN and at the request and expense of Lilleborg shall during the Agreed Period grant or procure to be granted to Lilleborg a Licence for the Agreed Products upon the terms and in the form set out in Schedule 3 hereto for use in Norway of any Appropriate IBN (other than Excepted Brands) thus registered or of any trade mark or designs shown in Schedule 4 hereto (being a list of trademarks registered for the Agreed Products at the date of this Agreement in Norway in the name of Unilever and its affiliated and associated companies) PROVIDED that such Licence shall not include the right to assign or grant sub-licences under it. Lilleborg's right under this Paragraph is subject to Lilleborg's intended exploitation of patents or know-how licences in accordance with Paragraph 1.2.

Som det fremgår ovenfor, innebærer avtalen dels at Unilever skulle («shall») registrere, beskytte og opprettholde visse varemerker, omtalt som «Appropriate IBN». De «Appropriate IBN» varemerker som etter dette skulle registreres av Unilever, og som Unilever mener omfatter CIF-varemerkene, er i KHSA 1995 punkt 1.4 og 1.5 definert som følger:

Side:18

1.4 "Appropriate IBN" shall mean an International Brand Name of Unilever being a trademark, brand name or registered design protected or intended to be protected by Unilever and its affiliated and associated companies in Western Europe for a defined product or group of products within the Agreed Products.

1.5 The term “Appropriate IBN” shall not include any trademark listed in a Schedule to this Agreement.

Lilleborg kunne etter punkt 2.2. kreve lisens til bruk av de varemerkene som falt inn under definisjonen av «Appropriate IBN», samt til de andre Unilever-varemerkene som var opplistet i vedlegg 4 til avtalen.

Lisensen ble ikke gitt automatisk i og med avtaleinngåelsen, men var noe Lilleborg hadde krav på ved å rette forespørsel om dette til Unilever. Det er ikke omtvistet at Lilleborg ikke ba om lisens til bruk av CIF-varemerkene på grunnlag av 1995-avtalen, eller den tilsvarende bestemmelsen i 1978-avtalen.

Eventuell lisensiering skulle følge vilkårene i avtalens vedlegg 3. Det skulle ikke betales vederlag for varemerkebruken, kun for tilgangen til Unilevers know-how og teknologi. Lisensordningen var begrenset til varemerkebruk på «Agreed Products», hvilket i hovedsak var definert som «Detergents and Personal Products».

Lagmannsretten finner det klart at KHSA 1995 punkt 2.2 ikke inneholder et samtykke til registrering eller bruk av CIF-varemerkene, slik bestemmelsen må tolkes etter engelsk rett og holdes opp mot de varemerkerettslige samtykkekravene.

Dersom Lilleborg hadde gitt Unilever et slik samtykke, ville dette innebære at Unilever fikk en rettighet. Avtalens Punkt 2.2 er imidlertid ikke formulert som en rettighet for Unilever. Bestemmelsen er formulert som et pålegg til Unilever: «Unilever shall …». Det har formodningen mot seg at en avtalebestemmelse som etter sin ordlyd er formulert som en plikt for en part, også er ment å gi vedkommende en rettighet. En slik forståelse forutsetter at det innfortolkes et innhold som ikke fremgår av avtalens ordlyd. Dette er problematisk både med tanke på engelsk avtaleretts restriktive syn på «implied terms», og varemerkerettens krav til et utvetydig samtykke.

Dersom Unilever hadde fått et slikt samtykke som anført, ville det innebære at Lilleborg disponerte over sine rettigheter til JIF-varemerkene, herunder retten til å nekte andre å registrere eller bruke til forveksling like varemerker. Rettighetsobjektet det i så fall ville disponeres over – Lilleborgs varemerkerett til JIF– er imidlertid ikke nevnt i punkt 2.2, verken eksplisitt eller med en generell henvisning til Lilleborgs varemerker. Slik omtale av

Side:19

rettighetsobjektet mangler i punkt 2.2, til tross for at Lilleborgs eierskap til ordmerket JIF er uttrykkelig omtalt og anerkjent andre steder i avtalen.

Dersom Unilever hadde fått samtykke til registrering og bruk, ville dette videre innebære at Unilever fikk lisens til bruk av varemerker som er til forveksling lik Lilleborgs varemerker, og at JIF- og CIF-varemerkene kunne sameksistere på samme marked. Både lisensavtaler og avtaler om sameksistens vil normalt inneholde en relativt utførlig regulering av partenes rettigheter og plikter forbundet med bruken av varemerkene. Et eksempel på dette finner man i vedlegg 3 til samme avtale, der vilkårene for Lilleborgs bruk av Unilevers varemerker er regulert. Avtalen inneholder imidlertid ingen tilsvarende regulering av Unilevers angivelige rett til bruk av varemerker innen Lilleborgs varemerkerettslige enerettsområde.

Samtykke til andres registrering eller bruk av egne varemerker, gis også normalt mot vederlag. Noen bestemmelser om vederlag til Lilleborg er imidlertid ikke inntatt i punkt 2.2. Det er heller ingen bestemmelser som sier uttrykkelig at det ikke skal betales vederlag for det angivelige samtykket, slik det motsetningsvis er inntatt bestemmelser om for den varemerkelisensen Lilleborg fikk fra Unilever i samme avtale.

Fraværet av vederlagsbestemmelser og avtalevilkår som regulerer varemerkebruken nærmere, underbygger det som etter lagmannsrettens syn allerede fremgår av ordlyden i punkt 2.2, nemlig at Unilever ikke ble gitt et samtykke fra Lilleborg.

Unilever har anført at CIF var et «Appropriate IBN», gitt den vide definisjonen av dette begrepet, og at når selskapet dermed fikk en plikt til å registrere CIF som et Appropriate IBN, måtte dette nødvendigvis også innebære at selskapet fikk rett til en slik registrering. Lagmannsretten er ikke enig i dette.

En umiddelbar innvending mot Unilevers resonnement, er at Unilevers rettigheter i så fall fremkommer på en indirekte og lite tydelig måte, jf. gjennomgåelsen ovenfor av hva som faktisk kommer positivt til uttrykk i punkt 2.2. Dette er i seg selv tilstrekkelig til å konstatere at det skjerpede varemerkerettslige kravet til samtykke ikke er oppfylt. Unilevers resonnement forutsetter også at man innfortolker et varemerkerettslig samtykke som en «implied term», i strid med engelsk avtalerett.

Avtalen kan heller ikke forstås slik at Unilever hadde noen egentlig plikt til å registrere ett eller flere konkrete CIF-varemerker i Norge. Selv om KHSA 1995 punkt 2.2 for så vidt oppstiller en generell plikt for Unilever til å registrere visse varemerker, overlot avtalen i stor grad til Unilever å bestemme hvilke konkrete varemerker dette skulle omfatte. Definisjonen av de «Appropriate IBN» som skulle registreres, omfatter kun varemerker som er «protected or intended to be protected by Unilever». Uttrykket «intended» viser at

Side:20

det i stor grad var opp til Unilevers intensjoner, og dermed Unilevers skjønnsmessige vurderinger, om et konkret varemerke skulle beskyttes gjennom registrering eller ikke.

At Unilever ikke var forpliktet til å registrere de konkrete CIF-varemerkene denne saken gjelder, underbygges av at KHSA 1995 punkt 2.2 erstattet en tilsvarende bestemmelse i KHSA 1978. Både ved inngåelsen av 1978- og 1995-avtalene var partene kjent med Unilevers CIF-varemerker i utlandet. Det ble likevel ikke avtalt noen uttrykkelig plikt til å registrere disse også i Norge. Registrering fant heller ikke sted før i perioden 1998–2004. Dersom Unilevers tolkning av avtalene var korrekt, ville det innebære at plikten til å registrere CIF-varemerkene ble misligholdt av Unilever fra 1978 og frem til siste registrering 25 år senere, uten at noen reagerte på dette.

Den slutning Unilever trekker om at den som pålegges en avtalebasert plikt til å registrere varemerker, nødvendigvis også må ha fått en rett til å gjøre dette, er dessuten lite treffende. Unilever kunne godt ha påtatt seg en plikt til å registrere egne varemerker, uten at Unilever samtidig ble gitt noen rett av Lilleborg til å gjøre dette. Å registrere egne varemerker var noe Unilever i utgangspunktet stod fritt til å gjøre, uten samtykke fra Lilleborg. Av de ca. 280 varemerkene som er opplistet i KHSA 2009, som registrert av Unilever i 2009, er det kun for de ni CIF-varemerkene at samtykke fra Lilleborg var relevant. Dette viser at registreringsplikten Unilever påtok seg i 1995, i sin alminnelighet kunne overholdes uten at Unilever ble gitt noen rettigheter fra Lilleborg.

Det ville bare være relevant å innta i avtalen en rett for Unilever til å registrere og bruke egne varemerker, dersom Unilever også skulle kunne gjøre dette for Unilever-varemerker som kolliderte med Lilleborgs varemerker, og som hadde dårligere prioritet enn disse. Ordlyden i punkt 2.2 gir ikke holdepunkter for at partene har ment å regulere denne konfliktsituasjonen. En slik problemstilling var som nevnt kun aktuell for CIF-varemerkene. Disse er ikke nevnt verken i 1978- eller 1995-avtalene, til tross for at partene må ha vært kjent med deres eksistens. En avtalebestemmelse om at Unilever fikk rett til å bevege seg fritt inn på Lilleborgs varemerkerettslige enerettsområder, ville være av en helt annen karakter enn en alminnelig plikt for Unilever til å sørge for beskyttelse av Unilevers egne varemerker. Det har formodningen mot seg, og fremkommer ikke av avtalens ordlyd at man med en og samme formulering har ment å regulere to såpass forskjellige forhold samtidig.

Etter engelsk avtalerett er det relevant å se hen til hvilke tolkningsalternativer som gir «common commercial sense», forutsatt at ordlyden ikke gir et klart svar. Ordlyden gir etter lagmannsretten syn et klart svar i dette tilfellet. Lagmannsretten vil uansett tilføye at Unilevers tolkning etter lagmannsrettens syn gir svært liten «common commercial sense». Det er flere grunner til dette, som vil bli gjennomgått i det følgende.

Side:21

Unilevers avtaletolkning innebærer at partene valgte å åpne opp for at CIF og JIF kunne bli konkurrenter i Norge. Dette fremstår som svært lite rasjonelt. Både ordmerkene JIF/CIF og den grønne logoen er til forveksling svært like. Forvekslingsfaren øker ytterligere som følge av at selve produktene og emballasjen ville være svært like for mange av produktene. Dette ville ikke bare være forvirrende for forbrukerne, men også vanskeliggjøre investeringer i markedsføring og produktutvikling for begge parter. Slike investeringer fra den ene part, ville som følge av forvekslingsfaren også komme den andre parten til gode.

At Lilleborg skulle åpne for en betydelig innskrenkning av vernet for sin enerett til JIF-varemerket, uten å få noen form for vederlag for dette, gjør at en slik avtaleforståelse får enda mindre «common commercial sense». JIF var i 1995 i ferd med å bli en av Norges mest kjente merkevarer, og enerettighetene til JIF må antas å ha hatt stor økonomisk verdi. Ingen rasjonell aktør ville gitt fra seg en slik enerettsposisjon vederlagsfritt.

Dersom Unilevers avtaletolkning legges til grunn, fikk Unilever ikke bare en rett til å registrere og bruke CIF-varemerkene, men og til å registrere og bruke et hvilket som helst annet varemerke ved å utpeke det som et Appropriate IBN, herunder andre varemerker som var identiske eller forvekselbare med Lilleborgs øvrige varemerker. En slik «blancofullmakt» fra Lilleborg til Unilever for registrering og bruk av varemerker på Lilleborgs varemerkerettslige enerettsområde, gir ikke kommersiell mening. Dette blir særlig klart når det tas i betraktning at Lilleborg ikke fikk noe vederlag for å gi Unilever en slik rett, og at den angivelige retten heller ikke var underlagt noen form for begrensninger eller avtaleregulering i noen sameksistensavtale eller lisensavtale.

Formålet med avtalen, slik det kan utledes fra avtaleteksten, antas dels å ha vært en klargjøring av at det fra og med 1978 var Unilever, og ikke Lilleborg, som skulle registrere Unilevers varemerker i Norge. Videre må formålet ha vært å klargjøre at Unilever skulle sørge for et visst minimumsvern for egne varemerker, riktignok slik at det i stor grad ble overlatt til Unilevers skjønn å vurdere hvilke konkrete varemerker som skulle registreres. Dernest omfattet formålet en rett for Lilleborg til å lisensiere varemerkene, slik at Lilleborg kunne omsette produkter med disse varemerkene i Norge. Formålet omfattet ikke en rett for Unilever til å gjøre inngrep i Lilleborgs varemerkerettigheter

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at 1995-avtalene ikke ga Unilever noe samtykke til registrering eller bruk av varemerker på området for Lilleborgs varemerkerettslige enerett.

5. CIF-registreringenes status på registreringstidspunktet

Det følger av drøftelsene ovenfor at Unilever ikke kunne registrere CIF-varemerkene uten samtykke fra Lilleborg, og at nødvendig samtykke ikke forelå på registreringstidspunktene.

Side:22

Registreringene fant dermed sted til tross for at registreringsvilkårene i varemerkeloven 1961 § 14 første ledd nr. 6 ikke var oppfylt. Lagmannsretten vil i de følgende punktene se på om etterfølgende samtykke eller passivitet likevel fratar Lilleborg muligheten til å angripe registreringenes gyldighet.

6. Ble samtykke til bruk gitt i 2009- eller 2014-avtalene?

Lagmannsretten kan ikke se at Lilleborg i verken 2009- eller 2014-avtalene ga Unilever samtykke til bruk av CIF-varemerkene i Norge.

Tolkningsmomentene for 2009- og 2014-avtalene er på flere måter tilsvarende som tolkningsmomentene for 1995-avtalene, jf. ovenfor. Heller ikke i 2009- og 2014-avtalene står det noe uttrykkelig om at Unilever gis rett til bruk av Lilleborgs varemerker generelt, eller JIF-varemerkene spesielt, herunder bruk av varemerker som er til forveksling like disse. Det er heller ikke noen bestemmelser om lisensvilkår, vederlag eller sameksistens, noe som hadde vært å forvente dersom partene ble enige om en slik ordning. Det ville også i 2009 og 2014 gitt dårlig «common commercial sense» med et slikt samtykke. Vurderingen av hva som ville gitt kommersiell mening i 2009 og 2014 blir i stor grad tilsvarende som i 1995, jf. drøftelsen ovenfor.

I motsetning til 1995-avtalene, nevner imidlertid KHSA 2009 CIF-varemerkene uttrykkelig, og inneholder en form for anerkjennelse av Unilevers rettigheter til disse. Dette følger dels av at lisensavtalen fra 2009 (KHSA 2009 vedlegg 1) fortale, punkt A, som inneholder en generell erklæring om at Unilever er eier av, og har eksklusive rettigheter til, de ca. 280 varemerkene som er opplistet i avtalens vedlegg 2, herunder CIF-varemerkene. Fortalen er imidlertid ikke en del av partenes avtaleregulering, men en innledning om bakgrunnen for denne. En form for anerkjennelse av CIF-varemerkene følger imidlertid også av at Lilleborg i samme avtale gis rett til å bruke CIF-varemerkene, sammen med en rekke andre varemerker. En slik lisens hadde gitt liten mening dersom Unilever ikke hadde noen rettigheter til disse varemerkene.

Denne generelle anerkjennelsen av Unilevers varemerkerettigheter, innebærer imidlertid ikke en aksept av at Unilevers rettigheter i kollisjonstilfeller skal gå foran, eller kunne gjøre inngrep i, Lilleborgs enerettigheter med bedre prioritet. Verken 2009- eller 2014- avtalene inneholder noen bestemmelser om prioritetsvikelse, og heller ingen bestemmelser om sameksistens. Også Lilleborgs eierskap til de registrerte JIF-varemerkene er uttrykkelig anerkjent i samme lisensavtale (KHSA 2009 vedlegg 1) punkt 1.10, jf. vedlegg 3, samt DSA 2009 punkt 1.3, jf. vedlegg 1. Når begge parters rettigheter til sine respektive varemerker anerkjennes i avtalen, kan ikke disse anerkjennelsene være avgjørende for hvilke rettigheter som må vike i kollisjonstilfelle. Partenes anerkjennelse av hverandres respektive varemerker, gjelder et svært stort antall varemerker, og er dermed heller ikke gjort med særskilt tanke på JIF-CIF problematikken.

Side:23

Lisensen i KHSA 2009 er videre utformet som en rett for Lilleborg til å bruke Unilevers varemerker, og ikke det motsatte, som en rett for Unilever til varemerkebruk på Lilleborgs enerettsområde. At Lilleborg som følge av lisensen om ønskelig kunne bruke CIF ved siden av JIF, gir ikke grunnlag for slutninger om at Unilever derved nødvendigvis også må ha fått en rett til å bruke CIF i konkurranse med JIF.

Lisensavtalen fra 2009 (KHSA 2009 vedlegg 1) har i punkt 8 og 9 bestemmelser om hva som skulle gjelde ved et eventuelt opphør av lisensen. Disse bestemmelsene ble i 2014 erstattet av 2014 TLTTA, der partene avtalte at Lilleborgs lisens skulle opphøre. Etter lagmannsrettens syn innebærer ikke opphøret av lisensen mer enn nettopp det som står i avtalen, dvs. at Lilleborgs rettigheter til bruk av Unilevers varemerker opphører. Det innebærer ikke også at Unilever fikk større rett til bruk av egne CIF-varemerker etter terminering enn det Unilever hadde hatt før lisensavtalen ble inngått i 2009. Unilevers rett til CIF-varemerkene må også etter termineringen vike for Lilleborgs rettigheter som følge av at sistnevnte har bedre tidsmessig prioritet, slik situasjonen også var før lisensen ble gitt i 2009.

Det fulgte av lisensavtalen fra 2009 at Unilever skulle avstå fra bruk av de varemerkene Unilever hadde lisensiert til Lilleborg i en periode på to år etter terminering. Bruksforbudet ble etter hva lagmannsretten kan se ikke videreført i 2014-avtalene, og er derfor ikke relevant etter 2014. Det tidsbegrensede bruksforbudet kunne uansett ikke forstås slik at det innebar noe mer enn nettopp et tidsbegrenset bruksforbud for Unilever. At bruksforbudet skulle opphøre etter en viss tid, innebærer ikke at Unilever derved også ble gitt en positiv rett til varemerkebruk på Lilleborgs enerettsområde etter bruksforbudets opphør. Det står ikke noe om en slik bruksrett i avtalen.

Man kan heller ikke utlede et samtykke for Unilever av det «termination fee» som Unilever etter 2014 TLTTA skulle betale til Lilleborg. Det står ingenting i avtalen om at denne betalingen er vederlag for at Unilever gis rett til varemerkebruk på Lilleborgs enerettsområde. I 2014 TLTTA punkt 9 sies det snarere uttrykkelig at vederlaget ytes fordi Lilleborg godtar å terminere lisensen fra 2009 («In consideration of Orkla agreeing to terminate the License»). Dette viser at det avtalte vederlaget betales fordi Lilleborg gir avkall på den lisensierte retten til å bruke Unilevers varemerker. Som nevnt innebærer ikke dette opphøret av lisensen at Unilevers gis rett til å gjøre inngrep i Lilleborgs varemerker. Dermed innebærer heller ikke betalingen dette.

7. Ble samtykke til registrering gitt i 2009- eller 2014-avtalene?

Lagmannsretten kan heller ikke se at Lilleborg i 2009- eller 2014-avtalene ga Unilever et etterfølgende samtykke til de tidligere registreringene av CIF-varemerkene. Det sies ingenting i avtalene om at det gis et slikt samtykke til registrering.

Side:24

Et samtykke til de tidligere registreringene måtte eventuelt innfortolkes som en «implied term», gjennom anerkjennelsen av Unilevers rettigheter i 2009 lisensavtalens fortale punkt A, samt at lisensieringen av CIF-varemerkene forutsetningsvis innebærer en anerkjennelse av disse. Engelsk kontraktsrett er imidlertid restriktiv med tanke på å innfortolke «implied terms», og varemerkeretten stiller relativt strenge krav til samtykkets klarhet, jf. ovenfor. Disse kravene må gis tilsvarende anvendelse der det er spørsmål om samtykke til registreringen har blitt gitt i etterkant av registreringen.

Den anerkjennelse av de tidligere registreringene av CIF-varemerkene som i praksis gjøres gjennom 2009-avtalen, får imidlertid betydning for lagmannsrettens flertalls vurdering av passivitetsspørsmålet, jf. drøftelsen av dette nedenfor.

8. Passivitetsvirkninger

Ved vurderingen av om Lilleborg har tapt retten til å reagere mot registreringene som følge av passivitet, har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall.

En samlet lagmannsrett legger følgende til grunn som utgangspunkter for vurderingen:

Lilleborg må senest ha blitt kjent med Unilevers registreringer av CIF-varemerkene i 2009, da partene forhandlet om inngåelsen av 2009-avtalene. Lilleborg ble videre kjent med Unilevers bruk av CIF-varemerkene i Norge kort tid etter at bruken startet i 2018. Lilleborg reagerte på både registreringer og bruk kort tid etter at Lilleborg ble kjent med bruken av varemerkene i 2018, men ikke på noen av delene før dette.

Partene er i stor grad enige om disse faktiske utgangspunktene, men er uenige om Lilleborgs mangel på reaksjon på et tidligere tidspunkt kan gi grunnlag for passivitetsvirkninger.

Varemerkeloven 2010 § 8 første ledd, jf. tilsvarende bestemmelse i varemerkeloven 1961 § 8, inneholder bestemmelser om passivitetsvirkninger der eldre rettighetshaver forholder seg passiv overfor bruk av et yngre, registrert varemerke i en periode på fem år. Bestemmelsen får ikke anvendelse her, da Lilleborg reagerte kort tid etter at CIF-varemerkene første gang ble tatt i bruk i Norge i 2018. Varemerkeloven 2010 § 8 første ledd, jf. varemerkeloven 1961 § 8, rammer ikke rettighetshavers passivitet overfor andres registrering av et kolliderende varemerke.

Det finnes ingen andre passivitetsbestemmelser i varemerkeloven som kan få anvendelse. Spørsmålet er derfor om varemerkeloven kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler, og om disse i så fall får anvendelse i dette tilfellet.

Side:25

Det er innen norsk formuesrett et nokså gjennomgående trekk at den som har mulighet og oppfordring til å håndheve en rettslig posisjon, men unnlater å gjøre dette, risikerer å miste sin rett som følge av utvist passivitet. Dette kommer til uttrykk gjennom både reklamasjonsregler, foreldelsesregler og passivitetsregler, herunder ulovfestede passivitetsregler.

Et første spørsmål er her om anvendelse av eventuelle ulovfestede norske passivitetsregler er utelukket, fordi passivitetsvirkningene på varemerkerettens område er uttømmende regulert gjennom de varemerkedirektiver Norge har gjennomført. Frem til 2010 gjaldt dette direktiv 89/104 EF, og deretter direktiv 2008/95/EF, nå direktiv 2015/2436/EU. Sistnevnte direktiv kan ikke sees å få betydning for denne saken.

Innholdet av den enerett som etter varemerkedirektivet skal tilfalle rettighetshaveren, kan i utgangspunktet ikke innsnevres gjennom nasjonale bestemmelser. Som en konsekvens av dette, er medlemsstatene til en viss grad forhindret fra å fastsette avvikende regler for når et samtykke eller passivitet kan begrunne unntak fra eneretten. Dette har kommet til uttrykk i blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-661/11 avsnitt 55:

Consequently, save for the specific cases governed by Article 8 et seq. of that directive, a national court may not, in a dispute relating to the exercise of the exclusive right conferred by a trade mark, limit that exclusive right in a manner which exceeds the limitations arising from Articles 5 to 7 of the directive.

Lagmannsretten finner at varemerkedirektivene likevel ikke kan forstås slik at de oppstiller uttømmende og ufravikelige passivitetsregler for så vidt gjelder eldre rettighetshavers passivitet overfor registrering av et yngre varemerke. Dette følger dels av at direktivene ikke gir uttrykkelige regler om denne konfliktsituasjonen, og kun regulerer virkningene av passivitet overfor bruk av varemerke.

Også artikkel 4 nr. 5 gir støtte for denne oppfatningen. Artikkel 4 nr. 5 fastsetter at det er opp til medlemsstatene å bestemme om eldre rettighetshaver skal kunne gi samtykke til at yngre rettighetshaver får registrere et kolliderende varemerke. Dette må forstås slik at det på et mer generelt plan overlates til medlemsstatene å regulere betydningen av eldre rettighetshavers forhold til yngre registreringer. Medlemstatene må stå fritt til ikke bare å fastsette at rettighetshaver kan gi samtykke til registrering, men også supplere en eventuell nasjonal samtykkeregel med nasjonale passivitetsregler.

En slik forståelse av direktivet er heller ikke i strid med C-661/11 avsnitt 55, som gjengitt ovenfor. EU-domstolen viser i denne uttalelsen kun til artikkel 5 og 7, som omhandler samtykke til henholdsvis bruk av varemerke, og til at produkter påført et varemerke settes i omsetning på markedet. Sitatet viser ikke til artikkel 4 nr. 5, som regulerer rettighetshavers forhold til registrering av et yngre varemerke. Denne bestemmelsen, og situasjonen den regulerer, står ikke i samme rettslige stilling som artikkel 5 og 7, ettersom medlemsstatene

Side:26

stilles fritt til å regulere situasjonen omhandlet i artikkel 4 nr. 5, i motsetning til situasjonen i artikkel 5 og 7.

Dette synet har også en viss støtte i juridisk teori. Lassen og Stenvik synes i Kjennetegnsrett, 3. utgave (2011), side 437 å legge til grunn at i alle fall varemerkeloven § 8 annet ledd kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler. Synspunktet later til å være at det er rom for nasjonale passivitetsregler for så vidt gjelder konflikter som ikke er regulert i direktivet:

Som påpekt foran under 2 antas passivitetsreglene i vml. §8 annet ledd og ftnavnl. § 3-5 første ledd å kunne suppleres med alminnelige, ulovfestede passivitetsregler. Så vidt elastisk som bestemmelsene er utformet, blir det imidlertid neppe behov for å supplere med alminnelige passivitetsregler i de konflikter som er regulert. For konflikter som ikke er regulert, f.eks. i kollisjoner mellom yngre foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn og eldre varekjennetegn, får man derimot bruk for alminnelige passivitetsgrunnsetninger – hvis man ikke heller vil bygge på en utvidende tolkning av de nevnte lovbestemmelsene, slik at man får med også disse tilfellene.

Raknes gir i boken Aktuell Immaterialrett side 250 også uttrykk for at alminnelige passivitetsregler kan supplere varemerkeloven § 8 første ledd.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at varemerkedirektivet ikke er til hinder for at det i norsk rett anvendes lovfestede eller ulovfestede passivitetsregler i tilfelle av passivitet utvist overfor registreringen av et yngre varemerke.

Når det gjelder spørsmålet om det bør anvendes ulovfestede passivitetsregler i et tilfelle som denne saken gjelder, har lagmannsretten delt seg i et flertall og mindretall.

Lagmannsrettens flertall, lagdommer Sandvik og ekstraordinær lagdommer Dyrnes, har kommet til at ulovfestede passivitetsregler kan og bør få anvendelse. Dette vil være best i samsvar med alminnelige passivitetsprinsipper i norsk rett, og vil kunne hindre urimelige resultater i tilfeller der eldre rettighetshaver unnlater å reagere til tross for klar oppfordring til dette.

Det må antas at Unilever registrerte CIF-varemerkene i god tro. Lilleborg ble senest i 2009 ikke bare kjent med registreringen av CIF-varemerkene, men inngikk også en avtale der det ble disponert over disse, til fordel for Lilleborg. Dette innebærer at Lilleborg ikke bare passivt observerte at registreringene hadde funnet sted. Lilleborg forholdt seg aktivt til de registrerte CIF-varemerkene, ved å få lisens til bruk av disse, og ved å anerkjenne Unilevers rettigheter til disse gjennom fortalen i KHSA 2009.

Unilever må antakelig til en viss grad også sies å ha innrettet seg etter Lilleborgs opptreden. Dersom Lilleborg hadde kommunisert sitt syn om at registreringene var

Side:27

ugyldige på et tidligere tidspunkt, er det tvilsomt om Unilever uten videre hadde planlagt og startet salg av CIF-produkter i Norge i 2018. Dette salget måtte etter hvert avbrytes som følge av den midlertidige forføyningen. Det må antas at en slik oppstart av salg med påfølgende trekking av produktene fra markedet, medfører betydelige ulemper. Dersom Unilever hadde vært kjent med Lilleborgs innvendinger mot gyldighetene av registreringene av CIF-varemerkene, ville dette om ikke annet ha inngått som et moment i Unilevers vurdering av om slikt salg skulle påbegynnes.

Det hadde ikke vært veldig krevende for Lilleborg å meddele sitt syn på om registreringene var ugyldige når Lilleborg først ble kjent med disse, for på den måten å unngå mulige misforståelser om hvilket handlingsrom Unilever hadde i tilknytning til varemerkene. Oppfordring til å klargjøre dette hadde Lilleborg også da partenes samarbeid i det vesentlige ble avsluttet i 2014, og partene forsøkte å avklare forholdet til hverandres respektive varemerkerettigheter gjennom nærmere avtaleregulering.

Det vil stride mot alminnelige passivitetsprinsipper dersom Lilleborg i et slikt tilfelle likevel skulle kunne protestere mot varemerkeregistreringene ni år etter at Lilleborg først ble kjent med disse. Det var ikke i løpet av disse ni årene fremkommet noen nye opplysninger som stilte spørsmålet om registreringenes gyldighet som sådanne i et annet lys.

Det forhold at CIF-varemerkene ikke ble tatt i bruk før 2018, er ikke avgjørende i så måte. Spørsmålet er her om retten til å protestere mot registreringene som sådan har gått tapt, og ikke om retten til å protestere på bruken av varemerkene har gått tapt. Dersom Lilleborg hadde innvendinger mot registreringene som sådanne, burde disse innvendingene ha vært fremsatt tidligere, uavhengig av bruken.

Lagmannsrettens flertall finner etter dette at Lilleborgs rett til å angripe gyldigheten av registreringene av CIF-varemerkene, har gått tapt som følge av passivitet.

Selv om gyldigheten av en varemerkeregistrering i utgangspunktet må avgjøres på grunnlag av forholdene på registreringstidspunktet, vil passivitet i etterkant av registreringen likevel kunne medføre at varemerket skal bestå og anses som gyldig. For de lovregulerte passivitetsvirkninger følger dette uttrykkelig av varemerkeloven 2010 § 8, jf. § 35 første ledd. At etterfølgende omstendigheter kan få den virkning at et varemerke som i utgangspunktet ble registrert i strid med lovens vilkår, likevel kan bestå videre og opprettholdes som gyldig, følger også av varemerkeloven § 35 annet ledd, jf. § 37. Det samme må gjelde i et tilfelle som dette, der de yngre varemerkeregistreringene opprettholdes på grunnlag av ulovfestede passivitetsregler.

Lilleborgs passivitet overfor registreringene av CIF-varemerkene, kan imidlertid ikke tillegges den virkning at Unilever får rett til å bruke CIF-varemerkene.

Side:28

Passivitetsvirkningen kan ikke gå lenger enn det Lilleborg forholdt seg passivt overfor. Passiviteten ble utvist overfor registreringene som sådanne, og ikke overfor noen bruk av varemerkene.

Registreringen av et varemerke gir heller ikke en egentlig rett til også å bruke varemerket, kun til å nekte andre bruk, jf. varemerkeloven § 4. Når en varemerkerett oppnås, gir dette bare en positiv rett til egen bruk av varemerket «så langt andres rettigheter ikke er til hinder for det», jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave (2011), side 279. I dette tilfellet er Lilleborgs eldre rettigheter til JIF-varemerkene til hinder for Unilevers bruk av CIF-varemerkene. Det kan også vises til Guy Tritton m/flere, Tritton on intellectual property in Europe, side 433:

The author cannot help mentioning that all of the above is unnecessarily complicated arising from what appears to be a desire that a registered trade mark should be seen as giving some right to use rather than merely to exclude others from using the trade mark. Whilst this is a common misunderstanding of laymen, it is well understood amongst trade mark lawyers that a registered trade mark gives no right to use.

Etter dette må varemerkeregistreringene opprettholdes som gyldige som følge av passivitet. Lilleborgs rett til å nekte bruk av varemerkene, er derimot ikke falt bort som følge av passivitet.

Om det er adgang til å slette CIF-varemerkene på grunnlag av manglende bruk etter varemerkeloven § 37, er ikke tema for ankesaken.

Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Reiertsen, ser annerledes på spørsmålet om Lilleborg har mistet sin rett til å angripe gyldigheten av CIF-registreringene.

Mindretallet vil ikke utelukke at det kan være grunnlag for å oppstille ulovfestede passivitetsregler som rekker videre enn det som følger av den lovfestede passivitetsregelen i varemerkeloven 2010 § 8 første ledd. Når domstolene på ulovfestet grunnlag eventuelt skal oppstille slike mer vidtrekkende passivitetsregler, må det imidlertid tas i betraktning at det i lovgivningen eksisterer en uttrykkelig regulering av passivitet som kan medføre bortfall av rettigheter på det aktuelle rettsområdet. Det gjelder ikke minst når man befinner seg på et område som er så vidt detaljert lovregulert som varemerkeretten. I tillegg kommer at varemerkeretten i betydelig grad er regulert på felleseuropeisk nivå. Selv om mindretallet er enig med flertallet i at de relevante direktivene ikke oppstiller noe forbud mot at nasjonal rett oppstiller passivitetsregler som retter seg mot konflikter som ikke er regulert i direktivet, tilsier hensynet til et ensartet og harmonisk felleseuropeisk marked at det primært bør være den nasjonale lovgiveren som eventuelt oppstiller mer vidtrekkende unntak. Etter mindretallets syn er det også et poeng at varemerkeretten ikke er et rent privatrettslig rettsområde, hvor det ofte kan være naturlig å oppstille ulovfestede

Side:29

passivitetsregler, men en offentligrettslig regulering av et marked hvor det er naturlig at lovgiveren, i alle fall som et klart utgangspunkt, bestemmer hvilke rettigheter og plikter som gjelder.

Vurderingen av om en rettighet skal kunne falle bort som følge av passivitet, og i alle fall når en slik regel skal oppstilles på ulovfestet grunnlag, må under enhver omstendighet bero på en rettspolitisk vurdering der det i siste instans blir spørsmål om bortfall er rimelig og rettferdig, sml. for eksempel Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2. utgave (2011) side 366. Ved denne vurderingen vil det blant annet ha betydning om den annen part har vært i aktsom god tro og hvilken oppfordring rettighetshaveren har til å reagere mot den rettsstridige handlingen. Når dette ses i lys av de forhold som mindretallet har påpekt over, bør det etter mindretallets syn foreligge nokså sterk urimelighet, for den annen part, før en uttrykkelig rettighet som ellers eksisterer i kraft av lovgivningen skal kunne falle bort. Hvilken grad av urimelighet som eventuelt må foreligge, har for mindretallet uansett ikke betydning for utfallet av saken her. Etter mindretallets syn vil det være klart urimelig om Lilleborg skulle miste sin rett til å angripe gyldigheten av registreringene av CIF-merkene på grunn av at Lilleborg ble kjent med registeringene i forbindelse med den nye avtalereguleringen i 2009. I lys av avtaleforholdet mellom partene kan mindretallet heller ikke se at Lilleborg fikk en oppfordring til å reagere mot registreringene i 2014, og i alle fall ikke en oppfordring som gjør det urimelig for Unilever at Lilleborgs rett til å angripe gyldigheten ikke faller bort som følge av at Lilleborg ikke angrep registreringenes gyldighet.

Mindretallet viser til de sentrale punktene i avtaleforholdet mellom partene, slik dette er gjennomgått av den samlede lagmannsrett i innledningen om sakens bakgrunn og særlig punkt 4, 6 og 7 over. Som det fremgår der, samtykket ikke Lilleborg i 1995-avtalene til at Unilever kunne registrere eller bruke varemerker på området for Lilleborgs varemerkerettslige enerett. Heller ikke i forbindelse med 2009-avtalen eller 2014-avtalen ga Lilleborg noe slikt samtykke. Det står i det hele ikke noe, hverken i 2009- eller 2014-avtalen, som gir Unilever grunn til å tro at de nå kunne bruke CIF-varemerkene eller at den tidligere registreringen nå kunne bli stående fordi Lilleborg ikke protesterte. At 2009-avtalen nevner CIF-varemerkene uttrykkelig, er for mindretallet i denne sammenheng uten betydning. Formålet med å liste opp Unilevers varemerker i KHSA 2009 vedlegg 1, var ikke å gi Unilever nye eller andre rettigheter sammenlignet med 1995-avtalen, men i lys av det langvarige avtaleforholdet mellom partene og at dette nå kunne synes å gå mot slutten, rydde opp i og klargjøre blant annet hvem som eide hvilke varemerker. Mindretallet kan derfor ikke se at Lilleborg fikk noen oppfordring til å reagere mot de tidligere registreringene, og noen bruk som det eventuelt kunne reageres mot forelå ikke før i 2018. I lys av det langvarige avtaleforholdet mellom partene, og i lys av Lilleborgs uttrykkelige og langvarige rett til varemerket JIF, måtte det for Lilleborg fremstå som usannsynlig at Unilever nå skulle kunne bruke og eventuelt gjøre gjeldende virkninger av de tidligere CIF-registreringene.

Side:30

Det kan kanskje hevdes at det ikke ville vært veldig krevende for Lilleborg å meddele sitt syn på at registreringene eventuelt var ugyldige, men det ville heller ikke vært krevende for Unilever å klargjøre det motsatte. Og selv om det skulle sies å ligge en slags implisitt anerkjennelse av CIF-registreringene fra Lilleborg i 2009-avtaleverket, kan mindretallet vanskelig se at dette ga Unilever en berettiget forventning om at Lilleborg ikke ville ønske å angripe CIF-registreringene dersom Unilever skulle ønske å konkurrere med CIF på det norske markedet. Unilever hadde derfor heller ikke noe grunnlag for å innrette seg som om samtykke til registrering var gitt. Når dette ses i lys av at Lilleborg, i en situasjon og et avtaleforhold som i saken her, hadde liten oppfordring til å reagere mot registreringene som sådanne, kan mindretallet vanskelig se at det er rimelig at Lilleborg skulle tape sin rett til å reagere mot gyldigheten av registreringene.

Etter mindretallets syn har derfor Lilleborg ikke tapt sin rett til å reagere mot hverken gyldigheten av CIF-registreringene eller bruk av CIF-produkter som følge av eventuelle ulovfestede regler om passivitet. Anken skal derfor forkastes i sin helhet.

9. Kravene på tilbakekall, eksport og erstatning

Lilleborg har fremsatt krav om at produkter påført CIF-varemerker skal tilbakekalles fra handelen og eksporteres ut av landet. Det er videre fremsatt krav om erstatning på 10 000 kroner for den varemerkebruken som allerede har funnet sted.

Unilever har erkjent at Lilleborg har krav på tilbakekall, eksport og erstatning som nevnt, dersom retten kommer til at Unilever ikke har adgang til å bruke CIF-varemerkene i Norge. Lagmannsretten har enstemmig kommet til et slikt resultat, jf. drøftelsene ovenfor. Lilleborgs krav tas dermed til følge, og anken over tingrettens dom på disse punktene blir forkastet. Det vises for øvrig til tingrettens vurdering av disse kravene, som lagmannsretten kan tiltre.

10. Kravet om midlertidig forføyning

Lilleborg har fremsatt krav om at bruken av CIF-varemerkene også forbys gjennom en midlertidig forføyning, som skal gjelde frem til tvisten er rettskraftig avgjort. Tingretten tok kravet til følge.

Unilever har erkjent at vilkårene for midlertidig forføyning er oppfylt dersom lagmannsretten kommer til at bruk av CIF-varemerkene vil være ulovlig. Lagmannsretten har enstemmig kommet til et slikt resultat, og tar dermed også begjæringen om midlertidig forføyning til følge. Vilkårene for midlertidig forføyning anses oppfylt. Det vises til tingrettens begrunnelse på dette punkt, som lagmannsretten kan tiltre. Anken over tingrettens kjennelse blir etter dette forkastet.

Side:31

11. Sakskostnader i hovedsaken

Lagmannsrettens flertall, lagdommer Sandvik og ekstraordinær lagdommer Dyrnes, ser slik på spørsmålet om sakskostnader i hovedsaken:

Unilever har vunnet hovedsaken for så vidt gjelder spørsmålet om gyldigheten av varemerkeregistreringene. For øvrig har Lilleborg vunnet hovedsaken. Lagmannsrettens flertall finner etter dette at ingen av partene har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige i hovedsaken, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd. Vilkårene for å tilkjenne sakskostnader er dermed i utgangspunktet ikke oppfylt, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd.

Lagmannsrettens flertall kan heller ikke se at noen av partene har fått medhold av betydning uten å vinne saken, og at tungtveiende grunner tilsier at sakskostnader tilkjennes vedkommende part. Betydningen av at Unilever har vunnet frem på gyldighetsspørsmålet har for så vidt begrenset praktisk betydning så lenge Unilever i praksis ikke kan bruke CIF-varemerkene. Gyldighetsspørsmålet har likevel stått så sentralt i saken slik denne har vært lagt opp, og lagmannsrettens flertall finner dermed at sakskostnader ikke bør tilkjennes noen part.

Etter tvisteloven § 20-9 annet ledd skal lagmannsretten legge sitt resultat til grunn også når den avgjør kravene på sakskostnader for tingretten. Det resultat lagmannsrettens flertall har kommet til innebærer at ingen av partene har vunnet hovedsaken slik den stod for tingretten. Det er da heller ikke for tingrettsbehandlingen grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen om at sakskostnader ikke skal tilkjennes noen part.

Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Reiertsen, har kommet til at Lilleborg har vunnet hovedsaken fullstendig, jf. punkt 8 over. Mindretallet anser derfor at Lilleborg skal tilkjennes nødvendige og rimelige sakskostnader både for tingrett og lagmannsrett, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. andre ledd, jf. § 20-5 første ledd, jf. § 20-9 andre ledd. I lys av flertallets konklusjon, anser ikke mindretallet det nødvendig å vurdere hvilke kostnader som har vært nødvendige og rimelige for Lilleborg i forbindelse med hovedsaken, hverken for lagmannsrett eller tingrett.

12. Sakskostnader i forføyningssaken

Lilleborg har vunnet forføyningssaken, og Lilleborg har dermed i utgangspunktet krav på full erstatning for sine nødvendige og rimelige sakskostnader for denne delen av saken, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. andre ledd, jf. § 20-5 første ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Unilever for dette sakskostnadsansvaret helt eller delvis, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Side:32

Lilleborg har inngitt omkostningsoppgave for tingretten og lagmannsretten, men uten å skille mellom hovedsaken og den midlertidige forføyningen. Lagmannsretten fastsetter skjønnsmessig nødvendige og rimelige kostnader i tilknytning til saken om den midlertidige forføyningen til omkring ti prosent av de totale omkostningene.

Lilleborg har fremsatt et krav på totalt 2 720 683,78 kroner i sakskostnader for lagmannsretten, hvorav 465 751,78 kroner er kostnader til blant annet vitner og engelske advokater. Lagmannsretten finner at kravets størrelse kan legges til grunn som nødvendige kostnader. Til sammenlikning har Unilever fremsatt et krav på til sammen ca. 3,8 millioner kroner i sakskostnader for lagmannsretten. Den andel av Lilleborgs totale kostnader som må tilordnes forføyningssaken, fastsettes i henhold til ovenstående skjønn til et avrundet beløp på 272 000 kroner.

Lilleborg fremsatte et krav på 4 948 201,13 i sakskostnader for tingretten, som av tingretten ble redusert til 4 000 000 kroner. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for en ytterligere reduksjon av totalen. Tvisten gjelder rettighetene til en merkevare av svært stor verdi og betydning for Lilleborg, og det må da godtas at det legges store ressurser i saksforberedelsene, samt at man blant annet engasjerer utenlandske advokater. Den andelen av det totale kravet som må tilordnes forføyningssaken, fastsettes skjønnsmessig til 400 000 kroner.

Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår ovenfor. Kjennelsen er enstemmig.

D O M S S L U T N I N G

1. Unilever PLC frifinnes for kravet om at varemerkeregistreringene 192961, 0717575, 219663, 0798870 og 0798869 kjennes ugyldige.

2. For øvrig forkastes anken.

3. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.

SLUTNING I KJENNELSE

1. Anken forkastes.

2. Unilever PLC betaler 272 000 – tohundreogsyttitotusen – kroner i sakskostnader for lagmannsretten til Orkla Home & Personal Care AS innen to uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen.

3. Unilever PLC betaler 400 000 – firehundretusen – kroner i sakskostnader for tingretten til Orkla Home & Personal Care AS innen to uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen.