HR-2010-1522-A
| Instans: | Norges Høyesterett |
|---|---|
| Dato: | 2010-09-15 |
| Publisert: | HR-2010-01522-A - Rt-2010-1047 |
| Stikkord: | |
| Sammendrag: | Saken gjelder gyldigheten av Patentstyrets vedtak om å oppheve registreringen av et foretaksnavn. Det sentrale spø rsmålet er hva som skal til for at prioriteten for et foretaksnavn skal beholdes der en virksomhet overdras fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap. |
| Saksgang: | HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom |
| Parter: | Canvas AS (advokat Ole Tokvam – til prøve) mot Staten v/Nærings- og (Regjeringsadvokaten handelsdepartementet v/advokat Gunnar O. Hæreid) |
| Forfatter: | Falkanger, Stabel |
| Lovhenvisninger: | foretaksnavneloven § 2-2, etaksnavneloven § 3-6, snavneloven § 2-6, foretaksnavneloven § 2-6, foretaksnavneloven § 4-1, foretaksnavneloven § 4-2, foretaksnavneloven § 1-1, foretaksnavneloven § 3-1, skatteloven § 11-20, tvisteloven § 20-2 |
NORGES HØYESTERETT
Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i
HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom,
Canvas AS (advokat Ole Tokvam – til prøve)
mot
Staten v/Nærings- og (Regjeringsadvokaten
handelsdepartementet v/advokat Gunnar O. Hæreid)
G I V N I N G :
(1) Dommer Falkanger: Saken gjelder gyldigheten av Patentstyrets vedtak om å oppheve
registreringen av et foretaksnavn. Det sentrale spø rsmålet er hva som skal til for at
prioriteten for et foretaksnavn skal beholdes der en virksomhet overdras fra et
enkeltpersonforetak til et aksjeselskap.
(2) Ekteparet Inger og Karl Dyrø startet på slutten av 1980-tallet en agenturvirksomhet
innenfor møbler, interiør og byggtekniske produkter . Den 1. oktober 1989 ble
enkeltpersonforetaket CANVAS DYRØ registrert med Inger Dyrø som innehaver. Det
fulgte av foretaksnavneloven § 2-2 – den gang som nå – at foretaksnavn for
enkeltpersonforetak måtte inneholde innehaverens etternavn.
(3) Stiftelsen Barnehageforbundet ble etablert i 1991, men endret navn til Stiftelsen
KANVAS i 2005. Den 14. september 2005 innleverte stiftelsen søknad om å få KANVAS
registrert som varemerke. Søknaden ble etterkommet 7. september 2006. Registreringen
gjaldt blant annet klasse 42, som omfattet ”arkitekturtjenester herunder interiørarkitektur;
interiørkonsulentvirksomhet; industridesign; møbel og interiørdesign”. 2
(4) Inger Dyrø stiftet 8. januar 2007 aksjeselskape t Canvas AS. Av stiftelsesdokumentet
fremgår det at ”aksjetegning skjer gjennom skattefri omdannelse av enkeltpersonforetaket
Canvas Dyrø”. I hovedtrekk skulle formålet være det samme som for
enkeltpersonforetaket. Foretaksnavneloven § 2-2 bestemte – den gang som nå – at
foretaksnavn for aksjeselskap skulle inneholde ordet aksjeselskap eller forkortelsen AS.
Navneendringen skjedde her ved at etternavnet DYRØ ble erstattet med AS. CANVAS
DYRØ ble altså endret til CANVAS AS. Søknaden om re gistrering av foretaksnavnet ble
innlevert 22. mars 2007, og registrering i Foretaksregisteret skjedde 12. april 2007.
(5) Den 18. mai 2007 rettet Stiftelsen KANVAS krav til Patentstyret om administrativ
overprøving av registreringen av CANVAS AS, jf. for etaksnavneloven § 3-6.
Patentstyrets Første avdeling fattet 21. desember 2 007 vedtak om å oppheve
registreringen. Avgjørelsen ble forankret i foretak snavneloven § 2-6 første ledd nr. 4, som
bestemmer at et foretaksnavn ikke må være egnet til å forveksles med blant annet andre
varekjennetegn. Etter klage fra CANVAS AS stadfestet Patentstyrets Annen avdeling
vedtaket 12. september 2008. I stadfestingsvedtaket het det:
”Foranlediget av registreringshaverens anførsler kn yttet til enkeltmannsforetaksnavnet
CANVAS DYRØ og det sekundære forretningskjennetegnet CANVAS, skal 2. avdeling
bemerke at rett til foretaksnavnet CANVAS DYRØ ikke kan gi noen rett til registrering
av CANVAS AS.”
(6) Canvas AS tok ut søksmål mot staten v/Nærings- og handelsdepartementet med påstand
om at vedtaket fra Patentstyrets Annen avdeling skulle oppheves.
(7) Oslo tingrett avsa 7. april 2009 dom med slik domsslutning:
”1. Avgjørelse av 12. september 2008 fra Patentstyr ets annen avdeling oppheves.
2. Staten tilpliktes innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom å betale
Canvas AS saksomkostninger med kr. 48.800,- –
kronerførtiåttetusenåttehundre00/100, med tillegg a v lovens forsinkelsesrente
fra forfall til betaling skjer.”
(8) Tingretten fant – under tvil – at siden virksomheten ble overført fra enkeltpersonforetaket
til aksjeselskapet, hadde foretaksnavnet CANVAS AS prioritet fra den opprinnelige
registreringen av CANVAS DYRØ.
(9) Staten anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som 5. januar 2010 avsa dom med slik
domsslutning:
”1. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet frifinnes.
2. I sakskostnader betaler Canvas AS til staten v/Nærings- og
handelsdepartementet 82 626 – åttitotusensekshundreogtjueseks – kroner
innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.”
(10) Lagmannsretten fant at foretaksnavnet CANVAS AS bare hadde prioritet fra det ble
registrert 12. april 2007.
(11) Canvas AS har anket lagmannsrettens dom. Anken gjelder lovanvendelsen. Saken står i
samme stilling for Høyesterett som for de tidligere rettsinstanser. 3
(12) Den ankende part – Canvas AS – har i hovedtrekk gjort gjeldende:
(13) Lagmannsretten har tatt feil når den er kommet til at foretaksnavnet CANVAS AS ikke
har ”vern med eldre rett” enn varemerket KANVAS, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
Det følger av foretaksnavneloven § 4-1 at et foreta ksnavn kan overdras sammen med den
virksomhet som foretaket driver eller den vesentligste del av denne. Bestemmelsen
forutsetter at erververen beholder prioriteten for foretaksnavnet. Virksomheten til Canvas
Dyrø ble overdratt til Canvas AS, og sistnevntes fo retaksnavn har derfor den prioritet som
ble etablert ved registreringen av CANVAS DYRØ i 1989. Det er uten betydning at
etternavnet DYRØ ble fjernet ved overdragelsen til aksjeselskapet. Det dreiet seg bare om
endring av suffiks i samsvar med den nye ansvarsformen. Endringen står ikke annerledes
enn endringer av andre lovpålagte suffikser, for eksempel AS, ASA, KS eller ANS.
(14) Dette syn har støtte i lovens forarbeider og r eelle hensyn. Det har også støtte i
foretaksnavneloven § 4-2, som forutsetter at foretaksnavnet til et enkeltpersonforetak
beholder prioritet selv om etternavnet tas bort.
(15) I denne sammenheng er det uten betydning at Canvas AS ikke har tatt skritt for å få kjent
varemerket KANVAS ugyldig. Det er heller ikke grunnlag for å tro at saken hadde stått
annerledes om man hadde valgt navnet CANVAS DYRØ AS.
(16) Canvas AS har lagt ned slik påstand:
”1. Tingrettens dom av 7. april 2009 stadfestes.
2. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet dømmes til å erstatte alle sakens
omkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høye sterett til Canvas AS
innen to uker fra dommens forkynnelse.”
(17) Ankemotparten – staten v/Nærings- og handelsdepartementet – har i hovedtrekk gjort
gjeldende:
(18) Lagmannsrettens dom er riktig. Det er ingen hjemmel i foretaksnavneloven for å ”ta med
seg” prioritet når et foretaksnavn blir endret slik som her. Paragraf 4-1 må forstås slik at
prioriteten bare beholdes ved mindre endringer som er nødvendige for å unngå at
foretaksnavn blir villedende, for eksempel ved å tilføye eller ta bort suffikser som AS,
ANS eller DA i tråd med endret ansvarsform. Prioriteten beholdes derimot ikke dersom
man – som her – sløyfer etternavnet. Slike endringe r innebærer at foretaksnavnets
særpreg forandres, og de må derfor behandles etter foretaksnavneloven kapittel 2 om
nyregistreringer.
(19) Den ankende part har ikke noe reelt behov for å bygge på prioriteten til CANVAS
DYRØ. Canvas AS kunne ha krevd varemerket KANVAS kjent ugyldig ved
administrativ overprøving eller søksmål. Alternativ t kunne man ha valgt å registrere
navnet CANVAS DYRØ AS.
(20) Staten v/Nærings- og handelsdepartementet har lagt ned slik påstand:
”1. Anken vert forkasta.
2. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet vert tilkjent sakskostnader.” 4
(21) Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem.
(22) Jeg bemerker først at Høyesterett kan prøve al le sider av Patentstyrets vedtak, jf. Rt. 1995
side 1908.
(23) Spørsmålet i saken er om registreringen av for etaksnavnet CANVAS AS må oppheves
fordi det krenker varemerket KANVAS. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 lyder slik:
”Såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et
foretaksnavn ikke:
…
være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern
med eldre rett, eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har
vern etter loven her;”
(24) Partene er enige om at foretaksnavnet CANVAS AS er egnet til å forveksles med
varemerket KANVAS, noe jeg slutter meg til. Problemet er således begrenset til om
varemerket KANVAS har ”vern med eldre rett” enn foretaksnavnet CANVAS AS.
(25) Jeg bemerker at Canvas AS ikke har anført for Høyesterett at CANVAS var innarbeidet
som sekundært forretningskjennetegn før søknad om v aremerket KANVAS ble innlevert,
jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd. Jeg går derfor ikke nærmere inn på de spørsmål
en slik anførsel ville ha reist. Det har heller ikke vært reist gyldighetssak mot
registreringen av varemerket KANVAS. Registreringen må da i vår sak legges til grunn
som gyldig uten overprøving, jf. Rt. 1979 side 1117 og Rt. 2008 side 1268.
(26) Rett til foretaksnavn vinnes fra den dag ”foretaksnavnet tas i bruk her i riket, eller fra den
dag registreringsmelding kommer inn til Foretaksregisteret”, jf. foretaksnavneloven § 3-1.
I vår sak er partenes anførsler knyttet til registr eringene, og jeg holder meg derfor til
disse.
(27) Søknad om registrering av foretaksnavnet CANVA S AS ble inngitt 22. mars 2007, altså
etter at KANVAS var registrert. Isolert sett skulle det tyde på at KANVAS hadde eldst
rett. Spørsmålet er imidlertid om den ankende part kan gis medhold i at CANVAS AS
beholdt den prioritet som CANVAS DYRØ fikk ved registreringen i 1989.
(28) Den ankende part har vist til foretaksnavneloven § 4-1 første ledd, som lyder slik:
”Et foretaksnavn kan overdras sammen med den virksomhet som foretaket driver eller
med den vesentligste del av denne.”
(29) I stiftelsesdokumentet for CANVAS AS heter det – som nevnt – at ”aksjetegning skjer
gjennom skattefri omdannelse av enkeltpersonforetaket Canvas Dyrø”. Til tross for denne
uttrykksmåten er partene enige om at det reelt sett skjedde en overdragelse av
virksomheten. Jeg er enig i dette, jf. skatteloven § 11-20 første ledd bokstav a og
FirmalovkomitØens innstilling av 1969 side 58, høyre spalte.
(30) Det er videre klart at § 4-1 første ledd forut setter at erververe av foretaksnavn beholder
den opprinnelige prioriteten. På side 88 i Ot.prp. nr. 50 (1984–1985) Om A) Lov om
registrering av foretak B) Lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn C) Lov
om prokura, heter det om dette: 5
”Overdragelse av den private rett til et beskyttet foretaksnavn, må innebære at
erververen inntrer i overdragerens rettigheter til navnet og slik at dets beskyttelse er i
behold etter overdragelse.”
(31) Spørsmålet er imidlertid om prioriteten for CA NVAS AS var i behold etter at etternavnet
DYRØ ble tatt bort. Paragraf 4-1 sier ikke noe direkte om dette, og jeg kan heller ikke se
at andre lovbestemmelser løser problemet.
(32) Forarbeidene gir imidlertid støtte for at prio riteten ikke var i behold. Dette gjelder både
FirmalovkomitØens innstilling fra 1969 og den nevnte Ot.prp. nr. 50 (1984–1985). Før jeg
går inn på disse, nevner jeg at Canvas AS har fremholdt at FirmalovkomitØens innstilling
ikke kan tillegges den vekt forarbeider vanligvis har, fordi det gikk omtrent 15 år fra
innstillingen forelå til proposisjon ble fremmet. For egen del finner jeg det verken
nødvendig å gå inn på hvorfor det gikk så langt tid eller hvilken betydning dette skal få
for rettskildevekten. Forholdet er nemlig – som jeg straks skal redegjøre for – at både
FirmalovkomitØens innstilling og odelstingsproposisjonen gir støtte for statens syn. Det er
da uten betydning hvilken vekt innstillingen isolert skulle ha vært tillagt i saken.
(33) FirmalovkomitØen la til grunn at sløyfing av etternavn i et enkeltpersonforetak innebærer
at man står overfor et nytt firma, som den gang var betegnelsen på foretaksnavn. På side
58–59 i innstillingen heter det:
”Ofte vil firmaet være av blandet karakter, for eksempel ’Parfymeriet RenØe, Sara
Syvertsen’. Hvis overdrageren heter Sara Syvertsen, gjelder presumpsjonen ikke, og det
må avtale til for at mottageren skal ha rett til å bruke firmaet ’Parfymeriet RenØe’.
Dette er for øvrig et nytt firma i forhold til ’Par fymeriet RenØe, Sara Syvertsen’, og det
er godt mulig at firmaet ’Parfymeriet RenØe’ (alen) kolliderer med et tredje uten at
firmaet ’Parfymeriet RenØe, Sara Syvertsen’ gjør det.”
(34) Jeg viser også til innstillingen side 60, der komitØen har merknader til
konkurssituasjonen:
”Nå inneholder de personlige firmaer ofte både slektsnavn og en realbetegnelse, det er
tidligere nevnt eksemplet ’Parfymeriet RenØe, SaraSyvertsen’, og utkastet foreslår at i
slike tilfelle går realbetegnelsen, ’Parfymeriet RenØe’, inn i boet. Som fremholdt under
§ 14 blir den gjenværende del å anse som et nytt firma, og det er godt mulig at denne del
av firmaet blir ulovlig fordi den kolliderer med et annet firma med bedre prioritet.”
(35) Før foretaksnavneloven av 1985 var det ikke ad gang til å overdra foretaksnavn, jf. lov om
Handelsregistre, Firma og Prokura av 17. mai 1890 § 13. Bakgrunnen var – som det heter
i Ot.prp. nr. 50 (1984–1985) på side 88 – at ”navnet måtte være sant for å tjene som
opplysningskilde for de som drev kjøpmannshandel”. I forbindelse med at man i § 4-1 i
ny lov åpnet for slike overdragelser, påpekte departementet at sannhetskravet fortsatt
skulle ha gjennomslagskraft. På side 99 i proposisjonen heter det:
”Av sannhetskravet følger at firmaet etter overdrag elsen ikke må virke villedende. Om
det blir besluttet å drive næringsvirksomhet under en organisasjonsform som ikke
kommer til uttrykk i firmaet eller som er i strid med et prefiks eller suffiks som allerede
er inntatt i firmaet, må firmaet gis et tillegg eller endres. Om eksempelvis et navn og en
virksomhet overdras til en enkeltperson, må eventuelle prefiks/suffiks i firmaet som
angir et selskapsforhold fjernes og firmaet gis et tillegg som opplyser om den nåværende
innehaver.” 6
(36) Uttalelsen forutsetter at prioriteten for et foretaksnavn ikke endres dersom det skjer en
overdragelse til et enkeltpersonforetak, selv om etternavnet til innehaveren føyes til og
andre prefikser eller suffikser tas bort.
(37) Den ankende part har anført at det samme må gj elde for den motsatte situasjonen, altså
der etternavnet tas bort og andre prefikser eller suffikser legges til – slik som i vår sak.
Jeg finner det imidlertid vanskelig å trekke dette ut av det siterte. En slik forståelse ville
ha betydd en markant utvidelse av vernet for foretaksnavn. Den situasjonen forarbeidene
omtaler, vil sjelden medføre at det nye foretaksnav n kommer i konflikt med andre
firmanavn eller varemerker. Dersom tilsvarende skal gjelde for den motsatte situasjonen,
vil konflikt derimot oftere kunne forekomme.
(38) Jeg peker også på at det ved overdragelse til enkeltpersonforetak foreligger en lovpålagt
plikt til å ta inn etternavn i foretaksnavnet. Hvis ikke denne plikten overholdes, blir
foretaksnavnet villedende og lovstridig. Ved overdragelse fra et enkeltpersonforetak til et
aksjeselskap er situasjonen en annen. Det foreligger da bare en plikt til å føye til ordet
aksjeselskap eller suffikset AS, ikke til å fjerne etternavnet eller andre deler av
foretaksnavnet. Selskapet kunne derfor i vår sak ha tatt navnet CANVAS DYRØ AS, og
jeg antar at prioriteten som et utgangspunkt da ville ha vært i behold.
(39) Mitt syn underbygges av den umiddelbare fortsettelse av det som tidligere er gjengitt fra
proposisjonen. Det heter der:
”Overtagelse av et firma forutsetter imidlertid at navnet ikke vesentlig endres på andre
punkter enn det som her er nevnt.”
(40) Canvas AS har gjort gjeldende at § 4-2 – som gjelder konkurs – forutsetter at
foretaksnavn for enkeltpersonforetak beholder vernet selv om etternavnet tas bort. Jeg er
ikke enig i dette. Etter min mening må § 4-2 ses som et utslag av det nevnte
sannhetsprinsippet. Man kan ikke forstå bestemmelsen slik at konkursboet eller eventuelle
overtakere av virksomheten nødvendigvis overtar den prioritet konkursdebitor hadde for
det opprinnelige foretaksnavnet, dersom foretaksnavnet endres.
(41) Anken har etter dette ikke ført frem. Staten v /Nærings- og handelsdepartementet har
krevd erstatning for sakskostnader for Høyesterett med til sammen 76 800 kroner, som alt
er salær. Påstanden tas til følge, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd.
(42) Jeg stemmer for denne
D O M :
1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Canvas A S til staten v/Nærings- og
handelsdepartementet 76 800 – syttisekstusenåttehundre – kroner innen 2 – to –
uker fra forkynnelsen av denne dom.
(43) Dommer Bårdsen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med
førstvoterende. 7
(44) Dommar Utgård: Det same.
(45) Dommer Stabel: Likeså.
(46) Dommer Gjølstad: Likeså.
(47) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
D O M :
1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Canvas A S til staten v/Nærings- og
handelsdepartementet 76 800 – syttisekstusenåttehundre – kroner innen 2 – to –
uker fra forkynnelsen av denne dom.
Riktig utskrift bekreftes: