LB-2000-1230 RG-2001-897
| Instans: | Borgarting lagmannsrett - Dom |
|---|---|
| Dato: | 2000-12-21 |
| Publisert: | LB-2000-01230 RG-2001-897 (122-2001) |
| Stikkord: | Varemerkerett |
| Sammendrag: | |
| Saksgang: | Oslo byrett Nr 99-6799 A/14 - Borgarting lagmannsrett LB-2000-01230 A/02. |
| Parter: | Ankende part: Aco Hud AB (Prosessfullmektig: Advokat Felix Reimers). Motpart: Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten v/advokat Morten Goller). |
| Forfatter: | Lagdommer Sverre Mitsem, formann. Lagdommer Hjalmar Austbø. Lagdommer Anne Ellen Fossum |
| Lovhenvisninger: | Varemerkeloven (1961) §14, §6, Tvistemålsloven (1915) §172, §180, §16, §20, §4 |
Saken gjelder gyldigheten av et vedtak om å nekte varemerkeregistrering av ordmerket ACO på grunn av kjennetegnslikhet med ordmerket APO, jf. varemerkeloven §14 første ledd nr. 6.
Det svenske selskapet Pharmacia AB søkte i 1989 om å få registrert ACO som varemerke for vareklassene 3 og 5. Senere ble søknaden overdratt til Aco Hud AB og, forsåvidt angår klasse 3, begrenset til bestemte varer innenfor vareklassen. Søknaden ble utlagt til almindelig ettersyn, jf. varemerkeloven §20, slik bestemmelsen lød før lovendring av 22. desember 1995. I innsigelsesperioden innkom innsigelser fra blant andre Apothekernes Laboratorium AS, som gjorde gjeldende at det søkte merket var forvekselbart med varemerket APO, som var registrert for hele klasse 5.
Denne innsigelsen ble ikke tatt til følge av Patentstyrets første avdeling, men registrering ble nektet under henvisning til andre mothold. Aco Hud AB påklaget avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling. I kjennelse av 10. mai 1999 ble første avdelings avgjørelse stadfestet, men med en annen begrunnelse, idet man fant at ACO og APO er egnet til å forveksles som merker for varer i klasse 5.
Saken ble innbragt for Oslo byrett ved rettidig stevning av 26. juli 1997. Byretten avsa 12. januar 2000 dom med slik domsslutning:
1. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet frifinnes.
2. Aco Hud AB erstatter staten v/Nærings- og handelsdepartementet saksomkostninger med kr 14.960 - fjortentusennihundreogseksti -. Oppfyllelsesfristen er 14 -fjorten- dager.
Byrettens dom ble påanket til Borgarting lagmannsrett ved rettidig ankeerklæring av 16. mars 2000. Ankeforhandlingen fant sted i Oslo tinghus 7. desember 2000. Partene var representert ved sine prosessfullmektiger. Det ble ikke foretatt parts- eller vitneavhør. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.
Sakens sammenheng fremgår av byrettens dom. Saken står i samme stilling som for byretten. Partene har også gjort gjeldende de samme anførsler, dog slik at Aco Hud AB har frafalt anførselen om at den langvarige bruken av ACO-merket i seg selv har betydning for registreringsadgangen.
Ankende part - Aco Hud AB - anfører i det vesentlige:
Det foreligger vareoverlapping, «varer av samme slag» etter varemerkeloven §6 første ledd. Det er imidlertid ingen slik forvekslingsfare at registrering kan nektes etter §14 første ledd nr. 6. Staten undervurderer også merkebevisstheten for de aktuelle varene.
Det skal også mye til for nekte registrering på grunn av kjennetegnslikhet når det gjelder ordmerker på bare tre bokstaver. Den visuelle forskjell er tilstrekkelig stor, idet én av tre bokstaver i merket avviker. Dertil er bokstaven C sjelden på norsk. Også i lydinntrykket, det fonetiske, er det tilstrekkelig avstand. APO henspiller på «apotek» og må betraktes som et svakt merke.
Patentstyrets praksis, slik den fremgår av varemerkeregisteret, bør tillegges noen vekt til fordel for registrering av ACO. Det fremgår således at en rekke varemerker med større likhet enn mellom ACO og APO er godtatt. Dessuten vil en registreringsnektelse få inngripende betydning for Aco Hud AB, som i så fall ikke kan bruke firmadominanten Aco i Norge.
Aco Hud AB har nedlagt slik påstand:
1. Patentstyrets avgjørelse i sak nummer 6716 kjennes ugyldig.
2. Aco Hud AB tilkjennes saksomkostninger for byrett og lagmannsrett med tillegg av 12 % rente fra tidspunktet for forkynnelse av dom til betaling skjer.
Ankemotparten - Staten v/Nærings- og handelsdepartementet - anfører i det vesentlige:
Vareslagene overlapper, og det må foretas en streng vurdering av kjennetegnslikhet og forvekselbarhet.
Vareklasse 5 dreier seg om en lang rekke forskjellige produkter, som dels selges i vanlige dagligvareforretninger og med lav merkebevissthet hos forbrukerne.
De to ordmerkene ligger et stykke fra hverandre visuelt, men ACO vil bli uttalt med en k-lyd, og den fonetiske likheten er i seg selv tilstrekkelig til å hindre registrering i dette tilfellet.
APO kan henspille på apotekvarer, men for andre varer i klasse 5, der muligheten for forveksling også er størst, må dette ordmerket betraktes som sterkt.
Staten v/Nærings- og handelsdepartementet har nedlagt slik påstand:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for behandlingen i lagmannsretten.
Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten og kan i store trekk også slutte seg til byrettens begrunnelse.
Saken gjelder overprøving av et vedtak i Patentstyrets annen avdeling om å nekte registrering av ordmerket ACO. Patenstyrets avgjørelse er forankret i et rettsanvendelsesskjønn som fullt ut kan prøves av domstolene. Etter rettspraksis er det heller ikke grunn til å utvise tilbakeholdenhet ved overprøvingen i en sak som denne, se bl.a. Rt-1998-1988 (Cosmica/Cosmea).
Ordmerket APO er registrert for hele vareklasse 5. Ordmerket ACO er også søkt registrert for hele klasse 5. For ordens skyld bemerkes at adgangen til slik «klasseregistrering» senere er falt bort, jf. lovendring av 22. desember 1995 nr. 82, hvoretter registrering skjer «for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser», jf. varemerkeloven §16.
For sammenhengens skyld gjengis fra den såkalte klasselisten, gitt 5. desember 1996 av Patentstyret i medhold av §8 i varemerkeforskriften:
Klasse 5.
Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
Forklarende bemerkninger
Klasse 5 omfatter hovedsakelig farmasøytiske preparater og andre
preparater for medisinsk bruk.
Tvisten gjelder spørsmålet om ACO «er egnet til å forveksles ... med varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad ...», jf. vml. §14 første ledd nr. 6.
Etter vml. §6 første ledd, 1. punktum er det en forutsetning for nektelse at kjennetegnene «gjelder varer av samme eller lignede slag». I forholdet mellom APO og ACO er denne forutsetningen oppfylt. APO er registrert for hele vareklasse 5, og ACO er søkt registrert for den samme vareklassen. Det foreligger vareoverlapping og dreier seg således om «varer av samme slag». Lagmannsretten legger til at vernet i registreringssaker ikke er begrenset til de varene som rent faktisk omsettes, men til dem registreringen og søknaden gjelder, i dette tilfellet blant annet hele vareklasse 5.
Når det foretas en vurdering av spørsmålet om forvekselbarhet etter vml. §14 første ledd nr. 6, skal det skje en samlet avveining, der graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet er de sentrale temaene. Siden det i dette tilfellet dreier seg om identiske varer, vil vurderingen av om det foreligger kjennetegnslikhet i utgangspunktet måtte være streng.
Lagmannsretten vil videre peke på at det av vml. §4 første ledd fremgår at forvekslingsfaren skal vurderes ut fra situasjonen «i den alminnelige omsetning». Det må forutsetter at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan forveksle kjennetegnene. Det vises til Rt-1998-1988 og til Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, Oslo 1997 side 266 og 269, der det heter at spørsmålet er «om to bestemte kjennetegn er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, når de brukes for bestemte [vareslag], slik at kjøpere ... kan ta feil med hensyn til deres kommersielle opprinnelse ...».
Det må således sees hen til hvilke vareslag det dreier seg om og til de aktuelle omsetningsformene. Patentstyrets annen avdeling pekte på at det i dette tilfellet «dreier seg i stor utstrekning om varer der man ikke kan regne med noen spesielt høy merkebevissthet og der omsetningsmåten ikke er spesielt egnet til å motvirke forveksling». Lagmannsretten slutter seg til denne vurderingen. Vareklassen omfatter således en lang rekke relativt rimelige varer som omsettes i dagligvareforretninger, men på den annen side heller ikke nødvendigvis hører til de daglige innkjøpene. Som påpekt av Stuevold Lassen, samme verk, side 367, skal man «konsentrere forvekselsbarhetsvurderingen om de vareslag - og de deler av omsetningskretsen - der forvekslingsrisikoen må antas å være størst». Den omstendighet at vareklassen dels omfatter apotekvarer, med en antatt større grad av merkebevissthet, og der kunden også kan ha kontakt med kompetent betjening, kan dermed ikke tillegges avgjørende betydning.
Den konkrete vurderingen av de to ordmerkene må ellers skje på bakgrunn av det helhetsinntrykket de gir, og «så vel synsbildet som lydbildet og forestillingsbildet kan hver for seg være av avgjørende betydning for det helhetsinntrykket som dannes», jf. Stuevold Lassen, samme verk, side 343 (uth. i orig.).
Vedrørende forestillingsbildet vil det være et spørsmål om APO, ved å henspille på «apotekvarer», er egnet til å skille varemerkene i forbrukernes bevissthet. Men igjen må det sees hen til at vareklassen omfatter langt mer enn typiske apotekvarer, og lagmannsretten finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette momentet. Lagmannsretten er således enig med Patentstyrets annen avdeling i at «APO heller ikke generelt kan oppfattes som et svakt merkeelement for slike varer ACO er søkt registrert for».
Det vil dermed være vurderingen av likheten i synsbildet, dvs. merkenes utseende, og lydbildet, hvordan merkene uttales, som blir avgjørende ved forvekslingsbedømmelsen.
Saken dreier seg om to korte ordmerker, hvert på tre bokstaver. De vil antagelig oftest bli uttalt ikke bokstav for bokstav, men som ord. Første og siste bokstav er identisk: A*O, og vil bli uttalt på samme måte. Den midterste bokstaven er forskjellig, *P* og *C*. Sistnevnte vil bli uttalt som en K. Lydmessig må det, slik lagmannsretten ser det, sies å være en meget betydelig risiko for sammenblanding. I synsinntrykket, derimot, er forskjellen større, og forskjellen understrekes for så vidt også av at C er en uvanlig bokstav på norsk og dermed mer iøynefallende.
Det kan vanskelig sies noe generelt om hovedvekten skal legges på synsbildet eller lydbildet. Det vil i denne sammenheng også måtte sees hen til de aktuelle innkjøpssituasjoner. Det er nok grunn til å tro at det for varer som omsettes i dagligvareforretninger ofte vil være naturlig å legge hovedvekten på synsbildet. Men når det, som i dette tilfellet, dreier seg om to rene ordmerker som lett kan uttales, vil lydbildet måtte tillegges betydelig vekt, noe Patenstyrets annen avdeling også gjorde i sin avgjørelse.
Lagmannsretten har funnet avgjørelsen tvilsom, men slutter seg til den avveining Patentstyrets annen avdeling foretok. Retten har således kommet til at likheten, særlig i lydbildet, er tilstrekkelig til at registrering av ordmerket ACO bør nektes når det - som i dette tilfellet - er vareoverlapping og den aktuelle vareklassen inkluderer en rekke varer av en slik art at forbrukernes merkebevissthet må påregnes å være lav.
Etter dette blir byrettens dom, domsslutningen punkt 1, å stadfeste.
Anken har ikke ført frem, og Aco Hud AB bør erstatte statens saksomkostninger for lagmannsretten etter hovedregelen i tvistemålsloven §180 første ledd. Statens prosessfullmektig har inngitt omkostningsoppgave, og det kreves kr 15.800, hvorav kr 14.000 i salær. Oppgaven legges til grunn.
Under henvisning til tvistemålsloven §180 annet ledd, jf. 1. alternativ i §172 annet ledd, bør hver part bære sine saksomkostninger for byretten.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
1. Byrettens dom, domsslutningen punkt 1, stadfestes.
2. Hver part bærer sine saksomkostninger for byretten.
3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Aco Hud AB 15.800 -femtentusenåttehundre- kroner til staten v/Nærings- og handelsdepartementet innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse.