LB-2016-159466

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	2018-02-12
Publisert:	LB-2016-159466
Stikkord:	Patentrett, Oppfinnelseshøyde, Industriell rettsbeskyttelse, Gyldighet, Systemhensyn, Innrettelseshensyn
Sammendrag:	Lagmannsretten fant at patent for legemiddelformulering var ugyldig. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at kravet til oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1 jf. § 2 første ledd og annet ledd 1. punktum.
Saksgang:	Oslo tingrett TOSLO-2015-82184 - Borgarting lagmannsrett LB-2016-159466 (sak nr. 16-159466ASD-BORG/01)
Parter:	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG (advokat Are Stenvik og advokat Eirik Johan Basmo Ellingsen) mot Teva Norway AS (advokat Gunnar Meyer og advokat Lars Erik Steinkjer).
Forfatter:	Lagdommer Eirik Vikanes, Lagdommer Dag A Minsaas, Lagdommer Espen Lindbøl, Carsten Borgund Hansen, Jørn Sonnergaard
Lovhenvisninger:	Patentloven (1967) §1, §2, §8, §52, EPC - Den europeiske patentkonvensjonen (2000), Tvisteloven (2005) §20-2, §20-5, Rettsgebyrloven (1982) §2

Saken gjelder gyldigheten av patent slik det lyder etter administrativ begrensning. Patentstyret vedtak av 15. desember 2015 (begrensede krav) meddelte Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG (Boehringer) patent på inhalasjonskapsler av spesifikke kapselmaterialer med redusert fuktighetsnivå, som inneholder virkestoffet tiotropium. Hovedspørsmålet i ankesaken er om kravet til oppfinnelseshøyde er tilfredsstilt.

Sakens bakgrunn

Boehringer er et stort internasjonalt konsern innen legemiddelutvikling med hovedsete i Tyskland. Konsernet er etter det opplyste blant de 20 største legemiddelfirmaene i verden. Teva Norway AS (Teva) er en del av et globalt konsern, og selskapene i konsernet er etter det opplyste verdens største produsent av generiske legemidler. Generiske legemidler er produkter med samme virkestoff og i samme mengde som originale legemidler, typisk markedsført etter at patenttiden har løpt ut for det originale legemiddelet. Selskaper i Teva-konsernet driver også selv forskningsbasert utvikling av legemidler.

Virkestoffet tiotropium benyttes ved behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det opprinnelige patentet på virkestoffet brukt som legemiddel, (NO 301 478 Bl) hadde prioritetsdag 16. september 1989. Patentbeskyttelsen opphørte 8. september 2015 etter at et vedtak om supplerende beskyttelsessertifikatet (spe 2002009) hadde forlenget beskyttelsestiden.

Boehringers patent NO 332 857 B1 har prioritetsdag 1. juni 2001. Oppfinnelsen er i sammendraget beskrevet slik:

Oppfinnelsen vedrører inhalasjonskapsler (inhaletter) av spesifikke kapselmaterialer med redusert fuktighetsinnhold som inneholder virkestoffet tiotropium i form av pulverformige preparater og er karakterisert ved en øket stabilitet.

Patentet knytter seg til kapsler som fylles med det aktive virkestoffet sammen med relevante hjelpestoffer og er i pulverform. Kapslene inntas av pasienten ved bruk av et apparat, en inhalator, som punkterer kapselen, og pasienten trekker deretter innholdet i kapselen ned i lungene. Tiotropium er et antikolinergium med lang virketid, og inhaleres av pasienten én gang daglig. Boehringer markedsfører legemiddelet i Norge under produktnavnet Spiriva, inntatt ved bruk av inhalatoren HandiHaler®.

Etter at Teva anla søksmål mot Boehringer om gyldigheten, innga sistnevnte 24. august 2015 søknad til Patentstyret om administrativ begrensning med et begrenset kravsett og ny beskrivelse. Patentstyret besluttet 15. desember 2015 å begrense patentet i samsvar med Boehringers søknad (NO 332 857 B3).

Patentet etter begrensningen er gjenstand for kravet om ugyldighet, og omtales i dommen gjennomgående som stridspatentet.

Patentvedtak med lik eller lignende beskrivelse som stridspatentet har ledet til rettstvister i flere europeiske jurisdiksjoner, med Boehringer som én av partene. Under ankeforhandlingen ble det opplyst at patenter var rettskraftig kjent ugyldig i blant annet Tyskland, Nederland og Storbritannia. I Irland har en domstol opprettholdt patentet, men ankefristen er etter det opplyste ennå ikke gått ut. Det verserer saker i flere andre land hvor dom ikke er avsagt, blant annet i Sverige.

Oslo tingrett avsa 17. juni 2016 dom med slik domsslutning:

1. Norsk patent NO 332 857 B3, krav 6 til 13, kjennes ugyldig.

2. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG dømmes til å betale erstatning for sakskostnader til Teva Norway AS med 6 826 647 - seksmillioneråttehundreogtjuesekstusensekshundreogførtisyv - kroner innen 2 - to - uker etter forkynnelse av dommen.

3. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG dømmes i tillegg til å betale Teva Norway AS' utgifter til de fagkyndige meddommerne. Utgiftene fastsettes i egen beslutning, og forfaller 2 - to - uker etter beslutningens forkynnelse.

Boehringer har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandlingen ble holdt over åtte rettsdager i perioden 2. - 15. november 2017 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene var representert ved sine prosessfullmektiger. Det ble avhørt syv sakkyndige vitner. Enkelte av vitnene var til stede under hele eller deler av ankeforhandlingen, jf. tvisteloven § 25-6 annet ledd. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, har i korthet anført

Gjenstanden for domstolsprøving er patentet i begrenset form, jf. patentloven § 39b annet ledd jf. § 52. Patent kan kjennes helt eller delvis ugyldig, og en ugyldighetsgrunn får bare virkning så langt den rekker. Ved overprøvingen av patentvedtak bør domstolene vise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets patentfaglige vurdering, sml. «Swingball-prinsippet», uttalt første gang i Rt-1975-603.

Oppfinnelsens problem, som er utgangspunktet for vurderingen av oppfinnelseshøyde, er kapsler med redusert fuktighetsinnhold som inneholder tiotropium. Dette har resultert i økt stabilitet, med reproduserbar konstant andel av virkestoffet som når lungene. Partene er enige om at den tekniske løsningen er ny, at den har en teknisk industriell virkning og at oppfinnelsen er beskrevet så tydelig at den kan utøves av en fagperson. Dette tilsier at oppfinnelsen også gir grunnlag for patent. Boehringer gjør således gjeldende at krav 6 og de tilknyttede uselvstendige kravene 7-13 i NO '857 oppfyller patentlovens krav om oppfinnelseshøyde. Patentets krav 1-5 er ikke omfattet av saken.

Oppfinnelsens tekniske effekter er underbygget ved eksperimentelle data. Teva har ikke selv foretatt noen alternative forsøk. Selskapet har akseptert resultatene og gitt avkall på retten til gjentakelse av eksperimentene i rettssakene i Storbritannia og Irland. Det er adgang til å supplere med eksperimentelle data etter patentsøknaden for å underbygge oppfinnerhøyden beskrevet i søknaden. Tevas forsøk på å så tvil om oppfinnelsens tekniske effekt rimer dårlig med ønsket om å utnytte Boehringers oppfinnelse.

Ved «problem-løsnings metoden» bør man ta utgangspunkt i en fagperson som har kompetanse og erfaring innenfor formulering av inhalasjonslegemidler. Det tekniske problemet bestemmer hvem den relevante fagpersonen er. En kliniker vil ikke være med i hele fasen frem til ferdig formulert legemiddel, slik at det ikke er aktuelt å vurdere dette opp mot en gruppe bestående av fagfolk fra forskjellige disipliner. Fagpersonen er en gjennomsnittspraktiker som beskjeftiger seg med oppfinnelsens problem, og som er i besittelse av fagets alminnelige kunnskap. Fagpersonen har begrenset kombinasjonsevne. Vedkommende er rasjonell, og foretar bare endringer i kjent teknikk dersom han forventer å oppnå en fordel.

Kapsler av HPMC (hydroksypropylmetylcellulose) var ikke noe en fagperson kunne lese om i alminnelige håndbøker eller tidsskrifter. At et fåtall patentsøkere hadde antydet bruk av slike kapsler, medfører ikke at dette var en del av fagets alminnelige kunnskap. Tingretten la feilaktig til grunn at HPMC-kapsler for inhalasjon ble presentert på en rekke internasjonale konferanser med et betydelig antall deltakere før prioritetsdagen. HPMC-kapsler var ikke alminnelig kjent brukt til inhalasjonslegemidler for fagpersonen på prioritetstidspunktet. Patentsøknader er ikke en del av alminnelig kjent kunnskap, og søknadene Teva har fremlagt i saken her, er uansett irrelevante fordi de er inngitt etter prioritetsdagen.

Ved fastleggelsen av fagets alminnelige kunnskap, må det legges til grunn at det ikke var alminnelig kjent at tiotropium var et fuktsensitivt stoff. Dette selv om virkestoffet er en ester, som ofte er sensitivt for vann. Bruk av gelatin var ikke et kjent problem for tiotropium, og oppfatningen var at bruk av gelatinkapsler var fullt ut tilfredsstillende for dette virkestoffet. Løsningen om å bruke HPMC-kapsler og senke fuktighetsnivået, er da en patenterbar oppfinnelse.

Ved vurderingen av oppfinnelseshøyde er spørsmålet om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen på prioritetsdatoen til patentet NO '857, den 1. juni 2001. En oppfinnelse anses som nærliggende, dersom en gjennomsnittlig fagperson ville forsøkt løsningen i henhold til patentkravene med en rimelig forventning om å lykkes. Oppfinnelsen var ikke nærliggende for fagpersonen. Det tekniske problem som oppfinnelsen løser, kan formuleres som å tilveiebringe en tiotropium pulverformulering for inhalasjon med forbedret stabilitet og reproduserbar konstant doseringsnøyaktighet. Stilt overfor denne problemstillingen, ville fagpersonen ikke forsøkt løsningen i henhold til patentkravene med en rimelig forventning om å lykkes.

Patentstyret har vurdert den patenterte løsning to ganger, og har vurdert både artikkelen av Toshihiro Ogura et.al., HMPC Capsules - An alternative to Gelatin, publisert i Pharmaceutical Tecnology Europe, 1998, 10(11) side 32-42 (Ogura), og Richard Casaburi et. al. «The Spirometric Efficacy of Once-Daily Dosing With Tiotropium in Stable CODP, A 13-Week Multicenter Trial», publisert i tidsskriftet CHEST; 118 i november 2000, side 1294-1302 (Casaburi), og andre mulige mothold. Patenstyrets patentfaglige vurdering skal tillegges vekt av lagmannsretten. I tillegg til at Patentstyret har fagkunnskap, tilsier bl.a. systemhensyn og innrettelseshensyn at vurderingen ikke fravikes.

Tevas argumentasjon er i stor grad knyttet til Boehringers opprinnelige patent, og ikke patentet etter vedtaket om den administrative begrensningen. Tevas påberopte bevis er valgt ut og tolket med kunnskap om oppfinnelsen, det samme gjelder problemformuleringer og argumentasjon.

Patent forutsetter at det foreligger en oppfinnelse gjennom en løsning av et teknisk problem. På søknadsdagen må det være rimelig troverdig at oppfinnelsen kan fremstilles og anvendes, spekulasjon er ikke tilstrekkelig. Utgangspunktet for vurderingen er at søkerens pretensjoner legges til grunn.

Problem- og løsningsmetoden som ligger til grunn for vurderingen av om oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, bygger på at fagmannen skal anspores til å modifisere eller tilpasse den nærmeste teknikkens stilling, slik at det samme som oppfinnelsen oppnås. På prioritetsdagen var det imidlertid ikke noe som ville spore eller motivere fagmannen til å bytte kapselmateriale eller redusere dets fuktighetsinnhold.

Boehringer mener nærmeste mothold er artikkelen av Casaburi og at denne er det eneste realistiske utgangspunktet for fagpersonen. Artikkelen relaterer seg til virkestoffet i formuleringen, som er det sentrale. Ogura omhandler kapsler til oral bruk, og har ingen referanse til tiotropium eller andre inhalasjonslegemidler selv om bruk av HPMC-kapsler til inhalasjonsbruk så vidt er nevnt. Artikkelen er publisert i et lavt rangert tidsskrift, er ikke fagfellevurdert og leder heller ikke fagpersonen til å vurdere fuktighetsinnholdet i gelatinkapsler som noe problem for tiotropium. Dette var ukjent for fagpersonen på prioritetsdagen. Teva har påberopt artikler og patentsøknader etter prioritetsdagen for å underbygge at dette likevel var kjent for fagpersonen. Dokumentasjon etter prioritetsdagen er imidlertid rettslig irrelevant.

En løsning som resulterer i en teknisk effekt er ikke tilfeldig, men representerer en patentbar oppfinnelse. HPMC-kapsler var ikke kjent for å gi økt stabilitet av tiotropiumformuleringer. Den tekniske effekten kan underbygges med supplerende bevis, så lenge de er innbefattet av eller vedkommer det tekniske problemet. Det er tilfellet for de forsøk og tester Boehringer har fremlagt. Bare hvis det er konkrete holdepunkter for å trekke den tekniske effekten i tvil kan supplerende bevis nektes, noe som ikke er tilfellet for Boehringers patentkrav og beskrivelse.

Objektive skjønnsmomenter tilsier at det foreligger oppfinnelseshøyde. Dette underbygges av at konkurrenter ønsker å benytte seg av den patenterte løsningen, at oppfinnelsen medbringer en overraskende effekt, og resultater fra sammenlignende tester.

Lagmannsretten må ta utgangspunkt i virkelighetsnære og realistiske vurderinger, uten bruk av etterpåklokskap. Det var ingen relevante mothold som viste reduksjon av fuktighet i kapsler. En kombinasjon av artiklene av Ogura og Casaburi lar seg vanskelig forklare. For fagpersonen fremstod ikke en slik kombinasjon som forutsigbart. En artikkel med fokus på kapsler til oral bruk er lite forenelig med en klinisk rettet artikkel om et inhalasjonslegemiddel.

Fagets alminnelige kunnskap og teknikkens stand var at flere ulike inhalatorer ble brukt til legemidler på prioritetsdagen. Foruten valg av type inhalator, går fagpersonen gjennom flere trinn i utviklingen av en formulering. Trinnene inkluderer valg og testing av hjelpestoffer, stabilitetsundersøkelser, optimalisering av pulverblanding inneholdende aktivt virkestoff og hjelpestoffer i tilfelle tørrpulverinhalator og måling av levert dose. Testing ved redusert temperatur eller lavere luftfuktighet er ikke vanlig. Fuktsensitivitet er en generell bekymring ved formulering. Gelatin som kapselmateriale var imidlertid kjent for å bidra til beskyttelse mot fuktighet i omgivelsene, og var ikke vurdert å utgjøre et problem. Ved å sørge for likevekt i fuktnivå med omgivelsene mellom kapselveggen og pulverblanding, unngås overføring av fuktighet til pulver. Beskyttende innpakning motvirker i tillegg eventuelle problemer, og begrenset holdbarhet etter uttak fra pakningen er vanlig.

Gelatin som kapselmateriale var velprøvd, og egenskapene var godt kjent. Alle markedsførte inhalasjonskapsler på prioritetsdagen var laget av gelatin. Så lenge kapslene har et fuktighetsinnhold på mellom 13 og 16% er det ikke noe problem verken med statisk elektrisitet eller sprøhet. Det var ikke anbefalt å ligge i nedre del av dette sjiktet, og ingen foreslo å redusere fuktigheten i kapslene.

HPMC var et nytt og uprøvd materiale på prioritetsdagen. Det forelå lite informasjon om bruken og kunnskap om egenskapene, og kapslene var ikke brukt i noe markedsført inhalasjonslegemiddel. Fuktighetsinnholdet i HPMC-kapslene ble oppgitt med ulike verdier på prioritetstidspunktet. Reproduserbar fremstilling av HPMC-kapsler med tiotropium og laktose innenfor patentkravene forutsetter kontrollerte betingelser, noe som ikke var en del av teknikkens stand på prioritetsdagen.

Fagpersonen ville lagt til grunn at kapselen inneholdende tiotropium, som er nevnt i artikkelen av Casaburi, bestod av gelatin. Stridspatentet inneholder et annet kapselmateriale, med redusert fuktighetsinnhold. Problembeskrivelsen i patentet er en inhalasjonsapplikasjon med økt stabilitet, høy doseringsnøyaktighet, god tømming av kapselen og god gjennomstikkbarhet. Boehringers eksperimenter dokumenterer at problemet er løst, noe som bekreftes i «Study 6» som er nytt for lagmannsretten.

Patentets løsning var ikke nærliggende. Fagpersonen tar utgangspunkt i velprøvd teknikk, og ville ut fra artikkelen av Casaburi forvente en stabil formulering uten problemer. Tiotropium var ikke kjent som et fuktsensitivt virkestoff, noe som underbygges av at det var formulert i en vandig løsning. Rapporten fra FDA sier ikke annet enn at tiotropium er potensielt hydrolyserbart, og av den grunn må beskyttes mot fukt.

Fuktighetsinnholdet i gelatin ville ikke bli oppfattet som et problem, og eventuelle utfordringer med vannoverføring kunne uansett løses ved bruk av kapsler og pulver i likevekt med omgivelsene. Undersøkelser ville vist at bruk av gelatin ville gi tilfredsstillende resultater, og fagmannen ville ikke forvente fordeler ved å bytte kapselmateriale. Fagpersonen ville ikke ha motivasjon til å bruke HPMC-kapsler, selv om han skulle ha kjent til at slike kapsler var mulig å benytte. Det er intet i artikkelen av Casaburi som peker i retning av artikkelen av Ogura. Artikkelen av Ogura ville uansett ikke motivert fagpersonen til å vurdere HPMC-kapsler nærmere. Eventuelle forsøk ville dessuten ikke gitt motivasjon til å gå videre med HPMC-kapsler. Fagpersonen ville heller ikke vært motivert til å redusere fuktighetsnivået i kapslene, og ikke noe i teknikkens stand pekte i retning av dette. Reproduserbar fremstilling forutsetter kontrollerte betingelser. Eventuelle kjemiske eller fysiske stabilitetsproblemer ville ikke vært forsøkt løst gjennom å redusere fuktighetsinnholdet i kapslene, men på annen måte. Dette kan være ved valg av bærer, optimalisering av pulverblandingen, valg av innpakning mv.

For det tilfelle at lagmannsretten anser alternative kapselmaterialer med forskjellige fuktighetsinnhold som kjente eller nærliggende alternativer for en tiotropium inhalasjonsformulering, anføres subsidiært at valget av HMPC med redusert fuktighetsinnhold lik eller mindre enn 5% ikke er tilfeldig. Valget medførte en ukjent og overraskende teknisk effekt sammenlignet med gelatinkapsler og HPMC-kapsler uten redusert fuktighetsinnhold.

Boehringer anfører atter subsidiært at oppfinnelsen i krav 7 og 8 ikke er nærliggende, ettersom en ytterligere reduksjon i fuktighetsnivået øker avstanden til normale produksjonsbetingelser og medfører ytterligere fordeler. Endringene er statistisk signifikante og det er ikke tale om et tilfeldig valg av parametere. At effekten inntrer gradvis, gjør ikke at grenseverdiene er tilfeldig satt. Grenseverdiene er satt for å definere oppfinnelsen og dermed for å skille den fra teknikkens stand.

Artikkelen av Ogura er ikke et realistisk utgangspunkt for oppfinnelsen. Boehringer har for lagmannsretten derfor ikke funnet det hensiktsmessig å fremme særskilte anførsler basert på at Ogura er nærmeste mothold.

Boehringer har ikke fremmet anførsler vedrørende de uselvstendige kravene fra 9 til 13.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG frifinnes.

2. Teva Norway AS dømmes til å erstatte Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KGs sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, Teva Norway AS, har i korthet anført

Tingrettens dom er riktig. Det har ikke under ankeforhandlingen kommet frem noe som gir grunnlag for et annet resultat. Resultatet er for øvrig i samsvar med avgjørelser fra andre europeiske jurisdiksjoner som har kjent stridspatentet ugyldig.

Domstolene har fullt prøvelsesrett og kan således prøve alle sider av Patentstyrets vedtak. Det er ikke grunnlag for Boheringers anførsel om at domstolene bør være tilbakeholden i overprøvingen av Patentstyrets skjønnsmessige vurdering av oppfinnelseshøyde. Høyesteretts avgjørelser om slik tilbakeholdenhet omhandler avslagssaker og ikke ugyldighetssaker mellom private parter. Tilsvarende begrensninger i domstolenes prøvelsesintensitet er ukjent i de fleste andre rettssystemer. At Patentstyret har akseptert Boehringers søknad om administrativ begrensning, kan uansett ikke tillegges selvstendig vekt. I praksis avslår Patentstyret aldri søknader om administrativ begrensning.

Domstolene prøver kun uselvstendige krav som det er knyttet anførsler til. Boehringer har ikke fremsatt anførsler til de uselvstendige kravene. Dersom de selvstendige kravene er ugyldige, faller også de uselvstendige kravene 9-13.

Tevas hovedanførsel er at krav 6 med tilhørende uselvstendige krav i NO '857 er ugyldige fordi vilkårene for meddelelse av patent ikke var til stede på grunn av manglende oppfinnelseshøyde. Det begrensede krav 6 omhandler tiotropium, formulert med bruk av laktose i HPMC-kapsler med et fuktighetsinnhold lik eller mindre enn 5%. Kombinasjonen av disse trekkene representer ikke en patentbar oppfinnelse på prioritetstidspunktet i juni 2001. De tekniske løsninger krav 6 og tilhørende uselvstendige krav gir anvisning på, var nærliggende for en fagperson kjent med teknikkens stand på prioritetstidspunktet.

Fagpersonen ville ved bedømmelsen av stridspatentet i dette tilfelle være et team, sammensatt av en person med kompetanse og erfaring innenfor formulering av inhalasjonslegemidler (en kjemiker), i tillegg til en kliniker med kompetanse og erfaring innenfor respiratoriske lidelser. Teamet ville ha hatt tilgang på annen supplerende kompetanse ved behov. Boehringer har i rettssaker i andre jurisdiksjoner akseptert at en kliniker er med i fagteamet. Casaburi, som Boehringer anfører som nærmeste mothold, er ikke tenkelig uten at en kliniker er med som fagperson. Casaburi er en klinisk undersøkelse som primært retter seg mot klinikerne.

Fagets alminnelige kunnskap på prioritetstidspunket var at gelatinkapsler ble benyttet både til orale formuleringer og inhalasjonsformuleringer. Det var alminnelig kjent at gelatinkapsler hadde ulemper ved at de kunne bli skjøre ved lavt fuktighetsinnhold, og at elektrostatiske spenninger kunne oppstå ved for lavt fuktnivå.

Kapsler av HPMC tilhørte fagets alminnelige kunnskap på prioritetsdagen. I tillegg til artikkelen av Ogura, som var ansatt hos en av verdens ledende produsenter av kapsler, underbygges kunnskapen av en rekke patentsøknader inngitt i tiden rundt prioritetsdagen. Patentsøknader inngitt etter prioritetsdagen kan være relevante dersom de belyser hva fagpersoner i flere land arbeidet med rundt samme tid som Boehringer innleverte sin patentsøknad. HPMC-kapsler var også tema på internasjonale konferanser i tiden rundt prioritetsdagen.

Det var likeledes kjent viten at fuktighetsnivået for HPMC-kapsler er i området mellom 3% og 6%, avhengig av omgivelsesbetingelsene. Dette fremgår av produktblad utarbeidet av produsenter av slike kapsler. En luftfuktighet under produksjon på mellom 30% og 60% er innenfor det normale. Så lenge man arbeider med kapslene innenfor normale betingelser, foreligger det ikke noen oppfinnerisk tørking.

Tiotropium er en esterforbindelse. Esterforbindelser er generelt fuktsensitive, noe som var kjent viten på prioritetsdagen. Undersøkelser av fuktsensitiviteten ville dermed være nærliggende for fagmannen, og inngår uansett som et nødvendig ledd i enhver formulering av legemidler. Tiotropium var på prioritetsdagen kjent som et lovende virkestoff med langtidsvirkning ved behandlingen av KOLS.

Tingretten har korrekt lagt «problem- og løsningsmetoden» til grunn som tilnærmelsesmetode ved vurderingen av oppfinnelseshøyde. Metoden skal sikre en objektiv og realistisk vurdering av patenthøyden uten etterpåklokskap, og partene er enige om at denne legges til grunn av lagmannsretten.

Tingretten har valgt artikkelen av Ogura som nærmeste mothold, noe Teva er enig i. Nærmeste teknikks stilling er det enkeltmothold som utgjør det mest lovende utgangspunktet for oppfinnelsen. Likheten i det tekniske problemet er et hovedkriterium. I dette tilfelle er det Ogura som er det nærmeste mothold fordi Ogura har flest relevante og flest tekniske egenskaper som tilsvarer det problem oppfinnelsen skal løse.

Artikkelen av Ogura lærer fagmannen at HPMC-kapsler kan brukes til inhalasjonsformuleringer og at kapslene inneholder mellom 2 og 5% vann. Anvendelse av tiotropium som inhalasjonslegemiddel, samt bruken av laktose som hjelpestoff, er to trekk i stridspatentet som fagmannen ikke kan utlede fra artikkelen av Ogura. Det tekniske problemet med utgangspunkt i Ogura er derfor å identifisere et virkestoff som kan benyttes som inhalasjonsmedikament i en HPMC-kapsel.

Selv om lagmannsretten legger artikkelen av Casaburi til grunn som nærmeste mothold, får ikke det betydning for resultatet. Konsekvensen blir likevel ugyldighet for krav 6 og tilhørende uselvstendige krav. Casaburi mangler angivelse av kapselmateriale og fuktighetsinnhold i kapslene. Det tekniske problemet blir å finne frem til et alternativt kapselmateriale for en triotropiumbromid formulert i en tørrpulverinhalator og med laktose som hjelpestoff. Utgangspunktet må tas i patentets formulering av problemet, og dette gjelder egenskapene ved kapselmaterialet. Boehringers formulering av problemet er en tilveiebringelse av en forbedret tiotropiumformulering. En slik problemformulering kan ikke legges til grunn, fordi påstander om effekter ikke kan hensyntas når de ikke er underbygget i søknaden.

Fagpersonen ville funnet frem til artikkelen av Ogura selv om Casaburi ble valgt som nærmeste mothold, fordi førstnevnte artikkel sammenligner HPMC-kapsler med kapsler laget av gelatin. Den inneholder også relevant informasjon om bruk til inhalasjonslegemidler, og fordelen med at kapselen kan ha lavt fuktighetsinnhold. Selv om artikkelen ikke har en fullstendig informasjon om samtlige egenskaper ved HPMC-kapselen, er ikke det en avgjørende innvending. En slik oversikt over egenskapene er heller ikke nevnt i stridspatentet. Fagpersonen ville funnet HPMC-kapsler så interessante at han ville ha gått i gang med å undersøke anvendelsen av disse ved formuleringen av legemiddelet.

Dersom Ogura ble valgt som nærmeste mothold, ville det ikke ha oppfinnelseshøyde å velge ett virkestoff til bruk i HPMC-kapsler blant flere nærliggende alternativer. Tiotropium var ett av flere kjente og egnede virkestoff som var nærliggende å bruke i slike kapsler. Fagpersonen ville på prioritetsdagen identifisert tiotropium som ett av de mest lovende virkestoffene for behandling av KOLS og alvorlig astma. Ved å utføre standard preformuleringsforsøk ville fagpersonen kommet frem til de begrensede kravene i stridspatentet. Effekten av fuktighet ville blitt undersøkt som ledd i formuleringen, og fagpersonen ville konkludert med at tiotropium som de fleste esterforbindelser er fuktsensitivt.

Boehringers etterfølgende eksperimenter er ikke relevante for lagmannsrettens vurdering og gir ikke noe bidrag av betydning for avgjørelsen av oppfinnelseshøyde. Studiene er både ufullstendige og mangelfullt utført. Eksperimentene leder direkte til løsningen i patentkravene. Heller ikke «Study 6», som er ny for lagmannsretten, tilfører saken noe av betydning. Siden HPMC-kapsler i det minste har et fuktighetsinnhold på mellom 4 og 6%, vil uansett krav 6 og 7 i de begrensede patentkravene være nærliggende.

Dersom det tas utgangspunkt i artikkelen av Casaburi, ville fagpersonen være klar over ulempene ved kapsler laget av gelatin. Siden tiotropium er en ester og fuktsensitivt, er dette et tungtveiende argument for at fagpersonen ville sett etter alternative kapselmaterialer som har et lavere fuktighetsnivå. Fagpersonen ville da funnet artikkelen av Ogura og dermed i praksis blitt ledet direkte til oppfinnelsen.

Boehringer har tatt inn vilkårlige trekk i krav 7 og 8, som også av den grunn må kjennes ugyldige. Grensene på 4 og 2% er vilkårlig valgt av Boehringer. I stridspatentet er oppgavebeskrivelsene satt til å tilveiebringe en tilstrekkelig stabil tiotropiumformulering, og det er ikke holdepunkter for at kapsler med 6% fuktighet ikke gir tilstrekkelig stabilitet. Det er ingen særlig effekt som tilsier at 4 eller 2% tilfører noe ut over å være mulige fuktighetsnivåer, og grensen kunne like gjerne vært satt på andre nivåer. Boehringer har her inntatt vilkårlige trekk i kravene, noe som i seg selv må medføre ugyldighet. Opplistingen er av alle praktisk tenkelige kapselmaterialer, alle tenkelige fuktighetsnivåer, alternative bærere og partikkelfordelinger, og er klart vilkårlige.

Trekkene tilveiebringer heller ikke en uventet eller særlig effekt sammenlignet med kapsler laget av samme materiale, og bidrar ikke til oppfinnelseshøyde.

Endringen av de uselvstendige kravene har ikke nødvendig støtte i beskrivelsen, og representerer derfor ulovlige generaliseringer, jf. patentloven § 13. Mens beskrivelsen angir et fuktighetsnivå før fylling, fastsetter de endrede patentkravene fuktighetsnivå som kan være både før og etter fylling. En slik generalisering er i strid med patentloven § 13.

Teva gjør subsidiært gjeldende at Boehringer ikke har sannsynliggjort teknisk effekt, noe som rettslig sett har nær sammenheng med kravet til oppfinnelseshøyde. Kravet om sannsynliggjøring av teknisk effekt er satt for å unngå patentsøknader som forsøker å spekulere i fremtidig kunnskap og/eller legger beslag på bestemte tekniske løsninger, noe som er tilfelle her. Boehringer forsøkte i opprinnelig patentsøknad å dekke alle tenkelige kapselsmaterialer innenfor de normale nivåer for fuktinnhold uten at beskrivelsen redegjør for hvilke konkrete utførelser som er foretrukne. Det frembringes intet reelt teknisk bidrag og patentet identifiserer ikke alternativer som faktisk fungerer. Patentet spekulerer i at vagt definerte effekter kan oppnås, men underbygger ikke dette for en eneste av de mange utførelsesformer som er beskrevet. Dersom Boehringers argumentasjon knyttet til oppfinnelseshøyde skulle være riktig, medfører det samtidig at fagpersonen ikke ville ansett løsningene beskrevet i patentet som troverdige.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.

2. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG dømmes til å erstatte Teva Norway AS' sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten ser slik på saken

Lagmannsrettens resultat - sammenfatning

Lagmannsretten er kommet til at anken ikke fører frem. I likhet med tingretten mener lagmannsretten at krav 6 i patent NO '857 og de tilknyttede kravene 7 og 8 mangler oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1 jf. § 2 første ledd. Lagmannsretten har videre kommet til at de uselvstendige kravene fra 9 til 13 må kjennes ugyldig fordi heller ikke de oppfyller kravene til oppfinnelseshøyde i patentloven § 2 første ledd. Dette er også i samsvar med tingrettens resultat. Saken står i vesentlig samme stilling som for tingretten, og lagmannsretten kan i hovedsak slutte seg til tingrettens begrunnelse for domsresultatet.

Rettslige utgangspunkter for domstolsprøving av patentvedtak

Patentloven § 52 første ledd fastsetter at et patent kan kjennes helt eller delvis ugyldig ved dom dersom det er meddelt til tross for at vilkårene i § 1 og § 2 ikke er oppfylt. Etter § 2 første ledd kan patent bare meddeles «oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette». I vårt tilfelle er det dette kravet om «oppfinnelseshøyde» som er sakens hovedspørsmål.

Etter loven har oppfinneren krav på å bli tilkjent patent av Patentstyret når vilkårene for patent foreligger. Det dreier seg derfor om et lovbundet skjønn, der domstolene kan prøve alle sider av vedtaket. Godkjennelsen av et patentkrav vil imidlertid bero på et faglig skjønn fra Patentstyrets side, som tilsier at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen, jf. Rt-1975-603 (Swingball), som er fulgt opp i senere i rettspraksis. I Swingball, uttaler førstvoterende følgende på side 606:

Så vel etter gjeldende lov som etter loven av 1910 har domstolene full prøvelsesrett i saker som gjelder gyldighet av meddelt patent. Det er således helt på det rene at i disse såkalte ugyldighetssaker kan domstolene også prøve den skjønnsmessige vurdering som § 2 forutsetter, om patentsøknadens gjenstand «vesentlig skiller seg fra hva som var kjent før». Denne ordning måtte lovgiveren være klar over da det ble åpnet adgang til å få patentavslag prøvet ved domstolene, og lovens forarbeider inneholder ingen positive holdepunkter for at omfanget av prøvelsesretten var ment å skulle være en annen enn i ugyldighetssakene.

Når nå domstolene har fått kompetanse til også å prøve patentavslag, synes det reelt sett å være liten grunn til at prøvelsesretten skal være en annen enn i ugyldighetssakene. Vel er det så, som anført av statens prosessfullmektig, at det er forskjell på de to typer saker, men det er også en betydelig grad av likhet. I begge tilfelle bygger Patentstyrets avgjørelse på et skjønn over om kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt. Og i begge slags saker vil skjønnstemaet for domstolene være det samme, men inntrykket av overprøvelse kan bli mindre fremtredende i ugyldighetssakene ved at det der gjerne legges frem nye mothold. Jeg finner det lite naturlig å forstå loven slik at prøvelsesadgangen skal være forskjellig i så vidt likeartede saker.

Jeg nevner for øvrig at den skjønnsmessige vurdering som patentmyndighetene utøver i henhold til lovens § 2 må karakteriseres som et subsumpsjonsskjønn. Loven hjemler i den enkelte sak intet spillerom for hensiktsmessighetsbetraktninger: Er kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde oppfylt, har søkeren «rett til» patent, jfr. § l. Som allerede sagt, finner jeg at dette skjønn kan prøves av domstolene. Jeg understreker imidlertid at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.

Teva har for lagmannsretten anført at det ikke er grunnlag for noen tilbakeholdenhet i overprøvingen av Patentstyrets avgjørelser i saker mellom private parter om gyldigheten av et patent. Det er vist til at Swingball-dommen og avgjørelsen i Rt-2008-1555 (Biomar) begge gjaldt overprøving av Patentstyrets avslag av patentsøknad, og til at det i andre jurisdiksjoner i Europa er ukjent med tilsvarende begrensninger i domstolenes prøvelsesintensitet.

Slik saken her ligger an, trenger ikke lagmannsretten å ta uttrykkelig stilling til dette siden spørsmålet ikke kommer på spissen. Lagmannsretten legger derfor til grunn at Patentstyrets vurdering av oppfinnelseshøyde skal tillegges vekt i retning av at pantet er gyldig, men at domstolen likevel skal foreta en konkret, selvstendig vurdering av ugyldighetsinnsigelsene basert på bevisførselen i saken, herunder forklaringene fra sakkyndige vitner.

Lagmannsretten peker videre på at en sak om gyldigheten av et patent er indispositiv i retning av å kjenne patentet ugyldig, men dispositiv i retning av å anerkjenne patentet som gyldig, se Skoghøy, Tvisteløsning, 2. utg. (2014), side 574. Domstolene vil derfor ikke være bundet av partenes anførsler og påstander dersom det er tale om å kjenne patentet ugyldig, men ha et selvstendig ansvar for klarlegging av faktum. Etter lagmannsrettens syn kommer heller ikke dette på spissen i saken her, se likevel lagmannsrettens behandling av de uselvstendige kravene 9 til 13 senere i dommen.

Boehringer har et formuleringspatent tilsvarende eller lignende stridspatentet i flere andre europeiske land. Som nevnt tidligere i dommen, har de rettslige tvistene så langt resultert i at patentet er kjent ugyldig, med unntak for rettssaken i Irland. Den norske patentloven antas å være fullt ut i samsvar med reglene i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC). Etter artikkel 3 nr. 4 i protokoll 28 til EØS-avtalen har Norge plikt til å følge de materielle bestemmelsene i EPC. Norge tiltrådte EPC i januar 2008. Patentlovens bestemmelser må derfor tolkes i lys av tilsvarende bestemmelser i EPC, noe som blant er lagt til grunn i avgjørelsen i Rt-2009-1055 (Donepezil) avsnitt 26. EPCs bestemmelser tolkes og anvendes av Det europeiske patentverkets organer (EPO).

Avgjørelser fra EPO og praksis fra nasjonale domstoler i andre jurisdiksjoner, bør derfor tillegges vekt ved tolkningen av EPC, og dermed også av tilsvarende bestemmelser i patentloven. Norske domstoler må likevel gjøre en selvstendig vurdering av saken slik den er opplyst for retten. Hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, har generelt betydning for hvilken vekt denne skal tillegges, jf. Rt-2008-1555 (Biomar) avsnitt 51. Målet om en ensartet tolkning i hele konvensjonsområdet tilsier at man også bør se hen til relevante avgjørelser fra nasjonale domstoler i andre konvensjonsstater.

Etter lagmannsrettens mening gjelder saken her primært en konkret vurdering av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, og hvor praksis fra EPO og andre jurisdiksjoner i første rekke kan belyse praktiseringen av prinsippet internasjonalt. Lagmannsretten har likevel funnet støtte til argumentasjonen fra rettssaker i andre jurisdiksjoner om patentet hvor Boehringer har vært én av partene. Dette gjelder særlig avgjørelsene 7. september 2016 avsagt av Haag distriktsdomstol (C/09/489185/Ha ZA 15-625) og High Court of Justice, Chancery Division, Patents Courts dom avsagt 21. oktober 2015 (Justice Morgan) i Case No: HP-2014-000002.

Oppfinnelseshøyde - rettslige utgangspunkter

Partene er enige om at det er patentet i begrenset form som er gjenstand for domstolsprøving. Det er videre uomstridt at stridspatentet oppfyller patentlovens nyhetskrav, og at beskrivelsen er slik at den kan utøves av en fagperson uten urimelig byrde, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Lagmannsretten legger partenes enighet til grunn for så vidt gjelder dette.

Uenigheten gjelder primært om patentet skiller seg vesentlig fra det som var alminnelig kjent i faget på innvilgelsesdagen (prioritetsdagen), det vil si 1. juni 2001. Vilkåret om at patentets løsning må være ny og skille seg vesentlig fra teknikkens stand på prioritetsdagen, omtales som kravet til oppfinnelseshøyde.

Kravet til oppfinnelseshøyde kan utledes av patentloven § 2 første ledd og annet ledd første punktum, som fastsetter:

Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Som kjent anses alt som er blitt alment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte

I Biomar-dommen er kravet til oppfinnelseshøyde forklart slik:

(31) Det siste kravet etter § 2 første ledd er at oppfinnelsen må «skille seg vesentlig» fra teknikkens stand. Dette er angivelsen av oppfinnelseshøyde og står sentralt i vår sak.

(32) Hva som nærmere ligger i kravet om å skille seg vesentlig fra teknikkens stand, kan være vanskelig å konkretisere. I den felles nordiske patentutredningen fra 1964 som lå til grunn for stort sett likelydende patentlover i de nordiske land, sies om dette på side 127:

«Om den fornødne opfindelseshøjde i de enkelte tilfælde foreligger, må til en vis grad bero på patentmyndighedens og domstolenes skøn. Man har overvejet, om det vil være muligt at angive objektive kriterier til bedømmelse af spørgsmålet. Mange forsøg har været gjort på at opstille sådanne objektive kriterier, men komitéerne har ikke fundet, at det vil være muligt at angive sådanne kriterier i lovtekst.»

(33) I NOU 1976:49 heter det i merknadene til § 2 på side 102:

«Kravet på oppfinnelseshøyde innebærer at oppfinnelsen ikke bare må være ny, men også må medføre en slik utvikling av teknikken at den ikke kan anses å være nærliggende i forhold til det som allerede er kjent.»

(34) Denne uttrykksmåten er meget parallell med den som finnes i den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 56 første punktum:

«En oppfinnelse anses å ha oppfinnelseshøyde når den for en fagmann ikke fremstår som nærliggende i forhold til teknikkens stand.»

Lagmannsretten legger dette til grunn som rettslig utgangspunkt, og går over til den konkrete vurderingen av oppfinnelseshøyden for patent NO '857 B3.

Lagmannsrettens vurdering av oppfinnelseshøyden for patent NO '857 B3

Innledning

Basispatentets virkestoff, tiotropium, brukes som bromidsalt til behandling av KOLS. Dette er en felles diagnose på enkelte sykdommer som medfører at luftveien innsnevres, slik at pasienten blir kortpustet. Virkestoffet brukes bl.a. ved behandling av astma, som er omfattet av diagnosegruppen KOLS. Tiotropiumbromid er en svært aktiv, langtidsvirkende antimuskarin bronkodilator. Bronkodilatorer motvirker at luftveien innsnevres ved at muskulaturen som fører til innsnevringen, slapper av og ikke trekker seg sammen.

Tiotropiumbromid ble utviklet som en oppfølger til det strukturelt beslektede virkestoffet ipratropiumbromid, som også ble utviklet av Boehringer, og som har vært markedsført siden 1970-tallet under varemerket Atrovent. Ipratropiumbromid var på prioritetsdagen kjent som en svært aktiv, korttidsvirkende bronkodilator, og var i likhet med tiotropiumbromid indisert for behandling av KOLS. Også ipratropiumbromid var formulert som et tørt pulver i en inhalasjonskapsel, og administrert til pasienten med en inhalator. Forskjellen mellom ipratropium og tiotropium er i hovedsak at tiotropium er en langtidsvirkende bronkodilator, mens ipratropium er en mer kortidsvirkende bronkodilator.

Legemidler som inntas gjennom luftveiene, kan brukes i flere ulike typer inhalatorer. Såkalte nebulisatorer gjør flytende legemidler om til dråper, som så inhaleres av pasienten ved å bruke en maske eller et munnstykke. Andre apparater er tørrpulver multidoseinhalatorer, som har en samlet mengde legemiddel oppbevart i en beholder i apparatet. Sistnevnte måler og porsjonerer dosen, som deretter inntas av pasienten.

Legemidler formulert som tørt pulver kan dispenseres i dosert mengde (unitdose) i såkalte blisterpakninger. Disse pakningene oppbevarer tørrpulverformuleringen i små, lufttette hulrom, hvor ett hulrom tilsvarer en dose. Tørrpulverinhalatorer benyttes til slike tørrpulverformuleringer. I noen typer tørrpulverinhalatorer settes hele blisterpakninger inneholdende flere doser i inhalatoren. Etter hvert som pasienten bruker inhalatoren, punkterer den nye hulrom i blisterpakningen og dosen inntas av pasienten.

For andre legemidler til bruk i tørrpulverinhalatorer, er formuleringen omsluttet av en kapsel inne i hulrommene i blisterpakken. Kapslene, hvor en kapsel tilsvarer en dose, tas så enkeltvis ut av pakken kort tid før bruk, og plasseres i inhalatoren. Sistnevnte punkterer kapselen ved hjelp av en nål, hvorpå pasienten inhalerer pulveret. Stridspatentet knytter seg til denne typen kapsel og inntak av legemiddelet ved bruk av en type tørrpulverinhalator, for eksempel inntas Boehringers legemiddel Spiriva ved bruk av HandiHaler®.

Ved utvikling og formulering av legemidler som skal inntas gjennom en tørrpulverinhalator, er det viktig å reprodusere en gitt dose, slik at riktig mengde virkestoff, typisk i mikrogram mengder, kommer frem til de nedre delene av lungene. For å få dette til, er det nødvendig å bruke hjelpestoffer som bærere for virkestoffet. Laktose er det mest brukte hjelpestoffet også for tørrpulverinhalatorer. Hjelpestoffets funksjon er at aktive og finfordelte virkestoffpartikler klebrer seg til større hjelpestoffpartikler, hovedsakelig på grunn av elektrostatiske krefter, og at virkestoffpartikler så frigjøres i tilknytning til at pasienten puster inn. Etter innpusting løsriver virkestoffpartiklene seg fra hjelpestoffpartiklene og når ned i de dypere delene av lungene, mens hjelpestoffpartiklene blir værende igjen i halsen eller i de øvre luftveiene.

Under formuleringsarbeidet vil undersøkelse av fysisk og kjemisk stabilitet av virkestoffet være sentralt. Fysisk stabilitet knytter seg blant annet til at inhalatoren hver gang skal kunne levere riktig mengde av virkestoff til de aktuelle delene av lungene. Fysisk stabilitet avhenger både av egenskapene til virkestoffpartiklene og hjelpestoffpartiklene. Kjemisk stabilitet knytter seg primært til legemidlets evne til å nedbrytes for eksempel i nærvær av andre molekyler, slik som vann eller hjelpestoff, og til å generere nye kjemiske forbindelser som kan ha uønskede egenskaper. Avhengig av type og omfang, vil kjemisk nedbrytning av et gitt virkestoff kunne resultere i en redusert medisinsk effekt og kan i verste fall generere uønskede toksikologiske effekter.

Det følger av kjent teknikk på prioritetsdagen at vann og fuktighet kan få betydning for et produkts fysiske og kjemiske stabilitet, og at disse forholdene således må hensyntas under formuleringsarbeidet. Tiotropium er en ester, og det har lenge vært kjent at estere generelt er fuktsensitive forbindelser. En ester er en organisk forbindelse, dannet ved en reaksjon mellom en alkohol og en organisk syre (karboksylsyre). Esteren dannes ved en kondensasjonsreaksjon der alkoholen gir fra seg et H-atom fra OH-gruppen, og syren gir fra seg OH-gruppen fra COOH-gruppen.

Kjent teknikk på prioritetsdagen tilsa også at faren for uønskede elektrostatiske interaksjoner måtte tas i betraktning ved formulering, særlig siden slike interaksjoner kan få som konsekvens at legemiddelpartiklene klebrer seg til kapselveggen, og på den måten øke faren for at pasienten ikke får levert en reproduserbar og riktig dose. Fuktighet har også en effekt på interaksjonene mellom hjelpestoffpartiklene og de aktive virkestoffpartiklene. Mengden vann på overflaten av en partikkel påvirker således de elektrostatiske interaksjonene, og graden av disse. Dersom virkestoffpartiklene ikke løsrives fra hjelpestoffpartiklene på riktig sted i lungene og til riktig tidspunkt, kan dette gi betydelig utslag på legemiddelets medisinske effekt.

På prioritetsdagen ble kun kapsler av gelatin benyttet til inhalasjonsprodukter. Det var kjent teknikk at gelatinkapsler vanligvis hadde et fuktighetsinnhold på mellom 13% og 16%. For å unngå reaksjoner mellom vann i kapselmaterialet eller på overflaten av kapselen, og tørrpulverformuleringen som inneholder virkestoff og hjelpestoffer inne i kapselen, fulgte det av kjent teknikk at dette kunne gjøres ved å etterstrebe samme fuktighetsinnhold i tørrpulverformuleringen som i kapselen, slik at det ikke blir noen vannoverføring mellom kapselen og tørrpulverformuleringen i kapselen.

Lagmannsretten legger videre til grunn at det var kjent viten at gelatinkapsler blir sprø dersom vanninnholdet faller under 10%, og at det av den grunn kunne være fordeler å benytte andre materialer enn gelatin til kapsler. Blant annet på grunn av nevnte ulemper ved gelatinkapsler, førte utviklingen på 1990-tallet til kapsler laget av cellulosederivater, herunder HPMC.

Nærmere om stridpatentet

Kjernen i den omstridte delen av patentet er - kort fortalt - at kapselen inneholdende tiotropiumbromid er laget av HPMC, og at kapselen samtidig har et nærmere angitt fuktighetsnivå, som er lik eller lavere enn 5% i krav 6, lavere enn 4% i krav 7 og lavere enn 2% i krav 8. Dette skal gi bedre fysisk og kjemisk stabilitet slik at riktig dose av virkestoffet kommer ned i lungene på en sikrere måte enn tidligere kjent teknikk for formulering. Hovedspørsmålet er om nevnte tiotropium-formuleringer i HPMC-kapsler på prioritetsdagen vesentlig skiller seg fra kjent viten og således tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde.

Stridspatentet tvisten knytter seg til, gjelder krav 6 til 13. I det opprinnelige patentvedtaket 1. juni 2001, omfattet krav 6 blant annet flere typer kapselmaterialer enn HPMC. Etter Patentstyrets administrative endring 15. desember 2015 lyder de omstridte kravene i patentet:

6. Inhalasjonskapsler som inneholder tiotropium i blanding med et fysiologisk akseptabelt hjelpestoff som inhalasjonspulver,
   karakterisert ved at kapselmaterialet er cellulosederivatet hydroksypropylmetylcellulose, og har et redusert fuktighetsinnhold, TEWS- eller halogentørkerfuktighet på ≤ 5%, og ved at det fysiologiske akseptable hjelpestoffet er laktose.
7. Inhalasjonskapsler ifølge krav 6,
   karakterisert ved at kapselmaterialet har en TEWS- eller halogentørker-fuktighet på mindre enn 4%.
8. Inhalasjonskapsler ifølge krav 6,
   karakterisert ved at kapselmaterialet har en TEWS- eller halogentørker-fuktighet på mindre enn 2%.
9. Inhalasjonskapsler ifølge et av kravene 6 til 8, karakterisert ved at inhalasjonspulveret inneholder 0,0001-2% tiotropium.
10. Inhalasjonskapsel i følge krav 9,
    karakterisert ved at hjelpestoffet består av en blanding av grovere hjelpestoff med en midlere partikkelstørrelse på 15-80µm og finere hjelpestoff med en midlere partikkelstørrelse på 1-9µm, hvorunder andelen av fint hjelpestoff i den totale hjelpestoffmengde utgjør 1-20%.
11. Inhalasjonskapsler ifølge krav 10,
    karakterisert ved at tiotropium foreligger i form av sitt klorid, bromid, ionid, metansulfonat, para-toluensulfonat eller metylsulfonat.
12. Inhalasjonskapsler ifølge et av kravene 1-11, for anvendelse som et medikament.
13. Inhalasjonskapsler ifølge et av kravene 1-12, for anvendelse i behandling av astma eller COPD.

I Patentstyrets avgjørelse om administrativ begrensning ble som nevnt krav 1 og 6 endret. Boehringer hadde begjært krav 6 endret til et selvstendig krav hvor kapselmaterialet er spesifisert til HPMC. For krav 6 uttalte Patentstyret:

Med utgangspunkt i D4, som Patentstyret mener representerer nærmeste kjente teknikk, kan det objektive tekniske problem defineres som; Hvordan tilveiebringe en tiotropium inhalasjonskapsel med forbedret stabilitet og tømming? Foreliggende oppfinnelse løser problemet ved å formulere et kapselmateriale som anvender cellulosederivatet HPMC der kapselen har en TEWS-eller halogentørkerfuktighet på ≤ 5%.

Fra D5 er det kjent at HPMC, til forskjell fra gelatin, ikke inneholder kjemiske reaktive grupper. På denne måten reduseres sannsynligheten for potensielle reaksjoner mellom et legemiddel og kapselskallet. D5 nevner at inhalasjonssystemer med gelatinkapsler kan gi problemer knyttet til adhesjon av pulveret til gelatinskallet p.g.a. statisk elektrisitet, og at man ved å anvende HPMC kapsler kan unngå dette problemet. D5 fokuserer på kapsler til oral bruk og rapporterer ingen forsøk med HPMC som kapselmaterialet for inhalasjonslegemidler. D5 har ingen referanse til anvendelsen av tiotropium eller andre inhalasjonslegemidler og er stille vedrørende øvrige problemstillinger som er knyttet til en formulering for inhalasjon. Når det gjelder den kjemiske stabiliteten av virkestoffet er det ingenting i D5 som leder fagmannen til å vurdere fuktighetsinnholdet i vanlige gelatinkapsler som noe problem for tiotropium. Vi mener at en fagmann, som står overfor det objektive tekniske problem, ikke ville kommet frem til løsningen i krav 6 uten oppfinnerisk innsats, når han starter fra D4 og kjenner til læren i D5.

Patentstyret mener oppfinnelse ifølge patentkravene i henhold til begrensningen tilfredsstiller kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde i patl. § 2 første ledd.

D4 er artikkelen av Casaburi, mens D5 er artikkelen av Ogura. Lagmannsretten kommer nærmere tilbake til disse nedenfor under drøftingen av nærmeste mothold og teknikkens stand på prioritetsdagen.

Lagmannsretten går over til den konkrete vurderingen av om stridspatentet oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde i patentloven § 2 første ledd.

Utgangspunktet for vurderingen er om oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent fra før. Dette beror på et objektivt faglig skjønn. For å unngå bruk av etterpåklokskap, skjer vurderingen ved å anvende den så kalte «problem- og løsningsmetoden», jf. tingrettens dom side 15. Metoden gir anvisning på en tankemodell i tre ledd:

1. å fastslå den nærmeste teknikks stilling på prioritetsdagen;
2. fastslå det tekniske problemet som må løses og
3. vurdere om oppfinnelsen ved å starte i nærmeste teknikks stilling, ville ha vært nærliggende for fagpersonen.

Tilnærmingen er i samsvar med EPOs retningslinjer for patentsaker, jf. Guidelines for Examination of the European Patent Office, Chapter VII, 5. I Norge er tilnærmingen nedfelt i Patentstyrets patentretningslinjer for saksbehandlere, del C, kapittel IV, punkt 5.5.

Fagpersonen er et hjelpebegrep for å finne frem til hvilket kunnskaps- og kvalifikasjonsnivå teknikkens stand og oppfinnelseshøyden skal vurderes ut fra. I Biomar-dommen har førstvoterende lagt til grunn følgende om fagpersonen (fagmannen), avsnitt 35-36:

Den fagmann det her refereres til er nærmere omtalt i den nordiske patentutredningen fra 1964 side 127:

«En opfindelse må således adskille sig væsentlig fra, hvad der må betragtes som nærliggende for en fagmand indenfor det pågældende område. Man sigter herved til, hvad der kan anses for en gennemsnitsfagmand i betydningen af en fagmand, som ikke er i besiddelse af særlige inventive evner, men som på den anden side er fuldt ud kendt med teknikkens standpunkt på det pågældende tidspunkt - ansøgningstidspunktet - og har evne til at udnytte alt det kendte materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruktioner.»

(36) Patentstyrets retningslinjer, et regelverk som i stor grad er harmonisert med det europeiske regelverket for saksbehandlingen, beskriver «fagmannen» slik i kapittel 4 avsnitt 5.6:

«5.6 «Fagmannen»

'Fagmannen' skal antas å være en gjennomsnittspraktiker som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato. Vedkommende skal også antas å ha hatt adgang til hele teknikkens stand, særlig dokumentene nevnt i granskningsrapporten, og ha hatt til rådighet de vanlige midler og ha hatt evner til å utføre rutinearbeid og eksperimentering. Hvis problemet tilskynder fagmannen på området til å søke dets løsning innenfor et annet teknisk område, er det fagmannen på sistnevnte område som er kvalifisert til å løse problemet.»

Partene er enige om at en formuleringsekspert vil være fagperson, men uenige om «fagpersonen» vil bestå av et team hvor også en kliniker vil inngå. Lagmannsretten er enig i tingrettens begrunnelse for at fagpersonen i vår sak består av et team med følgende kompetanse, jf. tingrettens dom side 19-20:

Teamet ville i det minste være sammensatt av en person med kompetanse og erfaring innenfor formulering av inhalasjonslegemidler, samt en kliniker med kompetanse og erfaring innenfor respiratoriske lidelser. Etter rettens syn ville teamet neppe inkludere en person med særskilte kunnskaper innenfor regulatoriske forhold.

Boehringer har argumentert for at en kliniker ikke er en del av fagteamet. Lagmannsretten er som nevnt ikke enig i det. Som fremhevet av Teva, er anførselen dessuten lite forenlig med Boehringers standpunkt om at Casaburi er nærmeste mothold. Casaburi er en klinisk test, primært rettet mot klinikere som målgruppe. Etter lagmannsrettens syn vil en kliniker med kompetanse og erfaring innen respiratoriske lidelser i det minste være involvert i valg av virkestoff, dosisstørrelse samt brukervennlighet.

Lagmannsretten legger således i fortsettelsen til grunn at fagpersonen i saken vil være et team med den kunnskap innen farmasi, kjemi, farmakologi m.m. som er nødvendig for å formulere et legemiddel av denne art, og at fagpersonen har:

1. fullstendig tilgang til teknikkens stand uavhengig av dennes faktiske distribusjon, utgivelsesspråk og dialekter;
2. evne til å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes, samtidig som han også evner å utføre nærliggende nye konstruksjoner,
3. men ikke særlige inventive evner.

Det må videre legges til grunn at fagpersonen ikke har annen kunnskap om tiotropioum og kapselmaterialer enn det som var allment tilgjengelig på prioritetsdagen.

Nærmeste mothold

Partene er uenige om Ogura eller Casaburi utgjør nærmeste mothold.

Det nærmeste mothold er ifølge etablert praksis fra EPO den kombinasjon av tekniske trekk, beskrevet i én enkelt referanse, som gir grunnlag for det mest lovende utgangspunkt for en nærliggende utvikling, som fører til oppfinnelsen beskrevet i patentet. I praksis vil det nærmeste mothold som regel være den referanse som omhandler samme anvendelse og som krever et minimum av strukturelle og funksjonelle modifikasjoner for å komme til oppfinnelsen. Hvis det er flere muligheter for valg av nærmest kjente teknikk, er det nok at et mothold fører frem til oppfinnelsen.

Boehringer argumenterer for at lagmannsretten bør ta utgangspunkt i Casaburi som nærmeste mothold. Casaburi er en klinisk undersøkelse som sammenligner effekt og sikkerhet ved testing av tiotropium vs. placebo på 400 KOLS-pasienter.

I konklusjonen fra undersøkelsen heter det:

Conclusions: These data demonstrate that tiotropium is a safe and effective once-daily anticholinergic bronchodilator and should prove useful as first-line maintenance therapy in COPD.

Artikkelen beskriver et klinisk forsøk med tiotropium for én-gang-daglig administrasjon for behandling av KOLS. Casaburi beskriver at pasienter i studiet fikk administrert tiotropium via en kapsel og en laktosebasert tørrpulverinhalator, en HandiHaler®. Casaburi nevner ikke eksplisitt hvilket kapselmateriale som ble brukt, men ettersom gelatinkapsler var de eneste tilgengelige og godkjente kapser på tidspunkt for publiseringen av artikkelen, er det etter lagmannsrettens syn implisitt beskrevet for fagpersonen at gelatin var kapselmaterialet brukt i Casaburi.

Teva har på sin side argumentert for at Ogura utgjør nærmeste mothold, noe tingretten også la til grunn. Artikkelen beskriver HPMC-kapsler som et alternativ til gelatinkapsler.

Av artikkelen fremgår bl.a.:

Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) capsules are made of plant-derived materials and do not contain components of animal origin, eliminating problems with religious or vegetarian dietary restrictions. Unlike gelatin, HPMC does not have chemically reactive groups, dramatically decreasing the potential for reactions between the drug and the capsule shell. HPMC capsules have a naturally low moisture content, maintain mechanical integrity under extremely low-moisture conditions and are, therefore, ideally suited for use with formulations containing water-unstable drugs.

---

Some drugs react with gelatin, which may prolong dissolution or result in discolouration of the capsule shell during storage. Other drugs become hydrolysed by the moisture contained in the gelatin capsule shell. HPMC is not only chemically inert, but has a lower moisture content (2-5%), permitting maintenance of a low humidity environment within the HPMC capsule shell.

---

Although HPMC capsules have a naturally low moisture content, the HPMC film does contain some adsorbed water that is readily released. For drugs that are extremely moisture sensitive, it may still be desirable to add water absorbent excipients to the formulation and desiccants to the container to enhance stability. Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) capsules, as described in this article, are particularly well suited to these situations because they resist becoming brittle under low humidity conditions.

---

Capsules have also been used as unitdose containers to administer finely divided powders with specially designed inhalation devices. In the past, such delivery systems have encountered problems, including adherence of the powder to the gelatin capsule because if the static electricity and capsule breakage because of the brittleness thath results from storage under very low humidity. The HPMS capsule avoids these problems and would be appropriate for use in these situations.

I konklusjon fremheves egenskapene og fordelene ved HPMC-kapsler:

Conclusion

HPMC does not have chemically reactive groups such as those in gelatin, dramatically decreasing the potential for interaction between filled drug and capsule shell.

HPMC has naturally low moisture content, maintains mechanical integrity under extremely low-moisture conditions, such as that created by addition of water adsorbent excipients, and is therefore ideally suited for use with formulations containg waterunstable drugs.

Dissolution profiles of HPMC and gelatin capsules are comparable over a wide range of pH values. Human studies show that oral bioavailability of cephalexin in HPMC capsules is identical to that delivered in standard gelatin capsules.

Ogura beskriver således HPMC-kapsler som et alternativ til gelatinkapsler. HPMC-kapsler fremstilles av et plantemateriale og inneholder derfor ikke komponenter av animalsk opprinnelse, noe som løser mulige problemer i forhold til pasienter som har restriksjoner enten grunnet religion eller vegetar diett. Ogura beskriver videre at kapsler laget av gelatin har visse ulemper. Gelatinkapsler generelt har et vanninnhold på 13-15%, noe som gjør de mindre anvendelige til kjemiske stoffer som er lett hydrolyserbare. Det er videre beskrevet at kapsler av gelatin har en tendens til å bli sprø med derav følgende risiko for brudd på kapsler under transport og lagring, mens slik skjørhet ikke ble observert med HPMC-kapsler selv ved et fuktighetsnivå ned til 2%.

Figur 2b i Ogura viser at bruddtoleransen for kapsler av begge typer materiale er avhengig av vanninnholdet i kapselmaterialet. Figuren viser at HPMC-kapsler tilsynelatende ikke er følsomme for fuktighet, mens gelatinkapsler blir meget følsomme for brudd når fuktigheten faller til under 10%.

I tabell 1 i Ogura beskrives at HPMC-kapsler har et fuktinnhold på mellom 2- 5%. Artikkelen viser videre til at kapsler har vært brukt til inhalasjonsapparater og at det var kjent at disse kunne ha problemer. Dette gjaldt blant annet adherering av aktivt stoff til gelatinkapsler på grunn av statisk elektrisitet, og brudd på kapsler grunnet sprøhet som resultat av oppbevaring under betingelser med lav fuktighet. Ogura beskriver at disse problemer unngås med HPMC-kapsler som er anvendelige i disse situasjoner.

Begge ovennevnte publikasjoner, Ogura og Casaburi, var tilgengelige før prioritetsdagen. Etter lagmannsrettens mening er det ikke tvilsomt at de to publikasjonene hver for seg oppfyller kravet om å være en del av den kjente teknikk. På prioritetsdagen var de tilgjengelige for fagpersonen, og kan således være gyldige mothold som et utgangspunkt for vurderingen av oppfinnelseshøyde.

Boehringers anførsel om at Ogura er publisert i lavt rangert tidsskrift, at artikkelen ikke var fagfellevurdert og at ingen de sakkyndige vitnene husket å ha lest artikkelen, har etter lagmannsrettens mening mindre betydning så lenge publikasjonen var tilgjengelig for fagpersonen. Dessuten bygger artikkelen på alminnelig tilgjengelig kunnskap da den ble skrevet. Lagmannsretten peker på at tidsskriftet Ogura er publisert i, Pharmaceutical Technology Europe, synes å ha hatt en bred distribusjon også på prioritetsdagen.

Lagmannsretten mener det ikke er av betydning for resultatet hvilket mothold man tar utgangspunkt i, men tar utgangspunkt i Casaburi, selv om konklusjonen altså ville blitt den samme med utgangspunkt i Ogura. Etter lagmannsrettens syn ville fagpersonen som var satt til å løse det definerte objektive tekniske problem - å lete etter et alternativ til gelatinkapsler - nesten umiddelbart ha kommet over artikkelen til Ogura. Dette ikke minst fordi tittelen på artikkelen er: «HPMC Capsules - An Alternative to Gelatin».

Ved vurderingen av hva som er nærmeste mothold må det ses hen til det objektive tekniske problem fagpersonen er satt til å løse. Ved en analyse av den tekniske effekt av de trekk som skiller NO '857 krav 6-8 fra den nærmest kjente teknikk, kan det objektive tekniske problem etter lagmannsrettens vurdering formuleres slik det er beskrevet i sammendraget for NO '857B:

Oppfinnelsen vedrører inhalasjonskapsler (inhaletter) av spesifikke kapselmaterialer med redusert fuktighetsinnhold som inneholder virkestoffet tiotropium i form av pulverformige preparater og er karakterisert ved en øket stabilitet.

Casaburi omhandler kliniske forsøk med tiotropium og er således rettet imot samme anvendelse, en kapsel inneholdende tiotropium iblandet hjelpestoffet laktose til en inhalasjonsformulering for behandling av KOLS.

Fagpersonen er i dette tilfellet en person med kompetanse og erfaring innenfor formulering av legemidler, blant annet legemidler til inhalasjonsbruk, med bistand fra en kliniker med erfaring innenfor astma og KOLS. Fagmannen vil ikke være så spesialisert at han kun vil kjenne til inhalasjonskapsler og ikke til den generelle anvendelse av kapselmaterialer til for eksempel oralt bruk.

Fagpersonen kjenner fagets alminnelige kunnskap, og vil også kjenne til Casaburi fordi artikkelen er innenfor samme tekniske felt som NO '857 og beskriver bruk av samme aktive stoff (tiotropium) med laktose som bærerstoff i en inhalasjonskapsel av gelatin. Selv om Casaburi ikke har formuleringer i inhalasjonskapsler som sitt primære fokus, vil fagmannen lese og være opptatt av spesielt den del av Casaburi som relaterer seg til formuleringen av tiotropium.

NO '857 krav 6 skiller seg i tekniske trekk således fra den nærmeste kjente teknikk i Casaburi ved at kapselmaterialet er HPMC i stedet for gelatin, samt at dette kapselmaterialet har et redusert fuktighetsinnhold, TEWS- eller halogentørketfuktighet på ≤ 5%.

Fagpersonen som står overfor de tekniske problemer nevnt ovenfor, ville gjøre seg kjent med Ogura fordi denne publikasjon er innenfor samme eller lignende tekniske felt som også relaterer seg til kapsler til inhalasjon. Han ville finne denne publikasjon særlig interessant fordi Ogura, som tittelen direkte gir anvisingen på, relaterer seg til alternativer til gelatin som kapselmateriale. Etter lagmannsrettens syn er det ingen vesentlig innvending at Ogura primært diskuterer kapsler til oral bruk. Det er klart at Ogura også omhandler inhalasjonskapsler som relevante for bruk av HPMC. Det er videre intet i Ogura som for fagmannen peker vekk fra å bruke HPMC som kapselmateriale ved inhalasjon.

Tiotropium er som nevnt ovenfor en ester. Estere var allerede lenge før prioritetsdagen kjent for å være fuktsensitivt. Det ville være nærliggende for fagpersonen å anta at også tiotropium potensielt kunne være fuktsensitivt, og derfor se etter løsninger for å redusere fuktinnholdet i kapselmaterialet. En fagperson innen formulering ville også undersøke stabiliteten av virkestoffet som en del av prosessen med å utvikle et nytt legemiddel.

Ogura anviser nettopp en løsning på det objektive problem formulert ovenfor, ved å foreslå HPMC som kapselmateriale for å oppnå en inhalasjonskapsel med lavt fuktinnhold i intervallet 2% til 5%. Fagpersonen ville se fordelen ved å bruke HPMC som kapselmateriale og ville uten praktiske eller tekniske utfordringer være i stand til å formulere et pulver av tiotropium med laktose som bærerstoff i en kapsel av HPMC.

Lagmannsretten har ovenfor redegjort for at NO '857 krav 6 skiller seg ytterligere fra nærmest kjente teknikk ved at kapselmaterialet «har et redusert fuktinnhold, TEWS- eller halogentørkefuktighet på ≤ 5%». Ogura beskriver ikke hvilken målemetode som er benyttet når fuktinnholdet i HPMC-kapselen blir angitt til 2-5%. Det er imidlertid ikke noe i stridspatentet som antyder at HPMC-kapselmaterialet skal behandles for å oppnå et bestemt fuktighetsinnhold. Den reduserte fuktigheten i HPMC-kapsler synes derfor å være en iboende egenskap i HPMC-materialet. Lagmannsretten finner derfor at det er sannsynlig at intervallet 2-5% som er beskrevet i Ogura, ligger innenfor et fuktighetsinnhold, TEWS-eller halogentørkefuktighet på ≤ 5%, som krevd i stridspatentet krav 6, og lagmannsretten har ikke sett bevis på at det motsatte er tilfelle.

Lagmannsrettens konklusjon er derfor at NO '857 krav 6 er nærliggende i lys av kjent teknikk og savner oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1 jf. § 1 jf. § 2 første ledd.

Stridspatentet beskriver at forskjellen mellom patentkrav 6,7 og 8 er selve fuktighetsnivået i kapslene. Fuktighetsnivået i kapslene i krav 6 skal være ≤ 5%, i krav 7 er det satt til < 4%, mens krav 8 setter det til < 2%.

Lagmannsretten kan i det vesentlige slutte seg til tingrettens vurdering også på dette punkt. Det er ikke noe i patentet selv som underbygger at noe ville oppnås med å bruke HPMC-kapsler med et fuktighetsnivå på mindre enn 2%, sammenlignet med å bruke kapsler med fuktighetsnivå mellom i underkant av 4% og 6%, som lagmannsretten har konkludert med at er normalt fuktighetsnivå. Fastsettelsen av nivåene er også etter lagmannsretten vurdering uansett satt vilkårlig, slik at de også av denne grunn må kjennes ugyldig.

Tingretten uttalte om dette, dommen side 26-28:

I patentbeskrivelsen er det en nærmere beskrivelse av hvordan man skal gå frem for å sørge for at fuktighetsnivåene oppnås og måles. Partene er blant annet uenige om fuktighetsnivåene i patentkravene er innenfor det HPMC-kapsler normalt har, og Teva gjør gjeldende at det ikke er tale om en oppfinnerisk nyhet med oppfinnelseshøyde når Boehringer tar i bruk kapsler med fuktighetsnivåer kapslene vanligvis vil inneha. Videre har partene ulikt syn på hva som er vanlige nivåer for luftfuktighet og temperatur ved formuleringsarbeide og under produksjon, og når de går over til å være kontrollerte.

Slik retten ser det, er det som utgangspunkt ikke nødvendig å gå inn på hva som er normale, og hva som er kontrollerte betingelser. Etter rettens oppfatning er det nærliggende at fagpersonen ville foretatt undersøkelser av HPMC-kapslene, for å finne ut av hvilket fuktighetsnivå disse har fra produsent, og for å stabilisere dem med sikte på videre eksperimenter med tiotropium. På bakgrunn av gjennomgangen av tiotropium ovenfor og fuktsensitiviteten, er det nærliggende at dette så ville ledet fagpersonen til eksperimenter med kapsler med ulikt fuktighetsnivå, og til å konkludere med at kapsler med lavt fuktighetsnivå er å foretrekke. Krav 6 til 8 i stridspatentet oppfyller da ikke vilkåret om oppfinnelseshøyde i patentloven § 2.

Etter dette er det ikke nødvendig å gå inn på de øvrige spørsmålene saken reiser vedrørende krav 6 til 8. På bakgrunn av partenes argumentasjon, finner likevel retten grunn til å gå inn på hvordan det ville stille seg om man skulle bygge på at det ikke var nærliggende for fagpersonen å eksperimentere med kapsler med ulikt fuktighetsnivå, og til å konkludere med at kapsler med lavt fuktighetsnivå er å foretrekke.

Under nevnte forutsetning, kan det etter rettens syn uansett ikke anses å ha oppfinnelseshøyde å benytte HPMC-kapsler med et fuktighetsnivå slike vanligvis leveres med.

Når det gjelder hvilket fuktighetsnivå HPMC-kapsler vanligvis har, viser retten først til at Ogura har en tabell hvor det fremgår at kapslene har et fuktighetsinnhold på 2-5%. I en artikkel av Shunji Nagata fra august 2001, er vanninnholdet målt til mellom 4 og 6% når kapslene er oppbevart i mellom 20 og 25 grader celsius og mellom 40 og 60% luftfuktighet.

I Drug Master File inngitt fra produsenten Shionogi Qualicaps, Inc. er det vedlagt dokumentasjon som viser at fuktigheten var mellom i underkant av 4% og opp til i underkant av 7% ved lagring i ulike tidsperioder opp til 42 måneder. Oppbevaringen av 6 batcher i inntil 24 måneder fant sted i 60% luftfuktighet og en temperatur på 25 grader celsius, resultatene her var mellom 4,4 og 6,8%.

I boken «Hard Capsules, Development and Technology» fra 1987, heter det at kapsler har sin optimale funksjon når de håndteres i en atmosfære med en luftfuktighet på mellom 30 og 50%.

J.C. Birchall med flere opplyser i en artikkel fra 2008 at fuktigheten i HPMC-kapslene var «som mottatt», og var 4%. Og i en artikkel av Irene Chiwele med flere fra juli 2000, er det beskrevet at kapsler ble oppbevart «under ambient room conditions» med mellom 18 og 20 grader celsius og 35-40% luftfuktighet. Også den umiddelbare vitneførselen underbygget at ned til rundt 30% luftfuktighet ikke kan anses som kontrollerte betingelser.

Boehringer har vist til en del øvrig dokumentasjon, og så vidt forstås gjort gjeldende at HPMC-kapsler ved normale omgivelser har et fuktighetsinnhold på mellom 5 og 7%.

Etter rettens vurdering underbygger nevnte dokumentasjon at det må legges til grunn at normalt fuktighetsnivå for HPMC-kapsler i alle fall går ned til i underkant av 4%. Det kan ikke anses å ha oppfinnelseshøyde å fylle tiotropium i HPMC-kapsler som har fuktighetsnivå slike vanligvis leveres med. Dette vil da ramme både krav 6 og 7 i stridspatentet. Boehringer har påpekt at selv om det legges til grunn at HPMC-kapsler har et fuktighetsnivå på mellom 3 og 6%, vil det medføre at noen kapsler vil falle utenfor både krav 6 og 7, siden disse stiller krav om fuktighetsnivået satt til henholdsvis lavere eller likt 5%, og lavere enn 4%. Etter rettens syn er ikke dette avgjørende, så lenge en del av kapslene ville falle innenfor stridspatentet uten å ha blitt utsatt for noen form for tørking etter levering, kan det ikke anses som å ha noen oppfinnelseshøyde å forsikre seg om at kapslene har et nærmere angitt fuktighetsnivå.

Når det så gjelder krav 8, er det mer uklart om HPMC-kapsler vil ha så lavt fuktighetsnivå som mindre enn 2% fra produsent. Teva har anført at krav 7 og 8 uansett må kjennes ugyldige som følge av at de er vilkårlige.

I Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Seventh Edition 2013, redegjøres det for praksis vedrørende valg mellom flere nærliggende løsninger. Fra side 222-223 gjengis følgende:

«A merely arbitrary choice from a host of possible solutions cannot be considered inventive (T 939/92, OJ 1996, 309; T 739/08). In T 400/98 the board stated that applying one of the possible solutions which were available to the skilled person requires no particular skills and hence does not involve an inventive step (T 107/02)

..

In T 190/03 of 29 March 2006 the board stated that in connection with the obviousness of a solution chosen from various possibilities, it is sufficient that the one chosen is obvious and not necessarily relevant that there are several other possible solutions. The board referred to T 939/92 (OJ 1996, 309) where it was stated that (albeit in the field of chemistry) an arbitrary selection of a solution from a number of possibilities in the absence of a hint to do so is not inventive if not justified by a hitherto unknown technical effect that distinguishes the claimed solution from the other solutions. In the case before it, the board could not see any unknown or surprising effects, but only immediately predictable ones».

Etter rettens syn er det ikke noe i patentet selv som underbygger at noe ville oppnås med å bruke HPMC-kapsler med et fuktighetsnivå på mindre enn 2% sammenlignet med å bruke kapsler med fuktighetsnivå mellom i underkant av 4% og 6%, som retten har konkludert med at er normalt fuktighetsnivå. Boehringer har heller ikke tilbudt bevis som kan underbygge hva som oppnås ved å redusere fuktigheten til under 2%, eller hvorfor grensen er satt akkurat der, og ikke for eksempel ved 3% eller 1%. Når dette er situasjonen, må konklusjonen bli at grensen er satt vilkårlig. Og dersom patentet bare viser at lavere fuktighetsnivå i kapslene var å foretrekke, var dette en konklusjon som på grunn av tiotropiums fuktsensitivitet var nærliggende å trekke, og av den grunn savner oppfinnelseshøyde, jf. også rettens bemerkninger ovenfor.

Konklusjonen blir derfor at krav 6 til 8 må kjennes ugyldige.

Boehringer har til ankeforhandlingen fremlagt ytterligere en test, Study 6 «Chemical degradation» av HPMC-kapsler ved fire forskjellige fuktighetsnivåer fra like eller mindre enn 5% - til mindre enn 2%. Den kjemiske stabiliteten er deretter undersøkt henholdsvis 4 og 12 uker etter at kapslene med nevnte fuktighetsinnhold ble oppbevart ved 40°C.

Testen gir etter lagmannsrettens vurdering ikke noe nytt av betydning for saken.

De forsøksbetingelser som er angitt for Study 6, har i tillegg flere metodiske svakheter, jf. bl.a. Guidelines, ICH Topic Q 1 A Stability Testing of new Drug Substances and Products, august 2003, som de sakkyndige vitnene Göb og Sasieni viste til i sine forklaringer.

Lagmannsretten bemerker at den observerte mengde nedbrytningsprodukt etter 10 ukers oppbevaring ved 40°C både ved 2% og 4% er forventet og ytterst beskjeden (0,13% og 0,29%).

Lagmannsrettens vurdering av Study 6 er således at eksperimentet og den supplerende statistiske undersøkelsen av data ikke gir resultater som kan få betydning for gyldigheten av kravene 6-8. Konklusjonen er dermed at stridpatentets krav 6 til 8 er ugyldige.

Lagmannsretten tar til sist stilling til gyldigheten av de uselvstendige kravene fra 9 til 13. Boehringer har heller ikke for ankeinstansen gjort gjeldende særskilte anførsler vedrørende disse uselvstendige kravene. Ankende part har vist til at domstolene plikter å ta stilling til gyldigheten av de uselvstendige kravene av eget tiltak, siden spørsmålet om patentets gyldighet ikke er undergitt partenes frie rådighet. Etter lagmannsrettens vurdering er det nærliggende å forstås Boehringers manglende anførsler slik at ankende part er enig i at kravene fra 9 til 13 ikke har selvstendig oppfinnelseshøyde.

Lagmannsretten er enig i tingrettens begrunnelse for at de uselvstendige kravene fra 9 til 13 må kjennes ugyldig, jf. tingrettens dom side 29-30. Det har ikke under ankeforhandlingen fremkommet noe som gir grunnlag for en annen konklusjon.

Lagmannsretten trenger ikke ta stilling til Tevas anførsel om at endringen av de uselvstendige kravene ikke har nødvendig støtte i beskrivelsen, og heller ikke om stridspatentet har sannsynliggjort teknisk effekt.

Sakskostnader

Teva har vunnet saken, og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og annet ledd tilkjennes full erstatning for sine sakskostnader også for lagmannsretten. Lagmannsretten finner ikke at noen av unntakene i § 20-2 tredje ledd kommer til anvendelse.

Teva har inngitt en sakskostnadsoppgave for lagmannsretten på 4 656 153 kroner, hvorav 3 192 700 kroner er salær og det øvrige er utgifter, i hovedsak til sakkyndige vitner. Boehringer har fremmet innsigelser mot kravet. Utgiftene til sakkyndige vitner anføres blant annet å være så høyt at det overstiger partenes «nødvendige kostnader ved saken», jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.

Ankesaken gikk over åtte rettsdager. Boehringer har selv krevd seg tilkjent 3 568 023 kroner i sakskostnader for lagmannsretten, hvorav 886 138 kroner er utgifter, i det vesentlige til sakkyndige vitner. Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at Tevas kostnader har vært nødvendige, og at det har vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Lagmannsretten har sett hen til sakens omfang, kompleksitet og til at saken har stor kommersiell betydning for partene. Sakskostnader tilkjennes derfor Teva i samsvar med innlevert oppgave.

Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å endre tingrettens sakskostnadsavgjørelse eller det tilkjente beløp. Det vises til tingrettens begrunnelse for sakskostnadsavgjørelsen.

Partene er ansvarlige overfor retten for utgiftene til de fagkyndige meddommerne med en halvdel hver, jf. rettsgebyrloven § 2. Utgiftene blir fastsatt i egen beslutning. Lagmannsretten finner at Tevas andel av disse kostnadene skal dekkes av Boehringer i tillegg til idømte sakskostnader.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens omfang, juleferien og at det ikke har vært mulig å samle retten til avsluttende domskonferanse tidligere.

Domsslutning

1. Anken forkastes.

2. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG dømmes til å betale sakskostnader for lagmannsretten til Teva Norway AS med 4 656 153 - firemillionersekshundreogfemtisekstusenetthundreogfemtitre - kroner. Oppfyllelsesfristen er 2 uker etter forkynnelsen av dommen.

3. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG dømmes i tillegg å betale til Teva Norway AS den andel av utgiftene til de fagkyndige meddommerne for lagmannsretten som Teva Norway AS blir pålagt å betale. Utgiftene fastsettes i egen beslutning. Oppfyllelsesfristen er 2 uker etter forkynnelsen av beslutningen.