LB-2019-121929

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	2020-06-17
Publisert:	LB-2019-121929
Stikkord:	Varemerkerett, Ordmerke, Reell bruk
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om gyldigheten av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter om sletting av Fjällrävens varemerke "G 1000". Spørsmålet var om varemerket "G 1000" hadde vært i reell bruk de siste frem årene, jf. Varemerkeloven (2010) § 37. Oslo tingrett la til grunn at ordmerket "G 1000" hadde vært i reell bruk, men at det avgjørende måtte være om ordmerket var brukt til å angi kommersiell opprinnelse, noe retten kom til at ikke var tilfelle. Retten opprettholdt dermed Patentstyret og KFIRs vedtak om sletting av ordmerket for manglende reell bruk. Lagmannsretten kom til at kravet til «reell bruk» ikke var oppfylt og la tung vekt på det i interesseavveiningen. Samtidig uttalte retten at det ikke var snakk om såkalt defensiv registrering og at den faktiske bruken var uomstridt, noe som talte mot sletting av varemerket. Videre at det var utvilsomt at Fjällräven hadde en kommersiell interesse i å beholde registreringen. Avgjørende for lagmannsretten ble at varemerket ikke var brukt for å garantere sluttproduktets opprinnelse. Etter dette konkluderte lagmannsretten at klagenemndas vedtak var gyldig og forkastet Fjällrävens anke.
Saksgang:	Patentstyret sak nr. OP2017/00280 - Klagenemnda for industrielle rettigheter KFIR-2018-31 - Oslo tingrett TOSLO-2019-27603 - Borgarting lagmannsrett LB-2019-121929 (sak nr. 19-121929ASD-BORG/01)
Parter:	Fjällräven AB (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (advokat Stein-Erik Jahr Dahl)
Forfatter:	Lagdommer Mats Wilhelm Ruland, Lagdommer Halvor Aas, Ekstraordinær lagdommer Bjørn E Engstrøm
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (2010) §37, Tvisteloven (2005) §20-2, §20-5

Saken gjelder spørsmålet om gyldigheten av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter der Fjällrävens varemerke G 1000 ble slettet for «klær, fottøy og hodeplagg» i vareklasse 25. Problemstillingen er om varemerket G 1000 har vært i reell bruk for denne vareklassen de siste frem årene, jf. varemerkeloven § 37.

Tingretten har redegjort slik for sakens bakgrunn:

Fjällräven AB («Fjällräven») fikk 6. juli 2000 registrert ordmerket G 1000 for følgende varer:

Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper.

Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg.

Det italienske selskapet G. & G. S.r.l., krevde i 2017 sletting av varemerket på grunn av manglende bruk, fordi det var egnet til å forveksles med ordmerket G10, som det italienske selskapet hadde søkt registrert.

Patentstyret kom i vedtak av 18. desember 2018 til at G 1000 skulle slettes for «senge- og bordtepper» i klasse 24 og alle varer i klasse 25, på grunn av at bruksvilkåret i varemerkeloven § 37 ikke var oppfylt. Registreringen ble opprettholdt for «Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser».

Fjällräven brakte vedtaket inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som 17. desember 2018 opprettholdt Patentstyrets vedtak. Klagesaken gjaldt bare slettingen av ordmerket G 1000 for varer i klasse 25 – klær, fottøy og hodeplagg. Slettingen for senge- og bordtepper ble akseptert.

Fjällräven reiste 18. februar 2019 søksmål for Oslo tingrett, med krav om at KFIRs vedtak kjennes ugyldig. Staten leverte 18. mars 2019 tilsvar, og krevde frifinnelse. Hovedforhandling ble holdt 10. mai 2019. Saken ble gjennomført på én rettsdag, etter hovedinnleggsmodellen. Retten hørte ingen forklaringer. Det ble foretatt dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken, og det ble fremvist jakker, bukser og hodeplagg fra Fjällräven påført varemerket G 1000.

Oslo tingrett avsa 07.06.2019 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.

2. Fjällräven AB dømmes til å betale 79 750 – syttinitusensjuhundreogfemti – kroner i sakskostnader til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen 2 – to – uker fra dommen er forkynt.

Side:2

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.

Fjällräven AB har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 29. mai 2020. Ankeforhandlingen ble gjennomført som fjernmøte. Fjällräven og staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter var representert ved sine prosessfullmektiger. Elisabeth Ohm fra Klagenemnda for industrielle rettigheter fulgte ankeforhandlingen, jf. tvisteloven § 24-6 andre ledd. Prosessfullmektigene holdt ett hovedinnlegg hver.

Den ankende part, Fjällräven AB, har i hovedtrekk anført:

Tingrettens rettsanvendelse er feil og bygger på en uriktig forståelse av varemerkeloven § 37. Det er uomtvistet at varemerket G 1000 har vært og er i bruk for de aktuelle varene og tjenestene. G 1000 er påført ulike typer klær, sko, støvler og hodeplagg. Tingretten har lagt til grunn at bruken av varemerket ikke er rent symbolsk for å bevare rettighetene til merket og at bruken er for å skape og bevare en markedsandel for de varene i klasse 25 merket er registrert for. Det er også enighet om at bruken overstiger de kvantitative kravene som stilles til «reell bruk». At flere selskaper i samme konsern er gitt anledning til å benytte varemerket innebærer ikke at varemerket taper sin opprinnelsesgarantifunksjon. I dette kriteriet ligger at forbrukeren oppfatter kjennetegnet som noens kjennetegn uten at forbrukeren behøver å kjenne til de bakenforliggende eierforhold.

Fjällräven har reelle merkantile interesser i å opprettholde registreringen for de registrerte varene i klasse 25. G 1000 skiller Fjällrävens klær, hodeplagg og sko fra andre leverandørers tilsvarende varer. Bruken oppfyller derfor opprinnelsesgarantifunksjonen og setter forbrukeren som kjøper varer påført G 1000 i stand til å gjenta kjøpet fra samme leverandør dersom kjøpet var positivt, og tilsvarende unngå den om den var negativ. At merket er brukt i forbindelse med skotøy av Fjällrävens søsterselskap, Hanwag, hindrer ikke at denne bruken eller den øvrige bruken utgjør «reell bruk» av merket etter varemerkeloven. At varemerket også er benyttet for tekstiler hindrer ikke at varemerket også benyttes for klær, fottøy og hodeplagg.

Fjällrävens bruk av varemerket G 1000 for «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25 oppfyller kravet til «reell bruk» i varemerkeloven § 37 ved at merket er fysisk påført de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav b).

Det er nedlagt slik påstand:

Side:3

1. Klagenemnda for Industrielle Rettigheters avgjørelse i sak 18/0031 kjennes ugyldig.

2. Fjällräven AB tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Ankemotparten, staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, har i hovedtrekk anført:

Tingrettens avgjørelse er riktig, og vedtaket lider ikke av feil som kan medføre ugyldighet.

Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng forut for innlevering av slettelsesbegjæringen, det vil si fra 19. juli 2012 til 19. juli 2017.

For å oppfylle bruksplikten er det nødvendig at merket har vært i «reell bruk» her i riket «for de varer eller tjenester det er registrert for». Reell bruk forutsetter at merket har vært brukt i overenstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, som er å garantere for identiteten til varenes opprinnelse, jf. c-40/01, MINIMAX, avsnitt 43.

Fjällräven har ikke brukt varemerket G 1000 for «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25 på en måte som tilfredsstiller bruksplikten. Selv om varemerket er påført ulike typer klær og fottøy, fremgår det av bruken og markedsføringen at merket brukes som en indikasjon på hvilket stoff varene er tilvirket av (delproduktet), og ikke for å angi opprinnelsen til klærne (sluttproduktet). Varemerkets garantifunksjon er derfor ikke oppfylt for sluttproduktet.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Innledning og rettslig utgangspunkt

Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten og kan i stor utstrekning slutte seg til tingrettens begrunnelse.

Som nevnt innledningsvis gjelder saken gyldigheten av Klagenemnda for industrielle rettigheter sitt vedtak av 17. desember 2018. Klagenemndas vedtak er et lovbundet forvaltningsvedtak som domstolene kan prøve fullt ut, jf. HR-2016-1993-A avsnitt 40.

Side:4

Spørsmålet lagmannsretten må ta stilling til er om varemerket G 1000 oppfyller kravet til «reell bruk» i varemerkeloven § 37.

Varemerkeloven § 37 bestemmer at «En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år sammenhengende». Det følger av bestemmelsens andre ledd at «[s]om bruk av varemerket etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport. Som merkehavers bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren». Dette siste innebærer at bruk som en tredjepart gjør etter samtykke fra rettighetshaveren kan oppfylle bruksplikten, se Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utg. 2011 side 221.

Varemerkeloven § 37 gjennomfører EUs varemerkedirektiv artikkel 12 nr. 1, og rettspraksis fra EU-domstolen på dette feltet er relevant ved tolkning av varemerkeloven, jf. se HR-2016-1993-A (Pangea) avsnitt 43.

I vilkåret «reell bruk» ligger at bruken må være i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon – å garantere for identiteten til varene eller tjenestenes opprinnelse (opprinnelsesgarantifunksjonen), jf. C-40/01 MINIMAX avsnitt 43. Bruken av varemerket må også ha vært i samsvar med dets formål; å skape eller bevare en omsetningsmulighet for de varer eller tjenester som omfattes av registreringen, jf. C-40-01 MINIMAX avsnitt 34. Det samme fremgår av EU domstolens avgjørelser C-689/15 (Gözze) og T-660/11 avsnitt 86 (TEFLON). De kvantitative kravene for å oppfylle vilkåret er lave.

Vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt avgjøres av en helhetlig vurdering. Lassen/Stenvik skriver i Kjennetegnsrett 3. utgave 2011 side 209 flg.:

I bunn og grunn er det her tale om en interesseavveining, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike reelle merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk.

...

Det at de reelle merkantile interesser er avgjørende, innebærer at man ikke kan stille bestemte krav til brukens tidsmessige eller geografiske utstrekning, og heller ikke til omsetningsvolum e.l. Bruksplikten kan til og med være oppfylt selv om den egentlige omsetning av varene har opphørt, f.eks. dersom innehaveren fortsetter å selge reservedeler eller utføre service under bruk av varemerket (jfr. MINIMAX, premissene 40-42).

Side:5

Partene er enige om at klagenemnda har tatt riktig rettslig utgangspunkt. I likhet med tingretten legger lagmannsretten til grunn at merket G 1000 har vært brukt i Norge i den relevante femårsperioden juli 2012 til juli 2017. Det er lagt fram et omfattende materiale som viser at merket ha vært påført jakker, bukser, hodeplagg, sekker og fottøy. Bruken er ikke symbolsk og det er heller ikke tale om defensiv bruk. Dette er heller ikke omtvistet mellom partene. Lagmannsretten mener G 1000 merket har blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de varene – jakker, sko, bukser, luer og sekker – som merket er påført.

Spørsmålet om bruken av G-1000 har vært i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon

Hovedspørsmålet for lagmannsretten er om bruken av G 1000 har vært i overenstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon – å garantere for opprinnelsen. Klagenemnda og tingretten kom til at bruken ikke var i overensstemmelse med opprinnelsesgarantifunksjonen. Klagenemnda har begrunnet dette slik i avgjørelsen:

20Klagenemnda anser at FJÄLLRÄVEN og den stiliserte figuren av en rev angir varenes kommersielle opprinnelse. Dette er imidlertid ikke til hinder for at andre kjennetegn også kan gjøre dette. Det er ikke et krav at bruken av merket må ha blitt gjort alene, jf. T-29/04 CRISTAL CASTELLBLANCH, avsnitt 33 og 34. At klager benytter et primærmerke, i dette tilfellet FJÄLLRÄVEN, sammen med flere sekundærmerker slik som modellnavnet og figuren av en rev, forhindrer ikke at bruksplikten også kan anses oppfylt for det aktuelle merket. Det er ikke uvanlig praksis i den aktuelle bransjen å benytte seg av et primærmerke i forbindelse med opptil flere sekundærmerker. Også slik bruk må kunne sies å oppfylle bruksplikten hvis sekundærmerket kan anses som varemerkebruk for den aktuelle vare.

21De ulike avbildningene som klager har fremlagt, viser at G 1000 er påført ulike typer klær, sko og støvler, samt hodeplagg. Merket er som oftest plassert alene og er tydelig synlig for forbrukeren som møter klærne, spesielt i møte med varene i fysiske utsalgssteder. Måten merket er påført, tilsier at kravet i varemerkeloven §4 tredje ledd om hva som kan anses som bruk er oppfylt. Likevel er det, slik Klagenemnda ser det, ikke bruk som er gjort for å garantere for de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse.

22Klagenemnda er av den oppfatning at bruken av merket og dens egnethet til å garantere for identiteten til varenes opprinnelse må ses i sammenheng med hvordan merket er brukt i markedsføringen av varene. Det fremgår tydelig av markedsføringsmaterialet at G 1000 ikke benyttes i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for opprinnelsen til klær, sko eller hodeplagg (sluttproduktet), men som en indikasjon på hvilket stoff (delproduktet) varene er tilvirket av.

23Det må anses å bygge på en bevisst strategi når klager kaller G 1000 for sitt «hjørnesteinsmateriale». På klagers hjemmeside er de ulike typene av stoffet G 1000 listet under overskriften «materialnavn» sammen med generiske angivelser som «bomull» «dun» og «ull» samt varemerker som «hydratic» og

Side:6

«supreme microloft». Klagenemnda anser videre at forbrukeren er vant til at klær, sko og hodeplagg, særlig til fritids- og sportsbruk, også bærer merker som angir typen eller egenskaper ved stoffet som varene er tilvirket av.

24Klagenemnda er således av den oppfatning at merket ikke er brukt for å angi opprinnelsen til varene i klasse 25, men er brukt for å angi en delkomponent av det ferdige sluttproduktet. Merket informerer forbrukeren om at varene er tilvirket av en bestemt type stoff som innehar visse funksjoner som i seg selv kan være ettertraktede for kunden. Dette innebærer derimot ikke at varemerkets garantifunksjon kan sies å være oppfylt for sluttproduktet.

Lagmannsretten slutter seg til denne vurderingen fra Klagenemnda. Lagmannsretten legger særlig vekt på hvordan G 1000 blir presentert i markedsføringsmateriale fra Fjällräven. G-1000 har blant annet vært omtalt slik på Fjällrävens hjemmeside:

G-1000
Tilpasset et langt liv i naturen
G-1000 er vårt hjørnesteinsmateriale. Vi bruker det i alt fra ryggsekker til jakker og brukser. Ved å bruke Greenland Wax kan G-1000 brukes i mange forskjellige klimaforhold.

I utdrag fra en reklamekatalog fra Fjällräven omtales G-1000 slik:

Through our continuous developement of G-1000, one of the world’s best and most versatile outdoor fabrics, we keep giving outdoor enthusiasts garments that can be adopted to all climates all year round, simply by applying or removing our Greenland Wax.

Videre beskrives det i etikett på plagg fra Fjällräven:

Hardwearing and versatile
G-1000 is Fjällräven’s own hardwearing and versatile fabric. Its tight weave of 65 % polyester and 35 % cotton is waxed with Greenland Wax*. This combination makes G-1000 extremely durable, very well ventilated and also wind and water resistant. G-1000 is also mosquito proof (with the exception of G-1000 Lite and G-1000 Air) and provides an almost 100 % protection against the sun’s ultraviolet rays (UVA and UVB). Perfect for when you want to discover the great outdoors, without limitations.
There are five versions of G-1000 – all of them share the benefits of the original fabric, but each has its own specific properties. The Eco versions and G-1000 Air are made from recycled polyester and organic cotton.
*G-1000 Air comes unwaxed for the best possible airflow.

- G-1000 Original / G-1000 Eco The durable original
- G-1000 Silent / G-1000 Silent Eco Soft and quiet
- G-1000 Light / G-1000 Light Eco Lightweight and cool
- G-1000 Heavy Duty / Heavy Duty Eco An even stronger fabric
- G-1000 Air Light and extra airy

Side:7

Markedsføringsmaterialet fremlagt for lagmannsretten gir et entydig bilde av at G-1000 benyttes for å markedsføre et bestemt tekstil og kvaliteten til tekstilet, med bestemte funksjoner. Sluttproduktene er markedsført under andre navn, som for eksempel ved modellnavn Keb Jacket og Keb Trousers. G 1000 er angitt som materiale, og bevisførselen for lagmannsretten viser at dette er gjennomgående.

I likhet med tingretten mener lagmannsretten at det er ordmerket «Fjällräven» og Fjällräven-logoen (stilisert rev) som angir opprinnelsen til sluttproduktet. Produktene fra Fjällräven som er relevante for denne saken inneholder enten ordmerket og/eller logoen, og dette er gjennomgående. Ordmerket og logoen er plassert lett synlig og logoen er for eksempel fremhevet på en skinnlapp som er påsydd produktet. I markedsføringen er G-1000 flere steder oppgitt som materiale i sluttproduktet. Lagmannsretten mener bevisførselen viser at G-1000 er en «ingrediens» i sluttproduktet. Det er ikke noe i bevisførselen underbygger at G-1000 brukes til annet enn å identifisere tekstilet, og lagmannsretten deler ikke Fjällrävens syn på at det ikke er noe som tilsier at G-1000 er varemerke for stoffet.

Fjällräven har vist at opprinnelsesgarantifunksjonen ikke utelukker at varemerket samtidig har en reklamefunksjon og en funksjon som angivelse av kvalitet. G-1000 angir opprinnelsen for varene, og situasjonen er motsatt av avgjørelsen i C-689/15 (Gözze). Lagmannsretten er enig i opprinnelsesgarantifunksjonen ikke utelukker at varemerket samtidig har en reklamefunksjon og angivelse av kvalitet. Dette fremgår av praksis fra EUdomstolen og synes også å ha vært lagt til grunn av klagenemnda. Lagmannsretten har imidlertid kommet til at kravet til opprinnelsesgarantifunksjon ikke er oppfylt, jf. merknadene over. Så lenge dette vilkåret ikke er oppfylt foreligger det ikke «reel bruk» etter varemerkeloven § 37. Bruk av merket som ivaretar andre funksjoner enn opprinnelse er ikke relevante for vurderingen av kravet til «reell bruk» er oppfylt, se C-689/15 (Gözze) avsnitt 42-51 og særlig avsnitt 56. Selv om denne saken skiller seg fra nevnte avgjørelse, mener lagmannsretten at disse merknadene har overføringsverdi også til vår sak.

Videre har Fjällräven anført at varemerket G-1000 kun brukes innen samme konsern, og at lisensiering tilfredsstiller kravet til «reell bruk». Kravet til opprinnelsesgarantifunksjon er dermed oppfylt. Lagmannsretten er enig i at bruk gjort av selskaper innen sammen konsern kan anses som gjort med varemerkeinnehavers samtykke, og at dette kan tilfredsstille kravet til «reell bruk» etter varemerkeloven § 37. Konkret for denne saken er det lagt fram dokumentasjon som viser at en fjellstøvel og en tursko fra produsenten Hanwag som har merket G-1000. Lagmannsretten legger til grunn at Fjällräven og Hanwag er del av samme konsert, Fenix Outdoor AB, og at det er tale om bruk med varemerkeinnehavers samtykke. Dette forholdet er også bedre opplyst for lagmannsretten enn for tingretten. Lagmannsretten mener imidlertid problemstillingen ikke kommer på spissen da G-1000 uansett må anses som varemerket for stoffet, jf. rettens vurdering ovenfor. At Hanwag bruker merket G-1000 på fottøy endrer ikke dette. Tvert imot underbygger

Side:8

reklamemateriell fra Hanwag at G-1000 er varemerket for stoffet. Tingretten har beskrevet dette i dommen på side 8:

Pressemeldingen med reklame for Hanwag Sirkka Lady High GTX, presenterer materialbruken i overdelen ved å si at man har brukt «Fjellreven’s G-1000 stoff». Dette kommuniserer overfor forbrukeren at stoffet – materialet – kommer fra Fjällräven, som står for fremstillingen av stoffet og kan tillegges ansvaret for kvaliteten. Det kommuniserer imidlertid ikke at støvelen kommer fra Fjällräven, og at Fjällräven står for fremstillingen og kan holdes ansvarlig for kvaliteten på støvelen.

Lagmannsretten understreker at i det fremlagte reklamemateriellet fra Hanwag presenterer G-1000 som et «stoff», noe som også samsvarer med Fjällrävens egen markedsføring, jf. ovenfor. Dette viser forbrukeren hvilket stoff sluttproduktet er tilvirket av, og funksjonen(e) til stoffet, men det viser ikke opprinnelsen til sluttproduktet. Bildet av støvelen fra Hanwag viser at støvelen både er preget med Hanwags logo, samt merket med Gore Tex og G-1000. I dette tilfellet er det Hanwags logo som ivaretar opprinnelsesgarantifunksjonen, mens G-1000 fremstår som en bestanddel av sluttproduktet som viser at produktet har visse funksjoner eller egenskaper. G-1000 utelukkende sammen med andre varemerker, og det er andre varemerker som garanterer for sluttproduktet. I denne situasjonen kan det ikke tillegges avgjørende vekt at Fjällräven og Hanwag er del av samme konsern.

Fjällräven har videre anført at et varemerke kan ekspandere til andre varer. Det er vist til at opprinnelsesgarantifunksjonen kan være oppfylt også når varene er en bestanddel i en annen vare. Til støtte for anførselen er det vist til avgjørelse fra EUIOP Second Board of Appeals av 6. april 2020. Board of Appeals skriver blant annet i premissene:

As detailed above, the evidence does show use of the mark in relation to both fabric and finished goods, such as pants, jackets, sports shoes, caps and gloves, on which the mark «GORE TEX» is depicted. It is true that another mark/brand is sometimes depicted with «GORE TEX»ON THE GOODS. This illustrates a collaboration between the two marks or brands (also called cross-brand collaboration), which can aim to open new and complementary markets or just reinvigorate a certain brand. In any event, it is the opinion of the Cancellation Division that these documents show use of the mark in relation to the finished goods and not the fabric of which the goods are made, as the contested EUTM applied on the goods is clearly visible.

Lagmannsretten mener anførselen ikke kan føre fram. Faktum i vår sak og den nevnte avgjørelsen er til dels ulikt, ved at Gore Tex markedsføres og selges også som et sluttprodukt alene. Dette er ikke tilfelle for G-1000 som utelukkende markedsføres som en bestanddel av et produkt og alltid sammen med et annet varemerke, nemlig Fjällräven eller Hanwag. Lagmannsretten er også i tvil om det i vår sak er tale om såkalt «cross-brand collaboration», der to aktører går sammen for å lage et sluttprodukt. Lagmannsretten mener det er mer naturlig å betegne det som «ingrediens-branding». I den nevnte avgjørelsen

Side:9

(GORE TEX) var det også gjort markedsundersøkelse, noe som ikke er gjort i vår sak. Faktum i vår sak vurderes å være mer sammenlignbar med EU-domstolens avgjørelse i T-660-11 TEFLON, jf. avsnitt 70 flg. Avgjørelsen fra Board of Appeals er for øvrig en forvaltningsavgjørelse, og har lav rettskildemessig vekt. Det er ikke kjent om avgjørelsen er rettskraftig, og lagmannsretten mener den må tillegges begrenset vekt.

Interesseavveiningen

Lagmannsretten har ovenfor kommet til at kravet til «reell bruk» ikke er oppfylt, og dette må veie tungt i interesseavveiningen. Samtidig er det hensyn som taler mot sletting av varemerket. Som nevnt over er det ikke tale om en såkalt defensiv registrering, og den faktiske bruken er uomstridt. Fjällräven har utvilsomt en kommersiell interesse i å beholde registreringen. Avgjørende for lagmannsretten blir likevel at varemerket ikke er brukt for å garantere sluttproduktets opprinnelse, og dette må tillegges avgjørende vekt.

Lagmannsretten har etter dette kommet til at klagenemndas vedtak er gyldig og anken må derfor forkastes.

Sakskostnader

Staten har vunnet saken og har krav på å få erstattet sine sakskostnader fra Fjällräven, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Avgjørelsen har etter lagmannsrettens mening vært vanskelig, og det finnes ikke sammenlignbar praksis fra Høyesterett. Lagmannsretten kan likevel ikke se at det er tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Fjällräven fra sakskostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Statens prosessfullmektig har krevd dekket sakskostnader med 60 900 kroner, som utelukkende er salær. Det har ikke vært innvendinger til kravet. Lagmannsretten mener kostnadene har vært nødvendige og at det har vært rimelig å pådra dem tatt i betraktning sakens betydning, jf. tvisteloven § 20-5. Kravet tas til følge.

Ut fra resultatet er det ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens sakskostnadsavgjørelse.

Dommen er enstemmig.

Side:10

D O M S S L U T N I N G

1. Anken forkastes.

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Fjällräven AB 60 900 – sekstitusennihundre – kroner til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.