LE-1986-400
| Instans: | Eidsivating lagmannsrett - Dom |
|---|---|
| Dato: | 1987-07-09 |
| Publisert: | LE-1986-00400 |
| Stikkord: | |
| Sammendrag: | |
| Saksgang: | Dom av 9. juli 1987 i ankesak LE-1986-00400, hl. nr. 629/86. |
| Parter: | Ankende part: The Procter & Gamble Company (Prosessfullmektig: Cand. jur. Olav M. Thun, Oslo). Motpart: Staten v/Industridepartementet (Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten v/advokat Harald S. Kobbe, Oslo). |
| Forfatter: | Lagmann Erik Jørgensen, formann. Lagdommer Odd Friberg. Ekstraordinær lagdommer Astri Rynning. Meddommere: Konsulent Torbjørn Benkholt, Oslo. Advokat Chr. Bergwitz-Larsen, Oslo |
| Lovhenvisninger: | Varemerkeloven (1961) §13, §19, Mønsterloven (1970), Patentloven (1967), §1, Tvistemålsloven (1915) §180, §172 |
A/S Oslo Patentkontor, Dr. ing. K.O. Berg, anmeldte 20. juli 1982 på vegne av det amerikanske selskap The Procter & Gamble Company (nedenfor kalt selskapet) ordmerket «ALWAYS» til varemerkeregisteret for vareklassene 5, 16 og 25. Styret for det Industrielle Rettsvern, 1. avdeling, nektet ved vedtak av 10. desember 1984 å registrere ordet «ALWAYS» som varemerke i henhold til varemerkeloven §13 første ledd da det ikke ble ansett for å ha tilstrekkelig adskillende evne.
Avslaget ble påklaget til 2. avdeling i henhold til varemerkeloven §19 femte ledd. Samtidig søkte selskapet subsidiært om registrering for en begrenset varefortegnelse under kl. 5 som selskapet hadde fått registrert i Danmark og Sverige. 2. avdeling stadfestet 25. juni 1985 1. avdelings avgjørelse. Den subsidiære søknad ble avslått fordi det nærmere grunnlag for godkjenningene i Danmark og Sverige ikke var kjent.
Selskapet brakte 2. avdelings avgjørelse inn for Oslo byrett ved stevning av 15. august 1985 med påstand om opphevelse av avgjørelsen. Oslo byrett avsa 7. mai 1986 dom med slik domsslutning:
«I. Staten v/Industridepartementet frifinnes.
II. The Procter & Gambler Company dømmes til å betale Staten v/Industridepartementet kr. 4000,- - kroner firetusen - i saksomkostninger.
III. Oppfyllelsesfristen settes til 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.»
Dommen er rettidig påanket og det er lagt ned slik påstand:
«1. Prinsipalt:
Byrettens dom av 7. mai 1986 vedrørende varemerkekrav nr. 822190 oppheves.
2. Subsidiært:
Byrettens dom av 7. mai 1986 vedrørende varemerkekrav nr. 822190 oppheves for så vidt angår «Hygieniske artikler for kvinner, nemlig menstruasjonsbind- og tamponger; truseinnlegg».
3. Den ankende part tilkjennes saksomkostninger for byretten og lagmannsretten.»
Staten v/Industridepartementet har tatt til gjenmæle og lagt ned slik påstand:
«1. Byrettens dom stadfestes.
2. Staten v/Landbruksdepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten.»
Etter begjæring fra den ankende part ble retten under ankeforhanlingen satt med to meddommere med særlig kyndighet i varehandel/markedsføring. Ankeforhandlingen fant sted 30. juni 1987. Selskapet møtte ved sin prosessfullmektig cand. jur. Olav M. Thun i Oslo Patentkontor A/S og Dr. ing. K.O. Berg. Som representant for Staten v/Industridepartementet møtte Eva Liljegren ved Patentstyret. Partsforklaringer ble ikke avgitt, og ingen vitner ble ført. Dokumentasjonen går frem av rettsboken.
Om saksforholdet vises til byrettens domsgrunner og lagmannsrettens merknader nedenfor. Saken står i alt vesentlig i samme stilling for lagmannsretten som for byretten.
The Procter and Gamble Company har i det vesentlige anført for lagmannsretten:
Byretten har lagt til grunn en feil forståelse av varemerkeloven §13 første ledd. Avgjørelsen er ikke i samsvar med forvaltningsmessig praksis og tidligere rettsavgjørelser. Nevnte lovbestemmelse er kommet i stand ved nordisk samarbeid, og dommen er på tvers av de godkjenninger av samme varemerker som har funnet sted i Danmark og Sverige. Det er ikke grunnlag for å bringe inn alminnelige konkurransemessige hensyn slik som byretten har gjort. Dommen er heller ikke forenlig med artikkel 6 e i Paris-konvensjonen av 1883.
Byretten har kommet skjevt ut ved å vurdere om den norske oversettelse «alltid» vil kunne tilfredsstille varemerkeloven krav til adskillende evne. Det er ikke dette ord som er søkt registrert. Vurderingen må skje på grunnlag av det engelske ord «always». Det er da av betydning å se om dette er egnet som varemerke, således at det kan oppfattes som varekjennetegn innenfor omsetningskretsen.
«ALWAYS» kan ikke anses for å være av beskrivende art. Det er derimot ment å være suggestivt og skulle skape assosiasjoner. Et engelsk ord som er alminnelig i engelsktalende land, vil vanligvis ikke ha samme utbredelse og klang i Norge. Det engelske ord vil som regel gi andre assosiasjoner enn det tilsvarende ord på norsk. Man kan si at ordet i engelsk språkdrakt lettere vil ha tilstrekkelig særpreg og adskillende evne. Det er tilfelle med «ALWAYS» på samme måte som en rekke andre engelske ord som er blitt godkjent som varemerkeord. Det vises ellers til 2. avdelings avgjørelse av 25. november 1981 hvor det ble pekt på at den norske omsetningskrets lettere ville oppfatte et ord som en fantasibenevnelse på en vare når ordet er brukt på engelsk enn når det er brukt på norsk.
Patentstyret har ikke vært oppmerksom på at ordet «ALWAYS» er godkjent som varemerke ved 3 tidligere anledninger, nemlig i 1944, 1949 og 1959. Videre er det parallelle ord «FOREVER» registrert i varemerkeregisteret så sent som i 1971. Av registrerte engelske ord av nyere dato er for eksempel «CERTAIN», «READY» og «EVERYTIME». Sammenlignbare varemerkeregistrerte norske ord av suggestiv art er «SMIL», «STRAX» og «BALANCE». På bakgrunn av denne praksis er det vanskelig å finne begrunnelse for at «ALWAYS» er nektet å bli registrert denne gang. Avgjørelsen kan ikke forklares på annen måte enn at godkjenningsmyndigheten har skjerpet kravet til særpreg. Dette er et brudd på likhetsprinsippet i forvaltningen. Det vises også til Eidsivating lagmannsretts dom av 28. oktober 1974 hvor ordet «ULTRA BRITE» ble ansett for å ha tilstrekkelig særpreg til å gjøre det egnet til å skille søkerens varer fra andres.
Ved avgjørelsen om å nekte registrering av «ALWAYS» er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at de felles nordiske regler på dette område må praktiseres på lik måte. Selskapet anmeldte ordet «ALWAYS» til varemerkeregistrering samtidig i både Danmark, Sverige og i Norge. Ved behandlingen i 2. avdeling ble det pekt på at man ikke kjente til grunnlaget for godkjenningen i de to land. Det er imidlertid nå dokumentert at ordet ikke er søkt registrert på grunnlag av å være innarbeidet. De nordiske land har innført ensartede regler, og forutsetningen er at de skal følge en ensartet praksis ved håndteringen. Det vises blant annet til Stuevold Lassens artikkel i Tidskrift for rettsvitenskap for 1981 718. Ved lagmannsrettens avgjørelse som er nevnt ovenfor og ved en avgjørelse av 2. avdeling av 10. september 1981 ble det lagt vekt på at ordmerket var blitt registrert i Danmark og Sverige.
Selskapet har fått registrert ordet «ALWAYS» som varemerke i en rekke land foruten Danmark og Sverige. Det gjelder land både i Vest Europa og Øst Europa så vel som Australia og Syd-Afrika. Dessuten er varemerket godkjent i moderlandet USA. Behovet for varemerke må ses i et internasjonalt aspekt og i sammenheng med markedsutviklingen over større geografiske områder.
Domstolene er ikke bundet av Patentstyrets skjønn. Høyesteretts uttalelse i dom inntatt i Rt-1975-603, spesielt side 606, om å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser, gjaldt en patentsak hvor den tekniske sakkyndighet spiller en større rolle enn i varemerkesaker.
Paris-konvensjonens artikkel 6 e har betydning på den måten at varemerker kan nektes registrert når de mangler distinktivitet. «ALWAYS» er ikke blitt avvist fra noe land på grunn av manglende særmerke. Det vil være i strid med konvensjonens målsetting om Norge skal stille annerledes og strengere krav til særpreg og adskillende evne enn det som er vanlig etter konvensjonen.
Et hensyn som varemerkebestemmelsene skal oppfylle, er at ingen bør høste av andres innsats. I foreliggende sak har selskapet gjort seg fortjent til å bruke «ALWAYS» som varemerke, idet det selv har lagt ned stor innsats i en markedsføring med dette varemerke som utgangspunkt.
Subsidiært gjør selskapet gjeldende at avgjørelsen om nektelse må oppheves for de varesorter som varemerket er godkjent for i Danmark og Sverige.
Staten v/Industridepartementet har i det vesentlige gjort gjeldende for lagmannsretten:
Staten slutter seg til byrettens avgjørelse både når det gjelder resultatet og premissene.
Ved vurderingen av saken må man ha for øye både varemerkeloven system og at reguleringen av adgangen til varemerking befinner seg innenfor et dynamisk rettsfelt.
Utgangspunktet for loven er at næringslivet har et legitimt behov for å ha kjennetegn for sine produkter ved markedsføring. Dette har loven imøtekommet ved at det i §1 er gitt adgang til å oppnå enerett til å bruke varemerke som særlig kjennetegn for virksomhetens varer eller tjenester. Det er innført et registreringssystem som verner om denne enerett. Varemerkesystemet har den fordel at det hindrer forveksling av varene, hva enten denne forveksling er tilsiktet eller tilfeldig. Som ved enhver form for enerett må det settes visse skranker. Eneretten kan ikke gå så langt at den går ut over bruken av alminnelige ord i handel og vandel. Dette ville skape uklarhet eller tvil om adgangen til å bruke slike ord. Grensene for registrerbarheten må trekkes ut fra en interesseavveining mellom behovet for særlige kjennetegn på den ene side og behovet for å kunne benytte alminnelige ord fritt på den annen side. Det er her loven §13 kommer inn. Den setter krav til at kjennetegnet må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Adgangen til registrering må avgjøres ut fra kravet om distinktivitet.
På grunn av språkutviklingen får vurderingen av de enkelte ords distinktivitet preg av å bevege seg innenfor et dynamisk rettsfelt. Ordenes valør og bruken av dem skifter. Moteord og slagord oppstår. Noen ord faller ut av bruk. Det er språkbildet i registreringsøyeblikket som må legges til grunn. Dette har særlig betydning i foreliggende sak. At ordet «ALWAYS» er registrert i 1944, 1949 og 1959 er ikke avgjørende for bruken av dette ord i dagens situasjon. Vårt språk har fått større innslag av engelske ord etterhvert. Engelske ord er blitt mer kjent og utbredt i omsetningskretsen. Det må tas hensyn til hvor alminnelige de er i dag. Dette er et meget vesentlig element ved vurderingen.
Motparten har ikke kunnet anføre innvendinger som rokker ved byrettens resonnement. Det er fra den annen parts side innrømmet at det norske ord «alltid» ikke har et slikt særkjenne at det ville kunne registreres som varemerke. Det er et alminnelig ord som ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres.
Det engelske ord «always» er heller ikke distinkt nok. Andre engelske ord er godtatt som registrerbare. Det er imidlertid ikke nok å påvise dette, men det må i tilfelle kunne underbygges med at disse ord er like alminnelige. Byretten har ikke likestilt det engelske ord «always» med det norske ord «alminnelig», men vurdert forståelsen og utbredelsen av det engelske ord i den norske omsetningskretsen. «Always» blir ikke oppfattet som et fantasiord, men innholdsmessig som det norske ord «alltid». «Always» er enkelt og alminnelig. Det brukes i mange sammenheng. «Forever» er ikke så kjent. «Always» kan ikke sammenlignes med det engelske ord «nuts» som i 2. avdelings avgjørelse av 26. november 1981 ble betegnet som fantasinavn i motsetning til det norske ord «nøtter».
Byretten har riktig fremhevet det konkurranserettslige hensyn som ligger i at man ikke kan legge beslag på bruken av alminnelige ord i markedsføringen. Jo nærmere man legger opp til å kunne registrere bruken av alminnelige ord som varemerke, jo vanskeligere blir det å trekke grenser og unngå overtramp.
Som tidligere nevnt må Det Industrielle Rettsvern ta standpunkt til registreringskravet ut fra den språklige situasjon i dag. Engelske ord har fått stort innslag i vårt språk, og de blir nå bedre forstått. Derfor er det stor forskjell på anvendelsen av ordet «ALWAYS» i 1959, da det sist ble registrert som varemerke, og i 1987. Av denne grunn er det også uriktig å betegne avgjørelsen om å nekte registrering som en innstramning av praksis. Avgjørelsen er i samsvar med de retningslinjer som er fulgt ved tidligere praksis.
Andre lands praktisering av tilsvarende regler om registrering av varemerker vil bare kunne tillegges vekt i tvilstilfelle. Pariserkonvensjonen pålegger ikke de norske myndigheter å ta hensyn til andre lands praksis. Med hensyn til konvensjonens avvisning av varemerker når de mangler enhver form for særmerke, vil avgjørelsene i de enkelte land treffes ut fra en konkret vurdering og kunne falle forskjellig ut. Det vises til at Høyesterett ikke har ansett seg bundet av avgjørelser om godkjenning av patent truffet i Danmark og Sverige, jfr. Rt-1975-603.
Staten er enig i at domstolene har full overprøvningsrett for avgjørelser om varemerkeregistrering. Høyesteretts uttalelse i ovenfor nevnte sak om å vise tilbakeholdenhet med å fravike avgjørelsen av Patentstyret, har imidlertid også betydning i saker av ikke-teknisk art. Styret for Det Industrielle Rettsvern har opparbeidet en betydelig kompetanse i varemerkesakene, og det bør legges vekt på den fagkyndige vurdering som ligger til grunn for avgjørelsene.
Ved bedømmelsen av om vilkårene for å oppnå registrering er til stede må man holde seg innenfor det norske rettsfelt og ivareta de hensyn som er nedfelt i loven.
Lagmannsretten er kommet til at den ankende parts subsidiære påstand bør tas til følge og skal bemerke:
Lagmannsretten legger til grunn at domstolene har full adgang til å overprøve det skjønn som Patentstyret anvender i saker om registrering av varemerker. Retten viser til at endringen ved lov av 29. mai 1970 nr. 33 i varemerkeloven §19 sjette ledd har sin bakgrunn i gjennomføringen av en alminnelig prøvningsadgang vedrørende forvaltningsvedtak som treffes etter patentloven, mønsterloven og varemerkeloven. Den skjønnsmessige vurdering som utøves i varemerkesakene, antas å måtte karakteriseres som subsumpsjonsskjønn på samme måte som ved behandling av patentsaker. Det vises i denne forbindelse til det som Høyesterett har uttalt om dette i dom inntatt i Rt-1975-603, spesielt sidene 604-606. Når det gjelder den betydning som bør tillegges forvaltningsmyndighetens særlige innsikt, antar lagmannsretten at domstolen må vurdere dette ut fra omstendighetene i den enkelte sak. Generelt sett må det antas at patentsakene krever mer spesialkunnskap enn varemerkesakene.
Utgangspunktet for registreringen er at varemerket skal tjene som særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester, jfr. varemerkeloven §1. I uttrykket «særlig kjennetegn» ligger at merket skal være et induvidualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende. Det er en forutsetning at det er egnet til å skille søkerens varer fra andres, jfr. §13 i loven. I den foreliggende sak er dette kriterium avgjørende. Det er ikke tale om et beskrivende eller innarbeidet varemerke. Retten har lagt til grunn at det samme er tilfelle i de avgjørelser det i saken er trukket sammenligning med.
Etter lagmannsrettens mening er det ikke full parallellitet mellom det engelske ord «always» og den norske oversettelse «alltid» når det gjelder evnen til å virke adskillende. For det første kan det være nyanser i betydningen av de to ord. For det annet kan de oppfattes forskjellig innen omsetningskretsen. For det tredje vil det engelske ord ikke være så godt kjent og så meget utbredt som det norske. Et engelsk ord vil som regel få en annen nyanse enn det tilsvarende norske ord, og skape andre assosiasjoner. Hensikten er å gjøre produktet tiltrekkende og tillitvekkende. Bruken av engelske ord kan gjøre dette lettere. Det vises i denne forbindelse til at 2. avdeling av Styret for Det Industrielle Rettsvern i en avgjørelse av 25. november 1981 har uttalt at omsetningskretsen lettere vil oppfatte et ord som fantasibenevnelse på en vare når ordet er brukt på engelsk enn når det er brukt på norsk.
Lagmannsretten vil anta at ordet «ALWAYS» tilfredsstiller loven krav om distinktivitet ut fra en generell vurdering. Retten legger i denne sammenheng avgjørende vekt på den praksis som er fulgt med hensyn til godkjenning av engelske ord som varemerke. Det samme ord er tidligere tillatt registrert 3 ganger, nemlig i 1944, 1949 og 1959. Riktignok er det gått lang tid siden siste registrering, men det skal meget til for at språkutviklingen har gått så fort at ordet er blitt alminnelig i omsetningskretsen. En tilsvarende reaksjon har ikke funnet sted overfor andre engelske ord av samme karakter. Ordet «FOREVER» er således blitt registrert som varemerke i 1972. Av nyere dato er for eksempel ellers registrert slike ord som «EVERYTIME» (1975), «READY» (1971) og «CERTAIN» (1982). Lagmannsretten kan vanskelig se at ordet «ALWAYS» skiller seg vesentlig ut fra de nevnte ord i varemerkesammenheng. Det er ikke påvist at ordet «ALWAYS» har fått spesiell innpass eller utbredelse i omsetningskretsen.
Varemerkeloven er basert på nordisk lovsamarbeid. Det er av betydning at man ved praktiseringen av bestemmelsene tilstreber rettsenhet. Lagmannsretten mener at det bør tillegges vekt at samme selskap har oppnådd å få registrert ordet «ALWAYS» som varemerke i Danmark, Finland og Sverige i 1982 i forbindelse med samtidige søknader i disse land. Språkutviklingen i Danmark og Sverige må antas å ha noenlunde samme karakter som i Norge hva angår innpass av engelske ord. En forskjellsbehandling bør derfor være begrunnet i særlige forhold.
Ordet «ALWAYS» er også godkjent i en rekke andre land. Det er selvsagt viktig at markedsføringen kan baseres på ett og samme varemerke. Retten har imidlertid ikke fått opplyst om nevnte ord er nektet registrert som varemerke i noe land. Det kan derfor ikke sluttes for meget ut fra det forhold at det i stor grad er akseptert og er i ferd med å bli innarbeidet på et meget stort geografisk område. Retten finner ikke at Pariserkonvensjonens artikkel 6 e får noen selvstendig betydning i dette tilfelle.
Lagmannsretten kan ikke finne at konkurransemessige hensyn kan være et utslagsgivende moment som taler mot registrering. Jo mer et varemerkeord er av alminnelig karakter, jo vanskeligere er det å nekte andre å bruke det. Det oppstår et grensedragningsproblem om i hvilken grad ordet kan monopoliseres. I den foreliggende sak forutsetter retten at konkurrentene ikke vil være avskåret fra å anvende ordet «ALWAYS» i naturlig sammenheng med markedsføring, bare det ikke gir seg ut for å være knyttet spesielt til vedkommende vare. Det er etter rettens oppfatning hensiktsmessig at varemerkeordet blir begrenset til samme varegrupper som det er registrert for i Danmark og Sverige. Så vidt retten kan se er dette i samsvar med registreringen i USA. Lagmannsretten antar at en slik begrensning vil være på sin plass idet det foreligger en viss usikkerhet om varemerkeordet er av tilstrekkelig distinktiv karakter til å kunne anvendes på et større omfang av varegrupper. Det synes som om selskapet selv har ansett ordet «ALWAYS» egnet som varemerke særlig for nevnte gruppe.
The Procter & Gamble Company gis etter dette medhold i sin subsidiære påstand. Anken har i hovedsak ført frem, men retten finner at saken har vært så tvilsom at saksomkostninger ikke bør ilegges den tapende part for noen av rettene, jfr. tvistemålsloven §180 annet ledd og §172 annet ledd.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
1. Avgjørelse av 25. juni 1985 ved annen avdeling i styret for Det Industrielle Rettsvern vedrørende varemerkekrav nr. 822190 oppheves for så vidt angår nektelse av registrering for «Hygieniske artikler for kvinner, nemlig menstruasjonsbind - og tamponger; truseinnlegg» under kl. 5.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke, verken for byretten eller lagmannsretten.