LG-2002-234
| Instans: | Gulating lagmannsrett - Kjennelse |
|---|---|
| Dato: | 2002-03-15 |
| Publisert: | LG-2002-00234 |
| Stikkord: | |
| Sammendrag: | |
| Saksgang: | Nordhordland namsrett - Gulating lagmannsrett LG-2002-00234 K. |
| Parter: | Kjærende part: Time Warner Entertainment Company LP (Prosessfullmektig: Per Erland, Bergen). Kjæremotpart: Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt (Prosessfullmektig: Kirsti Larsen, Bergen). |
| Forfatter: | Lagmann Alf Bruland. Lagdommer Håvard Romarheim. Lagdommer Terje Einarsen |
| Lovhenvisninger: | Varemerkeloven (1961) §5, Markedsføringsloven (1972) §1, Tvangsfullbyrdelsesloven (1992) §15-2, Tvistemålsloven (1915) §180, §403, Varemerkeloven (1961), Forsinkelsesrenteloven (1976) §3, §15-6 |
Saken gjelder begjæring om midlertidig forføyning om rett til bruk av domenenavn.
Time Warner Entertainment Company LP (Time Warner) er rettighetshaver til varemerket «Harry Potter», som er registrert i varemerkeregisteret.
Harry Potter Butikken Hilt eies av Multimedia Import AS, der Stefan Hilt har 50% av aksjene.
Harry Potter Butikken registrerte 9. november 2000 domenenavnet «Harry Potter.no» i Norids register. Våren 2001 etablerte selskapet en hjemmeside på internett, og siden sommeren 2001 har Harry Potter Butikken omsatt Harry Potter-bøker og andre effekter over internett. Harry Potter Butikken har ingen direkte avtale med Time Warner om salg av produktene.
Noe før Harry Potter-filmen hadde premiere på norske kinoer i november 2001, anmodet Time Warner skriftlig om at bruken av domenenavnet opphørte. Skrivet ble ikke besvart, og Time Warner fikk heller ikke på andre måter kontakt med Harry Potter Butikken.
Time Warner fremmet 6. desember 2001 begjæring om midlertidig forføyning til Nordhordland namsrett med påstand om at Harry Potter Butikken skal forbys å bruke domenenavnet, og at det skal iverksettes nødvendige tiltak for at domenenavnet blir suspendert i Norids register.
Nordhordland namsrett avsa 18. desember 2001 kjennelse med slik slutning:
1. Begjæringen tas ikke til følge.
2. Til dekning av saksomkostninger betaler Time Warner Entertainment Company LP innen 2 -to- uker fra forkynnelse av kjennelsen til Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt kr 19.840,- -nittentusenåttehundreogførti-, hvorav merverdiavgift utgjør kroner 3.840,- -tretusenåtte- hundreogførti- med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven §3, første ledd første punktum, for tiden 12%, fra og med dagen etter oppfyllelsesfristens utløp til betaling skjer.
Saksforholdet som partenes anførsler for namsretten fremgår av kjennelsen.
Time Warner Entertainment Company LP har påkjært kjennelsen og anført at den grunner seg på uriktig bevisvurdering og rettsanvendelse.
I kjæremålserklæringen har Time Warner innledningsvis kommet inn på motpartens anførsler. Det er i den forbindelse vist til at rettighetene til «Harry Potter» på verdensbasis ligger hos den kjærende part, og det er gjennom lansering av filmer m.v. investert enorme summer. Strategier og beslutninger av generell karakter treffes sentralt, og sikring av varemerket med innarbeidelse/eller registrering er viktige tiltak for å hindre urettmessig bruk. Rettighetshaveren må både nå og under den framtidige planleggingen ha full kontroll over salgskanaler og markesføringsmetoder, herunder markedsføringskanaler. Det er spesielt uheldig at andre sikrer seg urettmessige rettigheter og domenenavn, selv om kjæremotparten i dette tilfellet selger Harry Potter-produkter. Når strategier legges for både nåtid og framtid, vil rettighetsinnehaveren åpenbart få store problemer når domenenavnet er stengt. Det er meget sannsynlig at «Harry Potter» vil leve som varemerke gjennom nye filmer m.v., og det er samtidig sannsynlig at rettighetshaveren vil ønske f.eks felles profilering, bl.a gjennom den stadig voksende handelen over internett. Det er på samme måte sannsynlig at andre aktører som er aktuelle med tanke på handel av Harry Potter-produkter vil være mer tilbakeholdne når domenenavnet er opptatt ved den urettmessige registreringen som er foretatt.
Kjæremotparten har påberopt seg varemerkeloven §5 annet ledd som grunnlag for å benytte firmanavn som domenenavn. Dette kunne hatt noe for seg hvis domeneregistreringen hadde vært Harry Potter Butikken Hilt, men i dette tilfellet er det verken virksomhetens eller eiers navn som er benyttet, men ene og alene varemerket. Fremgangsmåten er åpenbart i strid med god forretningsskikk etter så vel varemerkeloven §5 annet ledd som markedsføringsloven §1.
Namsretten har lagt vesentlig vekt på at kjæremotparten selger Harry Potter-produkter, og at den kjærende part da ikke kan ha hatt store tap. Time Warner bestrider at tap ikke vil oppstå. Det vises til det som tidligere er anført, og ellers fremhevet at økonomisk tap er et av de elementene som skal inngå i den samlede vurdering, jf. Rt-1996-1625. Retten har ikke vurdert de mulige og svært sannsynlige nåværende og fremtidige ulempene Time Warner påføres. Av sentral betydning er det hvor viktig det omtvistede rettsforholdet er for den kjærende part, sammenholdt med kjæremotpartens adferd og inngripen i den kjærende parts rettsstilling. I denne vurderingen inngår nåtidige og fremtidige momenter, og det er vist til Rt-2000-110. Særlig må det legges vekt på avgjørelsen i Rt-1967-124, som gjaldt inngrep i patentvernet. Det ble nedlagt forbud mot saksøktes import og salg av bestemte produkter. Saksøkte gjorde forgjeves gjeldende at tvangsloven ikke gir hjemmel for midlertidig forføyning når det bare er tale om økonomisk skade, og saksøkte var søkegod. Det er heller ikke noe vilkår at saksøkeren kan bevise at det ennå ikke har inntrådt skader eller ulempe. Det er tilstrekkelig at skader eller ulemper vil kunne inntreffe dersom midlertidig forføyning ikke blir iverksatt.
Retten må også ta hensyn til forholdsmessigheten mellom partene. Kjæremotparten har åpenbart ikke noe materiellrettslig rett til domeneregistreringen og kan ikke høres med at varemerkeloven §5 får anvendelse. Det er ikke kjæremotpartens firma som er domeneregistrert. Registreringen er utelukkende basert på et ønske om urettmessig å dra nytte av «Harry Potter» som varemerke.
Den kjærende part har anmodet om at det besluttes muntlige forhandlinger etter tvistemålsloven §403 tredje ledd.
Time Warner Entertainment Company LP har lagt ned slik påstand:
1. Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt pålegges umiddelbart å opphøre med enhver bruk av domenenavnet «Harry Potter.no» og forbys å avhende eller på annen måte forføye over domenenavnet.
2. Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt pålegges umiddelbart å iverksette de tiltak som er nødvendig for å suspendere domenenavnet «Harry Potter.no» under no.domene.
3. Harry Butikken Hilt v/Stefan Hilt dømmes til å erstatte Time Warner Entertainment Company LP sine saksomkostninger både for Nordhordland namsrett og for Gulating lagmannsrett med tillegg av 12% rente fra denne kjennelsen fastsatte oppfølgingsfrist og til betaling skjer.
Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt har vist til at «Harry Potter»-domenet ble registrert 9. november 2000, mens varemerkeregistreringen fant sted i 2001.
Samtlige produkter som selges på web-siden er autoriserte produkter som er kjøpt gjennom Time Warners offisielle salgskanaler. Kjæremotparten har avtaler med Liberté og Rubicon, som har lisens for salg av disse produktene i Norden. Det salget som foregår over internett kommer således Time Warner til gode i form av økt omsetning av egne produkter. Time Warner har inntekter av salget og lider under enhver omstendighet ikke noe tap.
Time Warner har ikke uttalt noe ønske om å hindre internettsalg, men driver selv slikt salg gjennom det internasjonale domenenavnet «Harry Potter.com». I brev til Stefan Hilt fra Tanbergs Patentkontor er det også påpekt at den kjærende part ikke har noe mot at Hilt selger Harry Potter-produkter over internett.
Det er ellers vist til at det kun er lisensierte foretak som kan selge Time Warner - produkter, og at Hilt har avtale med slik lisensinnehaver.
Publikum vil oppfatte det internasjonale domenet «Harry Potter.com» som den offisielle kanalen til Time Warner. Det er vanlig at internasjonale foretak kontrollerer det internasjonale topp-domenet på denne måten, og publikum forventer ikke at tiltaket i tillegg skal kontrollere alle nasjonale domener over hele verden. Time Warner har heller ikke tatt skritt for å skaffe seg slik kontroll.
Det er for øvrig vist til at omfanget av salget er relativt beskjedent, særlig etter at julehandelen er over og interessen for produktene ikke lenger er like stor.
For så vidt gjelder de rettslige sidene, bestrides det at registreringen av domenenavnet er urettmessig og i strid med varemerkeloven. Under ingen omstendighet foreligger det nødvendig sikringsgrunn, jf tvangsfullbyrdelsesloven §15-2. Det er ikke sannsynliggjort at en midlertidig ordning er nødvendig for å avverge vesentlig skade eller ulempe.
Når det gjelder skade, er det allerede vist til at Time Warner tjener penger på salget. Det foreligger således ikke noe økonomisk skade.
I begrepet «ulempe» ligger det at også ikke økonomisk skade vil kunne gi grunnlag for midlertidig forføyning. Den kjærende part har imidlertid ikke godtgjort at internettsalget fører til ulempe for Time Warner. For så vidt gjelder Rt-2000-110, er det pekt på at det som var vektlagt under begrepet ulempe, var at Dale of Norway-produktene kunne tape sitt særpreg. Det er ikke relevant i denne sammenheng, der det er autoriserte produkter som omsettes.
Kjærende part har videre fremholdt at rettighetshaveren har behov for full kontroll over salgskanaler og markedsføringsmetoder. Produktene selges som nevnt via lisens, og Time Warner har mulighet til å kontrollere lisensinnehaveren og stille betingelser for slik lisens.
Adgangen for lisensinnehavere til å gi sublisens til andre forhandlere er imidlertid ikke bestridt. Time Warners kontroll med salgsleddene er således ikke endret som følge av Hilts etablering av internett siden, og Time Warner lider ingen ulempe i så måte. Realiteten er at det foregår et legitimt salg som den kjærende part ikke har grunnlag for å kreve stoppet ved midlertidig forføyning. Kravet til sikringsgrunn i tvangsfullbyrdelsesloven §15-2 er ikke oppfylt.
Når det gjeldende den kjærende parts henvising til forholdsmessigheten mellom partene, har kjæremotparten vist til at det etter tvangsfullbyrdelsesloven §15-2, annet ledd skal skje en avveining av saksøkers og saksøktes interesser. Det er således ikke riktig at det utelukkende skal legges vekt på om registreringen er basert på et ønske om urettmessig å dra nytte av «Harry Potter» som varemerke. Det er en unntaksbestemmelse som bare får anvendelse dersom retten kommer til at det foreligger sikringsgrunn. Den kan ikke snus på hodet og brukes som et argument for at sikringsgrunn likevel foreligger.
I tilsvaret er det vist til at den kjærende part ikke har påberopt seg tvangsfullbyrdelsesloven §15-2, første ledd (a).
Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt har lagt ned slik påstand:
1. Kjennelsen fra Nordhordland Namsrett av 18. desember 2001 stadfestes.
2. Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt tilkjennes sakens omkostninger både for Nordhordland Namsrett og Gulating Lagmannsrett med tillegg av 12 prosent rente fra kjennelsens oppfyllelsesfrist og til betaling skjer.
Lagmannsretten har ikke funnet tilstrekkelig grunn til å beslutte muntlige forhandlinger etter tvistemålsloven §403.
Når det gjelder realiteten, er lagmannsretten kommet til samme resultat som namsretten og kan i det vesentlige tiltre dens begrunnelse.
Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven §15-6 at midlertidig forføyning bare kan besluttet dersom kravet det begjæres forføyning for og sikringsgrunnen er sannsynliggjort.
Dersom kravet sannsynliggjøres, kan det etter tvangsfullbyrdelsesloven §15-2 første ledd (a) besluttes midlertidig forføyning når saksøktes atferd gjør det nødvendig med midlertidig sikring av kravet fordi forføyningen eller gjennomføringen ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. Lagmannsretten kan ikke se at dette sikringsgrunnlaget er direkte påberopt for lagmannsretten, men finner under enhver omstendighet at vilkårene for midlertidig forføyning etter denne bestemmelsen ikke er til stede. Lagmannsretten nøyer seg i denne sammenheng med å vise til namsrettens begrunnelse.
Etter tvangsfullbyrdelsesloven §15-2 første ledd (b) kan det videre - dersom kravet er sannsynliggjort - besluttes midlertidig forføyning når det er nødvendig med midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge vesentlige skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for. Det siste alternativet er ikke påberopt og får åpenbart heller ikke anvendelse. Det sentrale vil således være om midlertidig ordning er nødvendig for å avverge vesentlig skade eller ulempe.
Lagmannsretten ser ikke bort fra at domenenavnet kan etterlate et inntrykk av at Harry Potter Butikken har rettigheter til Harry Potter-produkter ut over det som følger av lisensavtalen. På samme måte som namsretten finner likevel lagmannsretten ikke tilstrekkelig grunn til å gå nærmere inn på om kjæremotpartens bruk av domenenavnet er en krenkelse av Time Warners rettigheter etter varemerkeloven. Det er et spørsmål som under ingen omstendighet kan avgjøres med endelig virkning i forbindelse med en begjæring om midlertidig forføyning, og uansett om det skulle bli sannsynliggjort at bruken av domenenavnet er urettmessig, vil det avgjørende være om bruken påfører Time Warner slik skade eller ulempe at det er nødvendig med midlertidig forføyning.
I dette tilfellet kan lagmannsretten ikke se at Time Warner har sannsynliggjort at bruken faktisk har påført den kjærende part økonomisk tap eller annen ulempe eller skade.
Som namsretten har vist til, må det legges til grunn at de produktene som er blitt solgt under domenenavnet er innkjøpt gjennom Time Warnes offisielle salgskanaler, og at Time Warner får sin andel av inntektene. Det er heller ikke sannsynliggjort at det fører til noen vesentlig skade eller uheldig konkurranse at web-siden også inneholder link til hjemmesiden til Multimedia Import, der også andre produkter selges. Lagmannsretten nøyer seg også i denne sammenheng med å vise til namsrettens begrunnelse, idet lagmannsretten ikke kan se at det i kjæremålet til lagmannsretten er anført at dette forholdet i seg selv gir grunnlag for midlertidig forføyning.
Det som særlig er trukket frem i kjæremålserklæringen, er at Time Warner har enerett til bruk av varemerket «Harry Potter», og at sikring av varemerket ved innarbeidelse og/eller registreringer er viktige tiltak for å hindre urettmessig utnytting. Det er også vist til at det er sannsynlig at rettighetshaveren vil ønske felles profilering gjennom den stadig økende handelen over internett, og at andre aktører som er aktuell for videresalg, vil være mindre interesserte når domenenavnet er opptatt.
Det som gjøres gjeldende, er således at domenenavnet kan tenkes å bli til ulempe ut fra bestemte forutsetninger. Lagmannsretten kan likevel ikke se at en hypotetisk, framtidig ulempe er tilstrekkelig til å begrunne midlertidig forføyning på det nåværende tidspunkt.
Etter dette blir namsrettens kjennelse å stadfeste.
Kjæremålet har ikke ført fram, og lagmannsretten finner at det ikke foreligger særlige omstendigheter som gir grunn til å fravike hovedregelen i tvistemålsloven §180, første ledd.
Kjæremotparten vil således bli tilkjent sakskomkostninger for lagmannsretten. I mangel av nærmere opplysninger settes omkostningene til kr 2.500,-.
Kjennelsen er enstemmig.
Slutning:
1. Namsrettens kjennelse stadfestes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Time Warner Entertainment Company LP kr 2.500,- - kronertotsenfemhundre 00/100 - til Harry Potter Butikken Hilt v/Stefan Hilt innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av kjennelsen.