Rt-1959-28

Instans:	Høyesterett - Kjennelse
Dato:	1959-01-16
Publisert:	Rt-1959-28
Stikkord:
Sammendrag:
Saksgang:	L.nr. 5 B/1959.
Parter:	Cooper's Incorporated (høyesterettsadvokat L. Villars Dahl) mot Petersen & Dekke A/S (høyesterettsadvokat Rolf Vedeler).
Forfatter:	Gaarder, Eckhoff, Roll Matthiesen, Hiorthøy, Berger
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1910) §3, Varemerkeloven (1910), §9

Dommer Gaarder: Det amerikanske firma Cooper's Incorporated anla ved stevning av 19. juli 1956 søksmål ved Oslo by rett mot det norske firma Petersen & Dekke A/S og A/S Salhus Tricotagefabrik angående varemerkene «T-Front» og «X-Front» som de norske selskaper hadde fått registrert for undertøy og lignende artikler, for «T-Front»-merkets vedkommende i to forskjellige utføringer. Saksøkeren mente at merkene kolliderte med hans eldre merke «Y-Front».

Ved byrettens dom av 14. mai 1958 ble de saksøkte frifunnet. Saksomkostninger ble ikke tilkjent.

Om sakens sammenheng vises til byrettens domsgrunner.

Byrettens dom er påanket av Cooper's Incorporated, og Høyesteretts kjæremålsutvalg har samtykket i at anken går direkte til Høyesterett. Imidlertid har A/S Salhus Tricotagefabrik under ankesakens gang begjært sitt «X-Front»-merke slettet av varemerkeregisteret. Saken er deretter hevet som forlikt for A/S Salhus Tricotagefabriks vedkommende.

I ankeerklæringen gjør den ankende gjeldende:

«Byretten har tatt feil ved å godta at motpartenes merker ikke i den alminnelige omsetning er egnet til å bli forvekslet med Coopers merke Y-Front. Nærmere bestemt har byretten ved sin vurdering begått følgende feil:

1. Godtatt at situasjonen ville vært den samme uansett hvilke bokstaver motpartene hadde valgt som forstavelser for sine merker.

2. Godtatt at motpartenes eneste motiv for å registrere sine merker har vært å sikre retten til bruk av ordet «front» som fellesbetegnelse (beskrivende betegnelse).

3. Lagt til grunn at ingen forveksling mellom Coopers merke på den ene side og motpartenes merker på den annen side har funnet sted.

For byretten ble det ikke søkt å bevise, og det vil i det hele tatt ikke være mulig å bevise, hvorvidt den enkelte kjøper har forvekslet merkene. Forveksling med hensyn til merket X-Front vil forøvrig være umulig å bevise, også fordi dette merke ikke har vært i bruk.

4. Lagt til grunn og tillagt det vekt ved vurderingen at Y-Front angivelig er en beskrivende betegnelse, jfr. uttalelsen på side 11 i dommen sålydende:

'Vanligvis må det antas at han vil se betegnelsen i alle fall ordene Y-Front og T-Front som rent beskrivende.'

Det som retten skal vurdere er muligheten for forveksling mellom betegnelsene når de brukes som varemerker (i

Side:29

varemerkeøyemed). Hvorvidt betegnelsene foruten i varemerkeøyemed også kan tenkes benyttet i beskrivende øyemed, eventuelt av visse kjøpere oppfattes som benyttet i beskrivende øyemed, er uten betydning for spørsmålet om betegnelsene kan forveksles som varemerker.»

Den ankende har nedlagt denne påstand:

«1. Varemerkeregistreringer nr. 39 892 og nr. 50 199 kjennes ugyldige.

2. Petersen & Dekke A/S kjennes uberettiget til å benytte varemerkeregistreringer nr. 39 892 og nr. 50 199 på varer av samme eller lignende slags som de, hvorfor varemerket Y-Front (varemerkeregistrering nr. 36 057) er registrert eller på sådanne varers innpakning (emballasje), kunngjørelser, skilt, prislister, forretningsbrev, anbefalinger, regninger o. i. og å falholde eller forhandle således merkede varer.

3. Petersen & Dekke A/S idømmes saksomkostninger for begge retter.»

Ankemotparten, Petersen & Dekke A/S, har påstått byrettens dom stadfestet og seg tilkjent saksomkostninger for begge retter.

Jeg er kommet til samme resultat som byretten og kan i alt vesentlig tiltre dens begrunnelse.

I anledning av at den ankende for Høyesterett har anført at hans varemerke «Y-Front» - eller leddet «Front» -, selv om det opprinnelig måtte ha vært en i bransjen brukt betegnelse for et plaggs forside, dog har fått en «sekundær betydning» som særkjenne for den ankendes varer ved å bli registrert som den ankendes merke i en rekke land og ved å innarbeides på markedet, bemerkes at jeg ikke kan finne at det er ført bevis for en slik betydningsforskyvning.

Den ankende må tilsvare saksomkostninger for Høyesterett.

Jeg stemmer for denne

dom:

Byrettens dom stadfestes.

I saksomkostninger for Høyesterett betaler Cooper's Incorporated til Petersen & Dekke A/S 1500 - femtenhundre kroner innen 2 - to - uker fra forkynningen av Høyesteretts dom.

Dommer Eckhoff: Jeg er enig med førstvoterende.

Dommerne Roll Matthiesen, Hiorthøy og Berger: Likeså.

Av byrettens dom (byrettsjustitiarius C. J. Fleischer med sakkyndige domsmenn Olav Haavardsholm og Andreas Nilssen):

Petersen & Dekke A/S, Hop pr. Bergen er innehaver av varemerket «T-Front» som er registrert som norsk varemerke nr. 39 892 for undertøy i klasse 6. Krav om registrering ble sendt inn den 22. februar 1950, og

Side:30

registreringen ble kunngjort i nr. 24 A av Norsk Tidende for Det industrielle rettsvern, utgitt 16. juni 1952.

Den 12. januar 1956 sendte A/S Salhus Tricotagefabrik inn et krav om registrering av varemerket «X-Front» for vareklassene 6, 26 og 30. Også dette krav ble tatt til følge, og merket ble for de nevnte klasser registrert som norsk varemerkenummer 47 550.

Det amerikanske selskap Cooper's Incorporated, Kenosha, Wisc., U.S.A. fant at de her nevnte registreringer var i strid med selskapets egen varemerkerett, og at kravene om registrering for klasse 6 skulle ha vært avslått i medhold av varemerkelovens §3. Etter krav inngitt 1. november 1947 er for Cooper's Incorporated registrert varemerket «Y-Front». Merket er registrert for «herreundertøy, nemlig skjorter og shorts» i klasse 6. Cooper's Incorporated hevdet den oppfatning at merkene «T-Front» og «X-Front» begge hadde en slik likhet med merket «Y-Front» at de var egnet til i den alminnelige omsetning å fremkalle forveksling med dette.

Som fullmektig for Cooper's Incorporated tok A/S Bryns Patentkontor saken opp i en skrivelse som ble sendt Patentkontoret E. Helmers Olsen, Bergen, den 25. februar 1956. Skrivelsen gjaldt Petersen & Dekke A/S' merke «T-Front» og ledet ikke til noen minnelig ordning. A/S Petersen & Dekke erkjente ikke at registreringen var i strid med varemerkelovens §3 og var ikke villig til å begjære slettelse. Det er på det rene at A/S Salhus Tricotagefabrik inntok samme standpunkt for så vidt angår dette selskaps merke «X-Front».

Ved stevning av 19. juli 1956 har Cooper's Incorporated reist sak ved Oslo byrett mot Petersen & Dekke A/S og ved stevning av samme dag også mot A/S Salhus Tricotagefabrik.

Etterat sakene var reist har Petersen & Dekke A/S fått registrert et nytt varemerke som i likhet med det tidligere inneholder bokstaven T og ordet «Front», men som har fått en ny utformning. Bokstaven T er særlig sterkt fremhevet og plasert over ordet «Front», ikke ved siden av. Utformingen av bokstav og ord ble også for øvrig gitt en slik karakter at merket skulle bli et billedmerke i varemerkelovens forstand. Krav om registrering ble inngitt 23. mai 1957, og merket ble registrert som nr. 50 199 for «Undertøy, disse varer for så vidt de inngår i klasse 6».

En meddelelse om utarbeidelsen av det nye merke ble gitt Cooper's Incorporated ved høyesterettsadvokat L. Villars-Dahl i en skrivelse av 5. april 1957 fra Petersen & Dekke A/S' prosessfullmektig. Det ble i denne skrivelse gitt tilbud om slettelse av det først registrerte «T-Front»-merke under forutsetning av at det nye ble akseptert. Cooper's Incorporated fant at også det nye merke var i strid med selskapets egen rett, og saken måtte derfor fortsette. Saken mot Petersen & Dekke A/S er blitt utvidet til å gjelde spørsmålet om gyldigheten også av det sist registrerte merke. - - -

Saksøkeren, Cooper's Incorporated, har i det vesentlige anført:

Saksøkerens hovedartikkel er herreundertøy, bukser og trøyer. Varene har vært markedsført i Norge fra 1937, med avbrudd i krigsårene og, på grunn av valutarestriksjoner, også i de nærmest etterfølgende år. Merket «Y-Front» har hele tiden vært brukt på varene. I realiteten hadde saksøkeren merket som registrert varemerke i Norge også før han

Side:31

i eget navn sendte inn registreringskrav i 1947. Merket var tidligere registrert i Arne Kvam A/S' navn, etter krav som ble inngitt 4. november 1937. Registreringen gjaldt merke for saksøkerens varer, men saksøkeren var her representert av Arne Kvam A/S og kravet om registrering var blitt inngitt i representantens navn. Etter opphøret av representasjonsforholdet ble det enighet mellom saksøkeren og Arne Kvam A/S om at merket skulle slettes og så registreres på nytt i saksøkerens eget navn.

Saksøkerens merke er registrert i en lang rekke land, og hans varer, som alltid bærer merket «Y-front», markedsføres i ikke mindre enn 58 land utenom Norge. Merket er således innarbeidet hele verden over og representerer en betydelig verdi for saksøkeren. - - -

De saksøkte, Petersen & Dekke A/S og A/S Salhus Tricotagefabrik, har i det vesentlige anført:

Innenfor den bransje som det her gjelder er «Front» et rent beskrivende ord. Det er den alminnelige betegnelse for plaggets forside, og når det gjelder herre underbukser er det nettopp formen på forsiden eller fronten som vil være av særlig betydning, og som det fra bedriftens side kan være grunn til å feste oppmerksomheten ved.

Saksøkeren kan ikke ved registrering av et varemerke skaffe seg monopol på retten til å bruke et rent beskrivende fellesord, og når de foreliggende merker skal sammenlignes må man se bort fra det deskriptive element som ordet «Front» utgjør. De saksøkte har krevet registrering av merkene «T-Front» og «X-Front» nettopp for å vise at de ikke anerkjenner noe monopol for saksøkeren og for å hindre at et slikt monopol skal oppstå. De saksøkte har ikke noe ønske om å skape forveksling eller tilegne seg noe av saksøkerens goodwill. Forveksling er heller ikke oppstått.

En enerett til betegnelsen «Front» kan saksøkeren heller ikke skaffe seg ved å forbinde det med en bokstav, således som tilfellet er for hans merke «Y-Front». - - -

Retten skal bemerke:

Under henvisning til varemerkelovens §3 gjør saksøkeren gjeldende at de saksøktes merker ikke rettelig kunne antas til registrering, og at registreringen må kjennes ugyldig med hjemmel i samme lovs §9. Han mener at det foreligger en slik likhet at de saksøktes merker i den alminnelige omsetning er egnet til å fremkalle forveksling med hans eget.

Det er felles for saksøkerens og de saksøktes merker at de har en enkelt bokstav som forstavelse og deretter ordet «Front». Hvis man ser bort fra det under saken registrerte nye «T-Front»-merke er det også et fellestrekk at forstavelsen, den enkeltstående bokstav, er forbundet med ordet «Front» ved en bindestrek. Det som skiller er utelukkende at merkene ikke har samme bokstav i forstavelsen. Det sist registrerte «T-Front»-merke står i en særstilling. Bokstaven T er plasert over ordet «Front», med særlig sterk fremheving av bokstaven og i en utførelsesform som også for øvrig klart gjør merket til et billedmerke i lovens forstand.

Det som er nevnt om merkene «Y-Front», «X-Front» og det første «T-Front»-merket vil vise at det mest fremtredende fellestrekk ligger i anvendelsen av ordet «Front». Retten er enig med de saksøkte i at saksøkeren ikke kan antas å ha noen enerett til å ha dette ordet i sitt

Side:32

varemerke. De varer som det her dreier seg om er i det vesentlige herreundertøy og spesielt underbukser. Nettopp i relasjon til slike varer er ordet «Front» er innenfor bransjen alminnelig anvendt betegnelse for det enkelte plaggs forside og således et rent beskrivende ord. Hvis det allikevel skal inngå som bestanddel i et varemerke, må det være andre deler og kombinasjoner med disse som gir merket dets distinktive karakter.

Selv om man går ut fra at ordet «Front» ikke i seg selv kan være distinktivt som merke for herreundertøy, kan det ha sin betydning som del av et merke og åpenbart også i annen reklame. Særlig for underbukser er det uten videre klart at det er fronten som vil karakterisere plagget, og som de enkelte produsenter vil kunne variere ut fra praktiske og estetiske hensyn. Det må for de saksøkte som for saksøkeren stå fritt å understreke ordet «Front», også ved å gjøre det til bestanddel av et varemerke.

Det er heller Ikke det her nevnte ord som isolert sett kan gjøre merkene egnet til forveksling. Riktignok kan det ikke antas at det alminnelige publikum i dagligtale bruker ordet «Front» som betegnelse for plaggets forside. Sikkert er det imidlertid at alle vil forstå ordets betydning og se det som beskrivende, ikke som et merke. For øvrig må det være klart at forvekslingsfaren ikke skal vurderes i relasjon til en enkelt av merkets bestanddeler. Det avgjørende er om det enkelte merke, som helhet betraktet, er egnet til hos publikum å skape forveksling med saksøkerens.

Spørsmålet blir således om de saksøktes ordmerker er egnet til å bli forvekslet med saksøkerens fordi også de saksøkte har valgt å knytte en enkeltstående bokstav som forstavelse til ordet «Front». At det er bokstavene T og X som er brukt kan retten i denne henseende ikke tillegge noen særskilt vekt. Det står for retten som om situasjonen ville være den samme uansett hvilken bokstav som blir valgt. Det er i tilfelle selve kombinasjonen av ordet «Front» med en enkeltstående bokstav som forstavelse som kan komme i betraktning.

Retten er kommet til det resultat at de saksøktes merker ikke i den alminnelige omsetning er egnet til å bli forvekslet med saksøkerens merke, og at registreringen av de saksøktes merker derfor ikke kan kjennes ugyldig. Rent umiddelbart kan det virke påfallende og kanskje noe støtende at også de saksøkte har valgt å gjøre sine «Front-merker» distinktive ved å knytte et enkeltstående bokstav til. Det er imidlertid ikke noen som helst grunn til å tro at valget skyldes annet enn aktverdige motiver. I sin aksjon for å sikre ordet «Front» som fellesbetegnelse har de saksøkte latt registrere merker som kommer meget nær opp til saksøkerens, men uten å ønske noen forveksling og uten å skape noen. Til dette kommer at det er et sterkt beskrivende element også i anvendelsen av enkeltstående bokstaver. Retten anser det således ikke tvilsomt at saksøkeren har valgt bokstaven Y fordi sømmene på forsiden av underbuksen har en tydelig Y-form. Dette fremgår av et eksemplar som er blitt forevist i retten. En illustrasjon vedkommende underbukser som er produsert av Petersen & Dekke A/S synes på samme måte å vise en T-form. Det avgjørende for retten har imidlertid vært at den alminnelige kjøper av undertøy ikke kan antas å ville forveksle «Y-Front», «T-Front» eller «X-Front» med hverandre og heller ikke tro at produsenten er den

Side:33

samme. Vanligvis må det antas at han vil se betegnelsen, iallfall ordene «Y-Front» og «T-Front», som rent beskrivende. Hvis han ser dem som varemerker er forskjellen tilstrekkelig tydelig til å forhindre at han forveksler det ene med det annet.

Det som her er fremholdt om de rene ordmerker vil i enda høyere grad gjelde om det senest registrerte «T-Front»-merke som er et billedmerke. - - -