Rt-1964-105

Instans:	Høyesterett - Dom
Dato:	1964-02-08
Publisert:	Rt-1964-105
Stikkord:	Varemerker
Sammendrag:
Saksgang:	L.nr. 17/1964
Parter:	A/S Sætre Kjeksfabrik (høyesterettsadvokat Roar Bjerknes) mot 1. A/S Ota, De forenede Havre- og Rismøller, 2. Norenberg & Belsheim (høyesterettsadvokat Ø. Thommessen).
Forfatter:	Endresen, Rode, justitiarius Terje Wold, Mindretall: Gaarder, Nygaard
Lovhenvisninger:	Tilleggslov til varemerkeloven m fl (1947), Varemerkeloven (1910) §22, Tvistemålsloven (1915) §98, Tilleggslov til varemerkeloven m fl (1947) §2, Varemerkeloven (1961) §22, §28, §32, §3, §5, §8, §9, Varemerkeloven (1961)

Dommer Endresen: A/S Sætre Kjeksfabrik - senere kalt Sætre - innga 29. april 1912 krav om registrering av varemerket «Guld». Merket ble registrert som nr. 1380 og gjaldt for vareklassene 5 og 22. Registreringen ble fornyet i 1922 og 1932, men ikke i 1942. Sætre sendte imidlertid 22. oktober 1946 inn krav om registrering av samme merke, også denne gang for vareklassene 5 og 22. Merket ble innført i varemerkeregisteret 2. september 1947 under registreringsnummer 34445. I mellomtiden var det 9. mai

Side:106

1947 gitt en lov (nr. 3) som i §2 første ledd forlenget til 30. juni 1948 de frister som var fastsatt bl.a. i varemerkeloven for foretagelse av en handling overfor Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) for bevarelse av en rettighet, og som var utløpet eller ville utløpe i tiden fra 1. september 1939 til og med 29. juni 1948.

I 1959 reiste Sætre sak ved Oslo byrett mot firmaet Norenberg & Belsheim for å få fastslått at dette firma pliktet å opphøre med bruken av varemerket «Guldkorn» eller «Guld Korn» for ristede hvetekorn. Firmaet er enerepresentant i Norge for det danske A/S Ota, De forenede Havre- og Rismøller - senere kalt Ota. Dette selskap, som produserer honningristede hvetekorn under merket «Guldkorn», var sommeren 1957 begynt å eksportere denne vare til Norge gjennom sin enerepresentant. Sætre hevdet at bruken av merket «Guldkorn» for denne vare var et inngrep i firmaets rettigheter som innehaver av varemerket «Guld». Norenberg & Belsheim påberopte til sin frifinnelse bl.a. at Ota ved erklæring av 16. mars 1959 hadde fått samtykke fra firmaet H. Hanssen & Søn A/S, Trondheim, til å bruke merket «Guldkorn» for honningristede hvetekorn i Norge. H. Hanssen & Søn A/S var innehaver av dette varemerket, som var registrert for varer i vareklassene 3, 4 og 23 under varemerkenummer 3207 etter krav inngitt 28. desember 1914, og vernet var senere opprettholdt ved fornyelser. Oslo byrett - justitiarius med sakkyndige domsmenn - avsa dom i denne sak - senere kalt inngrepssaken - den 16. mai 1960. Domsslutningen lyder slik:

«1. Firma Norenberg & Belsheim tilpliktes å opphøre med bruken av varemerket «Guldkorn» eller «Guld Korn» for ristede hvetekorn.

2. Hver part bærer sine omkostninger.»

Etter at byrettens dom var påanket til Eidsivating lagmannsrett av firmaet Norenberg & Belsheim, anla dette firma og Ota sak ved Oslo byrett mot Sætre for å få registreringen av varemerke nr. 34445 kjent ugyldig for så vidt angikk ristede hvetekorn. Grunnlaget for påstanden om ugyldighet var at Sætres varemerke «Guld» etter saksøkernes mening bare hadde rettsvern fra 22. oktober 1946 da kravet om ny registrering ble inngitt og derfor måtte stå tilbake for varemerke nr. 3207 «Guldkorn» som hadde rettsvern fra 28. desember 1914. Oslo byrett - justitiarius med sakkyndige domsmenn - avsa 22. april 1961 dom i ugyldighetssaken med denne domsslutning:

«A/S Sætre Kjeksfabrikk frifinnes.

Hver part bærer sine omkostninger.»

Også denne dom ble påanket til Eidsivating lagmannsrett, nå av firmaet Norenberg & Belsheim og Ota. I lagmannsretten ble sakene forenet til felles behandling og avgjørelse etter reglene i tvistemålslovens §98. For lagmannsretten ble det opplyst at varemerke nr. 3207 «Guldkorn» av H. Hanssen & Søn A/S i april 1961 var blitt overdradd til Ota «i forbindelse med den virksomhet hvori det brukes». Lagmannsretten avsa 29. september 1962 dom i sakene med slik domsslutning:

Side:107

«I ugyldighetssaken: Registreringen av varemerke nr. 34445 kjennes ugyldig for så vidt angår varen ristede hvetekorn.

I inngrepssaken: Norenberg & Belsheim frifinnes.

I begge saker: Saksomkostninger tilkjennes ikke.»

Sætre har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. I ugyldighetssaken gjøres det gjeldende at det også etter lagmannsrettens egne domsgrunner er en feil når registreringen av varemerke nr. 34445 er kjent ugyldig «for så vidt angår varen ristede hvetekorn». Om dette heter det i ankeerklæringen bl.a.: «Reg.nr. 34445 omfatter bare vareklasse 5 samt sukkervarer i klasse 22. Lagmannsretten har lagt til grunn at ristede hvetekorn faller inn under klasse 4. I så fall er Sætres merke overhodet ikke registrert for ristede hvetekorn, og registreringen kan følgelig heller ikke kjennes ugyldig for så vidt denne vare angår.» Videre er det - både i ugyldighetssaken og i inngrepssaken - fremholdt at lagmannsretten feilaktig har lagt til grunn at Sætres merke «Guld» er dårligere prioritert enn merket «Guldkorn» fordi registreringen av Sætres merke nå må regnes fra 22. oktober 1946. Subsidiært er det i denne sammenheng som ny anførsel gjort gjeldende at et eventuelt «formelt prioritetstap» for merket «Guld» skyldes en feil fra Patentstyrets side. Patentstyret skulle i tilfelle ha sørget for at Sætres krav om registering i 1946 ble motholdt det tidligere registrerte merke «Guldkorn». Dette ville ha ført til at Sætre hadde gått frem etter reglene i loven av 9. mai 1947. Etter Sætres mening kan en slik feil fra Patentstyrets side ikke endre det tidligere etablerte «materiellrettslige forhold» mellom merkene «Guld» og «Guldkorn». Som en ny selvstendig ankegrunn har Sætre i begge saker videre gjort gjeldende at merket «Guld» var innarbeidet lenge før 1942 - således ved bruk av merket «Gullvafler» -, mens «Guldkorn» før 1957 bare hadde vært brukt i beskjeden utstrekning her i landet. Selv om registreringsvernet skulle være opphørt i 1942, er merket «Guld» på grunn av innarbeidelsen beskyttet frem til 1946 da registreringen fant sted. Innarbeidelsen medfører at merket «Guld» hadde selvstendig vern i dette tidsrom. Ved siden av innarbeidelsen må det i begge saker tas hensyn til den passivitet som er vist fra den annen side. Sætre har i begge saker nedlagt denne påstand:

«Byrettens dom stadfestes, dog således at A/S Sætre Kjeksfabrik tilkjennes saksomkostninger for alle retter.»

Ota og firmaet Norenberg & Belsheim, som har tatt til gjenmæle, har bl.a. anført at et varemerke ved registrering ikke bare oppnår vern for varer i den oppgitte vareklasse, men også for varer av «lignende slags». Når det skal fastslåes at vernet for merke nr. 34445 ikke omfatter en vare som ristede hvetekorn, måtte dette i dommen naturlig få den utformning som lagmannsretten har gitt den. Den første ankegrunn på formelt grunnlag i ugyldighetssaken kan for øvrig - hevdes det - ikke føre til frifinnelse, men bare til en omformning av domsslutningen. Ellers har ankemotpartene bl.a. gjort gjeldende at det ikke er begått noen feil fra Patentstyrets side under behandlingen av det

Side:108

varemerkekrav som ledet til registreringen av varemerke nr. 34445. Videre bestrides det at varemerket «Guld» er blitt innarbeidet. Endelig anføres det at Sætre under ingen omstendighet kan gis medhold i inngrepssaken, idet ankemotpartene ikke kan sies å bruke varemerket «Guldkorn» uhjemlet, jfr. varemerkeloven av 1910 §22, så lenge merket står registrert. Sætre må derfor i tilfelle først reise sak for å få registreringen av varemerket «Guldkorn» kjent ugyldig for så vidt angår ristede hvetekorn. Ankemotpartene har nedlagt slik påstand:

«At lagmannsrettens dom stadfestes og at ankemotpartene tilkjennes omkostninger for lagmannsretten og Høyesterett.»

For øvrig fremgår saksforholdet og partenes anførsler av domsgrunnene i de tidligere dommer. For Høyesterett er det fremlagt enkelte nye dokumenter som jeg ikke finner det nødvendig å redegjøre for.

Også for Høyesterett er de to saker forenet til felles behandling og avgjørelse.

Jeg er både i ugyldighetssaken og inngrepssaken kommet til samme resultat som byretten.

Jeg nevner først at Sætre også for Høyesterett har fastholdt at ristede hvetekorn går inn under vareklasse 5, mens Ota mener at denne vare faller inn under klasse 4. Jeg anser det ikke nødvendig å ta stilling til dette spørsmål idet partene er enige om at varen i hvert fall må ansees for å være av lignende slags som de varer Sætres merke omfatter. Videre finner jeg at merkene «Guld» og «Guldkorn» er egnet til å forveksles - noe som visstnok også partene synes enige om -, og at det derfor foreligger kollisjon mellom de to merker når det gjelder bruk av dem på varen ristede hvetekorn. Jeg nevner ogsa at gyldigheten av overdragelsen av varemerke nr. 3207 «Guldkorn» fra firmaet H. Hanssen & Søn A/S til Ota nå er uomtvistet, jfr. varemerkeloven av 3. mars 1961 §32.

Hovedspørsmålet i gyldighetssaken er om den registrering av varemerke nr. 34445 som ble innført i varemerkeregisteret 2. september 1947 i henhold til krav inngitt 22. oktober 1946, kan godtas som fristavbrytende i forhold til loven av 9. mai 1947 slik at prioriteten fra 29. april 1912 som varemerket «Guld» tidligere hadde under nr. 1380, ansees som bevart. Jeg er i likhet med byretten kommet til at dette spørsmål må besvares bekreftende og viser til den begrunnelse som byretten har gitt, og som jeg i alt vesentlig kan slutte meg til. Loven av 9. mai 1947 som var foranlediget av Neuchatel-overenskomsten av 8. februar 1947 som Norge hadde tiltrådt, tok sikte på å bøte på oversittelse av handlingsfrister under de helt ekstraordinære forhold krigen og etterkrigstiden førte med seg. Loven innebar at innehavere av tidligere registrerte varemerker hvis vern på grunn av manglende fornyelse under krigen var utløpet, fikk anledning til å bevare vernet med samme tidsprioritet som før. Det synes da å være en rimelig lovforståelse at den som allerede hadde manifestert sin vilje til å opprettholde sitt tidligere registrerte varemerke ved å kreve ny

Side:109

registrering av samme merke, uten videre måtte ansees for å ha foretatt seg det som i forhold til loven av 9. mai 1947 måtte ansees fornødent. Dette må gjelde både når den nye registrering allerede var innført i varemerkeregisteret før loven av 9. mai 1947 var trådt i kraft, og hvor - som her - krav var inngitt, men registreringsprosessen ikke fullført før dette tidspunkt. Det er på det rene at Sætre etter nevnte lovs ikrafttreden kunne ha trukket sitt krav av 22. oktober 1946 tilbake og erstattet det med et krav som formelt lød på fornyelse av den tidligere registrering. Etter de regler som gjaldt for vanlige fornyelseskrav, ville kravskrivet da - bortsett fra opplysninger om merkets tidligere registrering - måtte inneholde de samme opplysninger som skrivet av 22. oktober 1946 må ha inneholdt, og det samme beløp måtte vedlegges til dekning av registreringsavgift. Det måtte under de foreliggende omstendigheter være mest nærliggende for Sætre å anse inngivelsen av det tidligere krav tilstrekkelig i den ekstraordinære situasjon som forelå. Og Patentstyret måtte etter min mening også legge til grunn at nyregistrerte eller innsendte krav vedrørende varemerker som gikk inn under loven av 9. mai 1947, også måtte ansees fristavbrytende i forhold til denne lov med mindre det forelå holdepunkter for annet. De praktiske vanskeligheter som dette kunne medføre når det gjaldt fastleggelse av registreringsterminens utløp, kan etter min mening ikke tillegges avgjørende betydning i motsatt retning.

Når jeg således i ugyldighetssaken legger til grunn at Sætre med sitt merke «Guld» har bedre prioritet enn Ota med merket «Guldkorn», må det samme gjelde i inngrepssaken. Dette skulle da også være avgjørende i denne sak, idet det ikke er anført noe som kan gi holdepunkt for at Ota - hvis rettigheter Norenberg & Belsheim bygger på - kan gis rett til å bruke merket «Guldkorn» på varen ristede hvetekorn til tross for at dette merke er det yngste. Som før nevnt har ankemotpartene imidlertid gjort gjeldende at Sætre ikke kan gis medhold i inngrepssaken, idet det omtvistede spørsmål må få sin avgjørelse i ugyldighetssak mot Ota vedrørende merket «Guldkorn». Jeg er ikke enig i dette. Som det vil fremgå, har de to merker bestått side om side i årtier uten kollisjon av noen art før «Guldkorn»-merket ble påberopt som hjemmel for det salg av varen ristede hvetekorn under dette merke som her i landet ble påbegynt i 1957. Konflikten gjelder bare bruken av merket «Guldkorn» på ristede hvetekorn, og tvistetemaet blir det samme enten det fremmes som inngrepssak angående krenkelse av Sætres varemerkerett eller ugyldighetssak hvor merket «Guldkorn» påståes kjent ugyldig for så vidt angår varen ristede hvetekorn. I inngrepssaken er det riktignok bare Norenberg & Belsheim som formelt er part på den ene side. Men firmaet er Otas enerepresentant i Norge, og reelt har Ota fullt ut hatt adgang til å ivareta sine interesser, og saken har attpåtil vært ført for Oslo byrett som er påbudt verneting for ugyldighetssaker. Jeg kan under disse omstendigheter ikke finne at ikke også spørsmålet om firmaet Norenberg & Belsheim med

Side:110

hjemmel i merke nr. 3207 «Guldkorn» har adgang til å selge ristede hvetekorn under dette merke, kan få sin avgjørelse i den foreliggende sak.

Etter den tvil sakene har voldt, bør saksomkostninger etter min mening ikke tilkjennes for noen retter.

Jeg stemmer for denne

dom:

Byrettens dom stadfestes i begge saker.

Saksomkostninger tilkjennes ikke.

Dommer Gaarder: Jeg er kommet til samme resultat som lagmannsretten og tiltrer i alt vesentlig dens begrunnelse. Foranlediget ved prosedyren for Høyesterett vil jeg imidlertid komme med et par tilleggsbemerkninger.

Jeg vil presisere at rettsvernet for Sætres varemerke «Guld» - jeg tenker her på det rettsvern som registreringen ga - etter min mening opphørte i 1942. Loven av 3. mai 1946 om forlengelse av frister etter varemerkeloven m.v. hadde ingen betydning for Sætre, som ikke hadde vært hindret av krigen i å få sin registrering fornyet i 1942. Da Sætre i 1946 ønsket å få varemerket beskyttet på ny, måtte firmaet derfor søke om ny registrering, og søknaden ble etterkommet med nytt registreringsnummer, og med gyldighet i 10 år fra 22. oktober 1946. Dette var i samsvar med Sætres søknad, og den gang søknaden kom inn, var det ingen mulighet for å forstå den på annen måte. Før behandlingen i Patentstyret var ferdig, kom imidlertid loven av 9. mai 1947. Spørsmålet blir da om Patentstyret hadde rett og plikt til å legge et nytt innhold inn i søknaden på grunn av denne lov. Etter min mening kunne Patentstyret ikke gjøre dette på egen hånd. Det måtte i tilfelle iallfall forelegge saken for Sætre og høre hva firmaet bestemte seg for. Tross loven av 1947 hadde jo Sætre full adgang til å begjære nyregistrering med virkning fra registreringsdagen. Spørsmålet blir da videre om Patentstyret hadde plikt til å gjøre en slik forespørsel til Sætre. Til dette vil jeg si at det hadde vært bra om Patentstyret hadde forelagt for Sætre den nye situasjon som var oppstått etter loven av 1947, men jeg ser det heller ikke som noen pliktforsømmelse at det overlot initiativet til Sætre og firmaets spesialkyndige ekspert. Hvis det skulle være begått noen feil fra Patentstyrets side, ville dette for øvrig etter min mening ikke kunne føre til at man la til grunn en annen registrering enn den som var begjært og faktisk foretatt, men at man i tilfelle kunne reist spørsmål om ansvar. Jeg nevner, som det skjønnes, dette bare som en teoretisk mulighet. For øvrig er det slett ikke på forhånd klart at en forespørsel til Sætre om firmaet ønsket fornyelse med virkning fra 1942, hadde ledet til et bekreftende svar. Nå, etter det som senere er hendt, er det selvsagt at Sætre hadde interesse av at det ikke ble noe avbrudd i rettsvernet. Men i 1946 var stillingen den at det i tiden etter at

Side:111

Sætres vern var utløpet i 1942, ikke var registrert noe nytt merke «Guld» eller noe dermed forvekslingsbart merke. Under disse forhold kunne det vanskelig fremstille seg slik for Sætre at en registrering med virkning til 1952 var å foretrekke for en med virkning til 1956, når det i tiden 1942-46 ikke var kommet noe nytt merke som kunne skade firmaet. Jeg tilføyer at Sætre ikke kan ha misforstått hva registreringen innebar. Således ble den fornyet først i 1956, mens den - etter det som nå gjøres gjeldende - konsekvent burde vært ansett utløpet i 1952.

For Høyesterett har Sætre fremsatt den innsigelse at merket «Guldkorn» skulle vært «motholdt» da firmaet søkte registrering i 1946. Til dette vil jeg si at «Guldkorn» hadde vært registrert siden 1914, og jeg kan ikke se at det i 1946 var noen feil eller forsømmelse at det ikke ble motholdt. Sett fra Sætres standpunkt kan det også nevnes at dette merke ikke hadde sjenert firmaet i all den tid det hadde stått registrert ved siden av dets eget.

Jeg finner således at vernet for Sætres merke «Guld» så langt det berodde på registrering, opphørte i 1942, og at den fornyede registrering i 1946 bare medførte nytt vern fra registreringsdatoen.

For Høyesterett har Sætre imidlertid også hevdet at dets merke hadde rettsvern gjennom innarbeidelse. Ved den bruk som var gjort av merket, var det - hevdes det - blitt kjent innen vedkommende omsetningskrets som Sætres særlige kjennetegn for den slags varer som det her gjelder, og hadde etter 1942 rettsvern som innarbeidet merke selv om registreringsvernet var opphørt.

Jeg lar det stå hen om et registrert merke kan søke vern i reglene om innarbeidelse etter at registreringsvernet er opphørt, fordi jeg mener at det i dette tilfelle ikke er ført bevis for slik innarbeidelse. Det som foreligger av bevis i så henseende, er en skrivelse fra Sætre av 10. januar 1963 til firmaets advokat. Det fremgår av denne skrivelse at Sætre produserte «Gullvafler» i tiden 1938-1941, og at produksjonen i 1939 og 1940 hadde et betydelig omfang. I 1941 stanset produksjonen. Jeg kan ikke anse det godtgjort at merket i 1946 tilfredsstillet kravene til innarbeidelse. De krav man må stille i denne henseende, er ifølge lovens motiver temmelig strenge. Det kreves at «merket i omsetningskretsen ikke alene må være kjent som vedkommendes varebetegnelse, men også alminnelig ansett som et merke som i kraft av bruk særskilt tilkommer dets innehaver, således at dets benyttelse av andre etter oppfatningen innen omsetningskretsen vil inneholde en utilbørlighet, som krenkende den benyttelsesrett hvorpå den enkelte har vunnet hevd». Jfr. Knoph: Åndsretten side 440. Jeg vil i denne forbindelse tilføye at et merke som «Guld» i seg selv ikke er noe «sterkt» merke.

Når det gjelder spørsmålet om Otas krav er avskåret ved passivitet, er jeg også enig med lagmannsretten. Jeg kan ikke forstå at den nye varemerkelovs §8 og §9 kan ha noen interesse i denne forbindelse. Ankemotpartene har etter min mening opptrådt «innen rimelig tid».

Side:112

Den ankende har for Høyesterett, som nevnt av førstvoterende, fremsatt den formelle innsigelse at det er en feil ved lagmannsrettsdommen når den har kjent Sætres merke ugyldig «for så vidt angår ristede hvetekorn», fordi ristede hvetekorn går inn under vareklasse 4, mens merket ikke er registrert for denne klasse. Det er mulig det ville vært mer korrekt å si at registreringen er uten virkning for ristede hvetekorn, men da spørsmålet ikke har noen realitetsinteresse og jeg dessuten kjenner til at jeg er i mindretall, går jeg ikke nærmere inn på det.

Jeg er enig i førstvoterendes syn på spørsmålet om saksomkostninger.

Dommer Nygaard: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Gaarder.

Dommer Rode: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Endresen.

Justitiarius Terje Wold: Likeså.

Etter voteringen avsa Høyesterett dom overensstemmende med førstvoterendes konklusjon.

Av byrettens dom av 16. mai 1960 i Inngrepssaken (byrettsjustitiarius C. J. Fleischer med sakkyndige domsmenn overingeniør Olav Haavardsholm og sivilingeniør Knut Gislesen Gløersen):

- - -

Høsten 1958 ble Sætre oppmerksom på at firmaet Norenberg & Belsheim, Oslo, markedsførte pakninger med ristede hvetekorn under merket «Guldkorn». Sætre fant at denne bruk av merket «Guldkorn» måtte være i strid med de rettigheter som Sætre hadde som innehaver av det registrerte varemerke «Guld». Den vare som «Guldkorn» ble brukt for kunne det være spørsmål om å henføre til klasse 4 eller 5, men den var etter Sætres oppfatning under enhver omstendighet en vare av lignende art som de varer som omfattes av klasse 5, og som Sætres merke var vernet for. Merkene anså Sætre for å være så like at de nærmest kunne betegnes som identiske.

Ut fra en oppfatning som her nevnt rettet Sætre henvendelse til firmaet Norenberg & Belsheim i skrivelse av 19. desember 1958. Sætre krevet at firmaet skulle opphøre med bruken av merket «Guldkorn» for den omhandlede vare. Firmaet ville imidlertid ikke erkjenne at bruken var urettmessig, og var derfor heller ikke villig til å etterkomme anmodningen om å bringe den til opphør. - - -

Firma Norenberg & Belsheim er enerepresentant i Norge for det danske A/S Ota, De forenede Havre- og Rismøller, København. Det er dette selskap som produserer den omhandlede vare, og eksporten til Norge begynte sommeren 1957. I Danmark har varen gjennom mange år vært omsatt under merket «Guldkorn», og dette er bakgrunnen for at merket brukes også i forbindelse med omsetningen i Norge.

Det er firma Norenberg & Belsheims oppfatning at Sætres merke «Guld» ikke kan ansees vernet for en vare som ristede hvetekorn, men firmaet hevder videre at det må ha rett til å bruke merket selv om varen er av samme eller lignende art som de varer som hører til vareklasse 5. Det er i denne forbindelse påberopt et registrert varemerke «Guldkorn»

Side:113

som innehas av A. Hanssen & Søn A/S, Trondheim, og som Ota har fått samtykke til å bruke i Norge. Om dette foreligger det en erklæring som er datert 16. mars 1959 og underskrevet av Karl M. Hanssen. Erklæringen lyder således:

«Undertegnede, som er innehaver av norsk varemerkeregistrering nr. 3207 - GULDKORN, hvilket merke er registrert for alle varer i klassene 3, 4 og 23, samtykker herved i at Aktieselskabet «Ota», De forenede Havre- og Rismøller, København, bruker dette merke for «honningristede hvetekorn» i Norge... Denne erklæring er også bindende for eventuelle rettsetterfølgere».

Kravet om registrering av det her nevnte merke «Guldkorn» ble inngitt av H. Hanssen, Trondheim, 28. desember 1914, og registreringen har siden vært opprettholdt ved fornyelser. - - -

Retten skal bemerke:

Det spørsmål som retten først må ta standpunkt til gjelder beskyttelsesområdet for saksøkerens merke «Guld». Merket er vernet for hele klasse 5, men saksøkte hevder at en vare som ristede eller honningristede hvetekorn ikke hører hjemme i denne klasse. Heller ikke er det etter hans oppfatning en slik likhet mellom denne vare og varer som omfattes av klasse 5, at man i varemerkelovens forstand kan si at det dreier seg om varer av lignende slags.

Den klasseinndeling som det her refereres til er den som ble fastsatt ved kgl. res. av 20. desember 1910 og som gjaldt til 1. juli 1959. Klasse 5 omfatter «Næringsmidler for mennesker og dyr, ikke opptatt i klasse 4, 22 og 23», og til ytterligere veiledning sies det angående den nevnte gruppe av næringsmidler at «herunder går brød etc., konditorvarer, kolonialvarer, te, kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning, krydderier».

Det er fra saksøktes side fremholdt at en vare som ristede hvetekorn må ansees opptatt i klasse 4, slik at den faller utenfor den gruppe av varer som hører inn under klasse 5. Klasse 4 omfatter «Landbruks- og hageprodukter», og i oppregningen av de forskjellige produkter er korn og for øvrig også mel uttrykkelig nevnt. For avgjørelsen av likhetsspørsmålet finner retten det ikke nødvendig å ta standpunkt til det her nevnte spørsmål om klasseinndelingen. Retten anser det klart at ristede hvetekorn iallfall er en vare av lignende slag som varer i klasse 5, og dette er for likhetsspørsmålet tilstrekkelig. Det er ikke inndelingen i vareklassen, men likheten mellom varene som etter varemerkelovens §5 er det avgjørende kriterium.

I forbindelse med likhetsspørsmålet vil retten særlig understreke at vareklasse 5, som saksøkerens merke er vernet for, omfatter brødvarer av enhver art og også konditor- og kolonialvarer. Det er en naturlig sammenheng mellom disse varegrupper og den vare som saksøkte bruker merket «Guldkorn» for. Det bør også nevnes at de honningristede hvetekorn ikke er et råprodukt. De er resultatet av en tilberedningsprosess, og det er nettopp denne som har skapt kornene om til et næringsmiddel som er ferdig til bruk. Man kan heller ikke se bort fra at de ristede hvetekorn naturlig vil bli fremstillet eller forhandlet av de bedrifter eller forretninger som beskjeftiger seg med varer som nevnt i klasse 5.

Særlig på bakgrunn av det som her er nevnt om varelikheten kan man heller ikke være i tvil om at merket «Guldkorn» er så likt

Side:114

saksøkerens merke «Guld», at det er egnet til i den alminnelige omsetning å fremkalle forveksling med dette, jfr. varemerkelovens §5, sammenholdt med §3. Tilføyelsen av ordet korn i merket «Guldkorn» er, i relasjon til den vare som det brukes for, av rent beskrivende karakter og ikke egnet til å skille dette merke fra merket «Guld». Saksøkte har ikke erkjent, men for øvrig heller ikke benektet at en slik likhet mellom merkene er til stede.

Når det således foreligger en klar kollisjon mellom merkene blir spørsmålet om saksøkte allikevel kan gis medhold i at han er berettiget til å bruke merket «Guldkorn», og at saksøkeren i forholdet til ham ikke kan hevde den rett som han ellers må antas å ha.

Som anført av saksøkte er det for H. Hanssen eller nå A. Hanssen & Søn A/S, Trondheim, registrert et varemerke «Guldkorn», bl.a. for klasse 4, og saksøkte har ved en fremlagt erklæring legitimert at han har fått innehaverens samtykke til å bruke merket. Retten antar imidlertid at dette samtykke ikke kan tillegges noen betydning for forholdet mellom partene i denne sak.

Når man skal vurdere hvilken betydning samtykket kan tillegges må det erindres at de rettigheter som A. Hanssen & Søn A/S har, hviler på registreringen. Det er ikke ved bruk av merket, men utelukkende gjennom registreringen at rettighetene er ervervet. Det bør i denne forbindelse nevnes at merket av Hanssen bare er brukt for mel, og at også denne sterkt begrensede bruk av merket er opphørt for mange år siden.

Det registrerte varemerke er ikke overdradd til saksøkte. Saksøkte har således ikke trådt inn i, eller kunnet tre inn i, de rettigheter som registreringen gir merkets innehaver. Forholdet er jo for øvrig fremdeles etter norsk rett at et registrert varemerke ikke kan overdras uten at det skjer i forbindelse med den virksomhet som det brukes for, og dette gjør det desto klarere at det ikke dreier seg om en overdragelse av de rettigheter som registreringen gir. Det som samtykkeerklæringen innebærer er etter rettens oppfatning ikke annet enn at saksøkte har sikret seg mot innsigelser fra Hanssens side, og riktigheten av denne oppfatning bekreftes for øvrig også av erklæringens innhold. I forhold til saksøkeren står saksøkte i samme stilling som om han hadde tatt merket i bruk uten særskilt hjemmel, med sikte på å innarbeide det som sitt.

Saksøkte kan ikke med rimelig grunn påberope noen slik selvstendig bruk eller innarbeidelse at det kan medføre rettstap for saksøkeren. Som før nevnt dreier det seg om bruk fra sommeren 1957, og det må være utelukket at man kan tale om passivitetsvirkninger når saksøkeren reiste innsigelse så snart han fikk kjennskap til forholdet og så tidlig som i desember 1958. Saksøkte har også påberopt at saksøkeren skal ha utvist en rettslig relevant passivitet overfor en del andre merker. Det er imidlertid ikke godtgjort at merket «Guld» har tapt sin distinktive karakter, noe som for øvrig heller ikke er påstått av saksøkte. Heller ikke er det opplyst noe som gir grunn til å anta at merket ved passivitet fra saksøkerens side har fått sitt beskyttelsesområde begrenset på en slik måte at en vare som ristede hvetekorn faller utenfor.

Saksøkte må etter det som her er sagt tilpliktes å opphøre med bruken av merket «Guldkorn» for ristede hvetekorn, og det må være

Side:115

åpenbart at han heller ikke kan anvende merket med en endring som bare består i at ordet deles i to.

Med det grunnlag som avgjørelsen er bygget på blir det unødvendig å ta standpunkt til de innsigelser som gjelder A. Hanssen & Søn A/S' stilling. Det er således ikke grunn til å avgjøre om kontinuiteten er bevart fra 1912 for saksøkerens merke, og heller ikke om saksøkeren har forspilt noen rett ved passivitet overfor Hanssen. I forbindelse med det sistnevnte spørsmål skal retten bare minne om at merket aldri har vært brukt av Hanssen for den vare som saken gjelder, men bare for mel. - - -

Av byrettens dom av 22. april 1961 i Ugyldighetssaken (byrettsjustitiarius C. J. Fleischer med sakkyndige domsmenn ingeniør Fridtjof Løschbrandt og sivilingeniør Knut Gløersen):

- - -

Byrettens dom i inngrepssaken er av Norenberg & Belsheim påanket til Eidsivating lagmannsrett.

For lagmannsretten har Norenberg & Belsheim gjort gjeldende som ny innsigelse at Sætres merke «Guld» må kjennes ugyldig for den vare som saken gjelder. Det er det merke som er registrert for A. Hanssen & Søn A/S som i denne forbindelse blir påberopt. Norenberg & Belsheim anser det utvilsomt at en vare som ristede hvetekorn går inn under klasse 4 som A. Hanssen & Søns merke er registrert for. Hvis det er riktig, som antatt av byretten i inngrepssaken, at registreringen av Sætres varemerke nr. 34445 også omfatter ristede hvetekorn, må resultatet etter Norenberg & Belsheims oppfatning bli at registreringen av Sætres merke kjennes ugyldig for så vidt angår den omhandlede vare, jfr. varemerkelovens §3, første punktum, jfr. §9. Som nevnt bygger Norenberg & Belsheim på den oppfatning at det er A. Hanssen & Søns merke som nå har best prioritet.

I henhold til varemerkelovens §28 hører søksmål til avgjørelse av ugyldighetsspørsmålet under Oslo byrett, og det er ugyldighetsspørsmålet den nå foreliggende sak gjelder. Saken er reist av Aktieselskabet Ota, De forenede Havre- og Rismøller og firmaet Norenberg & Belsheim ved stevning av 9. juli 1960. - - -

Retten skal bemerke:

Ugyldighetsspørsmålet kan bare føre frem hvis det antas at A. Hanssen & Søn har bedre prioritet for merket «Guldkorn» enn den som saksøkte har for merket «Guld». Det avgjørende for spørsmålet om prioriteten er om saksøkerne kan gis medhold i at saksøkte for sitt merke bare har prioritet fra 22. oktober 1946 da han innga krav om ny registrering. Hvis den opprinnelige prioritet for saksøktes merke ansees bevart, er det på det rene at det er bedre prioritert enn det som saksøkerne påberoper seg.

Det er uomtvistet at saksøkte i 1942 hadde anledning til å søke registrering av merket «Guld» fornyet hvis han hadde funnet tilstrekkelig grunn til å gjøre det. Saksøktes stilling under krigen medførte således ikke noen hindring for fornyelse, og det er godtgjort at han under krigen fornyet registreringen av andre merker.

Som følge av det som her er nevnt kunne saksøkte ikke kreve registreringen fornyet i 1946, med hjemmel i den dagjeldende lov av 3. mai

Side:116

1946. Det var etter denne lov og tidligere krisebestemmelser et vilkår at krigen hadde hindret fornyelse i rett tid.

Det er på den annen side ved saksøktes holdning klart tilkjennegitt at han i 1946 igjen ønsket merket vernet ved registrering. Hans ønske kom til uttrykk i kravet om ny registrering, inngitt 22. oktober 1946, og noen annen form kunne kravet på dette tidspunkt ikke ha.

Da loven av 9. mai 1947 trådte i kraft ble situasjonen en annen. For fornyelsesfrister som var utløpet i tidsrommet 1. september 1939-29. juni 1948 ble det generelt fastsatt en ny frist. Fristen gjaldt for alle, helt uavhengig av hva det skyldtes at en fornyelse innenfor den regulære og individuelt bestemte frist var blitt forsømt.

Det er grunn til å understreke særlig sterkt at den adgang til fornyelse som ble åpnet ved loven av 1947 er bygget utelukkende på rent objektive kriterier. Det kommer etter denne lov overhodet ikke i betraktning om det subjektivt kan tilregnes merkets innehaver som forsømmelighet eller skjødesløshet at han ikke sørget for å fornye registreringen i tide. Det er endog likegyldig om han unnlot å fornye fordi han hadde tenkt å la merket gå ut. Loven av 1947 setter en ny frist, og av merkets innehaver kreves det ikke annet enn at han innen utløpet av denne frist foretar det som ellers ville være nødvendig for å få en registrering fornyet.

Av det som her er nevnt vil det fremgå at loven av 1947 gir en fristforlengelse på objektivt grunnlag, og setter merkets innehaver nøyaktig i samme stilling som han ville ha vært om den ordinære frist enda ikke var utløpet. Fristen skulle fremdeles løpe til 30. juni 1948. Det er på bakgrunn av dette man må vurdere det som skjedde med saksøktes merke «Guld».

Loven av 1947 trådte i kraft 9. mai 1947, samme dag som den var gitt. På dette tidspunkt var saksøktes krav om ny registrering av merket «Guld» under behandling i Patentstyret. Retten minner om at kravet ble inngitt 22. oktober 1946, og at merket ble ført inn i registeret 2. september 1947. Det forelå således til behandling en begjæring om ny registrering på et tidspunkt da adgangen til fornyelse av den tidligere registrering fremdeles sto åpen, og mens merket for så vidt fremdeles kunne ansees vernet ved den tidligere registrering.

Situasjonen var etter dette ikke vesensforskjellig fra hva den ville ha vært om en merkeinnehaver under normale forhold hadde krevet ny registrering mens fristen for fornyelse enda ikke var utløpet. Hvis ikke Patentstyret i et slikt tilfelle behandlet kravet som en begjæring om fornyelse, eventuelt etter henvendelse til merkets innehaver, ville man stå overfor muligheten av en dobbeltregistrering. Et annet alternativ ville være å ta kravet om ny registrering så bokstavelig at Patentstyret fant å måtte kreve at det tidligere registrerte merke ble begjært slettet.

I det foreliggende tilfelle må man gå ut fra at merket var blitt slettet i 1942, fordi registreringen da ikke ble krevet fornyet. Det er derfor naturlig at man i Patentstyret ikke kunne være oppmerksom på at det her forelå en tidligere registrering som nå kunne fornyes. På den annen side er det vel ikke tvilsomt at saksøktes krav om ny registrering ville blitt behandlet som et krav om fornyelse hvis forholdet hadde vært klarlagt. Det er naturlig å spørre om ikke saksøkte selv burde ha sørget for

Side:117

å endre kravets form da loven av 1947 var trådt i kraft, slik at kravet uttrykkelig kom til å gjelde fornyelse, ikke ny registrering. Retten finner imidlertid ikke at det bør kunne bebreides saksøkte at han unnlot å gjøre dette. Det som han hadde foretatt seg for igjen å få merket vernet måtte for ham fremstille seg som tilstrekkelig, også til oppfyllelse av vilkårene etter loven av 1947.

Under de omstendigheter som det her er redegjort for finner retten også for sitt vedkommende at saksøkte har foretatt det som er nødvendig for å oppfylle de krav som loven av 1947 har stillet. Under slike omstendigheter bør det ikke kunne tillegges avgjørende vekt at begjæringens form ikke ble rettet, og heller ikke at registreringen formelt fremtrer som en ny registrering. I relasjon til loven av 1947 må forholdet sees som en fornyelse av den tidligere registrering, med den virkning at prioriteten ansees opprettholdt fra inngivelsen av det opprinnelige registreringskrav den 29. april 1912. I betraktning av at fristen for fornyelse fremdeles løp da kravet ble behandlet, var det fornyelse, ikke ny registrering, det reelt dreiet seg om. De formelle feil som for så vidt kan sies å være begått bør ikke kunne antas å endre realiteten.

Ved at kravet formelt har ledet til ny registrering er gebyrberegningen blitt en annen enn den skulle ha vært, og utgangspunktet for fornyelser er blitt forskjøvet. Videre er det en følge av samme feil at det ikke for det omhandlede merke er referert til loven av 1947 i registeret. Retten har ikke villet unnlate å nevne disse omstendigheter, men anser det klart at de ikke kan tillegges noen betydning for saken. Det som retten vil tilføye er ellers bare at det resultat som retten er kommet til bare innebærer opprettholdelse av den tidligere rettstilstand, i samsvar med det syn som ligger til grunn for Neuchatel-overenskomsten og loven av 9. mai 1947. Saksøktes merke blir bevart for den omsetningskrets som det tidligere har vært brukt for, og i det omfang som det i henhold til registreringen har vært vernet for. - - -

Av lagmannsrettens dom (lagdommerne Kristian Strømsted og Arne Jahren og tilkalt dommer, sorenskriver Dagfinn Dekke):

- - -

A/S Ota og Norenberg & Belsheim gjør i ugyldighetssaken gjeldende at byretten har tatt feil når den har antatt, at Sætre for sitt varemerke nr. 34445 Guld kan kreve prioritet fra et tidligere tidspunkt enn innleveringsdagen 22. oktober 1946. - - -

Når det gjelder inngrepssaken innrømmes det at byrettens dom var riktig slik som den faktiske situasjon var på det tidspunkt. Det er imidlertid skjedd en avgjørende endring ved at Ota nå er innehaver av registreringsnummer 3207´ Guldkorn. Ota har dermed enerett til bruk av dette merke, og da ristede hvetekorn går inn under klasse 4, eller iallfall er vare av «lignende slags» som varer i klasse 4, handler ikke Ota (eller Norenberg & Belsheim) uhjemlet (varemerkelovens §22) ved å selge ristede hvetekorn under merket Guldkorn. Dette gjelder uansett hvordan man løser prioritetsspørsmålet, idet Sætre hvis det vil påståes at merket Guldkorn er ugyldig for så vidt angår ristede hvetekorn, må anlegge særskilt ugyldighetssak. Dette er ikke gjort. - - -

Side:118

Sætre har i ugyldighetssaken gjort gjeldende de samme innsigelser som for byretten, nemlig:

1. Sætres varemerke er det eldste idet den opprinnelige prioritet er bevart.

2. Det foreligger ikke varelikhet. A/S Otas merke nummer 3207 i klasse 4 omfatter ikke ristede hvetekorn som kun hører hjemme i klasse 5. Ristede hvetekorn er heller ikke vare av «lignende slags» som varer i klasse 4.

3. Alminnelige passivitetsvirkninger må føre til at registreringen ikke kan angripes. Dette må gjelde selv om man ser bort fra den opprinnelige registrering fra 1912 og kun tar hensyn til den nye registrering.

- - -

Sætre gjør videre gjeldende at under forutsetning av at dets merke er best prioritert, må dets standpunkt føre frem, selv om ristede hvetekorn bare er en vare av «lignende slags» som varer i klasse 5.

Det må være full adgang til å få prøvet utstrekningen av A/S Otas rett til å bruke merket Guldkorn uten å reise særskilt ugyldighetssak. Det Sætre ønsker ved inngrepssaken er kun å få fastslått at merket Guldkorn ikke kan brukes for varen ristede hvetekorn. - - -

Lagmannsretten er kommet til et annet resultat enn byretten.

Ugyldighetssaken. Lagmannsretten er her kommet til at Sætre for sitt varemerke Guld har prioritet fra 22. oktober 1946 da kravet om ny registrering ble inngitt. Byretten har nøye redegjort for de faktiske forhold og lagmannsretten viser til byrettens fremstilling. Lagmannsretten er imidlertid ikke enig i byrettens vurdering. Det er på det rene at Sætre har forsømt seg ved ikke å begjære fornyelse av den tidligere registrering, hvis Sætre ønsket å bevare den tidligere prioritet. I 1942 hadde Sætre med åpne øyne latt være å fornye, og var således klar over at den gamle prioritet da gikk tapt. Da Sætre i 1946 sendte inn begjæring om ny registrering var det ikke adgang for Sætre til å oppnå fornyelse. Sætre kunne således kun regne med beskyttelse fra den nye registrering. Loven av 9. mai 1947 etablerte ingen automatisk fornyelse. Den åpnet kun en adgang til fornyelse. Den fritok ikke innehaveren fra å foreta det som ellers er nødvendig for fornyelse. Sætre foretok intet i anledning av de muligheter loven av 1947 ga, og lagmannsretten finner ikke å kunne likestille den tidligere innsendte begjæring om registrering med et krav om fornyelse. Retten finner ikke at Styret for det industrielle rettsvern hadde noen plikt til å behandle begjæringen som et krav om fornyelse etter loven av 1947. De fremlagte fotostatkopier av varemerkeregisteret viser at merke nummer 1380 er utgått, vernet opphørt på grunn av manglende fornyelse, og at nummer 34445 som ble innført i registeret 2. september 1947 etter inngivelse av krav 22. oktober 1946, er fornyet fra 22. oktober 1956.

Til Sætres øvrige innsigelser mot ugyldighetskravet bemerkes:

Lagmannsretten antar at ristede hvetekorn går inn under klasse 4, og at ristede hvetekorn i alle tilfelle er en vare av «lignende slags» som varer både i klasse 4 og klasse 5. Det er således kollisjon mellom de to merker for så vidt angår denne spesielle vare. Sætres merke må da vike, idet det etter det resultat lagmannsretten er kommet til, er dårligst prioritert.

Side:119

Lagmannsretten finner ikke at kravet om ugyldighet er avskåret ved passivitet. Den aktuelle kollisjon kan ikke sees å være oppstått før i 1958.

De ankende parters påstand blir etter dette å ta til følge.

Inngrepssaken. Som nevnt foran under ugyldighetssaken finner lagmannsretten at ristede hvetekorn går inn under klasse 4 eller iallfall er vare av «lignende slags». A/S Ota og dermed firma Norenberg & Belsheim har da i kraft av det av Ota overtatte merke Guldkorn i klasse 4 rettsvern for denne vare, et vern som etter det som tidligere er anført går foran Sætres.

Spørsmålet om nødvendigheten av egen ugyldighetssak overfor merket Guldkorn blir ikke aktuelt etter det resultat lagmannsretten er kommet til.

Den ankende parts påstand om frifinnelse må godtas. - - -