Rt-1970-664

Instans:	Høyesterett - Dom
Dato:	1970-06-04
Publisert:	Rt-1970-664
Stikkord:
Sammendrag:
Saksgang:	L.nr. 61/1970
Parter:	F. Hoffman-La Roche & Co. AG (høyesterettsadvokat Per Brunsvig) mot A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater (høyesterettsadvokat Nils J. Sejersted).
Forfatter:	Bølviken, Anker, Eckhoff, Mindretall: Leivestad, Ryssdal
Lovhenvisninger:	Patentloven (1910) §10, §5, §9, Tvistemålsloven (1915) §148, Skjønnsprosessloven (1917) §148, §2, §43, Patentloven (1967) §1, §45, §50, §52, §5

Dommer Bølviken: Styret for det industrielle rettsvern, annen avdeling, meddelte den 11. desember 1966 A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater tvangslisens etter §9 i lov om patenter av 2. juli 1910 til å bruke de norske patenter nr. 99734 og nr. 99735 tilhørende Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel. Patentene gjelder fremgangsmåter i to trinn for fremstilling av klordiazepoksyd, som anvendes i Hoffmann-La Roche's legemiddel Librium. Underskjønn til fastsettelse av vederlag til patenthaveren etter §10 i loven ble avhjemlet av Oslo byrett den 8. mars 1968. Ved underskjønnet ble vederlaget fastsatt til kr. 2.000,- pr. kg produsert og solgt klordiazepoksyd, og Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater ble pålagt å stille sikkerhet for riktig betaling av vederlaget med kr. 250.000.

Begge parter begjærte overskjønn, som ble avhjemlet av Oslo byrett den 20. juni 1969 med denne slutning:

«1. For utøvelse av tvangslisens av de oppfinnelser som ligger til grunn for de norske patenter nr. 99734 og 99735 betaler A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater til F. Hoffmann-La Roche & Co. AG et vederlag som fastsettes til kr. 3.500,- - tretusenfemhundrekroner - pr. kg. produsert og solgt stoff som er utvunnet ved de patenterte fremgangsmåter. Returlevering fragår i beregningsgrunnlaget.

2. Vederlaget betales kvartalsvis innen en måned etter kalenderkvartalets utløp. I forbindelse med betalingen leveres beregning attestert av statsautorisert revisor.

3. A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater pålegges å stille sikkerhet overfor F. Hoffmann-La Roche & Co. AG for riktig betaling av vederlaget med kr. 70.000,- - syttitusenkroner

4. I saksomkostninger for under- og overskjønn betaler A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater til F. Hoffmann-La Roche & Co. AG innen 2 - uker fra forkynnelsen av skjønnet kr. 10.000,- - titusenkroner -.

Side:665

5. Begjæringen om foregrepet tvangskraft avvises.»

Det var dissens i overskjønnsretten, idet ett av rettens medlemmer stemte for en høyere tvangslisensavgift, fastsatt på grunnlag som gjort gjeldende av Hoffmann-La Roche.

Hoffmann-La Roche har påanket overskjønnet for så vidt angår slutningens punkt 1. Anken gjelder rettsanvendelsen og saksbehandlingen. A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater har erklært motanke over lovanvendelsen. Motanken gjelder slutningens punkter 1 og 5.

Om saksforholdet viser jeg til skjønnsgrunnene.

Den ankende part mener at overskjønnsretten riktig har tatt utgangspunkt i at patenthaveren skal ha full erstatning for det tap tvangslisensen påfører ham, beregnet på basis av forholdene slik de ville ha vært om patenthaveren, selv eller gjennom andre, hadde brakt oppfinnelsen til utøvelse her i landet. Men overskjønnsretten har etter den ankende parts mening ikke anvendt prinsippet på riktig måte.

Det gjøres - som for overskjønnsretten - gjeldende at erstatningen må beregnes på grunnlag av prisen på det ferdige preparat, Librium. Denne pris er godkjent av de norske helsemyndigheter. Patenthaverens tap som følge av tvangslisensen fremkommer som et produkt av salgspris multiplisert med salgskvantum med fradrag for sparte omkostninger til produksjon og salg. Den fremlagte utgiftskalkyle belyser grunnlaget for prisfastsettelsen, men har ingen direkte relevans til tapsberegningen, som må skje på grunnlag av salgspris og salgskvantum ved et noe i retning av lovbundet skjønn.

Når overskjønnsretten trekker inn i vurderingen det forhold at de to patenter er fremgangsmåte-patenter, som bare indirekte beskytter produktet, jfr. §5 annet ledd i patentloven av 1910, mener den ankende part at retten fraviker det prinsipp for erstatningsberegningen som retten selv stiller opp. Ved at erstatningen beregnes på grunnlag av en tenkt pris på et fiktivt salg av klordiazepoksyd i bulk, holder retten utenfor erstatningsberegningen en forholdsmessig andel av de utgifter patenthaveren har hatt i forbindelse med den kliniske utprøving av legemidlet. Dette er så vel patentrettslig som erstatningsrettslig uholdbart.

Patentloven må suppleres med alminnelige erstatningsrettslige regler. Det avgjørende må da bli hvorledes patenthaveren faktisk har utnyttet oppfinnelsen økonomisk - hvilke verdier som forelå da tvangslisens ble meddelt, og hvilke følger lisensen vil få for patenthaveren. Klordiazepoksyd er ikke, og har ikke vært, gjenstand for omsetning. Det er gjennom den ankende parts salg av Librium at oppfinnelsen har fått sin verdi for ham.

Den ankende part aksepterer at han, fordi erstatningen skal fastsettes ut fra den forutsetning at han hadde brakt oppfinnelsen til utøvelse i Norge, selv må bære det tap som følger av meromkostningene ved produksjon i Norge i forhold til import av det ferdige preparat. Men det er etter den ankende parts mening ingen plass for en reduksjon av erstatningen på det grunnlag at

Side:666

Librium bare nyter en indirekte beskyttelse. Heller ikke kan det, som ankemotparten gjør gjeldende, tas hensyn til at produksjon og salg av tvangslisenshaverens legemiddel skal bli lønnsom.

Slik overskjønnsretten har beregnet tvangslisensavgiften, blir i realiteten en del av det den ankende part vil betegne oppfinnerandelen av salgsprisen på Librium, overført til tvangslisenshaveren, som ikke har hatt de omkostninger som denne oppfinnerandel skal dekke.

Subsidiært gjør den ankende part gjeldende at skjønnsgrunnene er uklare, mangelfulle og delvis selvmotsigende. Det foreligger - hevdes det - en delvis sammenblanding av vurderingsprinsipper, som vanskeliggjør kontrollen av rettsanvendelsen, og som gjør at skjønnet også av den grunn må oppheves.

Den ankende part er enig med overskjønnsretten i at tvangslisensvederlaget må fastsettes til et bestemt beløp pr. kg klordiazepoksyd. Skulle prisforholdene eller andre forhold endre seg vesentlig, må dette lede til at vilkårene endres, jfr. den nye patentlovs §50 annet ledd.

Den ankende part har lagt ned slik påstand:

«1. Oslo byretts overskjønn av 20. juni 1969 oppheves for så vidt det er påanket og hjemvises til ny behandling.

2. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG tilkjennes saksomkostninger hos A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater.»

Ankemotparten gjør gjeldende at overskjønnsretten har tatt feil i selve det prinsipielle utgangspunkt for vederlagsberegningen. Vederlaget må etter ankemotpartens syn fastsettes slik at det blir mulig for tvangslisenssøkeren å utnytte oppfinnelsen, og slik at lovens hensikt med tvangslisensinstituttet - utøvelse av oppfinnelsen her i landet - kan oppnås. Det er under denne forutsetning at patentbeskyttelse er gitt, og det er fordi utøvelse i landet ikke er skjedd, at tvangslisens er meddelt. Det primære er ikke å yte erstatning til patenthaveren, men å sikre utøvelse på slike vilkår at tvangslisensen ikke blir illusorisk.

Overskjønnsrettens synspunkt, at det er de patenterte fremgangsmåter og det aktive stoff som fremkommer ved bruk av disse fremgangsmåter, som skal vurderes, er ankemotparten enig i. Det er - hevdes det - klordiazepoksydet som er det produkt som er indirekte beskyttet ved patentlovens §5. Dersom man bygger på prisen for det bruksferdige medikament Librium, slik den ankende part gjør gjeldende, får man med i beregningen en rekke utgifter som i prinsippet er vederlagsberegningen uvedkommende.

Ankemotparten mener at vederlagsberegningen i samsvar med vanlige økonomiske prinsipper må ta utgangspunkt i oppnåelig markedspris for tvangslisenshaverens preparat. Denne pris må gi dekning for ankemotpartens produksjonsomkostninger, en rimelig andel av bedriftens generalomkostninger, herunder tvangslisenshaverens omkostninger når det aktive stoff skal utprøves til et bruksferdig preparat, en rimelig fortjeneste samt tvangslisensavgiften.

Side:667

Det gjøres av ankemotparten videre gjeldende som en lovanvendelsesfeil at tvangslisensavgiften av overskjønnsretten er satt til en fast kilopris. Ankemotparten mener at avgiften må settes til en prosentvis andel av tvangslisenshaverens salgspris, slik at avgiften kan følge mulige prisfluktuasjoner. Ellers vil patenthaveren, som har et innarbeidet preparat, ha det i sin makt ved en priskrig å gjøre tvangslisenshaverens utøvelse av oppfinnelsen umulig. Dersom utøvelse her i landet skal bli mulig, er det ikke bare størrelsen av lisensavgiften som er av betydning, men også måten avgiften skal beregnes på.

Subsidiært hevder ankemotparten at overskjønnsrettens rettsanvendelse er riktig, og at skjønnet må stadfestes. Det er etter ankemotpartens mening god sammenheng i overskjønnsrettens rettsanvendelse, og det er ingen saksbehandlingsfeil som kan lede til opphevelse av skjønnet.

Endelig gjør ankemotparten gjeldende at overskjønnsretten har tatt feil når retten har ansett seg uten kompetanse til å gi skjønnsresultatet foregrepet tvangskraft etter tvistemålslovens §148, jfr. skjønnslovens §2, et spørsmål ankemotparten ber prøvet dersom overskjønnet blir opphevet.

Ankemotparten har lagt ned denne påstand:

«1. Prinsipalt.

Oslo Byretts overskjønn av 20.6.1969 oppheves forsåvidt det er påanket og hjemvises til ny behandling.

Subsidiært.

Oslo Byretts overskjønn av 20.6.1969 stadfestes.

2. Ankemotparten tilkjennes saksomkostninger.»

Jeg er kommet til at verken hovedanken eller motanken kan føre frem.

Jeg nevner først at underskjønn ble begjært før patentloven av 1967 trådte i kraft, slik at vederlag til patenthaveren er fastsatt ved skjønn i samsvar med patentloven av 1910. Når det gjelder de materielle regler for vederlagsberegningen, har overskjønnsretten ansett det uten betydning om den tidligere eller den nye lov anvendes. Den har antatt at den rettslige situasjon hva vederlagsberegningen angår, ikke er endret, og har under sin drøftelse vist til forarbeidene til den nye lov. Jeg er enig i at lovvalget ikke spiller noen rolle for vederlagsberegningen, og at forarbeidene til den nye lov kan belyse rettstilstanden også etter den tidligere lov. Jeg tar da heller ikke for min del standpunkt til lovvalgsspørsmålet.

Jeg finner det naturlig først å behandle ankemotpartens angrep på det prinsipielle utgangspunkt for overskjønnsrettens rettsanvendelse.

Overskjønnsretten har lagt til grunn at patenthaveren «skal ha et vederlag som svarer til det han ville oppnådd, hvis han hadde innrettet seg slik at tvangslisens ikke kunne vært gjort gjeldende mot ham», med andre ord at han hadde brakt oppfinnelsen til utøvelse her i landet. Vurderingstemaet er angitt å være «hvilken fortjeneste han (patenthaveren) ville ha hatt om

Side:668

han selv eller gjennom andre hadde bragt oppfinnelsen til utførelse her i landet i rimelig omfang». Innenfor denne ramme har overskjønnsretten gått ut fra at patenthaveren tilkommer full erstatning for sitt tap.

Jeg er enig i at dette må være utgangspunktet for vederlagsberegningen.

Det er nok, som påpekt av ankemotparten, så vel i patentloven av 1910 §9 som i den nye patentlovs §45 brukt uttrykket «vederlag», ikke «erstatning», om det beløp tvangslisenshaveren skal betale. Men det kan etter min mening ikke være tvilsomt at meningen har vært at det skal ytes erstatning til patenthaveren for tap som følge av inngrep i hans enerett. I forarbeidene til begge lover tales det om erstatning. Jeg viser for så vidt loven av 1910 angår blant annet til Ot. prp. nr. 6 for 1908 0 flg., og for så vidt angår den nye patentlov til Ot. prp. nr. 36 for 1965/66, side 47 og side 58. Jeg viser også til betenkning om nordisk patentlovgivning avgitt i 1964 av samvirkende danske, finske, norske og svenske komitéer, side 308.

Jeg er således enig i at det er erstatning for tap patenthaveren tilkommer. Men jeg mener at erstatningssynspunktet må tåle flere begrensninger.

Det dreier seg i tvangslisenstilfellene ikke om ekspropriasjon. Patentbeskyttelse er gitt med den begrensning at tvangslisens kan meddeles dersom oppfinnelsen ikke blir brakt til utøvelse her i landet. Dette får - som overskjønnsretten riktig har lagt til grunn - den betydning for vederlagsberegningen at patenthaveren ikke kan få erstattet de meromkostninger som det må antas at han ville ha hatt om han hadde valgt å utøve oppfinnelsen her. Jeg antar videre - som overskjønnsrettens flertall har lagt til grunn, og som jeg kommer tilbake til under behandlingen av hovedanken - at det er riktig ved vederlagsberegningen å ta hensyn til at tvangslisenshaveren selv må bekoste den kliniske utprøving av det aktive stoff frem til et ferdig medisinsk preparat. Jeg utelukker heller ikke at den omstendighet at det dreier seg om tvangslisens som følge av ikke-utøvelse, kan få betydning også på annen måte for vederlagsberegningen.

Å fastsette tvangslisensavgiften, som hevdet av ankemotparten, på grunnlag av en kostnadsberegning for tvangslisenshaverens preparat, finner jeg dog - som overskjønnsretten - at det ikke er adgang til. Og jeg antar at ankemotpartens angrep på rettsanvendelsen for så vidt ikke kan føre frem.

Jeg går etter dette over til behandling av hovedanken. Det er her nøye sammenheng mellom den prinsipale anke over rettsanvendelsen og den subsidiære anke over uklare og mangelfulle skjønnsgrunner.

Anken gjelder først og fremst det forhold at overskjønnsrettens flertall har basert tvangslisensavgiften på en skjønnsmessig ansatt verdi av det aktive stoff.

Flertallet uttaler i den forbindelse at Hoffmann-La Roche ikke har patenter for fremstilling av Librium, men bare for det

Side:669

aktive stoff som inngår i Librium. «Av denne grunn» finner flertallet at den fremlagte kostnadsberegning for Librium ikke har «noen særlig relevans til saken». På den annen side uttales det at det er «gjennom den videre forskningsinnsats og skapelsen av produktet «Librium» at dette stoff har fått noen verdi», og at «i og med at denne innsats er gjort stiger også verdien av oppfinnelsen og det aktive stoff som er resultatet av denne». Man får således «ad indirekte veg en verdistigning fordi stoffet har vist seg utnyttbart i praksis», men - uttales det - «man kommer neppe bort fra at det er stoffet som sådant som må vurderes». I tilknytning til den konkrete vurdering som overskjønnsrettens flertall foretar, uttales det at klordiazepoksydet er et stoff «som riktignok er billig å fremstille i stor målestokk, men som har høyverdige egenskaper og som i praksis har vist seg særdeles effektivt for bruk i medisinske preparater». Det antas at «det bak patentene ligger en betydelig forskerinnsats».

Jeg forstår disse uttalelser slik at overskjønnsrettens flertall har ment i prinsippet å se bort fra patenthaverens omkostninger ved den kliniske utprøving av det aktive stoff, men slik at man har regnet med en indirekte verdistigning av dette stoff som følge av den store verdi Librium - som er «et særdeles vellykket preparat» - har vist seg å ha, en verdi som også patenthaverens innsats gjennom den kliniske utprøving har bidradd til.

Jeg kan ikke se at det er feil rettsanvendelse når overskjønnsretten på dette grunnlag har basert tvangslisensavgiften på en skjønnsmessig antatt verdi av det aktive stoff.

Patentene gjelder utvilsomt fremgangsmåter til fremstilling av det aktive stoff, som er det stoff tvangslisenshaveren får rett til å produsere. Han kan herunder benytte patentbeskrivelsene, slik disse er offentliggjort i forbindelse med innvilgelsen av patentene. Den videre utprøving av det aktive stoff til et ferdig preparat, må tvangslisenshaveren imidlertid selv bekoste. Han får ikke del i kunnskaper og erfaringer ervervet ved patenthaverens kliniske utprøving av stoffet, i det hele ingen rett til preparatet Librium. De verdier patenthaveren for så vidt sitter inne med, gir han ikke fra seg. Tvangslisenshaveren kommer ikke i samme stilling som en leieprodusent som produserer etter patenthaverens anvisning og med hans bistand, eller den lisenshaver som i henhold til frivillig lisensavtale får del i, og betaler for, patenthaverens «know-how». Det er etter min mening riktig ved vederlagsberegningen å ta hensyn til det forhold at tvangslisenshaveren selv må bekoste den kliniske utprøving av sitt preparat. Jeg viser for så vidt til det jeg har anført i forbindelse med ankemotpartens anke over det prinsipielle utgangspunkt for vederlagsberegningen. Jeg ser det slik at for så vidt angår patenthaverens omkostninger til klinisk utprøving, dreier det seg om verdier som patenthaveren i prinsippet ikke gir fra seg.

Den ankende part har spesielt vist til den uttalelse jeg har nevnt av overskjønnsrettens flertall om at kostnadsberegningen for Librium ikke har «noen særlig relevans til saken».

Side:670

Jeg forstår denne uttalelse slik at kostnadsberegningen for Librium omfatter omkostninger som i prinsippet ikke vedrører tvangslisensavgiften, av den grunn at tvangslisenshaveren ikke skal være med å dekke patenthaverens omkostninger til den kliniske utprøving av det aktive stoff. Uttalelsen kan etter min mening ikke oppfattes slik at flertallet har ansett kostnadsberegningen for Librium uten betydning for vederlagsberegningen. Ved sin indirekte vurderingsmåte har flertallet - slik jeg leser skjønnsgrunnene - tatt utgangspunkt nettopp i verdien av Librium, som kostnadsberegningen skal belyse, men redusert vederlaget i samsvar med de prinsipper jeg har nevnt. Skjønnsretten er ikke bundet av tallene i kostnadsberegningen. Den ankende part har for øvrig selv fremholdt at kostnadsberegningen har begrenset betydning, idet det er verdien av Librium som er det avgjørende.

Den ankende part har videre vist til følgende uttalelse i flertallets begrunnelse: «At tvangslisenstageren gjennom lisens på fremgangsmåtepatentene også vil kunne nyttiggjøre seg helt eller delvis de forskningsresultater og erfaringer som patenthaveren er kommet fram til under sitt arbeide med å nyttiggjøre dette som legemiddel, er ikke noe spesielt for ham. Han står ikke i noen vesentlig annen stilling enn den som ved hjelp av andre, ikke beskyttede fremgangsmåter, lykkes å fremstille det aktive stoff, slik som eksempelvis firmaet «Dumex» antas å ha gjort.»

Sammenholdt med det som ellers er uttalt i skjønnet, forstår jeg det siterte slik at for de omkostninger som ligger forut for fremstillingen av det aktive stoff, får patenthaveren full dekning gjennom den skjønnsmessig ansatte verdi av dette stoff. Den verdi som ligger i den etterfølgende utvikling av oppfinnelsen frem til preparatet Librium, skal tvangslisenshaveren - bortsett fra den nevnte, indirekte verdistigning også av det aktive stoff - ikke overta, og heller ikke betale for. Når overskjønnsretten synes å regne med en hel eller delvis utnyttelse fra tvangslisenshaverens side også av patenthaverens resultater og erfaringer av den kliniske utprøving, må - så vidt jeg kan forstå - dette sikte til at selve markedsføringen av Librium, for eksempel når det gjelder dosering, kan være av verdi for den som har adgang til det aktive stoff. For så vidt kommer tvangslisenshaveren, som mot betaling bruker patenthaverens fremgangsmåter, i samme stilling som det danske firma som har funnet sin egen metode til fremstilling av det aktive stoff.

For øvrig har vurderingstemaet vært hva patenthaveren kunne ha brakt ut av oppfinnelsen ved utøvelse her i landet. Skjønnet innebærer for så vidt vurdering av en rekke tvilsomme og usikre faktorer. Det har vært nødvendig å vurdere selve utgangspunktet - hvorledes patenthaveren ville eller kunne ha innrettet seg ved utøvelse her, og det har vært nødvendig å vurdere meromkostninger av forskjellig art i forhold til salg av importert vare. Det blir en konkret og i høy grad skjønnsmessig

Side:671

vurdering. Et nærmest lovbundet skjønn, som antydet av den ankende part, kan det etter min mening ikke bli tale om.

Som jeg har vært inne på, er det nær sammenheng mellom den ankende parts angrep på rettsanvendelsen og hans angrep på skjønnsgrunnene. Jeg finner ikke premissene klare på alle punkter, men de er etter min mening tilstrekkelige til at rettsanvendelsen kan prøves. Det kunne ha vært ønskelig om overskjønnsretten på enkelte punkter hadde gjort nærmere rede for grunnlaget for den skjønnsmessige fastsettelse av tvangslisensvederlaget. Men jeg kan ikke se at skjønnsgrunnene, når de leses i sammenheng, gir grunn til å anta at retten har skjønnet på en måte som er i strid med loven.

Igjen står for meg å ta standpunkt til ankemotpartens anke over at lisensavgiften er fastsatt pr. kg produsert og solgt klordiazepoksyd.

Lisensavgiften kan fastsettes på forskjellig vis - pr. kg aktivt stoff, i prosenter av salgsverdien av det ferdige preparat eller på annen måte. Det foreligger etter min mening ingen feil ved rettsanvendelsen når overskjønnsretten - med den begrunnelse som er gitt i skjønnet - har funnet at tvangslisensvederlaget bør fastsettes til et bestemt beløp pr. kg produsert og solgt klordiazepoksyd.

Når jeg stemmer for at overskjønnet stadfestes, er det ikke nødvendig for meg å ta standpunkt til om overskjønnsretten hadde hatt adgang til å gi sin avgjørelse foregrepet tvangskraft.

Jeg har funnet saken så tvilsom at jeg ikke finner at det er grunnlag for å tilkjenne saksomkostninger.

Jeg stemmer for denne

dom:

Overskjønnet stadfestes for så vidt det er påanket.

Saksomkostninger for Høyesterett tilkjennes ikke.

Dommer Anker: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

Dommer Eckhoff: Likeså.

Dommer Leivestad: Jeg er kommet til at overskjønnet må oppheves fordi skjønnsgrunnene ikke tilstrekkelig klart viser om vederlaget for tvangslisensen er fastsatt på riktig måte.

Som nevnt av førstvoterende har retten lagt til grunn at patenthaveren har krav på den fortjeneste han ville ha oppnådd «om han selv eller gjennom andre hadde brakt oppfinnelsen til utførelse her i landet i rimelig omfang». Innenfor denne ramme må han tilkjennes «full erstatning for sitt tap», og det selv om dette skulle lede til at «fremstillingen i Norge kan bli så dyr at det ikke vil være mulig for norsk industri å bringe oppfinnelsen til utførelse her i landet. Erstatningen må utmåles på objektive kriterier basert på patenthaverens tap, beregnet som foran anført.»

Imidlertid anfører overskjønnsrettens flertall at det legger

Side:672

avgjørende vekt på at Hoffmann-La Roche ikke har patent på et produkt, bare på fremgangsmåten for fremstilling av klordiazepoksyd som går inn i legemidlet Librium. Retten finner «av denne grunn - - -at den beregning som er fremlagt av saksøkte og som i realiteten angår «Librium» og omkostningene ved utviklingen av dette stoff, ikke har noen særlig relevans til saken». Etter en uttalelse om at man «kommer neppe bort fra at det er stoffet som sådant som må vurderes», heter det videre: «At tvangslisenstageren gjennom lisens på fremgangsmåtepatentene også vil kunne nyttiggjøre seg helt eller delvis de forskningsresultater og erfaringer som patenthaveren er kommet fram til under sitt arbeide med å nyttiggjøre dette som legemiddel, er ikke noe spesielt for ham. Han står ikke i noen vesentlig annen stilling enn den som ved hjelp av andre, ikke beskyttede fremgangsmåter, lykkes å fremstille det aktive stoff, slik som eksempelvis firmaet «Dumex» antas å ha gjort.»

Disse uttalelser synes å vise at rettens flertall ikke bare har foretatt en fri skjønnsmessig vurdering av de sannsynlige utgifter ved fabrikasjon av klordiazepoksyd i Norge, og videre utgifter til konfeksjonering m.v. - en vurdering som åpenbart må foretas; men retten synes å ha ansett patenthaverens ubestridte oppgave over prisene i Norge på det ferdige produkt Librium for å være uten særlig relevans til saken. Dette kan jeg ikke finne riktig. Den økonomiske verdi av klordiazepoksyd for patenthaveren bestemmes på avgjørende måte av de priser som oppnås når stoffet selges i form av Librium og eventuelt andre legemidler. Skal man kunne komme fram til patenthaverens tap, må man etter min mening nettopp ta utgangspunkt i de priser som oppnås for de legemidler klordiazepoksyd går inn i, idet stoffet ikke er gjenstand for omsetning isolert. Til fradrag vil så komme de sannsynlige utgifter til produksjon her i landet av klordiazepoksyd, og de øvrige omkostninger som er forbundet med økonomisk utnyttelse for patenthaveren.

At overskjønnsretten ikke har tatt utgangspunkt i prisene på de legemidler Hoffmann-La Roche fremstiller og selger her i landet hvor klordiazepoksyd går inn, men foretatt et fritt skjønn, er en feil som etter min oppfatning bør lede til opphevelse.

Jeg bemerker at om man må ta utgangspunkt i de priser som er oppnådd ved beregningen av patenthaverens tap, innebærer dette ikke at de skal godtas uten kritikk. En heldig patentert oppfinnelse kan innebære mer eller mindre av et monopol. Det gir patenthaveren mulighet for å få vederlag for sin oppfinnelse, arbeid, forskning, talent og hell. Men det kan også være at stillin- gen blir utnyttet til å holde prisen over det rimelige og samfunnsmessig forsvarlige da er det åpenbart at erstatningen for tvangslisensen bør settes lavere, jfr. den nordiske utredning 308.

Som utredningen gir uttrykk for, er det det tap patenthaveren lider ved at hans - tenkte - utøvelse av patentet her i landet må skje i konkurranse med tvangslisenshaveren, som er

Side:673

utgangspunkt for beregningen av erstatningen. Så vidt jeg kan se, gir forarbeidene ikke uttrykk for at det skal tas hensyn til tvangslisenshaverens økonomiske muligheter. Det antar jeg også er riktig; når han får adgang til å utnytte patentet, må han betale vederlag for dette og for øvrig konkurrere med patenthaveren. Om denne har ervervet seg fortrinn i form av kunnskap og erfaring og utviklet metoder for praktisk utnyttelse som ligger utenfor det som omfattes av patentet, er dette verdier som tvangslisenshaveren ikke kan kreve å bli delaktig i, heller ikke i form av nedsettelse av vederlaget for tvangslisensen. For patenthaveren er dette verdier han dels kan utnytte i konkurranse med tvangslisenshavere, dels få betaling for ved frivillig lisens eller leieproduksjon eller annen avtale.

Når det gjelder anken fra A/S Apothekernes Laboratorium over at tvangslisensvederlaget er fastsatt pr. kg, er jeg enig med førstvoterende.

Jeg er enig med overskjønnsretten i at det i den foreliggende sak etter den tidligere patentlov ikke var adgang til å gi skjønnsrettens avgjørelse foregrepet tvangskraft.

Som førstvoterende har jeg funnet saken så tvilsom at saksomkostninger for Høyesterett ikke bør tilkjennes.

Jeg stemmer for at overskjønnet oppheves for så vidt angår de avgjørelser som er truffet ved punkt 1-4 i slutningen.

Justitiarius Ryssdal: Jeg er kommet til samme resultat som fjerdevoterende, dommer Leivestad.

Overskjønnsrettens flertall har etter min mening ikke begått noen feil ved å legge til grunn at tvangslisensvederlaget i prinsippet skal fastsettes ut fra den verdi klordiazepoksyd kan antas å ha med fradrag av utgifter i Norge ved fabrikasjon m.v. Det er fremgangsmåten for fremstilling av dette stoff som er patentbeskyttet. Men det ser for meg ut til at flertallet kan ha tillagt dette forhold for stor vekt. Det synes hele tiden å ha vært enighet om at den økonomiske verdi av klordiazepoksyd både for patenthaveren og for tvangslisenshaveren er helt avhengig av hvilke priser som kan ventes oppnådd når stoffet selges som medisinske preparater, først og fremst i form av Librium eller et tilsvarende preparat. Under disse omstendigheter er jeg enig med dommer Leivestad i at det ikke er riktig dersom overskjønnsretten har lagt til grunn at patenthaverens ubestridte oppgave over prisene på Librium i Norge ikke har «noen særlig relevans til saken». Jeg kan heller ikke uten videre tiltre uttalelsen fra overskjønnsrettens flertall om at tvangslisenshaveren under sitt arbeid med å nyttiggjøre seg stoffet som legemiddel «står ikke i noen vesentlig annen stilling enn den som ved hjelp av andre, ikke beskyttede fremgangsmåter, lykkes å fremstille det aktive stoff, slik som eksempelvis firmaet «Dumex» antas å ha gjort». Det er bruken av den patentbeskyttede fremgangsmåte som vil sette tvangslisenshaveren i stand til å fremstille stoffet og dermed også til å markedsføre verdifulle medisinske preparater. Jeg er derfor enig med dommer Leivestad i at man

Side:674

ved fastsettelsen av tvangslisensvederlaget må ta utgangspunkt i den økonomiske verdi disse preparater og derigjennom stoffet klordiazepoksyd har vist seg å ha, og at skjønnsgrunnene ikke med tilstrekkelig klarhet viser at dette er gjort.

Ved fastsettelsen av patenthaverens vederlag for tvangslisens på grunn av ikke-utøvelse kan det etter omstendighetene være naturlig å ta utgangspunkt i en hypotetisk vurdering av hvilken fortjeneste patenthaveren ville ha oppnådd om han selv eller gjennom andre hadde brakt oppfinnelsen til utøvelse her i landet. Men etter min mening kan man ikke se bort fra at patenthaveren ikke har gjort dette. Selv om tvangslisenshaveren er antatt å være i stand til å utnytte oppfinnelsen på rasjonell måte, kan produksjonsforhold m.v. bli vesentlig annerledes. Tvangslisensen gjelder bare patentene, ikke den øvrige kunnskap og erfaring som patenthaveren kunne ha utnyttet om han hadde valgt å bringe oppfinnelsen til utøvelse her i landet. Som førstvoterende i en annen forbindelse har nevnt, kommer tvangslisenshaveren heller ikke i samme stilling som en leieprodusent som driver virksomheten etter patenthaverens anvisning og med hans hjelp. Dette må det tas hensyn til ved den fri skjønnsmessige vurdering av antatte utgifter i Norge ved fabrikasjon av klordiazepoksyd, videre utprøving av stoffet til et ferdig medisinsk preparat, distribusjon m.v. Patenthaverens vederlag for tvangslisens på grunn av ikke-utøvelse kan derfor ikke uten videre fastsettes slik at han oppnår samme fortjeneste som han kunne ha oppnådd ved selv å bringe oppfinnelsen til utøvelse i Norge.

Med hensyn til anken over at vederlaget er fastsatt til et bestemt beløp pr. kg klordiazepoksyd, er jeg enig med førstvoterende.

Når det gjelder spørsmålet om adgangen til å gi overskjønnet foregrepet tvangskraft, er jeg på samme måte som dommer Leivestad enig med overskjønnsretten.

Jeg er enig i at saksomkostninger for Høyesterett ikke bør tilkjennes.

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett dom overensstemmende med førstvoterendes konklusjon.

Av overskjønnet (byrettsdommer Finn Thune med sakkyndige skjønnsmenn direktør Harald Throne-Holst, overingeniør Knut Gløersen, direktør, dr. philos. Ulf Blix, direktør Tor Seim, direktør John Bergsland og eksportsjef, cand. pharm. Olav Naper): - - -

Retten er enig med partene om at saken må behandles etter de prosessrettslige regler som gjaldt etter den tidligere lov og viser herunder til det som er anført av underskjønnet. Også forsåvidt angår de prinsipper som skal legges til grunn ved verdsettelsen er en enig i at den nye lov ikke inneholder noe nytt. Etter begge lover skal det fastsettes et vederlag for utøvelsen av tvangslisensen, men ellers gir ikke noen av lovene regulerende bestemmelser om vederlagets størrelse.

Side:675

Imidlertid dreier det seg her om utførelse av en tvangslisens i h.t. den tidligere lovs §9, jfr. någjeldende lovs §45. En lisens som er begrunnet i at patenthaveren ikke har bragt oppfinnelsene til utførelse her i landet og motivert ut fra hensynet til norsk industri. Det synes da naturlig å anta at han skal ha et vederlag som svarer til det han ville oppnådd, hvis han hadde innrettet seg slik at tvangslisens ikke kunne vært gjort gjeldende mot ham. Vurderingstemaet antas derfor å være hvilken fortjeneste han ville hatt om han selv eller gjennom andre hadde bragt oppfinnelsen til utførelse her i landet i rimelig omfang. Dette synes da også å være forutsatt i forarbeidene til den nye patentlov, jfr. Betenkning ang. nordisk patentlovgivning side 308 ff., Ot. prp. nr. 36 (1965-66), særlig side 47 og side 58, samt innstilling O. I. (1967-68) side 21. De prinsipper som her er forutsatt vil derfor bli lagt til grunn for skjønnet.

Fra saksøkerens side er det gjort gjeldende at lovmotivet er å hjelpe norsk industri og at man ut fra dette må fastsette vederlaget slik at det blir mulig å bringe oppfinnelsen til utførelse her i landet. Saksøkte hevder derimot at det dreier seg om en ekspropriasjonsartet bestemmelse og at han derfor tilkommer full erstatning.

Retten antar at lovmotivet nok kan gi en viss veiledning m.h.t. prinsippene for erstatningsfastsettelsen, men det rekker neppe lenger enn til at erstatningen skal begrenses slik som forutsatt i motivene, men innenfor rammen av dette tilkommer saksøkte full erstatning for sitt tap. Det kan således tenkes at fremstillingen i Norge kan bli så dyr at det ikke vil være mulig for norsk industri å bringe oppfinnelsen til utførelse her i landet. Erstatningen må utmåles på objektive kriterier basert på patenthaverens tap, beregnet som foran anført.

Det som kompliserer saken er at det her dreier seg om fremgangsmåte - patenter, basert på generelle formler, for fremstilling av en gruppe eller familie av kemiske stoffer, som forsåvidt kan ha noe forskjellige egenskaper. Det er ikke uten videre gitt at et hvilket som helst av disse stoffer har egenskaper som gjør dem anvendelige for videre utnyttelse i medisinen. De skal riktignok forutsetningsvis ha sedative egenskaper, men dette innebærer ikke at ethvert stoff som er fremstilt etter formlen er egnet for utnyttelse som sedativ. Innenfor den store gruppe det her dreier seg om, kan det være at det bare er et enkelt eller noen få stoffer som er brukbare for det medisinske formål som «Librium» tjener. Det er ofte en lang og kostbar veg man må gå før man finner fram til det rette preparat og til å få dette godkjent for medisinsk bruk.

Det er i denne forbindelse viktig å ha for øye at patentlovens §1 ikke gir produktpatent for medisiner. Det er bare det stoff som er fremstilt i .h.t. fremgangsmåtepatentet som er beskyttet. De fremstilte medisiner nyter bare en indirekte beskyttelse p.g.a. sitt inhhold av patentbeskyttet stoff.

Saksøkte har således ikke patent for fremstilling av «Librium», men bare for det aktive stoff som inngår i dette. Av denne grunn antar rettens flertall, samtlige medlemmer unntatt eksportsjef Naper, at den beregning som er fremlagt av saksøkte og som i realiteten angår «Librium» og omkostningene ved utviklingen av dette stoff, ikke har

Side:676

noen særlig relevans til saken. Tvangslisensen angår utelukkende fremgangsmåtepatentene for fremstilling av det aktive stoff - og det er for utnyttelse av disse patenter vederlaget skal fastsettes.

Nå kan det innvendes at det aktive stoff har liten eller ingen verdi hvis dette ikke kan få noen praktisk anvendelse, og at det først er gjennom den videre forskningsinnsats og skapelsen av produktet «Librium» at dette stoff har fått noen verdi. Dette er man forsåvidt enig i - og i og med at denne innsats er gjort stiger også verdien av oppfinnelsen og det aktive stoff som er resultatet av denne. Man får således ad indirekte veg en verdistigning fordi stoffet har vist seg utnyttbart i praksis. Men man kommer neppe bort fra at det er stoffet som sådant som må vurderes.

At tvangslisenstageren gjennom lisens på fremgangsmåtepatentene også vil kunne nyttiggjøre seg helt eller delvis de forskningsresultater og erfaringer som patenthaveren er kommet fram til under sitt arbeide med å nyttiggjøre dette som legemiddel, er ikke noe spesielt for ham. Han står ikke i noen vesentlig annen stilling enn den som ved hjelp av andre, ikke beskyttede fremgangsmåter, lykkes å fremstille det aktive stoff, slik som eksempelvis firmaet «Dumex» antas å ha gjort.

Men, som foran anført, den omstendighet at «Librium» har vist seg som et særdeles vellykket preparat, vil naturlig også gi det aktive stoff en øket verdi, bl.a. med den følge at det kanskje kan lønne seg for andre å fremstille stoffet etter mere kompliserte og kostbare metoder.

Slik flertallet ser saken vil skjønnstemaet bli å vurdere på den ene side hva saksøkte kunne ventes å oppnå ved salg her til lands av stoffer fremstillet etter de patenterte fremgangsmåter, fratrukket produksjonsomkostninger beregnet etter hva det ville koste å produsere stoffet her i landet.

Retten må her foreta en ren skjønnsmessig vurdering, idet stoffet ikke er gjenstand for vanlig omsetning og det heller ikke er mulig eksakt å fastslå de meromkostninger som vil være forbundet med en produksjon her i landet. Saksøkeren har regnet med at det vil koste ham ca. 1.500.- - 2.000.- kr. å lage stoffet, mens saksøkte hevder at han i visse land har ordnet seg med en leieproduksjon og da betaler stoffet med 700 shw.fr. pr. kg. Han antar at han ville kunnet skaffe seg stoffet for en lignende pris her i landet. Omkostningene ved produksjon i Sveits utgjør ca. kr. 116.- pr. kg.

Ved vurderingen av prisene på det aktive stoff er det tatt hensyn til at det dreier seg om et stoff som riktignok er billig å fremstille i stor målestokk, men som har høyverdige egenskaper og som i praksis har vist seg særdeles effektivt for bruk i medisinske preparater. En må også anta at det bak patentene ligger en betydelig forskerinnsats.

Alle forhold tatt i betraktning antar en at vederlaget bør kunne settes til kr. 3.500.- pr. kg. produsert og solgt stoff.

Ved sin vurdering har retten ellers bygget på de opplysninger som foreligger angående saksøktes salg av «Librium» på det norske marked i de senere år. Oppgaven omfatter bl.a. også vekten av det aktive stoff som er medgått. Saksøktes salg har vist en noe nedadgående tendens og det kan vel være grunn til å anta at denne tendens vil fortsette

Side:677

etterhvert som det kommer andre og konkurrerende produkter på markedet. Men en antar at dette ikke i særlig grad vil påvirke prisen på råstoffet.

Forøvrig antar en at saksøkerens produksjon i alt vesentlig vil skje til fortrengsel for saksøktes produkt og at en viss økning av det samlede kvantum ikke bør føre til noen reduksjon i vederlagets størrelse, slik som dette vederlag er beregnet.

Saksøkerne har ut fra en fryktet nedgang i prisene og mulige endringer i saksøktes prispolitikk bedt om at vederlaget må bli ansatt til en viss prosent av verdien av de markedsførte produkter. En har ikke funnet å kunne imøtekomme dette. Slik en ser saken er det en avgift for bruk av saksøktes fremgangsmåtepatenter som skal fastsettes og det er da naturlig å fastsette denne som en vektavgift. Dette så meget mer som saksøker har forbeholdt seg adgangen til eventuelt også å benytte stoffet for mulige andre preparater enn det som skal selges i direkte konkurranse med «Librium». Det kan i denne forbindelse også nevnes at saksøkte idag fremstiller et annet preparat «Librax» hvor det samme aktive stoff inngår som en bestanddel. En anser det heller ikke rimelig at saksøkeren gjennom sin prispolitikk skal kunne øve innflytelse på den avgift han betaler. Når det fra hans side er anført at det er vanlig praksis at lisensavgift settes til en prosentuell avgift, så kan dette ikke tillegges noen særlig vekt, når det som her gjelder en tvangslisens, hvor vilkårene for lisensens utøvelse ikke kan reguleres av saksøkte.

Som forutsatt av partene skal vederlaget beregnes pr. kalenderkvartal og betales innen en måned etter kvartalets utløp. Beregningen skal attesteres av statsautorisert revisor. Mulig retur skal fragå i oppgjøret.

Da oppgjøret skal foregå kvartalsvis må en regne med at en sikkerhetsstillelse på kr. 70.000.- skulle være fullt tilstrekkelig.

De saksomkostninger som er pålagt ved underskjønnet antas å burde opprettholdes. Det antas å foreligge særlige omstendigheter som forutsatt i skjønnsprosesslovens §43.

Også for overskjønnet bør saksøkeren pålegges å betale saksomkostninger, idet vederlaget under dette er blitt betydelig forhøyet. En antar at saksomkostningene bør fastsettes under ett for begge skjønn til kr. 10.000.-. I tillegg hertil forutsetter retten at saksøkeren betaler de utgifter som er påløpet ved retten.

Forsåvidt angår begjæringen om foregrepet tvangskraft, er retten enig med saksøkte i at det ligger utenfor skjønnsrettens kompetanse å treffe noen bestemmelse om dette. Etter §10 i patentloven av 1910 skal skjønnsretten utelukkende fastsette vederlagets størrelse, måten dette skal betales på og den sikkerhet som skal stilles, - m.a.o. den økonomiske side av saken. Rtgl.'s §148 tar sikte på helt andre forhold. M.h.t. tvangslisensens utøvelse har skjønnsretten ellers ingen kompetanse.

Eksportsjef Olav Naper er ikke enig i de prinsipper flertallet har lagt til grunn for sin beregning av vederlagets størrelse, og anfører:

Jeg legger i motsetning til flertallet ingen særlig vekt på at det her dreier seg om fremgangsmåtepatenter. Det er det ferdige produkt «Librium» som er beskyttet i kraft av patentlovens §52. ledd, og det

Side:678

blir da verdien av dette stoff som må legges til grunn for vurderingen av vederlagets størrelse.

Patentene angår fremgangsmåten for fremstilling av mellomprodukter og aktive substanser, hvis nytte i øyeblikket bare er kjent i farmasøytisk praksis. Det er min oppfatning at den aktive substans per se intet er verd før den kliniske virkning av det farmasøytiske produkt som inneholder substansen er fullstendig utprøvd og har bevist sin berettigelse. Det er dette som betinger den pris som kan oppnåes på markedet. Det er således verdien av produktet «Librium» som må danne utgangspunktet for erstatningsberegningen - og ikke som flertallet hevder - en tenkt pris på det aktive stoff.

I samsvar med forutsetningene i forarbeidene til den nye lov vil således det skjønnsmessige resultat kunne vinnes ved at man fra prisen på det ferdige produkt (som er kjent) trekker de omkostninger som vil være forbundet med å fremstille det aktive stoff i Norge med et tillegg for de omkostninger som spares ved at en del av salget overføres til Norge. Fradragspostene vil således representere utgiftene til stoffets fabrikasjon i Norge, tablettering, emballasje, pakking, generalomkostninger ved fabrikasjon samt distribusjons- og transportomkostninger m.v. i Norge. Dette er poster som saksøkte har medtatt i sin beregning og som av ham er anslått til ca. kr. 4.465.

Da jeg er i mindretall har jeg ikke funnet grunn til å ta stilling til de enkelte poster i saksøktes oppstilling, men nøyer meg med å fastslå at jeg i alt vesentlig er enig i de prinsipper som er lagt til grunn i saksøktes beregning og at anvendelsen av disse i tilfelle ville føre til et betraktelig høyere vederlag enn det som flertallet er kommet frem til. Antagelig ville det bli tale om et vederlag av størrelse henimot saksøktes påstand. At avgiften i tilfelle blir så stor at det antagelig ikke vil være mulig for saksøkeren å utøve tvangslisensen er etter min mening en direkte følge av lovens bestemmelser.

Bortsett fra vederlagets størrelse og de betraktninger som ligger til grunn for ansettelsen av dette, er jeg enig i de øvrige avgjørelser i skjønnet

Skjønnet er bortsett fra dissensen om vederlagets størrelse enstemmig. - - -