TOBYF-2020-151752

Instans:	Oslo byfogdembete - Kjennelse
Dato:	2020-12-01
Publisert:	TOBYF-2020-151752
Stikkord:	Sivilprosess, Designrett, Designinngrep, Etterligning, Midlertidig forføyning
Sammendrag:	Saken gjaldt etterfølgende muntlig forhandling etter midlertidig forføyning av 25.03.2020, som påla Tolletaten å holde tilbake Starco sin import av bilfelger med Audi sine varemerker og/eller Audi design, etter påstand om at disse var kopi av original. Spørsmålet var om det var grunnlag for den midlertidige forføyningen. Byfogden kom til at Audi ikke hadde sannsynliggjort noe hovedkrav og at begjæringen om midlertid forføyning for så vidt gjaldt Angel felgene ikke skulle opprettholdes. Etter rettens vurdering var det flere fremtredende ulikheter på de to felgene. Etter en helhetsvurdering av de to felgene og deres ulike elementer, sammenholdt med at Audis design ikke kunne anses å ha en veldig bred beskyttelse og at Audi ikke hadde utfordret registrering av Angel i EU, fant retten at Angel designet ga et annet helhetsinntrykk for den informerte bruker enn Audis design. Retten fant heller ikke sannsynliggjort at det forelå brudd på Markedsføringsloven. Det var ikke sannsynliggjort at Angel var en etterligning etter Audis felg. Saksøker hadde heller ikke godtgjort at det forelå forvekslingsfare.
Saksgang:	Oslo byfogdembete TOBYF-2020-047084, TOBYF-2020-151752 (sak nr. 20-151752TVI-OBYF/1)
Parter:	Audi AG (advokat Solvår Winnie Finnanger v/advokatfullmektig Sissel Bøe-Sollund) mot Starco Norge AS (advokat Dag Thorstensen)
Forfatter:	Dommer Hanne Tenden
Lovhenvisninger:	Tvisteloven (2005) §20-2, §20-4, §20-5, §34-1, §34-7, Designloven (2003) §9, Markedsføringsloven (2009) §25, §30

Oslo byfogdembete avsa den 25. mars 2020 kjennelse om midlertidig forføyning, etter begjæring fra Audi AG, med slik slutning:

Tolletaten pålegges i et tidsrom av 12 måneder å søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring alle artikler som er påført Audi AG sine varemerker eller kopierer selskapets beskyttede design i henhold til Patentstyrets registre, jf. bilag 1 til 3 til begjæringen av 24. mars 2020

Kjennelsen var en forlengelse av tidligere avsagte kjennelser om tollbeslag.

Den 19. september 2020 mottok Oslo byfogdembete brev om at Toll- og vareførsels-seksjonen Oslo hadde tilbakeholdt 32 stk. felger med antatt produktetterligning av Audi AG innført 9. september og l6. september 2020 fra Italia, og at produktene var innført av Starco Norge AS (heretter «Starco»).

Starco begjærte den 22. oktober 2020 etterfølgende muntlig forhandling over Oslo byfogdembetes kjennelse av 25. mars 2020. Audi har reist søksmål ved stevning til Oslo tingrett av 26. oktober 2020.

Rettsmøte til behandling av saken med etterfølgende muntlig forhandling om den midlertidige forføyningen ble avholdt i Oslo tinghus den 20. november. Til stede var advokatfullmektig Sissel Bøe-Sollund for saksøker og daglig leder og eier i Starco Paul Oord sammen med advokat Dag Thorstensen. Det ble avgitt partsforklaring og avhørt to vitner og for øvrig foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

Kort om sakens faktiske side:

Audi har designregistret sin felg hos Patentstyret. Det angjeldende design er design 3 i DM/203217. Søknad om designregistrering i Norge ble levert den 30. august 2019, men har prioritet som følger den første internasjonale registreringen av designet; registrering i EU med nr EM 006645644, registrert 24. juli 2019.

De beslaglagte felgene er innført av Starco, som driver innen import og salg av blant annet felger og dekk. De beslaglagte felgene er produsert av den italienske felgprodusenten GMP og har navnet Angel.

GMP har registrert sin design av felgen Angel i European Union Interlectual Property Office (EUIPO) med registreringsdato 27. august 2020. Den 17. august 2020 ble det søkt om selvstendig registrering til Patentstyret i Norge, men her er den foreløpig ikke registrert. Det er fremlagt EUIPO sertifikat for Angel felgen.

Side:2

De to felgene er avbildet nedenfor, Angel til venstre og Audis design til Høyre.

Saksøkte har fremlagt en rapport knyttet til designet av Angel sammenlignet med Audis felg. Rapporten er innhentet av produsenten GMP og utarbeidet av B & A Legal- Studio Legale Bonadio e Associati. Rapporten er på 18 sider. Den gjennomgår innledningsvis de rettslige utgangspunkt som oppsummeres slik:

Therefore, the (incidental) judgment of the validity of the Community Design and extended internationally to Norway Audi, on one side, and the comparison between the GMP products alleged in counterfeiting and the aforementioned Audi Design, on the other, must be made in the light of the common criteria indicated above examining their similarities and their differences, in order to establish, taking into consideration the crowding of the sector and the margin of freedom of the author in creating the contested design or model, íf they produce in the informed user a significantly different overall impression

Rapporten vurderer deretter Audis design opp mot tidligere registrerte felgdesign fra Skoda, Volvo, Renault Clio og Renault Megane. Rapporten konkluderer med at Audi felgen ikke har den nyhet som kreves. Dette er begrunnet slik:

The first two cards (Audi-SKODA and Audi-VOLVO) prove how SKODA and VOLVO had produced wheels with a similar design to the Audi one in 2018, that is almost one year before Audi deposited its model.

The Audi Mode1, therefore, was anticipated by the wheels made by SKODA and VOLVO and therefore does not have the novelty requirement required by law: the differential characteristics of the models are not such as to give the Audi model a sufficient individual and distinctive character.

Cards 3 and 4 (Audi-RENAULT CLIO and Audi-RENAULT MEGANE) deprive how crowded the reference sector was with specific details of the type of wheel examined: five double spokes with opening towards the outer rim.

Rapporten går deretter over til å vurdere om Angel felgen er en krenkelse av Audis design:

If the Audi design should be considered valid, it is necessary to check whether the GMP design and the GMP products are counterfeiting Audi design and whether the purchasing of the wheels produced by GMP may be considered an unfair competition activity.

Side:3

Rapporten gjennomgår deretter en lang rekke elementer og detaljer ved de to design, og konkluderer:

The informed user appreciates all these differences
eferring to the level of similarity, it should the be pointed out that the GMP design is also attributable to and inspired by the SKODA design.
[..]
Also in this case, the informed user cannot have doubts: GMP design and SKODA design are close variations; Audi design is a different, well-characterized and very distant declination.
Therefore the GMP design does not interfere with that of SAudi and cannot constitute a counterfeit

Rapporten ble forelagt saksøktes prosessfullmektig ved e-post den 11. november 2020. Saksøkers prosessfullmektig kommenterte ikke rapportens innhold med opplyste ved epost av 13. november 2020 at hun ikke hadde innsigelser mot at den ble fremlagt i retten.

Saksøker Audi AG har i det vesentligste anført:

Det er grunnlag for midlertidig forføyning. Saksøktes innførselen og salg av felgen Angel utgjør et inngrep i saksøkers designrettigheter, både etter designloven § 9 og etter markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Hovedkravet

Brudd på designloven

Felgen Angel krenker saksøkers designrettigheter til Audis felg registrert som design 3 i DM/203217. Eneretten etter designloven § 9 omfatter «enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk».

Etter designloven § 9 skal det foretas en objektiv vurdering av om det yngste designet krenker det eldste ved å gi samme helhetsinntrykk. Et beskyttet design har beskyttelse mot ethvert design som gir den informerte brukeren en deja vu ved det nye designet. Det er ikke krav om at det yngre designet er identisk med det eldre for være en krenkelse. Det avgjørende er designenes helhetsinntrykk. Der det er forskjell på detaljer, men begge gir det samme helhetsinntrykket vil det foreligge en krenkelse. Det nye designet må ha individuell karakter. Der forskjellene ikke går ut over ubetydelige detaljer og er for svake til å påvirke helhetsinntrykket, blir de ignorert av den informerte bruker. Det er der detaljene er så fremtredende og mange at de vil skape et annet helhetsinntrykk, at detaljene er relevante. Det er ikke tilfelle her.

Den rapporten GMP har innhentet går på detaljer i designet og er av liten verdi. Selv om det er forskjeller i detaljene gir begge felgene samme helhetsinntrykk

På grunn av felgenes funksjon, er designers frihet begrenset hva gjelder felgens fasong og plassering av bolthull, men designer har allikevel ubegrenset frihet mht fronten av en felg, så som antall eller utforming av eiker, kontrastfarger og fargevalg. Designerens frihet er ikke begrenset av trender.

Side:4

Kjennelse fra Kristiansand tingrett i sak 12-44061 (om lommebøker) viser at selv om det er flere ulikheter i designenes detaljer, kan et designet gi det samme helhetsinntrykket når designeren ikke har ikke benyttet seg av de variasjonsmuligheter som finnes.

Designer av Angel har ikke benyttet seg av variasjonsmulighetene som er tilstede ved utformingen av felgens front, noe som gjør at det nyeste designet ikke har individuell karakter sammenliknet med saksøkers design.

Likhetene må sies å være åpenbare. Eikene deler inn felgene i fem store åpne deler av identisk størrelse. Eikene, som også har samme størrelse, er plassert med lik avstand fra hverandre på felgkanten og har samme vinkel inn mot boltsirkelen. Eikene treffer boltsirkelen på samme sted i begge designene. De lyse stripene er plassert likt på den mørke bakgrunnen og har samme fasong og tykkelse. Stripene går på samme måte uavbrutt som en tynn stripe fra boltesirkelen og ned mot kanten. Den tynne stripen går langs ytterkanten og med identisk tykkelse tilbake mot boltesirkelen igjen. Eiken med den tynne stripen er plassert oppå eiken med den tykkere stripen slik at begge felger gir inntrykk av en viftefasong. Den tynne stripen treffer i begge design som en forhøyelse midt mellom to bolthull. Mellom eiken med den tynne stripen og eiken med den tykke stripen ved felgens ytterkant er det er trekantet hull. Designet i felgen «Angel» skiller seg fra designet til saksøker kun på uvesentlige punkter. Helhetsinntrykket en informert bruker sitter igjen med for de to designene vil være likt, og denne vil få «deja vu» ved møte med «Angel» på grunn av saksøkers eldre design. Importør av Audi har blitt kontaktet av flere forhandlere som mener at felgene gir samme helhetsinntrykk.

De øvrige felgene saksøkte har lagt frem bilder av gir et annet helhetsinntrykk.

Saksøkte hevder at det ikke foreligger en krenkelse av saksøkers designrettigheter fordi designet til felgen «Angel» nå er designregistrert i EU (med registreringsnr. 00814201-001) og søkt registrert i Norge med prioritet fra registreringen i EU. Søknadene om registrering er innlevert etter saksøkers designregistrering og har derfor dårligere prioritet.

Det er ikke foretatt en vurdering av EUIPO om designet i EU-registrering nr. 00814201-001 oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter. Denne registreringen kan derfor ikke legges til grunn for at bruken av designet er lovlig, hverken i EU eller i Norge. EU- registrering har ingen relevans i Norge. Det har ingen betydning for tollbeslaget at Audi ikke har bestridt EU-registreringen og det er ikke mulig å protestere på registrering i Norge før designet faktisk er registrert.

Det at Angel-felgen har et varemerke plassert i midten er ikke relevant i denne vurderingen ettersom krenkelsen gjelder inngrep i designet til saksøker.

Designet til felgen Angel gir samme helhetsinntrykk som designet i DM/203217 og utgjør et inngrep i saksøkers designregistrering, jf. designloven § 9.

Side:5

Brudd på markedsføringsloven

Saksøker har også et vern for sitt design etter markedsføringsloven §§ 25 og 30. En importør har et selvstendig ansvar for at det han importerer ikke utgjør krenkelser.

I det foreliggende tilfellet minner ikke kun felgen «Angel» om saksøkers originalfelg, den er en klar etterlikning av den designregistrerte felgen. Det er ikke tale om kun en inspirasjon, variasjonsplikten er ikke oppfylt. De andre felgene som er fremvist har visse likhetstrekk men der har designeren benyttet seg av variasjonsmuligheter.

Forskjellene ved Angel felgen og Audis felg er av en underordnet betydning for helhetsinntrykket felgene etterlater. Det er klart at de slående likhetene ved felgene fører med seg en fare for forveksling. Det foreligger fare for forveksling, når produktene selges i samme marked, gjennom de samme kanaler og til samme krets. Det er fare for forveksling i markedet når etterligningen er så påfallende og nærgående og særlig illojal når den markedsføres på saksøkers biler.

Saksøker er et av verdens mest kjente bilmerker. De har en betydelig markedsposisjon, noe de har oppnådd gjennom gode produkter og store investeringer gjennom flere år, samt sterk markedsinnsats. Saksøker har lagt ned betydelige ressurser, både tid og kostnader, på utviklingen av designet som er beskyttet. Saksøker har også investert i designregistreringer i både EU og i Norge. Det aktuelle designet er et ettertraktet design.

Angel felgene er tilpasset Etron, saksøkers bilmodell som er Norges mest solgte bil, Angel felgen markedsføres mot Etron eiere og avbildes på Audi biler. Slik utnyttes saksøkers suksess gjennom en bevist handling. Saksøktes plassering av det etterliknende designet på ulike Audi-modeller i markedsføringen av felgene, øker graden av urimelig utnyttelse av saksøkers innsats og resultater ved utvikling av det krenkede designet.

Når produsenten av Angelvelger å etterlikne saksøkers ettertraktende design, så er det en klar «urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling».

Produsenten av Angel har bevisst valgt et designuttrykk som kopierer Audi, og som medfører snylting på Audis opparbeidede goodwill. Etterligningen må skyldes at Audi er et av verdens mest kjente bilmerker og produserer ettertraktede felger.

Det er lov å la seg inspirere av andre, men når etterlikningen blir så klar som den er i det foreliggende tilfellet, er handlingen i strid med bestemmelsene i markedsføringsloven som skal hindre urimelig utnyttelse av andres innsats og resultater.

Ved tilbudet av et design som er så likt, utvannes blikkfangeffekten for Audis ettertraktede design. Ved bruk av felgene på Audis biler vil felgene «Angel» forveksles med originalfelgene til saksøker. Den originale Audi senterkoppen kan benyttes på felgen.

Det foreligger derfor både en etterlikning, en forvekslingsfare og en urimelig utnyttelse av Audis innsats og resultater. Omsetningen av felgen Angel er således i strid med markedsføringsloven § 30.

Side:6

Etterlikningen er særlig illojal, idet markedsføringen av felgene gjøres på saksøkers biler. Etterlikningen strider også imot god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Sikringsgrunn

Etter § 34-7 er det tilstrekkelig for en midlertidig forføyning at det er gjort inngrep i et design. Det er nødvendig å gi rettighetshaver mulighet for å stanse en designinngrep raskt. Enerett til design har lite verdi dersom den ikke kan håndheves raskt.

Det er derfor nødvendig at felgene tilbakeholdes til spørsmålet om inngrep i saksøkers designrettigheter er avgjort av Oslo tingrett.

Audi har en enerett til å selge felg med dette designet og de kan nekte andre å selge felger med samme helhetsinntrykk. Designretten er en forbudsrett og erstatningsmuligheten er ikke relevant. Eneretten kan ikke reduseres til en kompensasjon i form av en foreløpig «tvangslisens».

Det er et krav om at den midlertidige forføyningen vil stanse eller redusere skadevirkningene av inngrepshandlingen. Et frislipp av felgene er til vesentlig skade og ulempe for saksøker. Saksøker har en enerett i Norge til å selge varer med designet i designregistreringen og varer med design som gir samme helhetsinntrykk. De verdier som ligger i denne eneretten vil ikke kun være et rent økonomisk tap i form av tapte salgsinntekter. Et økonomisk tap ved designinngrep er vanskelig å bevise. Det oppstår irreversible markedsforstyrrelser ved at det selges kopiprodukter. En krenkelse av designrettigheten vil også kunne føre til tap av goodwill hos saksøker. Dette tapet vil redusere designrettighetens økonomiske verdi, og en pågående krenkelse vil utsette rettigheten for en stadig og økende risiko for tap av goodwill. Et tap av goodwill kan ikke avverges på annen måte enn gjennom et rettslig forbud og skaden kan vanskelig repareres i ettertid. Økonomisk kompensasjon vil ikke reparere en vesentlig skade eller ulempe fordi en eventuell økonomisk erstatning fra saksøkte i ettertid ikke vil være tilstrekkelig kompensasjon for de skader og ulemper en krenkelse av designrettighetene vil påføre saksøker. Midlertidig forføyning er derfor nødvendig. Hovedkravet kan ikke sikres på noen annen måte. Den skaden som kan påføres saksøker ved at felgene frigis for omsetning før hovedkravet er avgjort, er aktuelt og nært forestående. Det foreligger derfor uansett sikringsgrunn etter § 34-1.

Det forhold at saksøkte ikke i en kortere periode kan markedsføre og selge de aktuelle felgene kan ikke sies å stå i åpenbart misforhold til den interesse saksøker har i å ivareta sine designrettigheter i Norge. Omsetning av kopier av saksøkers svært ettertraktede felger er klart til stor skade og ulempe for saksøker, og et tilbakehold av 32 felger for saksøkte kan ikke sies å være i åpenbart misforhold til saksøkers interesse.

Saksøker er villig til å stille sikkerhet.

Side:7

Saksøker har nedlagt slik påstand:

1. Oslo Byfogds kjennelse om midlertidig forføyning i sak 20-047084/TVI-OBYE/1 opprettholdes for varene som er tilbakeholdt av Tollmyndighetene ved Vareførselsdivisjonen 9. september og 16. september 2020.

2. Tollmyndighetene ved Vareførselsdivisjonen skal fortsatt holde tilbake felgene som er tilbakeholdt 9. september og 16. september 2020 inntil rettskraftig dom foreligger.

3. Starco Norge AS dømmes til å betale sakens omkostninger.

Saksøkte, Starco Norge AS har i det vesentligste anført:

Det er ikke grunnlag for forføyning, fordi det ikke foreligger krav eller sikringsgrunn.

Forføyningen Audi opprinnelig fikk retter seg mot piratkopivirksomhet, som er bevisste og rettsstridige etterligninger. Det er således sprik mellom det som er begjæringsgrunnlaget og sakens konkrete faktum, som omhandler felger importert basert på EUIPO sertifikat.

Felgene er altså lovlige i EU. Det som er lovlig handelsvare i EU er også lovlig handelsvare i Norge. Dette følger av de fire friheter innenfor EØS og er grunnleggende for EU-samarbeidet.

Audi har ikke gjort noe for å verne seg mot salg av Angel i EU. Der har de hittil akseptert GMP sin registrerte enerett iht. EUIPO. Videre har GMP søkt om designgodkjennelse for Norge, en søknad Audi heller ikke har ikke bestridt.

Forføyningsinstituttet bør ikke brukes der det er gode alternativer, slik som her hvor det kan inngis klage til Patentstyret eller reises ugyldighetssøksmål.

Om forføyningen blir stående vil Starco bli stoppet fra å handle, mens kundene kan handle varen lovlig på internett. Audi oppnår altså ikke å stanse salget av Angel felger i Norge og en forføyning vil ramme tilfeldig.

Det er ren formalisme når Audi avviser IPO-sertifikatet fordi EUIPO registering ikke automatisk får virkning for Norge. Når Patentstyret har fått søknad om registrering i Norge, får WIPO-registreringen samme rettsvirkning som norsk søknad. Designloven er en gjennomføring av direktiv 98/71/EFJU 19. EØS avt. Artikkel 3 skal sikre homogenitet og EØS avt art 4 setter forbud mot nasjonal diskriminering. Angel felgens design oppfyller kravene til EU designregistrering, men er ikke formelt registrert i Norge ennå, men dette er nærmest en formalitet, gitt EUIPO-registreringen. Det bør derfor ikke vektlegges mangel på formell registrering i Norge. I relasjon til kravet om midlertidig forføyning, må retten legge stor vekt på EUIPO registreringen. Varene burde vært frigjort basert på EUIPO sertifikatet.

Side:8

Det foreligger ikke designinngrep. Det er helhetsinntrykket som teller, og de to felger har ulike detaljer og ulikt helhetsinntrykk. Rapporten GMP har innhentet om design taler for seg. Den påviser en rekke vesentlige forskjeller og at helhetsinntrykket er forskjellig. Rapporten har klare likhetstrekk med en sakkyndig vurdering og er ikke imøtegått med motbevis. Frihetsgraden er begrenset i felgbransjen, og da stilles mindre krav til variasjon. De angjeldende felgene viser en trend for felger. Audi har ikke monopol på denne trenden.

Videre vet den informerte bruker av felg forskjell på Audi og GMP felg. Helhetsinntrykket gir ikke noe «deja vu».

Det foreligger derfor ingen krenkelse av designrettigheter.

Det foreligger heller ikke brudd på markedsføringsloven § 30. Loven oppstiller tre krav som alle må være oppfylt for at det skal foreligge en overtredelse. Ingen av vilkårene er oppfylt.

For det første foreligger ingen etterligning. Det foreligger en egen registrert design som ikke er angrepet ved ugyldighetssøksmål. Rapporten innhentet av GMP viser også at det ikke foreligger noen etterligning. Videre foreligger ikke fare for forveksling. De aktuelle produktene er merket med egne varemerker og den informerte bruker ser forskjell. Til slutt foreligger ikke urimelig utnyttelse av Audi innsats eller resultater. Det er ingen bevisføring knyttet til rettsstridig utnyttelse. Den markedsføring som gjøres er vanlig praksis i bilbransjen. Uansett er det subjektive elementet i bestemmelsen ikke oppfylt ved at Starco er en stor og seriøs aktør og gjør innkjøp basert på EUIPO sertifikater. Starco har ikke laget felgene, men kjøpt disse i god tro.

Det foreligger heller ikke brudd på markedsføringsloven § 25. Det er ingen holdepunkter for opptreden i strid med god forretningsskikk. Det er ingen bevisføring fra Audi om hvilke regler eller praksis i bilbransjen som er brutt. Starco selger og markedsfører felger og dekk på linje med sine konkurrenter, innenfor alminnelige godtatte normer.

Det foreligger ikke sikringsgrunn, hverken etter § 34-1 a eller b. Selv om man kan sannsynliggjøre et krav er det normalt ikke adgang til å kreve sikring, bortsett fra i ekstraordinære tilfeller. Det er ikke gode holdepunkter for å avvike fra dette her.

Forføyningen er ikke egnet til å avverge skade idet handel med GMP felger pågår i hele EØS og det bare er Starco som rammes. Saksøkeren har et eventuelt erstatningskrav i behold såfremt Audis design er krenket. Midlertidig forføyning er ikke nødvendig ettersom Starco er søkegod.

Audi kan ikke få medhold i den påstand de har nedlagt fordi det er den samme som er nedlagt i søksmålet for tingretten og innebærer foregrepet fullbyrdelse av hovedkravet, noe det ikke kan gis forføyning for.

Side:9

Saksøkte har nedlagt slik påstand:

1. Oslo Byfogdembetes kjennelse om midlertidig forføyning i sak 20-047084/TVI-OBYE/I skal ikke ha virkning for varer som er design-registrert i henhold til EU IPO nr. 008147201.001 og som er mottatt fra produsenten GMP Italia til Starco Norge AS.

2. Felger som er tilbakeholdt hos Toll, Vare- og vareførselsseksjonen, kan utleveres til varemottaker.

3. Audi AG dømmes til å betale sakens omkostninger.

Rettens bemerkninger

For å få medhold i fortsatt tollbeslag av Angel-felgene må Audi sannsynliggjøre at det foreligger krenkelse av Audis immaterielle rettigheter. Audi har påberopt at det foreligger inngrep etter designloven og markedsføringsloven.

Retten tar først stilling til om Audi har sannsynliggjort at det foreligger en krenkelse av Audis design 3 i DM/203217 etter designloven § 9. Designloven § 9 annet ledd lyder:

Designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen av omfanget av designretten skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.

Om vurderingen etter designloven § 9 heter det i Helset m.fl Immaterialrett (2009) s 285:

Med en liten omformulering av kriteriet i § 9 annet ledd kan vi si at designinngrep foreligger i alle tilfeller hvor den informerte brukeren får samme helhetsinntrykk av de to designene som sammenlignes. I denne sammenheng ser man bort fra forskjeller i detaljer. Det er det samlede inntrykket som er avgjørende. Hvorvidt to design gir samme helhetsinntrykk, vil bero på en skjønnsmessig vurdering av det inntrykket de to designene gir i det enkelte tilfellet.

Den informerte bruker ligger mellom gjennomsnittsforbrukeren og gjennomsnitts-fagmannen. Vedkommende må altså ha en viss kjennskap til det aktuelle produktet.

Ved avgjørelse av om det foreligger en krenkelse etter § 9 må det altså fortas en skjønnsmessig helhetsvurdering av det helhetsinntrykk de to design gir den informerte bruker.

Det inngår normalt fire elementer i denne helhetsvurderingen, jf Helset s 285. Den første er hvorvidt designen er sterkt eller svak; En virkelig nyskapende design vil ha krav på større beskyttelse enn et design som flikker på kjente former, Helset s 286. Det andre er

Side:10

designerens frihetsgrad; Hvis designeren har stor frihetsgrad vil det stilles strengere krav til å holde avstand til det registrerte design, enn der variasjonsmulighetene er små og funksjonelt bestemt eller avgrenset. Det tredje elementet knytter seg til produktkategorier, som ikke er relevant her ettersom det her er tale samme produkt. Det siste moment i vurderingen knytter seg til bransje. Om dette skriver Helset på s 287:

Innenfor bransjer hvor det er tale om «banale» produkter (for eksempel gummistøvler) eller hvor variasjon i design svinger raskt ( for eksempel klær, møbler eller biler) vil designbeskyttelsen gjennomgående være relativt begrenset. [...]

Retningslinjen i designloven § 9 annet ledd (om at det skal tas hensyn til graden av frihet i designutviklingen) er også relevant i relasjon til eksisterende ulikheter mellom bransjene. Bransjens egenart når det gjelder designuttrykk designvariasjon vil kunne påvirke de frihetsgrader og reelle variasjons-muligheter som designeren har ved utforming av en ny design

Basert på ovennevnte elementer, legger retten til grunn at det ikke er en veldig bred beskyttelse for Audis design. For det første fremstår ikke Audis design som nyskapende. Det er fremlagt flere bilder av felger med eldre design enn Audis design, som har det samme vifteformede utrykk, med skråstilte eiker. Dette tyder på at det vifteformede uttrykket er en trend som også Audis design er inspirert av. Både de eldre design, Audis design og Angel fremstår som er variasjon over det samme temaet. Videre ble det forklart i retten at det er trender innen felger som kommer og går, retten legger til grunn at det kan skje relativt raske svingninger i dette trendbildet. Også dette taler for en svakere beskyttelse. Designerens frihetsgrad må betegnes som begrenset gitt felgens form og funksjon, selv om det finnes mange variasjonsmuligheter innenfor felgens sirkel.

I rapporten fremlagt av saksøkte er det påpekt en rekke ulikheter i detaljer i de to felgdesignene. Rapporten konkluderer med at de ikke foreligger krenkelse av design og at den informerte bruker «appreciates» alle de påpekte ulikhetene. Det er en grundig rapport som er hentet inn og fremlagt fra saksøkte. Saksøker på sin side har ikke vist til noe tilsvarende eller innhentet ekspertise for å imøtegå rapportens konklusjon.

Som et bevismoment for hvordan den informerte bruker vil bedømme helhetsinntrykket av de to felgene har retten også til en viss grad lagt vekt på at Audi ikke har utfordret designregistreringen av Angel i EU. Det har formodningen mot seg at Audi, dersom de var av den oppfatning at Angel ga det samme helhetsinntrykket som deres design og derved var en krenkelse av deres design, ikke ville agert raskt for å få stanset salg av Angel i hele EU som utgjør et meget stort marked, sammenlignet med det norske. At Audi i løpet av tre måneder ikke har foretatt seg noe rettet mot den registreringen trekker i retning av at de, som må antas å være informerte brukere, ikke anser at helhetsinntrykket er det samme. Det ble også forklart i retten at en kjøper av felger ikke vil være i tvil om vedkommende kjøper Audis felg eller Angel.

Side:11

Det er riktig som påpekt av saksøker at ulikheter i detaljer ikke er avgjørende i relasjon til designloven § 9 der helhetsinntrykket av de to design er det samme. Etter rettens vurdering er det flere fremtredende ulikheter på de to felgene. Dette gjelder særlig de splittede eller gaffelformede tynne eikene, og antall åpninger i felgen og deres form. Etter en helhetsvurdering av de to felgene og deres ulike elementer, sammenholdt med at Audis design ikke kan anses å ha en veldig bred beskyttelse og at Audi ikke har utfordret registrering av Angel i EU, finner retten at Angel designet gir et annet helhetsinntrykk for den informerte bruker enn Audis design.

Saksøker har etter dette ikke sannsynliggjort av felgen Angel utgjør en krenkelse av Audis design 3 i DM/203217.

Retten finner heller ikke sannsynliggjort at det foreligger brudd på markedsføringsloven. Det er ikke sannsynliggjort at Angel er en etterligning etter Audis felg. Saksøker har heller ikke godtgjort at det foreligger forvekslingsfare. Det er anført at Angel er tilpasset Audis Etron, markedsføres mot Etron eiere og avbildes på Audis biler og at dette er urimelig utnyttelse av Audis innsats og resultater. Dette er retten ikke enig i. At felgene avbildes på en Audi kan ikke anses å være en urimelig utnyttelse av Audis innsats eller resultatet eller på annen måte illojalt. Det er normalt i bransjen å markedsføre felger på en bil, og alle felgforhandlere har såkalte felgsimulatirer der man virtuelt kan teste ut ulike felger på sin egen bil. Saksøker har fremlagt èn annonse fra saksøkte som viser Angel på en Etron. Angel passer til Etron, men også til andre biler. At den originale senterkoppen fra Audi kan benyttes på Angel felgen innebærer heller ikke at det foreligger brudd på markedsføringsloven. Etter det som ble forklart i retten gjelder dette generelt for ikke-originalfelger at bilens originale felgkopp kan settes på.

Retten er etter dette kommet til at Audi ikke har sannsynliggjort noe hovedkrav og at begjæringen om midlertid forføyning for så vidt gjelder Angel felgene ikke skal opprettholdes. Dette innebærer at det ikke lenger er grunnlag for tollvesenets beslag av felgene som er design-registrert i henhold til EU IPO nr. 008147201.001, idet de ikke faller innunder Oslo byfogdembetes kjennelse av 25. mars 2020. Felgene kan derfor utleveres Starco.

Sakskostnader

Starco har etter dette vunnet saken og han har krav på sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 første ledd. Retten har også vurdert unntaksbestemmelsene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd og § 20-4 og funnet at disse ikke den kommer til anvendelse.

På vegne av Starco har advokat Thorstensen fremsatt et sakskostnadskrav på kr 318.250,-, som omfatter arbeid i 93 timer forutfor rettsmøtet, samt tid i rettsmøtet. Det er anført at timebruken er blitt høy blant annet fordi saksøkte har måttet forholde seg til to

Side:12

motparter, Audi og dets importør, samt at saken omfatter mange aktører, herunder en italiensk produsent og en italiensk advokat.

Saksøker har anført at beløpet er for høyt og at kostnader knyttet til dialog med saksøkers importør uansett ikke er relevant for saken.

Det følger av tvisteloven § 20-5 at de sakskostnader som kan kreves erstattet er de som har vært nødvendige for saken. Kostnadene knyttet til dialog med importøren kan ikke kreves dekket i denne saken. Det er ikke angitt hvor mye av det arbeid som kreves dekket som knyttet seg til dette. Retten finner at de kostandene som kreves dekket uansett er vesentlig mer enn det som må anses nødvendig i denne saken. Retten finner ut fra sakens kompleksitet og nødvendig kontakt med utenlandske aktører, at kostnadene som tilkjennes skjønnsmessig settes til kr 200.000,-.

SLUTNING

1. Oslo Byfogdembetes kjennelse om midlertidig forføyning i sak 20-047084/TVI-OBYE/I skal ikke ha virkning for varer som er design-registrert i henhold til EU IPO nr. 008147201.001 og som er mottatt fra produsenten GMP Italia til Starco Norge AS.

2. Felger som er tilbakeholdt hos Toll, Vare- og vareførselsseksjonen, kan utleveres til varemottaker.

3. Audi AG betaler sakskostnader til Starco Norge AS kr 200.000,- innen to uker etter forkynnelse av denne kjennelsen.