TOSLO-2018-149601-2

Instans:	Oslo tingrett - Dom
Dato:	2019-04-16
Publisert:	TOSLO-2018-149601-2
Stikkord:	(Jallasprite-saken), Varemerkerett, God forretningsskikk, Erstatning
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om varemerkeinngrep, brudd på god forretningsskikk og erstatning. Spørsmålet var om OMs bruk av navnet JALLASPRITE innebar et inngrep i TCCCs varemerke SPRITE og om den etterfølgende bruken av navnet JALLAXXXXXX var i strid med god forretningsskikk. Dersom ett eller begge spørsmål ble besvart bekreftende skulle tingretten også avgjøre om OM måtte betale erstatning til TCCC i form av en rimelig lisensavgift. Tingretten kom til at bruken av JALLASPRITE innebar et inngrep i TCCCs kodakvern av merket SPRITE etter Varemerkeloven § 4 (2) og at bruken av JALLAXXXXXX ble ansett å være i strid med god markedsdføringsskikk etter Markedsføringsloven § 25. OM ble også dømt til å betale erstatning/lisensavgift med kr 281 329 og saksomkostninger med kr 200 000. (midlertidig forføyning i saken har tidligere vært behandlet i både tingrett og lagmannsrett)
Saksgang:	Oslo tingrett TOSLO-2018-149601-2 (saks nr. 18-149601TVI-OTIR/08)
Parter:	The Coca-Cola Company (advokat Håkon Tysnes Kaasin, rettslig medhjelper: advokat Mikkel Lassen Ellingsen) mot O. Mathisen AS
Forfatter:	Bård Skeie Hagen
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (2010) §4, §57, §58, §59, Markedsføringsloven (2009) §25, §30, §48b, Tvisteloven (2005) §1-3, §19-6, §20-2, §20-5, Varemerkedirektivet

Saken gjelder spørsmål om varemerkeinngrep, brudd på god forretningsskikk og erstatning.

Framstilling av saken

I forføyningskjennelsene som ble avsagt av Oslo tingrett den 11. november 2018 (TOSLO-2018-149601-1) og av Borgarting lagmannsrett den 11. mars 2019 (LB-2019-9787) ble bakgrunnen for saken fremstilt slik:

«O. Mathisen AS («OM») lanserte i februar 2018 et mineralvann med sitronsmak under varemerket JALLASPRITE.

The Coca-Cola Company («Coca-Cola») er eier av varemerket SPRITE. Coca-Cola sendte derfor allerede i februar 2018 et brev til OM der de ga uttrykk for at JALLASPRITE innebar et inngrep i deres varemerke SPRITE, og ba om at den urettmessige bruken umiddelbart skulle opphøre.

OM besvarte henvendelsen fra Coca-Cola i mars 2018 med å bestride inngrep, og at de ville fortsette bruken. Coca-Cola gjentok og utdypet sitt krav i brev noen dager senere, hvorpå OM svarte at de ikke var overbevist om at bruken var lovstridig og at de ikke ville etterleve Coca-Cola’s ønsker siden emballasjen var førtrykket.

Coca-Cola fastholdt sitt krav i brev av 5. april, men ga tilbud om en 3 måneders utfasingsperiode. OM skulle da få selge ut sitt varelager i perioden. Tilbudet ble ikke akseptert. OM fastholdt sitt syn om at deres bruk ikke var i strid med varemerkeloven, og at det derfor ikke var grunnlag for noen minnelig løsning.

Den 15. mai ba Coca-Cola Patentstyret om å foreta en forundersøkelse av varemerket JALLASPRITE. Patentstyret kom til at det var risiko for at varemerket kan forveksles blant annet med varemerket SPRITE. Den 24. mai varslet Coca-Cola om rettslige skritt, og gjentok sitt tilbud om utfasingsperiode på 3 måneder.

Side:2

OM innleverte varemerkesøknad for JALLASPRITE 14. juni 2018. Dagen etter gjentok Coca-Cola sitt forlikstilbud og varslet om at rettslige skritt ville bli tatt dersom tilbudet ikke ble akseptert innen 18. juni. I brev fra OM den 18. juni fremgår det at de holder fast ved sitt tidligere syn, og at de uansett ville trenge mer enn 3 måneders utfasing siden de i mai bestilte nye flasker med navnet JALLASPRITE. OM ba om at Coca-Cola skulle ta kontakt dersom en lengre utfasingsperiode var aktuelt.

I september sendte Coca-Cola søksmålsvarsel til OM. Noen dager senere kom følgende artikkel i «Vårt Oslo»:

The Coca-Cola Company truer med å saksøke Tøyen-Cola og Jallasprite.
The Coca-Cola Company ønsker at Jallasprite skal vekk fra markedet. Nå truer de med å dra den lokal brusprodusenten inn for retten for varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven. Det er den amerikanske brusprodusenten bak leskedrikkene Coca-Cola, Fanta og Sprite som nå setter hardt mot hardt. Mannen bak Jallasprite og Tøyen-Cola, Jarle Hollerud, har fått beskjed fra Coca-Cola Company om at hvis han ikke innen fredag stopper med å bruke navnet Jallasprite, vil saken gå videre til tingretten i Oslo. The Coca-Cola Company krever også at alle flasker merket Jallasprite fjernes fra butikkene og at alle etiketter og markedsføringsmateriell ødelegges.

(...)

Coca-Cola gjør det i e-post til OM den 28. september klart at de ikke vil akseptere endring til JALLAXXXXXX, eller andre alternativer hvor det fremstår som at ordet SPRITE bare er sensurert. Videre uttrykker de at JALLASITRON ELLER JALLABRUS eller lignende vil være akseptabelt.

I artikkel i Vårt Oslo av 29. september fremgår det at OM vil endre navn fra JALLASPRITE til JALLAXXXXXX eller JALLASITRON. Den 3. oktober informerte OM at de ville bruke JALLA JALLAXXXXXX. Samme dag kom det en ny artikkel i Vårt Oslo som beskriver at OM legger seg flat for Coca-Cola og at OM vil sette nye etiketter på flaskene som allerede er produsert. Styreformann, og daglig leder,

Side:3

Hollerud uttaler at han opplever det som naturlig at Coca-Cola beskytter sin merkevare. Videre fremgår det:

Vi har lagt inn et forslag på JallaJallaxxxxxx, men det ble ikke så godt mottatt av Coca-Colas advokater. Hva vi ender opp med er fortsatt ikke avklart sier han. Han forklarer at de seks x’ene skal erstatte hver bokstav i ordet sprite.

Det fremgår også av artikkelen at brusen som allerede står i butikkhyllene skal få stå til det er utsolgt.

Allerede den 7. oktober kommer en ny artikkel i Vårt Oslo der overskriften er «Jallasprite vil skifte navn til JALLAXXXXXX. –Navnet er en krenkelse og vil ikke bli akseptert, sier Coca-Cola.» Deretter refereres e-posten fra Coca-Cola fra 28. september som nevnt ovenfor. I artikkelen fremgår det videre at navnet er valgt på grunn av estetikk og tidspress.

Den 9. oktober begjærer Coca-Cola midlertidig forføyning for Oslo tingrett.

Senere, den 16. oktober, kom det ny artikkel om saken i Vårt Oslo. I overskriften heter det «Verdens største brusprodusent Coca-Cola, tar bittelille JallaXXXXXX fra Grønland i Oslo, til retten». Videre heter det:

Coca-Cola følte seg krenket av den lokale brusprodusenten O. Mathisen etter at de byttet navn fra Jallasprite til JallaXXXXXX. Nå bærer det mot rettsak.

OM opplyste den 25. oktober at de ikke er enig i at JALLASPRITE gjorde inngrep i SPRITE, men at de likevel har endret navn på brusen. Videre opplyses det at de vil be kundene opplyse gjenværende flaskebeholdning slik at OM kan omlevere, og at salg av JALLA JALLASPRITE stanses. Dette ble fulgt opp i e-post til kundene samme dag. OM tilbød også å utstyre kundene med informasjonsmateriell som opplyser at det ikke er noen kommersiell forbindelse mellom OM/JALLA JALLAXXXXXX og Coca-Cola/SPRITE. Videre tilbys det å opplyse om at OM ikke føler seg sensurert av Coca-Cola.

Saksøker har vist til eksempler som illustrerer at JALLA JALLASPRITE fortsatt var i omsetning pr. 31. oktober 2018.»

OM har under saksforberedelsen foreslått flere presiseringer og utdypinger av ovennevnte saksfremstilling. Retten har imidlertid ikke funnet grunn til å endre saksfremstillingen, da den – slik den er – ivaretar målet om å gi en konsentrert redegjørelse for sakens bakgrunn og det rettsforhold som er tvistegjenstand, jf. tvisteloven § 19-6 femte ledd. De faktiske forhold OM har foreslått korrigert vil – så langt det er av relevans for rettsspørsmålene som reises – bli behandlet som ledd i rettens bevisvurdering.

Side:4

I det følgende vil retten – på samme måte som i lagmannsrettens kjennelse (LB-2019-9787) – benytte TCCC som betegnelse for The Coca-Cola Company og OM som betegnelse for O. Mathisen AS.

Muntlige forhandlinger i forføyningssaken ble avholdt den 5. november 2018, og ved Oslo tingretts kjennelse av 11. november (TOSLO-2018-149601-1) ble TCCC gitt delvis medhold i sin begjæring ved at OM ble pålagt ikke å benytte navnet JALLAXXXXXX i salg, distribusjon og markedsføring av sine brusprodukter. Tingrettskjennelsen ble påanket av begge parter, men ved Borgarting lagmannsretts kjennelse av 11. mars 2019 ble både TCCCs anke og OMs avledede anke forkastet.

I søksmålet som TCCC innledet samtidig med at det ble begjært midlertidig forføyning ble det blant annet krevd at OM skulle forbys å benytte JALLASPRITE og JALLAXXXXXX som kjennetegn. I tilsvaret av 19. oktober 2018 krevde OM prinsipalt at saken ble avvist, og subsidiært at det ble avsagt frifinnende dom.

I et kombinert prosesskriv og sluttinnlegg av 1. april 2019 ble det fra OMs side fremsatt et prinsipalt krav om at saken skulle avvises, og et subsidiært krav om at saken ble stanset. Videre ble det krevd at retten skulle settes med meddommere under hovedforhandlingen. Ved Oslo tingretts kjennelse av 5. april ble ingen av kravene tatt til følge.

Hovedforhandling ble avholdt den 8. april 2019. Partene holdt hvert sitt hovedinnlegg, og det ble foretatt slik dokumentasjonen som rettsboken og dokumentsamlingene viser. Retten mottok også – i tillegg til Holleruds partsforklaring – forklaring fra ett vitne.

Saksøkeren – The Coca Cola Company – har i hovedsak argumentert slik:

Bruken av JALLASPRITE er strid med varemerkeloven § 4 annet ledd ved at det er egnet til å skade særpreget i saksøkers velkjente varemerke SPRITE gjennom utvanning og risiko for degenerering av navnet. Bruken innebærer også en urimelig utnyttelse av den anseelsen (goodwill) SPRITE har opparbeidet seg i det norske markedet. Videre er det en risiko for forveksling mellom SPRITE og JALLASPRITE, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. OM må derfor forbys å bruke JALLASPRITE som navn på sine brusprodukter, jf. varemerkeloven § 57.

OM har handlet i strid med god forretningsskikk ved endringen av navn fra JALLASPRITE til JALLAXXXXXX. OM har kommunisert til markedet at de seks X-ene i navnet JALLAXXXXXX skal erstatte hver bokstav i ordet SPRITE, og har således skapt en assosiasjon mellom det nye og det gamle navnet. I tillegg har OM systematisk brukt media for å skape publisitet i media om konflikten, og ved det oppnådd en urettmessig markedsføring av sitt produkt. OM utnytter således på urimelig vis den goodwill som er knyttet til TCCCs varemerke SPRITE, samtidig som TCCC tilføres badwill som «den store stygge» aktøren som sensurerer den lille aktøren.

Side:5

For å stanse varemerkeinngrepet og handlingene i strid med god forretningsskikk er det nødvendig å tilbakekalle fra handelen alle flasker og markedsføringsmateriell som er påført merket JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX. Det er også nødvendig å destruere alle frittstående etiketter og alt markedsføringsmateriell påført merket JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX, jf. varemerkeloven § 59.

TCCC er påført skade og økonomisk tap som følge av handlingene til OM, samtidig som OM har hatt en urettmessig vinning som følge av varemerkeinngrepet og handlingene i strid med god forretningsskikk. Ettersom det er handlet forsettlig eller grovt uaktsomt kreves det betalt vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for så vidt gjelder omsetning av JALLASPRITE, jf. varemerkeloven § 58 første og tredje ledd. For omsetningen av JALLAXXXXXX kreves det betalt en rimelig lisensavgift, jf. markedsføringsloven § 48 b.

Saksøkerens påstand:

1. O. Mathisen AS dømmes til å opphøre med bruk av ordet JALLASPRITE alene eller som del av et kombinert kjennetegn.

2. O. Mathisen AS pålegges å merke om alle flasker påført navnet JALLASPRITE med nye, heldekkende etiketter før disse bringes i omsetning.

3. O. Mathisen AS forbys å bruke JALLAXXXXXX, eller tilsvarende merkevarianter hvor det tydelig fremgår at ordet SPRITE er sensurert, alene eller som del av et kombinert kjennetegn for brusprodukter.

4. O. Mathisen AS pålegges å tilbakekalle og fjerne fra handelen alle flasker påført navnet JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX, samt markedsføringsmateriell påført merket JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX.

5. O. Mathisen AS pålegges å destruere alle frittstående etiketter og alt markedsføringsmateriell påført merket JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX.

6. O. Mathisen AS betaler i erstatning til The Coca-Cola Company en sum fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 330 976 kr, med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer.

7. The Coca-Cola Company tilkjennes sakens omkostninger.

Saksøkte – O. Mathisen AS – har i hovedsak argumentert slik:

Navnet JALLASPRITE utgjør ikke et inngrep i TCCCs rettigheter til varemerket SPRITE.

Det er ingen risiko for at JALLASPRITE kan forveksles med varemerket SPRITE, slik varemerkeloven § 4 krever. I vurderingen av om det er risiko for forveksling må merkene som helhet vurderes, og ikke bare den felles bruken av bokstavene S, P, R, I, T og E. At

Side:6

merkene deler identiske elementer, er ikke nok til å gi forvekslingsrisiko. Når merkene vurderes helhetlig, er det en rekke ulikheter ved dem som gjør at det ikke er risiko for forveksling. Dette understøttes også av spørreundersøkelsen som er utført.

Bruken av navnet JALLASPRITE rammes heller ikke av varemerkeloven § 4 annet ledd. Dette fordi bestemmelsen forutsetter at det gjøres bruk av et merke som er identisk med eller ligner merket til innsigeren. Ettersom det ikke foreligger en slik likhet mellom JALLASPRITE som merke og SPRITE, kan bestemmelsen ikke få anvendelse, jf. også avgjørelse av 22. oktober 2013 fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), med referanse KFIR-2013-17.

Når det ikke er gjort noe inngrep i TCCCs rettigheter til varemerket SPRITE, er det ikke grunnlag for å ilegge forbud mot bruken av JALLASPRITE alene eller som del av et kombinert merke, jf. varemerkeloven § 57.

OM har ikke brutt markedsføringslovens krav til god forretningsskikk, jf. dens § 25. OM har ikke etterlignet varemerket SPRITE, jf. markedsføringsloven § 30. Dessuten åpnet OM tidlig i dialogen med TCCC for å endre navn på produktet. TCCC var imidlertid svært sene med å følge opp, noe som også gjorde at OM måtte bestille ny emballasje for å fylle opp varelageret; da hadde ikke TCCC gitt lyd fra seg på mange uker. Ei heller er det riktig at OM systematisk brukte media for å promotere sitt produkt. Det var media som selv tok kontakt med OM. Deretter videresendte OM informasjon til pressen, slik at pressen selv kunne vurdere om det var av interesse. Det nye navnet – JALLAXXXXXX – ble valgt dels fordi det ga grafisk balanse i merket, og dels fordi det hadde et «selgende» navn.

Erstatningskravet er uansett for høyt. OM ville aldri ha betalt noe lisensvederlag.

Saksøktes påstand:

1. O. Mathisen AS frifinnes.

2. O. Mathisen AS tilkjennes sakens omkostninger.

Rettens vurdering

Innledende bemerkninger

Saken reiser tre hovedspørsmål. For det første må det tas stilling til om OMs bruk av navnet JALLASPRITE innebar et inngrep i TCCCs varemerke SPRITE. Dette reguleres av varemerkeloven § 4. For det annet må det tas stilling til om den etterfølgende bruken av navnet JALLAXXXXXX var i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Dersom ett eller begge av disse spørsmål besvares bekreftende, må det tas stilling til hvorvidt OM skal svare erstatning til TCCC i form av en rimelig lisensavgift.

Side:7

Ettersom OM ikke lenger benytter JALLASPRITE som navn på selskapets sitronbrus, har det tidligere i saken blitt reist spørsmål om TCCC har rettslig interesse i å få dom på at bruk av navnet innebærer et varemerkeinngrep, jf. tvisteloven § 1-3 annet ledd. At TCCC har rettslig interesse i å få pådømt sitt krav, er etter rettens syn ikke tvilsomt. OM har nemlig gjort det klart at selskapet tar sikte på å gjenoppta bruken av JALLASPRITE-navnet. Retten viser i den forbindelse til et oppslag Dagsavisen den 28. november 2018, der dette fremkommer. I en slik situasjon foreligger det klart nok et behov for en rettslig avklaring mellom partene.

Utgjør bruken av navnet JALLASPRITE et inngrep i varemerket SPRITE?

TCCC har prinsipalt gjort gjeldende at OMs bruk av navnet JALLASPRITE på sin sitronbrus innebærer et brudd på varemerkeloven § 4 annet ledd.

Bestemmelsen – som bygger på varemerkedirektivet artikkel 5.2 – er formulert slik:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).»

Etter sin ordlyd gir bestemmelsen et utvidet vern for velkjente varemerker ved at den ikke stiller krav om vareslagslikhet eller forvekslingsfare. Riktignok krever bestemmelsen at det er likhet mellom tegnet som benyttes og det beskyttede varemerket, men dette vil være oppfylt hvis «graden av likhet medfører at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) side 43. Likheten mellom merkene må altså være av en slik grad at det gir en risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne assosiere det yngre merket med det eldre og velkjente varemerket. Videre må assosiasjonen lede til skade på det eldre merket eller innebære en urimelig utnyttelse av merkets goodwill.

For at et varemerke skal anses som velkjent i lovens forstand, må det være gjort kjent for «a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark», jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-375/97 (CHEVY) avsnitt 26. Ifølge samme avgjørelse må dette bero på en samlet vurdering, der det spesielt tas hensyn til «the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it», jf. dens avsnitt 27.

Retten finner det ikke tvilsomt at SPRITE oppfyller lovens krav til et velkjent varemerke. I sin vurdering av dette har retten lagt vekt på at SPRITE har vært tilgjengelig på det norske

Side:8

markedet siden 1987, og at det i dag innehar en markedsandel på 55 % innenfor sitron- og limebrussegmentet i Norge. SPRITE er dermed et sterkt innarbeidet varemerke hos den norske gjennomsnittsforbruker, og må anses å ha en høy goodwill-verdi. Dette understøttes av at SPRITE er rangert som det nittiende mest verdifulle varemerket i verden, med en anslått verdi på USD 4,8 milliarder, jf. Best Global Brands 2017 Rankings. Det er også på det rene at TCCC har brukt og fremdeles bruker betydelige midler på markedsføring av SPRITE-varemerket.

Retten går etter dette over til å vurdere om JALLASPITE har en slik likhet med SPRITE at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne assosiere det med SPRITE.

OM har i sin argumentasjon lagt atskillig vekt på de mange ulikhetene som er mellom JALLASPRITE og SPRITE med hensyn til blant annet grafisk uttrykk. Ettersom SPRITE er registrert som ordmerke, har imidlertid TCCC som rettighetshaver vern mot enhver bruk av ordet, med mindre det forsvinner helt i den figurative utformingen av det nye merket, jf. eksempelvis Patentstyrets 2. avdelings kjennelse av 10. desember 2012, med referanse PS-2012-8056. Det sentrale spørsmålet blir dermed om bruken av ordet SPRITE i navnet JALLASPRITE vil kunne utløse en assosiasjon hos gjennomsnittsforbrukeren til SPRITE. Dette må besvares basert på en samlet vurdering av blant annet det eldre merkets grad av særpreg, nærhet mellom varene og graden av likhet mellom merkene, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-252/07 (Intel) avsnitt 40-42.

SPRITE – som er et engelsk ord for alv eller fe – har ingen naturlig sammenheng med produktet det brukes som merkevare for. Som følge av den innarbeidelse som har skjedd vil imidlertid de fleste forbrukere i dag forbinde SPRITE med TCCCs sitronbrus. Dette gir merket stor grad av særpreg.

Logoen for OMs sitronbrus består av ordene jalla og JALLASPRITE, hvor det sistnevnte er plassert under det førstnevnte og i mindre skriftstørrelse. Ordet ‘jalla’ brukes i norsk dagligtale som et noe negativt ladet adjektiv. Når ordet benyttes som første ledd i det sammensatte navnet JALLASPRITE, fremstår SPRITE som det dominerende elementet. Etter rettens syn er det nærliggende å anta at JALLA-elementet vil bli oppfattet som en humoristisk beskrivelse av produktet som uekte vare, mens SPRITE-elementet som en angivelse av produktet som sitronbrus.

Når det i tillegg til de ovennevnte forhold tas hensyn til at det er full vareslagslikhet mellom de to merkene, finner retten det klart at gjennomsnittsforbrukeren – i sitt møte med JALLASPRITE – vil få en assosiasjon til SPRITE-varemerket.

OM har på sin side fremholdt at JALLASPRITE har et annet meningsinnhold enn det retten har lagt til grunn ovenfor. I OMs brev av 23. mars 2018 til TCCCs norske advokatforbindelse er det sagt følgende om navnets nærmere innhold:

Side:9

«Dere antar at JALLA er slang. Vi forstår ordet JALLA som av arabisk opprinnelse. Det brukes gjerne med betydning “fort deg / raska på”. Vi forstår ordet som en videreføring av ideen om at ved Guds vilje må det skje nå. Jalla, som i ya Allah (“ved Gud” / “kjære Gud”), er såfremt en referanse til etnisiteten i nabolaget der varen produseres, ikke en beskrivelse av kvaliteten.

(...)

Valget om å kombinere JALLA med sprite falt imidlertid på bakgrunn av ordets engelske definisjon “an elf or fairy”. Med denne definisjonen har vi en referanse til det okkulte (illustrert av smileansiktet på vårt emblem). Noen vil påstå at religiøs tilhørighet er av okkult art og dermed speiler ordet sprite med sin engelske betydning tilbake til ønske om at innholdet skal “sprite opp forbrukeren så fort som det er mulig med hjelp av all slags makter”.»

Etter rettens syn er det lite trolig at gjennomsnittsforbrukeren vil tillegge JALLASPRITE-navnet et slikt meningsinnhold. At OM selv skal ha tillagt navnet et slikt innhold, blir dermed uten betydning.

Retten konkluderer etter dette med at JALLASPRITE ligner på SPRITE i varemerkelovens forstand. Det gjenstår da å ta stilling til om OMs bruk av navnet JALLASPRITE innebærer en urimelig utnyttelse av eller skade på SPRITE-varemerkets særpreg eller anseelse.

Ettersom SPRITE er et sterkt innarbeidet varemerke, skal det mindre til enn ellers for å skade dets særpreg eller utnytte det på urimelig måte, jf. CHEVY-avgjørelsen avsnitt 30 og Intel-avgjørelsen avsnitt 67. Dessuten er det på side 373 i Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett (3. utgave) uttalt at hvis man står overfor identiske vareslag – slik som i vår sak – «må det normalt presumeres å ville skje en urimelig utnyttelse dersom en annen bruker et kjennetegn som er likt nok til at det vil oppstå assosiasjoner til det velkjente varemerket, jfr. PS-2007-7628 RED BULL».

Retten kan ikke se at det er påvist forhold som gir OM noen rimelig grunn til å benytte et navn på sin sitronbrus som gir en klar assosiasjon til SPRITE-varemerket. Med det må bruken av JALLASPRITE-navnet karakteriseres som en urimelig utnyttelse av SPRITE-varemerkets goodwill.

Retten mener også at bruken av navnet JALLASPRITE er egnet til å skade SPRITE-varemerkets særpreg. Som retten allerede har gjort rede for har SPRITE opparbeidet seg en særlig sterk posisjon som merkevarenavn, og med en betydelig grad av særpreg. Denne type merker – og da særlig ordmerkene – kan risikere å miste sin individualiserende evne ved at de over tid kan bli tatt opp i dagligtalen som en generisk betegnelse for varetypen de

Side:10

har vært varemerke for. For å redusere risikoen for dette, må rettighetshaveren etter varemerket være påpasselig med å gripe inn overfor urettmessig bruk av varemerket.

Slik retten ser det, er det naturlig å oppfatte bruken av SPRITE i navnet JALLASPRITE som en generisk betegnelse for varetypen, nemlig sitronbrus. Som det fremgår av Lassen og Stenvik, op. cit. på side 126 er dette noe det må reageres mot. Dette må gjelde selv om JALLASPRITE har et svært begrenset omsetningsvolum, og dermed liten selvstendig evne til å degenerere SPRITE som varemerke. Hvis man skulle tillate en slik bruk av SPRITE-navnet, vil det kunne åpne for en utvikling som over tid ville ledet til at SPRITE ble en allment brukt betegnelse for sitronbrus. Dette må varemerkeloven § 4 annet ledd rimeligvis gi vern mot.

Retten konkluderer etter dette med at OMs bruk av JALLASPRITE innebærer et inngrep i varemerket SPRITE, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd.

Ettersom bruken av JALLASPRITE griper inn i TCCCs varemerkerett til SPRITE, forbys OM for fremtiden å gjøre bruk av dette som varemerke, jf. varemerkeloven § 57. Forbudet omfatter bruk av ordet alene eller som del av et kombinert kjennetegn, herunder slik det til nå er blitt brukt og senere søkt registrert som varemerke.

TCCC har videre – med hjemmel i varemerkeloven § 59 – krevd at OM pålegges å merke om flasker påført JALLASPRITE-navnet med nye, heldekkende etiketter før disse bringes i omsetning. Etter rettens syn er et slikt tiltak påkrevd for å hindre at det skjer nye inngrep i SPRITE-varemerket; ei heller kan det anses som uforholdsmessig tyngende å etterkomme. Kravet tas derfor til følge. Med samme begrunnelse tas det også til følge at OM pålegges å tilbakekalle og fjerne fra handelen alle flasker og markedsføringsmateriell påført JALLASPRITE-navnet, samt å destruere alle frittstående JALLASPRITE-etiketter og alt av JALLASPRITE-markedsføringsmateriell. Retten finner grunn til å påpeke at påbudet vil omfatte slike t-skjorter som ble annonsert på OMs nettside toyencola.com.

Bryter den etterfølgende bruken av JALLAXXXXXX med kravet til god forretningsskikk? Det er på det rene og uomtvistet mellom partene at navnet JALLAXXXXXX ikke har noen likhet med SPRITE. OMs bruk av navnet innebærer dermed ikke et varemerkeinngrep. Fra TCCCs side er det imidlertid gjort gjeldende at navnet har kommet til bruk på en måte som strider mot markedsføringslovens krav om god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. dens § 25.

Spørsmålet har vært gjenstand for grundig behandling i Borgarting lagmannsretts kjennelse av 11. mars 2019 i forføyningssaken mellom partene, jf. LB-2019-9787. Lagmannsretten kom da til at OM hadde brutt markedsføringsloven § 25 med sin etterfølgende bruk av JALLAXXXXXX som navn på sin sitronbrus. Etter rettens vurdering har det ikke kommet

Side:11

frem forhold under hovedforhandlingen som tilsier et annet utfall. Retten vil derfor i stor grad kunne bygge på det samme som lagmannsretten har gjort i sin kjennelse.

OM lanserte JALLAXXXXXX-navnet som substitutt for JALLASPRITE-navnet etter at TCCC hadde gjort det klart at selskapet ville gå til rettslige skritt for å hindre fortsatt bruk av det sistnevnte navnet. Ettersom markedsføringsloven § 25 tar sikte på å ramme illojale konkurransehandlinger, er det relevant å se hen til hva som lå til grunn for navnevalget. Om dette inntas følgende fra lagmannsrettens kjennelse:

«I epost av 3. oktober 2018 opplyser imidlertid OM ved Hollerud følgende om navnevalget:

Forrige uke skrev jeg på oppfordring fra deg at vi skulle avstå fra å bruke jalla JALLAXXXXXX på vår nye etikett da dere hadde motforestilling mot dette.

Til deres informasjon har vi ikke klart å finne en løsning på navn som ser bedre ut, ei heller bestemme oss for et annet navn som klinger godt. Dermed tenker vi idag, tross uttalelse av fredag 28.9.2018, bruke jalla JALLAXXXXXX som påskrift på våre nye etiketter.

Lagmannsretten forstår det siterte slik at det var det at JALLAXXXXXX «ser bedre ut» og «klinger godt» som var begrunnelsen for navnevalget.

OM har også i tidligere uttalelser til media begrunnet navnevalget nærmere. Av et oppslag i nettavisen TV2.no 3. oktober 2018 fremgår at OM har opplyst følgende:

Vi har lagt inn forslag på JallaJallaxxxxxx, men det ble ikke så godt mottatt av Coca Colas advokater. Hva vi ender opp med er fortsatt ikke avklart, sier han. Han forklarer at de seks x'ene skal erstatte hver bokstav i ordet sprite.

I en artikkel i Vårt Oslo 7. oktober 2018 uttaler OM følgende om navnevalget:

Vi har gått for navnet fordi det estetisk sett var det beste og på grunn av tidspress. Vi har ganske enkelt ikke råd til å la produksjonen bli stående lenger. I fremtiden får vi se om vi vil eller har lyst til å bytte ut X'ene med et annet navn.»

Hollerud forklarte for retten at de seks X’ene ble valgt for å fylle tomrommet som oppsto når SPRITE-elementet ble fjernet fra merket. På den måten bevarte man balansen i den grafiske utformingen. Dessuten ga Hollerud uttrykk for at man ved bruk av de seks X’ene fikk et «selgende navn». Retten kan vanskelig se at dette gir en rimelig begrunnelse for navnevalget. Eksempelvis ville JALLASITRON – slik OM var inne på, og som TCCC ga

Side:12

sin aksept til – gitt en slik grafisk balanse som Hollerud fremhevet som viktig. Slik retten ser det, fremstår det mer sannsynlig at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til SPRITE og signalisere at OM var utsatt for sensur av TCCC. Dette ble også lagt til grunn av lagmannsretten, som ga følgende begrunnelse for sitt syn:

«Videre finner lagmannsretten det bevist at kombinasjonen av de seks X-ene, den eksplisitte begrunnelsen for navnevalget som ble gitt i nettavisen TV2.no 3. oktober 2018, og den øvrige mediaomtalen knyttet til navnevalget skapte en klar assosiasjon mellom JALLAXXXXXX og JALLASPRITE og også mellom JALLAXXXXXX og TCCCs varemerke SPRITE. Det forhold at de to varemerkene, som anført av OM, visuelt, fonetisk og meningsbærende er helt forskjellige, er ikke til hinder for at det ble skapt en slik assosiasjon. Lagmannsretten vurderer det slik at denne assosiasjonen også klart var et tilsiktet mål fra OMs side.»

På samme måte som lagmannsretten mener retten at «det er relevant å ta i betraktning hvordan mediaomtalen er kommet i stand, herunder i hvilken grad OM må anses for å ha medvirket til omtalen». Lojalitetshensynet som ligger til grunn for markedsføringsloven § 25 tilsier dette.

Lagmannsretten kom til at OM systematisk hadde brukt media for å skape publisitet om konflikten for derigjennom å markedsføre sitt produkt. Dette ble begrunnet slik:

«Tatt i betraktning at OM holder til i samme lokaler som at nettavisen Vårt Oslo, som kom med det først oppslaget om saken, finner lagmannsretten det sannsynliggjort at det var OM som gjorde konflikten til en nyhetssak for media. Videre finner lagmannsretten det sannsynlig at OM – da selskapet tok kontakt med nettavisen Vårt Oslo – var klar over at dersom konflikten først var blitt kjent gjennom en artikkel i denne nettavisen, så var det nærliggende at saken også ville bli fulgt opp av andre, herunder riksdekkende medier. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at selv om OM ikke har kontaktet riksdekkende medier, må selskapet anses ansvarlig for at konflikten ble en mediesak. OM har etter lagmannsrettens syn systematisk brukt media for å skape publisitet rundt konflikten – og ved det samtidig oppnådd en urettmessig markedsføring av sitt produkt. Dette på bekostning av et velkjent varemerke; SPRITE.»

OM har bestridt at selskapet aktivt og systematisk brukte media i tvisten med TCCC. Etter bevisførselen må det legges til grunn at det ikke var OM som tok initiativet til medias dekning av saken. Vegard Velle, som er redaktør for nettavisen Vårt Oslo, forklarte for retten at han ble kjent med saken via to uavhengige tipsere. Deretter tok han kontakt med Hollerud i OM for et intervju. Han forklarte videre at de ble enige om at OM skulle holde dem underrettet når det skjedde noe i saken. Dette er overensstemmende med Holleruds

Side:13

forklaring om de videresendte informasjon til pressen, som selv fikk vurdere relevansen av det.

Til tross for at OM ikke initierte medias omtale av saken, mener retten at selskapet likevel utnyttet medieoppmerksomheten på en lite lojal måte overfor TCCC. De mer tidsnære bevis tilsier etter rettens vurdering at OM hadde et mer aktivt og bevisst forhold til medias dekning av saken enn Holleruds forklaring kan gi inntrykk av. E-postdialogen mellom Hollerud og advokat Stray Vyrje i kjølvannet av tingrettens forføyningskjennelse viser etter rettens syn dette. Herav fremgår det at Hollerud opprinnelig ikke så noen grunn til å anke, utover at «vi sikkert får noen overskrifter». Etter at advokat Stray Vyrje anbefalte anke, svarte Hollerud at han i så fall «må tenke litt over helgen for å ha en fin story til avisen». Avslutningsvis i dialogen skrev advokat Stray Vyrje at én av grunnene til å anke var at «du på denne måten får ytterligere oppmerksomhet omkring O. Mathisen». Etter rettens vurdering viser dette at OM har hatt et bevisst forhold til mediene og søkt å øve innflytelse på vinklingen av saken. At OM søkte å vinkle medias dekning i en lite fordelaktig retning for TCCC, understøttes også av bildet av en JALLASPRITE-flaske med en merkelapp påskrevet SAKSØKT, som ble tatt i forbindelse med oppslaget i Vårt Oslo den 24. september 2018. Retten finner det lite trolig at fotograferingen av flasken skjedde uten OMs viten og vilje.

Lagmannsretten har lagt følgende til grunn om hvilke assosiasjoner som ble skapt gjennom bruken JALLAXXXXXX og medieomtalen:

«Sett i sammenheng med Holleruds uttalelse om at de seks X-ene skulle erstatte hver sin bokstav i SPRITE, innebærer bruken av JALLAXXXXXX at det – på samme måte som ved bruken av JALLA JALLASPRITE – skapes en assosiasjon til TCCCs varemerke SPRITE. OM utnytter derved den goodwill som er knyttet til TCCCs varemerke. Samtidig skaper de seks X-ene inntrykk av at det lille selskapet OM blir utsatt for sensur og at det er det store selskapet TCCCs om står bak sensuren. Bildet av en flaske JALLA JALLASPRITE med en lapp med påskriften «SAKSØKT» bidrar for øvrig også til å skape et slikt inntrykk. Sensurassosiasjonen skaper dels sympati – og derved goodwill – for OM som blir sensurert, og dels et negativt bilde av – og derved badwill – for TCCC som er ansvarlig for sensuren. Lagmannsretten finner det etter dette ikke tvilsomt at OM bevisst har brukt JALLAXXXXXX for å skape goodwill for selskapet og dets produkter.»

Dette er dekkende også for rettens syn på virkningen av OMs bruk JALLAXXXXXX og den medieomtale selskapet bidro med å skape om tvisten og det nye navnet. Retten finner også – på samme måte som lagmannsretten – at OM utnyttet situasjonen på en måte som er uforenlig med markedsføringsloven § 25. Dette ble av lagmannsretten begrunnet slik:

Side:14

«Lagmannsretten finner det etter dette sannsynliggjort at OM bevisst har benyttet den situasjonen som forelå til å få oppmerksomhet omkring sine produkter. Et vesentlig element i denne oppmerksomheten er tvisten mellom OM og TCCC. Av mange vil denne tvisten bli oppfattet som den lilles kamp mot den store, og da slik at den store oppfattes som «den stygge», som unødig angriper den lille. Oppmerksomheten omkring konflikten skaper således badwill for TCCC og derved for selskapets produkter. Lagmannsretten ser det slik at kjernen i denne saken er at det foretas en klar krenkelse av varemerket SPRITE ved at det først lages et varemerke betegnet JALLASPRITE. Deretter – når den høyst påregnelige konflikten med TCCC er et faktum – anvendes denne gjennom aktiv bruk av media og den videre bruk av JALLA JALLAXXXXXX til å oppnå en urettmessig markedsføring på bekostning av varemerket SPRITE og TCCC. Lagmannsretten finner – i likhet med tingretten – at dette er i strid med god forretningsskikk slik situasjonen er i dag, jf. markedsføringsloven § 25.»

Retten tiltrer lagmannsrettens vurderinger og konkluderer med at OMs etterfølgende bruk av JALLAXXXXXX som navn på sin sitronbrus var i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25.

Ettersom bruken av JALLAXXXXXX strider mot god forretningsskikk og dermed er forbudt etter markedsføringsloven § 25, har TCCC krevd at OM forbys å bruke navnet alene eller som del av et kombinert kjennetegn for selskapets brusprodukter. Dette tas til følge. Kravet fra TCCC tar også sikte på å omfatte «tilsvarende merkevarianter hvor det tydelig fremgår at ordet SPRITE er sensurert», jf. påstanden punkt 3. Etter rettens syn tas det med dette sikte på å ramme fremtidige og hypotetiske handlinger fra OM. Dette faller utenfor rammen av hva det etter tvisteloven kan kreves dom for, jf. dens § 1-3 annet ledd, og ville dessuten gitt en helt uklar rettskraftvirkning. Denne del av kravet tas derfor ikke til følge.

For å sikre at bruddet på god forretningsskikk opphører, er det nødvendig – slik TCCC har krevd – at OM tilbakekaller og fjerner fra handelen alle flasker og markedsføringsmateriell påført JALLAXXXXXX-navnet, samt destruerer alle frittstående JALLAXXXXXX-etiketter og alt av JALLAXXXXXX-markedsføringsmateriell, herunder slike t-skjorter som ble annonsert på OMs nettside toyencola.com. Slik retten ser det, lar et slikt påbud seg forankre i en analogisk anvendelse av varemerkeloven § 59.

TCCCs erstatningskrav

TCCC har krevd erstatning for OMs bruk av JALLASPRITE og JALLAXXXXXX. Kravet er hjemlet i henholdsvis varemerkeloven § 58 tredje ledd og markedsføringsloven § 48 b første ledd bokstav a, jf. siste ledd.

Side:15

Etter varemerkeloven § 58 tredje ledd kan den som har begått varemerkeinngrep pålegges å betale et «vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen», forutsatt at vedkommende har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Denne delen av TCCCs krav knytter seg til OMs omsetning av JALLASPRITE.

Etter markedsføringsloven § 48 b første ledd bokstav a, jf. siste ledd kan den som har etterlignet en annens produkt på en slik måte at det rammes av markedsføringsloven § 25 pålegges å betale et «vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen». Ansvar etter bestemmelsen forutsetter at det er utvist skyld, men ikke grov skyld, slik som etter ovennevnte varemerkelovsbestemmelse. Denne delen av TCCCs krav knytter seg til OMs omsetning av JALLAXXXXXX.

Det er uomtvistet at OM har omsatt JALLASPRITE for kr 729 548 og JALLAXXXXXX for kr 195 783. Spørsmålene retten skal ta stilling til er dermed om det fra OMs side er utvist tilstrekkelig grad av skyld, og eventuelt hva som utgjør en rimelig lisensavgift for OMs urettmessige utnyttelse.

Etter rettens vurdering må det med rimelighet forventes at OM – som profesjonell aktør på markedet – måtte forstå at bruk av JALLASPRITE som navn på selskapets sitronbrus ville krenke TCCCs SPRITE-varemerkerettigheter. Retten viser i den forbindelse til at lagmannsretten anså dette som «en klar krenkelse av varemerket SPRITE», noe retten slutter seg til. Dessuten ble OM svært tidlig gjort oppmerksom på TCCCs standpunkt. Retten viser i den forbindelse til oppslaget i Vårt Oslo den 26. februar 2018, som ledet til at TCCC få dager senere tilskrev OM og krevde at bruken av JALLASPRITE-navnet ble brakt til opphør. Av medieoppslaget fremgår det at JALLASPRITE nettopp var ankommet butikken Sonjas frukt og tobakk – som var først ute med å selge produktet – og at det til da kun var solgt én flaske.

TCCCs klargjøring av sin posisjon ga etter rettens syn en skjerpet aktsomhetsplikt for OM. At OM – etter å ha mottatt kravet fra TCCC – valgte å fortsette sin produksjon og salg av JALLASPRITE, innebar etter rettens syn at selskapet tok en bevisst risiko, som i beste fall må karakteriseres som grovt uaktsom. Riktignok mente OM at det ikke innebar noe varemerkeinngrep å benytte JALLASPRITE som navn på selskapets sitronbrus. Dette skyldtes imidlertid på en rettslig villfarelse – en villfarelse som ikke fritar OM fra ansvar.

Retten mener også at OM uaktsomt overtrådte markedsføringsloven § 25 gjennom måten selskapet håndterte media for å kunne profittere på tvisten med TCCC og få promotert sitt produkt på bekostning TCCCs renommé. Sett i lys av den vinkling tvisten med TCCC hadde fått i media – og som retten mener at OM var delaktig i – burde OM ha tatt TCCCs klart uttrykte misnøye med JALLAXXXXXX-navnet til etterretning. Når OM valgte ikke å gjøre det, innebar det etter rettens syn en uaktsom tilsidesettelse av kravet om å opptre i tråd med god forretningsskikk vis-a-vis sine konkurrenter.

Side:16

Retten går etter dette over til å vurdere hva som utgjør en rimelig lisensavgift. Ettersom SPRITE ikke er gjenstand for lisensiering, finnes det ingen lisenssats som kan gi føringer for størrelsen av den avgift som skal betales. Dette må derimot fastsettes skjønnsmessig. At OM ikke ville vært villig til å betale noe ved en frivillig lisensiering, slik selskapet har fremholdt, kan ikke ha betydning, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) side 82.

TCCC har gjort gjeldende at en rimelig lisensavgift bør settes til 20 % av omsetningen, og har til støtte for dette blant annet vist til Borgarting lagmannsretts dom av 24. juni 2013, med referanse RG 2013 side 833. Avgjørelsen gjaldt inngrep i varemerket Norma, som – i likhet med SPRITE – var et sterkt varemerke med en høy markedsandel. Dette måtte ifølge lagmannsretten «avspeile seg i hva som vil være en rimelig lisensavgift for bruk av varemerket, der også kostnader ved opprettholdelse og vedlikehold av merket skal hensyntas». Lisensavgiften ble satt til 17 % av varenes brutto utsalgsverdi. Til sammenligning ble det vist til den danske Sø- og Handelsrettens dom av 4. mai 2006, som gjaldt import av piratkopier av produkter fra Louis Vitton, og der lisensavgiften ble satt til 25 % av verdien av originalproduktene.

Etter rettens syn har ovennevnte lagmannsrettsavgjørelse stor overføringsverdi til vår sak. Retten legger seg derfor på samme linje ved fastsettelsen av den lisensavgift som OM skal betale for sin urettmessige utnyttelses av SPRITE-varemerket. For den del av omsetningen som skjedde under bruk av JALLASPRITE-navnet beløper lisensavgiften (17 %) seg til kr 248 046, mens den for omsetningen under JALLAXXXXXX-navnet beløper seg til kr 33 283. Samlet lisensavgift blir dermed kr 281 329.

Sakskostnader

TCCC har vunnet saken i det vesentlige og skal dermed som hovedregel få erstattet sine sakskostnader av motparten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Hvis det skal gjøres unntak fra erstatningsplikten, må det foreligge tungtveiende grunner som gjør det rimelig, jf. bestemmelsens tredje ledd. Etter rettens vurdering er det ikke grunnlag for å fravike lovens hovedregel om erstatningsplikt for OM i saken. At styrkeforholdet mellom partene er ulikt, er i seg selv ikke nok. Ei heller utgjør det en tungtveiende grunn at sakskostnadsansvaret vil sette OM i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

OM plikter etter dette å erstatte TCCCs nødvendige kostnader ved saken, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Selv om saken har vært viktig for TCCC, kunne den på forsvarlig måte ha blitt ivaretatt av én prosessfullmektig alene. Når TCCC likevel velger å la seg bistå av to velkvalifiserte advokater, er det etter rettens syn ikke rimelig å la OM bære merkostnadene med dette. Samlet sett finner retten det rimelig å tilkjenne kr 200 000 av TCCCs samlede sakskostnadskrav på kr 301 300.

Side:17

DOMSSLUTNING

1. O. Mathisen AS forbys å bruke ordet JALLASPRITE alene eller som del av et kombinert kjennetegn.

2. O. Mathisen AS pålegges å merke om alle flasker påført navnet JALLASPRITE med nye, heldekkende etiketter før disse bringes i omsetning.

3. O. Mathisen AS forbys å bruke ordet JALLAXXXXXX alene eller som del av et kombinert kjennetegn for brusprodukter.

4. O. Mathisen pålegges å tilbakekalle og fjerne fra handelen alle flasker påført navnet JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX, samt markedsføringsmateriell påført merket JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX. Oppfyllelsesfristen er to uker fra forkynnelsen av denne dom.

5. O. Mathisen AS pålegges å destruere alle frittstående etiketter og alt markedsføringsmateriell påført merket JALLASPRITE og/eller JALLAXXXXXX. Oppfyllelsesfristen er to uker fra forkynnelsen av denne dom.

6. O. Mathisen AS dømmes til å betale kr 281 329 i erstatning til The Coca-Cola Company med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer. Oppfyllelsesfristen er to uker fra forkynnelsen av denne dom.

7. O. Mathisen AS dømmes til å erstatte The Coca-Cola Company sine sakskostnader med kr 200 000. Oppfyllelsesfristen er to uker fra forkynnelsen av denne dom.