LB-1998-3129

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	2000-07-06
Publisert:	LB-1998-03129
Stikkord:	Patentrett, Patentavslag, Oppfinnelseshøyde
Sammendrag:	Norsk Hydro ASA søkte patent på anordning ved dreietårn til bruk på bore- eller produksjonsskip. Patentstyrets avslag ble begrunnet med at søknadsgjenstanden manglet oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Norsk Hydro tok ut stevning til Oslo byrett, som frifant staten. Lagmannsretten, satt med fagkyndige meddommere, opphevet Patentstyrets kjennelse. Etter bevisførselen i lagmannsretten sammenholdt med patentsøknaden lest i sin helhet - patentkrav, patentbeskrivelse og tegninger - og korrespondanse under Patentstyrets saksbehandling, ble det lagt til grunn at det forelå en oppfinnelse som Norsk Hydro hadde rett til å få patent på. Dissens: 3-2
Saksgang:	Oslo byrett saknr 1997-02625 A/50 - Borgarting lagmannsrett LB-1998-03129 A/01 - Høyesterett HR-2000-01107
Parter:	Norsk Hydro ASA (advokat Per Christen Conradi Andersen) mot Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (advokat Erlend Haaskjold)
Forfatter:	Lagdommer Einar Kaspersen, Lagdommer Sidsel B Lindseth, Meddommer sivilingeniør Trygve Nordby, Mindretall: Tilkalt dommer justitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Meddommer: professor Ola Westby,
Lovhenvisninger:	Patentloven (1967) §2, Lov om Styret for det industrielle Retsvern (1910) §5, §7, §9, Tvistemålsloven (1915) §172, §180, Forvaltningsloven (1967) §11, §41, §1, §39, §7

Norsk Hydro ASA (heretter benevnt Hydro) har i samarbeide med oppfinneren, Sigmund Askestad, søkt patent på en ny type dreietårn på bore- eller produksjonsskip for utvinning av olje og gass. Patentsøknaden beskriver en konstruksjonsmessig løsning som gjør kreftene på lagerflatene mindre enn på kjente installasjoner. I patentsøknad av 30 september 1991 er Hydros løsning begrunnet slik:

Det har vært et formål med foreliggende oppfinnelse å fremskaffe et dreietårn for fartøy hvor slitasjen i aksial- og radiallageret for dreietårn er så godt som fullstendig eliminert, men som likevel er vesentlig rimeligere å bygge og vedlikeholde enn de kjente løsninger. Videre har det vært et formål å fremskaffe en lagerløsning for et slikt dreietårn hvor fartøyinduserte påkjenninger og tøyninger ikke påfører lageret og dreietårnet uønskede reaksjonskrefter. Videre har det vært et formål å redusere forskyvningene i dreietårnet som følge av de ytre krefter som virker på dette. Ytterligere har det vært et formål å fremskaffe en dreietårnløsning hvor ujevnheter i lagerbanen etc tas opp av dreietårnets bærestruktur og/eller i selve lagerbanene. Sist, men ikke mindre viktig, har det vært et formål å fremskaffe en dreietårnløsning som kan anvendes på store, tunge dreietårn som utsettes for store krefter.

Patentkrav nr 1 var i søknaden karakterisert ved følgende fire trekk (elementer):

- at bærearmene er forbundet med en bærestruktur i dreietårnet som bidrar til at bærearmene fjærer individuelt og kan oppta ujevnheter og deformasjoner i lageret

- at aksiallagerbanen er anordnet på en pedestallignende forhøyning som er stiv i aksiell retning

- at en pedestallingnende forhøyning er forbundet med skroget hovedsakelig i nivå med fartøyets nøytralakse

- at radiallagerelementet på fartøyet utgjøres av en båndlignende struktur.

1. avdeling i styret for det industrielle rettsvern (heretter kalt Patentstyret) avslo patentsøknaden den 29 juli 1994. Under klagebehandlingen i Patentstyrets 2. avdeling valgte Hydro å flytte det første trekket vedrørende bærearmene fra karakteristikken til ingressen, slik at søknadens krav nr 1 nå kun består av de tre siste trekkene ovenfor. 2. avdeling kom blant annet til at Norsk Patent (NO) 165.285 og Europeisk Patent (EP) 399.719 var hindrende for patentering, og avslo søknaden i kjennelse av 20 januar 1997. Det siteres fra kjennelsen:

Annen avdeling antar at søkeren, med innsendelse av de nye dokumenter, krav og beskrivelse, har brakt saken på en endelig form overfor 2. avdeling, og vil ta den opp til avgjørelse uten ytterligere tilskriving til søker.

Annen avdeling finner at ved å innarbeide trekket vedrørende den fleksible «bærestruktur som bidrar til at bærearmene fjærer individuelt» i ingressen i det nye kravsettet har søkeren avgrenset søknaden overfor det sentrale mothold NO-B 165.258 hva utformingen av dreietårnet angår. Den tidligere fremsatte innvending om manglende medtagelse av de trekk som er nødvendige for oppnåelse av den tilsiktede virkning kan derfor ikke ha gyldighet overfor det nye kravsettet, men 2. avdeling er kommet til at søkeren med det nye kravsett har redusert søknadens nyhetsverdi overfor det som var kjent fra før søknadens inngivelse.

............

Annen avdeling er kommet til at utførelsen ifølge søknaden savner tilstrekkelig oppfinnelseshøyde overfor det som kjennes fra det motholdte materiale, og at patenterbarhetsvilkåret i patentloven §2 første ledd derfor ikke er oppfylt. Søknaden må følgelig avslås.

Hydro tok deretter ut stevning mot Staten v/Næringsdepartementet 19 mars 1997 og nedla påstand om at 2. avdelings vedtak av 20 januar 1997 skulle kjennes ugyldig.

Oslo byrett avsa den 14 juli 1998 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet frifinnes.

2. Norsk Hydro ASA dømmes til innen 14 - fjorten - dager fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Staten v/Nærings- og handelsdepartementet med kr 46.800 - førtisekstusenåttehundre -, med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra forfall til betaling skjer.

Byretten fant at kun trekket vedrørende den båndlignende struktur var en nyhet som hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde, men frifant Staten v/Nærings- og handelsdepartementet da retten kom til at utformingen av krav nr 1 var for vid slik at den omfattet løsninger som var foregrepet av de påberopte mothold. Hydro har i rett tid påanket dommen til Borgarting lagmannsrett. Staten har tatt til motmæle.

Ankeforhandlingen ble holdt i Oslo tinghus 29, 30 og 31 mai 2000. Partene var representert ved sine prosessfullmektiger. For Hydro møtte assisterende direktør Svein Hofseth, og dessuten sjefsingeniør Sigmund Askestad, tidligere ansatt i Hydro. For Staten møtte overingeniør Arvid Øvrebø, teknisk medlem av Patentstyrets 2. avdeling, og sjefsingeniør Kaare Otterbeck, fast medlem av 2. avdeling. I tillegg til de nevnte personer avgav professor Birger Stuevold Lassen vitneforklaring. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.

Saken står i det vesentlige i samme stilling for lagmannsretten som for byretten. For lagmannsretten har Hydro dessuten hevdet at byretten har gått utenfor sin kompetanse når den har frifunnet Patentstyret på bakgrunn av at patentkrav nr 1 er formulert for vidt.

Det vises for øvrig til den saksfremstilling som fremgår av byrettens dom, herunder illustrasjoner, og det som fremkommer under lagmannsrettens bemerkninger.

Den ankende part, Norsk Hydro ASA, har i hovedsak anført:

Hydro har krav på patent, jf patentloven §1. Patentstyret har tatt feil når det er kommet til at det ikke foreligger oppfinnelseshøyde. En oppfinnelse har oppfinnelseshøyde når den er ny i forhold til hva som var tidligere kjent, og dessuten skiller seg vesentlig fra det kjente. Oppfinnelsen må ikke være nærliggende for den alminnelige fagmann på det tidspunkt søknaden ble innlevert. Ved «fagmann» menes her en person med alminnelig god kjennskap til teknikken på området på prioritetsdagen. Denne imaginære personen må ha kunnskap om motholdene, men ingen innovative evner. Spørsmålet blir hvorvidt denne fagmannen kunne tenke seg til den nye oppfinnelse ved bare å se på motholdene som foreligger.

Hydro har fått patent på oppfinnelsen i Europa og USA hvor de samme mothold ble vurdert. Reglene for patent er like, men prosedyren er noe varierende i de enkelte land. Norsk Patentstyre er ikke bundet av de utenlandske avgjørelser, men Hydros patent angår et globalt område, og det burde derfor være samsvar vedrørende de materielle krav for patenter.

I Hydros klage av 28 september 1994 ble kravene i motholdene tilbakevist, og det ble fastholdt at trekkene hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Hydro oppfattet 2. avdelings brev av 15 februar 1996 slik at patentsøknaden kunne godtas dersom utforming av trekket vedrørende bærearmene ble endret eller presisert mot det kjente. Vanlig prosedyre i 2. avdeling er at det overfor patentsøkeren fremsettes forslag til endring, noe som ikke ble gjort overfor Hydro. Hydro hadde da to muligheter; teksten kunne enten gjøres mer presis, eller trekket kunne flyttes fra karakteristikken til ingressen. Hydro flyttet trekket til ingressen.

Det hevdes dessuten at det foreligger saksbehandlingsfeil da 2. avdeling avslo patentsøknaden den 20 januar 1997 uten at dialogen med Hydro ble ført videre. Hydro fikk nærmest et løfte om patent dersom formuleringen av trekket vedrørende bærearmene ble endret. Hydro finner det overraskende at Patentstyret mener at nyhetsverdien er borte ved at bærearmelementet er tatt bort. Når Patentstyret hindret videre dialog, er dette i strid med etablert praksis og innebærer forskjellsbehandling av Hydro. Hydro som søker av patent frarøves muligheten til justering av ordlyden i patentkravet. Det vises til §5, §7 og §9 i lov om Styret for det industrielle Retsvern, §11 i forvaltningsloven og §1, §5 og §7 i forskrift om forvaltningsorganenes veiledningsplikt. Henvisningen til Rt-1995-738 er ikke relevant da det der ikke var innledet noen dialog mellom partene. Manglende ressurser i 2. avdeling gir ikke Patentstyret rett til å fravike grunnleggende prinsipp i forvaltningsretten. De saksbehandlingsfeil som er begått har hatt betydning for vedtakets innhold, jf fvl §41.

Hydro hevder at selskapet kunne søkt patent for hvert av de tre trekkene da hvert enkelt er nytt og har oppfinnelseshøyde. Den pidestallignende forhøyning som aksiallagerbanen er anordnet på i Hydros oppfinnelse, skiller seg vesentlig fra motholdet EP 399.719, da motholdet har en annen form og et annet formål. Pidestallen i motholdet er en solid boks som tjener som fundament når hjul som holder dreietårnet oppe, ikke er i bruk. I motholdet skal dreietårnet hvile på pidestallen i normalsituasjonen, men dette forutsetter stille vær. I realiteten blir pidestallen uten hjul kun brukt i stille vær. I røft vær brukes hjulene. Det er ingen svikt i pidestallen i motholdet. I Hydros oppfinnelse hviler dreietårnet på den pidestallignende opphøyningen i alle typer vær, og pidestallen er bygd med fleksible vegger. Fagmannen kan således ikke ledes fra motholdet til Hydros løsning.

Den båndlignende struktur som radiallagerelementet utgjøres av, kan anses som en tynn radialvegg med forsterkende bånd innfestet på en avsats nede i skipet. Motholdet, NO 165.285, er en tykk, stiv og boksformet ring som er forankret med krefter - støtteben - i skipets dekk. Boksen har ikke i seg selv fleksibilitet. Det må brukes hydraulikk eller fjærsystem mot hjulene for å oppnå balanse. Det er ikke nærliggende for fagmannen å gå fra motholdet til Hydros trekk. I motholdet krever fjærene mye vedlikehold. De er dyre og sensitive overfor sjøvann. Fordelen med Hydros løsning er at den ikke krever så mye vedlikehold - og derav følgende brudd i operasjonen - og at den har større motstand overfor sjøvann.

Hydro hevder videre at plassering av innretningen i nøytralaksen har selvstendig oppfinnelseshøyde. Det er feil av Patentstyrets 2. avdeling ikke å vurdere dette trekket i vedtaket. Byretten har akseptert at dette moment er nytt. 2. avdeling burde gitt Hydro medhold i at dette trekket er nytt og har oppfinnelseshøyde. Bevegelsene fra fartøyet som overføres til dreietårnet, hindres eller reduseres både ved plasseringen i nøytralaksen og ved de to øvrige trekkene.

Dersom retten kommer til at ett av trekkene har oppfinnelseshøyde, må avslaget kjennes ugyldig og søknaden behandles på nytt av Patentstyret. 2. avdeling har behandlet hvert av trekkene separat og vurdert hvorvidt det enkelte trekk har oppfinnelseshøyde i forhold til mothold. Det skal ikke foretas en samlet vurdering av trekkene.

Retten har full prøvelsesrett av avslaget, men er bundet av 2. avdelings avslagsgrunner. Det vises her til patentloven §7 om at det kun er Patentstyret som er patentmyndighet og kan utstede patent. Domstolene kan heller ikke justere ordlyden i patentkravet. Domstolen kan kun si hvorvidt Patentstyrets vedtak er gyldig eller ikke gyldig. Hydro vil miste muligheten til å argumentere for alternative kravsformuleringer dersom domstolene skal kunne prøve kravsutformingen uten at denne først er behandlet i Patentstyret. Hydros rettigheter følger av reglene for saksbehandling og rettens kontradiktoriske oppbygning. Det vises her særlig til Are Stenvik: «Patentrett» (1999) side 251 hvor det fremgår at domstolene i avslagssaker er bundet av Patentstyrets avgjørelsesgrunnlag, og til høyesterettsdommer C. J. Mellbys artikkel «Legalitetskontroll i patentretten» NIR 1971 side 337 ff. Retten må vurdere avslagets gyldighet på Patentstyrets grunnlag.

Hydro har nedlagt slik påstand:

1. Avgjørelse av 20. januar 1997 vedrørende patentsøknad nr. 913825 fra styret for det industrielle rettsvern, 2. avdeling kjennes ugyldig.

2. Norsk Hydro ASA tilkjennes saksomkostninger for byrett og lagmannsrett med tillegg av 12 % rente fra forfall til betaling skjer.

Ankemotparten, Staten v/Nærings- og handelsdepartementet, har i hovedsak anført:

Ingen av de tre trekkene i patentsøknaden gir uttrykk for tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Det vises til patentloven §2 hvor kravet om at søknaden skal «skille seg vesentlig» fra tidligere oppfinnelser, ikke er tilfredsstilt. Det aksepteres at domstolene kan prøve oppfinnelseshøyden, men domstolene må være varsomme med overprøvingen. Det vises til dommen i Rt-1975-603 hvor det fremgår at domstolene skal vise forsiktighet med hensyn til overprøvingen av tekniske vurderinger.

Vurderingen av oppfinnelseshøyde i den foreliggende patentsøknad skal i utgangspunktet foretas av en imaginær fagmann som kjenner teknikkens stand. Personen skal ikke ha innovative evner, men må kunne sette sammen motholdene.

Oppfinnelseshøyden bestemmes ut fra patentkravene som søker selv har presisert i søknaden, og ut fra teknikkens stand. Retten skal vurdere Patentstyrets avgjørelse slik saken forelå for 2. avdeling. Retten kan ikke vurdere hvorvidt 2. avdeling kunne ha foretatt en avgjørelse på en annen måte. Vurdering av patentets gyldighet skal tas med utgangspunkt i patentkravet slik som dette er formulert av søker, jf patentloven §39. Patentsøknadens innhold skal vurderes med utgangspunkt i patentkravet, jf dom i Rt-1997-1749. Det vises også til avgjørelse i Rt-1961-1225 hvor det fremgår at retten ikke kan gå utenfor rammen som er trukket opp i patentskriftet.

Dersom ett av trekkene i patentkravet er for vidt formulert, gis ikke patent. Patentmyndighetenes oppgave er å avgjøre om en patentsøknad oppfyller patenterbarhetsvilkårene. Sakens gjenstand for domstolene er alene om avslaget på søknaden er berettiget i lys av det av søkeren fremsatte patentkrav. Oppfinnelseshøyden skal således kun vurderes ut fra patentkravet, og ikke fra beskrivelsen av det enkelte trekk.

De enkelte trekk i patentkravet vurderes opp mot motholdene. Trekket vedrørende den pidestallignende forhøyning i Hydros søknad må vurderes opp mot EP 399.719. Hydros oppfinnelse representerer ingen oppfinnelseshøyde. Det er samsvar mellom stivheten i Hydros pidestallignende forhøyning og boksen i motholdet. Det er lite sprang med hensyn til oppfinnelseshøyde, da ideen foreligger i motholdet. Begge oppfinnelsene har pidestallignende forhøyninger som bærer vekt. Det er samsvar mellom stivhet i søknad og motholdet. Hovedpoenget i motholdet er at dette bærer last, noe som også er formålet med Hydros oppfinnelse.

Trekket knyttet til plassering i nøytralaksen er kun anvendelse av kjent teknikk. Plasseringspunktet har betydning for bevegelser på skip i sjøgang og på bevegelser innen skipet. Torsjonselementet vil imidlertid være sterkt, noe som modifiserer virkningen. Plasseringen i nøytralaksen løser ikke et teknisk problem. Det er uten betydning at trekket ikke er særskilt behandlet i vedtaket i 2. avdeling. Dersom retten kommer til at dette er en saksbehandlingsfeil, er feilen eventuelt uten betydning for gyldigheten av avslaget.

Trekket knyttet til den båndlignende struktur er kjent fra motholdet NO 165.185 som har en utførelse av samme type. Motholdet er dog ikke like høyt og like fleksibelt, men løsningen som fremgår av Hydros søknad er ikke vesentlig forskjellig fra motholdet. Hydros forslag har en forskyvning av krefter i sideplan som tas opp av en båndlignende struktur. I motholdet er det en fast kant som hjulene fjærer imot. Det fremgår ikke av patentkravet at det foreligger oppfinnelseshøyde i Hydros løsning. Det vises heller ikke hvordan oppfinnelsen bidrar til noe nytt. Det kan ikke sees fra patentkravet at den båndlignende strukturen er ettergivende. I beste fall er fordelen ved trekket ikke kommet til uttrykk i patentkravet.

Patentstyrets avslag skal stadfestes så sant retten kommer til at ett av trekkene mangler oppfinnelseshøyde. Også dersom retten kommer til at samtlige trekk har oppfinnelseshøyde, må retten være varsom med å oppheve 2. avdelings vedtak. Patentkravet må vurderes som en helhet, da søknaden står og faller ved patentkravets utforming. Selv om alle trekkene har oppfinnelseshøyde, er patentkrav nr 1 for vidt utformet i relasjon til motholdene.

Det hevdes videre at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil. Det er uklart hva en saksbehandlingsfeil eventuelt skal gå ut på. I 2. avdelings brev av 15 februar 1996 til Hydro ble det sagt at det måtte ventes en avgjørelse etter Hydros svar. Hydro bad ikke om noe møte under klagebehandlingen. Hydro måtte være klar over at 2. avdeling ikke kun utførte legalitetskontroll med avslaget i 1. avdeling, men foretok en selvstendig saksbehandling. Veiledningsplikten i fvl §11 og de øvrige påberopte bestemmelser må tilpasses situasjonen og kapasiteten i klageinstansen. 2. avdeling består av tre teknisk sakkyndige personer i bistillinger. Det er et kollegialt organ hvor ingen enkeltperson har rett til å uttale seg på vegne av organet. Det pekes videre på at Hydro som profesjonell aktør har god kjennskap til patentsøknader og behandlingen i Patentstyret. Det er søkers ansvar å utforme patentkravene. Det foreligger ingen dialogplikt for forvaltningen, jf kjennelsen i Rt-1995-738. Det er heller ikke riktig at partene var i en dialog da 2. avdeling fattet sitt vedtak.

Staten har nedlagt slik påstand:

1. Byrettens dom stadfestes.

2. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Retten vil innledningsvis bemerke at det fremgår av patentloven §1 at en som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, har rett til å få patent på oppfinnelsen. Dette innebærer at dersom lovens vilkår er oppfylt, skal patent gis. Etter patentloven §2 skal patent meddeles på oppfinnelser som er nye og som dessuten skiller seg vesentlig fra det som er kjent. Det er enighet mellom partene om at problemstillingen i saken er hvorvidt Hydros oppfinnelse har slik oppfinnelseshøyde som patentloven §2 krever.

Lagmannsretten skal prøve gyldigheten av vedtaket i Patentstyrets 2. avdeling. Patentstyrets vedtak innebærer et subsumsjonsskjønn som retten kan prøve fullt ut. Retten kommer nærmere tilbake til i hvilken utstrekning det bør vises varsomhet ved prøvingen, jf uttalelser i dommen i Rt-1975-603. Retten vil også bemerke at patentloven ikke har noen regler om omgjøringsrett for Patentstyrets avgjørelser, noe som innebærer at Patentstyret ikke selv kan omgjøre sine egne avgjørelser. En ugyldig avgjørelse av 2. avdeling kan således kun oppheves ved dom.

Nyhet og oppfinnelseshøyde skal vurderes mot det som var kjent på inngivelsesdagen for patentsøknaden. Ordlyden i §2 første ledd er at oppfinnelsen skal skille seg «vesentlig» fra det som tidligere er kjent, sml ordlyden i forslaget fra Patentlovkomitéens preliminære betenkning. I sin endelige betenkning foreslo komitéen å bruke uttrykket «ikke nærliggende» for å bringe loven i samsvar med Europarådets lovkonvensjon og utkastet til Fellesskapspatentkonvensjon. Noen realitetsforskjell var neppe tilsiktet. Departementet sluttet seg til komitéens forslag, men justiskomitéen valgte ordlyden fra den preliminære betenkning. Lagmannsretten legger til grunn at patentlovens vesentlighetskriterium er sammenfallende med begrepet «ikke nærliggende», jf Are Stenvik i artikkel i Tidsskrift for forretningsjus nr 4 for 1996.

I Ot.prp.nr.36 (1965-1966) på side 22 fremgår at det må forutsettes at oppfinnelsen har en sådan kvalitet at fagmannen «ikke er i stand til å utøve oppfinnelsen umiddelbart på grunn av de før oppfinnelsens tilblivelse kjente data». For at det skal kunne sies å foreligge oppfinnelseshøyde, må det være et sprang mellom det tidligere kjente og den nye oppfinnelsen slik at en gjennomsnittsfagmann uten innovative evner ikke kan slutte fra det kjente til den nye oppfinnelsen. Det må forutsettes at fagmannen kjenner til de aktuelle mothold.

Formuleringen av patentkravet har stor betydning for vurdering av hvorvidt innretningen har oppfinnelseshøyde. Vurderingen foretas ut fra en gjennomgang av patentkravet i lys av beskrivelsen og eventuelle tegninger. Utformingen av patentkravet har betydning både for spørsmålet om hvorvidt oppfinnelsen støter an mot eksisterende mothold, og for spørsmålet om patentets vern mot nye oppfinnelser, jfr patentloven §39. Patentstyrets 2. avdeling har ikke i kjennelsen av 20 januar 1997 eksplisitt tatt stilling til ordlyden i patentkravet. Avdelingen har kun vurdert nyheten og oppfinnelseshøyden i patentsøknaden ut fra de foreliggende motkrav. Da avdelingen kom til at det ikke forelå oppfinnelseshøyde, var det ikke nødvendig eksplisitt å vurdere patentkravets ordlyd.

Lagmannsretten behandler først hvorvidt trekket vedrørende den pidestallignende forhøyning som understøtter aksiallageret, har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Det siteres fra vedtaket i 2. avdeling (side 10):

Av de to gjenværende trekk i karakteristikken i krav 1 må det som gjelder det pidestallformede fundament, som understøtter aksiallageret, sies å være kjent fra EP 399.719, jfr den delen som er betegnet som «cylindrical bracket (30)». Den vertikale stivhet er i utførelsen både i søknaden og i motholdet tatt vel vare på, ved at pidestallene er vist plassert over vertikale skott i skipsstrukturen. Søknaden viser også utførelser av den pidestallformede konstruksjon som både er høyere (søknadens fig. 3) og lavere (fig. 5) enn den som er vist i motholdet.

I Hydros patentsøknad lyder trekket «at aksiallagerbanen er anordnet på en pedestallignende forhøyning (30, 47, 56, 57, 58) som er stiv i aksiell retning». Hvis man ser bort fra pos.nr henvisningene (30, 47, 56, 57, 58) så beskriver teksten i patentsøknaden etter lagmannsrettens vurdering en anordning som var kjent på prioritetsdagen, ref. pos.nr 30 i motholdet EP 399.719. I det følgende er oppfinnelseshøyden kommentert ut fra henvisningene til pos.nr (30, 47, 56, 57, 58) i de vedlagte figurene.

I beskrivelsen til patentsøknaden er det pidestallignende fundamentet presentert i tre alternative utformninger. Det ene pidestallignende fundamentet er illustrert som bestående av pos.nr 30 og 47 i figur 3, det andre som pos.nr 56 i figur 5 og det tredje som pos.nr 57 og 58 i figur 6. Det er vanskelig å se noen prinsipiell geometrisk forskjell på løsningen i figur 5 og den som foreligger i motholdet EP 399.719. Løsningen i figur 6 er i prinsipp lik løsningen i figur 3. I det følgende kommenteres derfor bare figur 3.

I motholdet EP 399.719 består fundamentet av pos.nr 30 som er en ringformet struktur. Dette er geometrisk sett påfallende likt pos.nr 30 i figur 3 i patentsøknaden, og begge er utformet for å ivareta vertikal stivhet. I beskrivelsen til patentsøknaden står det at «Mellom boksen 47, søylen 30 med nødvendig avstivning og dekket 48 er det ingen struktur for at de to skallene (søylene) fritt skal kunne deformeres i radiell retning». Ideen i patentsøknaden er altså å begrense avstivende struktur for å oppnå radiell fleksibilitet i fundamentet. I motholdet EP 399.719 er det ikke tegnet eller kommentert hvorvidt det finns struktur som gjør fundamentet stivt i radiell retning. Avhengig av dimensjoneringen av platene og eventuell avstivning får fundamentet pos.nr 30 i motholdet mer eller mindre radiell fleksibilitet på tilsvarende måte som for patentsøknaden, men det er ingen ting som tyder på at dette er en tilsiktet egenskap i fundamentet i motholdet. I patentsøknaden figur 3 er det dessuten vist en fastsveiset stiv bokslignende struktur, pos. nr 47, på toppen av pos.nr 30, mens det i motholdet synes å være bare en tilsvarende stiv plate. Den bokslignende strukturen 47 medvirker til den tiltenkte funksjonen for fundamentet og vil ha større virkning enn tilsvarende plate i motholdets løsning.

Fundamentløsningen i beskrivelsen til figur 3 i patentsøknaden kan etter lagmannsrettens vurdering anses som en konstruktiv løsning som inneholder egenskaper som ikke er spesifikt presentert for tilsvarende fundament i motholdet EP 399.719 selv om den geometriske likheten er stor på tegninger uten detaljer.

Patentstyrets 2. avdeling kom til at trekket vedrørende den båndlignende struktur som utgjorde radiallagerelementet på fartøyet heller ikke hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Det siteres fra vedtaket (side 11):

Trekket vedrørende det båndlignende radiallager-elementet kan til en viss grad gjenfinnes i EP 399.719, hvor radiallager-elementet utgjøres av «separate brackets (40)», men gjenfinnes særlig i NO 165.285. I dette skrift utgjøres radiallagerelementet, som i søknadens krav 1 er betegnet som en «båndlignende struktur», av en ringløpbane (20, utlegningsskriftets figurer) som danner en kontinuerlig lagerflate som forløper 360 o rundt dreietårnet. Denne kjente utførelse er riktignok ikke like høy og ikke like fleksibel som den som angis i søknaden, men fleksibiliteten er ifølge motholdet tatt vare på av rulleboggienes opplagring. Annen avdeling er videre enig med 1. avdeling i at å bytte ut glideskoene med ruller, sees å være en fagmessig modifikasjon, ettersom slike aksiallagre er kjent i forbindelse med dreietårn, kfr. EP 399.719.

Etter en helthetsvurdering av de to dreietårnopplagringer, er 2. avdeling kommet til at denne forskjell i utførelse ikke kan medføre at søkerens utførelse kan sies, i patenterbar henseende, å skille seg vesentlig fra den tidligere kjente utførelse ifølge NO 165.285. Hvorvidt fleksibiliteten er oppnådd ved en ettergivende opplagring av rulleboggiene eller ved at rullebanen for boggiene er gjort fleksibel, finner 2. avdeling ikke kan tillegges avgjørende vekt ved patenterbarhetsbedømmingen. Det fremgår ikke andre opplysninger fra søknaden og motholdet enn at tilstrekkelig fleksibilitet må kunne sies å være oppnådd med begge utførelser.

I Hydros patentsøknad lyder trekket «at radiallagerelementet på fartøyet utgjøres av en båndlignende struktur (52, 61)». Henvisningen til pos.nr 52 går til figur 3 der det er illustrert en spesiell løsning med en fleksibel båndstruktur. Henvisningen til pos.nr 61, figur 6, illustrerer derimot en båndlignende struktur som vanskelig kan sies å skille seg fra tilsvarende i motholdene EP 399.719 og NO 165.285. Det sies riktignok i beskrivelsen til figur 6 i patentsøknaden at den innvendige platen 61 virker på samme måte som 52, men dette er etter lagmannsrettens vurdering ikke tilstrekkelig til å skille løsningen vesentlig fra tilsvarende i motholdene.

2. avdeling i Patentstyret har ikke eksplisitt i vedtaket tatt stilling til hvorvidt det foreligger oppfinnelseshøyde knyttet til plassering av innretningen i nøytralaksen. Det er alminnelig kjent at enhver bjelke, for eksempel skipsbjelken, har en nøytralakse der trykk/strekk teoretisk sett er null ved bøyning. Lagmannsretten finner at det ikke kan gis patent på et forhold som er alminnelig kjent. Det foreligger ikke tilstrekkelig oppfinnelseshøyde i et eget trekk som består i å lokalisere et fundament i nærheten av nøytralaksen.

Lagmannsretten har i den videre drøftelse delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet - lagdommerne Kaspersen og Lindseth og meddommer Nordby - er av den oppfatning at det foreligger en oppfinnelse i beskrivelsene i Hydros patentsøknad. Den pidestallignende forhøyning og den båndlignende struktur har en funksjon der begge konstruksjonselementer er fleksible ved at de er ettergivende og gir fjæring for ujevnheter og bevegelse mellom dreietårn og fartøy. Dette eliminerer de behov for fjæring som fremgår som nødvendige i begge motholdene i forbindelsen mellom dreietårn og fartøy. Flertallet mener at disse trekk ved konstruksjonen i Hydros patent ikke kan utledes av fagmannen fra motholdene, og at det foreligger tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Den spesielle fleksibilitet som utgjør oppfinnelsen, fremgår ikke tydelig. Kravet presiserer imidlertid ikke i tilstrekkelig grad de patenterbare egenskaper ved oppfinnelsen.

Det fremgår av Swingball-dommen i Rt-1975-603 på side 606 at det er «all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med». Lagmannsrettens flertall har i nærværende sak funnet at det er forsvarlig å fravike Patentstyrets vurdering av oppfinnelseshøyden i patentkravet på bakgrunn av at det under ankeforhandlingen ble foretatt en bred gjennomgang av beskrivelsen i patentsøknaden ved muntlige parts- og vitneforklaringer. Gjennomgangen under ankeforhandlingen var mer utførlig enn det som var tilfelle under den skriftlige saksbehandling som lå til grunn for 2. avdelings standpunkt. Lagmannsretten er dessuten satt med fagkyndige meddommere.

Det neste spørsmål blir hvorvidt dette er tilstrekkelig for at rettens flertall kan konkludere med at 2. avdelings vedtak er ugyldig.

Hydro har hevdet at retten må kjenne vedtaket ugyldig dersom retten finner at ett eller flere av trekkene har oppfinnelseshøyde. Staten har på sin side hevdet at vedtaket er gyldig så sant retten ikke kommer til at samtlige tre trekk har oppfinnelseshøyde. Staten har videre hevdet at 2. avdelings vedtak i alle tilfelle er gyldig da utformingen av patentkravet er for vid slik at ordlyden også omfatter løsninger som er foregrepet av de påberopte mothold. Staten hevder at lagmannsretten er forpliktet til å ta stilling til patentkravets formulering som et ledd i gyldighetsprøvingen.

Lagmannsrettens flertall er enig i at en patentsøknad ikke skal innvilges dersom patentkravets ordlyd sett i sammenheng med beskrivelsen og tegningene, ikke er dekkende for det patenterbare. I en inngrepssak har Høyesterett i dom inntatt i Rt-1997-1749 (på side 1756) uttalt at patentet ikke omfatter mer enn det som kan utledes av kravet etter en objektiv fortolkning basert på en fagmanns forståelse av ordene og sammenhengen. Lagmannsrettens flertall legger til grunn at patentmyndigheten skal vurdere patentsøknaden som et hele hvor det tas utgangspunkt i kravets ordlyd. Flertallet finner imidlertid ikke at dette prinsipp innebærer at retten i nærværende sak derfor er forpliktet til også å foreta en vurdering av hvorvidt patentkrav nr 1 er for vidt formulert i relasjon til de påståtte mothold.

Domstolene skal foreta en legalitetskontroll av forvaltningens avgjørelser, noe som innebærer at retten skal føre en etterfølgende kontroll med patentmyndighetens vedtak. Selv om retten i utgangspunktet kan prøve andre grunnlag for ugyldighet enn de som 2. avdeling i Patentstyret har vurdert i sitt vedtak, finner ikke lagmannsrettens flertall det riktig i nærværende sak å ta stilling til spørsmålet om hvorvidt patentkravet har en ordlyd som er for vidt formulert.

Særskilte saksbehandlingsregler for patentsøknader finnes i lov om Styret for det industrielle Retsvern. Flertallet viser særlig til lovens §9 hvor det fremgår ta dersom avgjørelsen skal støttes på noe som ikke har vært gjenstand for forhandling med vedkommende parter, skal disse først gis anledning til innen en passende frist å uttale seg herom. I denne konkrete sak har 2. avdeling i sitt vedtak kun behandlet spørsmålet om nyhet og oppfinnelseshøyde, og ikke selvstendig vurdert hvorvidt patentkrav nr 1 var dekkende utformet for de tre gjenværende trekkene. Det har således ikke vært noen dialog mellom partene hva angår ordlyden i de tre gjenværende trekk. Det bemerkes i denne forbindelse at 2. avdeling i brev av 15 februar 1996 til Hydro bemerket at den generelle utforming av kravet vedrørende bærearmene - og som Hydro senere flyttet fra karakteristikken til ingressen - var for generelt, og at Patentstyret antok å kunne godta et nytt patentkrav som hadde en nærmere beskrivelse av den forbedrede konstruksjon. Rettens flertall legger til grunn at det i alle fall ikke er uvanlig at søkerne gis en mulighet til å justere selve patentkravet etter at søknaden er innlevert.

Domstolene er ved sin behandling bundet av den kravsformulering som foreligger og kan ikke foreslå en presisering eller endring av ordlyden. Dersom lagmannsretten skal ta stilling til ordlyden i patentkravet i relasjon til motholdene, vil Hydro bli frarøvet en mulighet til eventuelt å presisere/justere patentkravet - innenfor de regler som gjelder for endring etter at søknad er innsendt. Rettens flertall mener at dette er en typisk oppgave for patentmyndigheten basert på de regler og den praksis som foreligger på området. Flertallet finner også at det ligger utenfor legalitetskontrollen å ta stilling til dette spørsmålet uten at ordlyden særskilt er vurdert av Patentstyrets 2. avdeling. Flertallet anser dette for å være en forvaltningsmessig avgjørelse som først bør tas av patentmyndigheten, og at retten kun i ettertid foretar en legalitetskontroll.

Lagmannsrettens flertall finner en viss støtte for sitt standpunkt i høyesterettsdommer J. C. Mellbyes artikkel i NIR 1971 side 337 ff hvor det drøftes hvorvidt Patentstyret i en avslagssak for domstolene kan påberope seg et nytt mothold som grunnlag for avslaget. En av motforestillingene er nettopp at søkeren ikke har anledning til å utforme sine krav og sin patentbeskrivelse under hensyn til det Patentstyret har anført. Dersom domstolene hadde anledning til å ta stilling til det nye grunnlag for avslaget, ville domstolene gått utenfor sin legalitetskontroll. Selv om Mellbye her behandler spørsmålet om nye mothold, finner flertallet at hensynene er de samme i nærværende sak.

Flertallet er av den oppfatning at det er tilstrekkelig for å kjenne vedtaket i 2. avdeling ugyldig at kombinasjonen av to av de tre trekkene - den pidestallignende forhøyning og den båndlignende strukturen - har oppfinnelseshøyde. Flertallet legger da vekt på at disse to trekkene er sentrale i patentsøknaden. Flertallet anser det tredje trekket - plassering i nøytralaksen - som en mulig konsekvens av de øvrige trekkene. Det vil ikke i vesentlig grad svekke patentets helhet at plasseringen i nøytralaksen ikke har selvstendig oppfinnelseshøyde. Flertallet har her foretatt en konkret vurdering av patentsøknaden som et hele.

Lagmannsrettens flertall finner på denne bakgrunn at Patentstyrets vedtak av 20 januar 1997 er ugyldig.

Ut fra det resultat flertallet er kommet til er det ikke nødvendig å ta stilling til partenes øvrige anførsler, herunder hvorvidt det ble begått saksbehandlingsfeil under klagebehandlingen i Patentstyrets 2. avdeling.

Mindretallet - tilkalt dommer Frøstrup og meddommer Westby - vil bemerke:

Mindretallet finner at det i krav nr 1 i patentsøknaden er benyttet vide formuleringer. Ett eksempel er at ordet «fleksibelt» er utelatt både i trekket om «pedestallignende struktur» og i trekket om «båndlignende struktur». Mindretallet anser at krav nr 1 omfatter løsninger som er foregrepet av motholdene.

I beskrivelsen til patentsøknaden er det inkludert kjente løsninger på en slik måte at det er vanskelig å skille ut eller kombinere det som eventuelt har oppfinnelseshøyde.

I beskrivelsen har Hydro presentert tre ulike konstruksjonsløsninger (figur 3, 5 og 6) på den pidestallignende forhøyning. Hydro hevder at disse har en tiltenkt radiell fleksibilitet som motholdet EP 399.719 ikke har. Mindretallet mener at Hydros konstruksjonsløsninger ikke skiller seg så vesentlig fra motholdets løsning at det representerer tilstrekkelig oppfinnelseshøyde.

Når det gjelder den båndlignende struktur har Hydro i beskrivelsen presentert to løsninger. Den ene løsningen (figur 3) har nyhetsverdi og representerer oppfinnelseshøyde, selv om den i følge det som fremkom under hovedforhandlingen fremdeles 9 år etter prioriteringsdagen ikke er realisert. Den andre løsningen (figur 6) kan vanskelig sies å skille seg vesentlig fra motholdenes løsninger.

Mindretallet anser at i foreliggende patentsøknad er kjente løsninger kombinert med de elementer som kunne representere oppfinnelseshøyde på en slik måte at helheten vanskelig kan sies å representere tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Mindretallet ser imidlertid ikke bort fra at det med basis i en del elementer fra tegningene som det er henvist til i krav nr 1 samt beskrivelsen kunne ha vært foretatt en reformulering av patentsøknaden til en patentsøknad med tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Mindretallet finner dog grunn til å presisere at det Norsk Hydro eventuelt kan få patent for ved en fornyet behandling av søknaden, vil være langt mindre omfattende enn det som det opprinnelige kravet har angitt.

For øvrig slutter mindretallet seg i det vesentlige til flertallets begrunnelse og resultat.

Den samlede lagmannsrett behandler dernest saksomkostningsspørsmålet.

Anken har ført frem, og det er da tvistemålsloven §180 annet ledd som kommer til anvendelse. Etter hovedregelen i tvistemålsloven §172 første ledd skal den part som taper saken fullstendig, pålegges å erstatte den annen parts saksomkostninger. Unntak kan gjøres dersom det helt eller delvis kan legges den vinnende part til last at det kom til sak, jf §172 annet ledd.

Etter en konkret vurdering finner retten ikke å pålegge Staten å dekke Hydros omkostninger for lagmannsretten da saken under ankeforhandlingen synes å være langt mer opplyst og klargjort enn da Patentstyret behandlet søknaden. Retten legger særlig vekt på at Hydros beskrivelse av trekkene vedrørende den pidestallignende forhøyning og den båndlignende struktur i søknaden på enkelte punkter ikke var tilstrekkelig poengtert i forhold til motkravene, og at dette har vært medvirkende til at det kom til sak. Selv om Patentstyret burde ha uttrykt seg klarere i brev av 15 februar 1996 om at også andre trekk enn den fleksible bærearmen kunne hindre at patentsøknaden ble innvilget - eventuelt at dette trekket måtte være med dersom patent kunne gis - finner retten at Hydro samlet sett er langt mer å bebreide enn Patentstyret.

Denne vurdering må også legges til grunn ved avgjørelsen av omkostningsspørsmålet for første instans. Staten pålegges derfor heller ikke å dekke Hydros omkostninger for byretten.

Lagmannsretten er enstemmig i sin slutning.

S L U T N I N G :

1. Avgjørelse av 20 januar 1997 vedrørende patentsøknad nr. 913825 fra Patentstyrets 2. avdeling kjennes ugyldig.

2. Saksomkostninger tilkjennes verken for byretten eller lagmannsretten.