HR-1999-34 - Rt-1999-641
| Instans: | Høyesterett - Dom |
|---|---|
| Dato: | 1999-04-30 |
| Publisert: | HR-1999-00034 - Rt-1999-641 (146-99) |
| Stikkord: | (Superlek-dommen), Immaterialrett, Varemerkerett, Varemerkeinngrep, Forvekslingsfare |
| Sammendrag: | Saken gjaldt spørsmål om det var gjort inngrep i enerett til varemerket SUPERLEK og om det innebar forvekslingsfare i henhold til Firmaloven (1985) § 2-6 nr 4, jf. Varemerkeloven (1961) § 4 første ledd. |
| Saksgang: | Oslo byrett 15.09.1997 - Borgarting lagmannsrett LB-1997-3336 A/02 - Høyesterett HR-1999-00034, nr 287/1998 |
| Parter: | Fetter Klovn Karl Johans Gate AS (advokat Elizabeth Ege - til prøve) mot TOP-TOY AS (advokat Nils J Sejersted) |
| Forfatter: | Lund, Coward, Bruzelius, Flock, Schei |
| Lovhenvisninger: | Varemerkeloven (1961) §13, §15, §4, §25, Firmaloven (1985) §2-6, §1-1, Tvistemålsloven (1915) §180 |
Dommer Lund: Saken gjelder spørsmålet om det er gjort inngrep i enerett til varemerke, nærmere bestemt om andres bruk av ordet superlek, som inngår som element i et registrert varemerke, innebærer forvekslingsfare i henhold til firmaloven §2-6 nr 4, jf varemerkeloven §4 første ledd.
Det danske selskap TOP-TOY AS, er rettighetshaver til tre registrerte varemerker i Norge. Varemerke nr 133697, som ble registrert i 1988, består av ordet superlek, der hver bokstav er skrevet på tegnete byggeklosser som ikke står helt på linje. Varemerke nr 145177, som ble registrert i 1991, har en tegning av hodet på en lekebamse etterfulgt av ordet superlek. Det tredje merket er identisk med dette bortsett fra at ordet er skrevet superleg. Merkene ble registrert for vareklasse 28, spill og leketøy mv, og tjenesteklas sene 41, underholdningsvirksomhet mv, og 42, tjenester som ikke faller i andre klasser.
Varemerkene har ikke vært tatt i bruk her i landet, når bortses fra at kjennetegnet med lekebamsen har inngått i stillingsannonser for en forretning TOP-TOY tar sikte på å åpne i Oslo høsten 1999. Tilsvarende varemerker er registrert i Danmark og i Sverige, der TOP-TOY driver leketøysforretninger. Etter det opplyste var varemerkene i bruk i
Side:642
Danmark inntil 1996, da bruken inntil videre opphørte på grunn av TOP-TOYs samarbeid med et amerikansk selskap.
Fetter Klovn Karl Johans Gate AS - heretter Fetter Klovn - driver leketøysforretning i Karl Johans gate 27 i Oslo. Forretningen, som åpnet våren 1996, har leketøysgrossisten BRIO AS som hovedleverandør. Fetter Klovn har brukt ordet superlek i sammenheng med BRIOs varekjennetegn på forskjellige måter. Over et utstillingsvindu på forretningens utside og på en søyle og over en rulletrapp inne i bygningen er kjennetegnet BRIO, tilføyet symbolet for varemerkeregistrering og omgitt av et rektangel, etterfulgt av et skilletegn og kjennetegnet SUPERLEK; dette etterfølges igjen av et skilletegn og en klovnfigur som er del av et annet varemerke som tilhører BRIO AS. På utsiden av forretningens vinduer i annen etasje er kjennetegnet SUPERLEK stilt under kjennetegnet BRIO med registreringssymbol og rektangel. BRIO SUPERLEK, uten skilletegn mellom ordene, har dessuten vært benyttet som kjennetegn på store vertikale bannere som deler av året henges opp på fasaden til Karl Johans gate 27, og i salgskataloger.
Etter å ha blitt kjent med Fetter Klovns bruk av ordet superlek, fremsatte TOP-TOY, gjennom Oslo Patentkontor AS, krav om at Fetter Klovns bruk måtte opphøre, da den var i strid med TOP-TOYs enerett etter varemerkeloven. Da Fetter Klovn avviste kravet, tok TOP-TOY 23 desember 1996 ut stevning for Oslo byrett. Byretten avsa 15 september 1997 dom med denne domsslutning:
"1. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS' bruk av kjennetegnet "SUPERLEK" kjennes ulovlig.
2. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS pålegges innen 14 dager fra dommens forkynnelse å opphøre med bruken av kjennetegnet "Superlek".
3. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS dømmes til innen 14 dager fra dommens forkynnelse å betale kr 25.000 - tjuefemtusen - i saksomkostninger til TOP-TOY AS."
Dommen ble påanket til Borgarting lagmannsrett som 25 mai 1998 avsa dom med denne domsslutning:
"1. Byrettens dom stadfestes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Fetter Klovn Karl Johans gate AS til TOP-TOY AS 24.200 - tjuefiretusentohundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom."
Saksforholdet og partenes anførsler for byrett og lagmannsrett fremgår av dommene.
Fetter Klovn har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen.
Det er fremlagt skriftlige erklæringer av en representant for hver av partene. Saken står for Høyesterett i det alt vesentlige i samme stilling som for de tidligere instanser.
Den ankende part, Fetter Klovn Karl Johans Gate AS, har i korthet anført:
Vernet for TOP-TOYs registrerte varemerker omfatter ikke ordet superlek alene. Ordet er element i de registrerte figurmerker, men kan
Side:643
ikke i seg selv registreres da det mangler det nødvendige særpreg, jf varemerkeloven §13 første ledd. At domstolene ikke prejudisielt kan prøve gyldigheten av patentstyrets vedtak, er ikke til hinder for at spørsmålet om særpreg kan prøves av domstolene, når det som her er knyttet til et element i varemerket. Dette følger av at det ikke er mulig å få dette spørsmålet prøvet gjennom gyldighetssøksmål fordi et slikt søksmål ikke kan rettes mot deler av et varemerke, jf varemerkeloven §25.
Ordet superlek mangler særpreg fordi det utelukkende er beskrivende for vareklassen leketøy som registreringen først og fremst gjelder, og for de tjenesteklasser det er registrert for. Det er en triviell sammenstilling av kjente og velbrukte ord og en uvesentlig forskjell i forhold til ordet superleke. Det sier intet ut over å beskrive varens art og kvalitet. Lagmannsretten har uriktig vurdert spørsmålet om særpreg uavhengig av de klasser registreringen gjelder, og har heller ikke tatt hensyn til at vernet også gjelder muntlig omtale.
Ordet superlek mangler også selvstendig vern fordi det foreligger et åpenbart friholdelsesbehov, jf varemerkeloven §13 første ledd 2. punktum. Dette illustreres av at ordet allerede er tatt i bruk av flere forretningsdrivende her i landet. I Sverige ble for øvrig samme varemerke registrert med unntaksanmerkning for ordet superlek. Dette må tillegges vekt selv om patentstyret i Norge unnlot å innta unntaksanmerkning etter først å ha varslet søkeren om at det burde gjøres. Patentstyrets første avdeling, som traff registreringsvedtakene, har for øvrig ikke den samme ekspertise i disse spørsmål som annen avdeling.
Hvis ordet superlek er vernet, er det i så fall bare tale om et svakt varemerke, som ikke er beskyttet mot Fetter Klovns bruk.
Fetter Klovn har ikke brukt samme kjennetegn som de registrerte, og det foreligger derfor ikke forvekslingsfare, jf varemerkeloven §4 første ledd. Ved vurderingen av forvekslingsfaren er det kjennetegnene i sin helhet som skal vurderes mot hverandre. Ordet superlek er aldri brukt alene, utelukkende i sammenstillinger med BRIO. Ordene kan, slik de er brukt, ikke oppfattes som atskilte enheter. BRIO er som sterkt innarbeidet varekjennetegn dessuten dominanten i sammenstillingen så vel for barn som for voksne. Bruken av det sammenstilte kjennetegnet er ikke egnet til forveksling med TOP TOYs registrerte varekjennetegn der superlek er en del av figurmerkene.
Fetter Klovn Karl Johans Gate AS har nedlagt slik påstand:
"1. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS frifinnes.
2. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS tilkjennes saksomkostninger for byretten og lagmannsretten med kr 61845.- med tillegg av renter etter rettens skjønn samt omkostninger for Høyesterett etter særskilt oppgave med tillegg av 12% renter p.a. fra 14 dager etter dommens forkynnelse til betaling skjer."
Ankemotparten, TOP-TOY AS, har i korthet anført:
Det kan ikke prejudisielt tas stilling til gyldigheten av registreringsvedtak som er truffet av patentstyret. I inngrepssak kan imidlertid domstolene prøve om elementer i et registrert kjennetegn har særpreg i forhold til de vareklasser det er registrert for. Høyesterett kan således prøve
Side:644
spørsmålet om ordet superlek har særpreg etter varemerkeloven §13 første ledd.
Dette spørsmålet har byretten og lagmannsretten korrekt besvart bekreftende. Brukt som kjennetegn for en leketøysforretning og de leker som selges der, er ordet superlek et nyskapt fantasiprodukt uten hjemstavn i norsk språk. Det er underfundig, i noen grad suggestivt og noe ganske annet enn super og lek atskilt i to ord. Det ble tatt i bruk av Fetter Klovn som sekundært forretningskjennetegn nettopp fordi det ble oppfattet som godt og slagkraftig, man tilla det kjennetegnsvirkninger.
Det er ingen tvil om at patentstyret fant at ordet superlek oppfylte vilkårene i varemerkeloven §13. Dette fremgår av at styret opprinnelig vurderte, men siden unnlot unntaksanmerkning for ordet. Friholdelsesbehov, som styret også vurderte i denne forbindelse, foreligger klarligvis ikke. Domstolene bør for øvrig vise stor tilbakeholdenhet med å underkjenne patentstyrets vurdering av om tilstrekkelig særpreg foreligger.
Varemerket er ikke spesielt svakt, og det er uten betydning for vernet at det ikke har vært brukt her i landet.
Byretten og lagmannsretten har korrekt lagt til grunn at det foreligger forvekslingsfare. Dette gjelder hva enten spørsmålet vurderes i forhold til firmaloven §2-6 nr 4, som er utgangspunktet, eller etter varemerkeloven §4 første ledd som inneholder samme norm.
I Fetter Klovns bruk fremtrer ordet superlek som en egen betegnelse, atskilt fra og selvstendig i forhold til kjennetegnet BRIO. Dette fremgår klart av den faste bruken over et av utstillingsvinduene og inne i bygningen. Bannerne og katalogene, der de to kjennetegnene i større grad utgjør en enhet, brukes bare deler av året. Det er i hvert fall for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen tale om identiske kjennetegn for identiske vareslag. Voksne fester oppmerksomheten ved kjennetegnet SUPERLEK, barn, som først og fremst kjenner BRIO, er ikke kjøpere selv om de er sluttbrukere.
Eventuell tvil med hensyn til forvekselbarhet skal slå ut i favør av det registrerte kjennetegn, så meget mer som Fetter Klovn har opptrådt uaktsomt ved å ta det i bruk uten å undersøke nærmere om det var beskyttet.
TOP-TOY AS, har nedlagt slik påstand:
"1. Lagmannsrettens dom, domsslutningen pkt. 1, stadfestes, dog slik at det gjøres slik tilføyelse til lagmannsrettens stadfestelse av byrettens omkostningsavgjørelse: "med tillegg av 12% rente fra forfall til betaling skjer."
2. Lagmannsrettens dom, domsslutningen pkt. 2, stadfestes, dog slik at det gjøres slik tilføyelse: "med tillegg av 12% rente fra forfall til betaling skjer."
3. TOP-TOY AS tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett med tillegg av 12% rente fra forfall til betaling skjer."
Jeg er kommet til samme resultat som de tidligere instanser.
Jeg ser først på om ordet superlek som element i TOP-TOYs registrerte varemerker, ville kunne registreres særskilt, jf varemerkeloven §15 første ledd.
Side:645
Jeg nevner at gyldigheten av TOP-TOYs registrerte varemerker ikke kan prøves av domstolene i en inngrepssak, jf blant annet Cash & Carry dommen i Rt-1979-1117. Det vern som er oppnådd ved registreringen, må da respekteres av domstolene så langt vernet rekker. Domstolene vil imidlertid kunne prøve vernets omfang som en del av rettsanvendelsesskjønnet, og kan således ta stilling til om et element i et sammensatt varemerke omfattes av vernet, jf Y-front dommen i Rt-1959-28. Dette spørsmålet må klarlegges ved en undersøkelse av elementets særpreg isolert sett, om det - som det heter i varemerkeloven §13 - er egnet til å skille søkerens varer fra andres. På bakgrunn av at domstolene ikke prejudisielt kan prøve registreringsvedtakets gyldighet, ser jeg ikke bort fra at det må trekkes en grense for hvor langt domstolene i en inngrepssak kan frakjenne elementer i et varemerke distinktiv karakter. Domstolene kan trolig ikke gå så langt at varemerket i realiteten berøves ethvert vern. Saken gir meg ikke foranledning til å komme nærmere inn på dette.
Spørsmålet er om ordet superlek i seg selv har tilstrekkelig særpreg i forhold til de klasser det er registrert for, først og fremst gjelder det vareklassen spill og leketøy. Jeg er kommet til at det har det.
Ordet består av elementene super og lek, som hver for seg mangler særpreg. Det sammensatte ordet - som for så vidt det er nytt i språket, er en temmelig triviell nydannelse - kan nok et godt stykke på veg sies å være beskrivende for de varer det gjelder. I forhold til ordet superleke, som åpenbart ikke ville være registrerbart, er forskjellen i og for seg liten. Det er likevel tale om noe annet. Mer enn å være direkte beskrivende for leker av høy kvalitet, har ordet et litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek. Det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som vare kjennetegn for leker eller leketøysvirksomhet. I en slik sammenheng er ordet for så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten; det er nok også grunnen til at Fetter Klovn anså det som et godt kjennetegn for sin virksomhet og valgte å bruke det. Fra Fetter Klovns side er det anført at selv om ordet superlek skulle ha et visst særpreg, ville registrering måtte nektes fordi det foreligger et åpenbart friholdelsesbehov. I Sverige ble inntatt unntaksanmerkning for ordet uten at vi kjenner den nærmere begrunnelse. Her i landet ble unntaksanmerkning unnlatt etter at patentstyret opprinnelig varslet søkeren om at det burde gjøres fordi ordet etter styrets mening "bør kunne brukes fritt". Styrets endelige standpunkt er således inntatt etter nærmere overveielse.
Jeg kan for min del ikke se at det foreligger friholdelsesbehov som bør være til hinder for at ordet superlek ville kunne registreres særskilt. Noen nevneverdig innsnevring av andre forretningsdrivendes markedsføringsmuligheter innen bransjen kan dette ikke innebære. Friholdelsesbehovet må vurderes i forhold til det område som beslaglegges av et varemerkes vern. Og ordet superlek er etter min mening et svakt varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til.
Jeg går så til å se på spørsmålet om forvekslingsfare. Jeg peker først på at slik Fetter Klovn har brukt kjennetegnet SUPERLEK, har dette i første rekke karakter av sekundært
Side:646
forretningskjennetegn for forretningsvirksomheten i Karl Johans gate 27. I noen grad kan det vel også ses som et kjennetegn for de leketøysvarer som selges i forretningen. Spørsmålet er om denne bruken av kjennetegnet strider mot det vern TOP-TOY har for sine registrerte varemerker.
Etter firmaloven §2-6 nr 4, jf §1-1 tredje ledd siste punktum, må et sekundært forretningskjennetegn ikke inneholde noe som er egnet til forveksling med varemerke som er vernet for en annen. Dette er den samme norm som for varekjennetegn uttrykkes i varemerkeloven §4 første ledd 1. punktum, jf 3. punktum: Ingen må bruke kjennetegn som er så likt et vernet kjennetegn at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning. Ifølge Birger Stuevold Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave side 263, er det "avgjørende ... om det utsnitt av almenheten som utgjør omset ningskretsen for de varer som det gjelder, kan komme til å regne med at varene på en eller annen måte ... har samme kommersielle opprinnelse - eller at det på annen måte foreligger et kommersielt fellesskap".
Med dette utgangspunkt, som jeg slutter meg til, finner jeg at det her foreligger fare for forveksling av kjennetegnene som - det bør kanskje fremheves - refererer seg til de samme vareslag.
I begge de registrerte varemerkene fremtrer ordet superlek som et sentralt element. I det først registrerte merket - der ordet er skrevet på byggeklosser - må det sies å være dominerende. Når Fetter Klovns bruk vurderes mot de registrerte merkene, kan jeg ikke se annet enn at det foreligger en temmelig klar forvekslingsfare. Jeg kan således ikke se at Fetter Klovns sammenstilling av kjennetegnet SUPERLEK med BRIO har karakter av et enhetlig kjennetegn ulikt dem som er registrert. Som jeg har nevnt er sammenstillingen av BRIO og SUPERLEK skjedd på noe forskjellige måter. I sammenstillingene fremtrer imidlertid SUPERLEK som et selvstendig, atskilt og likestilt element i forhold til BRIO, som et sekundært forretningskjennetegn eller varekjennetegn på linje med dette. Dette springer især i øynene ved den måten sammenstillingen er skjedd på over forretningens utstillingsvindu og på søylen og over rulletrappen inne i bygningen. Det er mulig at spørsmålet fortoner seg noe mer tvilsomt når det gjelder sammenstillingen på de vertikale bannerne som henger oppe deler av året. Men denne bruken kan ikke vurderes løsrevet fra den permanente bruk som gjøres av kjennetegnet superlek og som kommer til syne samme sted. Jeg er således ikke enig med Fetter Klovn i at det dreier seg om sammenstillinger der elementet BRIO er dominant. Dette er riktignok et sterkt innarbeidet varemerke, som kanskje især vil vekke barns oppmerksomhet, mens ordet superlek har et særpreg som voksne lettere merker seg. Jeg viser til det lagmannsretten sier om dette, og som jeg i det vesentlige kan slutte meg til. Jeg må således konstatere at det foreligger forvekslingsfare ved at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å anta at det foreligger en eller annen form for kommersielt fellesskap.
Anken har ikke ført frem, og lagmannsrettens dom blir å stadfeste. Ankemotparten må tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett, jf tvistemålsloven §180 første ledd. TOP-TOY har nedlagt påstand om saksomkostninger med kr 155.600 med tillegg av 12% renter. Av omkostningene er kr 10.600 utgifter, herav kr 9.800 for bistand ytet av Oslo Patentkontor AS. Salærkravet på kr 145.000 er etter min mening vesentlig for
Side:647
høyt i forhold til det arbeid som må antas å ha vært nødvendig i anledning saken. Jeg finner at salæret passende kan settes til kr 70.000. Ankemotparten har videre nedlagt påstand om at de tilkjente saksomkostninger for byretten som ble stadfestet ved lagmannsrettens dom, og de tilkjente saksomkostninger for lagmannsretten, skal tillegges renter. Kravet tas til følge.
Jeg stemmer for denne
dom:
1. Lagmannsrettens dom stadfestes, dog slik at det til de saksomkostninger som ble tilkjent for byretten, legges 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to - uker etter forkynnelsen av byrettens dom til betaling skjer, og slik at det til de saksomkostninger som ble tilkjent for lagmannsretten, legges 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to - uker etter forkynnelsen av lagmannsrettens dom til betaling skjer.
2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Fetter Klovn Karl Johans Gate AS til TOP-TOY AS 80.600 - åttitusensekshundre - kroner med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to - uker etter dommens forkynnelse til betaling skjer.
Dommer Coward: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
Dommer Bruzelius: Likeså.
Dommer Flock: Likeså.
Dommer Schei: Likeså.
Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
1. Lagmannsrettens dom stadfestes, dog slik at det til de saksomkostninger som ble tilkjent for byretten, legges 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to - uker etter forkynnelsen av byrettens dom til betaling skjer, og slik at det til de saksomkostninger som ble tilkjent for lagmannsretten, legges 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to - uker etter forkynnelsen av lagmannsrettens dom til betaling skjer.
2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Fetter Klovn Karl Johans Gate AS til TOP-TOY AS 80.600 - åttitusensekshundre - kroner med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to - uker etter dommens forkynnelse til betaling skjer.