LB-1997-3336
| Instans: | Borgarting lagmannsrett - Dom |
|---|---|
| Dato: | 1998-05-25 |
| Publisert: | LB-1997-03336 |
| Stikkord: | Varemerkeinngrep |
| Sammendrag: | |
| Saksgang: | Oslo byrett Nr. 96-010261 A/50 - Borgarting lagmannsrett LB-1997-00336 A/02. Anket til Høyesterett, lagmannsrettens dom stadfestet, HR-1999-00034 A. |
| Parter: | Ankende part: Fetter Klovn Karl Johansgt. AS (Prosessfullmektig: Advokat Elizabeth Ege). Motpart: TOP-TOY AS (Prosessfullmektig: Advokat Henrik J. Pettersen). |
| Forfatter: | Lagdommer Hilde Wiesener Haga, formann. Lagdommer Gunnar Vefling. Sorenskriver Marit Nervik |
| Lovhenvisninger: | Varemerkeloven (1961) §13, §15, §4, Firmaloven (1985) §2-6, Tvistemålsloven (1915) §180, §6 |
Saken gjelder spørsmålet om ankende parts bruk av kjennetegnet "BRIO SUPERLEK" innebærer et inngrep i TOP-TOY AS' registrerte varemerke "SUPERLEK".
TOP-TOY AS reiste ved stevning datert 23. desember 1996 sak mot Fetter Klovn Karl Johans Gate AS for å få bruken kjent ulovlig. Sistnevnte påsto seg frifunnet. Oslo byrett avsa 15. september 1997 dom med slik domsslutning:
1. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS' bruk av kjennetegnet "SUPERLEK" kjennes ulovlig.
2. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS pålegges innen 14 dager fra dommens forkynnelse å opphøre med bruken av kjennetegnet "Superlek".
3. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS dømmes til innen 14 dager fra dommens for- kynnelse å betale kr 25.000 -tjuefemtusen- i saksomkostninger til TOP-TOY AS.
Fetter Klovn Karl Johans Gate AS har påanket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder såvel bevisbedømmelsen som rettsanvendelsen. TOP-TOY AS har tatt til motmæle. Ankeforhandling ble holdt i Oslo tinghus 24. mars 1998. Begge parter møtte og avga forklaring. Ingen vitner ble avhørt. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Saken står i samme stilling som for byretten, men det er fremlagt enkelte nye dokumenter. Saksforholdet fremgår av byrettens dom og av lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.
Den ankende part, Fetter Klovn Karl Johans Gate AS, (heretter benevnt Fetter Klovn), har for lagmannsretten nedlagt slik påstand:
Fetter Klovn Karl Johans Gate AS frifinnes og tilkjennes sakens omkostninger for såvel byretten som lagmannsretten.
Ankemotparten, TOP-TOY AS, (heretter benevnt TOP-TOY) har nedlagt slik påstand:
1. Oslo byretts dom av 15. september 1997 i sak nr. 96-10261 A/50 stadfestes.
2. TOP-TOY AS tilkjennes saksomkostninger for lagmannsrett.
Den ankende part har for lagmannsretten gjort gjeldende de samme anførsler som for byretten. For lagmannsretten er særlig fremhevet:
Fetter Klovn har en hovedleverandøravtale med Brio og benytter BRIO SUPERLEK som sekundært kjennemerke for å vise tilhørighet til Brio og for å vise at det dreier seg om en meget stor leketøyforretning. Det har ikke vært aktuelt å bruke ordet superlek uten i sammenstilling med Brio. Det gjøres gjeldende at BRIO SUPERLEK har tilstrekkelig avstand til TOP-TOYs registrerte varemerker, og at det derfor ikke foreligger forvekslingsfare.
TOP-TOY's varemerker tilfredstiller ikke kriteriene i varemerkeloven §13. TOP-TOY har derfor ikke enerett til ordet superlek, jfr. lovens §15 første ledd. For å ha beskyttelse mot inngrep må et registrert varemerke være egnet til å skille innehaverens varer fra andres. Ordet superlek er beskrivende eller nesten beskrivende og har ikke nok særpreg. Det foreligger dessuten friholdelsesbehov hos andre aktører, hvilket også tilsier at TOP-TOY ikke kan ha enerett til betegnelsen. Enerett til ordet superlek vil ha meget store konsekvenser. Det vil hindre andre næringsdrivende som driver store leketøyforretninger eller leketøyforretninger med kvalitetsvarer, i markedsføringen av sin virksomhet.
TOP-TOY fikk i 1989 også varemerkeregistrering i Sverige av figurmerkene superlek, men det ble der inntatt en unntaksanmerkning (disclaimer) for ordet superlek. Unntaksanmerkningen der må tillegges betydning i nærværende sak, selv om tilsvarende ikke skjedde ved registreringen i Norge.
Superlek er bare en sammensetning av ordene super og lek, som begge er klart uregistrerbare. Sammensetningen sier ikke noe annet enn de to ordene hver for seg. Uttalemessig er det ikke forskjell på superlek og super lek. Man kan ikke få monopol på orddel som det ikke er adgang til å få registrert særskilt.
Subsidiært anføres at selv om superlek skulle ha et vern, så er det i tilfelle tale om et svakt vern, jfr. byrettens dom. Ordet ligger helt opptil det beskrivende. Det er lov å legge seg tettere opp til svake enn til sterke varemerker før det er tale om inngrep etter varemerkeloven, jfr. særlig Rt-1973-1033 (Bacongull).
Det foreligger ikke forvekslingsfare etter firmaloven §2-6 nr 4 og varemerkeloven §4, første ledd. BRIO er dominanten i ordsammenstillingen BRIO SUPERLEK. Brio er et særlig sterkt innarbeidet varemerke.
Atter subsidiært gjøres gjeldende at ordet superlek er degenerert og at Fetter Klovns bruk derfor er berettiget. I Østfold drives flere leketøyforretninger under kjennetegnet Myhrvolds Superlek. Det er gått inflasjon i ordet super. Ordet er meget vanlig og brukes i utallige sammenstillinger.
Ankemotparten, TOP-TOY AS, har for lagmannsretten anført det samme som for byretten. For lagmannsretten er særlig gjort gjeldende:
Byrettens dom er korrekt. Det foreligger et inngrep i TOP-TOY's varemerkebeskyttelse. Det kan ikke være tvilsomt at Fetter Klovn's bruk av ordet superlek er egnet til forveksling. Saken var 3 ganger i Patentstyret hvor den ble grundig behandlet. Patentstyret fant at superlek hadde tilstrekkelig særpreg.
Det er feil å si at ordet superlek er beskrivende og kun signaliserer at det dreier seg om salg av leker av høy - super - kvalitet eller i stort forretningslokale.
Bannerne som henger på bygningens fasade er det eneste sted hvor ordene Brio og Superlek står sammen. Bannerne henger ute bare 15% av året på grunn av kommunale bestemmelser. I Fetter Klovns forretningsvinduer fremstår ordet superlek som selvstendig.
Noe friholdelsesbehov foreligger ikke. Det er overhodet ikke behov for å holde ordet superlek tilgjengelig for andre næringsdrivende. Det er irrelevant at TOP-TOY hittil ikke har drevet markedsføring i Norge.
Superlek er ikke noe degenerert ord. Det forhold at andre har tatt merket i bruk, er ikke tilstrekkelig. For at et varemerke skal kunne fristilles på grunn av degenerasjon, må ordet ha gått fullstendig opp i sproget, og det må ikke finnes alternativ betegnelse.
Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten og kan tiltre dens begrunnelse med de forbehold som fremgår av bemerkningene nedenfor.
Varemerket SUPERLEG ble registrert i Danmark med prioritet fra 30. mars 1987. Samme år ble krav om registrering av SUPERLEK fremmet for Patentstyret i Norge, som godkjente varemerket i 1988. Rettighetshaver var BR-Legetøj Holding AS som senere overdro sine rettigheter til TOP-TOY. Partene i ankesaken er enige om, og lagmannsretten legger til grunn, at det var Patentstyrets 1. avdeling som vurderte og avgjorde saken, og at det må skyldes en misforståelse når det i byrettens dom vises til Patentstyrets 2. avdeling. Lagmannsretten er enig med byretten i at Patentstyrets avgjørelse ikke er bindende for retten. Lagmannsretten kan således i nærværende sak prøve om SUPERLEK er beskyttelsesverdig.
Etter lagmannsrettens mening er ordet superlek ikke i utpreget grad deskriptivt. Det er et litt merkverdig ord som man umiddelbart vil stille seg spørrende til fordi det ikke benyttes i vanlig tale eller skrift. Superlek beskriver hverken butikklokalet, leker eller kvalitet. "Lek" er noe man deltar i, ikke noe man kjøper.
Lagmannsretten finner at superlek har et særpreg ut over det deskriptive og at det må anses som et beskyttelsesverdig ord som tilfredsstiller kravene i varemerkeloven §13. Ordets distinktive evne ligger i sammenstillingen av ordene super og lek, men superlek kan etter lagmannsrettens mening likevel ikke karakteriseres som hørende til kategorien særlig svake varemerker.
Noe behov for å la andre få bruke superlek som kjennetegn, foreligger etter rettens oppfatning ikke. Registreringen av varemerket superlek vil klarligvis ikke hindre andre i å bruke ordene super og lek. Det er uten betydning at TOP-TOY hittil ikke har benyttet varemerket superlek i sin markedsføring i Norge.
Det følger av varemerkeloven §4 første ledd at et registrert varemerke er beskyttet mot andres bruk av kjennetegn som er "så likt ... at det er egnet til å forveksles" i den alminnelige omsetning, jfr. §6. Det er ikke noe krav at det har forekommet konkrete tilfeller av forveksling.
Fetter Klovn hevder at man aldri har benyttet ordet superlek alene, kun sammen med Brio eller Fetter Klovns figurmerke. TOP-TOY har bestridt at det er tale om noen enhet og mener at Fetter Klovns bruk må vurderes som om Superlek står alene. Lagmannsretten finner at det uansett sammenstilling foreligger forvekslingsfare. Brio er et meget kjent varemerke som assosieres med leker. Barn vil nok kunne feste seg ved Brio mer enn med Superlek. På den annen side vil voksne lett merke seg Superlek fordi det er et eiendommelig ord som nettopp på grunn av sin uklare betydning fester seg i bevisstheten, jfr. bemerkningene ovenfor. Superlek fremstår som et nytt, selvstendig og sentralt kjennetegn som ikke identifiseres med Brio, og Brio kan etter rettens mening ikke anses som dominant i sammenstillingen.
Lagmannsretten finner grunn til å tilføye at TOP-TOYs varemerkeregistrering av Superlek i Norge ble gjort for å sikre selskapet i tilfelle etablering og markedsføring her i landet. Retten legger til grunn at TOP-TOY nå har konkrete planer om å etablere seg i Norge og benytte varemerket her. Superlekproduktene vil bare tilbys publikum fra TOP-TOYs prosjekterte varehus på Alna i Oslo. Etterhvert som Superlek måtte bli kjent gjennom TOP-TOY's markedsføring, vil det oppstå en klar forventning hos publikum om å finne også TOP-TOYs superlekprodukter i Fetter Klovns butikk dersom Fetter Klovn får fortsette å anvende kjennetegnet Brio superlek. Lagmannsretten finner det uten betydning at TOP-TOY i Norge inntil videre tar sikte på å benytte varemerket superlek sammen med TOY-R-US. Sistnevnte er et navn TOP-TOY har fått tidsbegrenset tillatelse til å benytte.
Etter lagmannsrettens mening kan den ankende part ikke få medhold i at superlek er degenerert og således fritt kan brukes. Det er et nytt ord som knapt kan sies å være tatt opp i det norske sprog, og ordet har utvilsomt ikke mistet karakteren av særlig produktkjennetegn.
Under henvisning til ovenstående og etter en helhetsvurdering er lagmannsrettens konklusjon at superlek er et ord som tilfredstiller lovens krav til varemerkeregistrering, at det foreligger slik forvekslingfare som varemerkeloven §4 første ledd tar sikte på, at ordet ikke er degenerert og at Fetter Klovns bruk av ordet Superlek som kjennetegn således er et inngrep i TOP-TOYs varemerkerettighet.
Spørsmålet om Fetter Klovn har misligholdt sin undersøkelsesplikt med hensyn til TOP-TOYs registrerte rettigheter til superlek i Norge var fremme under ankeforhandlingen. Lagmannsretten bemerker at eventuell uaktsomhet fra Fetter Klovn ikke anses å være av betydning for resultatet i den sak som er forelagt retten til avgjørelse. Det er heller ikke relevant for saken om Fetter Klovns bruk av ordet superlek skulle være lovlig i forhold til Myhrvold, som har tatt ordet i bruk i Østfold.
Byrettens dom blir etter dette å stadfeste idet lagmannsretten ikke har noe å bemerke til byrettens omkostningsavgjørelse.
Anken har vært forgjeves. I samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven §180 første ledd tilkjennes TOP-TOY AS saksomkostninger for lagmannsretten. Særlige omstendigheter som bør frita den ankende part fra erstatningsplikten ses ikke å forligge. Advokat Pettersen har for lagmannsretten fremlagt omkostningsoppgave på kr 24.200 hvorav kr 23.000 er salær. Retten legger oppgaven til grunn.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Fetter Klovn Karl Johans Gate AS til TOP-TOY AS 24.200 - tjuefiretusentohundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.