LB-1997-2383

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	1998-01-28
Publisert:	LB-1997-02383
Stikkord:	Registrering av varemerke
Sammendrag:
Saksgang:	Oslo byrett Nr. 96-06359A/42 - Borgarting lagmannsrett LB-1997-02383 A/03. Byrettens dom stadfestet i Høyesterett HR-1998-00063 A.
Parter:	Ankende part: W. Pelz GmbH & Co. (Prosessfullmektig: H.r.advokat Ragnar Eide). Motpart: Staten v/Nærings- og energidepartementet (Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten v/advokat Stephan L. Jervell).
Forfatter:	1. Lagdommer Dag A. Minsaas, 2. Lagdommer Erik Chr. Stoltz, 3. Ekstraordinær lagdommer Odd Emil Blomdal
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §14, §4, §6, Tvistemålsloven (1915) §172, §180

Saken gjelder krav om opphevelse av nektelse av å registrere varemerke.

Det tyske selskapet W. Pelz GmbH & Co. (Pelz) krevde i 1991 registrert ordmerke "Cosmea" som varemerke. Kravet gjaldt registrering i klasse 5 etter dagjeldende forskrifter om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. Registreringen omfattet følgende varer:

I kl. 5: Hygieniske artikler for damer, nemlig damebind, truseinnlegg, tamponger for menstruasjon, bomull, bomullskuler, bomullspinner, deointimbomull, damebind og truseinnlegg bestående av bomull eller bomull i forbindelse med viskose, florstoffer og polyethylenfolier, bomull- og cullulosefiber, innlegg av bomull eller viskose, florstoffer og polyethylenfolier, bomull- og cellulosefiber som fuktighetsbeskyttelse for undertøy.

Kravet ble kunngjort i Norsk Varemerketidende 1. mars 1993.

Norges Apotekerforening fremsatte innsigelse. Innsigelsen ble begrunnet med at "Cosmea" ble ansett egnet til forveksling med Norges Apotekerforenings fellesmerke "COSMICA", som da var registrert for hele klasse 3. Varemerkeloven §14 første ledd nr. 6 ville derfor være til hinder for at Cosmea kunne registreres.

Patentstyret 1. avdeling fattet 11. oktober 1994 slik beslutning:

Det anmeldte merket registreres som utlagt.

Beslutningen ble påklaget til Patentstyret 2. avdeling, som 20. juni 1996 avsa slik kjennelse:

Første avdelings avgjørelse oppheves og registrering nektes.

Pelz reiste sak mot Staten v/Nærings- og energidepartementet for Oslo byrett og påsto opphevelse av Patentstyrets avslag.

Oslo byrett avsa 27. mai 1997 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/Nærings- og energidepartementet frifinnes.

2. W. Pelz GmbH & Co dømmes til innen 14 - fjorten - dager fra dommens forkynnelse å betale kr 15500,- -femtentusenfemhundre - i saksomkostninger til Staten v/Nærings- og energidepartementet med tillegg av 12 - tolv - % rente fra forfall til betaling skjer.Pelz har i rett tid anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Staten v/Nærings- og energidepartementet har tatt til motmæle.

Ankeforhandlingen ble avholdt 18. desember 1997 i Oslo Tinghus. Begge parter var representert ved sine prosessfullmektiger. Det ble foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

Om saksforholdet for øvrig vises til byrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger.

Den ankende part, Pelz, har i det vesentlige gjort gjeldende: For å nekte registrering må det foreligge både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet. Det gjøres gjeldende at ingen av disse vilkår er oppfylt.

Det foreligger ikke slik vareslagslikhet som gjør det nærliggende for publikum å tro at det kan være fellesskap i produksjon, at varene fremstilles ved samme fabrikk eller av samme konsern.

Cosmea's krav gjelder registrering av varer i klasse 5, mens COSMICA er registrert for klasse 3. Det at det dreier seg om forskjellige klasser vil ikke være avgjørende, men det gir en viss veiledning for at vareslagslikheten ikke er stor.

Noen vareslag, f.eks. bomullspinner, vil inngå i begge klasser, men det kan ikke tillegges betydning. Varemerket blir ikke sterkere eller svakere om slike pinner kan brukes både i medisinsk og kosmetisk sammenheng. De varer som kravet om registrering gjelder, er konkret angitt til hygieniske artikler for damer i klasse 5. COSMICA's tidligere registrering omfatter hovedsaklig rengjøringsmidler og midler til toalettbruk. Noen reell forvekslingsfare foreligger derfor ikke.

Den omstendighet at varene vil kunne omsettes i de samme forretninger er ikke lenger indikasjon på vareslagslikhet - særlig gjelder det omsetning i dagligvareforretninger med stort vareutvalg.

Det foreligger heller ikke slik kjennetegnslikhet at det hindrer registrering.

Første del av ordet COSM refererer seg til ordet kosmetikk og vil være særdeles svakt. Endelsen blir derfor sentral. Det er stor forskjell på EA og ICA, og det vises herunder til den listen på over 40 varemerker som er registrert med forstavelsen COSM, hvorav de aller fleste i klasse 3.

COSM er meget svakt i alle relasjoner i klasse 3. Når det er svakt i klasse 3, må det også være svakt i de fleste relasjoner i klasse 5. Begge endelsene er også svake. Begge navnene kan derfor eksistere ved siden av hverandre.

Den ankende part, Pelz GmbH & Co. har ved sin prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Ragnar Eide, nedlagt slik påstand:

1. Avslaget i Styret for det Industrielle rettsvern, 2. avdeling, på varemerkesøknad nr. 912863 oppheves.

2. Staten v/Nærings- og energidepartementet erstatter W. Pelz GmbH & Co's saksomkostninger såvel for byretten som for lagmannsretten.

Ankemotparten, Staten v/Nærings- og energidepartementet har i det vesentlige gjort gjeldende: Det dreier seg her om varer av samme eller liknende slag. Det foreligger fare for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne forveksle varens kommersielle opprinnelse.

Cosmea vil selge hygieniske artikler i klasse 5, blant annet damebind, truseinnlegg, bomull m.v. COSMICA selger varer i klasse 3, herunder hygieniske preparater og produkter for toalettbruk.

Vareslagslikheten må avgjøres uavhengig av klasseregistreringen.

Bomullspinner som er omfattet aav klasse 3 er også nevnt i søknaden fra Cosmea. Det vil i seg selv være nok til å nekte registrering.

Kjennetegnslikheten mellom varemerkene vil også være til hinder for registrering av Cosmea. En helhetsvurdering vil tilsi at merkene i omsetningskretsen vil kunne bli forvekslet. Det foreligger likhet i skrivemåte og det er fonetisk likhet.

I utgangspunktet er COSMICA et svakt merke for kosmetikk som følge av stavelse COSM. Det er imidlertid sterkt merke for annet enn kosmetikk, f.eks. for toalettpreparater i klasse 3. I kollisjonen mellom de to navnene, vil COSMICA være et sterkt merke.

Omsetningsmåten, ved at de samme varer vil bli solgt i selvbetjeningsforretninger, vil også øke faren for forveksling.

Det gjøres også gjeldende at ved tvil om forvekslingsfaren, skal tvilen komme det eldre merke til gode. I slike tilfelle bør den med det nyeste varemerke finne et nytt og forskjellig merke.

Staten v/Nærings- og energidepartementet har ved sin prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten v/advokat Stephan L. Jervell, nedlagt slik påstand:

1. Byrettens dom stadfestes.

2. Staten v/Nærings- og energidepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten.

Lagmannsretten er kommet til et annet resultat enn byretten og skal bemerke: Saken står i samme stilling som da Patentstyret 1. avdeling traff sin avgjørelse. Lagmannsretten har full prøvingskompetanse i saken.

Varemerkeloven §14 første ledd, nr. 6 bestemmer at varemerke ikke må registreres hvis det er egnet til å forveksles med et varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt krav.

Loven tar i utgangspunktet sikte på å beskytte det kjøpende publikum fra å bli villedet. Samtidig vil imidlertid bestemmelsen verne næringsdrivende mot at noen skaffer seg konkurransefordeler ved å benytte varemerke som kan forveksles med et merke som tidligere er registrert eller innarbeidet, jf Rt-1995-1908.

For å konstatere forvekslingsfare, må det avgjørende være at det må regnes med at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet. Videre må det være en betingelse for å nekte registrering at forvekslingsfaren omfatter både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet.

Vareslagslikheten er omhandlet i varemerkeloven §6 som i første ledd bestemmer:

Varekjennetegn ansees i denne lov bare egnet til å forveksles hvis det gjelder varer av samme eller liknende slag.

COSMICA er registrert varemerke for klasse 3 generelt, mens kravet om registrering fra Cosmea gjelder nærmere bestemte varer i klasse 5. Som utgangspunkt gir dette en viss veiledning for at det dreier seg om varer av forskjellig slag. Imidlertid vil klasseangivelsen ikke være avgjørende. Varer kan være av "samme eller liknende slag" selv om de er plassert i forskjellige vareklasser. Det vil ha betydning om det dreier seg om varer som vanligvis fremstilles av samme produsenter, selges i samme butikker eller har samme formål slik at publikum kan regne med at varene kommer fra samme produsent.

Vareklasse 3 inneholder en omfattende liste av varer, men overskriften angir hovedområdet og er sålydende:

Blekemidler og andre midler for klesvask; Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; Såper; Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Tannpussemidler.

Av disse vil COSMICA i det vesentlige levere varer som kan betegnes kroppspleieprodukter.

Cosmea's produkter som er spesifikt angitt i registreringskravet omfatter hygieniske artikler for damer med oppramsing av de enkelte vareslag, f.eks. damebind, tamponger, innlegg av bomull og andre stoffer som gir fuktighetsbeskyttelse for undertøy.

Substansen i produktene som leveres av COSMICA og Cosmea er klart forskjellige. COSMICA leverer vesentlig flytende produkter til å påføre huden, mens Cosmea vesentlig vil levere vatt og bomullsprodukter.

Denne forskjell viser også at formålet med produktene er vesentlig forskjellig.

Det kan ikke være avgjørende at produktene vil bli omsatt i de samme forretninger, dagligvareforretninger, apotek og parfymerier. Særlig i dagligvareforretninger, hvor forvekslingsfaren er størst på grunn av selvbetjeningssystemet, er vareutvalget så stort at publikum ikke kan anta noe om sammenheng mellom vareutvalg og produsenter.

En viss sammenheng mellom produktene vil det være, f.eks. at bomullsprodukter fra Cosmea kan brukes til å påføre huden kosmiske produkter fra COSMICA og at bomullspinner for medisinsk bruk også kan ha kosmetisk bruk. En slik sammenheng kan imidlertid ikke ansees tilstrekkelig for at det kjøpende publikum skal tro at produktene kommer fra samme produsent.

Kjennetegnslikheten er omhandlet i varemerkeloven §4. Det heter om registrert varemerke at ingen "kan bruke dette kjennetegn for sine varer, eller et kjennetegn som er så likt det nevnte at det er egnet til å forveksles med det i alminnelig omsetning".

Etter lagmannsrettens oppfatning er det en viss likhet mellom de to navnene, både visuelt og fonetisk. Imidlertid vil lagmannsretten legge vekt på at det er registrert over 40 varemerker i klasse 3 der de fire første bokstavene begynner COSM, mange med referanse til ordet kosmetikk.

Lagmannsretten legger til grunn at "COSMICA" ikke er et sterkt merke. Ordet henspeiler klart på kosmetikk på samme måte som mange av de andre merkene som er registrert i klasse 3 og som starter med merkeleddet COS eller COSM. Både navnet COSMICA og sammenstillinger av elementene i navnet mangler den distinktivitet som kjennetegner sterke varemerker som f.eks. fantasibetegnelser som ingen tidligere har satt i forbindelse med slike varer som innehaveren bruker merket for, jf Birger S. Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., side 35.

Etter lagmannsrettens oppfatning er COSMICA å anse som et svakt merke både i relasjon til merker for hudpleiemidler og for de varer Cosmea krever registrering for.

Lagmannsretten vil tilføye at varemerket Cosmea etter det som ble opplyst under ankeforhandlingen har vært, og fortsatt er, benyttet i Tyskland. Det dreier seg derfor ikke om en sak hvor en part har forsøkt å komme så nær et eldre registrert merke som mulig.

Lagmannsretten er etter noen tvil kommet til at de to varemerkene ikke er tilstrekkelig like til at registrering kan nektes.

Anken har ført frem. I overensstemmelse med tvistemålsloven §172, første ledd, jf. §180, annet ledd, blir den ankende part å tilkjenne sakens omkostninger for byrett og lagmannsrett. Den tvil som er anført foran har ikke vært av en slik art at retten har funnet å ville frita den tapende part for noen del av omkostningene.

Høyesterettsadvokat Ragnar Eide har angitt omkostningene for lagmannsretten til kr 52381,-, hvorav kr 33000,- er salær. Den ankende parts omkostninger for byretten var kr 18970,-, hvorav kr 16000,- var salær. Lagmannsretten legger disse beløp til grunn, slik at det samlede omkostningsbeløpet utgjør kr 71351,-.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Avslaget i Styret for det industrielle rettsvern, 2. avdeling, på varemerkesøknad nr. 912863 oppheves.

2. Staten v/Nærings- og energidepartementet tilpliktes å betale saksomkostninger for byrett og lagmannsrett med tilsammen kr 71351,- - kroner syttientusentrehundreogfemtien - til W. Pelz GmbH innen 14 - fjorten - dager.