RG-1991-409

Instans:	Eidsivating lagmannsrett
Dato:	1990-09-20
Publisert:	RG-1991-409
Stikkord:
Sammendrag:
Saksgang:	Dom 20. september 1990 i sak LE-1989-00196 D.
Parter:	Staten v/Næringsdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Tolle Stabell) mot Essilor International Compagnie General d'Optique S.A. (advokat Elfrid Wahl).
Forfatter:	Lagmann Jørgen Wilberg, lagdommer Erik Smedsrud, ekstraordinær lagdommer Erik Jørgensen
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §4, §14, Tvistemålsloven (1915) §172, §180

Essilor International Compagnie General d'Optique S.A. søkte den 13. januar 1978 registrert ordmerket «Orma» for klasse 9. Den endelige registreringsbegjæring for patentstyrets annen avdeling ble endret til: «I kl. 9: Oftalmiske linser av organisk materiale, nemlig brilleglass av hard plast.» Patentstyrets annen avdeling nektet registrering, og Essilor reiste sak for Oslo byrett med krav om å få nektelsen kjent ugyldig. Byretten avsa dom i saken den 15. desember 1988 med slik domsslutning:

«1. Avgjørelse truffet av 2. avdeling av Styret for det industrielle rettsvern den 9. april 1987 vedrørende varemerkekrav nr. 780118 oppheves.

2. Essilor International «Compagnie Generale d'Optique», Societe Anonyme tilkjennes saksomkostninger.

Side:410

3. Oppfyllelsesfristen settes til 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.»

Staten v/Næringsdepartementet har ved sin prosessfullmektig, regjeringsadvokaten v/advokat Tolle Stabell i rett tid påanket dommen og har nedlagt slik påstand:

«1. Staten v/Næringsdepartementet frifinnes.

2. Staten v/Næringsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for byrett og lagmannsrett.»

Essilor International Compagnie General d'Optique S.A. har ved sin prosessfullmektig, advokat Elfrid Wahl tatt til gjenmæle og har nedlagt slik påstand:

«1. Byrettens dom stadfestes.

2. Essilor International «Compagnie General d'Optique» Societe Anonyme, tilkjennes saksomkostninger både for byrett og for Eidsivating lagmannsrett.»

Ankeforhandling ble avholdt 18. september 1990. Ingen av partene møtte ved lovlig stedfortreder. Det ble avhørt 2 vitner, hvorav 1 var nytt for lagmannsretten. Saken står i samme stilling som for byretten. Det vises til byrettsdommen hvorav sakens nærmere sammenheng fremgår. Rettsboken viser hva som ble dokumentert.

Den ankende part, Staten v/Næringsdepartementet, har i det vesentligste gjort gjeldende samme anførsler som for byretten hvorfor det i stor utstrekning vises til byrettens gjengivelse av disse. Det er særlig fremholdt:

Byretten har begått feil i rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen når den har opphevet annen avdelings avgjørelse.

Spørsmålet i saken er om ordmerket «Orma» er egnet til å forveksles med ordmerket «Forma» i den alminnelige omsetning. Det er ikke nødvendig å påvise at det er oppstått forveksling, og det er heller ikke nødvendig at det faktisk har skjedd. Dersom et varemerke er egnet til, i den alminnelige omsetning, å bli forvekslet med et allerede registrert varemerke, skal det etter varemerkelovens §14 nr. 6 ikke registreres. Hvorvidt det foreligger en slik forvekslingsfare er et skjønnsmessig spørsmål hvor det er grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å sette sitt skjønn over patentstyrets. Er domstolen i tvil, bør patentstyrets avgjørelse ikke oppheves. Det tilsier både avgjørelsens art og selve det system som er etablert for varemerkeregistrering. Man har etablert et eget forvaltningsorgan med særlig innsikt i spørsmålet, og det er etablert en grundig saksbehandling.

Ankemotparten har påberopt noen tidligere avgjørelser som angis å ha tillatt registrering hvor forskjellen er mindre enn i nærværende sak. Det er imidlertid vanskelig å trekke paralleller i saker av denne art. For så vidt er henvist til Rt-1971-962. I tillegg kommer at om registrering en gang har skjedd med urette, tilsier ikke det at samme feil skal begås på nytt.

Forenede Margarinfabrikker A/S har ikke brukt sitt varemerke for brilleglass. Det er uten betydning. Det er ikke bruksplikt etter norsk rett. Varemerket er registrert for hele klasse 9. Vurderingstemaet er således om de to ordmerker er egnet til å forveksles når de brukes for samme varer.

Side:411

Ordmerkene «Orma» og «Forma» er svært like både visuelt og fonetisk. Det bør tillegges utslagsgivende vekt. Problemet er ikke om man kan se og/eller høre forskjeller. Problemet er om merkene er tilstrekkelig forskjellige til at de ikke er egnet til å bli forvekslet slik de brukes i markedsføring.

Det aksepteres at merkene er tilstrekkelig forskjellige til at optikere ikke forveksier dem. Optikere har en bransjekunnskap som for så vidt er utslagsgivende. Det er imidlertid uriktig å ekskludere kjøperne, den enkelte forbruker, fra den omsetningskrets som er relevant ved forvekslingsvurderingen. Ankemotpartens reklamemateriell viser at selskapet henvender seg til de enkelte forbrukere og markedsfører sine produkter direkte overfor disse. Dels brukes varemerket «Orma» dels benyttes annen identifikasjon. Hvordan selskapet for så vidt velger å markedsføre sine varer, er uten betydning. Poenget ligger i at varene markedsføres også direkte overfor forbrukerne. Da er det galt å se bort fra disse når man skal avgjøre forvekslingsspørsmålet.

Ankemotparten har påberopt at Essilor har innarbeidet ordmerket «Orma» og at dette må tillegges vekt når man avgjør om «Orma» er egnet til å forveksles med «Forma». Hertil er å si at det er mulig at «Orma» er innarbeidet overfor optikere, men for så vidt er det akseptert at ordmerket er tilstrekkelig individualiserende. Overfor brukerne er det imidlertid på det rene at ordmerket ikke er innarbeidet.

Ankemotparten, Essilor International Compagnie General d'Optique S.A., har i det vesentlige henholdt seg til byrettens dom og de anførsler som er gjort gjeldende for byretten. Det vises derfor for så vidt til byrettsdommen. Det er særlig fremholdt:

Domstolene har full prøvelsesrett for patentstyrets avgjørelser. Dersom betingelsene foreligger for registrering, har en søker krav på registrering.

Både fonetisk og visuelt er det tilstrekkelig forskjell mellom «Orma» og «Forma» til å unngå forveksling. Patentstyrets praksis for øvrig viser at dette er akseptert i andre tilfelle.

Man står her overfor et kort ordmerke hvor første bokstav er forskjellig. Ordene gir også helt forskjellige assosiasjoner.

Essilor er innehaver av 3 ormamerker som tidligere er registrert. Det er derfor lite konsekvent ikke å akseptere den siste registreringsbegjæringen.

Det må også legges vekt på hva slags vare det her gjelder. Det er for så vidt vist til Stuevold Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett, side 261.

Omsetningskretsen er optikere. Overfor disse foreligger ingen forvekslingsfare. Det er akseptert. Den enkelte brillekjøper kommer ikke i kontakt med ordmerket og er uinteressert i hvem som måtte være leverandør av brilleglasset. Det er riktignok så at Essilor har gjort noen forsøk på å markedsføre direkte overfor forbrukerne. Det har vært mislykket, og linjen er ikke fulgt.

Det er nok så at det ikke foreligger noen bruksplikt for registrerte varemerker i Norge, men det er likevel anledning til å legge vekt på at Forenede Margarinfabrikker A/S overhodet ikke har brukt sitt varemerke i klasse 9. Man står overfor en ren defensiv registrering. Et slikt

Side:412

registrert varemerke har krav på noe mindre beskyttelse. Det er herunder grunn til å legge vekt på at Norge er et av de meget få land hvor det ikke eksisterer bruksplikt. 1 en eller annen form vil bruksplikt bli etablert i overskuelig fremtid.

Varemerket «Orma» er brukt siden 1964 og er vel innarbeidet, dog således at det aksepteres at det ikke er innarbeidet overfor den enkelte forbruker. Likefullt bør det tillegges noen vekt at varemerket er innarbeidet.

Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten og skal bemerke:

Etter varemerkelovens §14 nr. 6, skal et varemerke, som er egnet til å bli forvekslet med et allerede registrert varemerke ikke registreres, og spørsmålet er om varemerkene er så like at de er egnet til å bli forvekslet i den alminnelige omsetning.

Ordet «Forma» er registrert i hele klasse 9 og det må derfor legges til grunn at de to ordmerker skal brukes ikke bare for likeartede varer, men for like varer. Forenede Margarinfabrikker A/S har ikke brukt sitt varemerke for varer i gruppe 9. Det foreligger imidlertid ikke bruksplikt i Norge. Utgangspunktet er derfor at det ikke kan tillegges vekt at varemerket ikke er brukt. Det finnes ikke i denne sak å være nødvendig å gå inn på om utgangspunktet etter omstendighetene skal modereres.

Den ankende part har fremholdt at domstolene ved de rent skjønnsmessige avgjørelser bør være tilbakeholdne med å sette sitt skjønn over patentstyrets. Retten er enig i det, men finner ikke at det i nevneverdig grad oppstår slike rent skjønnsmessige spørsmål i saken.

Den ankende part har akseptert at de to ordmerker er så vidt forskjellige at det ikke oppstår noen forvekslingsfare hos forhandlere av briller. Retten er enig i det og finner spørsmålet utvilsomt.

Den enkelte bruker av briller er selvfølgelig siste ledd i omsetningskjeden. Derav følger imidlertid ikke at denne hører med til den omsetningskrets som skal vernes mot forvekslingsfare.

Man må se hen til hvordan briller kjøpes. En kunde velger innfatning etter utseende og muligens etter merke. Annerledes forholder det seg med hva slags glass som velges. Først og fremt avhenger det av hvorfor man bruker briller, men det er også et spørsmål om man vil bruke glass eller plastmateriale. Det kan også være tale om andre varianter. Dette vil interessere kunden, og optikeren vil være kilden for avklaring av mulige problemer. Praktisk talt unntaksfritt vil imidlertid kunden ikke interessere seg for hvor glassene skriver seg fra - hvem som er produsenten. Det er således ikke kunden, men selgeren som influerer på hvilken produsents glass som innsettes i brillen. At Essilor i sin markedsføring i noen utstrekning har henvendt seg til den enkelte kunde, finnes ikke å forrykke dette. Den alminnelige kunde finnes derfor ikke å høre til den omsetningskrets man skal se hen til ved avgjørelsen av forvekslingsspørsmålet. Reelt skiller han seg for så vidt ikke fra en som ikke bruker briller.

Hvis det unntaksvis skulle være en kunde som ønsker glass fra en bestemt produsent, må man i det praktiske liv stå overfor en kunde med særlig innsikt. 1 relasjon til forvekslingsfaren antas han å måtte

Side:413

stille på like linje med en optiker. Andre varianter kan muligens tenkes, men finnes under enhver omstendighet å være så sjeldne at de ikke kan tillegges nevneverdig vekt.

Byrettens dom vil etter dette bli å stadfeste idet lagmannsretten er enig i byrettens omkostningsavgjørelse. Det bemerkes at tilkjente saksomkostninger ikke kommer beløpsmessig til uttrykk i domsslutningen, men fremgår av premissene. Lagmannsretten har ikke noe å bemerke til beløpets størrelse. Den ankende part må etter hovedregelen i tvml. §180 første ledd betale saksomkostninger også for lagmannsretten. Disse fastsettes til kr. 22.500,-, alt salær og i overensstemmelse med oppgave.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Byrettens dom stadfestes.

2. Staten v/Næringsdepartementet tilpliktes å betale saksomkostninger til Essilor International Compagnie General d'Optique S.A. for byretten med 25.690 - tjuefemtusensekshundreognitti - kroner og med forfall som bestemt i byrettsdommen, og for lagmannsretten 22.500 - tjuetotusenfemhundrekroner innen 2 - to - uker fra forkynnelse av dommen.

Av byrettens dom (byrettsdommer Gunnar Knoph):

Ordmerket «Orma» er av Essilor International Cie Générale d'Optique, Société Anonyme, Frankrike, med Tandbergs patentkontor A/S, Oslo, som fullmektig søkt registrert for: «Oftalmiske linser og solbriller i organisk materiale. (Kl. 9).» 1 klagen til 2. avdeling er varefortegnelsen blitt endret til: 1 kl. 9: Oftalmiske linser av organisk materiale, nemlig brilleglass av hard plast.»

Første avdeling fant det anmeldte merke forvekselbart med reg.nr. 86739, ordmerket «Forma», som er registrert for bl.a. hele klasse 9, og traff beslutning om nektelse av registrering med følgende begrunnelse:

«Det anmeldte merket «Orma» anses uregistrerbart i henhold til varemerkelovens §14, punkt 6, med samme begrunnelse som anført under forbehandlingen. Merkene «Orma» og «Forma» anses således både visuelt og fonetisk egnet til å kunne forveksles i den alminnelige omsetning når de brukes for de samme varer. «Forma», reg.nr. 86739, er bl.a. registrert for de samme varer i klasse 9. Den påberopte bruk av det anmeldte merket kan ikke tillegges avgjørende vekt ved forvekselbarhetsvurderingen og begrunne registrering av merket.»

Saksøkeren har påklaget avgjørelsen til 2. avdeling. Med klagen sender saksøkeren inn ovennevnte begrensede varefortegnelser, idet han hevdet at faren for forveksling mellom de to angjeldende merker er minimal selv om det etter begrensningen av varefortegnelsen fortsatt er varelikhet til stede.

Annen avdeling traff slik avgjørelse:

«Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling og kan også slutte seg til den begrunnelse som 1. avdeling har gitt for avgjørelsen.

Som påpekt av 1. avdeling er det her tale om identiske varer, idet det motholdte merke er registrert for hele kl. 9, og det anmeldte merke er søkt registrert for visse nærmere angitte varer i samme vareklasse.

Side:414

Forvekselbarhetsvurderingen vil altså alene bero på en vurdering av selve merkene. Annen avdeling finner merkene både visuelt og fonetisk så like at de må sies å være egnet til å bli forvekslet. At innehaveren av det motholdte merke ikke skal ha vært villig til å gi sitt samtykke til registrering av det anmeldte merke, kan ikke påberopes til støtte for registreringskravet. Under de foreliggende omstendigheter er dette et forhold som tvertimot taler mot godkjennelse av registreringskravet.

Den bruk av merket som søkeren har påberopt, kan etter 2. avdelings oppfatning ikke her i landet ha skapt en situasjon som skulle kunne sette forvekselbarhetsvurderingen i en annen stilling. Sålenge det motholdte merke er registrert for de samme varer som foreliggende krav gjelder, må det også forutsettes å kunne blir brukt for disse varer. Det foreligger ikke holdepunkter for å anta at søkerens påberopte bruk av det anmeldte merke i relasjon til den norske kjøperkrets har vært av en slik styrke at den skulle kunne forhindre forveksling ved samtidig bruk av merkene for de samme varer.»

Hovedforhandling i saken ble holdt 17. oktober 1988. Retten hørte parter og vitner og foretok slik dokumentasjon som rettsboken viser.

Saksøker nedla slik påstand:

«1. Avgjørelse truffet av Annen Avdeling av Styret for det industrielle rettsvern den 9. april 1987 vedrørende varemerkekrav nr. 780118 oppheves.

2. Essilor International Cie Générale d'Optique, Société Anonyme, tilkjennes saksomkostninger.»

Saksøkte nedla slik endret påstand:

«Staten v/Næringsdepartementet frifinnes og tilkjennes saksomkostninger.»

Saksøkeren har i det vesentlige gjort gjeldende: - - -

Saksøkte hevder at - - -

Retten skal bemerke:

Når den franske brilleglassprodusenten «Essilor» ikke får registrert sitt varemerke «Orma» i Norge, skyldes dette at her i landet har vår største margarinprodusent latt sitt varemerke «Forma» registrere for så godt som samtlige vareklasser, herunder optiske artikler, med den følge at våre registreringsmyndigheter i lys av en hypotetisk markedssituasjon finner at merkene er forvekselbare.

Her kan retten da for det første, med hensyn til den faktiske situasjon, konstatere at margarinprodusenten åpenbart har latt sitt merke registrere for langt flere varer enn merket skal brukes for, slik at det i virkeligheten har skjedd en omfattende defensivregistrering. Merket er derved forbeholdt en rekke varer som ligger utenfor enhver tenkelig utvidelse av merkeinnehaverens virksomhet.

Videre er det for retten når det gjelder den etablerte rettslig situasjon, bare å konstatere at etter norsk rett kan et varemerke registreres uten å ha vært tatt i bruk først, eller for den saks skyld uten at man overhodet akter å bruke merket. Og når et merke er registrert for en hel klasse eller for flere klasser, får registreringen automatisk samme virkning som om man hadde regnet opp alle de varer eller tjenester som etter klasseinndelingen inngår i vedkommende klasse. I dette tilfelle gir derfor den registrering som Forenede Margarinfabrikker skaffet seg i 1972 bl.a. for vareklasse 9, et beskyttelsesfelt som spenner bl.a. fra nautiske apparater, over optiske instrumenter og til brannslukningsapparater.

Det er således på det rene at det ut fra en ren registreringsmessig betraktning

Side:415

foreligger vareoverlapping mellom det merket som søkes registrert og det merket som allerede er registrert. De omfattende formelle og praktiske konsekvenser av en klasseregistrering kan ikke avhjelpes ved den presisering søkeren foretok til behandlingen i 2. avdeling, nemlig en ytterligere avgrensning til følgende varefortegnelse: «Oftalmiske linser av organisk materiale, nemlig brilleglass av hard plast.» Ved bedømmelse av overlappingskonstruksjoner antas det heller ikke å spille noen rolle at Forma-merket er innarbeidet publikums bevissthet som fast følge til bl.a. Melangeannonseringen og som Formas Matforum for kakeoppskrifter. Ved den videre vurdering av forvekselbarhetsspørsmålet er retten - så lenge det ikke er innført bruksplikt for registrerte varemerker her i landet - i utgangspunktet avskåret fra å legge avgjørende vekt på at det registrerte merket i praksis ikke har vært benyttet for andre varer enn for margarinprodukter. For så vidt er retten enig med 2. avdeling når det vises til at sålenge det motholdte merke er registrert for de samme varer som det foreliggende krav gjelder, må det etter varemerkelovens system også forutsettes å kunne bli brukt for disse varer.

Dette i og for seg systemkonforme, men vel også noe bastante utgangspunkt utelukker imidlertid neppe at man i særlige tilfelle kan gi et ikke brukt merke en noe begrenset beskyttelse. Ikke minst vil vurderingen av hvilke grenser som bør settes for rettsvernet til et ikke brukt merke, under spesielle forhold kunne påvirkes av mer generelle konkurranserettslige overveielser. Også varemerkeretten finner sin begrunnelse i allmenne betraktninger om å hindre illojal konkurranse og misbruk av markedsposisjoner, selvom disse siste hensyn nok ikke gjelder med full styrke her hvor det tross alt bare dreier seg om registrering av varemerket og ikke om selve retten til bruken av merket. Dersom den hypotetiske konflikt mellom de to angjeldende varemerker skulle forvandles til en reell konkurransekollisjon på markedet for brilleglass og med innebygde muligheter for forveksling, antar retten - dog uten å ville prejudisere forholdet - at saksøkerens påviste bruk av «Orma» som kjennetegn, måtte gi ham en temmelig sterk rettslig posisjon overfor den mulige inntrengers markedsføringsparameter.

Når det derimot utelukkende gjelder registreringskravet «an sich» antar retten at spørsmålet om den bruk saksøkeren faktisk har gitt sitt merke kan tillegges betydning for så vidt angår forvekslingsvurderingen, både prinsipielt og i praksis kan stille seg noe mer tvilsomt.

Retten behøver imidlertid ikke å gå nærmere inn på disse mer eller mindre prinsipielle sider ved saken, idet den som 2. avdeling finner det tilstrekkelig å la forvekselbarhetsvurderingen alene bero på en vurdering av selve merkene, altså etter den velkjente modell: merke for merke, ord for ord.

Først skal retten for fullstendighets skyld bemerke at saksøkeren påberoper seg avgjørelser i andre land hvor det i Norge motholdte merke ikke er registrert. Disse utenlandske registreringer er under den synsvinkel som nå drøftes, av liten interesse for saken. Under samme forutsetning gjelder tilsvarende for den påberopte bruk av merket i andre land.

Dernest skal retten kommentere spørsmålet om betydningen av den tidligere registreringspraksis for så vidt gjelder forvekselbarhetsvurdering. Slik retten ser det har tidligere avgjørelser en relativt beskjeden betydning for avgjørelsen i den enkelte, aktuelle sak. Først og fremst fordi verdien av tidligere avgjørelser vil være begrenset ved at det dreier seg om utpregede skjønnsspørsmål som er sterkt knyttet til konkrete omstendigheter i hvert enkelt tilfelle.

Side:416

Dernest vil de ved en så omfattende forvaltningspraksis som her foreligger, være uunngåelig at det skjer avgjørelser som man i ettertid ville ha gjort annerledes. Det synes nokså selvfølgelig at man i denne henseende ikke kan la bordet fange, men istedet la de aktuelle saker avgjøres på grunnlag av sine egne kvaliteter og sett i forhold til dagens krav til registreringspraksis.

Det avgjørende spørsmål blir til slutt om merkene kan finnes å være så like at de må sies å være egnet til å bli forvekslet i den alminnelige omsetning når de brukes for de samme varer.

Retten finner at dette spørsmål må besvares benektende. Riktignok er retten enig i at det isolert sett kan synes nokså nærliggende at merkene både fonetisk og visuelt etter omstendighetene kan ligge an til å forveksles av et alminnelig brillekjøpende publikum. Dette blir en typisk skjønnsmessig avgjørelse, hvor det kan argumenteres for begge løsninger, og hvor retten for sitt vedkommende antar at gode grunner da taler for at domstolen viser noe tilbakeholdenhet med å overprøve forvaltningens vurdering.

I nærværende sak må retten imidlertid legge et annet faktum til grunn for sin rettsanvendelse, enn det forvaltningen bygget på.

På bakgrunn av den foretatte bevisførsel antar retten at det utsnitt av allmennheten som utgjør omsetningskretsen for de varer det her gjelder, overhodet ikke kan komme til å regne med at varene skriver seg fra samme kilde. Retten må legge til grunn som bevis at omsetningskretsen i foreliggende sak så å si utelukkende består av fagoptikere, av spesialister i sin bransje. Omvendt legger retten til grunn at den vanlige bruker av briller, når han henvender seg til optiker, hverken er kjent med eller interessert i, brilleglassets merkantile opprinnelse. Leverandørene av brilleglass står således overfor særdeles merkebevisste kunder, hvor mulig forveksling av merkene «Forma» og «Orma» ikke kan påregnes.

Rettens konklusjoner blir da etter dette at det anmeldte merke Orma er registrerbart i henhold til varemerkelovens §14, pkt. 6. Annen avdelings avgjørelse om å stadfeste 1. avdelings beslutning, blir å oppheve.

Søksmålet har ført frem. Saken har ikke budt på tvil. Saksøkeren må tilkjennes saksomkostninger i henhold til tvistemålslovens §172 første ledd.

Saksøkers prosessfullmektig har fremlagt omkostningsoppgave på ialt kr. 25.690,-, hvorav salæret utgjør kr. 24.000,-. Retten har ingen bemerkninger til oppgaven som blir lagt til grunn for avgjørelsen. - - -