LE-1992-3119

Instans:	Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse
Dato:	1993-11-11
Publisert:	LE-1992-03119
Stikkord:	Sivilprosess, Patentrett
Sammendrag:
Saksgang:	Oslo byrett Nr. 92-00068A/43 - Eidsivating lagmannsrett LE-1992-03119 K.
Parter:	Den kjærende part: Scal Sweden AB (Prosessfullmektig: H.r.advokat Gunnar Grette). Kjæremotpart: 1. Boc Norge I AS 2. Boc Norge II AS 3. Boc Norge III AS (Prosessfullmektig: Advokat Peter G. Nitter).
Forfatter:	Lagdommer Hans Petter Lundgaard, formann. Lagdommer Dag Stousland. Lagdommer Gunvald Gussgard
Lovhenvisninger:	Tvistemålsloven (1915) §36, Tvangsfullbyrdelsesloven (1915) §262, Patentloven (1967), §179, §96, §248, §268

Hovedsaken er et inngrepssøksmål etter patentloven med påstand om at de tre saksøkte dømmes til å opphøre med bruken av patenterte luker på sine skip. Kjennelsen gjelder kjæremål over Oslo byretts kjennelse av 18. november 1992 hvor en begjæring fra saksøkeren (den kjærende part) om midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge.

Byrettens kjennelse hadde slik slutning:

1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.

2. Scal Sweden AB betaler saksomkostninger til BOC Norge I A/S med kr 14966,50 - kronerfjortentusennihundreog sekstiseks 50/100 - innen 14 - fjorten - dager fra forkynnelsen av denne kjennelse.

3. Scal Sweden AB betaler saksomkostninger til BOC Norge II A/S med kr 14966,50 - kronerfjortentusennihundreogsekstiseks 50/100 - innen 14 - fjorten - dager fra forkynnelsen av denne kjennelse.

4. Scal Sweden AB betaler saksomkostninger til BOC Norge III A/S med kr 14966,50 - kronerfjortentusennihundreogsekstiseks 50/100 - innen 14 - fjorten - dager fra forkynnelsen av denne kjennelse.

Det bemerkes at Oslo byrett delte forhandlingene slik at retten først tok stilling til om det forelå forføyningsgrunn, og da retten fant at det ikke forelå, kom den til at begjæringen om midlertidig forføyning ikke kunne tas til følge. Oslo byrett har dermed ikke tatt stilling til om det foreligger et forføyningskrav.

Kjennelsen ble påkjært ved kjæremål av 2. desember 1992. I Kjæremålet er det nedlagt slik påstand:

Prinsipalt:

1. BOC Norge I A/S tilpliktes å demontere og sette på land de skipslukene ombord på M/S "Talhena" som dekkes av norsk patent nr. 150353. Selskapet forbys å gjøre bruk av tilsvarende luker inntil sak nr. 92-00068A/43 for Oslo byrett er rettskraftig avgjort.

2. BOC Norge II tilpliktes å demontere og sette på land de skipslukene ombord på M/S "Talnati" som dekkes av norsk patent nr. 150353. Selskapet forbys å gjøre bruk av tilsvarende luker inntil sak nr. 92-00068A/43 for Oslo byrett er rettskraftig avgjort.

3. BOC Norge III tilpliktes å demontere og sette på land de skipslukene ombord på M/S "Talcor" som dekkes av norsk patent nr. 150353. Selskapet forbys å gjøre bruk av tilsvarende luker inntil sak nr. 92-00068A/43 for Oslo byrett er rettskraftig avgjort.

4. Scal Sweden AB tilkjennes saksomkostninger for byretten og lagmannsretten.

Subsidiært:

1. Oslo byretts kjennelse av 8. november 1992 oppheves.

2. Scal Sweden AB tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten.

I begrunnelsen for kjæremålet heter det bl.a. at den kjærende part mener at det foreligger en forføyningsgrunn etter tvangsloven §262 nr. 2. De tre skipene fortsetter å seile med de patenterte lukene i bruk, og dette påfører Scal Sweden en vesentlig økonomisk skade, først og fremst ved at selskapet taper sin forhandlingsposisjon overfor rederiene etterhvert som tiden går og utløpet av patenttiden, 28. april 1998, nærmer seg. Det helt sentrale faktum i saken er at Scal Sweden AB risikerer at patenttiden utløper eller på det nærmeste er utløpt når endelig dom i saken engang foreligger. Da vil Scal kunne få medhold i realiteten uten at det rent faktisk er mere å forhandle om, fordi oppfinnelsen på den tid kan være falt i det fri.

Etter den kjærende parts mening tar byretten videre feil når den legger til grunn at det i dette tilfelle foreligger en reell tvist og ikke bevisst misbruk fra kjæremotpartenes side. Det hevdes videre fra den kjærende part at det oppstår økonomiske skadevirkninger i forhold til tredjemann, ved at de tre skipene uberettiget opptrer i markedet. Det er bare plass for et mindre antall skip av denne typen i markedet, og det forhold at de tre omstridte skipene er i drift påfører Scal Sweden AB et økonomisk tap. Muligheten for å utnytte patentet gjennom ytterligere lisensavtale reduseres. Byretten tar videre feil når den ikke uttrykkelig har tatt stilling til vilkåret om forholdsmessighet mellom interesser og skadevirkninger. Etter den kjærende parts mening er vilkåret om forholdsmessighet oppfylt. Den kjærende part har fremsatt tilbud om fortsatt bruk. Gjennom dette tilbudet er Scals behov både for å kunne utnytte forhandlingsposisjonen mens den foreligger, og rederienes behov for å begrense konsekvensene av en midlertidig forføyning ivaretatt.

Etter den kjærende parts mening er ikke rederienes innvendinger mot kravet fra Scal seriøse. Dette blir nærmere begrunnet i kjæremålet som det på dette punkt vises til.

Den kjærende part mener heller ikke at det foreligger grunnlag for å gi Boc rederiene adgang til å avverge iverksettelse av forføyningen igjennom sikkerhetsstillelse, jf det som sies i kjæremålet om seriøsiteten i Boc rederienes argumentasjon. Subsidiært gjør den kjærende part gjeldende at byrettens kjennelse må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Byretten har ikke holdt fast ved sin forutsetning om deling av forhandlingene. Spørsmålet om det foreligger en reell tvist er trukket inn ved avgjørelsen etter tvangsloven §262 nr. 2. Endelig heter det i kjæremålet:

Dersom spørsmålet om forføyningsgrunn foreligger skal kunne behandles isolert, må man nødvendigvis ta som foreløpig utgangspunkt at selve kravet foreligger. Da har man ingen foranledning til å behandle spørsmålet om sannsynliggjøring av kravet under den muntlige forhandling som er begrenset til å gjelde spørsmålet om forføyningsgrunn foreligger.

Dette ble heller ikke gjort i noen utstrekning.

Byrettens vurdering av om tvisten er "reell" og motpartens anførsler "seriøse", er dermed foretatt uten at den kjærende part har fått anledning til å uttale seg eksplisitt om dette.

Slik saken utviklet seg - herunder spesielt at det først rett før forhandlingene for byretten ble klart for Scal at det faktisk forelå en konkret avtale med bobestyreren i

Karlstad Handels- & Konsults konkursbo - kunne Scals syn på spørsmålet om "seriøsitet" heller ikke utledes av prosesskriftene.

På denne bakgrunn må det konstateres at byrettens kjennelse ikke er basert på et tilstrekkelig utredet avgjørelsesgrunnlag. Dersom det ikke blir avsagt ny avgjørelse vedrørende realiteten, må derfor byrettens kjennelse oppheves.

De tre rederier har tatt til gjenmæle. De mener at byretten har truffet riktig når den har kommet til at det ikke foreligger forføyningsgrunn. I dette tilfellet foreligger det ikke fare for vesentlig skade, noe som er kriteriet etter tvangsloven §262 nr. 2. Skaden som Scal eventuelt utsettes for er av begrenset og rent økonomisk karakter. Det foreligger ikke en tvist mellom to pretendenter til patentet. Det er da ingen fare for at BOC vil utnytte patentet i konkurranse med Scal. Det er tap av forhandlingsposisjon som Scal har lagt vesentlig vekt på. Patentet utløper imidlertid først 28. april 1998. Det innebærer at rettskraftig avgjørelse i patentsaken vil foreligge flere år før patentets utløpsdato. Scal vil derfor ha sin forhandlingsposisjon i behold når eventuell rettskraftig avgjørelse i Scals favør foreligger. At skaden er begrenset vises også ved det forhold at Scal tok ut stevning 23. desember 1991 uten samtidig å begjære midlertidig forføyning eller foregrepet tvangskraft. Begjæringen om en slik forføyning skjedde først ved prosesskriftet av 30. september 1992 altså mer enn 9 måneder etter at stevning var uttatt.

Det vises for øvrig til kjæremålstilsvaret. Kjæremotparten har nedlagt slik påstand:

1. Byrettens kjennelse stadfestes.

2. BOC I, II og III tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten.

Det er deretter utvekslet en rekke prosesskrifter for så vidt gjelder både forføyningskravet og forføyningsgrunnen. Ved prosesskrift av 4. februar 1993 ba den kjærende part, dersom lagmannsretten ikke fant at forføyningskravet allerede er sannsynliggjort klart nok gjennom det som allerede er anført, at lagmannsretten stillet behandlingen av kjæremålet i bero til høsten 1993 i påvente av en avgjørelse i tvisten mellom Patrick Durand og MacNoval AB som står for Södra Roslags tingsrett. Det ble ikke begjært stansning, men utsettelse.

Begjæringen om utsettelse var som nevnt basert på at det høsten 1993 burde foreligge en dom fra Södra Roslaga tingsrett om rettighetene til patentet i Sverige, noe som vil innebære en vesentlig avklaring av det som har vært Boc rederienes hovedargument i saken mot Scal.

Boc ville ikke akseptere at lagmannsrettens avgjørelse utstod til høsten 1993 og ba i prosesskrift av 16. april 1993 om en rask avgjørelse. Om dette ble det utvekslet flere prosesskrifter hvor den kjærende part fastholdt sin begjæring om utsettelse, mens kjæremotparten ba om rask behandling.

Ved brev av 30. august 1993 fant den da forberedende dommer i lagmannsretten at man burde få den avklaring som er bebudet gjennom søksmålet i Sverige før avgjørelse blir truffet i denne kjæremålssaken.

Ved brev av 21. september d.å. har kjæremotpartene motsatt seg dette, ikke minst fordi det fortsatt er uklart når en avgjørelse vil foreligge i Sverige. Antagelig vil denne ikke foreligge før våren/sommeren 1994 og rettskraft kan man ikke regne med før saken er avgjort i ankeinstansen, noe som antas ikke ville skje før i 1995.

Når det gjelder tidsperspektivet, har den kjærende part opplyst i prosesskrift av 7. oktober 1993 at tingsretten i Sverige har berammet møte for muntlig saksforberedelse 9. november 1993, noe som innebærer at hovedforhandling ikke kan bli avviklet før i løpet av første kvartal 1994.

På bakgrunn av denne utviklingen og med hensyn til fremdriften i saken i Sverige, skrev lagmannsretten den 18. oktober til partene slik:

En forutsetning for å ta et krav om midlertidig forføyning til følge etter tvangsfullbyrdelsesloven §262 nr. 2 er etter forberedende dommers mening at det på avgjørelsestidspunktet "finnes nødvendig å få til en midlertidig ordning" for å avverge vesentlig skade eller ulempe.

Begjæringen om utsettelse synes å være i motstrid med hensynet bak denne bestemmelse i og med at det dermed ikke kreves midlertidig forføyning nå. Etter forberedende dommers mening taler derfor meget for at kjæremålet allerede av den grunn ikke kan tas til følge.

Det utelukker selvsagt ikke at man påny fremmer krav om midlertidig forføyning når det nødvendige rettsgrunnlag foreligger, - dersom det da anses for å være grunnlag for et slik krav.

Boc sluttet seg til forberedende dommers bemerkninger, og mente at en utsettelse må være i strid med hensynene bak reglene om midlertidig forføyning.

Scal Sweden AB har fastholdt at behandlingen av begjæringen om midlertidig forføyning bør utsettes til etter at dommen i Södra Roslags tingsrett foreligger. Dette begrunnes slik i prosesskrift av 21. oktober 1993:

Bakgrunnen for begjæringen om midlertidig forføyning var at

Scal under saksforberedelsen for byretten etter hvert måtte innse at det var fare for at endelig dom i inngrepssaken sannsynligvis ikke kunne foreligge før patenttiden var utløpt, eller på det nærmeste utløpt. En avklaring av tvisten på et så sent tidspunkt ville ikke gi Scal mulighet for å bøte på den økonomiske skade Scal blir påført ved at inngrepet finner sted, gjennom forhandlinger basert på en endelig forbudsdom. Derfor var det nødvendig å begjære midlertidig forføyning.

At tvangsfullbyrdelsesloven (1915) §262 nr. 2 gir hjemmel for å nedlegge forbud mot fortsatt bruk av en patentbeskyttet innretning inntil endelig dom i saken foreligger, er på det rene.

Dette gjelder også når forbudet nedlegges for å hindre økonomisk skade, jfr. Rt-1960-831. Det er ikke noe rettslig vilkår for midlertidig forføyning at avgjørelsen treffes "i siste øyeblikk", så lenge faren for tap er tilstede.

Behovet for en midlertidig avgjørelse har, slik Scal ser det, foreligget siden begjæringen ble fremmet høsten 1992, og det foreligger fremdeles. Grunnen til at Scal likevel ønsker at retten skal vente noe med å treffe en avgjørelse, er at den vesentligste innvendingen BOC-rederiene har mot

Scals krav da vil være avklart. Dermed vil avgjørelsen lettere kunne treffes på et riktig grunnlag. Dette er Scal, men ikke motparten, interessert i.

Scals ønske om en utsettelse innebærer ikke noe annet enn at man ber om nødvendig tid til å påvise, gjennom dommen i

Södra Roslags tingsrätt, at motpartens hovedinnvendinger når det gjelder sannsynliggjøringen av kravet savner grunnlag. Det ligger i Scals begjæring om en midlertidig forføyning ønske om et forbud så snart som mulig. Det er uvanlig at den som begjærer en midlertidig forføyning må be om utsettelse av avgjørelsen. Imidlertid er den oppståtte situasjon spesielt uvanlig, i det forhold at en part skaper den foreliggende situasjon og slik uklarhet under saken som motparten har gjort gjennom transaksjonen med bobestyreren.

Jeg understreker at da begjæringen om den midlertidige forføyning ble uttatt i Oslo byrett forelå det ingen opplysninger om den fordekte transaksjonen mellom MacNoval og bobestyreren. Det var først som følge av, og etter kjæremålet, at det fulle bildet av hva som var skjedd er blitt avdekket. Scal har altså ikke hatt mulighet for å hindre den nåværende situasjon. Tvert i mot er det begjæringen om den midlertidige forføyningen og kjæremålet som har bragt ting frem i lyset.

Bakgrunnen for utsettelsesbegjæringen er med andre ord det behov motparten har skapt for å avklare faktum når det gjelder sannsynliggjøringen av Scals krav.

Utsettelsesbegjæringen er ikke begrunnet med at forføyningsgrunnen for tiden ikke foreligger. Den gir heller ikke grunnlag for å slutte at forføyningsgrunnen ikke foreligger nå. Både prinsipielt og faktisk er en slik slutning uholdbar.

Forføyningsgrunnen foreligger i form av BOC-rederienes patentinngrep, som - om det får fortsette særlig mye lenger - vil påføre Scal vesentlige økonomisk skade. Det forhold at Scal kan tåle noen måneders utsettelse med avgjørelsen, innebærer ikke at man dermed automatisk kan legge til grunn at det i dag ikke er "nødvendig" med en forføyning i loven forstand. Hvis det hadde vært slik at en begjæring om midlertidig forføyning ikke kunne tas til følge i november, fordi det i og for seg kunne være tidsnok med en avgjørelse i januar, ville den begjærende parts situasjon bli ganske håpløs. Dette gjelder spesielt fordi parten i begrenset utstrekning har innflytelse på når saken er moden for avgjørelse, og også fordi man ved "timing'en" av begjæringen nødvendigvis må ta hensyn til risikoen for kjæremål m.v.

Den materielle vurdering av om forføyningsgrunnen foreligger må derfor foretas uavhengig av Scals anmodning om at lagmannsretten fastholder sin prosessuelle beslutning om å utsette avgjørelsen.

At man kan begjære midlertidig forføyning på nytt løser ikke saken, idet motparten da uberettiget vil ha oppnådd det som transaksjonen med bobestyreren hadde til hensikt.

2. Under henvisning til advokat Nitters prosesskrift av 19. oktober 1993 bemerker jeg spesielt følgende:

Avtalen mellom bobestyreren og MacNoval har direkte betydning for forføyningssaken, fordi den gir BOCrederienes anførsel om at Scal ikke disponerer patentrettighetene et uberettiget skinn av legitimitet.

Under saksforberedelsen for byretten anførte BOC stort sett finurlige innvendinger mot den realitet som hadde foreligget i en rekke år, at Scal disponerte patentrettighetene. Da man innså at denne linje var svak, var det at transaksjonen med bobestyreren ble gjennomført.

Denne transaksjonen innebærer i realiteten at de øvrige innvendinger som BOC har tatt opp under behandlingen av den midlertidige forføyning også skjønnes å stå svakt. BOC argumenterer på de andre punkter på en måte som viser Scals rett vedrørende patentet.

Dette er, som nevnt ovenfor, et forhold motparten har skapt under sakens gang, og som kompliserer forføyningssaken på en måte som Scal ikke hadde mulighet for å forutse da begjæringen i sin tid ble fremmet.

Det er ikke Scals ønske at den forvirring som er skapt av den annen side skal forsette i det uvisse. Det man ønsker er å ha det riktige grunnlag for lagmannsrettens avgjørelse.

3. Det er den kjærende parts konklusjon at lagmannsretten skal opprettholde sin beslutning om utsettelse, og at dette ikke har noen innflytelse på spørsmålet om forføyningsgrunnen foreligger nå.

Lagmannsretten bemerker:

Grunnlaget for midlertidig forføyning i dette tilfelle er tvangsloven §262 nr. 2 hvoretter en midlertidig forføyning kan foretas når dette er nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, som er de praktiske alternativer i denne saken. For å få medhold i et krav om midlertidig forføyning må det både foreligge et forføyningskrav og en forføyningsgrunn, jf tvangsloven §268, jf §248. Byretten fant at det ikke forelå tilstrekkelig forføyningsgrunn. Det var derfor ikke nødvendig for byretten å ta standpunkt til om forføyningskrav forelå.

Den kjærende part har begjært behandlingen av kjæremålet utsatt i påvente av avgjørelsen av saken i Sverige. Som det fremgår av den kjærende parts prosesskrift av 21. oktober 1993, er bakgrunnen for utsettelsesbegjæringen "det behov motparten har skapt for å avklare faktum når det gjelder sannsynliggjøringen av Scalis krav". Det understrekes at begjæringen ikke er begrunnet med at forføyningsgrunn ikke foreligger. Spørsmålet om forføyningskrav foreligger er som nevnt ikke behandlet av byretten. Lagmannsretten er, som byretten, kommet til at tilstrekkelig forføyningsgrunn ikke foreligger. Det er derfor heller ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til spørsmålet om forføyningskrav foreligger. Utsettelse av saken er således ikke nødvendig, jf tvistemålsloven §96.

Når det gjelder spørsmålet om tilstrekkelig forføyningsgrunn foreligger, står saken i samme stilling som for byretten. Lagmannsretten er som ovenfor nevnt enig med byretten i at tilstrekkelig forføyningsgrunn ikke foreligger. Lagmannsretten viser til byrettens begrunnelse som man i det vesentlige slutter seg til.

Begrunnelsen for begjæringen om midlertidig forføyning er den tapte forhandlingsposisjon som den kjærende part mener å få ved at man ikke får stanset motpartens påståtte patentinngrep. I denne sak finner lagmannsretten at forholdet ligger annerledes an. Vederlagskravet er av den kjærende part anslått å utgjøre 1,5 millioner kroner pr. skip. Det er ingen uenighet om at hvert skip er verdt 100 millioner kroner med lukene og 70 millioner kroner uten. Når vederlagskravet er såvidt beskjedent i forhold til verdiene av skipene, finner lagmannsretten at den kjærende parts forhandlingsposisjon ikke vil være særlig svekket om han må vente til dom i hans favør foreligger. Dersom patenttiden da skulle være utløpt, kan motpartens bruk av patentet betinge krav om erstatning for tapt lisensavgift samt erstatning for ethvert annet tap som bruken måtte ha medført. Noen form for maskert tvangslisens foreligger derfor ikke om begjæringen ikke etterkommes.

Den kjærende part hevder at bruken av patentet reduserer muligheten av å inngå lisensavtaler. Etter det opplyste legges til grunn at markedet for lasteluker av den patenterte typen er begrenset. Det er ikke forsøkt sannsynliggjort at den kjærende part hitil har tapt lisensinntekter på grunn av motpartens bruk.

Byretten har innledningsvis i sine bemerkninger lagt til grunn at saken ikke fra noen av partene føres av sjikanøse hensyn eller for å trenere fullbyrdelsen av et krav som er ubestridt. Lagmannsretten kan ikke se at byretten med dette har gått utenfor rammen om ikke å ta stilling til forføyningskrav. Under enhver omstendighet kan forholdet ikke ha påvirket byrettens resultat. Noe grunnlag for opphevelse av kjennelsen foreligger derfor ikke. Hensett til sakens utvikling, og ikke minst fordi en vesentlig del av forberedelsen av kjæremålssaken har dreid seg om den kjærende part er den som er berettiget etter patentet, antar lagmannsretten at disse forberedelser vil ha tilsvarende betydning for hovedsaken. Lagmannsretten finner derfor grunn til å utsette saksomkostningsavgjørelsen for lagmannsretten, jf tvistemålsloven §179.

Kjennelsen er enstemmig.

Slutning:

1. Oslo byretts kjennelse stadfestes.

2. Spørsmålet om saksomkostninger utsettes til avgjørelse i hovedsaken.