TOSLO-2018-74204

Instans:	Oslo tingrett - Dom
Dato:	2019-05-29
Publisert:	TOSLO-2018-74204
Stikkord:	Patentrett, Patentgyldighet, Oppfinnelseshøyde
Sammendrag:	Saken gjaldt gyldigheten av enkelte patentkrav i to patenter relatert til kontroll av borehullstrykk ved dypvannsboring innen petroleumsindustrien. Retten behandlet ugyldighetsanførsler basert på manglende nyhet og oppfinnelseshøyde (patl. § 2), ulovlige endringer (patl. § 13) og utilstrekkelig beskrivelse (patl. § 8). Retten la til grunn at søknadskorrespondansen kan gi veiledning i tolkningen i presiserende eller begrensende retning. I spørsmålet om ulovlige endringer, bl.a. for en generalisering av begrepet «drilling mud» til «væske», kom retten under dissens til at endringene var innenfor endringsadgangen. Ett patentkrav ble kjent ugyldig basert på manglende nyhet, ett ble oppretthold i endret form, og de øvrige oppretthold som meddelt. Tross dissens og delvis ugyldighet ble fulle sakskostnader tilkjent patenthaver. Dommen ble anket (19-147034ASD-BORG) og det ugyldigkjente patentkravet likevel opprettholdt i ankeinstansen, etter felles påstand.
Saksgang:	Oslo tingrett TOSLO-2018-74204 (sak nr. 18-074204TVI-OTIR/07) - Borgarting lagmannsrett LB-2019-147034
Parter:	IKM Cleandrill AS (advokat Anne Kamilla Silseth, advokat Halvor Manshaus) mot Enhanced Drilling AS (advokat Eirik Wensell Raanes, advokat Magnus Hauge Greaker)
Forfatter:	Tingrettsdommer Ingeborg Olebakken, Fagkyndig meddommer: Hans Langan, Fagkyndig meddommer: Alf Svindland
Lovhenvisninger:	Patentloven (1967) §1, §2, §8, §13, §19, §39, §39a, §39b, §52, Tvisteloven (2005) §20-2, §20-5, Rettsgebyrloven (1982) §2

Saken gjelder krav om at enkelte krav i to patenter kjennes ugyldig. De aktuelle patentkravene gjelder anordning og fremgangsmåte for kontroll av bunnhullstrykk ved dypvannsboring.

1. Fremstilling av saken

IKM Cleandrill AS er et selskap som leverer tjenester og produkter til olje- og offshoreindustrien.

Enhanced Drilling AS er et selskap som har spesialisert seg på tekniske løsninger for boring på store havdyp i forbindelse med utvinning av hydrokarboner fra reservoarer under havbunnen. Det er i dag innehaver av patentene. Den opprinnelige innehaveren Ocean Riser Systems AS ble i juli 2012 kjøpt opp av AGR Drilling Services Holding AS. Innen transaksjonen var sluttført i desember 2014, hadde selskapet endret navn til Enhanced Drilling AS.

Ocean Riser Systems AS innleverte 10. september 2001 («prioritetsdatoen») en patentsøknad i USA (US 60/318,391). Denne patentsøknaden ble 10. september 2002 videreført som internasjonal patentsøknad nr. PCT/NO02/00317 («PCT-søknaden»).

PCT-søknaden ble 9. mars 2004 videreført til Norge som norsk patentsøknad nr 20041034 («stamsøknaden»). Stamsøknaden førte til patent nr. NO 321493 ("patent ‘493"), meddelt 8. mai 2006.

Norsk patentsøknad nr. 20061852 ble innlevert 26. april 2006 og er avdelt fra stamsøknaden. Denne avdelte patentsøknaden førte til patent nr. NO 326509 («patent ‘509»), meddelt 15. desember 2008.

Patent ‘493 og patent ‘509 blir også omtalt i det følgende som stridspatentene. Børre Fossli er oppført som oppfinner i begge patentene.

Patent ‘493 har følgende tittel: «Anordning for regulering av bunnhullstrykk, fremgangsmåte for å bore dypvannsbrønner og fremgangsmåte for å kompensere for ECD». Forkortelsen ECD står for ekvivalent slamsirkulasjonstetthet. Patentet omfatter tre selvstendige krav, kravene 1, 12 og 13, og tyve uselvstendige krav, kravene 2-11 og 14-22, krav 23 er et anvendelseskrav.

Patentet ‘509 har følgende tittel: «Fremgangsmåter for å kontrollere og regulere bunnhullstrykket i en brønn og fremgangsmåte for å opprettholde ønsket bunnhullstrykk». Også det patentet omfatter tre selvstendige krav, krav 1, 3 og 4, og syv uselvstendige krav, kravene 2 og 5-10. For dette patentet gjelder gyldighetsspørsmålet slik det lyder etter administrativ patentbegrensning av kravene 3 og 4, jf. Patentstyrets avgjørelse 21. februar

Side:2

2019. Avgjørelsen har tilbakevirkende kraft til søknadsdatoen for patentet, her prioritetsdatoen, jf. patentloven § 39 b. I påstanden krever saksøkte krav 2 opprettholdt i begrenset form, jf. patentloven § 52 første ledd annet punktum.

Enhanced Drilling AS tok i 2016 kontakt med IKM Cleandrill AS og anførte at de krenket deres enerett til patentene. Partene kom ikke til noen utenrettslig løsning på tvisten.

I brev 29. november 2017 fra IKM Cleandrill AS ble Enhanced Drilling AS varslet om at det var aktuelt å reise søksmål om gyldigheten av patentene ‘493 og ‘509, jf. tvisteloven § 5-2.

IKM Cleandrill AS tok den 11. mai 2018 ut stevning for Oslo tingrett. Søksmålet var rettet mot Enhanced Drilling AS og gjaldt gyldigheten av de to patentene som søksmålsvarslet gjaldt. Samme dag ble Patentstyret varslet om ugyldighetssøksmålet, jf. patentloven § 64. Saken har tvungent verneting i Oslo, jf. patentloven § 63 nr. 4.

I rettidig tilsvar 6. juni 2018 nedla Enhanced Drilling AS påstand om frifinnelse.

Hovedforhandlingen ble holdt i Oslo tingrett 4. til 12. mars 2019. IKM Cleandrill AS var representert ved Tom Hasler, prosessfullmektig Halvor Manshaus og rettslig medhjelper Kamilla Silseth. Enhanced Drilling AS møtte ved Per Christian Stenshorne, prosessfullmektig Magnus Hauge Greaker og rettslig medhjelper Eirik W. Raanes. Partsrepresentant Tom Hasler avla forklaring for retten. Det ble i tillegg ført fem vitner hvorav tre var sakkyndige vitner. Det ble for øvrig foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

2. Saksøkerens påstandsgrunnlag

2.1 Generelt

De to patentene ‘493 og ‘509 omfatter noe som var kjent teknikk på prioritetsdatoen. Flere av kravene er ugyldig etter patentloven § 52 på en rekke grunnlag.

Patentstyrets vurdering bygger på patentene som et «totalkonsept». Det foretok ikke en konkret vurdering av de bestridte kravene, men baserte seg på søkers vurdering av mothold. Patentstyret må ha mistet oversikten som følge av at søker foretok en rekke endringer underveis i søkebehandlingen. Patentstyret har i realiteten gransket og behandlet kun de patentkravene som ikke er omstridt (anordningskravene 1-11 i patent ‘493 og fremgangsmåtekravene 6-10 i patent ‘509), og har ikke realitetsbehandlet de patentkravene som er aktuelle i denne saken. Derfor skal ikke retten være bundet av Patentstyrets skjønnsutøvelse som beskrevet av Høyesterett i «Swingball-dommen».

2.2 Krav 12, 14, 15, 20, 21, 22 og 23 i patent ‘493 er ugyldig.

2.2.1 Nærmere om krav 12

Side:3

Krav 12 er utvidet og ulovlig endret sammenlignet med krav 12 i PCT-søknaden. Det er lagt til at trykkendringen ikke bare skyldes borestrengens vertikale bevegelse, men at dette nå kun er ett av to eksempler – slik at enhver trykkendring nå omfattes.

Krav 12 mangler også nyhet og oppfinnelseshøyde. Nivåkontroll var kjent fra Beynet i kombinasjon med fagets alminnelige kunnskap. Også Fincher og Sangesland III hadde beskrevet løsningen med å måle høyden på borefluiden og styre ved bruk av pumpe.

2.2.2 Nærmere om krav 14

Krav 14 er uselvstendig og knyttet til krav 12 og 13. Det er derfor ugyldig som følge av den ulovlige endringen av krav 12. Det er også ulovlig endret sammenlignet med PCT-søknaden krav 12. Presiseringen av væsken som «the liquid in the drilling riser is drilling fluid (mud)» er ikke videreført. Ved for eksempel underbalansert boring vil væsken i stigerøret være hydrokarboner, og følgelig ikke bare begrenset til boreslam.

Krav 14 mangler også nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. anførsler på dette punktet mot krav 12 i patent ‘493.

2.2.3 Nærmere om krav 15

Krav 15 er uselvstendig og knyttet til krav 14. Det mangler nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. Beynet, Sangesland III og Fincher, supplert med fagets alminnelige kunnskap.

2.2.4 Nærmere om krav 20

Krav 20 er uselvstendig og knyttet til kravene 12-19. Det er endret i forhold til PCT-søknaden. Flere tekniske trekk og parametre mangler. Det samme gjelder for koblingen mellom sensorene og boksene i figur 5, tilsvarende argumentasjon som for krav 3 i patent ‘509 (mellomliggende generalisering), jf. punkt 1.2.4.

Det mangler også nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. Beynet, Sangesland III og Fincher sammenholdt med fagets alminnelige kunnskap.

2.2.5 Nærmere om krav 21

Krav 21 er uselvstendig og knyttet til krav 12-20. Det er endret etter PCT-søknaden. Flere tekniske trekk og parametre mangler. Det samme gjelder for koblingen mellom sensorene og boksene i figur 5, tilsvarende argumentasjon som for krav 3 i patent ‘509 (mellomliggende generalisering), jf. punkt 1.2.4.

Det mangler også nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. Beynet, Sangesland III og Fincher sammenholdt med fagets alminnelige kunnskap.

2.2.6 Nærmere om krav 22

Side:4

Krav 22 er uselvstendig og knyttet til krav 12-20. Det er endret i forhold til PCT-søknaden. Flere tekniske trekk og parametre mangler. Det samme gjelder for koblingen mellom sensorene og boksene i figur 5, tilsvarende argumentasjon som for krav 3 i patent ‘509 (mellomliggende generalisering), jf. punkt 1.2.4.

Som for krav 4 i patent ‘509 er det ikke forklart hvordan trykket angis eller reguleres slik at oppfinnelsen lar seg utøve av en fagperson.

Det mangler også nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. Beynet supplert med fagets alminnelige kunnskap.

2.2.7 Nærmere om krav 23

Krav 23 er et anvendelseskrav og knyttet til foregående krav (uselvstendig). Det er endret i forhold til PCT-søknaden. Henvisningen til «sterkt trykkavlastede formasjoner» er en utvidelse sammenlignet med «sterkt uttømte formasjoner» i PCT-søknaden. Dette kan ikke anses som reparert ved formuleringen om at «bunnhullstrykket holdes likt eller lavere enn formasjonstrykket».

Det mangler også nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. Fincher, Beynet og Sangesland III sammenholdt med fagets alminnelige kunnskap.

2.3. Kravene 1, 2, 3, 4 og 5 i patent ‘509 er ugyldig

2.3.1 Generelt

Patent ‘509 er basert på en avdelt søknad. Det er fra søknaden som førte til patent ‘493. Patentstyrets vedtak vitner om at det baserer nyhet og oppfinnelseshøyde på «totalkonseptet» og søknaden som lå til grunn for ‘493. Patentstyret tar dessuten feil når det legger til grunn at kravene forutsetter gasslokk og tilhørende utstyr.

At kravene 3 og 4 ble begrenset ved Patentstyrets avgjørelse 21. februar 2019 er en erkjennelse fra saksøkte om at kravene står for fall. Nyhet og oppfinnelseshøyde er ikke gransket. Øvrige ugyldighetsgrunner ble heller ikke lagt frem for Patentstyret. Begrensningen bygger på beskrivelsen og figur 7, selv om verken figur 6 eller 7 er en del av den avdelte søknaden til patent ‘509.

Omfanget av krav 1, 3 og 4 og uselvstendig krav 2 i '509 er utvidet fra det som fremgikk av søknaden som opprinnelig inngitt. De stemmer ikke overens med beskrivelsen i patentet.

2.3.2 Nærmere om krav 1

Den ulovlige endringen av krav 1 (som tilsvarer krav 12 i PCT-søknaden) består i å fjerne presiseringen av at væsken i grenseflaten mellom væske og gass i stigerøret skal være

Side:5

«drilling fluid» (mud). Ved for eksempel underbalansert boring vil stigerøret fylles med hydrokarboner, som ikke er «drilling fluid»/borevæske.

Det var heller ikke nytt på prioritetsdatoen at redusert væskesøyle gir et lavere trykk enn fraktureringstrykket ved boring i dype brønner og bruk av væske og gass i øverste del av stigerøret. Det gjorde også motholdene Beynet, Howell, Maus, Botrel og Sangesland III. Sistnevnte forutsatte også bruk av trykkmåler i borehullet tilkoblet undervannspumpen.

Under henvisning til nevnte mothold, mangler krav 1 også oppfinnelseshøyde. Forutsatt at beskrivelsen «lavere enn det hydrostatiske trykk» skal tolkes som lavere enn poretrykk, så er kravet en definisjon på underbalansert boring, som var en del av fagets alminnelige kunnskap på prioritetsdatoen.

2.3.3 Nærmere om krav 2

Kravet er uselvstendig og knyttet til krav 1. Det er derfor også ugyldig som følge av den ulovlige endringen av krav 1. Dessuten har også krav 2 vært endret ulovlig. Krav 2 svarer til krav 18 i PCT-søknaden men mangler trekket «et gass(luft)trykk mellom nevnte grenseflate og en stengt overflateutblåsningssikring i toppen av stigerøret».

I nytt krav 2, fremlagt under hovedforhandlingen, er ordlyden mer i samsvar med PCT-søknaden. Det er likevel avvik som referansen til «det hydrostatiske bunnhullstrykket» og «gass(luft)trykk». Til sist er også kravet om et trekk som krever stor avstand mellom vann/gass skillet utelatt. Det betyr samlet sett en utvidelse.

2.3.4 Nærmere om krav 3

Krav 3 ble endret ved administrativ patentbegrensning. Men siden Patentstyret ikke foretok noen selvstendig vurdering, har retten full prøvingskompetanse. Krav 3 er endret ulovlig fordi det kun viser til enkelte av parametrene i figur 5. Når kravene baseres på figur 5, kan ikke trekk utelates. Dette utgjør en ulovlig utvidelse uten dekning i søknaden (mellomliggende generalisering). For eksempel er sammenhengen mellom faktisk høyde og kalkulert høyde (boksene 107 og 108 i figur 5) fjernet. Kravet om ytterligere økt slamvekt og ytterligere senkning av nivået, har gått fra å være kumulative vilkår til å være alternative vilkår.

At trykket skal «holdes», uten at dette er nærmere forklart, innebærer at oppfinnelsen ikke lar seg utøve av en fagperson.

Krav 3 mangler også nyhet over Sangesland III, eventuelt kombinert med fagets alminnelige kunnskap som vist i Oilfield Review. Sangesland III beskrev ECD og regulering av en væskesøyle med slam og luft, høydemåling med trykkmåler, og slamtetthet.

Side:6

Denne måten å beskrive en mer nøyaktig måte å styre pumpesystemet på, har heller ingen oppfinnelseshøyde. Den fulgte allerede av mothold som Sangesland III, Fincher og fagets alminnelige kunnskap som var kjent fra Oilfield Review.

2.3.5 Nærmere om krav 4

Krav 4 er endret i likhet med krav 3. Det mangler støtte i figur 5, har ingen sammenligning av faktisk høyde med kalkulert høyde, og vilkårene om økt slamvekt og ytterligere senkning av nivået, har gått fra å være kumulative vilkår til å være alternative vilkår.

Krav 4 forklarer ikke hvordan trykket angis eller reguleres slik at oppfinnelsen lar seg utøve av en fagperson.

Det begrensede krav 4 mangler nyhet over Beynet i kombinasjon med fagets alminnelige kunnskap. Bruk av sensorer for å måle høyden på vannsøylen, som deretter reguleres, var kjent.

Endelig mangler krav 4 oppfinnelseshøyde av samme grunn som angitt for krav 3 (over). Beskrivelse av trykkberegning tilfører ikke noe utover krav 3 om måling.

2.3.6 Nærmere om krav 5

Kravet er uselvstendig og knyttet til ett av de fire foregående kravene.

Bruk av høydemåler i stigerøret som er koblet til regulator for pumpehastigheten, følger allerede av Beynet kombinert med fagets alminnelige kunnskap. Krav 5 mangler derfor nyhet.

Krav 5 mangler også oppfinnelseshøyde siden det ligger i kjent teknikk, eventuelt i kombinasjon med Beynet og Howell.

2.4 Saksøkerens påstand

1. Krav 1, 2, 3, 4 og 5 i patent NO 326509 kjennes ugyldig.

2. Krav 12, 14, 15, 20, 21, 22 og 23 i patent NO 321493 kjennes ugyldig.

3. IKM Cleandrill AS tilkjennes sakskostnader.

3. Saksøktes påstandsgrunnlag

Alle kravene i patentene ‘493 og ‘509 som IKM Cleandrill AS angriper, er gyldige.

Motholdene utgjør ikke noe nytt relevant materiale. I søknadene er flere av motholdene omtalt og innlemmet i søknadene ved referanse. Retten skal derfor utvise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets vurderinger, jf. høyesterettsavgjørelsene i «Swingball-dommen» og «Biomar-dommen».

Side:7

3.1 Krav 12 i patent ‘493 har nyhet og oppfinnelseshøyde

Krav 12 har nyhet og oppfinnelseshøyde. Nyhet og oppfinnelseshøyde har også de uselvstendige kravene 14, 15, 20, 21, 22 og 23. Subsidiært tilfører de ytterligere trekk som innebærer at de står seg selv om krav 12 faller, eventuelt i den grad de viser tilbake til krav som ikke er angrepet.

3.2 Krav 1, 3 og 4 i patent ‘509 har nyhet og oppfinnelseshøyde

Krav 1, 3 og 4 har nyhet og oppfinnelseshøyde.

Det uselvstendige krav 5 har også nyhet og oppfinnelseshøyde. Uansett om kravene 1, 3 og 4 faller, tilfører krav 5 ytterligere trekk som medfører at det vil stå seg selv om noen av de foregående kravene faller.

3.3 Felles for begge patentene

3.3.1 En fagperson vil forstå beskrivelsen

Etter krav 3 og 4 i patent '509 vil en fagperson kunne utøve oppfinnelsen utfra formuleringen «og at trykket i brønnen holdes likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen et sted fra bunnen av brønnen til havbunnen».

Etter uselvstendig krav 22 i patent '493 vil en fagperson på prioritetsdatoen vite hvilke faktorer som bestemmer bunnhullstrykket.

Kravene er tilstrekkelig tydelig beskrevet til at fagpersonen kan utøve alle de angrepne kravene uten urimelig byrde. Det følger dessuten av saksøkers argument om at den alminnelige metoden ligger i faget.

3.3.2 Det er ingen ulovlige utvidelser av krav 12, 14, 20, 21, 22 og 23 i patent '493 eller i krav 1, 2, 3 og 4 i patent '509.

En endring under søknadsbehandlingen er lovlig såfremt det har støtte i søknaden. Ingen av de foretatte endringene forandrer meningsinnholdet. Det er uansett ikke noe krav om ordrett støtte i søknaden, men et spørsmål om fagpersonen blir presentert for et nytt meningsinnhold.

Når fagpersonen leser krav 1 i patent ‘509 og uselvstendig krav 14 i patent ‘493 i den sammenheng de inngår i – det vil si boring etter hydrokarboner på dypt vann – så vil fagpersonen umiddelbart forstå at det er borevæske det er snakk om når det refereres til væske i et stigerør.

Tilføyelsen av et eksempel i krav 12 i patent ‘509 har støtte i beskrivelsen av hvilke komponenter som bestemmer bunnhullstrykket i søknaden. Det fremgår også en rekke andre steder i søknaden at dynamiske trykkendringer kan forårsakes av sirkulasjon av borevæske og av rørbevegelser.

Side:8

Uselvstendig krav 20, 21, 22 i patent '493 og krav 3 og 4 i patent '509 beskriver at trykket i bunnen av brønnen enten måles eller beregnes. En fagperson vil forstå at dette er alternativer, også ut fra figur 5. Det utgjør derfor ingen «mellomliggende generalisering», og i hvert fall ikke en ulovlig «mellomliggende generalisering».

Formuleringen «og at trykket i brønnen holdes likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen et sted fra bunnen av brønnen til havbunnen» kom inn i krav 3 og 4 i patent '509 gjennom den administrative patentbegrensningen som ble besluttet 21. februar 2019. Patentstyret vurderte saken grundig, herunder anførsler fra saksøker. Retten skal derfor utvise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets skjønn. Tilføyelsen har uansett støtte i patentsøknad nr. 20061852.

Endring i påstanden som justerer uselvstendig krav 2 i patent ‘509, imøtekommer saksøkers innvendinger. Det er en teknisk forskjell på å «tilveiebringe et gasstrykk» og at «det er et gasstrykk».

Uselvstendig krav 23 i patent ‘493 er ikke endret ulovlig. Fagperson vil oppfatte «sterkt trykkavlastede formasjoner» og «sterkt uttømte formasjoner» som synonymer.

3.4 Saksøktes påstand

1. Krav 2 i norsk patent NO 326509 opprettholdes med slik utforming:
Fremgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t ved at det hydrostatiske bunnhullstrykket er balansert med eller lavere enn formasjonstrykket, at det er et gass(luft)trykk mellom nevnte grenseflate (30) og en stengt overflate-utblåsingssikring (5) i toppen av stigerøret (6), og at nivået for grenseflaten (30) mellom væsken og gassen reguleres ved hjelp av en undervannspumpe (1) gjennom et utløp (42) i stigerøret (6).

2. For øvrig frifinnes Enhanced Drilling AS.

3. Enhanced Drilling AS tilkjennes sakskostnader for tingretten.

4. Rettens vurdering

Saken gjelder gyldigheten av enkelte patentkrav i to patenter om kontroll og regulering av bunnhullstrykket ved dypvannsboring. De to patentene omfatter henholdsvis en anordning og en fremgangsmåte ved bruk av denne. Det er anført at ett anvendelseskrav og tre fremgangsmåtekrav, samt enkelte uselvstendige krav, er ugyldige som følge av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde, ulovlig endring og manglende tydelighet.

Retten har kommet til at de omstridte patentkravene er gyldige med unntak for krav 3 i patent ‘509. På enkelte punkter har retten delt seg i et flertall og et mindretall.

4.1 Innledning og rettslige utgangspunkter

Side:9

Et patent er en tillatelse som meddeles ved Patentstyrets vedtak, jf. patentloven § 19. Patentet innebærer en enerett til å utnytte oppfinnelsen slik den er beskrevet i patentkravene, jf. patentloven § 1 og § 39.

En uttømmende oppregning av i hvilke tilfeller et patent kan kjennes ugyldig, er nedfelt i patentloven § 52 første ledd. Bestemmelsen er et resultat av kryssende hensyn; patenthavers interesse i å utnytte patentet i dets levetid mot den frie konkurransen.

En oppfinnelse kan for det første kjennes ugyldig fordi den ikke er ny eller ikke har oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første og annet ledd. Kravet til oppfinnelseshøyde «innebærer at oppfinnelsen ikke bare må være ny, men også [...] medføre en slik utvikling av teknikken at den ikke kan anses å være nærliggende i forhold til det som allerede er kjent», jf. NOU 1976:49 kapittel X side 102.

For det andre er det en ugyldighetsgrunn at patentkravene ikke er tilstrekkelig tydelig beskrevet til at en fagmann kan utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 annet ledd.

For det tredje er et meddelt patent ugyldig dersom det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt (mellomliggende generalisering). En endring er lovlig om den fremgikk «direkte og utvetydig» av søknadens basisdokumentene, jf. patentloven § 13 og Patentretningslinjene C, VII, 3.2.

En slik mangel kan imidlertid repareres gjennom etterfølgende administrativ patentbegrensning, jf. patentloven § 39 a. Det er en forutsetning at slik begrensning er begjært av patenthaver og besluttes av Patentstyret. I denne saken er det gjort for patent’509 krav 3 og 4. Begrensningen har virkning fra prioritetsdatoen, jf. patentloven § 39 b annet ledd annet punktum. I en rettssak om patentets gyldighet kan patenthaver alternativt fremsette påstand om begrensning av patentkravene, jf. patentloven § 52 første ledd annet punktum. I denne saken er det gjort for patent ‘509 uselvstendig krav 2.

Patentkravene danner utgangspunktet for patentbarhetsvurderingen. Det gjelder både om oppfinnelsen som beskrevet har nyhet og oppfinnelseshøyde, og om den er ulovlig utvidet sammenlignet med søknaden. Ved tolkningen skal kravene leses i lys av beskrivelsen og tilhørende tegninger. En viss romslighet ved lesingen av kravene tar tilbørlig hensyn både til patenthavers og tredjepersons behov for klarhet og forutberegnelighet.

Domstolen har full prøvelsesrett i ugyldighetssaker. Domstolene kan både legge vekt på nye mothold og overprøve Patentstyrets skjønn. Det følger imidlertid av rettspraksis at domstolene skal vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets faglige skjønn, jf. Biomar-dommen avsnitt 38 (Rt-2008-1555).

Side:10

Samtidig er retten mindre bundet når forutsetninger for å legge Patentstyrets vurdering til grunn, ikke gjør seg gjeldende. Det er aktuelt der det legges frem relevant informasjon på søknadstidspunktet som Patentstyret ikke har vurdert, jf. Borgarting lagmannsretts dom 6. januar 2014 LB-2012-87681, dom 16. juni 2016 LB-2015-90322 og dom 8. desember 2017 LB-2015-40723. Patentmeddelelsen er etter dette mest en presumpsjon for en enerett, jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave side 171.

Basert på de ulike ugyldighetsinnsigelsene, vil retten begynne med å drøfte om kravene er tilstrekkelig tydelig beskrevet. Det vil deretter bli vurdert om endringer i kravene representerer en ulovlig utvidelse. Til sist vurderer retten om kravene tilfredsstiller lovens vilkår om nyhet og oppfinnelseshøyde.

4.2 Er kravene tilstrekkelig tydelig beskrevet for at en fagperson kan forstå dem?

Et patent er ugyldig dersom det gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson kan forstå hvordan det angitte problemet skal løses, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 2. Kravet til beskrivelse er utdypet slik i redegjørelsen for hva en søknad om patent skal inneholde, jf. patentloven § 8 annet ledd:

«Søknaden skal inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, innbefattet tegninger når slike er nødvendige, samt en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav). [...] Beskrivelsen skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen.[...]»

Fagpersonen er en fiktiv person som har gjennomsnittlig kjennskap til faget, men er uten oppfinneriske evner. Partene er enige om å legge følgende definisjon av fagperson til grunn i denne saken:

«Fagpersonen er en tenkt person som har kjennskap til teknikkens stand, men som ikke selv har oppfinneriske evner. Den tenkte fagpersonen i dette tilfelle er en person som har kompetanse innen subsea, og da særlig subseaboring på store dybder. Vedkommende vil mest sannsynlig være utdannet ingeniør eller lignende, og har omfattende erfaring innen subseaboring.»

IKM Cleandrill AS har argumentert for at de selvstendige kravene 3 og 4 i patent ‘509 og det uselvstendige krav 22 i patent ‘493, ikke er tilstrekkelig tydelig beskrevet for en fagperson.

Krav 3 lyder:

«Fremgangsmåte for å opprettholde ønsket bunnhullstrykk i en dypvannsbrønn, karakterisert ved at trykket i bunnen av brønnen måles (105) og det målte trykket benyttes sammen med tettheten (106) til en væskesøyle som virker på brønnen, som parameter for beregning av hvor høyt nivået (30) på væskesøylen skal være for å

Side:11

regulere bunnhullstrykket til ønsket nivå, og at trykket i brønnen holdes likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen et sted fra bunnen av brønnen til havbunnen.»

Krav 4 lyder:

«Fremgangsmåte for å opprettholde ønsket bunnhullstrykk i en dypvannsbrønn, karakterisert ved at trykket i bunnen av brønnen beregnes ut fra parametere som slamtetthet, slamnivå, friksjonstrykk som følge av sirkulasjon, statisk overflatetrykk og dynamiske trykkfall og trykkøkninger som følge av rørbevegelser i brønnen, og sammenlignes med ønsket bunnhullstrykk, hvorved slamnivå (30) justeres til faktisk bunnhullstrykk tilsvarer ønsker bunnhullstrykk, og at trykket i brønnen holdes likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen et sted fra bunnen av brønnen til havbunnen.»

Krav 22 i patent ‘493 lyder:

«Fremgangsmåte ifølge ett av de foregående krav 12 - 20, karakterisert ved at trykket i bunnen av brønnen beregnes ut fra parametere som slamtetthet, slamnivå, friksjonstrykk som følge av sirkulasjon, statisk overflatetrykk og dynamiske trykkfall og trykkøkninger som følge av rørbevegelser i brønnen, og sammenlignes med ønsket bunnhullstrykk, hvorved slamnivå og/eller overflatetrykk justeres til faktisk bunnhullstrykk tilsvarer ønsker bunnhullstrykk.»

Ved tolkningen av et krav må det tas utgangspunkt i ordlyden, likevel med nødvendige tilpasninger til vanlig språklig betydning. Faguttrykk må forstås i lys av vanlig språkbruk innenfor det aktuelle fagområdet. Dessuten må patentkravene forstås inn i den kontekst de inngår.

Beskrivelsen kan videre gi veiledning. Det må imidlertid skilles mellom beskrivelsens alminnelige del, og spesielle del, herunder tegninger. Mens beskrivelsens alminnelige del angir hvilket problem oppfinnelsen skal løse, vil den spesielle delen med tegninger mer inneholde eksempler på hvordan oppfinnelsen kan utøves.

Til sist kan også søknadskorrespondanse gi veiledning i forståelsen av et patentkrav, likevel slik at den bare kan virke presiserende eller begrensende.

Etter IKM Cleandrill AS’ vurdering vil ikke krav 3 sette en fagperson i stand til å forstå hvordan ønsket trykk i en dypvannsbrønn skal oppnås når beskrivelsen bare sier at trykket skal «holdes likt statisk som dynamisk».

Retten mener at krav 3 er tilstrekkelig tydelig beskrevet til at en fagperson skal kunne utøve oppfinnelsen. Ved denne vurderingen er det for det første lagt vekt på at en fagperson vil forstå at det ligger i sakens natur at trykket aldri vil kunne holdes helt stabilt. Oppfinnelsens idé om justering av trykket for å kompensere for endret trykk fra borehullet,

Side:12

vil ha et større eller mindre etterslep. Poenget er at å holde eller beholde trykket jevnt er siktemålet. Det har også Patentstyret lagt til grunn, jf. brev 21. februar 2019:

«I dagligtale innebærer ikke nødvendigvis det å kompensere at noe holdes konstant, det kan innebære at det er noe variasjon innenfor akseptable grenser. Imidlertid angir Store norske leksikon at innenfor fysikken innebærer kompensasjon at en forandring av en målbar størrelse oppheves ved et annet virkemiddel enn det som forårsaket virkingen. Når denne forståelsen legges til grunn, vil beskrivelsen som opprinnelig levert gi grunnlag for angivelsen av at ‘trykket i brønnen holdes likt statisk som dynamisk’.»

Retten er heller ikke enig med IKM Cleandrill AS i at krav 4 ikke forklarer hvordan trykket angis eller reguleres slik at oppfinnelsen lar seg utøve av en fagperson. Det følger direkte av ordlyden at det er slamnivået som er nøkkelen til trykkjusteringer for å holde trykket likt. Dette vil en fagperson kunne lese ut av kravet, jf. Patentstyrets brev 21. februar 2019:

«Den tekst som ønskes strøket i krav 4, «og/eller overflatetrykk», representerer også en begrensning av kravet siden kravet som meddelt uttrykte et alternativ til bruk av parameteren slamnivå, mens kravet nå er begrenset slik at slamnivå ikke kan erstattes av overflatetrykk.»

IKM Cleandrill AS peker på at uselvstendig krav 22 i patent ‘493 ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve oppfinnelsen.

Krav 22 er langt på vei identisk med krav 4 i patent ‘509 slik det lød før Patentstyrets administrative begrensning 21. februar 2019. Alternativet «overflatetrykk» er fortsatt i behold som alternativ til justering av slamnivå som fremgangsmåte for å holde jevnt, ønsket bunnhullstrykk. Retten mener at denne ulikheten ikke er avgjørende for en fagpersons mulighet til å forstå kravet. Samspillet mellom disse to alternativene illustreres ved figur 5 til patentsøknaden 31. mars 2004.

Kravene 3 og 4 i patent ‘509 og uselvstendig krav 22 i patent ‘493 er tilstrekkelig tydelig beskrevet for at en fagperson kan forstå dem.

4.3 Er kravene ugyldige fordi de omfatter noe som ikke fremgikk av søknadene da de ble inngitt?

IKM Cleandrill AS har anført at det selvstendige krav 12 og de uselvstendige kravene 14, 20, 21, 22 og 23 i patent ‘493, og de selvstendige kravene 1, 3 og 4 og det uselvstendige kravet 2 i patent 509, er utvidet ulovlig, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 4.

4.3.1 Rettslige utgangspunkter

Side:13

Med «ulovlig utvidelse» menes endringer i patentsøknaden etter at den er inngitt til godkjennelse, jf. patentloven § 13:

«En søknad om patent må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt.»

Med «søknaden» menes både kravene og beskrivelsen, jf. patentloven § 8 annet ledd første punktum. I patentforskriften § 4 om basisdokumenter, fremgår at beskrivelsen også gjelder tilhørende tegninger. Sammendraget faller utenfor, jf. patentloven § 8 tredje ledd annet punktum.

I søknadsprosessen kan det gjøres endringer i patentkravene såfremt det gjør disse tydeligere eller klarere. Kravene må fortsatt ha støtte i beskrivelsen. Etter meddelelsen kan det ikke foretas endringer slik at patentvernets omfang utvides, jf. patentloven § 19 annet ledd.

En endring er lovlig dersom den etter endringen ligger innenfor det en fagperson kunne slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap, jf. Rt-1997-1749. På den annen side er det ikke tilstrekkelig at det nye materialet er underforstått for fagpersonen, jf. Det europeiske patentverkets sak G 2/10 og Patentstyrets retningslinjer del C, kapittel VII punkt 1.1:

«En endring skal anses som en innføring av nytt materiale, hvis det samlede innholdet i søknaden (enten ved tillegg, endringer eller fjerning av tekst) resulterer i at fagpersonen blir presentert for informasjon som ikke direkte og utvetydig kan utledes fra det som tidligere var presentert i søknaden, selv om det tas hensyn til at dette kan være materiale som er underforstått for fagpersonen, G 2/10.»

Det antas også at supplering i en viss utstrekning kan hentes fra andre publikasjoner som basisdokumentene inneholder en klar og tydelig henvisning til, jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave, side 81 og 82.

Innenfor disse rammene kan unødvendige eller uvesentlige elementer sløyfes som overflødige, jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave, side 83 og 84:

«Endringer som består i at spesielle angivelser, erstattes av mer generelle, eller i at ett eller flere trekk strykes fra et selvstendig patentkrav, vil føre til en utvidelse av patentvernet. Utvidelser av patentvernet er i utgangspunktet tillatt frem til det tidspunktet som fremgår av patl. § 19 annet ledd, men det er også her en forutsetning at oppfinnelsen, slik den er definert etter endringen, fremgikk klart og utvetydig av basisdokumentene (§ 13). Det betyr at søkeren kan stryke et element fra patentkravene dersom fagmannen, på grunnlag av beskrivelsen, ville forstå at

Side:14

elementet var unødvendig eller uvesentlig. I praksis er vilkåret blitt utdypet gjennom følgende tre kriterier: Et element kan strykes dersom det (1) ikke direkte eller indirekte er fremstilt i beskrivelsen som vesentlig, (2) ikke er nødvendig for løsningen av det problemet oppfinnelsen tar sikte på, og forutsatt at (3) utelatelsen ikke nødvendiggjør reelle modifikasjoner av andre elementer for å kompensere for endringen. Et element som i lys av beskrivelsen må oppfattes som vesentlig eller nødvendig kan ikke strykes.»

Et spesielt element kan også erstattes av et mer generelt element, men ikke dersom det endrer oppfinnelsens karakter, jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave, side 84:

«Tilsvarende kriterier legges til grunn ved vurderingen av om et spesielt angitt element kan erstattes. av en mer generell angivelse, som f.eks. hvis patentsøkeren vil erstatte ‘bolt’ med ‘festeanordning’. Hvis fagmannen ville oppfattet beskrivelsen slik at ‘bolt’ kun var nevnt som eksempel på et anvendelig festeorgan, eller hvis han i lys av fagets alminnelige kunnskap uten videre ville innsett at den angitte bolt kunne erstattes med andre festeorganer, vil generaliseringen måtte godtas. Hvis derimot beskrivelsen ga det inntrykk at bruken av en bolt var vesentlig fra et oppfinnelsessynspunkt, kan det ikke generaliseres.»

Patentvernets omfang må altså anses som utvidet dersom de endrede patentkravene omfatter én utførelsesform som ikke var omfattet av de opprinnelige patentkravene, jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave, side 269-270:

«En utvidelse av patentvernet ved endring av patentkravene kan bestå i at trekk strykes, eller i at et spesielt begrep erstattes av et mer generelt, som når ‘væske’ erstattes med ‘fluidum’. [...] Hvis de endrede patentkravene omfatter én utnyttelse eller én utførelsesform som ikke var omfattet av de opprinnelige patentkravene, må patentvernets omfang anses utvidet, med den følge at patentet kan kjennes ugyldig.»

3.2 Krav 12 i patent ‘493

Krav 12 var opprinnelig krav 14 i patentsøknad nr. 20041034. Ved brev 16. august 2005 til Patentstyret, gjøres det oppmerksom på at krav 14 er gitt en tilføyelse:

«Her er innsatt følgende etter forårsakes, linje 25: " .. for eksempel av sirkulasjon av borefluid gjennom borekronen eller .. ". Støtte for dette gjenfinnes bl.a. i beskrivelsens side 2, linje 8-10 og flere steder fra side 24 og utover.»

I ny søknadstekst 20. februar 2006 ble krav 14 flyttet til krav 12.

Krav 12 lyder i dag:

Side:15

«Fremgangsmåte for å kompensere for ekvivalent slamsirkulasjonstetthet (ECD) eller dynamisk trykkøkning eller -fall i et ringrom i en brønn ved havbunnsboring på store dyp, hvor dette kommer som et resultat av boreaktivitetene, karakterisert ved at trykkøkninger eller -fall som forårsakes for eksempel av sirkulasjon av borefluid gjennom borekronen eller ved at borestrengen beveges opp eller ned i brønnen, omgjøres til et borefluidnivå i stigerøret og sammenlignes med den faktiske høyde ved hjelp av en komparator som regulerer pumpehastigheten til en borefluidreturpumpe for å justere et væske/gass (luft)-nivå i borestigerøret opp eller ned, for derved å skape en motvirkende trykkeffekt som utligner det dynamiske trykk forårsaket av boreaktivitetene.»

IKM Cleandrill AS har anført at tilføyelsen er ulovlig. Endringen utvider fremgangsmåtens anvendelsesområde til ikke bare å kompensere for vertikale trykkendringer, men for alle typer trykkendringer ved formuleringen «for eksempel».

Retten mener at dette er en type endring som gjør patentkravet tydeligere. Dynamiske trykkendringer kan ha ulike årsaker. Det sentrale med i patent ‘493 generelt og selvstendig krav 12 spesielt, er fremgangsmåtens forslag til hvordan bunnhullstrykket statisk og dynamisk kan kontrolleres og reguleres ved dypvannsboring. Endringen har også støtte i beskrivelsen, jf. sitat fra den redegjørelse som ble gitt til Patentstyret i forbindelse med at endringen ble gjort. Uten presiseringen av at oppfinnelsen gjelder dynamiske trykkendringer generelt, mener retten at patenthaver ville løpe en risiko for at det ble kjent ugyldig. I opprinnelig språkdrakt var det ikke opplagt at en fagmann ville forstått at og hvordan oppfinnelsen løste dynamiske trykkendringer av andre årsaker enn vertikale bevegelser.

Krav 12 i patent ‘493 er ikke utvidet ulovlig.

4.3.3 Krav 1 i patent ‘509 og uselvstendig krav 14 i patent ‘493

Det selvstendige krav 1 i patent ‘509 og det uselvstendige krav 14 i patent ‘493, bruker ordet «væske» for å beskrive en grenseflate «mellom væske og gass» i et stigerør. I PCT-søknaden krav 12 inngår «borefluid» i fremgangsmåten:

«Fremgangsmåte for å kontrollere og regulere bunnhullstrykket i en brønn under havbunnsboring eller -produksjon på store dyp, ved å justere et nivå for en grenseflate mellom væske og gass i et borestigerør opp eller ned, karakterisert ved at væsken i borestigerøret er borefluid (slam), og at nivået på grenseflaten mellom borefluidet og gassen, fortrinnsvis luft, i borestigerøret justeres ned, slik at trykket i bunnen av brønnen er lavere enn det hydrostatiske trykk som utøves av sjøvann fra havoverflaten.»

Det selvstendige krav 1 i patent ‘509:

Side:16

«Fremgangsmåte for å kontrollere og regulere bunnhullstrykket i en brønn under havbunnsboring eller -produksjon på store dyp, ved å justere et nivå for en grenseflate (30) mellom væske og gass i et stigerør (6) opp eller ned, karakterisert ved at nivået på grenseflaten (30) mellom væsken og gassen, fortrinnsvis luft, i stigerøret (6) justeres ned, slik at trykket i bunnen av brønnen er lavere enn det hydrostatiske trykk som utøves av sjøvann fra havoverflaten (59).»

Og det uselvstendige krav 14 i patent ‘493:

«Fremgangsmåte ifølge krav 12 eller 13, karakterisert ved at nivået på grenseflaten mellom væsken og gassen, fortrinnsvis luft, i stigerøret justeres ned, slik at trykket i bunnen av brønnen er lavere enn det hydrostatiske trykk som utøves av sjøvann fra havoverflaten.»

Etter flertallets syn, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, innebærer ikke endringen fra «borefluid (slam)» til «væske», en utvidelse av patentkravet.

For det første er ikke endringen vesentlig. Borefluid er én type væske som igjen kan presiseres ytterligere, jf. den fremlagte veiledningen fra Transocean (Drilling Practices Course 13th – 17th November 2000 side 2-3). Her oppgis at det ved boring vil være tre typer «drilling fluid»; «Air/Gas», «Water Based Mud» og «Oil Based Mud». For flertallet fremstår begrepet borefluid som tvetydig. Det kan enten anses som en væske med en spesiell sammensetning, eller væske som er brukt til boring. I sistnevnte betydning fremstår væske og borefluid som synonymer. Endringen har da ikke noen realitet. Den vurderes imidlertid som klargjørende idet tvetydigheten forsvinner.

For det andre er væske brukt til boring lagt til grunn både i beskrivelsen i patentsøknaden 9. mars 2004 (PCT-søknaden oversatt til norsk) og Patentstyrets brev 15. februar 2005. I brev 16. august 2005 til Patentstyret pekes det på at «borefluid» er erstattet med «væske» og vises til støtte i beskrivelsen. Patentstyret kommenterer ikke denne endringen jf. svarbrev 17. november 2005. Flertallet er enig med vitnet Woldstad i at det er oppfinneren som har hovedansvaret for at patentet er gyldig og at endringer ikke er ulovlige. Men denne etterfølgende endringen ligger uansett innenfor beskrivelsen og fremstår som et tiltak for å bidra til mer ensartet terminologi.

Side:17

For det tredje har ikke presiseringen av type væske betydning for forståelsen av de to patentene. Det er ikke tvilsomt at sammensetningen av væsken kan ha vesentlig betydning for blant annet å redusere friksjonstrykket (smøring). Men for fagpersonen vil det vesentlige være at de aktuelle patentene skal løse problemet med ukjent bunnhullstrykk ved dypvannsboring. Ideen er å utnytte samspillet mellom gass og væske i stigerøret. Et stoff som har en væskes smidighet, utgjør det naturlige motstykket til gass som ikke har overflatespenning. Flertallet viser også til vitnemålet fra Tofting der han pekte på at mellomliggende generalisering kan være tillatt dersom det ikke er noe funksjonelt eller strukturelt avhengighetsforhold mellom trekkene.

For det fjerde understreker flertallet at endringen ikke utløser et behov for ytterligere modifikasjoner. For fagpersonen vil den romsligste forståelsen av «væske» ligge i sakens natur. Det som ved boring av brønn presses opp fra det åpne hullet, vil være en blanding av det som pumpes ned gjennom borestrengen (vanligst kalt «mud» eller borevæske), og det som ble produsert fra formasjonen. Til overflaten ankommer det mud sammen med borekaks og produsert fluid (porevann, og eventuelt olje og/eller gass) som har blitt avbløtt fra porene i den knuste bergarten.

Flertallet mener at bruk av begrepet «væske» i stedet for «drilling fluid (mud)» i krav 1 i patent ‘509 og det uselvstendige krav 14 i patent ‘493, ikke representerer noen ulovlig utvidelse.

Fagkyndig meddommer Langan mener endring fra «drilling fluid (mud)» til «væske» er en ulovlig utvidelse. PCT-søknaden, som er utgangspunktet for begge stridspatentene, benytter gjennomgående begrepet «drilling fluid» og «mud» om væskefasen ved beskrivelsen av justeringen av grenseflaten mellom væske og gass i stigerøret. I PCT-søknaden, side 9, annet avsnitt er væsken angitt som «drilling fluid (mud and/or completion fluid)». Figur 5 i patentene benytter begrepene «mud» og «drilling fluid». Det synes derfor klart at oppfinnelsen, slik den er beskrevet i PCT-søknaden, omfatter en justering av grenseflaten mellom borevæske og gass, der borevæsken fortrinnsvis er mud (boreslam).

Fjerningen av begrepet «drilling fluid» i krav 1 i patent ‘509 og krav 14 i patent ‘493 utgjør åpenbart en reell generalisering og således en utvidelse av patentvernet. Kravene omfatter i realiteten en hvilken som helst væske. Denne utvidelsen medfører at fagpersonen blir presentert for informasjon som ikke direkte og utvetydig kan utledes fra det som tidligere var presentert i søknaden. Selv om det kan argumenteres for at endringen vil forstås av fagpersonen, og at fagpersonen uansett vil tolke «væske» som «drilling fluid» (borevæske), er ikke dette tilstrekkelig, jf. EPOs avgjørelse G 2/10. En erstatning av et spesifikt trekk med et mer generelt trekk kan ikke baseres på en indikasjon på om at det ville vært opplagt for en fagperson.

Side:18

Endringen er i strid med patentloven § 13, fordi borefluid (mud) fremstår som et vesentlig trekk i beskrivelsen og bruken av boreslam fremstår som sentralt i lys av det tekniske problemet som løses.

De endrede kravene 1 og 14 omfatter derfor en utførelsesform som ikke var omfattet av de opprinnelige patentkravene, og patentvernets omfang er følgelig å anse om ulovlig utvidet. Rettens mindretall kan ikke se at Patentstyret har vurdert denne endringen.

Rettens flertall mener at krav 1 i patent ‘509 og uselvstendig krav 14 i patent ‘493 ikke er utvidet ulovlig.

4.3.4 Uselvstendig krav 2 i patent ‘509

IKM Cleandrill AS har anført at det uselvstendige krav 2 i patent ‘509 var utvidet ulovlig og derfor ugyldig, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 3. Under hovedforhandlingen la Enhanced Drilling AS ned påstand om opprettholdelse av kravet men med følgende endrede utforming, jf. patentloven § 52 første ledd annet punktum:

«Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det hydrostatiske bunnhullstrykket er balansert med eller lavere enn formasjonstrykket, at det er et gass(luft)trykk mellom nevnte grenseflate (30) og en stengt overflate-utblåsingssikring (5) i toppen av stigerøret (6), og at nivået for grenseflaten (30) mellom væsken og gassen reguleres ved hjelp av en undervannspumpe (1) gjennom et utløp (42) i stigerøret (6).»

IKM Cleandrill AS mener at krav 2 fortsatt representerer en ulovlig utvidelse sammenlignet med krav 18 i PCT-søknaden. Det gjelder for det første formuleringen «det er et gass(luft)trykk». I PCT-søknaden krav 18 kreves det at det tilveiebringes et gasstrykk «comprising the steps of providing a liquid/gas». Dernest peker IKM Cleandrill AS på at krav 18 inneholder et trekk som krever stor avstand mellom vann/gass-skillet «in a riser at a significant distance below sea level». Ved å utelate dette trekket i krav 2, utvides det nye kravet tilsvarende.

Rettens mindretall har kommet til at krav 1 er ugyldig fordi det er utvidet ulovlig, jf. punkt 4.3.3. Uselvstendig krav 2 knytter seg til krav 1 og vil følgelig også være ugyldig. Fagkyndig meddommer Langan har derfor ikke deltatt i vurderingen av om dette kravet er utvidet ulovlig.

Rettens flertall, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, deler ikke IKM Cleandrill AS’ forståelse av at påpekte uoverensstemmelser innebærer noen ulovlig utvidelse. For så vidt formuleringen «comprising the steps of providing a liquid/gas», forstås den språklig som en presisering av at bunnhullstrykket skal balanseres med væske/gass. Det er imidlertid allerede et poeng som fremgår av krav 1 som det

Side:19

uselvstendige krav 2 er knyttet til. Sløyfing av unødvendige elementer regnes ikke som en ulovlig utvidelse.

Rettens flertall, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, mener at utelatelse av kravet til stor avstand mellom vann/gass-skillet «in a riser at a significant distance below sea level», heller ikke innebærer en ulovlig utvidelse. Av beskrivelsen til patentsøknaden 26. april 2006 side 11 fremgår at «[v]æskenivået kan være hvor som helst mellom det normale returnivå på borefartøyet over overflateUBIS’en og dybden på det nedre slamreturutløpet». Etter dette kan ikke rettens flertall, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, se det annerledes enn at denne endringen har støtte i beskrivelsen. Sløyfingen av den omstridte formuleringen sammenlignet med krav 18 i PCT-søknaden fremstår som en oppklarende presisering og et bidrag til bedre samsvar mellom kravet og beskrivelsen.tørre grad av ensartethet i patentsøknaden.

En legger til at stor avstand mellom havoverflaten og stigerøret, også synes å følge av helheten i patentet som nettopp gjelder dypvannsboring. Avstanden illustreres endelig av figur 1 hvor punkt 6 som knytter seg til «riser» faktisk er betydelig under havoverflaten. Også figurer inngår i beskrivelsen, jf. patentloven § 8 annet ledd.

Rettens flertall, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, mener at uselvstendig krav 2 i patent ‘509 ikke er utvidet ulovlig.

4.3.5 Krav 3 og 4 i patent ‘509 og uselvstendige krav 20, 21 og 22 i patent ‘493

IKM Cleandrill AS har anført at selvstendige krav 3 og 4 i patent ‘509 og uselvstendige krav 20, 21 og 22 i patent ‘493 er utvidet ulovlig, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 3. Disse kravene gjelder måling eller beregning av trykket i brønnen.

Selvstendige krav 3 og 4 i patent ‘509 ble endret slik ved Patentstyrets avgjørelse 21. februar 2019 (overstrykning og kursiv):

«3. Fremgangsmåte for å opprettholde ønsket bunnhullstrykk i en dypvannsbrønn, karakterisert ved at trykket i bunnen av brønnen måles (105) og det målte trykket benyttes sammen med tettheten (106) til en væskesøyle som virker på brønnen, som parameter for beregning av hvor høyt nivået (30) på væskesøylen skal være for å regulerer bunnhullstrykket til ønsket nivå, og at trykket i brønnen holdes likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen et sted fra bunnen av brønnen til havbunnen.

4. Fremgangsmåte for å opprettholde ønsket bunnhullstrykk i en dypvannsbrønn, karakterisert ved at trykket i bunnen av brønnen beregnes ut fra parametere som slamtetthet, slamnivå, friksjonstrykk som følge av sirkulasjon, statisk overflatetrykk og dynamiske trykkfall og trykkøkninger som følge av rørbevegelser i brønnen, og sammenlignes med ønsket bunnhullstrykk, hvorved slamnivå (30) og/eller

Side:20

overflatetrykk justeres til faktisk bunnhullstrykk tilsvarer ønsket bunnhullstrykk, og at trykket i brønnen holdes likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen et sted fra bunnen av brønnen til havbunnen.»

Patentbegrensningen gjelder fra prioritetsdatoen, jf. patentloven § 39 b.

IKM Cleandrill AS anfører at det er foretatt to ulovlige endringer i krav 3 og 4. For det første peker de på at når krav 3 utelater trekk fra figur 5, har det ikke lenger dekning i søknaden.

Etter rettens vurdering vil det være tydelig for en fagperson at boks 105 i figur 5 ikke inngår i formelen for å komme frem til kontroll av bunnhullstrykket. Den gjelder måling som er et alternativ til beregning av trykk. Også stiplet linje rundt boks 105 i motsetning til heltrukne rundt andre bokser i tegningen, underbygger dette.

Retten mener også at en fagperson vil forstå hva som menes med krav 3. Vedkommende vil lese figur 5 slik at bunnhullstrykket beregnes utfra inngangsverdiene i boksene 101, 102, 103 og 104. Boks 105 gjelder måling av trykk, jf. krav 3, som er et alternativ til beregning av trykk, jf. krav 4. Når trykket er beregnet, trenger man ikke å måle, og motsatt. Krav 3 og 4 dekker begge metoder men figur 5 må leses alternativt ettersom trykket er beregnet eller målt.

For det andre anfører IKM Cleandrill AS at endringen i krav 3 og 4 ved tilføring av begrensingen at bunnhullstrykket holdes likt «på en dybde i brønnen et sted fra bunnen av brønnen til havbunnen», ikke har støtte i patentet. Det vises blant annet til at figur 7 manglet ved innlevering av søknaden.

Retten mener at presiseringen avslutningsvis i krav 3 og 4 har støtte i beskrivelsen og dermed utgjør en nyttig klargjøring og en lovlig begrensning. Ved denne vurderingen er det lagt vekt på at Patentstyret nylig også vurderte dette spørsmålet og la til grunn at kravene kunne begrenses slik, jf. avgjørelsen 21. februar 2019:

«Beskrivelsen som opprinnelig levert angir at nivået for hvor bunnhullstrykket skal holdes konstant, kan være beliggende mellom bunnen av hullet og havbunnen eller en ledesko (tilsvarende det som fremgår av linjene 20-23 på side 25 i patentet som meddelt). Dette gir grunnlag for at nivået hvor trykket statisk og dynamisk trykk holdes likt er beliggende mellom bunnen av brønnen og havbunnen.»

Linjene 20-23 på side 25 i patentet som meddelt lyder:

«På denne måten er det mulig å redusere trykket mot svake formasjoner høyere opp i hullet og kompensere for høyere poretrykk i bunnen av hullet. Følgelig er det mulig å

Side:21

dreie trykkstigningslinjen fra boreslammet om et fast punkt, for eksempel havbunnen eller en ledesko.»

Formuleringen «på denne måten» viser til en redegjørelse som er illustrert ved grafen inntatt i figur 7. Etter rettens syn er henvisningen til figur 7 nokså avledet, og synes uansett ikke å ha betydning for beskrivelsen. En fagperson vil forstå hva som menes med et fast punkt («ledesko») mellom havbunnen og bunnen av brønnen. Oppfinnelsen handler om å balansere bunnhullstrykket etter boreprosessens behov. Det kan skje både ved en endring av den faktiske slamtettheten og endring av den ekvivalente slamtettheten.

Krav 3 og 4 i patent ‘509 og uselvstendige krav 20, 21 og 22 i patent ‘493 er ikke utvidet ulovlig.

4.3.6 Uselvstendig krav 23 i patent ‘493

Uselvstendig krav 23 i patent ‘493 lyder:

«Anvendelse av anordningen eller fremgangsmåten ifølge ett av de foregående krav til å bore sterkt trykkavlastede formasjoner, d.v.s. formasjoner med et formasjonstrykk lavere enn trykket fra en væskesøylegradient fra havoverflaten, idet bunnhullstrykket holdes likt eller lavere enn formasjonstrykket.»

IKM Cleandrill AS anfører at det inneholder en ulovlig utvidelse da boring i «sterkt uttømte formasjoner» ble erstattet med boring i «sterkt trykkavlastede formasjoner». Det vises til at det siste er videre idet det også omfatter naturlige trykkavlastede områder som dypvannsgrotter. Uttømte formasjoner er forbeholdt tidligere kompakte områder som i ettertid er blitt tømt. IKM Cleandrill AS mener også at slik krav 23 er formulert, er det ingen kobling mellom definisjonen av trykkavlastede formasjoner og at bunnhullstrykket skal holdes likt eller lavere enn formasjonstrykket.

Etter rettens syn har begrepet «sterkt trykkavlastede formasjoner» støtte i beskrivelsen. I beskrivelsen nevnes riktignok bare «sterkt uttømte formasjoner» som et eksempel på underbalanserte forhold. Retten mener likevel at det ikke kan forstås så snevert. Trykket i grotter kan verken være lavere eller høyere enn poretrykket i berget som omgir grotten.

Ved boring i sterkt trykkavlastede formasjoner, vil man uansett årsaken til trykkavlastningen, måtte senke trykket for å unngå sprekking og/eller et uhåndterbart stort væsketap inn i lavtrykksformasjonen. En fagperson vil legge til grunn at det interessante trekket er hvordan oppfinnelsen håndterer formasjoner hvor det er uvanlig lite trykk. Denne endringen anses derfor av retten som mer klargjørende enn utvidende. Det støttes av følgende redegjørelse i beskrivelsen:

Side:22

«Et annet eksempel på nytten av systemet er å bore sterkt uttømte formasjoner uten å måtte gjøre borefluidet om til gass, skum eller andre boresystemer som er lettere enn vann. Et poretrykk på 0,7 SG (spesifikk vekt) kan nøytraliseres ved hjelp av et lavt væskenivå med sjøvann på 1,03 SG. Denne evnen gir store fordeler ved boring på uttømte felt, siden reduksjonen av det opprinnelige formasjonstrykk: fra 1,10 SG til 0,7 SG gjennom produksjon, også kan føre til et redusert formasjonsbruddtrykk, som ikke kan bores med sjøvann fra overflaten. Med den foreliggende oppfinnelse kan bunnhullstrykket som utøves av fluidet i brønnhullet, reguleres slik at det i hovedsak er lavere enn det hydrostatiske trykk for vann. Med de tidligere kjente boreinnretninger vil dette kreve bruk av spesielle borefluidsystemer med gasser, luft eller skum. Med den foreliggende oppfinnelse kan dette oppnås ved hjelp av enkle sjøvannsbaserte borefluidsystemer.

Systemet kan imidlertid i tillegg også brukes til å etablere underbalanserte forhold og bore uttømte formasjoner på en sikrere og mer effektiv måte enn ved radikalt å justere borefluidtettheten, som ved tradisjonell praksis. For å oppnå dette, og for å kunne bore på en sikker og effektiv måte, må anordningen utformes ifølge den foreliggende oppfinnelse. De økonomiske besparelser er et resultat av den hittil ukjente kombinasjon ifølge den foreliggende oppfinnelse.»

Også under slike forhold følger det av beskrivelsen og av kravets ordlyd, at oppfinnelsen vil klare å holde bunnhullstrykket «likt eller lavere enn formasjonstrykket». Siden krav 23 er uselvstendig, viser det tilbake til fremgangsmåten i foregående krav i patentet.

Uselvstendig krav 23 i patent ‘493 er ikke utvidet ulovlig.

4.4 Er kravene ugyldige fordi de mangler nyhet og oppfinnelseshøyde?

IKM Cleandrill AS har anført at det selvstendige krav 12 og de uselvstendige kravene 14, 15, 20, 21, 22 og 23 i patent ‘493, og de selvstendige kravene 1, 3 og 4 og det uselvstendige kravet 5 i patent 509, mangler nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1.

4.4.1 Rettslige utgangspunkter

En oppfinnelse må være ny og ha oppfinnelseshøyde på prioritetsdatoen, jf. patentloven § 2 første og annet ledd:

«Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Som kjent anses alt som er blitt alment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte. Også innholdet i en her i riket før nevnte dag inngitt patentsøknad anses som kjent dersom denne søknad blir alment tilgjengelig etter bestemmelsene i § 22. Vilkåret i første ledd om at oppfinnelsen skal

Side:23

skille seg vesentlig fra hva som var kjent, gjelder dog ikke i forhold til innholdet i en slik søknad.»

Vurderingen tar utgangspunkt i patentkravene, med veiledning fra beskrivelsen, jf. patentloven § 39. Et patent er ugyldig dersom det er meddelt uten å oppfylle kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1.

Nyhetsgranskning knytter seg til tiden frem til prioritetsdatoen, jf. patentforskriften § 28. Oppfinnelsen må skille seg fra det kjente hvor som helst i verden. Vurderingen skal skje for hvert enkelt mothold, ikke en kombinasjon. Ny er en oppfinnelse hvis den forut for prioritetsdatoen ikke kunne utledes direkte og utvetydig av et mothold, sett i lys av fagpersonens alminnelige kunnskap, jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave side 203. Dette innebærer at alle trekk ved oppfinnelsen må fremgå av motholdet, enten direkte eller indirekte.

Oppfinnelseshøyde betyr at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent på prioritetsdatoen, jf. patentloven § 2. Med kjent menes «alt som er blitt alment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte», jf. patentloven § 2 annet ledd. Formålet er å fremme den tekniske utviklingen uten samtidig å gi noen enerett på tekniske løsninger som var tilgjengelig for en fagperson.

For å gjøre bedømmelsen mest mulig objektiv og realistisk, og for å unngå vurderinger basert på etterpåklokskap, har det blitt vanlig å strukturere bedømmelsen etter den såkalte «problem-og-løsning-metoden», jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave side 225. Vurderingen skal skje i tre trinn, først ved å identifisere det motholdet som ligger nærmest oppfinnelsen (den nærmeste tidligere kjente teknikk). Så skal det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst, identifiseres. Dette «objektive tekniske problemet» formuleres ved å (i) identifisere forskjellen i form av trekk mellom den nærmeste tidligere kjente teknikk og patentkravet, og (ii) identifisere den tekniske effekten av disse trekkene. I praksis er den nærmeste tidligere kjente teknikk vanligvis den som samsvarer med en liknende anvendelse og som krever de minste konstruksjonsmessige og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den krevde oppfinnelsen.

Til sist må det undersøkes om det ville vært nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i nærmeste mothold, å løse det objektive tekniske problemet med den veiledning som følger av oppfinnelsen. I dette ligger at fagpersonen ville ha valgt den patentsøkte løsningen med rimelig forventning om suksess. Dette innebærer videre at man normalt må kunne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville ha valgt nettopp den patenterte løsningen, som for eksempel at teknikkens stand pekte i retning av løsningen eller at løsningen i alminnelighet er kjent for å gi fordeler av den art som er oppnådd ved oppfinnelsen, jf. Stenvik, op. cit. side 226. Det skal også vurderes om løsningen var

Side:24

nærliggende hvis det nærmeste motholdet kombineres med andre mothold og/eller fagets alminnelige kunnskap.

De to patentene i denne saken dreier seg om metoder for å kontrollere bunnhullstrykket ved dypvannsboring. Det har vært en kjent problemstilling for bransjen siden 1970-tallet. Da teknikken åpnet for boring på større dyp, ble kontroll av bunnhullstrykket på store dyp en særskilt utfordring. En rekke patenter har forsøkt å løse dette.

Partsrepresentant Hasler understreket i sitt vitnemål hvordan det forretningsmessig var viktig for dem å ta i bruk et lignende system for kontroll med bunnhullstrykket ved dypvannsboring. Kunders behov for ny teknologi ble også understreket av vitnet Hufthammer. Samtidig fortalte vitnet Fossli som står bak stridspatentene, hvordan det var viktig å beskytte nyskapelser så ikke andre kunne bruke lettervervede løsninger basert på andres tunge arbeid.

Retten går først gjennom de ulike motholdene som er påberopt av saksøker. Det redegjøres for motholdene i kronologisk rekkefølge for å vise utviklingen. Til sist peker retten på fagets alminnelige kunnskap i 2001.

4.4.2 Anførte mothold

US 4.063.602 (Howell)
Patentet ble publisert 20. desember 1977. Det lanserte en forbedret metode og bedre utstyr for å sikre stabilt hydrostatisk trykk i stigerøret ved dypvannsboring fra en flytende installasjon. Trykket skulle kontrolleres fra overflaten ved et pumpesystem plassert på havbunnen. Når trykket økte, tok pumpen unna væske til ønsket hydrostatisk trykk i stigerøret igjen ble oppnådd. Væsken ble enten ført tilbake i stigerøret eller ut gjennom en ventil til et eget returløp ved pumpen.

US 4.091.881 (Maus)
Patentet ble publisert 30. mai 1978. Oppfinnelsen gikk ut på å hindre at bunnhullstrykket ble så høyt at det førte til oppsprekking av grunnformasjonen. For å senke trykket skulle boreslam føres bort, og gass tilsettes i stigeledningen. Oppfinnelsen har klare likhetstrekk med Howell.

US 4.291.772 (Beynet)
Patentet ble publisert 29. september 1981. Oppfinnelsen dreier seg om å redusere trykket i et stigerør ved å redusere vekten av borevæsken i stigerøret. Ved press på lett borevæske øverst i stigerøret skal tung borevæske holdes på et konstant nivå. Ved trykkøkning skal den tunge borevæsken ledes ut til et separat returløp ved brønnåpningen. Returpumpen er plassert i returløpet på det stedet der nivået skal holdes. Det kan også være flere følere i stigerøret for å registrere skillet mellom lett og tung borevæske. Der lett borevæske er en gass, skjer kontrollen med en trykkregulator ved havoverflaten.

Side:25

WO 00/04269 (Fincher)
Patentsøknaden ble publisert 27. januar 2000. Oppfinnelsen forbedrer boreoperasjoner på sjøbunnen ved å vedlikeholde væsketrykket i brønnen. Det åpnet for boring på større dyp enn tidligere. Trykket i brønnen beregnes som en funksjon av massetettheten på væsken som tilsettes, og massetettheten på returslammet. En pumpe på havoverflaten er koblet til brønnhodet. Denne styrer trykket i borestigerøret utfra informasjon om beregnet trykk. En pumpe ved havbunnen bidrar også til å styre trykket ved å pumpe tung væske opp i returlinjen, eller å tilsette lett væske i stigerøret. Når ventilen ved brønnhodet er stengt, kontrolleres trykket i brønnen gjennom et lukket system med pumper.

SPE 47827 (Sangesland III)
Dokumentet ble presentert på Asia Pacific Drilling Conference 7. til 9. september 1998 i Jakarta, Indonesia. Bunnhullstrykket ved dypvannsboring skal reduseres ved en pumpe plassert et stykke ned på stigerøret. Denne kobles til et siderør med åpning i friluft. Ved å bruke tyngre slam kunne væskesøylen holde et lavere nivå. Bunnhullstrykket kan raskt justeres (reduseres) ved at grenseflaten mellom luft og boreslam justeres og pumpen trekker slam over uttakspunktet bort og ut i siderøret.

FR 2.787.827 (Botrel)
Patentsøknaden ble publisert 30. juni 2000. Bunnhullstrykket søkes regulert ved tilsetning og utsuging av væske. Borevæsken tilsettes i ringrommet rundt borestrengen inntil væskenivået er på ønsket nivå. Blir trykket for høyt, trekkes slam ut og opp ved hjelp av en undersjøisk uttakspumpe. Utpumpet slam styres gjennom ledninger og filtreres før det slippes ut i boreslamstanken over havoverflaten. Trykket styres ved pumpen over vannoverflaten. Faktisk trykk måles av en føler i ringrommet.

Allmenn tilgjengelig kunnskap
Saksøker har i tillegg pekt på allmenn tilgjengelig kunnskap før prioritetsdatoen. Som fagets alminnelig kunnskap anføres for det første regelverkskravene i NORSOK-standard for «Drilling & Well Operations» fra 2. desember 1998. Boring mens bunnhullstrykket reguleres, beskrives som en nokså ny boremetode på den norske kontinentalsokkelen, og begrepet «pressure controlled drilling» defineres. Trykket måles mens boring foregår («Measurement While Drilling» (MWD)). Måleresultatet må registreres. Hver gang det bores, skal operatøren beregne trykket og behov for trykkjustering ved innsprøyting av væske og uthenting av slam.

Som fagets alminnelig kunnskap viser saksøker for det andre til en opplæringsmanual utgitt av Amoco i 1996, der blant annet ECD er definert.

Som fagets alminnelig kunnskap viser saksøker for det tredje til Transocean «Drilling Practices Course» fra november 2000. Her fremgår at det må tas hensyn til

Side:26

bunnhullstrykket ved boring i dype brønner. Det angis en formel for beregning av massetettheten. Saksøker har også pekt på at denne manualen beskriver redskaper for å rengjøre borehullet.

Som fagets alminnelig kunnskap viser saksøker for det fjerde til en artikkel publisert i 1998 i Oilfield Review. Artikkelen beskriver blant annet fortløpende måling av bunnhullstrykk (MWD), både ved normal boring og ved underbalansert boring på store havdyp.

4.4.3 Patent ‘493

Oppfinnelsen i patent ‘493 krav 12 går ut på å kompensere for ECD eller dynamisk trykkøkning eller -fall i et ringrom i en brønn ved havbunnsboring på store dyp, hvor dette kommer som et resultat av boreaktivitetene, altså det dynamiske bidraget. ECD angis som en funksjon av bunnhullstrykket, som summen av hydrostatisk trykk og dynamiske komponenter, jf. PCT-søknaden side 24.

Anordningen omgjør trykkøkninger eller trykkfall som forårsakes for eksempel av sirkulasjon av væske gjennom borekronen eller ved at borestrengen beveges opp eller ned i brønnen, til et væskenivå i stigerøret. Dette beregnede nivået sammenlignes med den faktiske høyden ved hjelp av en komparator. Komparatoren regulerer så pumpehastigheten til en returpumpe for å justere et væske/gass-nivå i borestigerøret opp eller ned, for derved å skape en motvirkende trykkeffekt som utligner det dynamiske trykket.

Retten mener at krav 12 oppviser nyhet overfor de anførte motholdene. Det vises til at ingen av motholdene beskriver alle handlingstrekkene i krav 12. Det var også Patentstyrets vurdering. De relevante motholdene i saken her, ble også vurdert i søkeprosessen. I brev 15. februar 2005 pekte Patentstyret på at oppfinnelsen har flere fellestrekk med andre oppfinnelser som Beynet og Howell. Det var likevel ingen som hadde alle elementene i oppfinnelsen.

Retten mener også at krav 12 også har oppfinnelseshøyde overfor kjent teknikk. I 2001 var det ikke nærliggende for en fagperson å kompensere for ECD-effekten, altså endringer i dynamiske trykk, med en anordning som angitt i patent ‘493 krav 12. Den nærmeste tidligere kjente teknikk, eventuelt i kombinasjon med øvrig kjent teknikk eller allment tilgjengelig kunnskap, pekte ikke nødvendigvis i denne retningen. Det var også Patentstyrets vurdering, jf. brev 15. februar 2005:

«En slik kombinasjon finnes ikke beskrevet i noen av de fremtrukne patentskrifter og oppnås heller ikke ved enkel kombinasjon av komponenter fra Dl-D6. Anordningen og fremgangsmåten vurderes som vesentlig forbedring av teknikken i fagområdet, og fører til konklusjonen at oppfinnelsen oppfyller også kravet om oppfinnelseshøyde»

Side:27

Saksøker anfører at relevante mothold er Beynet, enten i kombinasjon med Sangesland III, eller med Fincher og fagets alminnelige kunnskap.

Etter rettens vurdering er imidlertid Sangesland III det motholdet som representerer den nærmeste tidligere kjente teknikk og derfor er det nærliggende utgangspunktet for oppfinnelsen.

Sangesland III (fra 1998) beskriver bruken av en pumpe for å regulere trykket fra væskesøylen i stigerøret. Bunnhullstrykket kan reguleres ved å regulere væskesøylen. Fordelen med et lavere slamnivå, som tillater bruk av en høyere slamvekt, er nevnt. Sangesland III beskriver (i sammendraget) at «[t]he system also allows the bottom hole pressure to be quickly adjusted by simply adjusting the air/mud level above the pump outlet in the marine-drilling riser».

Sangesland III beskriver også i konklusjonen punkt 2 (side 303) hvordan, «[b]y adjusting the fluid level in the riser the borehole pressure (BHP) can easily be controlled without mixing of new mud. The Equivalent Mud Circulation Density (ECD) can be reduced.»

Men Sangesland III beskriver etter rettens syn verken omgjøringstrekket (av trykkendringene til et borefludinivå), sammenligningstrekket (med faktisk høyde) eller den påfølgende reguleringen av pumpens hastighet. Den tekniske effekten av disse trekkene er at man raskt kan kompensere for dynamiske komponenter slik at man holder seg innenfor det aktuelle borevinduet.

Etter rettens vurdering ville ikke oppfinnelsen vært nærliggende for fagpersonen, på det tidspunktet prioritetssøknaden ble innlevert. Det er på det rene at ECD-effekten, MWD, og regulering av bunnhullstrykk er tidligere kjent og omfattet av fagets alminnelig kunnskap. De er da også beskrevet blant annet i PCT-søknaden og vurdert ved Patentstyrets behandling av de to patentsøknadene. Men oppfinnelseshøyden skal vurderes for oppfinnelsen som helhet. Kombinasjonen av handlingstrinnene i krav 12 er et resultat av en oppfinnerisk innsats på det tidspunktet da prioritetssøknaden ble innlevert.

Ulike anordninger og fremgangsmåter for regulering av bunnhullstrykk, har vært allment kjent i mange år, uten at dette hadde resultert i oppfinnelsen. For retten er dette en indikasjon på at en fagperson, med utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk, ikke ville se hen til slike anlegg og fremgangsmåter.

Retten hørte riktignok vitnet Sangesland uttale at da han hørte om Fosslis oppfinnelse, tenkte han at den var et ledd i en naturlig utvikling. Men det utelukker ikke oppfinnelseshøyde at andre i bransjen tenker at løsningen er naturlig når den først er en realitet.

Side:28

At patent ‘493 bygger på andre oppfinnelser på området, er heller ikke alene nok til at det ikke skal anses å ha oppfinnelseshøyde. De ulike motholdene viser en utvikling, som vil være forventet når bransjen er klar over et problem og det arbeides for å finne en bedre løsning. Problemstillingen ble også behandlet i NORSOK og Transoceans manual for boring uten at retten kan se at det her gis noen løsning tilsvarende patent ‘493. Trekk gjenfinnes riktignok hos andre mothold. Men krav 12 om enkel trykkompensasjon i stigerøret, er likevel som helhet vesentlig ny sammenlignet med forholdsvis mer kompliserte løsninger som i Fincher og Beynet. Det ville ikke vært nærliggende for en fagperson å komme frem til løsningen i patent ‘493 krav 12 bare ved kjennskap til måling av trykk og boreslamnivå. Sangesland III er begrenset til å senke trykket. Fagets alminnelige kunnskap definert ved Norsok og Transocean «Drilling Practices Course» fra november 2000 inneholder sammenfatningsvis grunntrekk det må tas høyde for ved dypvannsboring. Men de inneholder ingen løsninger eller nyheter for en fagperson.

Idet retten har kommet til at selvstendig krav 12 beskriver en oppfinnelse som har nyhet og oppfinnelseshøyde, er det ikke nødvendig å se nærmere på de uselvstendige kravene 14 og 15, og 20 til 23. Disse uselvstendige kravene viser tilbake til krav 12 og andre selvstendige krav som ikke er bestridt. De beskriver følgelig også en oppfinnelse som har nyhet og oppfinnelseshøyde. Rettens mindretall har kommet til at uselvstendig krav 14 er ugyldig fordi det er utvidet ulovlig, jf. punkt 4.3.3.

Krav 12 og uselvstendig krav 14 og 15, og 20 til 23 i patent ‘493 har nyhet og oppfinnelseshøyde.

4.4.4 Patent ‘509

Oppfinnelsen i patent ‘509 er avledet av patent’493. Det skyldes at Patentstyret i første omgang avviste den første patentsøknaden under henvisning til at enhetskravet ikke var oppfylt, jf. brev 15. februar 2005.

Oppfinnelsen i patent ’509 dreier seg om fremgangsmåten for å bruke væskesøylen for å kontrollere og regulere bunnhullstrykket. Spørsmålet er om krav 1, 3 og 4 og uselvstendig krav 5 mangler nyhet og oppfinnelseshøyde.

Rettens mindretall har kommet til at krav 1 er ugyldig fordi det er utvidet ulovlig, jf. punkt 4.3.3. Fagkyndig meddommer Langan har derfor ikke deltatt i vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde for dette kravet.

Krav 1 gjelder justering av grenseflaten mellom væske og gass i stigerøret for å kontrollere og regulere bunnhullstrykket. Tidligere mothold har fokusert på sjøvann, borevæske og innsprøytning av gass eller utpumping av borevæske. Rettens flertall, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, anser også her Sangesland III som det nærmeste motholdet, jf. begrunnelse under punkt 4.3. Nytt med krav 1 er styring av bunnhullstrykket

Side:29

gjennom bruk av gass for å regulere væskesøylen. At trykk ved bruk av gass må skje i et lukket system, ligger i sakens natur og følge av beskrivelsen. Selv i lys av allmenn tilgjengelig kunnskap fremstår krav 1 som en nyhet.

Rettens flertall, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, mener at krav 1 også har oppfinnelseshøyde. Den nærmeste kjente teknikk, nemlig Sangesland III, peker på at løsningen ligger i å regulere bunnhullstrykket gjennom sammensetning av slam i stigerøret. Å bruke trykket ved gass i et lukket system pekte heller ikke allmenn tilgjengelig kunnskap på. De beskrev problemet med uforutsett bunnhullstrykk og for eksempel at en operatør måtte følge med på trykkendringer. Men løsningen i patent ‘509 krav 1 om å regulere og kontrollere dette, var ikke nærliggende for en fagperson.

De selvstendig kravene 3 og 4 har en nær indre sammenheng. De gjelder mer konkret bruk av fremgangsmåten i krav 1 for å opprettholde et ønsket bunnhullstrykk i en dypvannsbrønn. Krav 3 tar utgangspunkt i målt bunnhullstrykk, mens krav 4 handler om beregnet bunnhullstrykk. Dette er alternativer, jf. figur 5 og drøftelse i punkt 3.5.

I søkeprosessen var tilfredsstillelse av enhetskravet en tilbakevendende innvending fra Patentstyret. I brav 8. oktober 2007 foreslo Patentstyret å redusere antall fremgangsmåtekrav, for eksempel ved å sammenfatte kravene 3 og 4. Patentsøker stod imidlertid på sitt på dette punktet og viste til at måling og beregning var alternative metoder for å opprettholde ønsket bunnhullstrykk, jf. brev 10. mars 2008. Etter en ny vurdering, ble dette godtatt av Patentstyret.

Krav 3 og 4 ble tilføyd en tilleggsbetingelse ved en administrativ patentbegrensning 21. februar 2019, jf. patentloven § 39 a første ledd. Begrensningen har tilbakevirkende kraft til prioritetsdatoen, jf. patentloven § 39 b annet ledd annet punktum. Siktemålet var å presisere at stedet hvor trykket holdes likt, er under havbunnen, jf. også beskrivelsen på linjene 20-23 på side 25 i patentet som meddelt. Retten anser ikke dette som en ulovlig utvidelse, jf. drøftelse under punkt 3.5.

Fremgangsmåten i krav 3 omfatter å

(i) måle trykket i bunnen av brønnen,
(ii) beregne hvor høyt nivået på væskesøylen skal være for å regulere bunnhullstrykket til ønsket nivå (basert på målt trykk og tettheten i væskesøylen som virker på brønnen), og
(iii) holde trykket i brønnen likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen.

Retten mener at krav 3 ikke var ny på prioritetsdatoen. Det kan utledes av motholdet Sangesland III kombinert med allmenn tilgjengelig kunnskap.

Side:30

Kravet om å måle trykket i bunnen av brønnen, var på prioritetsdatoen omfattet av fagets alminnelige kunnskap. Bruk av det målte trykket til å beregne nivået på væskesøylen for å kontrollere bunnhullstrykket, fremgikk av Sangesland III, jf. følgende formulering i konklusjonen punkt 2:

«By adjusting the fluid level in the riser the borehole pressure (BHP) can easily be controlled without mixing of new mud. The Equivalent Mud Circulation Density (ECD) can be reduced. High ECD may be significant problem when drilling long reach wells. It will also be easier to control trip margin.»

På bakgrunn av saksøktes definisjon av ECD (jf. side 24 i PCT-søknaden), legger retten til grunn at ECD omfatter både det hydrostatiske trykket og det dynamiske trykkbidraget (fra blant annet friksjon, surge og swab).

Dynamiske trykkfaktorer anses for dekket ved siste punktum i konklusjonen fra Sangesland III ovenfor. En fagperson vil forstå «trip margin» som en kompensasjon for dynamiske forhold (som swab eller surge). Dette støttes av NORSOK-standard «general requirements» (side 32):

«Calculations shall be carried out with regard to the surge and swab effect for every trip in wells with high pressure and high temperature sections.»

Det er etter dette ikke nødvendig for retten å vurdere om krav 3 har oppfinnelseshøyde siden begge vilkårene må være oppfylt, jf. patentloven § 2 første ledd. Krav 3 er ugyldig, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1.

Fremgangsmåten i krav 4 omfatter å

(i) beregne trykket i bunnen av brønnen (fra parametere som slamtetthet, slamnivå, friksjonstrykk, statisk overflatetrykk og dynamiske trykkfall og -økninger som følge av rørbevegelser i brønnen),
(ii) sammenligne det beregnede trykket med ønsket bunnhullstrykk,
(iii) justere slamnivå til faktisk bunnhullstrykk tilsvarer ønsker bunnhullstrykk, og
(iv) holde trykket i brønnen likt statisk som dynamisk på en dybde i brønnen.

Etter rettens vurdering har krav 4 både nyhet og oppfinnelseshøyde. Det nærmeste motholdet er Sangesland III, jf. ovenfor og under punkt 4.3. Etter rettens syn beskriver likevel ikke dette motholdet verken beregningstrekket eller sammenligningstrekket. Beynet beskriver bruk av sensorer for å måle høyden på grenseflaten. Men retten er enig med saksøkte i at Beynet ikke beskriver en kontinuerlig justering av borehullstrykket. Retten kan ikke se at øvrige mothold beskriver alle handlingstrekkene i krav 4, ei heller at de kan utledes av allmenn tilgjengelig kunnskap. Krav 4 har dermed nyhet.

Side:31

Beregningstrekket og sammenligningstrekket gjør også at krav 4 skiller seg vesentlig fra det som var kjent på prioritetsdatoen. Den tekniske effekten av disse trekkene er at man kan raskt kompensere for dynamiske komponenter slik at man holder seg innenfor det aktuelle borevinduet. Retten har derfor, med samme begrunnelse som for krav 12, over, kommet til at krav 4 har oppfinnelseshøyde.

Uselvstendig krav 5 omhandler bruk av trykkmåler for å overvåke grenseflatenivået i borestigerøret. Denne grenseflaten er et sentralt punkt både i krav 1 og 4 som begge har nyhet og oppfinnelseshøyde, og også uselvstendig krav 2, jf. punkt 3.4. Dette endres ikke ved at tilknytningen til krav 3 bortfaller som følge av ugyldighet. Følgelig har også krav 5 nyhet og oppfinnelseshøyde for så vidt gjelder de foregående kravene 1-2 og 4.

Rettens flertall, dommer Olebakken og fagkyndig meddommer Svindland, har kommet til at krav 1 i patent ‘509 har nyhet og oppfinnelseshøyde.

Retten har enstemmig kommet til at krav 4 og uselvstendig krav 5 i patent ‘509 har nyhet og oppfinnelseshøyde. Krav 3 i patent ‘509 er ugyldig fordi det mangler nyhet.

5. Sakskostnader

Enhanced Drilling AS har i all hovedsak vunnet saken, og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og annet ledd tilkjennes full erstatning for sine sakskostnader. Selv om krav 3 i patent ‘509 blitt kjent ugyldig, og det er dissens blant rettens medlemmer på ett punkt, jf. punkt 4.3.3, har Enhanched Drilling AS i det vesentligste vunnet frem med sitt syn. Søksmålet dreide seg om flere patentkrav i to stridspatenter og gjaldt ugyldighet på flere ulike grunnlag.

IKM Cleandrill AS er et internasjonalt selskap i offshorebransjen. Det er ikke holdepunkter for at selskapet bør fritas for erstatningsansvar utfra rimelighetsgrunner, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Enhanced Drilling AS har fremlagt en sakskostnadsoppgave for tingretten på 3 371 341 kroner. Salærkravet er på 2 513 675 og øvrige utgifter på 857 666 kroner. I øvrige utgifter er det vesentligste honorar til vitnene Sangesland og Tofting. IKM Cleandrill AS har ikke reist innsigelser mot kravet. Etter rettens syn er utgiftene nødvendige og rimelige, jf. tvisteloven § 20-5. Saken har vært omfattende og hovedforhandlingen gikk over 7 rettsdager. Den har dessuten stor kommersiell betydning for Enhanced Drilling AS. Sakskostnader tilkjennes derfor Enhanced Drilling AS i samsvar med innlevert oppgave.

Partene er ansvarlige overfor retten for utgiftene til de fagkyndige meddommerne med en halvdel hver, jf. rettsgebyrloven § 2. Utgiftene blir fastsatt i egen beslutning. I tråd med hovedregelen om fordeling av sakskostnader, skal IKM Cleandrill AS dekke Enhanced Drilling AS’ andel av disse i tillegg til idømte sakskostnader.

Side:32

Dommen er avsagt under dissens som det er redegjort for under punkt 4.3.3, 4.3.4, 4.4.3 og 4.4.4.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens omfang og andre arbeidsoppgaver.

D O M S S L U T N I N G

1. Patent NO 326509 krav 2 opprettholdes med slik utforming:
Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det hydrostatiske bunnhullstrykket er balansert med eller lavere enn formasjonstrykket, at det er et gass(luft)trykk mellom nevnte grenseflate (30) og en stengt overflate-utblåsingssikring (5) i toppen av stigerøret (6), og at nivået for grenseflaten (30) mellom væsken og gassen reguleres ved hjelp av en undervannspumpe (1) gjennom et utløp (42) i stigerøret (6).

2. Patent NO 326509 krav 3 er ugyldig.

3. Enhanced Drilling AS frifinnes for påstand om at patent NO 321493 krav 12, 14, 15, 20, 21, 22 og 23, og patent NO 326509 krav 1, 4 og 5 er ugyldig.

4. IKM Cleandrill AS dømmes i tillegg å betale til Enhanced Drilling AS den andel av utgiftene til de fagkyndige meddommerne som Enhanced Drilling AS blir pålagt å betale. Utgiftene fastsettes i egen beslutning. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker etter forkynnelsen av beslutningen.

5. IKM Cleandrill AS dømmes til å betale sakskostnader til Enhanced Drilling AS 3 371 341 – tremillioner trehundreogettusen trehundreogførtien – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Noter:

‎