HR-1998-63 - Rt-1998-1988

Instans:	Høyesterett - Dom
Dato:	1998-12-18
Publisert:	HR-1998-00063 - Rt-1998-1988 (497-98)
Stikkord:	(Cosmea-dommen), Varemerkerett, Kjennetegnslikhet
Sammendrag:	Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om å nekte registrering av varemerke. Spørsmålet var om "Cosmea" kunne forveksles med det allerede registrerte varemerket "Cosmica". Høyesterett kom etter en samlet vurdering til at vareslags- og kjennetegnslikheten var så stor at det var riktig å nekte registrering av Cosmea som varemerke.
Saksgang:	Oslo byrett - Borgarting lagmannsrett LB-1997-2383 - Høyesterett HR-1998-00063 A, nr 145/1998
Parter:	Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik C Borchsenius - til prøve) mot W Pelz GmbH & Co (advokat Ragnar Eide)
Forfatter:	Schei, Oftedal Broch, Kst dommer Pedersen, Bruzelius, Holmøy
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §14, §4, §6, Tvistemålsloven (1915) §172, §180

Dommer Schei: Saken gjelder gyldigheten av vedtak om å nekte registrering av varemerke.

Det tyske selskap W Pelz GmbH & Co søkte i 1991 om å få registrert "Cosmea" som varemerke. Kravet gjaldt registrering for varer i klasse 5 etter forskrift om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. Varemerket var søkt regisrert for særskilt angitte hygieniske artikler for damer, blant annet oppregnete bomullsprodukter.

Patentstyrets første avdeling utla søknaden til alminnelig ettersyn. Norges Apotekerforening innga innsigelse mot registrering. Innsigelsen var begrunnet med at "Cosmea" var egnet til å forveksles med Apotekerforeningns fellesmerke "Cosmica", som i likhet med Cosmea er et rent ordmerke. Cosmica var registret for hele vareklasse 3. Det ble gjort gjeldende at en registrering av Cosmea ville stride mot varemerkeloven §14 første ledd nr 6. Patentstyrets første avdeling tok ikke innsigelsen til følge og traff den 11 oktober 1994 beslutning om at Cosmea skulle registreres.

Norges Apotekerforening påklaget avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling, som i kjennelse 20 juni 1996 opphevet første avdelings avgjørelse og nektet registrering. Annen avdeling fant at det forelå vareslagslikhet. Det ble ansett som "klart at det forekommer toalettpreparater i klasse 3 som kan anses likeartet med slike hygieniske produkter for kvinner i klasse 5 som søknadens varefortegnelse omfatter". Det var tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at registrering måtte nektes. Det ble her bygget på at Cosmica ikke er et svakt merke for de varer Cosmea var søkt registrert for.

W Pelz GmbH & Co anla sak for Oslo byrett med krav om opphevelse av Patentsyrets vedtak om å nekte registrering. Byretten avsa 27 mai 1997 dom i saken med slik domsslutning:

"1. Staten v/Nærings- og energidepartementet frifinnes.

2. W. Pelz GmbH & Co dømmes til innen 14 - fjorten - dager fra dommens forkynnelse å betale kr 15500.- - femtentusenfemhundre - i saksomkostninger til Staten v/Nærings- og energidepartementet med tillegg av 12 - tolv - % rente fra forfall til betaling skjer."

W Pelz GmbH & Co påanket byrettens dom til Borgarting lagmannsrett, som 28 januar 1998 avsa dom med slik domsslutning:

"1. Avslaget i Styret for det industrielle rettsvern, 2. avdeling, på varemerkesøknad nr. 912863 oppheves.

2. Staten v/Nærings- og energidepartementet tilpliktes å betale saksomkostninger for byrett og lagmannsrett med tilsammen kr 71351,- - kroner syttientusentrehundreogfemtien - til W. Pelz GmbH innen 14 - fjorten - dager."

Lagmannsretten la til grunn at det ikke var særlig vareslagslikhet. Begrunnelsen kan oppfattes slik at retten i denne vurderingen har sett hen til hvilke varer som faktisk produseres under de to merkene. Det ble blant annet pekt på at substansen i og formålet med produktene som leveres av Cosmica og Cosmea, er forskjellige. Retten la til grunn at Cosmica var et svakt merke også for de varer Cosmea er krevet registrert for.

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen. Saken står for Høyesterett i samme stilling som for de tidligere retter.

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet har i korthet gjort gjeldende:

Cosmea er egnet til å forveklses med Cosmica og må derfor nektes registrert som varemerke, jf varemerkeloven §14 første ledd nr 6. Det er vareslagslikhet ved at Cosmica er registrert og Cosmea er søkt registrert for såvel praktisk sett identiske, som svært nærtstående produkter. Den visuelle og fonetiske likhet mellom Cosmica og Cosmea tilsier kjennetegnslikhet.

Lagmannsretten har uriktig lagt avgjørende vekt på hva slags varer merkeinnehaverne faktisk leverer og vil levere. Det rettslig avgjørende ved varemerkeregistrering skal imidlertid være hvilke varer det eldre varemerket er registrert for og hva det nye merket er søkt registrert for. At det er registreringen og ikke hvilke varer som faktisk leveres som er avgjørende, følger så vel av rettspraksis som praksis i Patentstyret, og er også lagt til grunn i litteraturen. Reelle hensyn tilsier det samme.

Lagmannsrettens vurdering bygger på et villedningssynspunkt og ikke - som ville vært riktig - et forvekslingssynspunkt. Varemerkeloven formål er ikke først og fremst å hindre at publikum blir villedet, men å hindre forveksling av varemerker for å beskytte rettighetshaverens kommersielle interesser. Når det gjelder forvekselbarheten, er vurderingstemaet forvekselbarhet i den alminnelige omsetning, jf varemerkeloven §4 første ledd. Man må i denne vurderingen særlig se på de varer i fortegnelsen der vareslagslikheten er sterkest. Dette gjelder bomullsprodukter. Her er samtidig merkebevisstheten særlig lav og faren for forveksling tilsvarende høy. Ved spørsmålet om Cosmica er et svakt merke, må man igjen ta utgangspunkt i de varene i varefortegnelsene hvor det foreligger vareslagslikhet. For disse varene - som altså ikke er kosmetiske produkter - er Cosmica ikke et svakt merke.

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet har nedlagt slik påstand:

"1. Byrettens dom stadfestes.

2. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten og Høyesterett med tillegg av 12 % årlig rente fra forfall til betaling skjer."

W Pelz GmbH & Co har i korthet gjort gjeldende:

Lagmannsretten har lagt til grunn en korrekt lovforståelse ved fastleggelsen av vurderingstemaene for spørsmålet om forvekselbarhet. Det er riktig som staten har anført, at det avgjørende vil være hvilke varer merkene henholdsvis er registert og søkt registrert for, og ikke hvilke varer som leveres. Dette har imidlertid også lagmannsretten lagt til grunn. Lagmannsrettens begrunnelse må ses i sammenheng og i lys av partenes anførsler og argumentasjon. Det kan ut fra dette ikke være særlig tvilsomt at retten i sin vurdering av forvekselbarheten har tatt utgangspunkt nettopp i registreringen og søknaden. Lagmannsretten har heller ikke knyttet sin vurdering opp til spørsmålet om publikum blir villedet, men om det er en forvekslingsfare mellom produktene.

Lagmannsrettens konkrete vurdering av forvekselbarhetsspørsmålet mellom Cosmica og Cosmea er riktig. Cosmea er krevd registrert for varer i klasse 5, mens Cosmica er registrert for hele klasse 3. I seg selv er det ikke avgjørende at det gjelder forskjellige klasser, men det gir likevel en indikasjon om at vareslagslikheten ikke er stor. Det er riktig at det er en viss overlapping mellom varer Cosmica er registrert for og varer søknaden om registrering av Cosmea gjelder. I praksis vil dette for brukerne være kosmetiske varer. For de varer hvor det er vareslagslikhet, vil Cosmica derfor være et særlig svakt merke. At Cosmica er et svakt merke illustreres av at det er registrert et stort antall merker i klasse 3 som starter med merkeleddet Cos eller Cosm. Det er klare visuelle og fonetiske forskjeller mellom Cosmea og Cosmica, og den samlede vurdering av forvek selbarhetsspørsmålet må munne ut i at det her ikke er grunnlag for å nekte registrering.

W Pelz GmbH har nedlagt slik påstand:

"Lagmannsrettens dom stadfestes. Saksomkostninger tilkjennes også for Høyesterett."

Jeg er - som byretten - kommet til at det ikke er grunnlag for å kjenne vedtaket om å nekte registrering av varemerket Cosmea ugyldig.

Utgangspunktet for den rettslige vurdering av om det her var grunnlag for å nekte registrering, er varemerkeloven §14 første ledd nr 6 som blant annet fastslår at et varemerke ikke kan registreres dersom det "er egnet til å forveksles med ... varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad". Etter varemerkeloven §6 første ledd kan varemerker som hovedregel bare anses "egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag". Det er altså et krav for å nekte registrering at det er vareslagslikhet. Videre vil det være et vilkår for slik nekting at det varemerket det søkes registrering for "er egnet til å forveksles med" det tidligere registrerte merket, jf varemerkeloven §14 nr 6. Det ligger her et krav til kjennetegnslikhet. Spørsmålet om forvekselbarhet etter varemerkeloven §14 første ledd nr 6 må avgjøres etter en samlet vurdering hvor graden av vareslagslikhet og graden av kjennetegnslikhet vil være sentrale elementer. Etter varemerkeloven §4 første ledd må det være forvekslingsfare "i den alminnelige omsetning", og det kreves at man må regne med at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet, jf Rt-1995-1908 (Mozell) og Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 utg Oslo 1997 side 266.

Vurderingen etter varemerkeloven §14 første ledd nr 6 må foretas ved en sammenligning av de varer Cosmica er registrert for og de varer Cosmea er søkt registrert for. Jeg viser i denne forbindelse til Lassen, særlig sidene 293, 294 og 298. Han uttaler blant annet:

"Utgangspunktet for vurderingen blir ... ved registrerte varemerker de varer eller tjenester som merket er registrert for." (side 293) - - -

"Utgangspunktet må også ved defensivregistreringer tas i de varer eller tjenester merket er registrert for - selv om det måtte være aldri så mye klarlagt at det ikke var meningen å bruke merket for slike." (side 298)

Jeg bemerker at den reservasjonen som Lassen i fortsettelsen tar til utgangspunktet, ikke er aktuell i denne saken. Videre viser jeg til Rt-1971-962, særlig side 964. Det skal altså ved vurderingen av forvekslingsfaren mellom merkene Cosmica og Cosmea ikke ses hen til hvilke varer som faktisk produseres eller omsettes under merkene. Det er registreringen og søknaden som er avgjørende. Hvordan lagmannsrettens rettsanvendelse på dette punkt skal oppfattes, ser jeg ikke grunn til å gå inn på.

Når det ellers gjelder de generelle utgangspunkter for vurderingen, bemerker jeg at Patentstyrets avgjørelse er en lovbundet avgjørelse som fullt ut kan prøves av domstolene. Som påpekt i Rt-1995-1908 (Mozell), er det i varemerkesaker som denne ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, slik det for eksempel ofte vil være ved prøving av vedtak i patentsaker.

Jeg går så over til den konkrete vurdering av forvekselbarhetsspørsmålet.Cosmica er registrert for alle varer i klasse 3. Denne klassen omfatter følgende hovedgrupper:

"BLEKEMIDLER OG ANDRE MIDLER FOR KLESVASK, MIDLER TIL RENGJØRING, POLERING, FLEKKFJERNING SAMT TIL SLIPING; SÅPER; PARFYMEVARER, ETERISKE OLJER, KOSMETIKK, HÅRVANN; TANNPUSSEMIDLER."

Spesifiseringen i klassen omfatter et meget betydelig antall varer. Blant disse varene er vatt for kosmetisk bruk og pinner (vatt) for kosmetisk bruk.

Cosmea er søkt registrert for:

"I kl. 5: Hygieniske artikler for damer, nemlig damebind, truseinnlegg, tamponger for menstruasjon, bomull, bomullskuler, bomullspinner, deointimbomull, damebind og truseinnlegg bestående av bomull eller bomull i forbindelse med viskose, florstoffer og polyethylenfolier, bomull- og cellulosefiber, innlegg av bomull eller viskose, florstoffer og polyethylenfolier, bomull- og cellulosefiber som fuktighetsbeskyttelse for undertøy."

Søknaden omfatter altså blant annet bomull for hygieniske formål og bomullspinner for slik bruk.

Vatt for kosmetisk bruk og bomull for hygienisk bruk, som omfattes av henholdsvis registreringen for Cosmica og søknaden for Cosmea, vil - ut fra en praktisk betraktning - være identiske eller nær identiske produkter. Det samme gjelder for vattpinner for kosmetisk bruk og bomullspinner for hygienisk bruk. Slike produkter vil for den alminnelige forbruker i bruk gå om hverandre. Varene vil kunne omsettes i de samme forretninger og med de samme forbrukergrupper som kjøpegrupper. Dette vil være varer hvor merkebevisstheten må antas å være lav. Den konkrete forvekselbarhetsvurderingen må konsentreres nettopp om de varer der vareslagslikheten er størst, jf Lassen side 367. De momenter jeg har trukket frem i forhold til disse varene, trekker isolert i retning av forvekslingsfare.

Cosmica og Cosmea er som nevnt rene ordmerker. Visuelt ligger de nær opp til hverandre, og også fonetisk er det klare likhetstrekk.

Det har vært sentralt fremme i saken om, og i hvilken grad, Cosmica er et sterkt eller svakt merke. For kosmetiske produkter må det være klart at Cosmica er et relativt svakt merke fordi det langt på vei kan oppfattes som et uttrykk for kosmetikk. Men jeg er enig med Patentstyrets annen avdeling i at for de bomullsprodukter hvor vareslagslikheten er størst, kan merket ikke ses som spesielt svakt. Disse bomullsproduktene har et bruksområde ut over bruk i forbindelse med kosmetikk og vil for store brukergrupper neppe heller først og fremst forbindes med slik bruk.

Samlet sett er vareslags- og kjennetegnslikheten her så stor at det etter min mening var riktig å nekte registrering av Cosmea som varemerke. Anken har etter dette ført frem. Staten har krevet seg tilkjent saksomkostninger. Jeg fin ner at omkostninger bør tilkjennes for samtlige instanser i samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven §172 første ledd og §180 annet ledd, jf §172 første ledd. Det innebærer at byrettens omkostningsavgjørelse må stadfestes. I samsvar med inngitte omkostningsoppgaver for lagmannsretten og Høyesterett tilkjennes omkostninger for disse instanser med henholdsvis kr 9500 og kr 47 875 - samlet kr 57 375, hvorav utgifter til sammen utgjør kr 13 375.

Jeg stemmer for denne

dom:

1. Byrettens dom stadfestes.

2. I saksomkostninger for lagmannsretten og Høyesterett betaler W Pelz GmbH & Co til staten v/Nærings- og handelsdepartementet 57 375 - femtisyvtusentreehundreogsyttifem - kroner med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra utløpet av oppfyllelsfristen til betaling skjer.

3. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra dommens forkynnelse.

Dommer Oftedal Broch: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

Kst dommer Pedersen: Likeså.

Dommer Bruzelius: Likeså.

Dommer Holmøy: Likeså.

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Byrettens dom stadfestes.

2. I saksomkostninger for lagmannsretten og Høyesterett betaler W Pelz GmbH & Co til staten v/Nærings- og handelsdepartementet 57 375 - femtisyvtusentreehundreogsyttifem - kroner med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra utløpet av oppfyllelsfristen til betaling skjer.

3. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra dommens forkynnelse.