LB-1995-770
| Instans: | Borgarting lagmannsrett - Kjennelse |
|---|---|
| Dato: | 1996-10-07 |
| Publisert: | LB-1995-00770 |
| Stikkord: | Varemerke |
| Sammendrag: | |
| Saksgang: | Oslo byrett Nr. 92-03093 A og 94-03864 A - Borgarting lagmannsrett LB-1995-00770 A LB-1995-00771 A. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-1997-00252K . |
| Parter: | Ankende part: 1. Geir Killingland 2. Norsk Talentbyrå AS (Prosessfullmektig: Advokat Arne Magnus). Motpart: Geir Hamnes (Prosessfullmektig: Advokat Peter Nitter). og ankesak nr. 95-00771 A Ankende part: 1. Geir Killingland 2. Norsk Talentbyrå AS (Prosessfullmektig: Advokat Arne Magnus). Motpart: Norwegian Entertainment AS (Prosessfullmektig: Advokat Peter Nitter). |
| Forfatter: | Lagmann Jørgen Wilberg, formann, Lagdommer Sissel Rydman Langseth, Ekstraordinær lagdommer Odd Blomdal |
| Lovhenvisninger: | Varemerkeloven (1961) §13, §2, Markedsføringsloven (1972) §1, Domstolloven (1915) §38, Tvistemålsloven (1915) §180, §213, §98, §14, §4, §6, §9, Markedsføringsloven (1972) |
Dom:
Sakene gjelder spørsmålet om registreringen av varemerket "Miss Norway" er gyldig og krav om bl.a. erstatning for ulovlig bruk av varemerket.
Ved stevning av 1. april 1992 til Oslo byrett anla Geir Hamnes og No Limit AS søksmål mot Geir Killingland med krav om at Killinglands registrering av varemerket "Miss Norway" kjennes ugyldig. Ved stevning av 20. oktober samme år anla Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS motsøksmål mot saksøkerne med krav om opphør av deres bruk av varemerket "Frøken Norge", samt erstatning for tap forårsaket av deres bruk.
Etter at No Limit AS' rettigheter i 1994 ble overført til Norwegian Entertainment AS, anla Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS ved stevning av 28. mars 1994 til Nedre Romerike herredsrett søksmål mot Norwegian Entertainment AS med tilsvarende påstand som i motsøksmålet. Denne saken ble i medhold av domstolloven §38 overført til Oslo byrett, som besluttet sakene forenet til felles behandling med hjemmel i tvistemålsloven §98.
Byretten avsa 18. november 1994 dom med slik domsslutning:
I sak nr. 92-03093-A71, hovedsøksmålet:
1. Norsk varemerkeregistrering nr. 139361 "Miss Norway" kjennes ugyldig og slettes fra registeret for tjenesteslagene "underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter".
2. Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS dømmes in solidum å betale saksom kostninger til Geir Hamnes og No Limit AS med til sammen kr 39080,- -kronertrettinitusenogåtti-.
I sak nr. 92-03093-A71, motsøksmålet:
1. Geir Hamnes og No Limit AS frifinnes.
2. Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS dømmes in solidum å betale saksom kostninger til Geir Hamnes og No Limit AS med til sammen kr 36380,- -kronertrettisekstusentrehundreogåtti-.
I sak nr. 94-03864:
1. Norwegian Entertainment AS frifinnes.
2. Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS dømmes in solidum å betale saksom kostninger til Norwegian Entertainment AS med kr 10000,- - kronertitusen-.
Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS har påanket byrettens dom i begge saker. Lagmannsretten besluttet 9. juni 1995 å forene ankesakene til felles behandling og avgjørelse i medhold av tvistemålsloven §98 første ledd. Ankeforhandling ble holdt 20.-22. august 1996. Geir Killingland og Geir Hamnes avga partsforklaring. Daglig leder i Norwegian Entertainment AS, Bjørn Engberg, fulgte forhandlingene med hjemmel i tvistemålsloven §213 annet ledd, og avga vitneforklaring. Det ble avhørt til sammen 6 vitner. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.
Saksforholdet fremgår av byrettens dom og av lagmannsrettens bemerkninger i det følgende.
De ankende parter, Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS, har i det vesentlige anført:
Betegnelsen "Miss Norway" tilfredsstiller de krav som varemerkeloven §13 stiller for registrering av et ordmerke. Fra og med 1983 blir betegnelsen benyttet i en mer omfattende sammenheng enn før, om underholdningsshow, moteoppvisninger, modellskole o.s.v. Betydningen av rettighetene til å sende deltakere til Miss World- og Miss Universekonkurransene blir redusert. I denne perioden blir betegnelsen "Miss Norway" et særlig kjennetegn for Killinglands virksomhet, og er tilstrekkelig distinktivt. Det vises til at Patentstyrets annen avdelings avgjørelse om å tillate registrering var enstemmig. Avdelingen fant at det ikke var behov for friholdelse av betegnelsen. Dette er en del av spørsmålet om distinktivitet. Merket må dessuten anses innarbeidet. Det må legges til grunn at Patentstyrets annen avdeling ved klagebehandlingen har tillagt innarbeidelsen vekt, selv om dette ikke uttales uttrykkelig i avgjørelsen. Killingland benyttet ordmerket fra 1983 til han søkte det registrert i 1986, og videre frem til merket ble registrert i 1989. Ved avgjørelsen av om innarbeidelse foreligger, må retten også legge vekt på den bruk som fant sted i tiden fra søknaden ble fremmet til registrering ble oppnådd. Det må videre legges vekt på praksis i de øvrige skandinaviske land. Det vises til at innarbeidelse ble ansett skjedd etter fem år i den tilsvarende registreringssak i Danmark. For Killinglands vedkommende er tiden noe kortere, men dette kan ikke være utslagsgivende.
Den svenske avgjørelsen om å godta "Miss Sverige" til registrering innebar ikke forbud mot at andre utøver samme virksomhet, men under annet navn. Det samme må gjelde her. Hvis man i Norge arrangerer en skjønnhetskonkurranse hvor f. eks. "Isdronningen" blir utpekt, vil ikke dette være i strid med de rettigheter Killingland påberoper seg.
Det forhold at betegnelsen "Miss Norway" tidligere har vært brukt av andre, jf. varemerkeloven §14 nr. 7, hindrer ikke Killingland i å få varemerket registrert. Det vises til at betegnelsen ikke ble brukt i den periode Elite Modellbyrå sendte deltakere til de internasjonale konkurransene. Dette innebærer et avbrudd over lengre tid. Uansett er det bare den tidligere bruker som kan påberope seg slik tidligere bruk; ikke en senere bruker som Hamnes. Det vises til Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett, side 100.
I motsøksmålet gjøres særlig gjeldende: Registreringen er gyldig. Da kan ingen andre enn innehaveren av varemerket benytte det for sine varer, jf. varemerkeloven §4 første ledd. Det er ikke noe vilkår om vareslagslikhet i denne bestemmelse, i motsetning til §6. Her foreligger det dessuten vareslagslikhet ved at Hamnes har benyttet seg av Killinglands konsept og bare har foretatt kosmetiske endringer i dette. Denne bruk av Killinglands ideer uten hans samtykke gir Killingland grunnlag for å kreve erstatning av Hamnes og hans selskap. Det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom Hamnes' ulovlige bruk og Killinglands tap i form av redusert omsetning.
Hamnes' aktiviteter rammes også av markedsføringsloven §1, som anføres som selvstendig hjemmel for erstatningskravet.
Søksmålet mot Norwegian Entertainment AS gjelder en annen tidsperiode enn motsøksmålet mot Hamnes og No Limit AS, men er for øvrig nærmest identisk med det.
Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS har nedlagt slik endelig påstand:
Hovedsøksmålet:
1. Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS frifinnes.
2. Geir Hamnes og No Limit AS - under avvikling - dømmes in solidum til å bære sakens omkostninger for byretten og lagmannsretten.
Motsøksmålet:
1. Geir Hamnes og No Limit AS - under avvikling - kjennes uberettiget til å bruke varemerket "Frøken Norge" som kjennetegn på virksomhet som går under varegruppe 41.
2. Geir Hamnes og No Limit AS - under avvikling - dømmes in solidum til å betale erstatning fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til kr 3000000,- til Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS.
3. Geir Hamnes og No Limit AS - under avvikling - dømmes in solidum til å bære sakens omkostninger for byretten og lagmannsretten.
Ankesak nr. LB-1995-00771 A:
1. Norwegian Entertainment AS kjennes uberettiget til å bruke varemerket "Frøken Norge" som kjennetegn på virksomhet som går under varegruppe 41.
2. Norwegian Entertainment AS dømmes til å betale erstatning fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til kr 1000000,- til Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS.
3. Norwegian Entertainment AS dømmes til å bære sakens omkostninger for byretten og lagmannsretten.
Ankemotpartene Geir Hamnes og No Limit AS har i det vesentlige anført:
Betegnelsen "Miss Norway" er beskrivende og kan derfor ikke gyldig registreres som varemerke, jf varemerkeloven §13 første ledd.
Rent filologisk har betegnelsen ingen egentlig betydning. Gjennom bruken ved skjønnhetskonkurranser som tar sikte på videre deltakelse i internasjonale konkurranser, har den imidlertid fått en innarbeidet betydning. Medias bruk av betegnelsen "Miss Norway" i denne betydning gjør det vanskelig for en søker å dokumentere at han har innarbeidet betegnelsen som et ordmerke for sine varer eller tjenester.
Man kan riktignok oppnå distinktivitet for et merke ved bruk, men til dette kreves at man har signalisert at betegnelsen brukes som et varemerke, og at den er blitt oppfattet som dette, og som knyttet til et bestemt arrangement. Killingland har hatt kontraktene med de utenlandske arrangører og har brukt betegnelsen om den samme aktivitet som den alltid har vært brukt om. Killingland har ikke etablert noen "secondary meaning" av betegnelsen. Han kunne lettere ha oppnådd rett til varemerke hvis han hadde kalt f. eks. en danseskole for "Miss Norway".
Når en betegnelse har en innarbeidet betydning, som i dette tilfelle, oppstår det et behov for friholdelse. Hvis retten skulle komme til at merket ikke er beskrivende, anføres subsidiært behovet for friholdelse som grunnlag for ugyldighet av den foretatte registrering. Byretten har ikke tillagt friholdelsesbehovet for stor vekt. Det vises til at ingen av aktørene fra tiden før Killingland begynte å arrangere skjønnhetskonkurranser, synes å ha oppfattet "Miss Norway"-betegnelsen som et varemerke. Det er således ikke foretatt noen overdragelse av rettigheter fra Dagbladet til Det Nye, derfra til Elite Modellbyrå eller fra Elite til Øivind Amundsen. Heller ikke avtalene mellom Klaus Jensen og Øivind Amundsen/Gunvald Slatlem inneholder noe om rettighet til varemerke.
Heller ikke "Frøken Norge" brukes som varemerke, like lite som betegnelsen Norgesmesterskap er et varemerke.
Killinglands bruk oppfyller ikke kravene til innarbeidelse i varemerkeloven §2. Han hadde bare brukt merket i ca to år før Hamnes etablerte sin virksomhet og brøt den innarbeidelsesprosess som måtte være i gang.
Hvis retten likevel godtar "Miss Norway" som varemerke, anføres at ankemotpartene har rett til å bruke "Frøken Norge" som varemerke i medhold av varemerkeloven §9 bokstav a. Hamnes benyttet den samme betegnelse som Det Nye tidligere hadde brukt, og fikk større mediadekning enn Killingland fordi Hamnes hadde de internasjonale kontraktene. Killingland har ikke tatt tilstrekkelige skritt for å hindre Hamnes' bruk. Hans protester med to års mellomrom med trussel om søksmål er ikke nok.
Også markedsføringsloven §1 tilsier at Killinglands varemerkeregistrering må kjennes ugyldig. Den blokkering av betegnelsen "Miss Norway" som Killinglands registrering innebærer, er illojal overfor dem som senere overtar kontraktene med arrangørene av de internasjonale skjønnhetskonkurransene. Killingland krever ikke bare en rett til å fortsette sin bruk av betegnelsen, men en enerett.
Det bestrides at Hamnes har kopiert noe konsept som Killingland har enerett til. Det er således ikke grunnlag for Killinglands anførsel om brudd på markedsføringsloven. Det er for øvrig uklart hva denne anførsel har å gjøre i varemerkesaken.
Killingland har ikke dokumentert noe tap som følge av rettsstridig bruk av varemerket. Tapet har andre årsaker, i første rekke at Hamnes fikk de internasjonale kontraktene og forbindelsene, og at han fikk en vinner da Mona Grudt vant Miss Universekonkurransen.
Den del av anken som gjelder kravet om fastsettelsesdom for at bruk er uberettiget i andre tjenesteslag enn underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, kreves avvist p.g.a. manglende rettslig interesse. Siden ankemotpartene ikke har erklært motanke mot byrettens dom, er det ingen tvist på dette punkt.
Geir Hamnes og No Limit AS har nedlagt slik påstand:
I sak nr. LB-1995-00770 A, hovedsøksmålet og motsøksmålet:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. Anken avvises for så vidt det er krevet dom for at Geir Hamnes og No Limit AS kjennes uberettiget til å bruke varemerket "Frøken Norge" også utenfor det område der registreringen er kjent ugyldig av byretten.
3. Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS dømmes in solidum til å betale saksom kostninger for lagmannsretten til Geir Hamnes og No Limit AS.
Ankemotparten Norwegian Entertainment AS har anført det samme som de øvrige anke motparter, og har nedlagt slik påstand:
I sak nr. LB-1995-00771 A:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. Anken avvises for så vidt det er krevet dom for at Norwegian Entertainment AS kjennes uberettiget til å bruke varemerket "Frøken Norge" også utenfor det område der registreringen er kjent ugyldig av byretten.
3. Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS dømmes in solidum til å betale saksom kostninger for lagmannsretten til Norwegian Entertainment AS.
Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten, og kan slutte seg til byrettens begrunnelse. Lagmannsretten tilføyer:
Under ankeforhandlingen nedla Geir Hamnes, No Limit AS og Norwegian Entertainment AS påstand om delvis avvisning av ankene. Lagmannsretten finner at avvisningspåstanden må tas til følge, idet det ikke er tvist om at registreringen av ordmerket "Miss Norway" er gyldig for tjenestene utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, som inngår i vareklasse 41.
"Miss Norway"-betegnelsen har vært benyttet iallfall fra 1935, uten at retten har opplysninger om omfanget og de nærmere omstendigheter ved bruken før annen verdenskrig. Etter krigen ble betegnelsen brukt først av Dagbladet, senere av ukebladet Det Nye, som begge kåret nasjonale "misser" og sendte dem til de store internasjonale skjønnhetskonkurransene. I årene 1976-79 satt Elite Modellbyrå med de internasjonale rettigheter. I disse årene ble det ikke arrangert regulære nasjonale konkurranser, men Elite utpekte deltakere til de internasjonale konkurransene blant sine egne modeller, uten mediedekning i Norge av betydning. I årene 1979-83 ble "Miss Norway"-betegnelsen brukt av Klaus Jensen og senere - på basis av Klaus Jensens franchisingrettigheter - av "Komiteen for Miss Norway", som Geir Killingland kom inn i i 1983. Han overtok Klaus Jensens franchisingrettigheter i 1984. Killingland arrangerte Miss Norwaykonkurranser i 1984 og 1985, og sendte deltakere til Miss World- og Miss Universekonkurransene. I 1986 overtok Geir Hamnes rettighetene til Miss Worldkonkurransen, og kåret "Miss World of Norway", som ble sendt til denne konkurransen.
I perioden 1952 - 1985 hadde betegnelsene "Miss Norway" og "Frøken Norge" således vært brukt av en rekke ulike personer, men alltid i sammenheng med rettighetene til de internasjonale konkurransene. Killinglands varemerkeregistrering innebærer at den som heretter oppnår rettighetene til de internasjonale konkurransene, som begrepet "Miss Norway" er knyttet til, blir utelukket fra å benytte betegnelsen.
Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS har til støtte for sitt standpunkt vist til at tilsvarende ordmerker er registrert i våre naboland. Lagmannsretten bemerker i denne forbindelse:
I Finland er ordmerket "Miss Suomi" registrert for nærmere angitte varer/tjenester i klassene 3, 14, 16, 18, 25, 41 (for mannekengskole og moteoppvisninger) og 42. Patentverket reiste spørsmål om merket tilfredsstilte distinktivitetskravet, men godtok senere søkerens argumentasjon på dette punkt.
I Sverige ble registrering av ordmerket "Frøken Sverige" nektet av begge instanser i patentverket under henvisning til bl.a. manglende distinktivitet. Etter klage til Kongen ble registreringen godtatt på grunnlag av søkerens innarbeidelse.
Også i Danmark ble Klaus Jensens søknad om registrering av ordmerket "Miss Danmark" først avslått på grunn av manglende distinktivitet, men senere godtatt i høyere instans etter at Jensen hadde dokumentert sin innarbeidelse av merket gjennom seks år.
Etter dette kan retten ikke se at de registreringer som er foretatt i andre nordiske land, har noen betydning ved avgjørelsen av om ordmerket "Miss Norway" skal anses for å oppfylle distinktivitetskravet i varemerkeloven §13 første ledd. Spørsmålet om innarbeidelse kommer retten tilbake til nedenfor.
Lagmannsretten kan heller ikke legge avgjørende vekt på vedtaket i den foreliggende sak i Patentstyrets annen avdeling. Det vises til at vedtaket er fattet utelukkende på grunnlag av opplysninger fra de ankende parter, uten at den tidligere bruk av betegnelsen var tilstrekkelig opplyst, og uten at ankemotpartenes innsigelser mot registrering var fremkommet.
Etter at byrettens dom ble avsagt, har for øvrig Høyesterett i Rt-1995-1908 uttalt seg om den generelle betydning for domstolenes avgjørelser av Patentstyrets vedtak. På side 1914 uttaler således førstvoterende:
Den avgjørelse om registrering som ble truffet i Patenstyrets 1 avdeling, er en lovbunden avgjørelse, som kan prøves fullt ut av domstolene. Dette innebærer i prinsippet den samme prøvingskompetanse som ble lagt til grunn for saker om ugyldighet av patent i Høyesteretts avgjørelse i Swingballdommen, Rt-1975-603. I Swingballdommen ble det imidlertid understreket (side 606) "at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patenststyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med." Partene er uenige om det er grunn til å bygge på et tilsvarende syn i vår sak.
Jeg antar at de hensyn som ligger til grunn for uttalelsen, vanligvis ikke kan ha samme vekt i varemerkesaker, hvor de faktiske sider ved avgjørelsestemaene ofte vil være lettere tilgjengelige for domstolene, og hvor spørsmålenes rettslige preg kan være sterkere.
Heller ikke vilkårene for innarbeidelse etter lovens §2 finnes oppfylt. Killinglands bruk i 1984 og 1985 av betegnelsen kan ikke anses tilstrekkelig langvarig til at "Miss Norway" er innarbeidet som varemerke for hans tjenester. Partene er enige om at "Miss Norway" og "Frøken Norge" er betegnelser som lett kan forveksles, og at de i stor utstrekning er blitt forvekslet. Fra og med sommeren 1986 benyttet Geir Hamnes betegnelsen "Frøken Norge". Fra dette tidspunkt kan man vanskelig si at Killingland innarbeidet ordmerket som kjennetegn for sine tjenester.
I spørsmålet om Geir Hamnes har brutt markedsføringsloven, legger retten til grunn at Geir Killingland var først ute i Norge med å arrangere skjønnhetskonkurranser etter sitt konsept. Dette konseptet er basert på en rekke lokale konkurranser før en landsomfattende finale, og inntektene kommer hovedsaklig fra såkalte sponsorer som kjøper reklame. I hovedtrekkene er det det samme konsept Geir Hamnes har benyttet, men med klare forskjeller i den nærmere utforming av forestillingene. Hamnes kan heller ikke uten videre sies å ha kopiert Killinglands konsept, idet Hamnes' forbilde var tilsvarende arrangementer i England, hvor han hadde kontakter i underholdningsverdenen gjennom sitt tidligere arbeid i platebransjen.
Etter dette finner lagmannsretten at Geir Hamnes, No Limit AS eller Norwegian Entertainment AS ikke har opptrådt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven §1. Erstatningskravet fra Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS kan således heller ikke føre frem på dette grunnlag.
Anken har vært forgjeves såvel i gyldighetssaken som i de to inngrepssaker, og Geir Killingland og Norsk Talentbyrå AS bør i overensstemmelse med hovedregelen i tvistemålsloven §180 første ledd erstatte Geir Hamnes, No Limit AS og Norwegian Entertainment AS deres saksomkostninger. Advokat Nitter har inngitt omkostningsoppgave for lagmannsretten, totalt pålydende 62.100 kroner. Av dette utgjør 58.000 kroner salær. Salærbeløpet er fordelt med 10.000 kroner på sak LB-1995-00770 A og 48.000 kroner på sak LB-1995-00771 A. I tillegg kommer utgifter på 1.100 kroner i den sist nevnte sak. Lagmannsretten legger oppgaven til grunn, men bemerker at saksnumrene åpenbart er forbyttet i advokat Nitters prosesskrift.
Fordelingen på de enkelte søksmål av en utgiftspost på 3.000 kroner, som er spesifisert som honorar til Bryns Patentkontor, er ikke oppgitt. Lagmannsretten finner å burde fordele denne post med 2.000 kroner på sak LB-1995-00770 A og 1.000 kroner på sak LB-1995-00771 A.
Avvisningsspørsmålet antas ikke å ha ført til økte omkostninger.
Lagmannsretten er enig i byrettens omkostningsavgjørelse.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
Sak nr. LB-1995-00770 A:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Geir Killingland og Norsk Talent byrå AS in solidum innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av dommen 51.100 - femtientusenetthundre - kroner til Geir Hamnes og No Limit AS i fellesskap.
Sak nr. LB-1995-00771 A:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Geir Killingland og Norsk Talent byrå AS in solidum innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av dommen 11.000 - ellevetusen - kroner til Norwegian Entertainment AS.
Slutning i kjennelse:
Sak nr. LB-1995-00770 A:
Anken avvises for så vidt det er krevet dom for at Geir Hamnes og No Limit AS kjennes uberettiget til å bruke varemerket "Frøken Norge" også utenfor det område der registreringen er kjent ugyldig av byretten.
Sak nr. LB-1995-00771 A:
Anken avvises for så vidt det er krevet dom for at Norwegian Entertainment AS kjennes uberettiget til å bruke varemerket "Frøken Norge" også utenfor det område der registreringen er kjent ugyldig av byretten.