Rt-1973-1033

Instans:	Høyesterett - Dom
Dato:	1973-09-22
Publisert:	Rt-1973-1033
Stikkord:	Varemerkerett
Sammendrag:
Saksgang:	L.nr. 123B/197
Parter:	A/S Sætre Kjeksfabrik (høyesterettsadvokat Roar Bjerknes) mot Maarud Bedrifter v/ brukseier Ole A. Stang (høyesterettsadvokat Johan Storm Bull)
Forfatter:	Tønseth, Michelsen, Lorentzen, Mellbye, Eckhoff
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §4, Tvistemålsloven (1915) §176, §180, §10, §25, §3, §6, §8, §9

Dommer Tønseth: Saken gjelder spørsmålet om Maarud Bedrifter har rett til å benytte betegnelsen «Bacongull» for sitt produkt «sprøstekte baconbiter» og betegnelsen «Gull» som bestanddel i merket «Maarud Bacongull». A/S Sætre Kjeksfabrik bestrider dette, idet det hevdes at denne merkebruk er i strid med fabrikkens så vel registrerte som innarbeidede rett til merket «Guld» eller «Gull». Ved stevning av 22. juni 1970 anla A/S Sætre Kjeksfabrik inngrepssak etter lov om varemerker av 3. mars 1961 med påstand om at Maarud Bedrifter skulle tilpliktes å opphøre med bruken av de nevnte merker. Oslo byrett med sakkyndige domsmenn avsa 4. februar 1971 dom med denne domsslutning:

«1. Maarud Bedrifter frifinnes.

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.»

Etter anke fra A/S Sætre Kjeksfabrik avsa Eidsivating lagmannsrett 4. mai 1972 dom med denne domsslutning:

«Byrettens dom stadfestes.

Saksomkostninger tilkjennes ikke.»

De nærmere omstendigheter i saken og partenes tidligere anførsler fremgår av herredsrettens og lagmannsrettens domsgrunner.

A/S Sætre Kjeksfabrik - senere kalt Sætre - har anket til Høyesterett. Anken gjelder så vel lagmannsrettens lovanvendelse som bevisbedømmelsen.

Sætres anførsler for Høyesterett er i det vesentlige de samme som for de tidligere retter. Det gjøres således fortsatt gjeldende to selvstendige grunnlag for at Maarud Bedrifter - senere kalt Maarud - skal opphøre med bruken av de omtvistede kjennetegn. Dette følger for det første av den avtale som i 1957 ble inngått mellom partene og som er gjengitt i lagmannsrettens dom. Men under enhver omstendighet følger det av de alminnelige varemerkerettslige regler at Maarud er uberettiget til å gjøre bruk av merkene. - Det understrekes av Sætre at det avtalemessige grunnlag ikke anses som prinsipalt i forhold til det varemerkerettslige, hva lagmannsretten regnet det for å være.

Hva angår det avtalemessige grunnlag for at Maarud skal være uberettiget til å benytte de nevnte merker, så hevder Sætre at den forståelse av avtalen som Maarud gjør gjeldende og som fikk tilslutning av byretten og lagmannsretten, er meningsløs og uantakelig. Sætre produserer kjeks, og potetprodukter generelt ligger utenfor fabrikkens interessesfære. Det man ville sikre seg

Side:1034

ved, var at Maarud ikke markedsførte konkurrerende under et merke som inneholdt elementet «gull». Da kjennetegnet «Potetgull» ikke var innarbeidet i 1957, var Maaruds bruk det avhengig av samtykke fra Sætre. Dette samtykke fikk Maarud, men mot å forplikte seg til ikke å bruke «gull» i kjennetegn for andre varer overhodet. Om avtalen rent språklig betraktet skulle være uklar eller ufullstendig på dette punkt, eller endog nærmest må forstås som hevdet av Maarud, så må den dog tolkes slik at den får et fornuftig innhold. Sætre bestrider berettigelsen av lagmannsrettens uttalelse om at avtalen må tolkes restriktivt. Den er inngått mellom jevnbyrdige avtaleparter, og mulig uklarhet skal ikke ensidig gå ut over den ene, Sætre. - For øvrig hevdes det å være uriktig når lagmannsretten antok at avtalen først ble brakt på bane av Maarud. Det var Sætre som under forhandlingene forut for saksanlegget trakk frem avtalen.

Med hensyn til den varemerkerettslige side av det spørsmål saken gjelder, har Sætre anført at Maarud for Høyesterett har erkjent at den vare som Maarud markedsfører under betegnelsen «Bacongull», er av «lignende slag» som de varer Sætres varemerke «Guld» er registrert for, respektive de varer Sætre har markedsført under merket «Gullvafler», jfr. lovens §6. Tilbake blir da - anfører Sætre - spørsmålet om merkelikhet etter lovens §4.

Innledningsvis bestrider Sætre ikke at «Guld» er et «svakt» merke. Men når det først er registrert, har merket beskyttelse etter loven. Det benektes at merket er degenerert. Hvorvidt dette skulle være tilfelle, anses imidlertid uten betydning i denne sak. Vil nemlig Maarud gjøre gjeldende at merket er degenerert, må det gjøres i ugyldighetssak etter varemerkelovens §25. Heller ikke kan det tas til inntekt for Maaruds standpunkt i saken slik særlig lagmannsretten har gjort.

Merkelikhet er til stede, hevder Sætre. Det vil si at Maaruds merke «Bacongull» er egnet til å forveksles med Sætres registrerte merke «Guld», hvorfor bruken av «Bacongull» er i strid med varemerkelovens §4. «Gull» er for øvrig i en, forbindelse, for «Gullvafler», beskyttet også ved innarbeidelse. Da den beskyttelse som oppnås ved innarbeidelse i det vesentlige er den samme som ved registrering, tillegger imidlertid Sætre ikke forholdet særlig betydning.

For øvrig angriper Sætre lagmannsrettens dom fortrinnsvis på følgende punkter:

Det bestrides - hva lagmannsretten har antatt - at det innsnevrer grensene for beskyttelsen av «Guld» som varemerke at Sætre i enkelte tilfeller har samtykket i at ordforbindelser med komponenten «gull» har vært registrert. Samtykke av denne art hevdes å være en vanlig foreteelse i varemerkeretten og har ikke den generelle virkning som lagmannsretten tillegger forholdet.

Videre bestrides lagmannsrettens uttalelse om at rettspraksis ikke er tilstrekkelig «til å utelukke at man vil kunne godta varemerker hvor «Guld» gis et tillegg av rent beskrivende karakter»,

Side:1035

og holdbarheten av bemerkningen om at lagmannsretten ikke kunne «dele Sætres syn når det hevdes at «gull» nødvendigvis må ha et distinktivt ledd i tillegg for å kunne undgå forveksling med Sætres registrerte varemerke». Disse uttalelser gir etter Sætres oppfatning uttrykk for en total varemerkerettslig feilvurdering fra lagmannsrettens side, og det er direkte i strid med det som uttales i høyesterettsdommer inntatt i Rt-1964-105 flg. og Rt-1964-166 flg., og som er nevnt også i de tidligere retters dommer.

Som en tredje ankegrunn anfører Sætre at lagmannsretten har misforstått registreringspraksis. Det er ikke riktig at denne praksis gir uttrykk for at merker er godtatt i tilfelle hvor «gull» er gitt et tillegg av rent beskrivende karakter. En gjennomgåelse av registreringspraksis viser at det er det motsatte som er tilfelle.

Sætre benekter ikke at Maaruds merke «Bacongull», som fremhevet av lagmannsretten, må ses som en helhet når forvekslingsspørsmålet skal avgjøres. Men - hevdes det - det godtas ikke av varemerkeloven som tilstrekkelig at «gull» er gitt et prefiks av rent beskrivende karakter - en artsbetegnelse - hva «bacon» er. Heller ikke kan det redde merket «Bacongull» om det brukes sammenknyttet med firmanavnet Maarud. Dette fremgår klart av lovens §10 sammenholdt med §3, §8 og §9. Og i seg selv er merket «Bacongull» ikke tilstrekkelig særpreget til at den forveksling med «gull» som det her er tale om, kan unngås. Det hjelper her ikke om den vare som markedsføres under merket «Bacongull» er gitt et særeget utstyr, eventuelt lignende det som andre av Maaruds varer er forsynt med. Endelig anføres det at det ved vurderingen ikke kan søkes noen støtte deri at Maarud en tid har brukt merket «Potetgull» for en av sine andre varer.

Sætre har nedlagt sådan påstand:

«1. Maarud Bedrifter tilpliktes å stanse bruken av varemerket Bacongull, samt bruken av betegnelsen gull som bestanddel i merket Maarud Bacongull, for sprøstekte baconbiter.

2. A/S Sætre Kjeksfabrik tilkjennes saksomkostninger for alle retter.»

Ankemotparten Maarud henholder seg til de tidligere retters dommer, som hevdes å være riktige i resultatet og i det alt vesentlige også i begrunnelsen.

Det anføres således at ordmerket «Guld» vel ikke kan anses degenerert, men det er meget svakt og har i alminnelig ordbruk en overført betydning som gjør at det i omsetningslivet sterkt nærmer seg de rene kvalitetsbetegnelser. Den alminnelige forbruker vil ikke oppfatte «gull» som et individualiserende element i et sammensatt ordmerke, men som en fremhevelse av god kvalitet. Registreringspraksis viser at myndighetene stiller meget små krav til det tillegg som skal til for at et merke med «gull» som element skal kunne registreres. Man har godtatt nær beslektede merker for meget nærliggende varer. Maarud er for så vidt enig i lagmannsrettens karakteristikk av registreringsmyndighetenes praksis. Av denne må man kunne slutte at Sætres merke «Gull» neppe er beskyttet mot annet enn ren kopiering.

Side:1036

Merket «Gull»s svake gjennomslagskraft har som motstykke at det skal lite til for at et tilføyet element blir det dominerende i en sammensetning. Etter Maaruds mening fremtrer således «Bacon» som dominanten At et ledd er det dominerende, er et rent faktisk forhold og har intet med hva som er det eller de distinktive ledd. Også fordi «Bacongull» vil bli oppfattet som en kvalitetsangivelse mer enn som et varemerke, vil merket fjerne seg fra Sætres beskyttede område. Ser man så hen til registreringspraksis, må det etter Maaruds mening være klart at det ikke i varemerkelovens forstand foreligger forvekslingsfare i forholdet mellom «Bacongull» eller «Maarud Bacongull» og Sætres merke «Guld».

Når det gjelder rettspraksis - og det er i det vesentlige de to høyesterettsdommer i Rt-1964-105 og Rt-1964-166 som Sætre har tatt til inntekt for seg - så mener Maarud at dommene intet avgjørende sier om spørsmålet forvekslingsfare når «gull» forekommer som ledd i et sammensatt varemerke.

Maarud hevder at det vil være en relevant atskillende faktor om firmanavnet «Maarud» føyes til «Bacongull», og finner støtte for dette i varemerkelovens §10. Ved vurdering av forvekslingsfaren kommer til også den omstendighet at Maarud siden 1938 har markedsført en vare under merket «Potetgull». Sætre har ikke bestridt at dette merke i dag er innarbeidet.

Maaruds konklusjon er at det verken for «Bacongull» eller «Maarud Bacongull» er fare for forveksling med Sætres merke «Guld».

For Høyesterett erklærer Maarud seg som tidligere nevnt enig i at den vare som markedsføres under betegnelsen «Bacongull» er av «lignende slag» (lovens §6) som de varer Sætres varemerke «Guld» er registrert for, respektive de varer Sætre har markedsført under merket «Gullvafler».

Når det gjelder forståelsen av avtalen av 1957, henholder Maarud seg til det byretten og lagmannsretten uttaler herom og som må anses for å være korrekt.

Også Maaruds anførsler for Høyesterett er i det vesentlige de samme som for de tidligere retter, og jeg viser herom til gjengivelsen i disse retters domsgrunner.

Maarud har nedlagt sådan påstand:

«1. Lagmannsrettens dom stadfestes.

2. Maarud Bedrifter tilkjennes saksomkostninger for alle rotter.»

Saken foreligger for Høyesterett i samme skikkelse som for de tidligere retter.

Jeg er kommet til samme resultat som byretten og lagmannsretten.

Når det først gjelder forståelsen av avtalen av 1957, oppfatter jeg det slik at det var Sætre som i sitt brev av 24. juni 1957 - gjengitt i lagmannsrettens dom - ensidig formulerte vilkårene for en overenskomst. Sætre begrenset seg imidlertid bare til franske poteter markedsført under merket «Potetgull». Fabrikken

Side:1037

hadde hatt mulighet for å få regulert bruken av «Gull» også for andre merker og andre vareslag som Maarud måtte komme til å markedsføre. Det gjorde fabrikken ikke, og det kan ikke ses å være noe grunnlag for å oppfatte avtalen slik at den skulle gjelde i videre omfang enn ordlyden tilsier. For så vidt er jeg enig i de tidligere retters syn på forståelsen av avtalen.

Også ved spørsmålet om Maarud på varemerkerettslig grunnlag er avskåret fra å benytte merket «Bacongull», er jeg kommet til samme resultat som de tidligere retter. Jeg bemerker innledningsvis at det nå - som det fremgår av partenes anførsler - ikke er nødvendig å drøfte «Bacongull»s forhold til varemerkelovens §6. Det som står tilbake er da spørsmålet om merkelikhet, nærmere bestemt om merket «Bacongull» er så likt Sætres merke «Guld» at merkene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, jfr. varemerkelovens §4.

Jeg finner det dernest hensiktsmessig å nevne noen spørsmål som har vært behandlet under prosedyren, men som jeg - ut fra det syn jeg har på saken - finner det unødvendig å gå nærmere inn på.

Jeg bemerker da først at jeg ikke anser det nødvendig for avgjørelsen å drøfte - slik lagmannsretten har gjort - hvilken betydning det kan ha om Maarud føyer sitt firmanavn til «Bacongull» eller bruker en bestemt innpaktning for den vare som merket er knyttet til. Og heller ikke anser jeg det påkrevd å ta standpunkt til hvorvidt den omstendighet at Maarud gjennom en tid har markedsført franske poteter under merket «Potetgull» kan ha betydning for vurderingen av om det foreligger merkelikhet som krenker Sætres rettigheter. Videre bemerkes at jeg anser det uten selvstendig betydning for avgjørelsen om Sætre skulle ha innarbeidet «Gullvafler» som varemerke. Jeg forstår det også slik at partene er enige om det siste. - Endelig bemerker jeg allerede her at jeg ikke kan se at de rettsavgjørelser som Sætre i første rekke har påberopt seg for sitt syn - de høyesterettsdommer som er inntatt i Rt-1964-105 flg. og Rt-1964-166 flg. - har nevneverdig betydning for den foreliggende sak. I den sak som er omhandlet Rt-1964-105 flg. var partene enige om at de da aktuelle merker var egnet til å forveksles. Dommen Rt-1964-166 flg. gjaldt fortolkning av et forlik, og jeg er enig med Maarud i at dommen har liten relevans for vår sak.

Jeg går så over til å behandle hva jeg anser avgjørende for løsningen av den foreliggende tvist.

Det som skal sammenholdes ved spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare, vil være betegnelsene «Bacongull» og «Guld». Spørsmålet vil være om det i den alminnellige omsettning er en påregnelig fare for at kjøpere vil gå ut fra - tro - at «Bacongull» skriver seg fra den samme produsent som markedsfører «lignende» varer under merket «Guld».

Utgangspunktet må da være - hva partene er enige om - at Sætres merke «Guld» er et såkalt svakt merke. I denne sammenheng betyr det at ordet «gull» har elementer av beskrivende

Side:1038

karakter som kan være mer eller mindre fremtredende alt etter den sammensetning hvori ordet er brukt. Jeg peker på at «gull» i daglig tale utenfor det kommersielle området har overførte betydninger. Maarud har som eksempler nevnt blant annet «gull og grønne skoger», «gull-alder», «finne et gullkorn». Dette må være bakgrunnen for vurderingen av den distinktive virkning av «gull» i den forbindelse som her er aktuell.

Når man skal vurdere hvor svakt merket er, kan man dernest ikke unnlate å se hen til andre merker som er registrert og som inneholder «gull». Jeg anser det her likegyldig om dette er skjedd med Sætres samtykke eller uten fabrikkens vitende. Av det omfattende materiale fra registreringsmyndighetenes praksis som er fremlagt, fremgår det klart at man har godtatt meget små variasjoner av «gull». Jeg er for så vidt enig i den karakteristikk som lagmannsretten har gitt av registreringspraksis. I tillegg til de eksempler som lagmannsretten har trukket frem, nevner jeg at man endog har godtatt at et merke «Gull» uten protest fra Sætre ble registrert blant annet for sjokolade, konfekt og drops som er varer meget nær Sætres registreringsområde.

Alt i alt finner jeg at man i dag må kunne si at «gull» som komponent i et varemerke meget ofte har en fremtredende beskrivende karakter, først og fremst som en kvalitetsangivelse, men i enkelte tilfeller som betegnende en vares farve. Jeg ser det også slik at «gull» i forbindelse med bacon og brukt etter dette ord er aksentuert beskrivende: «gull» beskriver her bacon som har fått gylden farve ved frityrsteking. I tillegg vil «gull» i publikums bevissthet gå på varens kvalitet.

Når jeg ser denne vurdering av «Bacongull» i lys av hva jeg tidligere har sagt at ordet «gull» mangler distinktivitet i ordsammensetninger, finner jeg det klart at «Bacongull» i den alminnelige omsetning ikke er egnet til å bli oppfattet som stammende fra produsenten av varer som markedsføres under varemerket «Guld». Som alt påpekt er dette det springende punkt i saken. Deri at et merke skal fremtre som et særlig kjennetegn for en vare, jfr. varemerkelovens § l, ligger at merket skal være et individualiseringstegn som angir varens tilknytning til en bestemt næringsdrivende. Som det fremgår av det jeg allerede har sagt, antar jeg at «gull» i forbindelse med «Bacongull» ikke vil bringe tanken hen på produsenten av varer markedsført under merket «Guld». Sannsynligheten er ihvertfall så fjern at forvekslingsfare ikke kan sies å foreligge.

Herav følger at Maaruds bruk av «Bacongull» som betegnelse for sprøstekte baconbiter etter min oppfatning ikke kan anses for å krenke Sætres rett til merket «Guld».

Jeg finner derfor at lagmannsrettens dom må stadfestes, dog slik at Sætre i tillegg til å måtte svare saksomkostninger for Høyesterett også må betale saksomkostninger for lagmannsretten.

Prosessfullmektigene har fremlagt omkostningsoppgaver som nevnt i tvistemålslovens §176.

Side:1039

Jeg stemmer for denne

dom:

Lagmannsrettens dom punkt 1 stadfestes.

I saksomkostninger for lagmannsrett og Høyesterett betaler A/S Sætre Kjeksfabrik til Maarud Bedrifter for salær 18.000 - og for utgifter 799 - tilsammen 18.799 - atten tusen syv hundre og nittini - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom.

Dommer Michelsen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

Dommerne Lorentzen, Mellbye og Eckhoff: Likeså.

Av byrettens dom (byrettsdommer Ketil Tveiten med sakkyndige domsmenn dr. tech. Wilh. Holst og avd.sjef R. Engh):

Saksøkeren, A/S Sætre Kjeksfabrik er innehaver av varemerket «Guld», reg.nr. 34445. Registreringen har prioritet fra 1913 og gjelder for int. vareklasse 30, med unntak for sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokoladevarer samt mel. Merket er brukt for en spesiell kjekstype, Gullvafler, helt siden 1914, med avbrudd under begge verdenskriger p.g.a sukkerrasjonering.

Saksøkte, Maarud Bedrifter, lanserte i 1938 en type potetchips under merket «Maarud Potetgull». I 1957 protesterte saksøkeren mot saksøktes bruk av «Gull» merket i «Potetgull», og tvisten ble løst ved at Sætre samtykket på visse vilkår i Maaruds bruk av «Potetgull».

Høsten 1969 begynte Maarud markedsføring av en ny type snacks, sprøstekt svor under merket «Maarud Bacongull». Hverken «Potetgull» eller «Bacongull» er registrert, og Sætre protesterte mot Maaruds utvidede bruk av «Gull», og krevde bruken brakt til opphør. Dette ble ikke etterkommet av Maarud, og ved stevning av 22/6 1970 anla Sætre inngrepssak etter varemerkeloven, idet det hevdes at «Bacongull» er egnet til forveksling med Sætres «Gullvafler». - - -

Retten skal bemerke:

Av det fyldige materiale som særlig saksøkte har fremlagt angående registreringspraksis når det gjelder varemerker hvor «guld», «gull» «golden» og «gold» forekommer som deler av et varemerke, finner retten det godtgjort at «Guld» i dag må sies å være et særdeles «svakt» varemerke. Merket i seg selv, ordmerket «Guld», er et ord fra dagligtal: med sin bestemte og originale betydning. Alle slike ord med et bestemt innhold, uten preg av fantasi, er vanligvis «svake» merker. Den vanlige oppfatning i varemerkeretten er at ingen næringsdrivende kan ta et alminnelig ord fra språket og skaffe seg et slags monopol på bruken som kjennetegn for sine varer. Retten må si seg enig med saksøkte i at i dag ville neppe «Guld» blitt registrert.

«Guld» er som nevnt i seg selv et «svakt» merke, og den praksis som er fulgt av registreringsmyndigheten har etter rettens mening bidratt i sterk grad til å svekke merket ytterligere. Den tydelig liberale praksis som er fulgt, kan sikkert tilskrives at merket er lite distinktivt og registreringsmyndighetene har tydeligvis tatt konsekvensen av dette og trukket verneområdet særdeles snevert. Sætre har selv bidratt i ikke

Side:1040

vesentlig grad i svekkelsesprosessen ved å gi samtykke til bruk av «Guld» for varer som ganske opplagt ligger innenfor verneområdet. Selv om «Guld» er registrert så langt tilbake som i 1913, har Sætre, etter det retten kan forstå, i det vesentlige anvendt det for sine kjeks, «Gullvafler», og retten kan ikke innse at Sætre gjennom den omsetning som har funnet sted, har klart å innarbeide «Guld» som det særlige kjennemerke for sine produkter. Med den vrimmel av «guldmerker» som forekommer i dagligvarehandelen er det etter rettens mening i det hele tatt ingen mulighet for noen næringsdrivende til å innarbeide «Guld». Retten må langt på veg være enig med saksøkte i at merket i dag er på god veg til å bli degenerert. Når saksøkeren i sin prosedyre også har påberopt seg v.m.l. §6, b, såkalt «Kodakbeskyttelse» for «Guld», er dette et argument som etter rettens skjønn savner forankring i den praktiske virkelighet.

Retten har gjennomgått det fremlagte materile angående de eksisterende registrerte «gullmerker». Merkene er vesentlig knyttet til næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen, følgelig nær opp til «Guld»s verneområde, en rekke av merkene faller sogar innenfor klasse 30 hvor «Guld» er registrert. Retten kan vanskelig se at registreringsmyndighetene har fulgt noen konsekvent linje ved vurderingen av de forskjellige merker. Det fremgår tydelig av behandlingen av «Gullsegl» at det også innenfor Patentstyrets varemerkeutvalg har vært forskjellig syn på hvor langt registreringen av «Guld» egentlig rekker. Skal man trekke en konklusjon av registreringspraksis, må den etter rettens mening gå ut på at det er helhetsvurdering av de forskjellige merker som har vært utslagsgivende. Har merket som helhet et særpreg som er tilstrekkelig til å eliminere forvekslingsfare med «Guld», har det vært godtatt, uansett som tilleggselementet til «Guld» har vært distinktivt i seg selv eller ikke.

Ved siden av registreringspraksis foreligger som fremhevet av begge parter, to Høyesterettsdommer om «Guld», Rt-1964-105 og Rt-1964-166.

I den første dommen er det rettens syn på ugyldighetspåstanden som interesserer i denne sammenheng. «Guldkorn» ble ansett forvekselbart med «Guld» for så vidt angikk ristede hvetenøtter. Høyesterett gikk ikke nærmere inn på varelikhetsspørsmålet, idet partene var enige om at ristede hvetenøtter var varer av lignende slags som Sætre's «Guldvafler». De to dissenterende dommere gikk ikke inn på forvekselbarheten, men dommer Gårder drøftet Sætre's påstand om innarbeidelse av «Gullvafler» og kom til at merket ikke kunne ansees innarbeidet i 1946.

I den andre dommen «Guld» - «Gullis» som egentlig gjaldt forståelsen av et inngått forlik, tok flertallet i Høyesterett ikke standpunkt til forvekselbarheten mellom de to merker mens mindretallet fant «Gull-is» forvekselbart med «Guld».

I byrettens dom heter det på 172 nederst: «Det karakteristiske ved ordet «Gull-is» er at det som tillegg til ordet «Gull» ikke har noe som helst annet enn en angivelse av varens art, og at denne vare er en som omfattes av vareklasse 5. Saksøkerens merke «Guld» er registrert for hele denne vareklasse, således også for spiseis, og at en spiseis som er merket «Gull-is», må være egnet til å fremkalle forveksling med en is som leveres under varemerket «Guld», kan vel betegnes som innlysende.»

Side:1041

Det man kan slutte av disse to dommer, må etter rettens syn være at domstolen ikke godtar varemerker hvor «Guld» er gitt et tillegg av rent beskrivende karakter. Hvorledes et distinktivt element ved siden av «Guld» ville blitt bedømt, står ubesvart. Det synes likevel som om domstolene har vurdert «Guld» høyere enn registreringsmyndighetene har gjort.

Spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom to varemerker beror både på varelikhet og merkelikhet, jfr. v.m.l. §6 første ledd. «Guld» er registrert i vareklasse 30, mens det uregisterte «Bacongull» vel må plasseres i kl. 29. Imidlertid er det på det rene at oppdeling i vareklasse bare spiller en underordnet rolle. To varer i samme vareklasse behøver nødvendigvis ikke å være av «samme eller lignende slag». Motsatt kan varer som hører hjemme i forskjellige klasser få denne karakteristikk. Både «Gullvafler og Bacongull» hører til alminnelige husholdningsvarer og selges i dagligvarebutikker. «Bacongull» er en typisk snacksartikkel på linje med peanøtter, potetchips, popcorn, saltstenger og forskjellige maisprodukter. Snacks spises gjerne i forbindelse med nyting av mineralvann, øl eller andre alkoholholdige drikker, mens «Gullvafler» som er søt kjeks, neppe kan sies å være en typisk snackartikkel og spises helst til kaffe eller i forbindelse med is. Retten er likeveL om enn under tvil, blitt stående ved at «Bacongull» og «Gullvafler» må være varer av «lignende slag». Det står for øvrig fritt for Sætre å lansere nye artikler innenfor snacksbransjen under sitt registrerte «Guld» merke.

Når merkelikheten og den forvekslingsfare som den representerer skal vurderes, kan man etter rettens mening ikke se bort fra Maarud's «Potetgull». Dette produktet markedsføres under merket «Maarud's Potetgull» i en karakteristisk billedfigur med iøyenfallende farger. Det er på det rene at «Potetgull» er markedsført i over 30 år og med en virkelig kommersiell suksess. Etter rettens mening har Maarud innarbeidet «Potetgull» på det norske marked i så sterk grad at merket i dag står i fare for å bli en artsbetegnelse for franske poteter. «Bacongull» markedsføres også som «Maaruds Bacongull» i det samme karakteristiske billedmerke, om enn i noe forskjellig farge og dette gir merket samme særpreg som «Potetgull». Etter rettens mening er dette særpreget så sterkt at «Gull» elementet ikke dominerer merket i særlig grad når dette sees som en helhet. Det er riktignok så at både «Potet» og «Bacon» alene er uten distinktiv evne, men i den sammenstilling Maarud har foretatt, er ordene med og gir merkene særpreg. Retten er derfor kommet til at «Bacongull» ikke representerer noen forvekslingsfare med «Guld» i den alminnelige omsetning. Kundens reaksjon på «Bacongull» vil etter rettens mening være at det er et nytt produkt fra Maarud, idet det vel kjente «Potetgull» øyeblikkelig skaper denne assosiasjon.

Retten kan ikke være enig med saksøkeren i at avtalen mellom Sætre og Maarud av 1957 må fortolkes lenger enn sin ordlyd Maarud har forpliktet seg til ikke å bruke «Potetgull» for annet enn franske poteter og i forbindelse med Maarudnavnet. Andre varer eller merker er ikke berørt av avtalen. Saksøkeren har ikke ført bevis for at han er påført tap ved markedsføringen av «Bacongull» og hans subsidiære påstand, som retten for øvrig stiller seg noe uforstående til, kan ikke tas til følge. - - -

Side:1042

Av lagmannsrettens dom (lagdommerne Lars L'Abée Lund, Jørgen Brøymer og kst. dommer, sorenskriver Kåre Moe): - - -

A/S Sætre Kjeksfabrik gjør for lagmannsretten prinsipalt gjeldende at Sætres krav har hjemmel i en avtale av 1957. Sætre ble på det tids punkt oppmerksom på at Maarud markedsførte franske poteter under varebetegnelsen «Potetgull». Etter at Sætre først protesterte mot dette, ble resultatet at bedriften akkviescecte ved Maaruds varebetegnelse under nærmere angitte forutsetninger, nemlig at betegnelsen «potetgull» bare skulle benyttes sammen med Maaruds firma og dessuten kun benyttes som betegnelse på Maaruds franske poteter. Maarud aksepterte disse betingelser, men reserverte seg mot den oppfatning at bedriftens rett til navnet «potetgull» bare skulle gjelde på de vilkår Sætre hadde stillet Med denne avtale regnet Sætre med at varemerkeforholdet vis-á-vis Maarud var i orden, og at Sætre hadde fått betryggende garanti for at Maarud ikke skulle bruke ordet «gull» i forbindelse med andre varesorter. - - -

Hva avtalen av 1957 angår, satte Sætre selv som vilkår at Maaruds navn ble brukt som tillegg til «Potetgull». Derved ga Sætre selv uttrykk for at dette ble betraktet som en adskillende faktor. At Maarud Potetgull har eksistert på markedet siden 1938 i samme pakning og utstyr må få betydning ved vurderingen av Maarud Bacongull. Publikum vil straks oppfatte det som et nytt produkt fra Maarud. Dette minsker den forvekslingsfare som måtte være til stede mellom Sætres og Maaruds produkter.

Det benektes at det er i strid med 1957-avtalen å markedsføre Maarud Bacongull. Avtalen gjelder bare poteter og må tolkes restriktivt. Maarud har ved avtalen kun forpliktet seg til å bruke «Potetgull» som navn på sine franske poteter og med tillegg av firma. Det er ikke grunnlag for å slutte fra dette til noe annet. Maarud mente å være i sin rett da avtalen ble inngått og inngikk den av rene bekvemmelighetshensyn med reservasjon om at ingen rett dermed var oppgitt Den rekker da ikke lenger enn sin ordlyd. Sætre bygget heller ikke stevningen på avtalen, som først ble fremlagt av Maarud i tilsvaret til byretten. - - -

Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten og kan på vesentlige punkter tiltre byrettens begrunnelse.

Overenskomsten mellom partene om potetgull skriver seg fra et brev av 24. juni 1957 fra Sætre til Maarud og har følgende innhold:

«Potetgull».

Vi har mottatt Deres brev av 24 f.m. og etter å ha overveiet saken vil vi gjerne meddele at A/S Sætre Kjeksfabrikk etter omstendighetene finner å kunne akkviesere ved Maarud Bedrifters bruk av varebetegnelsen «Potetgull» for sine franske poteter under følgende forutsetninger:

1. Betegnelsen «Potetgull» må ikke benyttes alene, men kun sammen med Deres firmanavn:

Maarud Bedrifter eller i forkortet form Maarud.

2. Betegnelsen «Potetgull» må kun brukes for Deres franske poteter.

3. Varebetegnelsen må ikke registreres og heller ikke overdras.

Betegnelsen «Potetgull» på den nåværende emballasjes bakside måtte da suppleres ved tilføyelse av Maarud eller av Deres fulle firmanavn.

Vi er takknemlig for å høre fra Dem i anledning av vårt forslag.

Side:1043

Vi returnerer vedlagt den utlånte eske.»

Det er noe overraskende at denne avtale som nå er Sætres prinsipale grunnlag for å motsette seg Maaruds bruk av merket Bacongull først kom frem med Maaruds tilsvar til stevningen. Dette synes å tyde på at Sætre ikke tidligere har tillagt avtalen samme vekt som den har fått for lagmannsretten. Et brev fra Maarud av 24. mai 1957 som har gått forut for avtalen har ingen av partene kunnet dokumentere. Dette sammen med avtalens uklare form gjør at den må tolkes restriktivt. lagmannsretten kan ikke se at den inneholder annet enn et samtykke fra Sætre til at Maarud produserer potetgull under betegnelsen Maarud potetgull, og at merket ikke må brukes på annet enn Maaruds franske poteter. Det må således ikke føres som betegnelse for andre produkter laget av poteter, slik som f.eks. potetmos eller potetmel. Derimot sies det i avtalen intet om hvorledes forholdet vil bli om Maarud skulle bruke «gull» i andre sammenstillinger på helt andre varesorter. Avtalen gir derfor ingen direkte pekepinn for den verserende tvist, bortsett fra at Sætre ved å tillate Maaruds bruk av navnet «potetgull» har svekket den beskyttelse Sætres registrerte merke «guld» har.

Den rettspraksis det er referert til og som er gjengitt i byrettens dom er ikke tilstrekkelig til å utelukke at man vil kunne godta varemerker hvor «Guld» gis et tillegg av rent beskrivende karakter. Registreringspraksis har utvilsomt i flere tilfelle godtatt registrering av slike merker, som f.eks. «gullsegl», «Gullo», «Gullaks». Det er ingen uenighet mellom partene om at varer i forskjellige vareklasser kan være «lignende varesorter» i relasjon til varemerkeloven.

I en del tilfeller har registrering av ordmerkeforbindelser med «gull» skjedd med Sætres samtykke. Allikevel bidrar slike nye merker til ytterligere å innsnevre grensene for beskyttelsen av «guld» som registrert varemerke.

Av det foregående vil det fremgå at lagmannsretten ikke kan dele Sætres syn når det hevdes at «gull» nødvendigvis må ha et distinktivt ledd i tillegg for å kunne unngå forveksling med Sætres registrerte varemerke. Det beror dessuten på et skjønn hva man vil karakterisere som distinktivt i denne forbindelse.

I likhet med byretten mener lagmannsretten at «Bacongull» og «Gullvafler» er varer av lignende slag. Når det skal avgjøres om forveksling kan finne sted i den alminnelige omsetning, er det nødvendig å vurdere Maaruds merke «Bacongull» i sin helhet. I innstillingen av 1904 til den tidligere varemerkelov het det om dette på side 34: «Hvis merket efter den almindelige opfatning i omsætningsverdenen alene angiver momenter som har eller kan have betydning for alle varer, er det ikke egnet til at virke adskillende, medmindre det fremtræder i en karakteristisk, fra det almindelige avvigende form, i hvilket tilfælde denne særegne form efter omstændighederne må kunne give merket tilstrækkelig distinktiv evne.»

Under denne synsvinkel skiller «Maarud Bacongull» seg klart ut fra Sætres merker, både ved at bedriftens navn er tilføyet og ved det karakteristiske særpreg hele vareutstyret har. Det peker ut varen som et nytt produkt fra Maarud Bedrifter, i noenlunde samme pakning som Maaruds Potetgull har fått. Maarud har i lagmannsretten gitt uttrykk for

Side:1044

at markedsføringen vil skje med tilføyelse av bedriftens navn, og det er i denne konstellasjon, altså som «Maarud Bacongull» bruken er tillatt uten krenkelse av Sætres registrerte varemerke «Guld».

Etter det som er anført vil byrettens dom bli å stadfeste. Det gjelder også byrettens avgjørelse av omkostningsspørsmålet. Anken har ikke ført frem, men saken har også for lagmannsretten vært så vidt tvilsom at omkostninger ikke vil bli tilkjent, jfr. tvml. §180 første ledd. I den forbindelse kan det vel også sies at Maarud, på bakgrunn av den foreliggende avtale av 1957, etter god forretningsskikk kunne hatt grunn til å informere Sætre før et nytt «gull»produkt ble brakt på markedet. - - -