RG-1975-209

Instans:	Eidsivating lagmannsrett
Dato:	1974-10-28
Publisert:	RG-1975-209
Stikkord:
Sammendrag:
Saksgang:	Dom av 28. oktober 1974 i sak nr. 87/1973
Parter:	Staten v/Industridepartementet (Regjeringsadvokaten v/høyesterettsadvokat Sverre Østenvik) mot Colgate-Palmolive Company (høyesterettsadvokat Øystein Eskeland).
Forfatter:	Lagmann Reidar Dick Henriksen, lagdommerne Bjørn Skreiberg, Christian Borchsenius med domsmenn
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §13, Domstolloven (1915) §88, §14, §19, §25, Patentloven (1967) §25, §2, Patentloven (1967), Mønsterloven (1970) §22

På vegne av Colgate-Palmolive Company, New York, søkte varemerkekonsulent Fridtjof Knudsen, Bergen, 29. september 1966 registrert varemerket «Ultra Brite» for varer i int. kl. 3 unntatt hårpleiemidler. Ved beslutning av 27. november 1969 av det Industrielle Rettsverns 1. avdeling ble registrering nektet. Avgjørelsen ble 9. november 1971 etter klage stadfestet ved kjennelse av det Industrielle Rettsverns 2. avdeling. Mens avgjørelsen i 1. avdeling var enstemmig, ble avgjørelsen i 2. avdeling truffet med 3 mot 2 stemmer.

Side:210

Ved stevning av 2. mars 1972 reiste Colgate-Palmolive Company i medhold av varemerkeloven §19 sjette ledd, sak mot Staten ved Industridepartementet for å få opphevet det Industrielle Rettsverns avgjørelse. Oslo Byrett, dommer Ketil Tveiten med fagkyndige domsmenn, avsa 23. november 1972 enstemmig dom med slik domsslutning:

«1. Avgjørelse truffet av styret for det Industrielle Rettsvern, 2. avdeling, 9.11.1971 i varemerkesak nr. 90556 kjennes ugyldig.

2. Staten v/Industridepartementet dømmes til å erstatte Colgate-Palmolive Company, New York, U.S.A. sakens omkostninger med kr. 2.000,- totusenkroner.»

Med hensyn til saksforholdet vises til byrettens domsgrunner og til nedenstående bemerkninger.

Staten ved Industridepartementet har påanket byrettens dom til lagmannsretten og lagt ned slik påstand:

«Staten v/Industridepartementet frifinnes og tilkjennes saksomkostninger for byretten og lagmannsretten.»

Staten gjør prinsipalt gjeldende at det skjønn som ligger til grunn for en avgjørelse av Styret for det Industrielle Rettsvern orn at et varemerke Ikke er «egnet til» å skille søkerens vare fra andres, jfr. varemerkel. §13, 1. punktum, ikke kan prøves av domstolene.

Forut for patentloven av 15. desember 1967 nr. 9 var Styrets 2. avdelings avslag såvel på søknad om patent som om registrering av mønster eller varemerke endelige. De nordiske komitéer foreslo i sin endelige betenkning om ny patentlov at domstolene skulle kunne prøve den lovanvendelse som lå til grunn for avslag på søknad om patent. I sin innstilling til grunn for Ot prp. nr. 36 (1965-66) side 38 sa departementet seg enig i at også disse avgjørelser burde kunne prøves av domstolene, men fant det ikke tilstrekkelig begrunnet eller hensiktsmessig å ta den foreslåtte begrensning inn i lovteksten, idet omfanget av prøvelsesadgangen burde være det samme som ved den alminnelige prøvelse av forvaltningsakter. I tilslutning til den ordning som i samsvar med dette ble lovfestet ved patentlovens §25 annet ledd, ble tilsvarende bestemmelse tatt med i den nye lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33 §22 annet ledd, idet departementet i den forbindelse uttalte at «omfanget av prøvelsesadgangen bør her som for patenter følge de alminnelige regler i forvaltningsretten», jfr. Ot. prp. nr. 40 (1969-70) side 33. Samtidig ble tilsvarende regel «med tilsvarende begrunnelse» innpasset i varemerkeloven, hvis §19 sjette ledd fikk sin nåværende form.

Vedkommende det nærmere omfang av domstolenes prøvelsesadgang i slike tilfelle har Statens prosessfullmektig gjennomgått uttalelser i teorien, særlig i Castbergs «Innledning til Forvaltningsretten», 3. utg. 108 flg., Forvaltningskomitéens innstilling 370-375, Eckhoff i Jussens Venner 1969 IV 5 260 flg., spesielt 270 og J. C. Mellbye i N.I.R. for 1971 337 flg. Fra Statens side er Eckhoffs fremstilling fremhevet som mest

Side:211

nyansert og mest à jour. Staten har også vist til en rekke rettsavgjørelser, og mener at man hvor det gjelder spørsmål av økonomisk, teknisk eller kommersiell art som her, kan spore en tentens hos domstolene til ikke å overprøve forvaltningsorganenes rettsanvendelsesskjønn. Staten er dog klar over at i patentsaker følger Oslo byrett den praksis å prøve slike skjønnsspørsmål, jfr. også Eidsivating lagmannsretts dom av 23. november 1973 (i ankesak nr. 228/71) i samme retning, men Staten er altså ikke enig i denne praksis.

Det foreligger i dette tilfelle intet forvaltningsskjønn i den forstand at loven bare har fastsatt hva forvaltningsorganet kan bestemme. Men heller ikke et lovanvendelses- eller subsumpsjonsskjønn, som det her er tale om, kan, når det henviser til vurderingsnormer, i alle tilfelle etterprøves av domstolene hva selve vurderingen angår. Staten mener i tilslutning til Eckhoff at dette beror på en tolking av vedkommende lov.

I det foreliggende tilfelle er det som skulle vurderes, nemlig om varemerket var «egnet til» å skille søkerens varer fra andres, så vagt og ubestemt uttrykt i loven og den av loven foreskrevne behandlingsmåte ved fagkyndige forvaltningsorganer så grundig og omstendelig at den naturlige forståelse må være at det Industrielle Rettsvern har det endelige ord hva det skjønnsmessige angår.

Dersom retten ikke mener det er noen begrensning i domstolenes prøvelsesadgang, må prøvelsen iallfall skje med varsomhet under hensyn til den usedvanlig grundige, sakkyndige prøvelse som har gått forut.

Forøvrig gjøres subsidiært gjeldende at byretten har tatt feil når den er kommet til at merket «Ultra Brite» oppfyller registreringskravene i §13 første ledd. Byretten har ikke tillagt kriteriet «må være egnet» riktig betydning, og har også tatt feil når den har antatt at «Brite» for den alt overveiende del av den norske befolkning neppe vil assosieres med det engelske «bright», men fremstå som et fantasiord uten bestemt mening.

Staten gjør gjeldende at flertallet i det Industrielle Rettsverns 2. avdeling har gitt uttrykk for en riktig oppfatning når det er ansett sannsynliggjort at en ikke uvesentlig del av kjøperkretsen vil oppfatte «Brite» som en forenklet stavemåte for «Bright» og at «Brite» særlig i forbindelse med «Ultra» vil være klart deskriptivt, hvorfor registrering må nektes etter kriteriet i §13 første ledd.

Det tilføyes i denne sammenheng at «bright» betyr lys, klar, strålende, skinnende, blank - alt dette egenskaper som det er naturlig å forbinde med de varer merket er søkt registrert for. Spesielt er merket benyttet for ankemotpaftens tannpasta. Merkets deskriptive karakter i så henseende fremgår også av ankemotpartens reklame.

Fra Statens side pekes også på betenkeligheten ved det innhogg i det frie ord det etterhvert kunne medføre om varemerker av denne art ble tillatt registrert.

Side:212

Om det skulle finnes at liknende merker tidligere er godkjent av det Industrielle Rettsvern, kan ikke tillegges betydning, idet hvert forhold må bedømmes konkret.

Colgate-Palmolive Company har tatt til motmæle og lagt ned slik påstand:

«1. Oslo byretts dom av 23. november 1972 stadfestes forsåvidt angår domsslutningens pkt. 1.

2. Colgate-Palmolive Company tilkjennes saksomkosninger for byrett og lagmannsrett.»

Ankemotparten, som er enig i byrettens resultat, bortsett fra at det tilkjente saksomkostningsbeløp finnes for snaut ansatt, er uenig i byrettens begrunnelse, forsåvidt den er kommet til at avgjørelsen i det Industrielle Rettsvern, 2. avdeling ikke er vilkårlig.

Hva angår domstolenes prøvelsesadgang, vises særlig til Forvaltningskomitéens uttalelse om at det bør kreves at det fremgår klart av loven om det skal ligge utenfor domstolenes kompetanse å prøve et rettsanvendelsesskjønn (Innst. 375).

Det nevnes ogsa at hvis registrering i dette tilfelle hadde vært tillatt, ville det kunne ha vært reist underkjennelsessak etter varemerkel. §25 og at fullstendig overprøvelse da ville ha ligget klart innenfor domstolenes kompetanse. Det er ingen grunn til at prøvelsesadgangen her skulle være mer begrenset. Etter ankemotpartens mening er det rettens plikt å finjustere skjønnet. Domstolene er velskikket til å foreta en slik vurdering. I varemerkesaker kan det Industrielle Rettsvern vanskelig høres med at det har noen spesiell kyndighet.

Hva realiteten angår, fremholdes at det ikke gir grunn til å nekte registrering om merket inneholder deskriptive elementer, hvis det fremtrer i en form som i tilstrekkelig grad gjør det distinktivt (egnet til å individualisere). Retten skal vurdere om «Ultra Brite» vil oppfattes som en alminnelig beskrivelse av produktet eller om det er så særpreget at det vil oppfattes som en referanse til denne bestemte tannpasta, ikke som en beskrivelse av tannpasta generelt.

Det fremheves at merket er godkjent til registrering såvel i Sverige, Danmark og Finnland som i U.S.A. og Canada.

Avslaget stemmer ikke med det Industrielle Rettsverns tidligere praksis, idet en rekke merker, som i minst tilsvarende grad kan sies å være deskriptive, er tillatt registrert. På bakgrunn av at merker av samme art har vært godtatt, må nektelsen i dette tilfelle settes til side som vilkårlig og som et rettsovergrep.

Når det fra Statens side synes å ha vært et hovedargument at søkeren ikke ved registrering skal gis monopol på bruken av bestemte ord, er dette ugrunnet. Det dreier seg her om et forholdsvis svakt beskyttet merke. Søkeren får ingen enerett til å bruke de to elementer i merket hver for seg, bare kombinasjonen. Jfr. Rt-1959-28 flg.

Under ankeforhandlingen har retten etter begjæring av

Side:213

motparten vært satt med to handelskyndige domsmenn oppnevnt etter reglene i Dl. §88.

Som vitner er avhørt handelskyndig medlem av det Industrielle Rettsvern, 2. avdeling, høyesterettsadvokat Johan Løken og fungerende underdirektør i det Industrielle Rettsvern Jan Albrektsen, begge nye for lagmannsretten.

Det er foretatt dokumentasjon, som anført i rettsboken. Av nytt stoff nevnes dokumentasjon vedkommende registrering av varemerket «Ultra Brite» henholdsvis i 1967 og 1971 i U.S.A. og Canada og dokumenter vedkommende registrering i Norge av forskjellige varemerker.

Saken foreligger i alt vesentlig i samme stilling for lagmannsretten som for byretten.

Lagmannsretten er i likhet med byretten kommet til at den omhandlede avgjørelse må kjennes ugyldig, men til dels på et litt annet grunnlag.

Lagmannsretten er enig med byretten i at det omhandlede vedtak av det Industrielle Rettsvern, 2. avdeling, etter de vanlige regler i forvaltningsretten må kunne prøves fullt ut av domstolene, også forsåvidt angår den skjønnsmessige vurdering av hvorvidt merket er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Det kan ikke sees å være holdepunkt verken i lovens ordlyd eller i dens motiver for at området for prøvelsen skulle være begrenset. En annen sak er at domstolene, hvor rimelig tvil finnes tilstede, bør være varsom med å underkjenne det spesialsakkyndige forvaltningsorgans skjønn når det, som her i varemerkeretten, fra lovens side er tatt særlig sikte på en omhyggelig og grundig saksbehandling.

Selv om lagmannsretten, i likhet med byretten, intet grunnlag finner for å karakterisere avgjørelsen som vilkårlig eller som et rettsovergrep, er en blitt stående ved at avgjørelsen ikke kan opprettholdes.

Det finnes ikke nødvendig å ta standpunkt til i hvilken utstrekning de som får befatning med varer som selges under det omhandlede merke, vil assosiere ordet «Brite» med det engelske ord bright og derigjennom få visse assosiasjoner i retning av det utseende tenner menes å få når de pusses med den krem det her først og fremst er tale om. Men selv om slike assosiasjoner skulle gjøre seg gjeldende i større utstrekning, berettiger en slik avledet tilknytning til tanker om visse sider av varens formål etter lagmannsrettens syn ikke til å karakterisere merket som deskriptivt eller endog «klart deskriptivt».

Lagmannsretten kan ikke se at merket «utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gir uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen».

En finner at merket i seg selv har tilstrekkelig særpreg til å gjøre det egnet til å skille søkerens varer fra andres. Ytterligere egnet for dette formål antas det å gjøre merket at samme, eller praktisk talt samme, merke er godkjent for registrering, og den

Side:214

omhandlede tannkrem bragt i handelen under merket, såvel i Sverige som i Danmark og Finnland foruten, som det nå er opplyst, i U.S.A. og Canada.

For lagmannsrettens avgjørelse finnes dette tilstrekkelig.

Det finnes likevel grunn til å nevne at etter det opplyste har det industrielle Rettsvern godtatt til registrering en rekke merker hvor det deskriptive element synes vel så fremtredende som i det foreliggende tilfelle uten at noen spesiell grunn til dette er opplyst. En nevner: Autobrite for poleringsmiddel for automobiler. Homelite bl.a. for installasjoner for belysning. Autolite bl.a. for lyskasterenheter og -pærer samt apparater for belysning. Softlite for ophtalmiske linser og emner. DuraWite for skjorter m.v. Minibrandy for vin, brennevin m.v. Ultragrip for dekk for kjøretøyer.

Det kan vanskelig sees annet enn at Det Industrielle Rettsverns avgjørelse i det foreliggende tilfelle neppe har støtte i den praksis som ellers er fulgt.

Etter resultatet må den ankende part ilegges saksomkostninger for begge retter. Ankemotpartens prosessfullmektig har levert omkostningsoppgave.

Omkostrtingene settes til kr. 15.000,-, hvorav for utlegg kr. 4.008,-, domsmennenes godtgjørelse iberegnet.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Byrettens dom stadfestes forsåvidt angår domsslutningens punkt 1.

2. I saksomkostninger for byrett og lagmannsrett betaler Staten v/Industridepartementet innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom i alt 15.000 - femten tusen - kroner.

Av byrettens dom (byrettsdommer Ketil Tveiten):

Saksøkeren innga den 29.9.1966 søknad om registrering av varemerket ULTRA BRITE for varer i int. kl. 3 unntatt hårpleiemidler. Søknaden ble den 21.5.1968 besluttet utlagt under dissens Under utlegningstiden kom det to innsigelser, fra H. Weyermann & Co., Britt-Produkte, Sveits, ved patentingeniør Bugge og fra A/S De-No-Fa og Lilleborg Fabriker, Oslo, ved mag. scient Per Aubert. Den første innsigelse ble trukket tilbake mens den annen ble fastholdt.

Søknaden ble behandlet i 1. avd. 23.11.1969 og ble enstemmig avslått. Søkeren påklaget nektelsen til 2. avd. som den 9.11.1971 stadfestet nektelsen under dissens idet formannen, sivilingeniør Helgeland og ekspedisjonssjef Hammel voterte for at merket skulle registreres. Ved stevning av 2.3.1972 anla så saksøkeren sak ved Oslo byrett og påsto nektelsen underkjent i medhold av v.m.l. §19 sjette ledd. - - -

Retten skal bemerke:

Når det gjelder det prinsipielle spørsmål om domstolenes prøvelsesrett overfor negative vedtak i Patentatyret, henholder retten seg til Oslo byretts praksis i tilsvarende saker. Retten kan ikke innse at

Side:215

uttrykksmåten i v.m.l. §13 første ledd om at et merke «må være egnet» til å skille søkerens varer fra andres, innebærer at man står overfor et ikke lovbundet skjønn. De krav som varemerkeloven stiller opp i §13 og §14 om merkenes egenskaper er etter rettens mening i like grad lovbundne kriterier som tilfellet er i patentl. §2 første ledd, og retten nøyer seg derfor, forsåvidt angår prøvelsesretten, med å vise til Oslo byretts dom av 20.6.1970 og det som der er anført angående dette spørsmål.

Retten kan ikke være enig med saksøkeren i at 2. avdelings nektelse er vilkårlig, sett i forhold til tidligere praksis og at nektelsen innebærer en urimelig forskjellsbehandllng i forhold til saksøkeren. Ved en søknads avgjørelse vil det alltid foreligge individuelle hensyn som ikke kommer til uttrykk ved registreringen, og det vil i alle fall for rettens vedkommende være umulig å foreta en direkte sammenlikning mellom tidligere registrerte merker og det merket denne sak gjelder.

Retten er enig med mindretallet i 2. avdeling når det gjelder spørsmålet om den norske almenhets kjennskap til «misspellings» i det amerikanske språk. Det er nok så at forenklet stavemåte av engelske uttrykk har fått en viss utbredelse i U.S.A., særlig i reklamebransjen, men retten kan ikke innse at dette fenomen er så utbredt og akseptert at det også har vunnet innpass her i Norge. For den altovervinnende del av den norske kundekrets vil BRITE neppe assosieres med det engelske «bright», men fremstå som et fantasiord, uten noen bestemt mening. Det er vel så at de fleste nordmenn kjenner «bright» og betydningen av ordet, men når ordet fremtrer i en så forskjellig stavemåte som BRITE, kan det ikke antas å være deskriptivt overfor storparten av potensielle kunder. Retten må være enig med mindretallet i 2. avdeling i at nettopp det faktum at de fleste nordmenn vel kjenner «bright» og betydningen av ordet, gjør at de ikke setter likhetstegn mellom ordene. Sammenstillingen ULTRA BRITE har etter rettens mening et preg av orginalitet som gir merket et tilstrekkelig distinktivt preg til at det må godtas som det særlige kjennetegn for en bestemt vare. Retten har ved denne vurdering lagt en viss vekt på at merket er godtatt til registrering i en rekke land, således i Skandinavia men retten vil på den annen side fremheve at man bør vise varsomhet med å tillegge andre lands registreringspraksis avgjørende betydning. - - -