RG-1998-1543

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	1998-02-17
Publisert:	RG-1998-1543 (241-98)
Stikkord:
Sammendrag:
Saksgang:	Oslo byrett Nr. - Borgarting lagmannsrett LB-1997-01901 A/01
Parter:	Ankende part: Heriff ApS (Prosessfullmektig: Advokat Morten Steenstrup). Motpart: Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll (Prosessfullmektig: Advokat Peter G. Nitter).
Forfatter:	1. Lagmann Jan Martin Flod, formann, 2. Lagdommer Kjersti Graver, 3. Sorenskriver Arnfinn Agnalt
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §9a, Tvistemålsloven (1915) §102, §103, §172, §174, §180, §65, §22, §25a, §2, §34, §38, §8, Varemerkeloven (1961), Markedsføringsloven (1972) §1, Markedsføringsloven (1972)

Saken gjelder retten til å bruke varemerket Heriff i Norge.

Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll (i det følgende også benevnt Bindesbøll) produserer og selger hurtigvin og øl til hjemmefremstilling under varemerket Heriff på det norske marked, som eneste leverandør under dette merket i Norge. Ved stevning av 15 februar 1996 til Oslo byrett reiste det danske firma Unicare Products ApS søksmål mot Norsk Vinråstoff Import ved Johannes Bindesbøll, med krav om:

1) enerett til å bruke varemerket Heriff i Norge,

2) at Norsk Vinråstoff Import pålegges å overføre varemerket til Unicare Products,

3) at Norsk Vinråstoff Imports bruk av emballasjer er ulovlige og

4) at Unicare Products tilkjennes erstatning oppad begrenset til NOK 3 millioner.

Samtidig ble det begjært midlertidig forføyning for stans og forbud mot å bruke varemerket Heriff. Norsk Vinråstoff Import tok til motmæle og gikk til motsøksmål, med krav om at Unicare Products ApS forbys å bruke kjennetegnet Heriff i Norge.

Oslo byrett avsa 28 mars 1996 kjennelse der begjæringen om midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge. Etter kjæremål ble byrettens kjennelse stadfestet av Borgarting lagmannsrett i kjennelse 12 september 1996.

Oslo byrett avsa den 19 mars 1997 dom med slik domsslutning:

Hovedsøksmålet:

1. Norsk Vinråstoff Import v/(Inge) Johannes Bindesbøll frifinnes for saksøkerens påstand pkt 1, 2 og 4.

2. Norsk Vinråstoff Import v/(Inge) Johannes Bindesbøll forbys å bruke emballasje merket "Heriff Express Hobbybrygg" og "Heriff Dansk Type Gullbrygg", med mindre teksten endres slik at det klart fremgår at innholdet ikke er et dansk Heriffprodukt.

3. Unicare Products ApS dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Norsk Vinråstoff Import v/(Inge) Johannes Bindesbøll med kr 30000.- - tredvetusen.

Motsøksmålet:

1. Unicare Products ApS forbys å bruke kjennetegnet Heriff i Norge.

2. Unicare Products ApS dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Norsk Vinråstoff Import v/(Inge) Johannes Bindesbøll med kr 41385.- - enogførtitusentrehundreogfemogåtti.

Unicare Products ApS har i rett tid påanket dommen hva angår domsslutningens punkter 1 og 3 i hovedsøksmålet og motsøksmålet i sin helhet. Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll har tatt til motmæle hva angår de påankete deler av byrettens dom, mens domslutningens punkt 2 i hovedsøksmålet er akseptert.

Lagmannsretten mottok ved brev av 29 januar 1998 brev fra Sandager Advokatfirma, København, melding om at Unicare Products ApS var tatt under konkursbehandling den 3 desember 1997, og at firmaets advokat Michael Ziegler var bobestyrer. Det ble meddelt at boet ikke ønsket å tre inn i den pågående ankesak. Boet tiltrådte at kjøperen av selskapets aktiviteter, Henrik Stenius, kunne tre inn i saken med de rettigheter og forpliktelser det medførte. Ved avtale av 30 januar 1998 ble aktiva, inklusive interessene i saken, overdratt videre til Heriff Aps. Henrik Stenius er direktør i selskapet. Han var også direktør, deleier og eneste ansatte i Unicare Products ApS.

Etter at ankesaken som en følge av konkursen hadde stanset automatisk, jf tvistemålsloven §103, ble den i samsvar med begge parters uttrykte ønske bragt igang igjen, jf tvistemålsloven §102 annet ledd, idet det forelå overdragelse av de interesser saken gjelder, jf tvistemålsloven §65.

Ankeforhandling ble holdt i Oslo tinghus 3 og 4 februar 1998. Partene møtte og avga forklaring. Det ble avhørt ett vitne i telefonavhør. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.

Saksforholdet fremgår av byrettens dom og av lagmannsrettens fremstilling, der følgende legges til grunn:

Selskapet Heriff ApS ble stiftet i 1960-årene. Virksomheten bestod blant annet i produksjon og salg av hurtigvin og hurtigøl til hjemmefremstilling, under varemerket Heriff. Daglig leder og drivkraft var Otto Gier.

I begynnelsen av 1970-årene innledet selskapet samarbeid med det norske firma Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll om salg på det norske marked. Gier og Bindesbøll kjente hverandre fra før. Gier bodde og drev sin virksomhet på samme sted i Danmark som Bindesbøll kom fra. Bindesbøll har bodd mange år i Norge, men besøker fra tid til annen sin familie på hjemstedet.

Ved avtale av 26 februar 1974 ble Norsk Vinimport v/Johannes Bindesbøll gitt eneforhandlerrett for Heriffs produkter i Norge. Avtalen lyder:

Norsk Vinimport har eneforhandling for alle Heriff produkter i Norge.

Heriff må dog levere gær til firma Edelvin, Lørenskog, så længe kontrakten med dette firma løber.

Norsk Vinimport må ikke forhandle produkter, der konkurrerer med Heriff's produkter.

Forsendelserne leveres c.i.f. Oslo.

Priserne er gældende for et år af gangen fra 1.10 til 30.9.

Udgifter til markedsføring afholdes af Norsk Vinimport.

Agenturet med goodwill kan af Norsk Vinimport afhændes til et af Heriff godkendt firma. Heriff har dog forøbsrett på Norsk Vinimport.

Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 års varsel.

Salget gikk godt for Heriff ApS i Danmark fra ca 1974 og frem til 1979-80. I Norge var omsetningen god fra 1978 og fremover, med en topp i 1983. På begynnelsen av 1980-tallet samarbeidet Gier og Bindesbøll også om et annet produkt, Interferon, som Gier hadde stor tro på som kreftmiddel. Bindesbøll solgte også Selentabletter for Gier på det norske marked fra 1986 til 1989. Bindesbøll beskriver Gier som en fargerik og impulsiv mann med mange ideer, og han har opplyst at samarbeidet mellom dem, i samsvar med lokal skikk, var preget av formløshet. I følge Bindesbøll opparbeidet Gier etterhvert en gjeld på 20 millioner kroner. Et Heriffselskap gikk konkurs i 1986, et annet i 1987. Gier fikk etterhvert alkoholproblemer. Han døde i 1995.

I forbindelse med bobehandlingen av det Heriffselskapet som gikk konkurs i 1987, Sdr Omme Produkter, ble det fra bostyrets side reist krav om at selskapet Heriff Bacteriological Lab ApS, som hadde overtatt produksjonen og retten til varemerket Heriff, skulle betale kr 199.999 for den goodwill som var knyttet til merket. Bostyret hadde i september 1987 fått tilbud fra et annet dansk firma, Heigar & co AS, om kjøp av rettighetene til varemerket Heriff for kr 200000. Det ble høsten 1988 inngått forlik der Heriff Bacteriological Lab ApS fikk overta Heriffmerket for kr 75000.

Betalingsproblemene til Heriffselskapene førte til at leveransene fra den tidligere råstoffprodusenten Gyldenmost opphørte høsten 1987 og produksjonen ble overtatt av AS Appella. I følge Bindesbøll ble det herfra levert overkonservert rødvinskonsentrat som han hadde tap på. Heriff Bacteriological Laboratory ApS fremsatte sommeren 1988 krav overfor Appella om kreditering av tre feilaktige leveranser med konserveringsmiddel i august, september og oktober 1987, med tilsammen kr 57.000 u moms.

Også for Bindesbøll var den økonomiske situasjon vanskelig utover i 80årene, og han betalte ikke for råstoffleveransene fra det danske Heriffselskapet som han skulle. Ved dom av 17 november 1986 av Vestre Landsret, Viborg, ble han dømt til å betale Heriff Wine and Beer Hobby ApS 1.6 millioner kroner, for rest på varekjøp fra november 1984 til juli 1986. Det ble inngått en betalingsplan mellom partene i januar 1987, der kr 700.000 av gjelden ble ettergitt. Etter innbetalinger i løpet av 1986 kom den samlete gjelden ned i kr 2.380 i følge oppstilling av Heriff ApS av 21 januar 1987.

Heriffselskapene hadde en garantiordning gjennom det danske Eksportkreditrådet for leveransene til Norsk Vinimport. Bindesbøll utstedte veksler for de skyldige beløp. Etter å ha misligholdt betalingsforpliktelsene fikk han 1 mars 1988 tilbud om en nedbetalingsordning med den danske bank Sdr. Omme Sparekasse, som senere er oppgjort. Han ble samtidig underrettet om at han ikke kunne vente at ytterligere leveranser ville bli dekket av Eksportkreditrådet. Det danske Heriffselskapet fikk dekket sitt tap gjennom eksportkredittordningen, i januar 1989.

I romjulen 1987 møttes Otto Gier og Johannes Bindesbøll på Giers kontor. Det foreligger ingen skriftlige nedtegnelser fra møtet, og det er ingen vitner fra møtet utenom Bindesbøll.Han hevder at han på dette møtet fikk overdratt eneretten til å bruke varemerket Heriff på det norske marked, og han ble gitt beskjed om at Gier ikke ville se noen av hans Heriffpakker i Danmark. Fra ankemotpartens side er det fremholdt at det har formodningen mot seg at Gier uten en nærmere salgssum ga fra seg eneretten til Norge for alltid, og at det mest sannsynlige er at han ga Bindesbøll en rett til fortsatt å bruke varemerket Heriff, inntil videre.

Partene er enige om at romjulsavtalen førte til den endring at Bindesbøll ikke lenger skulle foreta sine varekjøp fra Heriffselskapet, og at han fra da av selv skulle besørge råstofftilgangen. Han overtok emballasjen på lageret i Danmark, og han fikk tillatelse fra Gier til å bestille nytt emballasjemateriale fra leverandøren Dansk Kraftemballage AS. Han skulle fortsatt være eneforhandler i Norge. Partene hadde ikke ytterligere forretningsforbindelse fra 1988.

Merket Heriff er registrert som varemerke i Norge. Bindesbøll innga først søknad til Styret for det industrielle rettsvern 15 september 1987. Gier ble ikke orientert om det. Søknaden ble ikke fulgt opp. Etter at kravet var gjenopptatt 25 februar 1988, ble merket registrert den 5 januar 1989.

Heriff Bacteriological Laboratory ApS skrev den 22 juni 1990 følgende brev til Norsk Vinråstoff Import:

Da vi har erfaret, at Norsk Vinråstoff Import selger varer, der konkurrerer med Heriff produkter, hvilket er i strid med samarbejdsaftalen afødt xx.xx.1974, ser vi os nødsaget til at annulere aftalen med omgående virkning.

Bindesbøll ga ingen tilbakemelding til Gier, og han fortsatte sin virksomhet uavhengig av brevet. Han bestrider ikke at han solgte noen andre, konkurrerende produkter, men har fremholdt at dette var kjent og akseptert av Gier. Han hørte ikke mer fra Gier.

I 1991-92 var det kontakter mellom Heriff Bacteriological Laboratory ApS og noen norske firmaer og personer som hadde fått vite om selskapet gjennom den danske ambassade i Norge. Ved brev av 13 april 1992 til Atlantis Industrier AS i Skien bekreftet Heriff Bacteriological Laboratory ApS at det var inngått avtale med Atlantis om eneforhandling af Heriff produkter i Norge. Det ble ikke noe av denne avtalen. Atlantas trakk seg etter kontakt med Bindesbøll, hvor han i sterke ordelag hadde gitt uttrykk for at det norske Heriffmarkedet var hans. Heriff Bacteriological Laboratory ApS sendte 2 september 1992 ut et uadressert brev til forhandlere i Norge, der det ble fremsatt tilbud om å kjøpe Heriff hjemmebrygningsprodukter direkte fra fabrikken i Danmark. Det ble også opplyst at Heriff senere på året skulle lage et salgskontor med lager i Oslo.

Bindesbøll fikk kjennskap til dette brevet og protesterte mot Heriffs inntreden på det norske marked gjennom et brev av 2 oktober 1992 fra sin advokat. Heriff ApS tok til gjenmæle gjennom advokat. Etter et brev av 24 november 1992 fra Bindesbølls advokat, ble det ikke ytterligere oppfølgning av saken.

Heriff Bacteriological Laboratory ApS overdro sin virksomhet til Birthe Krog i 1994. Hun overdro den videre til Unicare Products ApS ved kontrakt av 17 oktober 1995. Dette selskaps advokat reiste ved brev av 30 november 1995 innsigelser mot Norsk Vinråstoffs bruk av varemerket.

Varemerket Heriff ble registrert i Danmark 26 desember 1995 av Unicare Products ApS.

Den ankende part, Heriff ApS, har for lagmannsretten i det vesentlige gjort gjeldende:

Det er enighet om at varemerket Heriff er innarbeidet i Norge for det danske Herifffirmaet. Innarbeidelsen hadde foregått i mange år før 1987, fra Bindesbøll startet i begynnelsen av 70-årene og fremover.

Varemerket er også registrert til fordel for det danske selskapet. Da det første gang ble registrert 15 september 1987, opptrådte Bindesbøll som agent for de danske Heriffselskapet. Den andre registreringen var en fortsettelse av den første. Etter varemerkeloven §22 gjelder registreringen fra den dag registreringen er innkommet. Når et generalagentur opphører plikter agenten å overføre merket til "huset", selv om hans innsats har ført til at merket er innarbeidet i Norge, jf Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave, side 438.

Det foreligger ikke holdepunkter for at Bindesbøll romjulen 1987 fikk overført eneretten til varemerket Heriff. Omstendighetene omkring møtet underbygger at han fikk en bruksrett, og at han fortsatte den tillatte bruken. Bindesbølls betydelige økonomiske problemer og betalingsmislighold hadde skapt vansker for Gier og var en årsak til konkursen i 1987. Han var interessert i at Bindesbøll skulle fortsette for å kunne dekke sine forpliktelser. Men Gier ønsket ikke å ta den økonomiske risiko for vareleveransene. Derfor ble det avtalt at Bindesbøll selv skulle overta ansvaret for råstofftilførselen fra da av. Om Gier ikke tidligere hadde tenkt på at varemerket hadde en økonomisk verdi, var han blitt klar over det gjennom konkursbehandlingen høsten 1987 som endte med forlik der han måtte betale kr 75.000 for merket.

I følge flere personer som hadde kontakt med Gier har han gitt uttrykk for at han ikke hadde overdratt eneretten til Heriffmerket til Bindesbøll. Da Birte Krog overtok Heriffselskapet i 1994 reiste hun til Norge for å sondere markedet. Det ville hun ikke ha gjort om hun hadde fått vite at Bindesbøll hadde enerett til Heriffmerket i Norge. Advokaten til Birte Krog, som også var Otto Giers advokat, har opplyst at han på slutten av 1992/begynnelsen av 1993, på direkte spørsmål, fikk vite av Gier at varemerket Heriff ikke var overdratt til Bindesbøll. Bindesbøll bragte forøvrig påstanden om at eneretten var overført ham inn på et merkverdig sent tidspunkt.

Romsjulavtalen må etter dette forstås slik at Bindesbøll fikk en fortsatt bruksrett til merket, som løp inntil avtalen ble sagt opp. Hovedinnholdet i romjulsavtalen lå i den justering av 1974-avtalen at det danske Heriffselskapet ikke lenger skulle stå for råstoffleveransene og dermed ha risikoen for Bindesbølls manglende betaling.

Det forelå tillatt bruk som hindret innarbeidelse fra Bindesbøll til fordel for seg selv. Etter varemerkeloven §25a første ledd i f regnes som merkehaverens bruk, også bruk av merket etter samtykke fra denne. Bruken har hele tiden skjedd til fordel for det danske Heriffselskapet.

Bindesbøll kom aldri i noen situasjon der han har innarbeidet Heriffmerket til fordel for seg selv. Krav til lojalitet i forretningsforhold hindrer det, både etter markedsføringsloven §1 og etter varemerkeloven. Det vises til Ot prp nr 59 (1994-95) om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern, herunder utkast til revidert varemerkelov, der det i vedlegg 2, side 83, står: "Varemerkelovgivningen er i bunn og grunn en lovgivning om lojalitet i markedsføringen". Da Bindesbøll registrerte varemerket til fordel for seg selv, uten å nevne det for Gier, brøt han kravene til lojalitet i forretningsforhold som følger av markedsføringsloven §1. Han opptrådte også illojalt da han neglisjerte oppsigelsen i 1990 og fortsatte virksomheten som før uten å ha klargjort sin handlemåte overfor Gier. Slik virksomhet i det skjulte er i strid med god forretningsskikk. Han kommer etter dette ikke under varemerkeloven beskyttelse. Hans brudd på markedsføringsloven hindrer senere innarbeidelse til fordel for seg selv. Han kommer ikke i en posisjon der varemerkeloven §9a får anvendelse.

Subsidiært anføres at det her kreves særlig langvarig innarbeidelse om den skal få gjennomslag. Bindesbøll kunne tidligst ha startet innarbeidelse for seg selv etter oppsigelsen i 1990. Før det ble varemerket innarbeidet til fordel for det danske Heriff-selskapet. Det foreligger for kort innarbeidingstid for ham. Ved vurderingen av hvilken tid som her kreves etter varemerkeloven §2, må det tas hensyn til om innarbeidingen har skjedd lojalt eller ei. Bindesbøll har ikke opptrådt lojalt, og det fører til krav om lengre innarbeidingstid, ikke kortere som byretten har lagt til grunn.

Bindesbøll får ingen sidestilt varemerkerett etter varemerkeloven §9a. Det foreligger ikke slik innarbeidelse som her kreves. Det vises til Innstilling til lov om varemerker, Industridepartementet, avgitt av lovkomiteen 27 januar 1950, side 18, der det fremgår at det må legges vekt på partenes lojalitet, deres gode eller onde tro, når det skal vurderes hvor lang tid som skal gå før den yngre rett kan anses så festnet at den bør anerkjennes. Også Stuevold Lassen fremhever, side 385, at når det yngre kjennetegnet er tatt i bruk med viten om den eldre rett, skal det adskillig mer til før den yngre rett kan anses tilstrekkelig festnet.

Overfor utenlandske rettighetshavere vil fristen være lengre, ut fra alminnelige passivitetsgrunnsetninger, jf Stuevold Lassen side 390-391. Gier hadde grunn til å tro at Bindesbøll rettet seg etter oppsigelsen i 1990. Han forstod først i 1992 at det ikke var tilfellet. Bindesbøll måtte på sin side forstå at Gier anså hans bruk av Heriffmerket som avsluttet. Gier var indisponert og manglet ressurser til å forfølge saken. Da Unicare overtok i 1995 ble søksmål tatt ut.

Det må foretas en interesseavveining, der rimelighet og Bindesbølls klanderverdighet inngår. Det foreligger en konkret interesse fra Heriff ApS's side i merket Heriff. Deres mangeårige kunde Matas AS, skal nå innarbeide seg i hele det nordiske marked og vil få problemer om de ikke kan benytte samme varemerke i alle landene.

Vedrørende motsøksmålet anføres at det er urimelig og grunnløst når Bindesbøll krever enerett, og at Heriff ApS skal gi opp sitt eget varemerke for Norge. Varemerket er registrert til fordel for det danske selskapet. Det har vært brukt til fordel for dette selskap i en årrekke frem til 1990, og ble forsøkt tatt opp igjen herfra i 1992, men ble truet ut av Bindesbøll. Heriffselskapet i Danmark har ikke gitt opp varemerket, jf varemerkeloven §25a.

Heriff ApS krever erstatning for å ha vært utelukket fra det norske markedet fra 1992, i medhold av såvel varemerkeloven §38 som markedsføringsloven. Det er tatt hensyn til tre års foreldesfrist regnet fra saksanlegget i 1995. Basert på Norsk Vinråstoff Imports årsregnskap settes tapet til 3 millioner kroner. Det er realistisk at det danske selskapet ville hatt inntekter i denne størrelsesorden. Det forelå avtale med en annen eneforhandler i 1992, som ble stoppet av Bindesbøll. Det er ikke tatt hensyn til rentetap eller synergieffekter av slikt salg. Det er grunnlag for erstatning også om varemerkeloven §9a får anvendelse, slik at begge parter har og har hatt rett til varemerket.

Den ankende part har nedlagt slik påstand:

I hovedsøksmålet:

1. Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll forbys å bruke varemerket "Heriff" i Norge i forbindelse med salg og produksjon av vin- og ølråstoffer samt produkter til benyttelse til fremstilling av vin og øl.

2. Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll tilpliktes å betale erstatning til Heriff ApS bestemt etter rettens skjønn begrenset oppad til NOK 3000000.

3. Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll tilpliktes å betale sakens omkostninger til Heriff ApS for byretten og lagmannsretten.

I motsøksmålet:

1. Heriff ApS frifinnes.

2. Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll tilpliktes å betale sakens omkostninger til Heriff ApS for byretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll, har for lagmannsretten i det vesentlige gjort gjeldende:

Sakens kjerne er hvilken forståelse en skal legge i avtalen som ble inngått romjulen 1987. Det er enighet om at det da ble inngått en avtale, men ikke om hva den inneholdt. Ved vurderingen må det tas hensyn til at forholdet mellom partene var preget av formløshet og at det hadde fungert i mange år.

Det er ikke bestridt av den ankende part at Bindesbøll etter romjulsavtalen fortsatt skulle ha enerett til varemerket Heriff i Norge. Men partene er uenige om det ble avtalt tidsubegrenset enerett eller en bruksrett som kunne sies opp. Romsjulsavtalen kan ses på tre måter:

- Det ble avtalt full og ubegrenset overdragelse av varemerket Heriff til Bindesbøll. Isåfall følger resultatet av seg selv.

- Det ble avtalt en tidsbegrenset bruksrett til merket for Bindesbøll. Resultatet vil avhenge av avtaletolkning og supplerende bruk av varemerkeretten.

- Det ble overhodet ikke avtalt noe om bruk og rettigheter til varemerket. Her vil varemerkeretten og markedsføringsloven være avgjørende for resultatet.

Bindesbøll mener at det ble inngått en avtale om full overdragelse av varemerket til ham. Han var fra før eneforhandler i Norge. Foranledningen til romjulsmøtet var problemer han hadde fått etter leveringer av overkonservert råstoff. Han hadde pågang for betaling av veksler han hadde utstedt i forbindelse med oppgjør til Gier. Hans betalingsproblemer skyldtes de mangelfulle råstoffleveransene. Gier hadde ikke penger til å kompensere ham for dette. Han ble derfor isteden gitt anledning til å begynne for seg selv i Norge. Giers avskjedsbemerkning, at han ikke ventet å se Bindesbølls Heriffprodukter i Danmark, tyder på det. Emballasjen ble overdratt til Bindesbøll. Gier holdt seg borte fra Norge, til tross for at han mente at Norge var et godt og viktig marked. I følge Birte Krog hadde han på et senere tidspunkt gitt uttrykk for at Norge var et kjempemarked. Gier bekreftet videre overfor Dansk Kraftemballasje at han hadde en avtale med Bindesbøll om at denne skulle ha emballasjen og at de kunne levere direkte til Bindesbøll.

Gier så ikke på varemerket som noen økonomisk verdi julen 1987. Når konkursboet var budt kr 200.000 for det fra et annet dansk firma, var det fordi dette firmaet ønsket å være alene på det danske markedet, og ikke fordi Heriffmerket hadde en slik verdi. Gier var ikke interessert i vinråstoff lenger, det var Selentabletter og spesielt Interferon som hadde hans interesse. Han hadde et alkoholproblem og firmaet bar i 1987 preg av at det manglet noen som kunne ta avgjørelser.

Hevingsbrevet av 22 juni 1990 kom 2 1/2 år etter at all forretningsforbindelse mellom Gier og Bindesbøll var opphørt. Det ble her vist til eneforhandleravtalen fra 1974, det til tross for at leveranseavtalen var opphørt fra begynnelsen av 1988. Hevingsbrevet fremstår som meningsløst uansett hvilken konstruksjon en setter det inn i. Gier forholdt seg passiv etter hevingen, og også etter kontroversene i 1992. Det tyder på at han var innforstått med at han hadde gitt fra seg rettighetene for Norge, og at han måtte respektere det, selv om det danske markedet hadde blitt mye dårligere, mens det norske gikk godt.

Om romjulsavtalen skal forstås som en avtale om tidsbegrenset bruksrett, som byretten kom til, foreligger selvstendig innarbeidelse fra oppsigelsen i juni 1990 til protesten i november 1995. Før 1990 skjedde innarbeidelsen til fordel for det danske Heriffselskapet. Varemerkeregistreringen ble foretatt i god tro, for å sikre beskyttelse for merket på det norske markedet. Det var mye uklarhet omkring konkursen, og det så en stund ikke ut til at virksomheten ville komme igang igjen. Da Gier senere på høsten 1987 ga uttrykk for at han skulle starte igjen etter konkursen, trakk Bindesbøll søknaden. Han satte den så igang igjen i februar 1988, ettersom han fra da av skulle drive for seg selv. Det er dette tidspunkt som har betydning. Når den nye registrering skjedde gjennom gjenopptagelse av den tidligere registreringen, var det av praktiske og kostnadsbesparende grunner. Etter romjulsavtalen hadde han en selvstendig enerett til merket etter varemerkeloven §2.

Om situasjonen var den at det i romjulen 1987 overhodet ikke ble avtalt noe om rettigheter og bruk av varemerket Heriff i Norge fremover, ligger det i det at Bindesbøll ble stilt fritt med hensyn til merket. Han måtte isåfall kunne registrere merket og starte selvstendig innarbeiding av det fra januar 1988. Under dette alternativ foreligger innarbeiding på hans hånd i 7 år og 10 måneder, hvilket er en lang periode.

Når romjulsavtalen må forstås dithen at Bindesbøll fikk en selvstendig enerett til Heriffmerket på det norske marked, innebærer det at agentforholdet opphørte der og da. Det foreligger ingen situasjon der det kan reises krav om at merket skal føres tilbake til "huset" ved agentforholdets opphør. Med denne forståelse av romjulsavtalen, er det heller ikke rom for noen parallell rett for Heriff ApS til merket i Norge.

Subsidiært, om lagmannsretten kommer til at det foreligger en parallell rett for Heriff ApS til Heriffmerket, får varemerkeloven §9a anvendelse. Det er enighet om at Heriffmerket julen 1987 var innarbeidet i Norge for det danske Heriffselskapet. Bindesbøll mener at fra begynnelsen av 1988 skjedde innarbeiding til fordel for hans firma. Men selv om denne innarbeidelsen først anses å ha startet etter oppsigelsen i 1990, er hans rett tilstrekkelig festnet. Det må i den sammenheng legges vekt på Giers passivitet. Den åpnet for innarbeiding av en eksklusiv rett for Bindesbøll. Gier fulgte ikke opp da Bindesbøll i 1992 gjorde det klart at han anså seg for å ha enerett til merket i Norge. Bindesbøll hadde etter dette grunn til å tro at Gier godtok at han hadde slik eksklusiv rett.

Det må også legges vekt på partenes ulike interesse i retten til merket i Norge. Retten betyr vesentlig mer for Bindesbøll enn for Heriff ApS. Unicare Products ApS var kjent med at det var problemer med å benytte Heriffmerket i Norge da de overtok det danske firmaet etter Birthe Krog. Bindesbøll har en langvarig tilknytning til merket og er etablert i Norge, mens Heriff ApS er et nytt firma. De overtok varemerket fra konkursboet for en beskjeden sum. Henrik Stenius overtok først hele varelageret uten spesifikasjon av varemerkeverdier, fra konkursboet til Unicare Products ApS for kr 40000. I hans videre overdragelse til Heriff ApS er verdien av varemerkerettighetene satt til kr 70000.

Det bestrides at det foreligger erstatningsmessig tap for den annen part. Utgangspunktet er her ikke Bindesbølls fortjeneste, men det tap de danske Heriffselskapene måtte ha lidt. De har ikke vist interesse for det norske markedet, de manglet økonomi til å satse her og slet med økonomiske problemer i Danmark. Først da Stenius kom inn i bildet i 1995 ble ideen om et felles nordisk marked reist. Slike nye planer gir ikke grunnlag for erstatning. Erstatningskravet på 3 millioner kroner er altfor høyt. Det vises til at Heriffomsetningen i Danmark var på 1 million kroner.

Ankemotparten har nedlagt slik påstand:

I hovedsøksmålet:

1. Byrettens dom punktene 1 og 3 stadfestes.

2. Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten.

I motsøksmålet:

1. Byrettens dom stadfestes.

2. Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Det er enighet om at varemerket Heriff er innarbeidet på det norske markedet, og at denne innarbeidingen, fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til romjulen 1987, skjedde på vegne av det danske Heriffselskapet, jf varemerkeloven §2. Bindesbøll var i disse årene agent og eneforhandler for Heriff-produktene i Norge.

Det er videre enighet om at det i romjulen 1987 ble inngått en avtale mellom Otto Gier og Johannes Bindesbøll om virksomheten i Norge fremover. Norsk Vinråstoff Import/ Bindesbøll opptrådte etter dette tidspunkt som et selvstendig firma på det norske marked. Levering av råstoff skulle ikke lenger skje via det danske Heriffselskapet, men anskaffes direkte av ham. Han overtok emballasje og han fikk rett til å bestille ny emballasje fra leverandøren Dansk Kraftemballage AS. Det direkte, løpende forretningsforholdet mellom partene opphørte fra 1988. Det forelå ikke lenger et agentforhold. Det punkt i eneforhandleravtalen fra 1974 der det er vist til at Norsk Vinimport har agenturet, må således anses å ha blitt endret gjennom romjulsavtalen.

Romjulsavtalen medførte ingen endring i 1974-avtalen når det gjaldt Bindesbølls fortsatte enerett til å bruke Heriffmerket i Norge. Det bekreftes gjennom Giers aktive medvirkning til at Bindesbøll skulle overta emballasje, og at Gier på forespørsel fra Dansk Kraftemballage AS ga dem tillatelse til å produsere emballasje med Heriffvaremerket etter bestilling av Norsk Vinråstoff Import fremover. Det har imidlertid formodningen mot seg at det romjulen 1987 skjedde en permanent overdragelse av eneretten til Heriffmerket. Slik overdragelse lå utover det som var en nødvendig justering av avtalen når råstoffleveransene fra det danske Heriffselskapet skulle opphøre og Bindesbøll skulle overta ansvaret for produksjonen selv. Det må kreves ytterligere holdepunkter om avtalen skal forstås slik at den innbefattet endelig overdragelse av eneretten til Heriffmerket i Norge. Lagmannsretten finner ikke at det foreligger slike holdepunkter. Bindesbøll har anført at eneretten ble betalt gjennom kompensasjon for overkonservert vinråstoff, leveranser for minimum kr 100000. Det er imidlertid ikke klart i hvilken grad Gier aksepterte at varene var mangelfulle og hvilket økonomisk omfang det isåfall skulle ha. Begge parter hadde betalingsproblemer på dette tidspunkt. Gier var i konkursforhandlinger og han hadde dårlig salg. Bindesbøll sto foran forfall av veksler med betydelige summer. Han søkte i februar 1988 om forlengelse med betalingen. Gier hadde i januar 1987 avskrevet gjeld Bindesbøll hadde til det daværende danske Heriffselskapet, med kr 700000. Det er ingen grunn til å tro at Gier julen 1987 ville gi fra seg all rett til Heriffmerket i Norge til Bindesbøll uten noen kompensasjon. Han hadde dog økonomiske interesser i at Bindesbøll skulle være i stand til å drive virksomheten i Norge videre. Det er videre naturlig å se en fortsatt bruksrett for Bindesbøll på bakgrunn av den langvarige forretningsforbindelse partene hadde, og at Gier verken hadde planer om eller ressurser til selv å overta det norske markedet.

Giers etterfølgende opptreden tyder også på at han kun mente å ha gitt Bindesbøll en fortsatt bruksrett. Hans heving av 1974-avtalen i 1990 og hans fremstøt for å få ny forhandler i Norge i 1991/92 viser at han mente å ha beholdt retten til Heriffmerket. Vitneutsagn bekrefter også at han ikke anså eneretten overdratt til Bindesbøll.

Lagmannsretten legger til grunn at det fra romjulen 1987 løp en fortsatt bruksrett for Bindesbøll, at det forelå en form for lisensavtale, som varte inntil Gier bestemte noe annet. Det danske Heriffselskapet var merkehaver og varemerkebruken i Norge skjedde stadig til fordel for det, jf varemerkeloven §34 annet ledd og Stuevold Lassen side 437.

Bindesbøll søkte om registrering av varemerket Heriff første gang 15 september 1987. Heriffselskapet Sdr. Omme Produkter hadde blitt tatt under konkursbehandling 15 juli 1987. Bindesbøll fortsatte forretningsforbindelsen med det nye selskapet Heriff Bacteriological Laboratory ApS. Det danske selskapet Heigar & co AS fremsatte tilbud overfor bostyret ved brev av 21 september 1987 om å overta varelageret og rettighetene til merket Heriff for kr 200000. I følge Bindesbøll lot han merket registrere i en situasjon der det var usikkert hvordan virksomheten ville fortsette, og han unnlot å følge opp søknaden da det ble klart at Gier ville gå videre i nytt selskap.

Bindesbøll opptrådte i 1987 som agent for de danske Heriffselskapene, og vant ingen selvstendig rett til varemerket ved registreringen av det, jf Stuevold Lassen side 438. Da registreringen ble gjenopptatt 25 februar 1988, var agentforholdet avsluttet. Uansett om denne registreringen skal ses som en fortsettelse av den fra 1987 eller som en ny, gir den etter lagmannsrettens vurdering ikke Bindesbøll noen selvstendig rett til varemerket i Norge etter varemerkeloven §8. Han var ikke i aktsom god tro med hensyn til hvilken rett han hadde til merket, og han unnlot å kontakte Gier for å få bragt klarhet i forholdet. Ved registreringen i 1988 hadde Bindesbøll en bruksrett til merket, og registreringen må anses å ha skjedd til fordel for det danske varemerkeselskapet. Han kunne heller ikke fra da av starte innarbeidelse til fordel for seg selv. Bruken ble utøvet til fordel for det danske Heriffselskapet, jf varemerkeloven §25a første ledd i f.

Lagmannsretten finner ikke at Bindesbølls handlemåte brøt kravene til lojalitet og god forretningsskikk etter varemerkeloven og markedsføringsloven §1, da han lot Heriffmerket registrere uten å kontakte Gier om det. Hans initiativ til registrering i september 1987 kan snarere ses som et tiltak i deres felles interesse, å beskytte varemerket mot inntrengere i en uklar situasjon. Om Bindesbøll skal anses å ha opptrådt illojalt, var det mer overfor konkursboet enn overfor Gier. Derimot finnes Bindesbølls gjenopptakelse av registreringskravet i februar 1988 mer klanderverdig overfor Gier. På dette tidspunkt hadde han ikke grunn til å regne med at de hadde felles interesser i registreringen. Bindesbøll har tvertimot gitt uttrykk for at han da mente å ha fått seg overdratt eneretten til merket. Registreringen var egnet til å befeste hans enerett på det norske marked på bekostning av det danske Heriffselskapet, som han frem til januar 1988 hadde vært agent for. Han skulle ha orientert Gier om registreringen. Når han ikke tok slik kontakt anser lagmannsretten hans eventuelle gode tro å ha et for tynt grunnlag. Lagmannsretten finner imidlertid ikke at Bindesbølls mangel på lojalitet skal tillegges den vekt at hans handlemåte hindret ham fra senere innarbeidelse av Heriffmerket til fordel for seg. Det vises til Rt-1995-1908, vedrørende varemerket Mozell, side 1918, der det uttales at det i forhold til markedsføringsloven §1 må opereres med en terskel, som vil kunne variere etter de konkrete omstendigheter. Når de faktiske omstendigheter omkring forholdene romjulen 1987 fremstår som såvidt uklare, finner ikke lagmannsretten å kunne legge til grunn at denne terskel er overskredet.

Bindesbøll anses å ha brukt Heriffmerket på vegne av det danske selskapet frem til hevingen av 22 juni 1990. Ved den avsluttet Otto Gier forretningsforholdet mellom dem, hvilket i praksis innebar et krav om at Bindesbøll skulle slutte å bruke Heriffmerket. Grunnlaget for hevingen er bestridt av Bindesbøll, idet han mener at Gier kjente til hans salg av konkurrerende produkter, som hadde foregått i lengre tid. Det er ikke belyst om det skulle være eventuelle andre grunner bak hevingen.

Lagmannsretten finner ikke at Bindesbølls handlemåte er så klanderverdig at den er å anse i strid med god forretningsskikk etter markedsføringloven §1, når han fortsatte virksomheten som før, uten å avklare med Gier hva som lå bak hevingen og hvilke virkninger den skulle ha. Det legges vekt på den spesielle bakgrunn mellom partene, at Bindesbøll mente at Giers handlemåte kunne være irrasjonell grunnet alkoholisme, og det tillegges betydning at Gier forholdt seg passiv. Han hadde ikke forretningskontakt med Bindesbøll mellom romjulen 1987 og hevingen, og han tok heller ikke kontakt med ham etterpå. Lagmannsretten anser dog at Bindesbøll hadde størst oppfordring til å reagere da hevingen kom. Han forklarte at de hadde møttes i Danmark et par ganger etter 1990, men at ingen av dem nevnte hevingen.

Lagmannsretten finner varemerkeloven §9a anvendelig på forholdet. Spørsmålet blir om Bindesbølls bruk av Heriffmerket er innarbeidet på hans hånd, og om de danske Heriffselskap ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å stanse denne bruken. Det skal foretas en interesseavveining, der det inngår om noen av partene er å bebreide og om den utviste passiviteten er klanderverdig, jf Stuevold Lassen side 386.

En følge av hevingen var at Bindesbølls tilknytning til det danske selskap var slutt. Han fikk da beskjed om at han ikke lenger skulle ha noe samarbeid med selskapet. Hans bruk av Heriffmerket kan ikke lenger anses å ha funnet sted på vegne av dette selskapet. Ingen av partene har opptrådt på en måte som skulle tilsi at det forelå fortsatt tålt bruk, en begrenset bruksrett for Bindesbøll fra 1990 til 1992.

Det ble ikke fra noen av sidene tatt opp at varemerket skulle gå tilbake til selskapet etter hevingen, hvilket Bindesbøll hadde plikt til, jf Stuevold Lassen side 438. Lisensavtale må her sidestilles med agentforhold. Ut fra sin forestilling om at merkeretten var overdratt ham, hadde imidlertid ikke Bindesbøll foranledning til å ta noe initiativ her. Lagmannsretten finner ikke grunn til å bebreide ham særskilt at han ikke tok opp spørsmålet med Gier etter at han mottok den for ham umotiverte hevingen. Bindesbøll fortsatte forøvrig også å bestille emballasje fra Dansk Kraftemballage AS, uten at det etter hevingen i 1990 ble tatt noe initiativ fra Giers side til å få en slutt på det.

Lagmannsretten anser Bindesbøll å ha startet egen innarbeiding fra hevingen i 1990. Varemerket var da vel kjent fra før i Norge, idet Bindesbøll hadde vært forhandler av Heriffproduktene fra begynnelsen av 1970-årene. Omsetningen på 90-tallet har vært jevn, fra 1992 årlig ca kr 400000. Han var imidlertid ikke i begrunnet aktsom god tro med hensyn til sin enerett til merket, og han kan bebreides for at han ikke foretok seg noe for å avklare forholdene. Rettsvirkningene av innarbeidelse etter varemerkeloven §9a er dog ikke avhengige av at det yngre merket var tatt i bruk i god tro. Men isåfall skal det mer til for anerkjennelse av yngre rett i forhold til §9a, jf Stuevold Lassen side 385. I den totale vurdering skal det legges vekt på partenes samlete handlemåte.

En forutsetning for at Bindesbølls bruk av Heriffmerket skal godtas etter varemerkeloven §9a, er at Gier ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å stanse bruken. Gier foretok seg intet etter oppsigelsen i 1990, før han uten å ha kontaktet Bindesbøll, tok initiativ til å få nye forhandlere i Norge i 1991/92. Lagmannsretten legger i hans avtale med Atlantis Industrier AS 13 april 1992 at han anså det norske marked åpent for ny eneforhandler, og at han regnet med at Bindesbøll hadde innstilt sin virksomhet etter oppsigelsen i 1990. Han foretok imidlertid ingen undersøkelser av forholdene i Norge. Selv om han befant seg i Danmark, er den geografiske avstand til Norge ikke stor. Han hadde hatt mulighet for å forhøre seg med Bindesbøll om situasjonen i Norge når de møttes i Danmark. Det kan ikke legges noen aksept av Bindesbølls enerett i at Gier ikke fulgte opp etter skriftvekslingen høsten 1992. Denne passiviteten må tilskrives helse og økonomi. Men den manglende oppfølgning må tillegges vekt ved vurderingen etter varemerkeloven §9a. Gier var da gjennom brev fra Bindesbølls advokat gjort oppmerksom på at Bindesbøll mente å ha enerett til Heriffmerket i Norge. Det vises til Stuevold Lassen side 387, der det heter:

Et brev der man påpeker det ulovlige forholdet, og krever bruken av kjennetegnet brakt til opphør, er i og for seg nok i første omgang.

Men bøyer ikke kjennetegnsbrukeren seg for dette, må det følges opp med ny henvendelse som gjør det klart at rettslige skritt vil bli tatt dersom bruken ikke opphører. Og deretter må eventuelt de rettslige skritt tas, nå formodentlig uten ugrunnet opphold.

Det gikk tre år før saken ble tatt opp igjen fra det danske Heriffselskapets side overfor Norsk Vinråstoff Import.

Lagmannsretten finner etter dette at den passivitet som er utvist av de danske Heriffselskapene overfor Norsk Vinråstoff Import fra 1990 og frem til 1995, er så betydelig at den må være utslagsgivende. Selv om Bindesbølls opptreden har vært klanderverdig, anses innarbeidingstiden fra 1990 til 1995 tilstrekkelig. Varemerket var kjent i det norske markedet. Den opprinnelige innarbeiding til fordel for det danske Heriffselskapet må anses gradvis å ha tapt sin virkning, til fordel for innarbeiding for Norsk Vinråstoff Import.

Også en avveining mellom partenes interesser fører etter lagmannsrettens syn til det resultat at Bindesbøll må få rett til fortsatt å bruke Heriffmerket. Norsk Vinråstoff Import v/Bindesbøll har omsatt Heriffproduktene fra begynnelsen av 1970-årene og har opparbeidet en viss omsetning. De utgjør 30 til 35 % av firmaets salgsinntekter og står således for en betydelig del av virksomheten. Heriff ApS er på sin side et helt nytt selskap, som nå ønsker å gå inn i det norske markedet gjennom forhandleren Matas AS. Varemerkerettighetene er kjøpt for et relativt begrenset beløp. Heriff ApS's økonomiske interesse i varemerket er vesentlig fremtidsrettet.

Lagmannsretten er etter en samlet vurdering kommet til at Norsk Vinråstoff Import har rett til å la varemerket Heriff bestå i registeret og å bruke det. Lagmannsretten finner ikke at den eldre rett, som nå utøves av Heriff ApS, er gått tapt ved passivitet. De to varemerkene får tas i bruk ved siden av hverandre, i samsvar med varemerkeloven §9a. Ved vurderingen av den vekt som er lagt på de danske Heriffselskapenes passivitet, er tatt hensyn til at Bindesbøll må bebreides for at han unnlot å orientere Gier om sin handlemåte, både da han lot merkeregistreringen gjenoppta i 1988 og da han valgte å anse hevingen i 1990 som en nullitet og fortsatte som før.

Norsk Vinråstoff Import har etter dette gjennom å kreve enerett, brukt Heriffmerket i strid med varemerkeloven, og blir erstatningspliktig etter varemerkeloven §38. Vurderingen av det tap de danske Heriffselskapene har lidt må bli skjønnsmessig. Den omsetning Norsk Vinråstoff Import har hatt på Heriffproduktene, anses ikke som realistisk utgangspunkt. Det er lite sannsynlig at de danske Heriffselskapene ville ha vært like aktive på det norske markedet som Norsk Vinråstoff Import har vært de angjeldende år, fra 1992 til 1995. Varemerkerettighetene er forøvrig verdsatt relativt lavt i forbindelse med konkursbehandlingen etter Unicare Products ApS. Det resultat lagmannsretten er kommet til, fører også til redusert fortjenestegrunnlag for begge firmaer. Ut fra en samlet vurdering utmåles erstatningen til kr 100000.

Anken i hovedsøksmålet har delvis ført frem. Ingen av partene får enerett til Heriffmerket for Norge. Ingen av dem forbys å bruke merket. Forsåvidt gjelder motsøksmålet blir Heriff ApS å frifinne. Lagmannsretten finner det hensiktsmessig å utforme ny domsslutning.

Begge parter har nedlagt påstand om å bli tilkjent saksomkostninger. Etter det resultat lagmannsretten har kommet til, må hovedsøksmålet for lagmannsretten anses dels vunnet og dels tapt. Hver av partene bør bære sine omkostninger etter hovedregelen i tvistemålsloven §174 første ledd, jf §180 annet ledd, idet lagmannsretten ikke finner grunnlag for å anvende unntaksbestemmelsen i §174 annet ledd. Også hva gjelder motsøksmålet finner lagmannsretten at partene bør bære sine saksomkostninger for lagmannsretten, etter regelen i tvistemålsloven §172 annet ledd, jf §180 annet ledd, i det det foreligger særlige grunner. Det vises til forbindelsen mellom hovedsøksmål og motsøksmål. Lagmannsretten finner at hver av partene også bør bære sine egne saksomkostninger for byretten, idet saken har vært tvilsom, jf tvistemålsloven §172 annet ledd.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

I hovedsøksmålet og motsøksmålet:

Heriff ApS og Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll har rett til å bruke varemerket Heriff i Norge i forbindelse med salg og produksjon av vin- og ølråstoffer samt produkter til benyttelse til fremstilling av vin og øl.

I hovedsøksmålet:

Norsk Vinråstoff Import v/Johannes Bindesbøll betaler kr 100.000 - kroneretthundretusen - til Heriff ApS innen 14 - fjorten - dager fra dommens forkynnelse.

I begge søksmål:

Saksomkostninger tilkjennes ikke, verken for byretten eller lagmannsretten.