RG-1998-664
| Instans: | Borgarting lagmannsrett - Dom |
|---|---|
| Dato: | 1997-08-28 |
| Publisert: | RG-1998-664 (111-98) |
| Stikkord: | |
| Sammendrag: | |
| Saksgang: | Oslo byrett Nr. 94-06975 A - Borgarting lagmannsrett LB-1996-00271 A. |
| Parter: | Ankende part: Narvesen ASA (Prosessfullmektig: Advokat Peter Simonsen). Motpart: Onkel Peppers Pizza AS (Prosessfullmektig: Advokat Harald Emil Bruusgaard). |
| Forfatter: | Lagdommer Johannes Smit, formann. Lagdommer Hilde Wiesener Haga. Lagdommer Sveinung Koslung |
| Lovhenvisninger: | Varemerkeloven (1961) §3, §4, Foretaksregisterloven (1985) §5-1, §9-1, Firmaloven (1985) §3-2, Tvistemålsloven (1915) §180, §375, §65, §97, §9, Varemerkeloven (1961), Markedsføringsloven (1972) §8a, Markedsføringsloven (1972), §3-3 |
Peppe's Pizza AS ble stiftet 1 mars 1982 og var registrert i Foretaksregisteret fra 7 desember 1988.
Varemerket "Peppe's Pizza" var registrert i varemerkeregisteret fra og med 27 desember 1978. Ved avtale av 8 juni 1993 ble retten til varemerket overdratt fra Peppe's Pizza AS til Peppe's Produksjon AS, et selskap som var stiftet 27 april s.å. Overdragelsen ble 26 juli 1993 bekreftet anmerket i varemerkeregisteret. Avtalen omfattet samtlige opphavsrettigheter knyttet til produksjon av pizza som går under betegnelsen "Peppe's Pizza", herunder pizzaoppskrifter samt endringer og varianter av disse. Ved særskilt avtale datert 8 juni 1993 overdro Peppe's Produksjon AS med virkning i seks måneder fra samme dag til Peppe's Pizza AS eksklusiv bruksrett til varemerket "Peppe's Pizza" samt eksklusiv rett til å utnytte partsrettigheter knyttet til produksjon av pizza som går under betegnelsen "Peppe's Pizza". Peppe's Pizza AS forpliktet seg på sin side til ikke å overdra bruksretten videre. Peppe's Produksjon forpliktet seg til å fornye varemerket dersom registreringsperioden skulle utgå og i nødvendig utstrekning forsvare varemerket mot andres uautoriserte bruk m.v.
Narvesen AS ervervet 1 september 1994 alle aksjene i Peppe's Pizza AS. Mellom Narvesen AS som kjøper og Peppe's Pizza AS som selger ble det 28 desember 1994 inngått avtale om at selger skulle overdra sin samlede virksomhet og eiendeler samt forretningsverdi bygget opp under mange års drift. Kjøper forpliktet seg til å ta over alle ansatte og den gjeld som påhvilte virksomheten. I henhold til avtalen skulle overdragelsen finne sted pr 31 desember 1994.
På ekstraordinær generalforsamling 12 juni 1995 i Peppe's Pizza AS ble selskapet besluttet oppløst og avviklet. Selskapet ble registrert slettet 4 september s.å.
Onkel Peppers Pizza AS (tidligere Tikir Engros AS) ble registrert 22 februar 1994. Varemerket Onkel Peppers Pizza ble søkt registrert i varemerkeregisteret 27 juli 1994. Registrering ble foretatt 10 august 1995, idet Tikir Engros AS er oppført som innehaver.
Varemerket var utført i farger og omfattet også telefonnummer og ordene Pizza, Pasta og Spesialretter.
På vegne av Peppe's Pizza AS gjorde advokat Peter Simonsen i brev av 12 september 1994 til Onkel Peppers Pizza AS v/styrets formann og daglig leder, Mustafa Tikir, gjeldende at bruken av firma og varemerket "Onkel Peppers Pizza" innebar en fare for forveksling med "Peppe's Pizza". I brevet ble Onkel Peppers Pizza AS anmodet om å endre firma slik at det ikke inneholdt ordet "Peppers" eller et annet uttrykk som ville gjøre firmaet forvekselbart med Peppe's Pizza AS. Det ble videre gjort gjeldende at bruken av varemerket "Onkel Peppers Pizza" var i strid med varemerkeloven og markedsføringsloven, både fordi varemerket var forvekselbart og fordi bruken representerte en urimelig utnyttelse av en annens innsats og resultater. På denne bakgrunn ble selskapet anmodet om å trekke tilbake søknaden om varemerkeregistrering av "Onkel Peppers Pizza" og ikke søke om registrering av et annet forvekselbart varemerke samt straks opphøre med enhver bruk av varemerket.
På vegne av Onkel Peppers Pizza AS hevdet advokat Harald E. Bruusgaard i brev av 30 september 1994 at bruken av navnet "Onkel Peppers Pizza AS" ikke var i strid med firmaloven §3-2 eller andre bestemmelser og at kravet om at bruken av varemerket skulle opphøre, ikke ville bli imøtekommet.
Ved stevning av 24 oktober 1994 reiste Peppe's Pizza AS sak mot Onkel Peppers Pizza AS med krav om at bruken av firmaet Onkel Peppers Pizza AS skulle kjennes ulovlig og at selskapet skulle dømmes til straks å opphøre med bruken av firmaet Onkel Peppers Pizza AS og registrere firmaendring i Foretaksregisteret. Videre ble det fremsatt krav om at Onkel Peppers Pizza AS skulle forbys å bruke "Onkel Peppers Pizza" som varekjennetegn. Under hovedforhandlingen i byretten ble dette punkt utvidet til også å omfatte forbud mot å bruke betegnelsen som del av varekjennetegn. I tilsvar påsto Onkel Peppers Pizza seg frifunnet og gitt rett til å benytte selskapets navn som varekjennetegn.
Oslo byrett avsa 20 september 1995 dom med slik domsslutning:
1. Onkel Peppers Pizza AS frifinnes.
2. Onkel Peppers Pizza AS gis rett til å benytte selskapets navn som varekjennetegn.
3. Saksøker dømmes til å betale saksøkte i saksomkostninger kr 42500,-.
4. Oppfyllelsesfristen fastsettes til 2 - to - uker fra dommens forkynnelse.
Byrettens dom ble i rett tid påanket av Peppe's Pizza AS. I ankeerklæringen ble nedlagt påstand om at Onkel Peppers Pizza AS' bruk av firmaet skulle kjennes ulovlig og selskapet dømmes til straks å opphøre med bruken av firmaet Onkel Peppers Pizza AS samt registrere firmaendring i Foretaksregisteret. Videre omfattet påstanden krav om at Onkel Peppers Pizza AS skulle forbys å bruke "Onkel Peppers Pizza" som varekjennetegn eller som del av varekjennetegn. I tilsvaret påsto Onkel Peppers Pizza seg frifunnet og gitt rett til å benytte selskapets navn som varekjennemerke.
Ankeforhandling var berammet til og ble påbegynt 29 mai 1997. Etter at partenes prosessfullmektiger hadde holdt sine innledningsforedrag og nedlagt påstander, avga Sten Magnus, divisjonsdirektør i Narvesen ASA, forklaring som vitne. I forbindelse med hans forklaring fremkom som nye opplysninger det som foran er referert om Narvesen ASA's oppkjøp av aksjene i Peppe's Pizza AS og den senere avvikling av dette selskap og inkorporering av dets virksomhet som divisjon i Narvesen ASA. Advokat Bruusgaard begjærte forhandlingene utsatt. Etter at partene hadde fått anledning til å uttale seg, besluttet retten at forhandlingene skulle avbrytes og utsettes til 23 juni 1997.
Etter at partene i prosesskrifter hadde kommentert den situasjon som var oppstått, fortsatte ankeforhandlingen til fastsatt tid i Oslo.
Narvesen ASA har som ankende part nedlagt slik endelig påstand:
1. Onkel Peppers Pizza AS' bruk av firmaet Onkel Peppers Pizza AS kjennes ulovlig og selskapet dømmes straks til å opphøre med bruken av firmaet Onkel Peppers Pizza og registrere firmaendring i Foretaksregisteret.
2. Onkel Peppers Pizza AS forbys å bruke "Onkel Peppers Pizza" som varekjennetegn, eller som del av varekjennetegn.
3. Onkel Peppers Pizza AS dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten og byretten.
I forbindelse med spørsmål om avvisning av saken nedla den ankende part slik påstand:
Saken fremmes.
Narvesen ASA tilkjennes saksomkostninger i forbindelse med avvisningsspørsmålet.
Onkel Pepper's Pizza AS har nedlagt slik endelig påstand:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. Narvesen ASA dømmes til å erstatte Onkel Peppers Pizza AS saksomkostninger for lagmannsretten innen to uker etter dommens forkynnelse med tillegg av 12% rente p.a. fra forfall til betaling skjer.
3. Til tilkjente saksomkostninger for byretten kommer 12% rente p.a. fra forfall til betaling skjer.
Den ankende part, Narvesen ASA, hevder at byretten har tatt feil så vel i bevisbedømmelsen som i rettsanvendelsen og har for øvrig ved sin prosessfullmektig, advokat Peter Simonsen, i det vesentlige anført:
Hva avvisningsspørsmålet angår, vises til at den samlede virksomhet, som var drevet av Peppe's Pizza AS, ble overdratt til Narvesen ved den avtale som ble inngått 28 desember 1994. Stevning var på dette tidspunktet tatt ut av Peppe's Pizza AS, og Narvesen fikk dermed i medhold av tvistemålsloven §65 rett til å tre inn i saken slik den sto. At Narvesen ASA beklageligvis først på et senere tidspunkt gjør dette kjent, gir ikke grunnlag for avvisning av saken. Slettelsen av Peppe's Pizza AS var for øvrig ikke kjent før fristen etter tvistemålsloven §375 var utløpt. Uansett gir tvistemålsloven §97 adgang til å rette feil i partsbetegnelsen, jf Rt-1990-1050. Det foreligger full økonomisk og interessemessig identitet mellom Narvesen ASA og Peppe's Pizza AS, som i første omgang var et heleid datterselskap og senere ble innfusjonert i Narvesen. Det foreligger heller intet forsett fra Narvesens side for så vidt angår den mangelfulle informasjon om de endringer som var foretatt.
Peppe's Produksjon AS er fortsatt et heleid datterselskap av Narvesen, som siden fusjonen ikke har hatt annen funksjoner enn å fornye varemerket. Det er den som benytter varemerket, Narvesen ASA, som har den rettslige interesse i saken.
Hva realiteten angår er det Narvesens oppfatning at Onkel Peppers Pizza AS ikke kan anvende sitt varemerke som firma, jf varemerkeloven §4. Innehaveren av varemerket Peppe's Pizza tok skritt til å hindre bruken av det annet kjennetegn umiddelbart etter at man ble kjent med den, jfr. varemerkeloven §9.
Det avgjørende spørsmål er om Onkel Peppers Pizza AS som firma og varemerke er egnet til å forveksles med varemerket Peppe's Pizza. Det må her foretas en helhetsvurdering.
Det er på det rene at det foreligger likhet med hensyn til bransje og område. Peppe's Pizza har en posisjon som dominerende markedsleder. Dette har ankemotparten søkt utnyttet ved å legge sin markedsføring så tett opp til Peppe's Pizza som mulig uten å måtte rammes av vernereglene. Onkel Peppers Pizza AS har valgt et firma som nødvendigvis må gi publikum en forestilling om et kommersielt fellesskap med Peppe's Pizza AS. Produktene er like og retter seg mot målgrupper som er like og befinner seg i samme geografiske område. Begge selskaper reklamerer for varene ved brosjyrer i postkassene, og bestillingene foretas over telefon. Disse fellestrekk forsterker forvekslingsfaren. At Peppe's Pizzas produkter er godt innarbeidet er intet argument for at vernet skal være svakere. Tvert om tilsier Kodakdoktrinen et særlig vern for firma og varemerker som er velkjente og innarbeidet i markedet, jf firmaloven §3-3.
"Peppe's" er et fantasiord som står sentralt i markedsføringen. Det har dermed et sterkere vern enn ord med avgrenset, alminnelig innhold. Det vises til det som er uttalt i Ot.prp.nr.50 (1984-85) sidene 67 og 96. De betraktninger som her er kommet til uttrykk vedrørende bruk av firma, må også gjelde varemerker. "Pepper" og "Peppe's" er så like som vel mulig. Både visuelt og fonetisk finnes der likhetstrekk. Det beskrivende i uttrykket "Pepper" tones ned når ordet etterfølger "Onkel". Sammensetningen inngir fantasipreg, noe som øker likheten med Peppe's Pizza. Henvisningen til pepper som krydder er fremmed for dette vareslag. Narvesen er enig i at betegnelsen "Pizza" er nøytral og isolert sett ikke beskyttet. Nettopp ved at dette uttrykk i begge varemerker brukes sammen med betegnelser, som likner hverandre, forsterkes likheten. Ved bruken av ordet "Onkel" skapes en assosiasjon mellom Peppe's Pizza og Onkel Peppers Pizza. Det skapes inntrykk av en avledning eller tilknytning, noe som nøytraliserer den adskillende effekt som ordet onkel ellers ville hatt. Det foreligger også en viss sannsynlighet for at et varemerke med tre ledd vil bli forkortet i dagligtalen.
Allerede fra starten av satte Peppe's Pizza standarden for pizza på det norske marked. Sammen med den produktutviklingsprosess som senere ble satt i gang, var dette bakgrunnen for den dominerende stilling virksomheten har. Ved vurderingen av krav om beskyttelse av varemerket må det også tas hensyn til den trussel som den fremtidige utvikling kan innebære. Narvesens frykt retter seg mot forvekslingsfaren i en skjerpet konkurransesituasjon. En liten aktør kan se seg tjent med å forveksles med en etablert virksomhet. Hva Patentstyrets godkjennelse angår, vises til at dette organ hadde et mindre beslutningsgrunnlag enn det som nå foreligger.
Det er vist til Rt-1979-1117, Rt-1936-946, Rt-1948-758 og Stuevold Lassen: Varemerkerett (1997), side 334 og 263, side 356 og 267. Videre vises til Rt-1940-68.
Ankemotparten hevder at byrettens dom er riktig og har for øvrig ved sin prosessfullmektig, advokat Harald E. Bruusgaard, i det vesentlige anført:
Etter ankemotpartens oppfatning mangler Narvesen ASA rettslig interesse i saken, som derfor bør avvises. Lagmannsretten må imidlertid ex officio ta standpunkt til avvisningsspørsmålet.
Retten til å forsvare varemerket ligger hos Peppe's Produksjon AS. Narvesen bygger sitt krav på en frykt for mulig fremtidig konkurranse, et grunnlag som ligger helt på siden av det som kan knyttes til forvekslingsfaren. Spørsmålet om forveksling er imidlertid grunnleggende hva sakens realitet angår. Etter de strukturendringer som har funnet sted innen den ankende parts virksomhet, er det på det rene at noen forveksling av de to firma ikke lenger er en aktuell problemstilling.
Onkel Peppers Pizza AS' varemerke er godkjent både av Foretaksregisteret, som har en selvstendig kontrollfunksjon, og av Patentstyret, og kunngjøring er foretatt på reglementert måte. Ingen klager er fremmet. Det kan på denne bakgrunn reises spørsmål om det overhodet forelå vilkår for å reise søksmål. Det vises til lov om foretaksregistrering §5-1, tredje avsnitt, jf §9-1.
Det finnes ingen holdepunkter for å anta at det vil skje en forveksling mellom de aktuelle varemerker. Det fremstår som ren spekulasjon å anta at uttrykket "Onkel" skulle forsvinne. Det er heller ikke fremlagt noe bevis for at forveksling faktisk er skjedd eller at det har vært fare for det.
Det produkt som ankemotparten markedsfører, er en massefabrikert vare der tyrkisk pepper har vært en fast ingrediens, noe som har påvirket navnevalget. Det er ren spekulasjon fra Narvesens side at det foreligger en snylting, som i sin tur skulle lede til en utvanning av Peppe's Pizza som varemerke.
Dersom markedsføringsloven §8a skulle anvendes, måtte det i tilfelle bevises at det foreligger en etterligning som innebar at det var trukket veksler på andres innsats. Noe slikt bevis er ikke ført. Et moment i vurderingen for så vidt vil være at det foreligger mange produsenter av tilnærmet samme vareslag.
Ved bedømmelsen er det helhetsinntrykket som blir avgjørende. Fargevalg og design blir viktige elementer. De to virksomheters logo er vesentlig forskjellige. De dominante trekk i varemerkene utgjøres av ordene "Peppe's" og "Onkel Pepper", således ikke "Peppers".
Den ankende parts henvisning til Kodakdoktrinen er lite treffende ettersom denne refererer seg til beskyttelse ut over bransjekretsen, mens det her dreier seg om konkurrerende virksomheter. Bare dersom uttrykket onkel blir borte, vil forvekslingsfare kunne oppstå. Patentstyret var klar over at en tvist kunne oppstå, men fant ikke å burde reagere.
Betegnelsen "Onkel" ble valgt ikke bare for å skille varemerket fra Peppe's Pizza, men den skulle bidra til å knytte produktet til det familiære. Det var intet ønske fra Onkel Peppers Pizza AS' side at navnet skulle bli forvekslet.
Det foreligger ingen identitet hva navnebruken angår. I Cash & Carrysaken, jf Rt-1971-962, var bare skriftbildet til vurdering, nærmere bestemt ordet Oscar. I nærværende sak må symbolene sammenlignes i sin helhet. Det blir da klart at noen fare for forveksling ikke foreligger. For at forvekslingsfare skal sies å foreligge, kreves at en ikke ubetydelig del av målgruppen faktisk forveksler varene. Det må således foreligge en utbredt fare. De tre tilfeller, som er påberopt av den ankende part, kan overhodet ikke tillegges vekt. Det dreier seg om en telefonsamtale, ett radioprogram og en person som fraba seg reklame fra Peppe's Pizza AS.
Ingen etterlignende reklame kan påvises. Det må skje en helhetsvurdering av spørsmålet om en urimelig utnyttelse av likheter foreligger. Tidsaspektet må tillegges vekt, slik at beskyttelsen som i en innarbeidingsperiode er sterk, etterhånden svekkes. Det er lovgivers forutsetning at en langvarig monopolsituasjon skal unngås.
Lagmannsretten bemerker at saken står i en noe annen stilling enn for byretten, idet det først under ankeforhandlingen ble bragt klarhet i de selskapsrettslige disposisjoner som ledet til at Peppe's Pizza AS ble besluttet oppløst og avviklet, mens virksomheten ble inkorporert i Narvesen ASA som egen divisjon. Samtidig er opplysningene om overdragelsen av varemerket fra Peppe's Pizza AS til Peppe's Produksjon AS og tilbakeføringen av den eksklusive bruksrett til varemerket lagt frem. På denne bakgrunn er det klart at det ikke lenger kan være tale om en forveksling av partenes firma, jf. firmaloven §3-2. Det gjenstående spørsmål blir således om bruken av Onkel Peppers Pizza som del av firma og som varemerke er i strid med Narvesens krav på beskyttelse av varemerket Peppe's Pizza.
Ankemotparten har reist spørsmålet om Narvesen mangler rettslig interesse, men har ikke nedlagt formell påstand om avvisning. Lagmannsretten viser til at den samlede virksomhet i Peppe's Pizza AS, herunder bruken av varemerket, ble overdratt Narvesen AS ved avtalen av 28 desember 1994, det vil si etter at stevning ble tatt ut. Allerede tidligere var samtlige aksjer i selskapet ervervet av Narvesen. Narvesen er likeledes eier av samtlige aksjer i Peppe's Produksjon AS, som tidligere var heleid av Peppe's Pizza AS. Lagmannsretten finner det på denne bakgrunnen klart at Narvesen har trådt inn i de rettigheter som Peppe's Pizza AS måtte ha, jf. tvistemålsloven §65, og at selskapet ved inkorporeringen av virksomheten har en klar rettslig interesse i å forfølge saken. Etter lagmannsrettens oppfatning foreligger det således ikke grunnlag for å avvise saken verken for byretten eller lagmannsretten.
Hva realiteten angår, er lagmannsretten kommet til samme resultat som byretten og kan i hovedtrekk tiltre byrettens begrunnelse. Det sentrale spørsmål er om Onkel Peppers Pizza, brukt som firma og varemerke er egnet til forveksling med varemerket Peppe's Pizza, jfr. varemerkeloven §3 og §4. Utgangspunktet er at det foreligger bransje- og områdelikhet, noe partene er enige om. Over lang tid har Peppe's Pizza vært så innarbeidet i markedet at varemerket har vern etter bestemmelsene i varemerkeloven. Ved bedømmelsen må det foretas en helhetsvurdering, der både bruken av ord og rent visuelle elementer som farge og design inngår. Som byretten finner lagmannsretten at en eventuell fremtidig bruk av kortversjonen "Peppers Pizza" ville være egnet til å forveksles med "Peppes Pizza". Bevisførselen har imidlertid ikke gitt holdepunkter for at markedsføringen eller alminnelig språkbruk vil utvikle seg i denne retning. Hva ordene angår, må man derfor sammenholde Onkel Peppers Pizza med Peppe's Pizza. Det er videre klart at "Peppe's" som fantasiord har et sterkere vern enn det etterfølgende "Pizza". Ordet er det dominante i varemerket. På den annen side vil "Onkel" være dominant i varemerket Onkel Peppers Pizza. Bruken av ordet Onkel skiller det ene varemerket klart fra det annet. "Pepper" har et meningsinnhold, idet det sikter mot en krydderfrukt som også er inntegnet i varemerket. Lagmannsretten er ikke enig med den ankende part i at bruken av ordet Onkel skaper en assosiasjon mellom Peppe's Pizza og Onkel Peppers Pizza.
Når det gjelder den nærmere utforming av varemerket og fargevalg, er forskjellene så påfallende at faren for forveksling synes forsvinnende liten. Det pekes på at Onkel Peppers Pizza er stilt sammen med telefonnummer i rødt og ordene Pizza, Pasta og Spesialretter i grønt. Varemerket for Peppe's Pizza er på den annen side kjennetegnet ved en skråstilt gatelykt i svart.
Bortsett fra ett eller to enkeltstående tilfeller kan lagmannsretten ikke se at det er påvist forveksling av firma eller varekjennetegn innen de kundegrupper som markedsføringen har rettet seg mot. Selskapenes logo er så ulikt utformet at en slik forveksling i fremtiden synes liten, selv om Onkel Peppers Pizza AS skulle gripe til en mer aggressiv markedsføring. Selskapets produktspekter er for øvrig mer omfattende. Lagmannsretten kan heller ikke se at markedsføringsloven §8a kan få anvendelse. Etter dette blir byrettens dom å stadfeste, idet lagmannsretten også er enig i byrettens avgjørelse av omkostningsspørsmålet. Videre tas kravet om dom for renter av det tilkjente omkostningsbeløp tilfølge.
Anken har vært forgjeves. I samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven §180, første ledd bør den ankende part erstatte ankemotpartens saksomkostninger for lagmannsretten. Det er fremsatt krav om saksomkostninger med kr 109500.-. Kravet må antas å referere seg også til det arbeid som er nedlagt i forbindelse med avvisningsspørsmålet, herunder utarbeidelse av prosesskrifter mellom første og annet rettsmøte i lagmannsretten. De nye opplysninger om endringer i partsforholdet kom frem så sent at det ble nødvendig å utsette ankeforhandlingen fra 29 mai til 23 juni 1997. At det ble nødvendig å avholde to rettsmøter må i sin helhet tilskrives den ankende part, som bør dekke omkostningene i så måte. Imidlertid har det arbeid som fra ankemotpartens side er nedlagt i forbindelse med avvisningsspørsmålet, fått et omfang som langt overstiger det som anses som nødvendig for å få denne del av saken betryggende utført. Det foretas derfor en skjønnsmessig avkortning, i det saksomkostningene fastsettes til kr 80000.-.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
1. Byrettens dom stadfestes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Narvesen ASA til Onkel Peppers Pizza AS 80.000 -åttitusen- kroner innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. I tillegg påløper renter med 12% p.a. fra oppfyllelsesfristen utløper til betaling skjer.
3. I tillegg til tilkjente saksomkostninger for byretten påløper 12% rente p.a. fra det fastsatte forfall til betaling skjer.