HR-2001-1049 - Rt-2002-391

Instans:	Høyesterett - Dom
Dato:	2002-04-11
Publisert:	HR-2001-01049 - Rt-2002-391 (91-2002)
Stikkord:	(GOD MORGON-dommen), Immaterialrett, Varemerkerett, Gyldighet av varemerkeregistrering, Generisk betegnelse, Distinktivitet
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om uttrykket GOD MORGON kunne registreres som varemerke for appelsinjuice. Høyesterett kom under tvil til samme resultat som lagmannsretten. Varemerkeloven (1961) § 13 første ledd første punktum krever at "Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres". Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen, og varemerkedirektiv 89/104 fra 1988 er gjennomført i norsk rett uten at det ble ansett nødvendig å endre denne bestemmelsen. Bestemmelsen må tolkes i lys av direktivet art. 3 nr. 1 bokstav b som bestemmer at "trade marks which are devoid of any distinctive character" (dansk: "varemærker, der mangler fornødent særpræg") skal nektes registrert. En forordning av 1993 om fellesskapsmerker er ikke bindende for Norge, men den har samme bestemmelse om vilkår for registrering, og praksis omkring denne måtte derfor også være relevant. Det finnes ingen dom av Høyesterett eller av EU-retten som gjelder det tolkningsspørsmål som forelå i saken. Men både ordlyden i EU-direktivet og -forordningen og den praksis som foreligger, ikke minst fra Førsteinstansdomstolen i EU, viser at kravet stilles lavt. Friholdelsesbehovet ivaretas først og fremst ved hjelp av regelen i direktivet art. 3 nr. 1 bokstav c om forbud mot å registrere beskrivende merker. Vurderingen av om varemerket hadde tilstrekkelig særpreg måtte baseres på hvorvidt en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte det aktuelle merket som egnet til å atskille produktet fra andres produkter. Selv om GOD MORGON for appelsinjuice ikke inneholdt noen syntaktisk eller semantisk originalitet, og selv om det henspiller på en tid på døgnet da det er naturlig å forbruke produktet, kom Høyesterett til at merket oppfylte vilkårene. Det ble pekt på at merket er ganske slående både visuelt og fonetisk, og at det spiller på de positive assosiasjoner som en vennlig morgenhilsen gir. Det ble også gitt uttrykk for at det ikke kunne være uten betydning at dette og lignende merker har vært godkjent registrert i våre naboland og også i andre land. Høyesterett tilføyde at merket måtte anses for å være temmelig svakt, noe som må få betydning for hvilket vern det gir mot merker som ligger nær opptil.
Saksgang:	Oslo byrett saknr 1999-00017 A/25 - Borgarting lagmannsrett LB-2000-2229 A/03 - Høyesterett HR-2001-01049, sivil sak, anke
Parter:	Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Harborg - til prøve) mot Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (advokat Kristine Schei).
Forfatter:	Kst dommer Zimmer, Utgård, Lund, Tjomsland, Aasland
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (1961) §13, §15, Forsinkelsesrenteloven (1976) §3, Lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen (1992)

Kst. dommer Zimmer: Saken gjelder spørsmålet om uttrykket GOD MORGON kan kreves registrert som varemerke for appelsinjuice.

Jo-Bolaget Fruktprodukter HB - heretter Jo-Bolaget - er et svensk handelsbolag som indirekte eies av svenske bønder. Den 26. april

Side:392

1990 fremmet selskapet krav om registrering av et kombinert ord- og figurmerke der teksten GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT inngikk. Kravet gjaldt vareklasse 32 i forskriften om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker - nå av 5. desember 1996 nr. 1137 -, som blant annet omfatter fruktdrikker og fruktjuicer.

Merket ble utlagt og kunngjort 13. juli 1992, og det kom to innvendinger mot kravet. En av disse ble senere trukket tilbake. Den andre innvendingen kom fra Norske Meierier - nå Tine Norske Meierier BA.

Patentstyrets første avdeling var av den oppfatning at merket ikke kunne registreres med mindre det ble gjort en unntaksanmerkning for uttrykket GOD MORGON, jf. varemerkeloven §15 annet ledd og §13 første ledd. Jo-Bolaget var ikke interessert i dette, og konsekvensen var at merket ble nektet registrert i avgjørelse av 18. juli 1996. Patentstyret tok utgangspunkt i at ord på svensk normalt må likestilles med det tilsvarende ord på norsk. I begrunnelsen for vedtaket heter det videre blant annet:

«Det følger av varemerkeloven §13 første ledd første punkt at en enkelt næringsdrivende ikke kan gis enerett til ord som er rent beskrivende eller ellers er helt dagligdagse.

Patentstyret vil bemerke at GOD MORGEN anses å være helt alminnelig brukte ord i det norske språk. Det foreligger derfor et friholdelsesbehov da andre næringsdrivende i samme bransje har behov for å markedsføre sine produkter med teksten GOD MORGEN.»

Jo-Bolaget brakte saken inn for Patentstyrets annen avdeling, som i avgjørelse av 21. oktober 1998 opprettholdt første avdelings avgjørelse, med denne begrunnelsen:

«Saken står for 2. avdeling i samme skikk som for 1. avdeling, for så vidt som søkeren krever sitt merke registrert uten unntaksanmerkning for merkeelementet GOD MORGON, og ikke har villet inngi noen subsidiær anmodning om registrering med slik unntaksanmerkning.

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg også til 1. avdelings begrunnelse. GOD MORGON er en vanlig morgenhilsen - ikke bare på svensk, men også på nynorsk - og merket skal brukes bl.a. for en vare som er en typisk frokostdrikk for folk flest, ikke bare for enkelte mennesker som søkeren har antydet. Annen avdeling finner at det foreligger et klart friholdelsesbehov for ordene god morgon for en slik vare, og at varemerkelovens §13 første ledd derfor ville være til hinder for særskilt registrering av dem. Patentstyret kan da, dersom det antar at registrering av merket kan skape uvisshet om omfanget av eneretten, kreve at det ved unntaksanmerkning gjøres klart at ordene er unntatt fra rettsvernet, jf. varemerkelovens §15 annet ledd. Søkerens prosedyre for 2. avdeling viser klart at han mener at en registrering uten unntaksanmerkning vil gi ham enerett som omfatter også GOD MORGON. Etter 2. avdelings oppfatning innebærer denne holdning at det må regnes med at en registrering uten unntaksanmerkning vil skape uvisshet om omfanget av eneretten. Annen avdeling finner etter dette at det søkte merket ikke kan tillates registrert uten unntaksanmerkning for ordene GOD MORGON.

Side:393

Søkeren har ikke villet akseptere slik unntaksanmerkning. Søknaden blir da å avslå.»

Jo-Bolaget brakte saken inn for Oslo byrett, som den 3. mai 2000 avsa dom med denne domsslutning:

«1. Staten v/Næringsdepartementet frifinnes.

2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger.»

Byretten kom til at GOD MORGON ikke kunne sies å være beskrivende for appelsinjuice, jf. varemerkeloven §13 første ledd annet punktum. Men retten kom til at merket manglet det særpreg som kreves etter varemerkeloven §13 første ledd første punktum.

Jo-Bolaget anket byrettens dom til Borgarting lagmannsrett, som den 20. juni 2001 avsa dom med denne domsslutning:

«1. Vedtaket i Patentstyrets annen avdeling kjennes ugyldig.

2. I saksomkostninger for byretten betaler staten ved Nærings- og handelsdepartementet 38.350 - trettiåttetusentrehundreogfemti - kroner til Jo-Bolaget Fruktprodukter HB senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen.

3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler staten ved Nærings- og handelsdepartementet 97.359 - nittisjutusentrehundreogfemtini - kroner til Jo-Bolaget Fruktprodukter HB senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen.»

Lagmannsretten var enig med byretten når det gjaldt spørsmålet om merket er beskrivende, jf. varemerkeloven §13 første ledd annet punktum. Men lagmannsretten kom til at det ikke gjelder noen alminnelig regel om at dagligdagse ord og uttrykk ikke kan registreres som varemerke, og at heller ikke varemerkeloven §13 første ledd første punktum var til hinder for at merket kunne registreres.

Staten har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett på grunnlag av feil i rettsanvendelsen. Under saksforberedelsen for Høyesterett har staten frafalt anførselen om at varemerkeloven §13 første ledd annet punktum er til hinder for registrering av merket GOD MORGON. Staten anfører altså ikke for Høyesterett at registrering må nektes fordi merket er beskrivende. Staten hevder heller ikke lenger at friholdelsesbehovet utgjør et selvstendig grunnlag for å nekte registrering, men anfører at hensynet skal trekkes inn ved særpregsvurderingen. Partene har for Høyesterett fremlagt en del nytt materiale, særlig varemerkekrav og en del billeder som viser produkter som er solgt under betegnelser av omtrent samme type som GOD MORGON. For øvrig står saken i samme stilling som for lagmannsretten.

Staten har i det vesentlige anført:

Merket GOD MORGON kan ikke registreres pga. vilkåret i varemerkeloven §13 første ledd første punktum om at et merke for å kunne registreres «må være egnet til å skille søkerens varer fra andres». Merket er ikke egnet til å markere varenes kommersielle opprinnelse. Det sender ikke et tilstrekkelig klart signal om en bestemt tilbyder. Dette vilkåret gjelder også etter EFs varemerkedirektiv av 1988 (direktiv 89/104/EØF) som Norge er folkerettslig bundet av gjennom EØS-avtalen. Uttrykket er en hilsen.

Side:394

Det er ikke preget av noen form for originalitet eller oppfinnsomhet, og selv om manglende originalitet eller oppfinnsomhet ikke alene er tilstrekkelig til å fastslå at merket ikke har tilstrekkelig særpreg, er dette et vesentlig moment i vurderingen. Staten bestrider ikke at vilkårene for registrering kan foreligge for dagligdagse ord og uttrykk, men nødvendig særpreg vil sjeldnere foreligge for slike merker. Selv om det aktuelle merket ikke er beskrivende slik at det rammes av varemerkeloven §13 første ledd annet punktum, svekker det merkets særpreg at det i noen grad henspiller på en tid på døgnet da det er naturlig å drikke appelsinjuice. EF-retten kan ikke lede til andre løsninger. Registreringspraksis i andre land bør det legges liten vekt på, blant annet fordi ulike språklige nyanser kan gjøre seg gjeldende. Det kan dessuten forekomme elementer av innarbeidelse som det sjelden vil foreligge opplysninger om fordi vedtakene ofte er ubegrunnede. Praksis kan også påvirkes av om noen gjør gjeldende innvendinger mot registrering av det aktuelle merket, og man får vanligvis ikke kjennskap til saker hvor registrering er nektet.

Disse betraktninger er tilstrekkelige til å konstatere at merket mangler tilstrekkelig særpreg. Resultatet støttes av det såkalte friholdelsesbehovet som tradisjonelt har stått sterkt i norsk varemerkerett. En registrering av GOD MORGON vil gi Jo-Bolaget en enerett som det er grunn til å anta vil bli hevdet å være ganske vidtgående. Jo-Bolaget har således protestert mot en søknad om registrering av merket Go' morgen for yoghurt og mot registrering av merket God Natt. Det markedsføres i dag en rekke produkter under merker som har atskillig til felles med GOD MORGON. Dette uttrykket bør ikke kunne monopoliseres av en enkelt tilbyder. Friholdelsesbehovet er relevant også etter EF-retten.

Staten har nedlagt slik påstand:

«1. Byrettens dom pkt. 1 stadfestes.

2. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for byrett, lagmannsrett og Høyesterett med tillegg av lovens rente fra forfall og til betaling skjer.»

Jo-Bolaget har i det vesentlige anført:

Lagmannsrettens dom er riktig når den har lagt til grunn at det ikke foreligger noe forbud mot å registrere dagligdagse ord og uttrykk som varemerke. Dette er i overensstemmelse med praksis i Danmark, Finland og Sverige der GOD MORGON og tilsvarende uttrykk er tillatt registrert. Jo-Bolaget har også tatt skritt til å få GOD MORGON registrert som fellesskapsmerke i EU, og søknaden er helt nylig blitt «formally accepted». Også i andre land er lignende varemerker tillatt registrert. En markedsundersøkelse i Sverige foretatt i 1999 viser at merket GOD MORGON scorer høyt både mht. gjenkjennelse og anerkjennelse hos svenske forbrukere. Disse forholdene viser at merket har god atskillelsesevne. At det ikke stilles store krav til merkets særpreg eller atskillelsesevne, fremgår særlig tydelig av EFs varemerkedirektiv (389L0104) art. 3 nr. 1 bokstav b som bestemmer at merket skal nektes registrert når det er «devoid of any distinctive character». Et minimum av distinktivitet er altså tilstrekkelig for registreringsrett. Denne lave terskel er fulgt opp av praksis i EFs organer i en rekke avgjørelser.

En registrering av GOD MORGON vil ikke reise praktiske problemer.

Side:395

Andre næringsdrivende kan bruke lignende uttrykk som ledd i sin markedsføring; det er bare bruk som varemerke som forbys. Hvor langt vernet som varemerke vil strekke seg hvis det blir tillatt registrert, foreligger for øvrig ikke til avgjørelse for Høyesterett. Friholdelsesbehovet ivaretas ved at generiske og beskrivende merker ikke tillates registrert og kan ikke begrunne et registreringsforbud ut over dette og heller ikke for merker som består av dagligdagse ord. Friholdelsesbehovet har vært tillagt liten vekt i EF-organenes praksis.

Jo-Bolaget har nedlagt denne påstand:

«1. Eidsivating lagmannsretts dom av 20 juni 2001 stadfestes, dog slik at saksomkostningsbeløpene, til sammen kr 135.709 tillegges 12% rente etter lov av 17 desember 1976 nr 100 om rente ved forsinket betaling §3 første ledd første punktum fra 5 juli 2001.

2. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet betaler Jo-Bolaget Fruktprodukter HB saksomkostninger for Høyesterett med kr 87.000 innen 2 - to - uker etter forkynnelse av Høyesteretts dom, med tillegg av renter etter lov av 17 desember 1976 nr 100 om rente ved forsinket betaling §3 første ledd første punktum etter forfall.»

Mitt syn på saken:

Jeg er, under en viss tvil, kommet til at statens anke ikke kan gis medhold.

Saken gjelder gyldigheten av avgjørelse fattet av Patentstyrets annen avdeling den 21. oktober 1998. Det dreier seg om et rent lovanvendelsesspørsmål, og det er derfor på det rene at Høyesterett har full prøvelsesrett i saken, jf. Rt-1995-1908 på side 1914 (Mozell-saken).

Det sentrale spørsmålet i saken er om uttrykket GOD MORGON oppfyller vilkårene til registrering som varemerke i henhold til varemerkeloven §13 første ledd første punktum som lyder slik: «Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres.» Dette formuleres ofte som et vilkår om at varemerket må ha særpreg, ha atskillelsesevne eller være distinktivt. Spørsmålet er oppstått fordi Jo-Bolaget har nektet å akseptere unntaksanmerkning for ordene GOD MORGON som inngår i det merket som er søkt registrert.

Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. EFs varemerkedirektiv 89/104 av 21. desember 1988 (389L0104) er derfor folkerettslig bindende for Norge, og direktivet er gjennomført i norsk rett ved endringer av 27. november 1992 i varemerkeloven. Direktivets art. 3 nr. 1 bokstav b bestemmer i den engelskspråklige versjon at «trade marks which are devoid of any distinctive character» ikke kan registreres. I den danskspråklige versjon lyder den tilsvarende bestemmelsen slik: «varemærker, der mangler fornødent særpræg». Jeg nevner at i en uoffisiell oversettelse til norsk lyder den tilsvarende formuleringen «varemerker som mangler særpreg», men denne oversettelsen er upresis og kan ikke legges til grunn for avgjørelsen.

Ved gjennomføringen av direktivet i norsk rett i 1992 ble det ikke gjort noen endringer i varemerkeloven §13 første ledd første punktum. Relevant praksis fra EF-domstolen er yngre enn 2. mai 1992 og er derfor ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen art. 6, men det er på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor

Side:396

vekt ved tolkningen av norsk lov, se Rt-1997-1954. Dette har også holdepunkt i formuleringer i Ot.prp.nr.72 (1991-1992) som ligger til grunn for gjennomføringen. I proposisjonen er det ingen kommentarer som direkte gjelder §13 første ledd første punktum. Men i forhold til bestemmelsen i annet punktum, der det på et punkt kunne være tvil om hvorvidt loven var i overensstemmelse med direktivet, heter det på side 80 venstre spalte:

«Styret for det industrielle rettsvern må i alle tilfeller tilpasse sin praktisering av bestemmelsen til den praksis som utvikler seg innen EØS-området for øvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søkerne enn EØS-avtalen tillater.»

EF-forordning 40/94 om fellesskapsmerker (394R0040) oppstiller i art. 7 registreringsvilkår som er identiske med vilkårene i varemerkedirektivet art. 3. Forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b har samme ordlyd som den tilsvarende bestemmelsen i direktivet. Forordningen er ikke bindende for Norge. Men fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven §13 første ledd første punktum på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser.

Jeg nevner at Patentstyrets annen avdeling i en avgjørelse av 10. september 1999 i saken om NO MORE TANGLES har fremhevet at det fremgår av varemerkedirektivets fortale at formålet med direktivet særlig har vært å oppnå en tilnærming av medlemsstatenes lovgivning. Det heter så:

«Det fremgår også at det er en forutsetning for å nå dette målet, at vilkårene for å få og inneha retten til et registrert varemerke i prinsippet er de samme i alle medlemsstatene. Hensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Det vil også være relevant å ta hensyn til praksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker ...

Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land ...»

Jeg er enig i disse betraktningene.

Det følger av det som her er sagt at varemerkeloven §13 første ledd første punktum må tolkes i lys av varemerkedirektivets og forordningens bestemmelser om det tilsvarende registreringsvilkår i EF-retten og praksis i EF-organene omkring vilkårene for registrering. Som jeg skal komme tilbake til, foreligger det i EF en omfattende praksis om vilkårene for registrering av varemerker, men det foreligger ingen avgjørelse fra EF-domstolen som direkte gjelder det tolkningsspørsmål som foreligger til avgjørelse i vår sak. Det blir derfor et spørsmål hva man kan slutte seg til ut fra avgjørelser og premisser i saker som gjelder mer eller mindre likeartede spørsmål.

Side:397

Når det gjelder det nærmere vurderingstema ved tolkningen av §13 første ledd første punktum, er det på det rene at bestemmelsen oppstiller et selvstendig vilkår for registreringsrett i tillegg til bestemmelsen i annet punktum, som bestemmer at merket ikke må være generisk eller beskrivende for varen. Med uttrykket «egnet til å skille søkerens varer fra andres» siktes det til at merket skal være egnet til å markere varenes kommersielle opprinnelse. I varemerkelovkomiteens innstilling av 1958 side 26 venstre spalte er dette uttrykt slik at «... merket skal være et individualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende». Vurderingen må skje i forhold til den varen som det gjelder, i dette tilfellet appelsinjuice. Ett og samme uttrykk kan således være distinktivt i forhold til noen varer, men ikke i forhold til andre. Dette synspunkt er lagt til grunn av Høyesterett i blant annet Superlek-dommen i Rt-1999-641 og av Førsteinstansdomstolen i EF i flere av de sakene som jeg kommer tilbake til. Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinktivt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, som det er spørsmål om i vår sak, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.

Jo-Bolaget har ikke påberopt noen form for innarbeidelse av merket her i landet ved det tidspunkt da merket ble søkt registrert. Man må altså ved vurderingen se bort fra den distinktive evne som merket kan ha fått pga. innarbeidelse.

Slik jeg oppfatter partene, er det så langt enighet om hva som er problemstillingene i saken. Jeg nevner i denne forbindelse at staten ikke har bestridt at dagligdagse ord og uttrykk kan være distinktive. Dette må imidlertid bero på hvilken varegruppe uttrykket brukes på, og staten hevder at uttrykket GOD MORGON har et for alminnelig preg når det anvendes på et utpreget frokostprodukt som appelsinjuice.

Det finnes ingen høyesterettsdom som direkte gjelder et merke av samme karakter som GOD MORGON. Superlek-dommen i Rt-1999-641 har imidlertid interesse. Saken gjaldt uttrykket SUPERLEK som merke for spill og leketøy. Førstvoterende i saken trakk frem at ordet «er en temmelig triviell nydannelse», og at det «kan nok et godt stykke på veg sies å være beskrivende for de varer det gjelder». Når merket likevel hadde tilstrekkelig særpreg, var det ut fra disse betraktningene:

«Mer enn å være direkte beskrivende for leker av høy kvalitet, har ordet et litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek. Det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varekjennetegn for leker eller leketøysvirksomhet. I en slik sammenheng er ordet for så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten...»

Disse betraktningene passer ikke på GOD MORGON som merke for appelsinjuice. Dette er likevel ikke avgjørende. Et merke kan være distinktivt av andre grunner enn dem som er trukket frem i Superlek-dommen,

Side:398

og det er ikke sikkert at dommen representerer noe grensetilfelle. Jeg nevner her at Eidsivating lagmannsrett i en dom av 9. juli 1987 (LE-1986-400) aksepterte at merket ALWAYS hadde tilstrekkelig særpreg, men det ble lagt særlig vekt på at det dreide seg om et uttrykk på engelsk.

Staten har argumentert for at det såkalte friholdelsesbehovet i varemerkeretten må trekkes inn ved fortolkningen av §13 første ledd første punktum. Det er neppe tvil om at dette hensynet er relevant, se således Rt-1995-1908 på side 1917 (Mozell-dommen) og Rt-1999-641 på side 645 (Superlek-dommen). Men hensynet ivaretas etter min mening først og fremst av bestemmelsen i §13 første ledd annet punktum om forbud mot generiske og beskrivende merker. Det er i første rekke for slike ord og uttrykk at hensynet til andre næringsdrivendes mulighet for å bruke de aktuelle ord og uttrykk gjør seg gjeldende. Men hensynet er etter min mening likevel ikke uten betydning i forhold til første ledd første punktum. Verken i Mozell-dommen eller i Superlek-dommen fikk for øvrig friholdelsesbehovet avgjørende betydning for resultatet. Som jeg skal komme tilbake til, kan det også se ut til at hensynet tillegges relativt liten vekt ved tolkning av distinktivitetskravet i EF-retten.

Jeg går så over til å se nærmere på det EF-rettslige materialet.

Som alt nevnt, heter det i varemerkedirektivet (389L0104) art. 3 nr. 1 bokstav b at registrering skal nektes for «trade marks which are devoid of any distinctive character». Forstått etter ordlyden gir nok dette uttrykk for et lavere vilkår for registrering enn ordlyden i §13 første ledd første punktum. En medvirkende årsak til dette kan være at innfallsvinkelen er forskjellig: Mens varemerkeloven setter vilkår for registrering, oppstiller direktivet vilkår for å nekte registrering. Også den danskspråklige direktivtekst - der de sentrale ordene er «varemærker, der mangler fornødent særpræg» - gir inntrykk av å gi anvisning på en noe lavere terskel enn den norske lovbestemmelse, om enn i noe mindre grad enn den engelskspråklige.

Når direktivbestemmelsen skal fortolkes, må det imidlertid tas hensyn til den sammenheng den står i. Formålet med varemerker er fremhevet i tiende betraktning i fortalen til direktivet som «... in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin». Og i direktivet art. 2 - og tilsvarende i forordningen art. 4 - heter det at et varemerke kan bestå av alle slags nærmere angitte tegn «provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings». Denne formuleringen ligger ikke så langt unna formuleringen i varemerkeloven §13 første ledd første punktum. I Canon-dommen av 29. september 1998 (697J0039) gir EF-domstolen uttrykk for tilsvarende synspunkter i premiss 28:

«Det bemærkes endvidere, at efter fast retspraksis er varemærkets afgørende funktion at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, og at varemærket, for at det kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten, skal udgøre en

Side:399

garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet ...»

Noen dom av EF-domstolen som direkte gjelder vilkåret i bokstav b, finnes som nevnt ikke. Domstolens dom av 4. oktober 2001 (699J0517) gjelder spørsmålet om ordmerket BRAVO kunne kreves registrert som varemerke for skriveredskaper. Saken gjaldt registrering i Tyskland, og tolkningsspørsmålet var forelagt EF-domstolen av en tysk domstol. Det spørsmålet som var stillet, gjaldt imidlertid ikke direktivet art. 3 nr. 1 bokstav b - som er den aktuelle bestemmelsen i vår sak -, men bokstav d som bestemmer at registrering skal nektes av «trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade». Det er enighet om at bokstav d ikke har interesse for vår sak.

EF-domstolens dom av 20. september 2001 (699J0383) gjaldt varemerket BABY-DRY brukt om bleier. Domstolen vurderte imidlertid saken i forhold til forordningen art. 7 nr. 1 bokstav c om beskrivende varemerker som tilsvarer direktivet art. 3 nr. 1 bokstav c. Domstolen kom til at uttrykket BABY-DRY «are lexical inventions bestowing distinctive power on the mark» slik at registrering ikke kunne nektes under bokstav c om beskrivende merker. Saken var opprinnelig reist også i forhold til bokstav b, men dette spørsmålet ble ikke tatt opp overfor EF-domstolen. Dette kan indikere at Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) - som er EFs organ for forvaltning av disse spørsmål - la til grunn at en påstand om avvisning av registrering på grunnlag av bokstav b ikke kunne føre frem. Sett i forhold til vår sak må det fremheves at BABY-DRY inneholder større grad av originalitet enn GOD MORGON, nærmest på linje med SUPERLEK, jf. det jeg foran har sagt om denne dommen. Men fordi Baby-Dry-dommen ikke gjaldt bokstav b, er det begrenset hva som kan trekkes ut av den med sikte på vår sak.

Førsteinstansdomstolen i EF har i den senere tid avsagt en rekke dommer, særlig i forhold til forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b. En del formuleringer i disse dommene gir uttrykk for at distinktivitetskravet er lavt. Dette kommer kanskje særlig klart til syne i den hittil seneste av disse dommene, dom av 27. februar 2002 (600A0034) om merket EUROCOOL, som ennå ikke er rettskraftig. Her sies det i premiss 39:

«... it is clear from the wording of Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 that a minimum degree of distinctive character is sufficient to render inapplicable the ground for refusal set out in that article.»

Og i premiss 43 heter det:

«The fact that the sign at issue is made up of components which may allude to certain features of the services referred to in the application for registration and that the combination of those components complies with linguistic rules is not sufficient to justify application of the absolute ground for refusal laid down by Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94, unless it amounts to proof that such a sign, looked at as a whole, would not enable the section of the public targeted to distinguish the applicants services from those of its competitors.»

Side:400

Tilsvarende formulering finnes i blant annet Easybank-dommen av 5. april 2001 (600A0087) i premiss 40; i dansk språkdrakt lyder sluttformuleringen i dommen slik: «... om det kan udelukkes, at det pågældende tegn er egnet til i forhold til den tilsigtede kundekrets at adskille varerne eller tjenesteydelserne fra dem af en anden oprindelse, når denne kundekrets skal foretage sit valg i omsætningen».

Ser man imidlertid på utfallet av disse sakene, er inntrykket noe mer blandet. Registreringsnektelse er blitt stadfestet for disse merkene:

- COMPANYLINE, for tjenester innen forsikring og finans - dom av 12. januar 2000 (699A0019), som er påanket

- INVESTORWORLD, for tjenester innen forsikring, finans, valutarisk virksomhet og eiendomsmegling - dom av 26. oktober 2000 (699A0360)

- TRUSTEDLINK, for rådgivnings- og undervisningstjenester innenfor ny teknologi - dom av 26. oktober 2000 (699A0345)

- Såpetabletter til vaske- og oppvaskmaskiner, tredimensjonalt merke - dom av 19. september 2001, som er påanket (600A0129)

- Lommelykters form, tredimensjonalt merke - dom av 7. februar 2002; ankefristen er ikke utløpt (600A0088)

- LITE, for mat og cateringservice - dom 27. februar 2002; ankefristen er ikke utløpt (600A0079).

Registreringsnektelser er blitt opphevet for disse merkene:

- CINE ACTION og CINE COMEDY. Merkene ble ansett beskrivende, og dermed nektet registrert etter bokstav c, for hhv. actionfilm og filmkomedier, men ansett å ha tilstrekkelig distinktiv evne overfor en rekke andre tjenester - dommer av 31. januar 2001 (699A0135) (699A0136)

- EASYBANK, for online banktjenester. Registreringsnektelsen på grunnlag av bokstav b ble opphevet fordi myndighetene ikke hadde vurdert spørsmålet ut fra riktig kriterium - dom av 5. april 2001 (600A0087)

- EUROHEALTH, for finansielle tjenester. Registreringsnektelse opphevet av lignende grunner som i EASYBANK-dommen - dom av 7. juni 2001 (699A0359)

- EUROCOOL, for kjølelagring og lignende - dom av 27. februar 2002; ankefristen er ikke utløpt (600A0034).

Jeg bemerker at Førsteinstansdomstolens avgjørelse i Easybank- og EuroHealth-dommene ikke innebar at retten avgjorde at disse merker kunne kreves registrert. Registreringsnektelsene ble opphevet dels fordi de synes å ha vært basert på at bokstav b ikke hadde selvstendig betydning ut over bokstav c og dels på at det tilsynelatende var stillet et krav om originalitet for å oppfylle kravet i bokstav b.

Eurocool-dommen kan synes å sette særlig lave skranker for registrering. Dette kan imidlertid ha sammenheng med at merket skal brukes for tjenester som henvender seg til spesialister og innenfor det engelskspråklige området - jeg henviser til dommens premiss 47.

Eurocool-dommen inneholder også denne oppsummering av sentrale synspunkter i Førsteinstansdomstolens praksis i premiss 45:

«...it is clear from the case-law of the Court of First Instance that the absence of distinctive character cannot arise merely from the finding that the

Side:401

sign in question lacks an additional element of imagination. ... A Community trade mark is not necessarily a work of invention and is founded not on any element of originality or imagination but on its ability to distinguish goods or services on the market from goods or services of the same kind offered by competitors.»

Staten har, som alt nevnt, til støtte for sitt standpunkt anført friholdelseshensynet. Det må kunne sies at dette hensynet ikke har spilt noen fremtredende rolle i EF-domstolens og Førsteinstansdomstolens praksis. I EF-domstolens dom i Chiemsee-saken av 4. mai 1999 (697J0108) er friholdelsesbehovet fremholdt som rettspolitisk grunnlag for bestemmelsen om beskrivende merker i bokstav c. I Førsteinstansdomstolens dom om såpetabletter (dom av 19. september 2001 (600A0129) heter det blant annet i relasjon til bestemmelsen i bokstav b i premiss 73:

«... the interest that competitors of an applicant for a three-dimensional mark consisting of the products design may have in being able freely to choose shapes and colours for their own products is not in itself a ground for refusing registration of such a mark, nor a criterion sufficient in itself for the assessment of the marks distinctive character. Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94, in excluding the registration of signs devoid of any distinctive character, protects any interest there may be in keeping available various alternatives for a products design only to the extent to which the design of the product in respect of which registration is sought is not capable, ... of functioning as a trade mark, that is to say, of enabling the public concerned to distinguish the product concerned from those having a different trade origin.»

Det ser etter dette ut til at friholdelsesbehovet i det alt vesentlige antas å bli ivaretatt av forbudet i bokstav c mot registrering av beskrivende merker. Som alt nevnt antar jeg at det også i norsk rett først og fremst er bestemmelsen om beskrivende merker i varemerkeloven §13 første ledd annet punktum som ivaretar friholdelsesbehovet.

Gjennomgåelsen viser at heller ikke Førsteinstansdomstolen har behandlet noe tilfelle med det trekk som er karakteristisk for vår sak, nemlig at helt ordinære ord søkes registrert som varemerke. Med et mulig unntak for LITE-dommen (600A0079) gjelder de alle ord som på en eller annen måte er nydannede for formålet. Det kan vel på den annen side også sies at flere av merkene som har vært vurdert i denne praksis, er noe mer beskrivende for den aktuelle varen eller tjenesten enn det som er tilfelle for GOD MORGON brukt på appelsinjuice og dermed er tilsvarende mer utsatt for å mangle tilstrekkelig særpreg. Endelig bør det nevnes at den nevnte praksis for en vesentlig del er meget fersk - for en del av dommene er ankefristen ennå ikke løpt ut - og at noen av dommene er påanket. Det kan derfor sies at det ennå er noe usikkert hvordan grensen skal trekkes i EF-retten for tilfeller av den type som foreligger i vår sak.

En konklusjon på denne gjennomgåelsen blir etter min mening at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt.

Spørsmålet er da om uttrykket GOD MORGON anvendt på appelsinjuice har tilstrekkelig distinktiv evne i den forstand som drøftelsen

Side:402

foran indikerer. Det er som nevnt på det rene at vurderingen skal foretas på basis av hvorvidt en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte merket GOD MORGON på appelsinjuice som egnet til å atskille dette produktet fra andres produkter.

Uttrykket er ikke preget av noen originalitet eller av noen syntaktiske eller semantiske særtrekk. Dette er som nevnt ikke nødvendige vilkår, men mangel på slike særtrekk svekker utvilsomt dets distinktive evne. Merket beskriver ikke egenskaper ved produktet og skjærer derfor klar av vilkåret i varemerkeloven §13 første ledd annet punktum. Men det henspiller på en situasjon, et tidspunkt på døgnet, da det er naturlig å anvende produktet, og også dette svekker dets særpreg - men vel i mindre grad enn flere av de uttrykk som Førsteinstansdomstolen i EF har underkjent blant annet ut fra slike betraktninger. På den annen side må det kunne sies at uttrykket er ganske slående både visuelt og fonetisk, og det spiller på de positive assosiasjoner som en vennlig morgenhilsen vanligvis gir. Det kan heller ikke være uten betydning at dette og lignende merker har vært godkjent registrert i våre naboland og også i andre land. Jeg er på denne bakgrunn, og som nevnt under tvil, kommet til at merket GOD MORGON for appelsinjuice oppfyller kravet til særpreg etter varemerkeloven §13 første ledd første punktum.

Jeg tilføyer at det av mitt resonnement følger at jeg anser merket GOD MORGON for appelsinjuice for å være et temmelig svakt merke. Dette må få betydning når man skal vurdere hvilket vern merket gir mot merker som ligger nær opptil. Den nærmere grensedragning her faller imidlertid utenfor vår sak.

Anken har ikke ført frem. Jeg er enig i lagmannsrettens omkostningsavgjørelse, og finner at Jo-Bolaget Fruktprodukter HB må tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett med kr 87.000 i samsvar med påstanden.

Jeg stemmer for denne

dom:

1. Lagmannsrettens dom stadfestes med det tillegg at det av saksomkostningsbeløpene betales alminnelig forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven §3 første ledd første punktum, for tiden 12 - tolv - prosent årlig rente, fra 5. juli 2001 til betaling skjer.

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/Nærings- og handelsdepartementet 87.000 - åttisjutusen - kroner til Jo-Bolaget Fruktprodukter HB med tillegg av alminnelig forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven §3 første ledd første punktum, for tiden 12 - tolv - prosent årlig rente, fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.

3. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.

Dommar Utgård: Eg er i det hovudsaklege og i resultatet einig med førstvoterande.

Dommer Lund: Likeså.

Dommer Tjomsland: Likeså.

Dommer Aasland: Likeså.

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Lagmannsrettens dom stadfestes med det tillegg at det av saksomkostningsbeløpene betales alminnelig forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven §3 første ledd første punktum, for tiden 12 - tolv - prosent årlig rente, fra 5. juli 2001 til betaling skjer.

2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler staten v/Nærings- og handelsdepartementet 87.000 - åttisjutusen - kroner til Jo-Bolaget Fruktprodukter HB med tillegg av alminnelig forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven §3 første ledd første punktum, for tiden 12 - tolv - prosent årlig rente, fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.

3. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.