TOSLO-2018-100119
| Instans: | Oslo tingrett - Dom |
|---|---|
| Dato: | 2020-02-21 |
| Publisert: | TOSLO-2018-100119 |
| Stikkord: | Patentrett, Patentgyldighet, Patentinngrep, God forretningsskikk |
| Sammendrag: | Saken gjaldt gyldigheten av to patenter, samt eventuelt inngrep i disse, og brudd på Markedsføringsloven.
Retten behandlet spørsmål om oppfinnelseshøyde (Patentloven § 2, herunder objektive skjønnsmomenter som underbygde dette), ulovlige endringer (Patentloven § 13), og manglende teknisk effekt (Patentloven §§ 1 og 8) innenfor kravenes fulle bredde. I tillegg gjaldt et spørsmål brudd på Markedsføringsloven relatert til produktetterlikning. Tingretten kom til at patentene var gyldige, hvorpå patentinngrep var erkjent, og handlemåten i strid med god forretningsdrift næringsdrivende imellom. Det ble tilkjent erstatning for patentinngrep og brudd på Markedsføringsloven. |
| Saksgang: | Oslo tingrett TOSLO-2018-100119 (sak nr. 18-100119TVI-OTIR/05) |
| Parter: | I inngrepskravene: Stim. AS (advokat Ida Espolin Johnson, advokat Vebjørn Krag Iversen) mot Biomar AS. I kravene om ugyldighetskjennelse: Biomar AS (advokat Ida Espolin Johnson, advokat Vebjørn Krag Iversen) mot MariCal Inc (gyldigheten av NO 325534), Stim. AS (gyldigheten av NO/EP 3197290) (advokat Magnus Hauge Greaker, advokatfullmektig Ingrid Mari) |
| Forfatter: | Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad, Meddommer: Bjørn Olav Rosseland, Meddommer: Even Hjalmar Jørgensen |
| Lovhenvisninger: | Patentloven (1967) §1, §2, §3, §6, §8, §13, §52, §57, §58, §64, §66, Markedsføringsloven (2009) §25, §26, §27, §48b, Tvisteloven (2005) §1-3, §20-2, §20-3, §20-5, §20-6 |
Saken gjelder:
Saken gjelder for det første gyldigheten av de to patenter NO 325 534 (NO’534) og EP/NO 3197 290 (EP’290). Marical Inc. (Marical) er innehaver av det førstnevnte patentet, og STIM AS (STIM) er innehaver at sistnevnte patentet. Det er enighet om at STIM er berettiget til å håndheve rettighetene i forhold til begge patenter.
NO’534 er et fremgangsmåtepatent. Kort oppsummert gjelder patentet en fremgangsmåte som skal bedre fiskens sjøvannstoleranse gjennom å tilsette salter til ferskvannet i kombinasjon med salttilsetting i fôret. Patentinnehaver betegner denne fremgangsmåten som SuperSmolt-metoden. Patentet EP’290 er et produktpatent. Det gjelder et såkalt smoltifiseringsfôr som skal bedre fiskens prestering og overlevelse etter utsetting i sjø, uten at det er nødvendig å tilsette salter til ferskvannet. Patenthavers eget produkt som er laget i henhold til dette patentet, er benevnt SuperSmolt FeedOnly.
Forutsatt gyldighet av patentene, er sakens andre hovedspørsmål om Biomar har gjort inngrep i ett eller begge patentene ved å markedsføre og selge sitt fôr IntroTuning. Biomars fôr er produsert etter at Biomar hadde kommet i besittelse av, og analysert, patenthavers fôr SuperSmolt Feed Only. Første utgave av IntroTuning ble solgt til kunder av Biomar i perioden fra 27. november 2017 til 24. september 2018. Etter dette ble oppskriften endret til ikke å inneholde fritt tryptofan. Partene er enige om at dersom patent EP’290 blir funnet å være gyldig, så er det gjort inngrep i dette patentet frem til oppskriften på IntroTuning ble endret. Det er også enighet om at den nye versjonen som er solgt etter 24. september 2018, faller utenfor beskyttelsesområdet for EP’290. Når det gjelder NO’534, er det spørsmål om Biomar har gjort middelbart patentinngrep ved å ha solgt fôret Intro Tuning til kunder som selskapet vet har hatt til hensikt å bruke fôret slik at det inngår i en fremgangsmåte som er beskyttet av patentet. Anførselen gjelder både ny og gammel versjon av Intro Tuning. Det er ikke bestridt at dette fôret i prinsippet kan anvendes i fremgangsmåten som er omfattet av NO’534, men Biomar bestrider at det er gjort middelbart patentinngrep.
Det er krevet erstatning/vederlag for patentinngrep og for overtredelse av markedsføringsloven, samt forbud mot å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet IntroTuning eller tilsvarende fôr uten uttrykkelig informasjon som hindrer bruk som innebærer inngrep i fremgangsmåten beskyttet ved patent NO’534 og forbud mot å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet lntroTuning eller tilsvarende fôr som inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilogram. Videre er det krevet at videre omsetning av fôret IntroTuning uten uttrykkelig informasjon som hindrer bruk som innebærer inngrep i fremgangsmåten beskyttet ved patent NO’534, skal stanses ved midlertidig forføyning til rettskraftig dom foreligger.
Side:2
Sakens parter
Marical Inc (Marical) er et amerikansk bioteknologiselskap innenfor dyrehelse og ernæring som fokuserer på å betjene den globale lakseoppdrettsnæringen. Selskapet ble grunnlagt i 1996 og har hovedkontor i Portland, Maine, USA og har 52 ansatte. Selskapet er innehaver av NO’534 og er derfor saksøkt i ugyldighetsspørsmålet som gjelder dette patentet.
STIM. AS/Europharma AS (STIM) er et norsk selskap som har drevet innenfor oppdrettsnæringen i over 20 år. Selskapets basisvirksomhet består av produksjon og salg av vaksiner og fiskehelseprodukter, herunder også fiskefôr. Selskapet har egen produksjon og oppgir at selskapet også fokuserer på produktutvikling rettet mot oppdrettsnæringen. Europharma AS endret foretaksnavn i juli 2019 til STIM. AS. Retten vil generelt omtale selskapet som STIM også hva gjelder perioden før navneendringen. STIM er innehaver av EP’290 og er saksøker i inngrepsspørsmålene og saksøkt i ugyldighetssøksmålet som gjelder EP’290. STIM har hatt saksøker posisjonen under gjennomføringen av saken.
Biomar AS (Biomar) er en del av Biomar-konsernet som har sitt utspring i Danmark, og konsernet har produksjonsfasiliteter blant annet i Chile, Norge og Storbritannia. Selskapet tilbyr produkter og tjenester innenfor oppdrettsnæringen, primært fiskefôr, og tilbyr blant annet fiskefôr som dekker både ferskvannsfasen og sjøvannsfasen til oppdrettere av laks og ørret i Norge, Storbritannia og Chile. Selskapet oppgir at konsernet er en av verdenslederne innenfor høyytelsesdietter til over 45 forskjellige fiske- og rekearter i mer enn 80 land, og at Biomar-konsernet bruker store ressurser på forskning og utvikling. STIM og Biomar har tidligere hatt et samarbeid knyttet til produksjonsfasen av STIMs SuperSmolt-fôr i Chile. Biomar er saksøkt i inngrepsspørsmålene og førføyningssaken, og er saksøker i de to kravene om ugyldighet. Biomar har innehatt saksøkte posisjonen under saken.
Biomar har i Norge en samlet markedsandel på vekstfôr til laks på ca. 20 % av volumet, mens STIMs markedsandel er på ca. 1 %. Dette skyldes primært at STIM er fokusert på spesialfôr i tidlig fase, mens Biomar har hovedvolum av fôrtyper beregnet på lakseproduksjon i sjøfasen. Biomar tilbyr imidlertid også yngel- og vekstfôr tilpasset de ulike faser av fiskens liv ved ulike former for settefiskproduksjon.
Prosesshistorie
Europharma AS (nå STIM. AS) tok ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning mot Biomar AS den 29. juni 2018 med påstand om erstatning for middelbart patentinngrep i NO’534. STIM er eksklusiv lisenstaker under NO ‘534. Bakgrunnen for kravet var Biomars omsetning av fiskefôret Intro Tuning. Rettidig tilsvar innkom retten 24. august 2018 der Biomar bestred at det ble gjort middelbart inngrep i patentet. Ved prosesskrift til Oslo tingrett av 12. oktober 2018 fremmet Biomar krav om at NO’534 ble kjent ugyldig.
Side:3
Marical Inc står som innehaver av dette patentet, og ble derfor trukket inn i saken i henhold til tvisteloven § 15-2 annet ledd, jf. første ledd bokstav b annet alternativ.
Patentsøknad 15766520.9 ble meddelt av det europeiske patentverket EPO den 21. mars 2019. I tråd med patentloven § 66 b er et patent meddelt når EPO har kunngjort sin beslutning om dette. Som det fremgår både av EPOs brev og selve patentskriftet, er Norge utpekt som contracting member state, dvs. at det er angitt at patentet skal gjelde i Norge. Patentet har dermed samme virkning som patenter meddelt av Patentstyret når vilkårene i § 66c første ledd er oppfylt. STIMs patentfullmektig har 16. mai 2019 oversendt en oversettelse av patentkravene til Patentstyret, jf. patentloven § 66c første ledd. Patentstyret har deretter kunngjort EP-patentet og det fremgår av Patentstyrets database at patentet er gjort gjeldende, validert, i Norge fra 8. juli 2019. Patentet har fått designasjonen NO/EP3197290 og er med dette rettmessig gjort gjeldende i Norge. Dette patentet omtales heretter som EP’290.
Saken ble etter dette utvidet til også å gjelde erstatning for inngrep i EP’290. Ved prosesskrift av 20. august 2019 fremmet Biomar som følge av dette motkrav med påstand om at NO/EP’290 i sin helhet skal kjennes ugyldig for Norge, jf. tvisteloven § 15-1 annet ledd jf. første ledd.
Det har vært avholdt flere saksforberedende møter i saken og det har vært utvekslet en rekke prosesskrift. Kjennelse vedrørende klausulering av bevis og lukkede dører under deler av forhandlingen ble avsagt september 2019. Hovedforhandling i saken ble holdt over 10 dager i perioden fra 10. oktober til 23. oktober 2019. Etter begjæring fra begge parter ble retten satt med to fagkyndige meddommere. I tillegg til forklaring fra to partsrepresentanter, mottok retten forklaring fra 12 vitner, herunder 4 partsoppnevnte sakkyndige vitner. Alle de sakkyndige vitner hadde utferdiget flere erklæringer i anledning saken, jf. tvisteloven § 21-12 (2). Det ble også foretatt lydopptak av alle vitners forklaring. Det ble ellers ført de dokumentbevis som fremgår av rettsboken. Grunnet sakens omfang og kompleksitet, samt rettsferie, er dommen ikke avsagt innen lovens frist.
Saksøker, STIM. AS/Marical Inc., har i det vesentlig anført:
Biomar har laget et fôr, Intro Tuning, som er svært likt STIMs SuperSmolt FeedOnly. Intro Tuning er basert på en analyse Biomar har foretatt av en prøve av SuperSmolt FeedOnly som det er uklart hvordan de har fått tak i. Intro Tuning kan også benyttes i SuperSmolt-metoden.
STIM har behov for få anerkjent den utviklingsinnsatsen selskapet har gjort, og å få rettet opp noe av ubalansen ved at Biomar over lengre tid har skapt seg markedsandeler, fortjeneste og en plattform for ny utvikling gjennom å utnytte STIM og Maricals forutgående innsats - uten å være med å betale den.
Side:4
Det anføres at NO‘534 er gyldig meddelt. Patentet går ut på anvendelse av en oppdagelse som kan utnyttes industrielt, nærmere bestemt en anvendelse av kunnskapen om PVCR-modulatorer. Metoden er et alternativ til lysstyring og metoden virker ved at den bidrar til smoltifisering, hindrer desmoltifisering, gir lav dødelighet og god vekst både i ferskvanns- og sjøvannsfasen. Det bestrides at Sigholt 1997 er nyhetshindrende. Blir holdt i ferskvann er ikke det samme som akklimering opp til en salinitet på 25 – 27 promille. Sigholt beskriver heller ikke «tilsetting av minst èn polyvalent kation-følende reseptor (PVCR) i en mengde tilstrekkelig til å modulere ekspresjon eller sensitivitet av minst en PVCR i nevnte pre-voksen anadrome fisk». Når det gjelder oppfinnelseshøyde, så har Biomar ikke gitt noen begrunnelse for at det ikke foreligger oppfinnelseshøyde utover å vise til Sigholts artikkel. Det er imidlertid ingen pekere i Sigholt mot PVCR og anvendelse av denne læren. Patentet beskriver en helt ny metode og oppnår helt nye resultater og var ikke nærliggende for fagpersonen på området. Både kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt, jf. patentloven § 2 første ledd.
Det bestrides også at EP‘290 er ugyldig. Det ble ikke foretatt noen ulovlig endring av patentkravene under søknadsprosessen for EPO. Utførelsesform 14 gir helt klart støtte for ionekonsentrasjonene i krav 1. Tabell 1 og utførelsesform 14 utgjør ikke to ulike aspekter, det er det ene aspektet som viser til det andre. En rekke steder i beskrivelsen i PCT-søknaden vises det til tryptofan og fenylalanin som foretrukne blant de frie aminosyrene og krav 3 i patentsøknaden slik den er innlevert gir støtte for å begrense frie aminosyrer til tryptofan og fenylalanin. Kravet til teknisk effekt er videre oppfylt innen kravenes fulle bredde. Fagpersonen ville på bakgrunn av sin alminnelige fagkunnskap forstå at patentkravene må tolkes slik at salt tilsettes til et ikke-skadelig nivå, og det var velkjent for fagmannen at D-tryptofan har liten effekt. Det er heller ikke krav om at patentkravet ikke kan dekke utførelsesformer som ikke virker.
Oppfinnelsen var ikke nærliggende for fagmannen, stilt ovenfor den kjente teknikk og fagets alminnelige kunnskap på prioritetstidspunktet. Oppfinnelsen oppfyller kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde. Det vises til at domstolen skal vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser, jf. Swingball (Rt-1975-603) og Biomar (Rt-2008-1555). Patentet var også gjennom en grundig prosess i EPO der det ble behandlet seks tredjeparts provokasjoner fra Biomar. Dette er i det vesentlige de samme anførsler og mothold som anføres her. Det anføres at Maricalpatentet, WO 02/30182, som er basissøknad for bl.a. NO ‘534, utgjør det mest lovende utgangspunkt for oppfinnelsen og dermed er nærmeste mothold. Det er også lagt til grunn av EPO. Krav 1 i EP’290 skiller seg fra Maricalpatentet blant annet ved at magnesium og kalsium er tilsatt fôret og ikke i driftsvannet. Ingen hadde utviklet et smoltifiseringsfôr før STIM. Det vises også til at det tok lang tid fra Maricalpatentet og til EP’290, og ingen andre kom opp med en tilsvarende løsning. Subsidiært anføres at patentet har oppfinnelseshøyde også hvis det legges til grunn at Basulto er nærmeste kjente teknikk. Krav 1 skiller seg fra Basulto blant annet ved tilsetning av fritt tryptofan i fiskefôret. Tryptofan i fri form har en vesentlig annen effekt
Side:5
enn det har som bundet protein. Maricalpatentet leder bort fra å tilsette fritt tryptofan i det fôret som er beskrevet i Basulto.
Biomar har begått patentinngrep i patent EP’290 gjennom salg i en periode av produktet IntroTuning som inneholder fritt tryptofan. Det er uomtvistet at Biomars salg av dette produktet innebærer et slikt patentinngrep. Det anføres videre at Biomar har begått middelbart patentinngrep i norsk patent NO’534 ved omsetningen av sine produkter. Det kreves følgelig erstatning for dette i hele perioden Biomar har omsatt Intro Tuning. Det kreves dekket tapt salg av SuperSmolt Feed Only og tapte lisensinntekter fra SuperSmolt-metoden. Det foreligger direkte årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlagene og STIMs tap. Alternativt kreves det vederlag tilsvarende vinningen som er oppnådd ved inngrepet.
Det kreves videre dom for at Biomar forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere eksemplarer av produktet Intro Tuning som inneholder tryptofan eller fenylalanin i fri form i Norge, og det kreves forbud mot videre omsetning av Intro Tuning uten at det gis informasjon som hindrer bruk på en måte som er i strid med NO’534.
Biomars Intro Tuning produkt har kommet på markedet ved en krenkelse av STIMs patent og ved en henvisning til at produktet tilsvarer STIMs produkter. Når Biomars produkt senere endres slik at det ikke omfattes av patentet, plikter Biomar å opplyse markedet om endringen. En unnlatelse av å gjøre dette innebærer en handling i strid med markedsføringsloven og med forskrift om merking og omsetning av fôrvarer. Den nye versjonen av Biomars Intro Tuning produkt har videre fått sitt marked som følge av introduksjonen av den gamle versjonen, og fortsatt bruk av navnet Intro Tuning vil innebære en urettmessig fordel for Biomar. Det gjøres gjeldende at Biomar på denne bakgrunn har brutt markedsføringsloven § 25 jf. §§ 26 og 27. Biomars krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser har påført STIM et økonomisk tap som kreves erstattet av Biomar etter alminnelige erstatningsrettslige regler og jf. markedsføringsloven § 48 b.
Vilkårene for midlertidig forføyning er tilstede. Både hovedkrav og sikringsgrunn er sannsynliggjort. Det anføres at det foreligger sikringsgrunn både etter tvisteloven § 34-1 første ledd a) og b). SuperSmolt Metoden er viktig for STIM og fortsatt salg av Intro Tuning vil medføre uthuling av patentvernet, tapte inntekter for STIM og Marical og krav om prisreduksjon fra kunder. Patenthaver har rett til effektiv beskyttelse av eneretten, og STIMs krav kan ikke reduseres til en vederlagsrett eller erstatningsrett. Interesseavveiningen etter tvisteloven § 34-1 annet ledd går også klart i favør av STIM. Det vises særlig til at Biomar ikke har gjort noe for å forebygge patentkrenkelser blant oppdrettere, men har tvert imot inngått skadesløsklausuler med kunder som indirekte er en oppfordring til patentinngrep. Salg av Intro Tuning er uansett en beskjeden del av Biomars portefølje og er av ren økonomisk art.
Side:6
Saksøkeren, STIM. AS, har nedlagt slik påstand:
Inngrepskravet NO 325534 (NO'534)
I søksmålet:
1. Biomar AS forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet Intro Tuning eller tilsvarende fôr som beskrevet i krav 1 b i norsk patent NO 325534 uten uttrykkelig informasjon som hindrer bruk som innebærer inngrep i fremgangsmåten beskyttet ved patentet.
2. Biomar AS dømmes til å betale STIM. AS et beløp fastsatt etter rettens skjønn.
3. Biomar AS dømmes til å dekke STIM. AS sine sakskostnader for tingretten.
I begjæringen om midlertidig forføyning:
1. Biomar AS forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet Intro Tuning eller tilsvarende fôr som beskrevet i krav 1 b i norsk patent NO 325534 uten uttrykkelig informasjon som hindrer bruk som innebærer inngrep i fremgangsmåten beskyttet ved patentet.
2. Biomar AS dømmes til å dekke STIM. AS sine sakskostnader for tingretten.
Ugyldighetssøksmålet NO 325534 (NO' 534)
1. Marical Inc. frifinnes.
2. Biomar AS dømmes til å dekke Marical Inc. sine sakskostnader for tingretten.
Inngrepskravet NO/EP 3197290 (EP’290)
I søksmålet:
1. Biomar AS forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet lntroTuning eller tilsvarende fôr som inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilogram.
2. Biomar AS dømmes til å betale STIM. AS et beløp fastsatt etter rettens skjønn.
3. Biomar AS dømmes til å dekke STIM. AS sine sakskostnader for tingretten.
Ugyldighetssøksmålet NO/EP 3197290 (EP’290)
1. STIM. AS frifinnes.
2. Biomar AS dømmes til å dekke STIM. AS sine sakskostnader for tingretten.
Krenkelsen av markedsføringsloven
1. Biomar AS dømmes til å betale STIM. AS et beløp fastsatt etter rettens skjønn.
2. Biomar AS dømmes til å dekke STIM. AS sine sakskostnader for tingretten.
Saksøkte, Biomar AS, har i det vesentlige anført:
Det anføres at begge patentene saken gjelder er ugyldige. Det er derfor heller ikke grunnlag for verken erstatning eller forbud. Det bestrides også at Biomar har opptrådd i strid med markedsføringslovens bestemmelser.
Side:7
NO'534 er ugyldig fordi oppfinnelsene som er beskrevet var foregrepet av teknikkens stand på prioritetstidspunktet. Ingen av kravene i NO'534 har nyhet over publikasjonen Sigholt et al. 1997 (Sigholt), som foregriper alle trekkene i fremgangsmåtene som er beskrevet i kravene i NO'534. Samtlige krav i NO'534 er under enhver omstendighet nærliggende i lys av Sigholt kombinert med fagets alminnelige kunnskap, eller i lys av fagets alminnelige kunnskap alene. Patentet innebærer bare en oppdagelse av hvorfor en kjent metode bidrar til smoltifisering. Så lenge bruken av en metode er kjent, er ikke oppdagelsen av hva som ligger bak en nyhet. NO’534 har ingen omtale av kjent teknikk eller av kjente metoder for smoltifisering. Sigholt er således ikke oppført som publikasjon. Dette er oppsiktsvekkende da dr. Harris, som var en av oppfinnerne, uttalte at han var kjent med publikasjonen. Både NO’534 og Sigholt beskriver en fremgangsmåte der man starter med ferskvann og deretter tilsetter en PVCR-modulator til ferskvannet. Sigholt gjør dette ved en gradvis øking i salinitet ved tilføring av sjøvann. Sigholt gjør dette ved en gradvis øking i salinitet ved tilføring av sjøvann. Sigholt beskriver videre at aktivitet av gjelle Na+-K+-ATPase var signifikant påvirket av både sjøvannstilpasning og NaCl. NO'534 beskriver også selv at metoden i oppfinnelsen øker Na+-K+-ATPase aktiviteten, og beskriver at de ønskede ionekonsentrasjoner kan oppnås ved å tilveiebringe brakkvann. For at krav 1 i NO'534 skal være foregrepet er det heller ikke nødvendig at man har konsentrasjoner innenfor den foretrukne utførelsesformen i krav 7. Det er nok at det er tilstrekkelig kalsium eller magnesium i vannet til å få en PVCR til å reagere. Det er vist i Sigholt gjennom økt Na+-K+-ATPase aktivitet. Videre står det ingenting i krav 1 b) i patentet om at innholdet av magnesium og kalsium i fiskens serum skal måles. Endelig vises det til at kravene 10 og 15 ikke gir holdepunkter for å innfortolke at PVCR-modulatorer bare omfatter frie aminosyrer og at tryptofan bare omfatter fritt tryptofan.
NO’534 mangler uansett oppfinnelseshøyde. Det var en del av fagets alminnelige kunnskap i 2000 at salttilsetninger i ferskvannet og i fôret bidrar til smoltifisering/økt sjøvannstoleranse. I den grad enkelte av kravene i NO'534 ikke er foregrepet av Sigholt, dreier det seg uansett om et tilfeldig valg av elementer fra kjent teknikk som ikke innebærer noen overraskende effekt og derfor ikke har oppfinnelseshøyde.
Når det gjelder EP’290 anføres at samtlige krav er ugyldige basert på følgende hver for seg selvstendige grunnlag:
For det første anføres det at krav 1-2, 7 og 9-13 i EP'290 er ulovlig endret sammenlignet med PCT-søknaden. Under søknadsbehandlingen ved EPO endret STIM krav 1 fra å beskrive intervaller for salter til å beskrive intervaller for ioner. Krav 1 i patentet må imidlertid holde seg innenfor intervallene i PCT-søknaden og det som for øvrig fremgikk klart og utvetydig av PCT-søknaden. Da intervallene for ioner i patentet ikke tilsvarer intervallene for salter i PCT-søknaden, er det ikke tilfelle. Endringene i krav 1 har heller ikke støtte i tabell 1 på side 8 og 9 eller linje 4 på side 10 i PCT-søknaden. Det er ikke
Side:8
adgang til å kombinere elementer fra flere aspekter og å ta ut enkeltelementer i det som er beskrevet i tilknytning til et aspekt for å begrunne en endring. Fagpersonen blir dermed gjennom patentet presentert for informasjon som ikke direkte og utvetydig kunne utledes av PCT-søknaden. Krav 1 er dermed ugyldig. Siden krav 2, 7 og 9-13 er avhengige av krav 1 og ikke er begrenset til salter, er også disse kravene ugyldige.
For det andre har det som er beskrevet i krav 1-7 og 9-13 ikke den påberopte tekniske effekt innenfor kravenes fulle bredde. Fôret som er beskrevet i krav 1 i EP'290 løser ikke det tekniske problemet når fôret har et saltinnhold som ligger ved de øverste endepunktene av intervallene i krav 1 eller i området omkring disse. Fagpersonen ville i hvert fall ikke på søknadstidspunktet holdt det for plausibelt at et fôr med et slikt saltinnhold ville kunne brukes som fiskefôr. Det samme gjelder for krav 2-7 og krav 9-13, siden disse ikke legger noen begrensninger på saltinnholdet i fôret sammenlignet med krav 1. Videre omfatter krav 1-7 og 9-13 utførelsesformer der fôret inneholder D-tryptofan eller D-fenylalanin. D-tryptofan og D-fenylalanin vil ikke påvirke polyvalente kation reseptorer, og under enhver omstendighet ville ikke en fagperson holdt dette for plausibelt på inngivelsesdagen.
For det tredje anføres at samtlige krav mangler oppfinnelseshøyde uavhengig av om det tas utgangspunkt i publikasjonen Basulto 1976 (Basulto) eller publikasjonen WO 02/30182 SuperSmolt som nærmeste mothold. Med utgangspunkt i Basulto er det eneste som skiller fôret beskrevet der fra fôret som er beskrevet i EP'290, at fôret beskrevet i EP'290 inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer. EP'290 inneholder imidlertid ingen dokumentasjon eller andre holdepunkter for at det har noen betydning for fôrets effekt eller andre egenskaper om det inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av bundne eller frie aminosyrer. Det objektive tekniske problem som oppfinnelsen i krav 1 i EP'290 har løst hvis det tas utgangspunkt i Basulto som nærmeste mothold, er derfor å tilveiebringe et alternativt fiskefôr til testdiettene som er beskrevet i Basulto. Det ville imidlertid vært nærliggende for fagpersonen å tilføre tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i slike mengder som ligger innenfor intervallet i krav 1 til fôret beskrevet i Basulto blant annet for å sikre at fôret inneholder en tilstrekkelig mengde med essensielle aminosyrer og dekker fiskens ernæringsmessige behov. Krav 1 mangler derfor oppfinnelseshøyde. De avhengige kravene 2-13 tilfører ikke noen trekk som gjør at de står i en annen stilling enn krav 1, og disse mangler derfor også oppfinnelseshøyde.
Hvis det i stedet tas utgangspunkt i WO 02/30182 (Maricalpatentet) som nærmeste mothold, så er forskjellen mellom fôrene der og fôret beskrevet i krav 1 i EP'290, at fôret beskrevet i EP'290 inneholder Mg2+ ioner og Ca2+ ioner eller Ca2+ ioner i slike mengder som faller innenfor intervallene i krav 1 i EP'290. EP'290 inneholder imidlertid ingen dokumentasjon for at det har noen effekt å tilføre Ca2⁺ ioner alene eller Mg2+ og Ca2+ ioner sammen i alle mengder som er dekket av de brede intervallene i krav 1 i EP'290. Det objektive tekniske problemet som er løst gjennom krav 1 i EP'290 med utgangspunkt i WO 02/30182 SuperSmolt som nærmeste mothold, er derfor å tilveiebringe et alternativt
Side:9
fiskefôr til fôrene som er beskrevet i WO 02/30182 SuperSmolt. Det ville vært nærliggende for fagpersonen å tilføre slike mengder med Ca2+ ioner og Mg2+ ioner som ligger innenfor intervallene i krav 1 til fôrene som er beskrevet i WO 02/30182 SuperSmolt, blant annet fordi det var en del av fagets alminnelige kunnskap at tilsetning av Mg2+ ioner og Ca2+ ioner er egnet til å fremkalle eller opprettholde smoltifisering. De avhengige kravene 2-13 tilfører ikke noen trekk som gjør at de står i en annen stilling enn krav 1, og disse mangler derfor også oppfinnelseshøyde.
Subsidiært anføres at det uansett ikke foreligger inngrep i NO'534. NO'534 beskytter ikke et fôr, men en fremgangsmåte som består av to trinn, nemlig at det (1) gjøres salttilsetninger i ferskvannet som fisken står i og (2) brukes et fôr som har bestemte egenskaper. STIM har anført at Biomar begår middelbart patentinngrep ved å selge et fôr som brukes i trinn (2) i fremgangsmåten. Det er ikke tilfelle. Biomars fôr Intro Tuning er en vare som vanligvis forekommer i handelen. Det vil da bare foreligge middelbart patentinngrep hvis Biomar har søkt å påvirke kundene til å bruke fôret i fremgangsmåten beskrevet i NO'534. Det har Biomar ikke gjort. Biomars fôr Intro Tuning er utviklet for å oppnå smoltifisering av laksen ved at fisken fôres med Intro Tuning mens den står i ferskvann. Det er følgelig ikke nødvendig å gjøre slike tilsetninger til ferskvannet som er beskrevet i punkt 1 i fremgangsmåten som er beskrevet i NO'534. Biomar har derfor ingen grunn til å anbefale eller påvirke kunder til å bruke Intro Tuning i fremgangsmåten beskrevet i patentet, men har tvert imot understreket at det ikke er nødvendig med tilsetninger i ferskvannet og anbefalt at fôret brukes uten slike tilsetninger. Av samme grunn vil det derfor heller ikke foreligge middelbart patentinngrep selv om det skulle legges til grunn at Intro Tuning ikke er en vare som vanligvis forekommer i handelen. Intro Tuning er utviklet med sikte på å brukes uten at det gjøres tilsetninger i ferskvannet fisken står i. Intro Tuning har derfor ikke blitt tilbudt eller levert bestemt for utnyttelse i fremgangsmåten som er beskrevet i NO'534.
Det erkjennes at en tidligere versjon av Intro Tuning ble produsert med tryptofan i form av frie aminosyrer i en mengde som medfører at denne versjonen av Intro Tuning falt innunder verneomfanget til EP'290. Den versjonen av Intro Tuning som Biomar markedsfører i dag, og har gjort siden 24. september 2018, utgjør uansett ikke inngrep i EP'290 fordi den ikke inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilo.
Når det gjelder STIMs krav som er basert på at det foreligger overtredelse av markedsføringsloven, så bestrides det at Biomar har presentert Intro Tuning på en uriktig eller villedende måte overfor markedet. Biomar har heller ikke brutt forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.
Side:10
Et eventuelt forbud basert på at det er gjort middelbart patentinngrep i NO'534 må begrenses til kun å gjelde salg av Intro Tuning, der kjøperne av Biomar i tilknytning til salget oppfordres til å bruke fremgangsmåten i NO'534.
En eventuell utmåling av erstatning eller vederlag for middelbart patentinngrep i NO'534 forutsetter at oppdretterne har brukt Intro Tuning i fremgangsmåten beskrevet i NO'534. Det er ikke ført noe bevis for at det er tilfelle, slik at det uansett ikke er grunnlag for erstatning eller vederlag for middelbart patentinngrep i NO'534.
En eventuell utmåling av erstatning eller vederlag for inngrep i EP'290 kan baseres på at Biomar har omsatt maksimalt 990 tonn Intro Tuning i Norge som utgjør inngrep. Når STIM krever erstatning for økonomisk tap, er det opptil STIM å føre bevis for alle forutsetningene som tapsberegningen bygger på. Siden det er andre aktører som selger fôr som fyller tilsvarende funksjoner som Biomars og STIMs fôr og som ikke utgjør inngrep i EP'290, er det ikke grunnlag for å bygge på at ethvert salg av Intro Tuning svarer til et tapt salg for STIM. Biomar er kjent med at STIM har rettet pågang overfor en annen aktør med påstander om at denne gjør inngrep i EP'290, men at STIM på et tidspunkt har oppgitt videre forfølging overfor denne aktøren. Dette viser at også STIM mener at det foreligger andre konkurrerende fôr en Intro Tuning og at konkurrerende fôr ikke trenger å utgjøre patentinngrep. Biomar har ikke opptrådt uaktsomt eller forsettlig, slik at det ikke er grunnlag for å utmåle vederlag basert på en dobbelt lisensavgift. Det er heller ingen grunn til å beslutte at informasjon om dommen skal formidles for Biomars regning i denne saken.
Selv om retten skulle komme til at det er gjort inngrep, er det ikke grunnlag for midlertidig forføyning. Den skade Biomar vil bli påført ved en forføyning vil stå i åpenbart misforhold til den interesse STIM har i at forføyning besluttes, jf. tvisteloven § 34-1. Under enhver omstendighet må en eventuell forføyning gjøres betinget av at STIM stiller sikkerhet for mulig erstatning til Biomar etter tvisteloven § 32-11, jf. tvisteloven § 34-2 første ledd annet punktum, og begrenses slik som beskrevet i punkt 2.3.2.
Saksøkte, Biomar AS, har nedlagt slik påstand:
I inngrepskravene, herunder kravene basert på krenkelser av markedsføringsloven:
1. Kravet om Biomar AS skal forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet Intro Tuning eller tilsvarende fôr som inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilogram, avvises.
2. For øvrig frifinnes Biomar AS.
I begjæringen om midlertidig forføyning:
Biomar AS frifinnes.
Side:11
I kravene om ugyldigkjennelse:
1. Norsk patent NO 325534 kjennes ugyldig.
2. Europeisk patent NO/EP 3197290 kjennes ugyldig for Norge.
I alle tilfeller:
1. STIM. AS dømmes til å erstatte Biomar AS sine sakskostnader for tingretten.
2. Marical Inc. dømmes til å erstatte Biomar AS sine sakskostnader for tingretten.
Rettens bemerkninger
Bakgrunn
Anadromi er betegnelsen på et vandringsmønster hos fisk som gyter og har yngelstadiet i ferskvann, men som vanligvis ellers lever store deler av sitt voksne liv i saltvann. Fisk som lever på denne måten, blir kalt anadrome. Laks er et anadromt fiskeslag.
Smoltifisering er forenklet sagt en betegnelse på den prosessen som laksefisk gjennomgår fra yngelstadiet og frem til utvandringsferdig stadium. At laksen smoltifiserer, vil si at den forbereder seg på et liv i saltvann, blant annet ved at evnen til å skille ut salter/ioner trer i funksjon. For villaks skjer denne prosessen naturlig som en del av fiskens naturlige livssyklus. Ved oppdrett av laks med kort produksjonstid (under ett år) har det av ulike grunner vist seg vanskelig å kontrollere denne smoltifiseringen, noe som blant annet har ledet til stor dødelighet når laksen overføres fra ferskvann til sjøvann.
Oppfinnelsen under patent NO’534 beskriver på denne bakgrunn en fremgangsmåte for å stimulere smoltifiseringen av blant annet laks, ved at fisken gis et spesialfôr samtidig som det tilføres ioner i driftsvannet. Oppfinnelsen under patent EP’290 er anført å være en videreføring av NO’534 som er både arbeids- og ressursbesparende, ved at patentet omfatter et spesialfôr som gjør at det ikke er nødvendig å tilføre ioner i driftsvannet.
Forut for sjøvandringen gjennomgår lakseungen som nevnt en prosess som betegnes smoltifisering, og som er en forberedelse og tilpasning til et liv i havet. For villaksen må utvandring til sjøen skje tidlig på sommeren når forholdene i havet er mest gunstig, og fiskeungen må være en ferdig utviklet smolt når den ankommer elvemunningen. Dette forutsetter at prosessen starter i god tid før utvandring. I naturen skjer dette om vinteren.
Tidspunktet for igangsetting av smoltifiseringen styres derfor av økningen i daglengden om våren, hvilket er den eneste pålitelige informasjon om årstid for lakseungen - og for dyr generelt. En økning av daglengde forutsetter naturligvis en forutgående kort daglengde (vinter). Ved en viss daglengde, som vil være avhengig av hvor i laksens utbredelsesområde man befinner seg, går det signaler til laksens hjerne som utløser hormonelle prosesser som regulerer og styrer smoltifiseringen. Disse fører til at fisken utvikler sjøvannstoleranse, det vil si evne til å leve et liv i saltvann. Fisken får en
Side:12
strømlinjeformet kropp ved å øke lengdeveksten slik at den blir en god svømmer, den utvikler et metabolsk apparat som gir et høyt vekstpotensial (jo fortere den vokser i sjøen jo mindre sannsynlig er det at den blir spist av andre fisk) og den deponerer pigmenter i huden som gjør den sølvblank og vanskeligere å oppdage.
I naturen vandrer lakseungen når den er en ferdig utviklet smolt. I et oppdrettsanlegg er det oppdretteren som for det første må sørge for å starte opp smoltifiseringen slik at den er ferdig når fisken skal settes i sjøen, og for det andre må sørge for at fisken faktisk smoltifiserer og at prosessen er gjennomført ved utsetting. Den dominerende måte å styre smoltifiseringsprosessen på i oppdrett, har vært å utsette fisken for det som normalt kalles lysstimulering. Når lakseungen har nådd en tilstrekkelig størrelse etter å ha vært holdt på kontinuerlig lys fra startfôring, blir den gitt en kort dag (≥12 t lys) i en periode, hvoretter den blir overført til kontinuerlig lys igjen, hvorved smoltifiseringen starter. Oppdretteren vet da at prosessen er fullført etter ca. 370 døgngrader (snitt-temperatur i vannet x antall dager). Fordi lakseungen i oppdrett holdes på mye høyere temperatur og får større tilgang på mat enn den ville lakseungen, kan varigheten av årstidsmanipuleringen (lysstimuleringen) gjennomføres på mye kortere tid i oppdrett enn i naturen.
Vurdering av patentenes gyldighet
Juridiske utgangspunkt
Kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde følger av patentloven § 2 første ledd som angir at patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag (nyhetskravet), og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette (kravet til oppfinnelseshøyde).
Et krav mangler nyhet og er ugyldig hvis samtlige trekk i kravet fremgår av ett mothold med en tidligere publiseringsdato enn patentets inngivelsesdag eller prioritetsdato, jf. patentloven § 2 første ledd jf. § 52 første ledd nr.1. Nyhetskravet er absolutt, i den forstand at oppfinnelsen må skille seg fra alt som er gjort tilgjengelig for allmennheten før skjæringstidspunktet, uansett hvor i verden og på hvilken måte det er gjort tilgjengelig. Tilgjengeliggjøringen kan således ha skjedd skriftlig, muntlig, ved bruk eller på annen måte. Det spiller heller ingen rolle om informasjonen var vanskelig tilgjengelig og det er ikke avgjørende om oppfinneren eller andre faktisk har skaffet seg tilgang til opplysningene. Et mothold kan være for eksempel en artikkel eller et patentskrift. Ved nyhetsvurderingen kan informasjon som fremkommer i ett mothold, kombineres med informasjon i dokumenter som motholdet uttrykkelig henviser til. Fagpersonen vil videre alltid forstå og lese ett mothold i lys av fagets alminnelige kunnskap. Ett mothold skal derfor ved nyhetsvurderingen anses å formidle slik informasjon som en fagperson direkte og utvetydig kan utlede fra motholdet, sett i lys av fagets alminnelige kunnskap og eventuelle dokumenter som motholdet henviser til.
Side:13
Kravet om oppfinnelseshøyde innebærer at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før. Sagt på en annen måte så må oppfinnelsen ikke ha vært nærliggende for en gjennomsnittsfagperson som var kjent med teknikkens stand, jf. NOU 1963:6 side 127. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende, dersom det må legges til grunn at en fagperson, som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres, jf. 2. avd. kj. 7196 av 26. mars 2004. Samme formulering finnes i en rekke avgjørelser.
For at en oppfinnelse skal bli regnet som nærliggende, må man derfor normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp den patenterte løsningen. Stenvik sier i Patentrett, 3. utgave side 216 følgende:
Denne rettsoppfatningen innebærer at det ikke alltid vil være til hinder for patentering at den patentsøkte løsningen var «obvious to try». Det kan nemlig hende at tekniske løsninger som fremstår som åpenbare muligheter, anses beheftet med så store usikkerhetsmomenter at en ikke kan regne med at en fagmann på grunnlag av rasjonelle overveielser ville gitt seg inn på det nødvendige forsknings- og utviklingsprosjekt. Også i slike tilfelle er det patentrettens oppgave å virke som en stimulans til realiseringen av nye produkter og fremgangsmåter som ikke ville blitt realisert uten muligheten for patent, eller som ville blitt realisert betydelig senere.
Kravet til oppfinnelseshøyde konsumerer kravet til nyhet. Det betyr at dersom det foreligger oppfinnelseshøyde, vil også nyhetskravet være oppfylt. Nyhetskravet får bare selvstendig betydning dersom det har kommet nye mothold i perioden fra patentsøknaden ble innlevert og frem til søknaden ble offentlig tilgjengelig.
I herværende sak er det ikke påberopt noen mothold som er fra denne mellomperioden. Begge parter har således lagt til grunn at både teknikkens stand og fagets alminnelige kunnskap var det samme på begge disse tidspunkter. Det legges videre til grunn at kravet i patentloven § 2 er sammenfallende med EPC art. 56, jf. Rt-2008-1555 (Biomar) avsnitt 34 og 51.
Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en gjennomsnittlig fagperson, benevnt fagpersonen, brukes som målestokk. Det avgjørende er om det må antas at fagpersonen, med kunnskap om teknikkens stand på prioritetstidspunktet, ville kommet frem til oppfinnelsen uten for stor innsats. Begrepet fagpersonen må antas å være det samme i relasjon til nyhetskravet og kravet om oppfinnelseshøyde.
Side:14
Ifølge forarbeidene er fagpersonen en fagmand indenfor det pågældende område ... som ikke er i besiddelse af særlig inventive evner, men som på den anden side er fuldt ud kendt med teknikkens standpunkt på det pågældende tidspunkt - ansøgningstidspunktet - og har evne til at udnytte alt det kendte materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruktioner. Fagpersonen er følgelig en imaginær - en tenkt person. Det er ikke en teknisk ukyndig person, men normalt heller ikke en fremstående ekspert. Fagpersonen kan også være et team av personer dersom det gjelder et komplisert område.
Fagpersonen forutsettes å ha kunnskap om alt som var kjent på prioritetstidspunktet, men forutsettes ikke å kunne nyttiggjøre seg alt som var tilgjengelig. Spørsmålet om kombinasjonsevnen oppstår bare ved vurderingen av oppfinnelseshøyde. Ved vurdering av nyhet skal hvert mothold vurderes for seg, men kan kombineres med fagets alminnelige kunnskap. Et mothold skal anses å formidle alt det en fagperson ved et studium av motholdet og på grunnlag av fagets alminnelige kunnskap, uten videre kan slutte seg til.
Til fagets alminnelige kunnskap hører typisk kunnskap som fremgår av lærebøker og håndbøker, samt innsikt som en fagperson på vedkommende område typisk har ervervet gjennom sitt arbeid. Alle former for spesialkunnskap, typisk kunnskap som finnes i vitenskapelige artikler og patentskrifter faller utenfor.
Partene er enige om at samme fagperson kan legges til grunn ved de forskjellige vurderinger som skal gjøres her. Retten legger også til grunn at samme fagperson kan anvendes ved vurdering av begge patenter. Partene er enige om at fagpersonen vil være en biolog med master/cand. scient. grad innenfor fiskefysiologi med lang erfaring innen dette feltet, herunder med utvikling innen smoltifiseringsmetoder. Retten legger også dette til grunn. Partene er imidlertid uenige om fagpersonen i tillegg skal ha utdannelse og erfaring innen produksjon av fiskefôr. Retten finner ikke at det skal stilles et slikt krav. Retten har da vektlagt at forsknings og utviklingsarbeid på dette område gjøres av fagmiljøer med kompetanse innen biologi og fysiologi, i samarbeidet med oppdrettsnæringen. Fôrproduksjon vil først og fremst ha fokus på mer generelle ernæringsmessige problemstillinger. Retten legger også vekt på at ved utvikling av patentets løsning, var det ikke på forhånd bestemt at løsningen skulle være et fôr.
Med disse utgangspunkt går retten over til å vurdere gyldigheten av de to stridspatentene NO’ 534 og LP’290.
Gyldigheten av NO 325 534 (NO’534)
Biomar har anført at alle kravene i NO'534 mangler nyhet over Sigholt et al. 1997 (Sigholt). Det er videre anført at i den grad enkelte av kravene i NO'534 ikke er foregrepet av Sigholt, dreier det seg uansett om et tilfeldig valg av elementer fra kjent teknikk som ikke innebærer noen overraskende effekt og derfor ikke har oppfinnelseshøyde. STIM har
Side:15
på den annen side anført at NO’534 har både nyhet og oppfinnelseshøyde over Sigholt. Det er anført at patentets lære ligger langt fra fagets alminnelige kunnskap, og at Sigholt demonstrerer dette ved at det ikke oppnås gode eller pålitelige resultater fra de forsøk som beskrives i artikkelen.
Patent NO’534 ble opprinnelig søkt i USA med prioritet fra 2000 og ble søkt for EPO med effektiv dato 11. oktober 2001 og meddelt 13. februar 2008. Patentet ble søkt og meddelt i Norge 9. juni 2008. Oppfinnelsen er beskyttet i en rekke land, blant annet i Canada, Chile, Danmark (herunder Færøyene), Irland, Japan, Storbritannia og USA, i tillegg til Norge. Partene er enige om å legge til grunn 10. oktober 2000 som prioritetsdato. Retten legger følgelig denne dato til grunn som skjæringstidspunktet for gyldighetsvurderingen, jf. patentloven § 6 første ledd.
Pantet innehas av Marical Inc. (Marical). Marical inngikk 1. juli 2008 en avtale med selskapet Nordly Holding AS (Nordly), der Nordly blant annet ble gitt en eksklusiv lisens til utnyttelse av patentet. Lisensen er verdensomspennende, med unntak av Japan. Nordly eier 100 % av aksjene i STIM (tidligere Europharma), og Nordly og Marical er enige om at de eksklusive rettighetene under lisensavtalen tilkommer STIM. Det er også STIM som inngår lisensavtale med oppdrettere om bruk av fremgangsmåten etter patent NO’534. På bakgrunn av den inngåtte lisensavtalen legges til grunn at STIM er berettiget til å håndheve patent NO’534, jf. patentloven § 64 første ledd annet punktum. Dette er heller ikke bestridt.
Patent NO’534 gjelder en fremgangsmåte for å utvikle eller forbedre oppdrett av pre-voksen anadrome fisk. Anadrome fisk er som nevnt en fisk som fødes og vokser opp i ferskvann, går igjennom en fysiologisk tilpasning til liv i sjøvann (smoltifisering), vandrer ut som smolt i sjø for en vekstperiode på måneder til år, og returnerer til ferskvann for forplantning. Anadrome fisk omfatter for eksempel laks, ørret og røye. Med betegnelsen pre-voksen anadrome fisk menes her anadrome fisk som fremdeles ikke er tilpasset sjøvann. Oppfinnelsens overordnede formål er således å utvikle fiskens evne til å leve og vokse når den overføres fra ferskvann til sjøvann, noe som forenklet ofte omtales som utvikling av sjøvannstoleranse.
Patentet gjelder altså ikke et bestemt fôr, men derimot en fremgangsmåte som har til hensikt å aktivisere de polyvalente kation-følende reseptorene (PVCR) i fisken, da en slik aktivering utvikler evnen til å tolerere sjøvann uten å måtte gå igjennom simulering av vinter og vår gjennom lysstyring. Metoden består av to trinn og innebærer at fisken blir holdt i ferskvann mens det gis en tilsetning av PVCR-modulatorer til ferskvannet (i praksis Mg2+ og Ca2+), kombinert med en tilsetning til fôret av et middel som bidrar til et betydelig øket nivå av PVCR-modulator i fiskens serum (i praksis NaCl), i en mengde som er tilstrekkelig til at fisken må drikke ferskvannet som nå inneholder PVCR-modulatorer. Den modulering av PVC reseptorer som derved skjer både i fiskens ytre (skinn og gjeller) og
Side:16
indre (gjennom en økning av modulatorer i fiskens blod (serum)), vil gi en effektiv stimulering av sjøvannstoleransen.
Krav 1 i patentet lyder:
Fremgangsmåte for å forbedre oppdrett av pre-voksen anadrome fisk, hvor den pre-voksne anadrome fisk blir holdt i ferskvann før overføring til sjøvann, omfattende:
a) tilsetning av minst én polyvalent kation-følende reseptor (PVCR)-modulator til ferskvannet i en mengde tilstrekkelig til å modulere ekspresjon og/eller sensitivitet av minst én PVCR i nevnte pre-voksen anadrome fisk; og
b) tilsetning av fôr for fiskekonsum til ferskvannet, hvor fôret inneholder et middel som bidrar til et betydelig øket nivå av nevnte PVCR-modulator i serum av den pre-voksne anadrome fisk av (at) nevnte pre-voksen anadrome fisk konsumerer fôret.
De øvrige patentkravene beskriver blant annet ulike kombinasjoner av henholdsvis tilsettingen til ferskvannet (trinn a) og sammensetningen av fôret (trinn b).
Ved nyhetsbedømmingen vil man først måtte definere den relevante delen av teknikkens stand, og så foreta en sammenligning med den patenterte løsningen. Den patenterte løsningen må vurderes slik den er definert i patentkravene og det er bare de tekniske trekk som fremgår av patentkravene som kan tas i betraktning ved forskjellsvurderingen.
I vår sak er det ikke omtvistet hvilke publikasjoner som var kjent eller når de ble kjent. Det omtvistede spørsmål i saken er hvilke tekniske løsninger fagpersonen kunne utlede av det som var allment tilgjengelig på prioritetsdatoen.
Retten legger til grunn at det i perioden før patentes prioritetsdato særlig ble brukt lysstyring for å stimulere fiskens evne til å prestere godt etter overføring til sjø. Lysstyring innebærer som nevnt en manipulering av daglengder (fotoperioder) for å simulere vinter og vår. Det var på 70-, 80- og 90-tallet flere studier der det ble vist at tilsetning av sjøvann til ferskvannet, eller salt/ionemiks til fôret, førte til at fisken utviklet en viss økning i sjøvannstoleranse. Temaet var også omhandlet i flere lærebøker. Det var særlig fokus på gradvis tilsetting av sjøvann eller salt, for på den måten å gradvis venne fisken til en tilværelse i sjøen. Resultatene i disse studiene fremsto imidlertid som usikre og uforutsigbare, og førte ikke til løsninger som kom i bruk industrielt. Det var heller ingen av disse publikasjonene som fokuserte på betydningen av å tilsette stoffer for å stimulere spesielle reseptorer (nå kjent som PVCR-modulatorer), verken ved stimulering av
Side:17
reseptorer på hud og i gjellevev ved tilsetninger til vannet, eller stimulering via tarm gjennom tilsettinger i fôret.
Når det gjelder nyhetsvurderingen, har Biomar særlig vist til artikkelen Sigholt et al., 1997: Effects of dietary supplements and betaine and NaCl and gradual seawater acclimation on survival, growth and osmoregulation in underyearling Atlantic salmon (Salmo salar) (Sigholt). Biomar har anført at alle trekkene i NO’ 534 finnes i Sigholt og at artikkelen følgelig er nyhetshindrende. Artikkelen er av BioMar også anført å være nærmeste mothold i forhold til å vurdere oppfinnelseshøyde, dersom retten skulle komme til at det foreligger nyhet.
Sigholts artikkel er en av de nevnte studier fra 70-, 80- og 90-tallet der det ble sett på effekten av tilsetning av sjøvann i ferskvannet og/eller tilsetning av salt (NaCl) i fôret for å utvikle sjøvannstoleranse og prestasjon hos lakseunger etter overføring til sjø. Artikkelen beskriver resultatene av et forsøk der lakseungers overlevelse etter overføring til sjø ble forsøkt forbedret ved at ferskvannet hos to av tre grupper fisk gradvis ble økt fra 0 til 25-27 ‰ salinitet i en periode på henholdsvis 15 dager (gruppe 1) og 39 dager (gruppe 2), før overføring til sjø. En tredje gruppe (gruppe 3) ble holdt på ferskvann gjennom hele akklimeringsperioden, kombinert med fôr tilsatt enten betain, NaCl, eller betain og NaCl. Betain ble her brukt som en osmolytt.
Forsøkene viste at økt salinitet i ferskvannet gav høyere dødelighet etter overføring til fullt sjøvann (32-34 ‰) enn der det ikke var gjort økning av salinitet i ferskvannet. Dødeligheten etter overføring til sjøvann ble imidlertid noe lavere i gruppene som fikk fôr tilsatt NaCl i akklimeringsperioden. Det ble også påvist en positiv, men ikke signifikant, effekt av NaCl tilsetning til fôret på økningen i gjelle Na+-K+-ATPase aktivitet i akklimeringsperioden, men paradoksalt nok ikke på sjøvannstoleranse målt som plasma Cl- konsentrasjoner etter eksponering til fullt sjøvann. Betaintilsetning i fôret tenderte til å gi negative effekter på overlevelse i sjø.
Selv om det ikke er avgjørende i seg selv, så skiller ordlyden i Sigholts publikasjon seg vesentlig fra patentkravene. Etter rettens syn bygger patentet også på en annen idé og beskriver en annen teknisk løsning enn hva som fremgår av Sigholt. Det vises i denne sammenheng til Visser's Annotated EPC 2018, JUF s. 2086 og 2089, der det fremgår at kravet til nyhet ikke innebærer et krav om lik ordlyd, men at det avgjørende er om motholdet beskriver samme idé eller lære som oppfinnelsen.
Innledningsvis i patentkrav 1 sies det at fisken blir holdt i ferskvann. Det er ikke det samme som at fisken blir akklimert opp til en salinitet på 25-27 promille. Dernest inneholder trinn a) i patentkrav 1 en mengdeangivelse som fagpersonen ikke vil tolke til å være det samme som i Sigholts forsøk. Det vises til forklaringen til Dr. Harris. Dr. Harris forklarte også at ekspresjon av PVCR ikke måles ved Na+-K+-ATPase. Retten er enig i dette.
Side:18
Videre vises det til at det i trinn b) i patentkrav 1 angis at fôret skal inneholde et middel som bidrar til et betydelig øket nivå av PVCR-modulator i fiskens serum. Dette kan fagpersonen ikke slutte direkte og utvetydig fra Sigholt, da det i hans arbeidet kun ble målt kloridinnhold i blodet og Na+-K+-ATPase i gjeller.
Følgende angis på side 17 flg. i patentbeskrivelsen:
Oppfinnelsen omfatter videre tilsetning av fôr til ferskvannet.
Hyppigheten og mengdene av fôr som fisken blir matet med, er kjent på området. Generelt blir fisken matet 1-3 ganger pr. dag, totalt ca. 0,25-5,0% kroppsvekt/dag. Fôret har nok NaCl til å bidra til et betydelig øket nivå av PVCR-modulator i serumet til den pre-voksne anadrome fisk. Mer spesifikt har NaCl minst to effekter. Den første forekommer når tilstrekkelige mengder av NaCl er til stede i fôret. Tilstedeværelsen av NaCl i fôret forårsaker at den prevoksne anadrome fisk drikker mer vann fra omgivelsen rundt. For det andre er NaCl en direkte negativ PVCR-modulator og virker til å redusere PVCRsensitivitet. Til tross for NaCls effekt til å redusere sensitivitet, øker overraskende PVCR-ekspresjon i visse vev når fisk blir matet med en NaCldiett og det omgivende ferskvannsmiljø har minst en PVCR-modulator deri. Økningen i inntaket av ferskvann som har PVCR-modulatorer forårsaker en total økning av serumnivåene av PVCR-modulatorer.
Sigholt nevner i sin artikkel intet om virkningen som skjer gjennom modulering av Ca-sensitive reseptorer, hvilket er helt sentralt i patentets løsning. Kunnskapen som ligger til grunn for patentets løsning angikk blant annet informasjon om hvilke stoffer som hemmer sensitiviteten til PVCR og hvilke som stimulerer reseptorene. Denne kunnskapen ble brukt til å sette sammen ulike modulatorer som i sum gav den ønskede effekten. Betydningen av PVC-reseptorene i utviklingen av metoden er nevnt i en oversiktsartikkel av Loretz (2008) som anfører i diskusjonen: Practical applications of basic CaSR research to aquaculture are already evident in patent filings. Several recent patents describing “methods for raising pre-adult anadromous fish” employ knowledge of CaSR and its ligands and modulators for the design of hatchery treatments that may improve seawater survivability of farmed fishes. Dette kan tas som en bekreftelse fra en utenforstående med kunnskap om PVC-reseptorer på at denne kunnskap er brukt for å utvikle patentets løsning.
Retten er ikke enig i Biomars anførsel om at de fleste PVCR-modulatorene som nevnes på ulike steder i NO’534 er helt alminnelig forekommende i alle typer fiskefôr. Mengden og sammensetningen av ionene/saltene i vanlig fiskefôr er ikke i overensstemmelse med de mengdeforhold av ioner som gir riktig effekt på PVC-reseptorene. Dette viser også at oppfinnelsen baserer seg på et helt annet konsept enn tidligere tester, herunder Sigholt. Ikke minst er muligheten for fravær av lysstyring sentralt i patentets fremgangsmåte, slik at en unngår dårlig tilvekst pga. kortdagsbehandling.
Side:19
Biomar har videre anført at en oppdagelse av en ny egenskap eller teknisk effekt som ligger bak en kjent bruk, ikke utgjør en patenterbar oppfinnelse. Retten er enig i at utgangspunktet er at et kjent produkt eller en kjent fremgangsmåte ikke vil utgjøre en ny oppfinnelse bare fordi søkeren har funnet en ny måte å anvende produktet eller fremgangsmåten på. En kjent fremgangsmåte vil i utgangspunktet heller ikke utgjøre en ny oppfinnelse fordi søkeren har oppdaget en tidligere ukjent virkningsmekanisme, egenskap eller effekt.
Det vises til Stenvik, Patentrett, side 193. Stenvik drøfter først situasjonen der et kjent produkt anvendes på en ny måte, og deretter situasjoner der anvendelsen skjer på samme måte for oppnåelse av en ny teknisk effekt, dvs. for et nytt formål. Eksemplet som brukes er at et konserveringsmiddel blir oppdaget å ha en vesentlig næringsverdi. Stenvik uttaler følgende:
Ingrediensen brukes kanskje på samme måte som tidligere - den tilsettes næringsmiddelet under produksjonsprosessen - men det gjøres for et nytt formål, for å gjøre produktet mer næringsrikt, ikke for å gjøre det mer holdbart.
Det angis videre:
Tradisjonelt har det vært sagt at oppdagelsen av en ny effekt ikke er noen ny oppfinnelse. Men hva som nærmere ligger i dette, er ikke fullt ut avklart. Det har vært hevdet at oppdagelsen av en ny effekt kan gi grunnlag for et patent som dekker anvendelse av produktet i den hensikt å oppnå den nyoppdagede effekten.
Det vises også til EPOs avgjørelse i saken T 279193 AMERICAN CYANAMID/Melamine derivatives [l999] EPOR 88 der følgende sies:
The Board is unable here to find that the words 'in order to reduce the formation of isom' [dvs. patentkravets angivelse av det nye formålet] require any new physical activity not already required by the old use .., But noticing that an old product has the properties of less isomelamine impurities ... is a mere discovery. To convert this into a patentable invention, and to show the characteristic of a new technical effect as required by Decision G02/88, the use referred to in the claim would have to be some new use of that product which exploits the discovery ... However the patent in suit discloses no such new use, but merely gives the person skilled in the art reasons for preferring one known product over other known ones for the uses for which it has already been suggested. Giving such reasons for preferring one known compound is not a new industrial application. .. . Put another way, the additional information contained in the patent in suit does not teach the person skilled in the art to do something which would not have been done without knowing the content of the patent in suit.
Side:20
Stenvik trekker etter dette følgende konklusjon:
Det avgjørende synes etter dette å måtte bli om den erkjennelsen som er reflektert i formålsangivelsen, setter fagmannen i stand til å gjøre noe som han ellers ikke ville gjort. Hvis erkjennelsen bare gir fagmannen en ytterligere grunn til å benytte et kjent produkt på kjente måter, vil formålsangivelsen ikke tilføre søknadsgjenstanden nyhetsverdi. Hvis den derimot setter ham i stand til å utnytte produktet på nye måter, kan nyhetskravet anses oppfylt. For å ta eksempelet med konserveringsmiddelet som ble oppdaget å ha næringsverdi:
Hvis oppdagelsen ikke fører til annet enn at konserveringsmiddelet i større grad blir foretrukket fremfor alternative konserveringsmidler, kan formålsangivelsen (som ernæringstilskudd e.l.) ikke innebære at anvendelsen anses som ny. Hvis den derimot fører til at en klart større mengde av ingrediensen tilsettes, for å oppnå den ønskede ernæringsverdi, eller at den tilsettes næringsmidler som ikke har behov for konserveringstilskudd] vil formålsangivelsen kunne bibringe den for patentering nødvendige nyhet (og evt. oppfinnelseshøyde). Virkingene av et slikt patent må imidlertid overveies nøye, og vil være underlagt visse begrensninger. Patentet vil klart nok ikke hindre andre i å bruke det kjente produktet på kjente eller nærliggende måter, selv om den patentbegrunnende effekt faktisk oppnås. Bare dersom det er klart at produktet er anvendt på en måte som ikke ville skjedd uten den patentbegrunnende oppdagelse, vil det kunne sies å ha funnet sted en krenkelse av Patentet.
Situasjonen her er at det foreligger materiale fra 20 og 30 år tilbake som beskriver salttilsetninger til ferskvannet. Denne litteraturen fokuserer særlig på gradvis tilsetning av sjøvann til ferskvannet for å venne fisken til saltvannet. Hva som ble tilsatt, herunder mengden og måten, var derfor begrunnet ut fra dette formål.
Retten viser i denne sammenheng også til 2. avd., kj.7079 av 9. februar 2006. Patenthaveren hevdet her å ha oppdaget en ny egenskap ved et additiv med dispergerende effekt på olje- og gassblandinger i en rørledning. Patentstyrets 2. avdeling uttalte følgende:
Patenthaveren har anført at oppfinnelsen bidrar med ny kunnskap om additivenes effekt og virkningsmekanisme. Slik kunnskap om hvordan eller hvorfor en fremgangsmåte virker, kan imidlertid ikke i seg selv gjøre en i og for seg kjent eller nærliggende fremgangsmåte patenterbar. Bare dersom kunnskapen setter fagmannen i stand til å utnytte additivene på en ny måte, og denne nye
Side:21
utnyttelsesmåten er reflektert i patentkravene, vil erkjennelsen kunne virke patentbegrunnende.
Retten finner at det er tilfelle her. Utnyttelsen av PVCR-modulatorer fremgår av patentkrav 1. Den metoden som patentet angir, virker ved at den bidrar til smoltifisering, hindrer desmoltifisering, gir lav dødelighet og god vekst både i ferskvanns- og sjøvannsfasen. Metoden er et alternativ til lysstyring, men kan eventuelt også anvendes i kombinasjon med lysstyring. Patentets løsning hadde sin bakgrunn blant annet i at en av oppfinnerne, Dr. Harris, brukte sin kunnskap om PVCR-modulatorer som var tilveiebrakt ved forskning på pattedyr. Dette var ikke gjort tidligere og var ikke en lære fagpersonen ville trekke ut av Sigholt.
Patentbeskyttelsen skal nettopp stimulere til at det gjøres oppfinnelser som det klart er behov for. Dette var en oppfinnelse det var et klart behov for, og det var på et område der det gjennom lang tid hadde vært fokus på å finne løsninger uten at det hadde skjedd. Det vises til patentlovens forarbeider NU 1963: 6 s.125-126 som antas i det alt vesentlige fortsatt å være dekkende for dagens rettsstilling:
Bedømmelsen og dermed kravet til opfindelseshøjde kan variere. Indenfor visse områder stiller man således større krav end indenfor andre. På de områder, hvor teknikkens niveau i en længere periode har været stabilt, således at en relativt ubetydelig nydannelse kan fremtræde som et mærkbart fremskridt, vil kravene være noget mindre end på områder, hvor der foregår en stærk udvikling af teknikken, idet under en sådan dynamisk udvikling selv ikke helt betydningsløse nydannelser erfaringsmæssigt ‘ligger i luften’, hvad der bl. a. viser sig ved, at de samtidig kommer frem i patentansøgninger fra flere ansøgere.
I grænsetilfælde, hvor man har værer tvivlende overfor, om den fornødne opfindelseshøjde er til stede, har man i nogen grad set hen til det fremskridt, opfindelsen indebærer.
Dårlig smoltkvalitet har vært en betydelig årsak til dødelighet både i norsk og utenlandsk oppdrettsnæring. Det har særlig vært problemer for fisk som settes i sjø på sommeren og høsten. Dette har vært ansett som en kritisk fase for oppdrettsfisken som medførte stor dødelighet og førte til tilsvarende store tap for oppdretterne. Selv om det gjennom lang tid hadde vært stort fokus på å forbedre oppdrettslaksens overgang fra ferskvann til sjøvann, hadde ingen kommet frem til patentets løsning. Sigholts artikkel kom tre år før patentes inngivelsesdag og ga ikke de virkningene som er oppnådd med patentets metode. I praksis fortsatte bransjen med lysstyring som metode. Dette underbygger patentets oppfinnelseshøyde.
Det samme gjør den omstendighet at teknologien har vært en stor kommersiell suksess for STIM både i Norge og i andre land der det drives fiskeoppdrett. STIM produserer i dag det
Side:22
fôret som beskrives i patentet NO’534 og selger dette til oppdrettere som inngår en lisensavtale med STIM om bruk av den fremgangsmåten som er beskyttet av patentet. Den patentbeskyttede fremgangsmåten refereres gjerne til som SuperSmolt-teknologien. STIM har opplyst at selskapet de siste årene har lisensiert ut SuperSmolt-teknologien i økende grad og at 71 millioner smolt ble smoltifisert ved hjelp av denne metoden i 2017 bare i Norge.
Retten har etter dette kommet til at patent NO’543 har tilstrekkelig nyhet og oppfinnelseshøyde. Slik retten ser det, ville fagpersonen ikke valgt patentes metode med en forventning om å lykkes med bakgrunn i Sigholts artikkel. For at en oppfinnelse skal bli regnet som nærliggende, må man derfor normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagmannen ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen. Som redegjort for over, forelå det ikke her noen såkalte pointer towards the technical solution in the prior art, herunder heller ikke i Sigholt.
Da retten har konkludert med at både nyhetskravet og kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt for krav 1, er det ikke nødvendig å vurdere de øvrige patentkravene da disse alle er avhengighetskrav.
STIM blir etter dette å frifinne for kravet om at norsk patent NO 325534 (NO’534) kjennes ugyldig.
Gyldigheten av EP/NO 3197 290 (EP’290)
Biomar har anført at også patent EP’290 skal kjennes ugyldig. Det er anført tre ugyldighetsgrunner. For det første anføres det at det er foretatt ulovlige endringer i patentet under søknadsbehandlingen for EPO slik at det godkjente patentet inneholder noe som ikke var tilstede i søknaden. For det andre er det anført at alle kravene med unntak for krav nr. 8 mangler effekt innenfor hele rekkevidden av kravene. Den tredje anførselen er at samtlige krav mangler oppfinnelseshøyde. Biomar hadde opprinnelig også bestridt at nyhetskravet var oppfylt, men denne anførselen ble frafalt under hovedforhandlingen. STIM har anført at patentet er gyldig.
EP’290 ble godkjent i EPO 17. april 2019. Prioritetsdatoen er oppgitt til 23. september 2014 og partene er enige om at denne datoen kan legges til grunn som skjæringstidspunkt for vurdering av gyldigheten. Publiseringsdato for søknaden er 2. august 2017 og patentet ble besluttet gjeldende i Norge 8. juli 2019.
I patentets innledning beskrives patentet på følgende måte:
The invention relates to fish farming, in particular to fish farming of Salmonidae, more particularly to a novel fish feed and its use in a method prophylaxis and
Side:23
treatment of haemorrhagic smolt syndrome (HSS) in Salmonidae, preferably during a method of smoltification or during a method of preventing desmoltification.
Opprinnelig omfattet søknaden både et fiskefôr og en fremgangsmåte, men i løpet av behandlingen i EPO ble det begrenset til et fiskefôr.
Patentkravene i EP 3 197 290 B1 slik de er godkjent lyder som følger:
1. A fish feed, comprising protein, fat, carbohydrates, vitamins, minerals and water, CHARACTERIZED IN THAT the fish feed further comprises Na+ from 3.934 - 39.340 g/kg by weight, polyvalent cation receptor modulator (PVCR) in the form of the tryptophan or phenylalanine from 1-10 g/kg by weight, Mg2+ from 0.026 - 25.530 g/kg by weight, and Ca2+ from 0.036 - 36.110 g/kg by weight, wherein the polyvalent cation receptor modulator is in the form of free amino acids.
2. The fish feed according to claim 1, wherein the polyvalent cation receptor modulator is tryptophan.
3. The fish feed according to any one of the preceding claims, where the Na+, Mg2+ and Ca2+ are provided as salts in the ranges of 10 -100 g/kg, 0.1 - 100 g/kg and 0.1 - 100 g/kg respectively.
4. The fish feed according to claim 3, where the sodium salts are NaCl.
5. The fish feed according to claim 3, wherein the magnesium salts are MgCl2.
6. The fish feed according to claim 3, wherein the calcium salts are CaCl2.
7. The fish feed according to any one of the preceding claims wherein the fish feed comprises from 6.202 - 199.020 g/kg by weight Cl-.
8. The fish feed according to any one of the preceding claims comprising 6% by weight NaCl, 0,75 % by weight CaCl2, 0,25 % by weight MgCl2, and 0,4 % by weight L-tryptophan.
9. The fish feed according to any one of the preceding claims, wherein the fish feed is suitable for inducing smoltification and/or the prevention of desmoltification in Salmonidae.
10. The fish feed according to any one of claims 1 - 9, for use as a medicament.
Side:24
11. The fish feed for use according to claim 10, wherein the use is in the prophylactic and/or therapeutic treatment of haemorrhagic smolt syndrome (HSS) in Salmonidae.
12. The fish feed for use according to either of claims 10 or 11, wherein the use is during a method of smoltification of Salmonidae, the method comprising administering the composition in the form of a feed to parr or desmoltified fish, in the absence of artificial winter signal photomanipulation.
13. The fish feed for use according to either of claims 10 or 11, wherein the use is during a method of preventing desmoltification in Salmonidae, the method comprising administering the composition in the form of a feed to a population of smoltified fish, in fresh water.
Det er den engelske teksten som skal legges til grunn for gyldighetsprøvingen av EP’290, jf. patentloven § 66 annet punktum. Patentet foreligger i norsk oversettelse og retten gjengir også patentkravene også i den norske versjonen. Partene har ikke hatt merknader til oversettelsen og har vært enige om at den norske teksten er dekkende for patentet. Retten vil derfor bruke denne oversettelsen under vurderingen som uttrykk for den engelske.
De oversatte kravene lyder som følger:
1. Et fiskefôr, omfattende protein, fett, karbohydrater, vitaminer, mineraler og vann, karakterisert ved at fiskefôret videre omfatter Na+ fra 3.934 – 39.340 g/kg basert på vekt, polyvalent kation-reseptormodulator (PVCR) i form av tryptofan eller fenylalanin fra 1-10 g/kg basert på vekt, Mg2+ fra 0.026 – 25.530 g/kg basert på vekt og Ca2+ fra 0.036 – 36.110 g/kg basert på vekt, hvori den polyvalente kation-reseptormodulatoren er i form av frie aminosyrer.
2. Fiskefôret ifølge krav 1, hvori den polyvalente kation-reseptormodulatoren er tryptofan.
3. Fiskefôret ifølge hvilket som helst av de foregående krav, hvori Na+, Mg2+ og Mg2+ er tilveiebrakt som salter; henholdsvis i områdene 10 -100 g/kg, 0.1 – 100 g/kg og 0.1 – 100 g/kg.
4. Fiskefôret ifølge krav 3, hvori natriumsaltene er NaCl.
5. Fiskefôret ifølge krav 3, hvori magnesiumsaltene er MgCl2.
6. Fiskefôret ifølge krav 3, hvori kalsiumsaltene er CaCl2.
Side:25
7. Fiskefôret ifølge hvilket som helst av de foregående krav, hvori fiskefôret omfatter fra 6,202-199,020 g/kg Cl- basert på vekt.
8. Fiskefôret ifølge hvilket som helst av de foregående krav, omfattende 6 vekt% NaCl, 0,75 vekt% CaCl2, 0,25 vekt% MgCl2 og 0,4 vekt% L-tryptofan.
9. Fiskefôret ifølge hvilket som helst av de foregående krav, hvori fiskefôret er egnet til å indusere smoltifisering og/eller forhindre desmoltifisering hos Salmonidae.
10. Fiskefôret ifølge hvilket som helst av kravene 1-9, for bruk som et medikament.
11. Fiskefôr for bruk ifølge krav 10, hvori bruken er en profylaktisk og/eller terapeutisk behandling av hemorragisk smoltsyndrom (HSS) hos Salmonidae.
12. Fiskefôr for bruk ifølge krav 10 eller 11, hvori bruken er i en metode for smoltifisering av Salmonidae, hvori metoden omfatter administrering av sammensetningen i form av et fôr til parr eller desmoltifisert fisk i fravær av kunstig vintersignal fotomanipulering.
13. Fiskefôr for bruk ifølge krav 10 eller 11, hvori bruken er i en metode for å hindre desmoltifisering hos Salmonidae, hvor metoden omfatter administrering av sammensetningen i form av et fôr til en populasjon av smoltifiserte fisk i ferskvann.
EPO utstedte "intention to grant" 19. september 2018. Dette ble utstedt på grunnlag et revidert kravsett inngitt 18. juni 2018. EPO avviste Biomars innsigelser 18. september 2018, Intention to grant further comments punkt 1.3 og 1.4.:
The third party also filed objections under Art. 56 EPC, using D1 and D4 as closest prior art. The examining division considers D1 and Ð4 as less relevant than D3 as closest prior art. But even if one would start from D1 or D4 as closest prior art, the distinguishing feature - addition of tryptophan or phenylalanine as PVCR, was not obvious in light of the prior art. The said amino acids are disclosed in D3, but the skilled person had no reason to arbitrarily select this feature, and discard the addition of ions to the water, which is what D3 expressly teaches.
The observations filed on 05/07/18 reiterate the above objections; also an objection raised by the examining division in the communication of 11/05/18 (problem not solved over the entire scope); it is true that a single diet has been exemplified, while claim 1 has a broad scope; however, it is far from the prior art and in the absence of the proof to contrary, the benefit of the doubt is in favour of the applicant.
Side:26
Det bemerkes at D4 er Sergio Basulto: Induced saltwater tolerance in connection with inorganic salts in the feeding of Atlantic salmon (Salmo salar L.), Aquaculture, vol. 8 (1976) 45-55 (Basulto). D3 er WO 02/30182 A2, den offentliggjorte internasjonale søknaden til Marical-patentet (NO’534).
Under den muntlige høringen 20. november 2018 konkluderte EPO med at kravsettet inngitt 18. mai 2018 manglet nyhet, jf. Minutes of the oral proceedings before the Examining Division 20. november 2018. Motholdet som EPO da anså som nyhetshindrende, Aas et. al. 2011, ble ikke lenger anført å ha betydning slik kravene var nå. Patentet ble meddelt på grunnlag av et subsidiært kravsett som ble inngitt 13. november 2018.
Partene er uenige om i hvilken grad det såkalte Swingballprinsippet skal få betydning her. STIM har anført at patentsøknaden var undergitt en grundig og kontradiktorisk behandling i EPO, og at retten bør være tilbakeholden med å underkjenne EPOs avgjørelse med bakgrunn i den høye spesialkompetanse organet har. Biomar har på den annen side anført at det bare var et svært begrenset materiale som var presentert for EPO og at protokollen fra den muntlige høringen viser at EPO har misforstått sentrale forhold. Etter Biomars syn er saken langt bedre opplyst for retten og Swingballprinsippet bør av denne grunn ikke få betydning her.
Høyesterett har tatt som utgangspunkt at domstolene skal være tilbakeholdne med å fravike Patentstyrets vurdering av oppfinnelseshøyde, jf. Rt-1975-603 (Swingball). Dette ble fulgt opp i Rt-2008-1555 (Biomar). Selv om begge disse sakene var nektelsessaker, antas det samme å gjelde for ugyldighetssaker. Når det gjelder avgjørelser fra EPO, uttaler førstvoterende i Biomar-saken at det beror på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt den skal tillegges, jf. Rt-2008-1555 avsnitt 51.
Avgjørelsesgrunnlaget for retten er vesentlig det samme som det var for EPO. I stor grad er det de samme ugyldighetsgrunner som er anført og de samme mothold. Selv om Biomar ikke var direkte part i saken for EPO, så hadde selskapet innlevert seks tredjepartsobservasjoner som alle ble behandlet og avvist. Retten finner ikke at det er grunnlag for Biomars anførsel om at saken ikke ble undergitt en grundig behandling. Det patentet som behandles her, er patentet slik det ble vedtatt av EPO. Det fremgår av patentets forside der references cited er angitt, at en lang rekke kilder ble vurdert. Det vises også til innlegg av 13. november 2018 fra Onsagers som representerte patentsøker. Det fremgår her under punkt 1, Prior art, at til sammen 14 mothold var trukket inn i prosessen og ble vurdert av examining division.
Retten er på denne bakgrunn ikke enig i Biomars anførsler om at det var en overfladisk behandling i EPO. Retten finner tvert imot at patentsøknaden synes å ha vært underlagt en
Side:27
grundig behandling, og retten har derfor sett hen til den behandling som der ble gitt, uten at det er tillagt avgjørende betydning, ikke minst med bakgrunn i at det er en førsteinstansavgjørelse.
Anførselen om ugyldighet med bakgrunn i at det skal være gjort endringer under søknadsprosessen i krav 1-2, 7 og 9-13
Biomar har anført at krav 1-2, 7 og 9-13 er ugyldige fordi disse kravene omfatter noe som ikke fremgikk av PCT-søknaden som inngitt. STIM har bestridt at det ble foretatt ulovlige endringer under behandlingen i EPO.
I henhold til patentloven § 13 kan en patentsøknad ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. Det følger videre av patentloven § 52 nr. 3 at en slik endring kan føre til at patentet kan kjennes ugyldig. Retten bemerker at det i praksis er akseptert at det innleveres vide krav, for så senere å snevre kravene inn. Søker vil ofte ikke ha tilstrekkelig oversikt over teknikkens stand og kan derfor ha et helt legitimt behov for å endre søknaden på et senere tidspunkt. Ofte vil det skje på bakgrunn av nyhetsgranskingen, hvilket også har vært tilfelle her. Lovgiver har derfor åpnet for å gjøre endringer innen visse grenser. Patentloven § 13 gjelder både endringer i beskrivelsen og endringer i patentkravene. Patentkravene må også etter endringen har støtte i beskrivelsen. Biomars anførsler for retten gjelder kun endringer i patentkravene.
Utgangspunktet er at søknadens innhold ikke kan utvides. Søker kan ikke endre patentkravene på en slik måte at de omfatter mer enn det som kunne vært inkludert i den opprinnelige søknaden. Det vises til Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave side 81:
Endringer i patentkravene kan ta sikte på å gjøre disse klarere (f.eks. for å imøtekomme en innvending om manglende oppfyllelse av kravet i patl. § 8 annet ledd første punktum), å begrense søknadsgjenstanden (f.eks. fordi det viser seg at bare en del av den opprinnelige søknadsgjenstanden kan anses som ny, jf. § 2 første ledd) eller å utvide beskyttelses omfanget (for å gi patentet større slagkraft).
Ved vurderingen av om en endring er lovlig, må en ta hensyn til den verbale beskrivelsen, tegningene og patentkravene. Disse dokumentene betegnes i forskriften som basisdokumenter (pf. § 4). Sammendraget skal man derimot ikke ta hensyn til (patl. § 8 tredje ledd annet punktum). Nærmere regler er gitt i patentforskriftens kap.4.
En endring er lovlig om søknadsgjenstanden, slik den fremgår av søknaden etter endringen, «fremgikk» av basisdokumentene. For at dette kravet skal være oppfylt, må søknadsgjenstanden etter endringen ligge innenfor det en fagmann
Side:28
kunne slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap.
Hvis en generell angivelse skal erstattes med en mer spesiell, må det på tilsvarende måte kunne kreves at en fagperson skal kunne utlede den spesielle varianten av basisdokumentene eller av fagets alminnelige kunnskap. Patentkravene kan altså suppleres med ytterligere trekk som er nevnt andre steder i basisdokumentene, det vil si i beskrivelsen eller i andre patentkrav. Når en endring skal vurderes, vil man også se hen til om endringen er vesentlig for oppfinnelsen. Hvis fagpersonen oppfatter endringen som uvesentlig, eller som å bety det samme, vil endringen ikke være ulovlig.
PCT-søknaden er inngitt med søknadsnummer PCT/EP2015/071684. Kravene 1 til 11 i PCT-søknaden som inngitt lød slik:
1. A fish feed useful for smoltification and prevention of desmoltification in Salmonidae, and for prophylaxis and treatment of haemorrhagic smolt syndrome (HSS) in Salmonidae, comprising protein, fat, carbohydrates, vitamins, minerals and water, CHARACTERIZED IN THAT the fish feed further comprises sodium salts (Na⁺) from 10 -100 g/kg by weight, polyvalent cation receptor modulator (PVCR) from 1-10 g/kg by weight, magnesium salts (Mg2⁺) from 0.1-100 g/kg by weight, and calcium salts (Ca2⁺ ) from 0.1-100 g/kg by weight.
2. The fish feed according to claim 1, wherein the polyvalent cation receptor modulator comprises free amino acids.
3. The fish feed according to claim 1, wherein the polyvalent cation receptor modulator comprises tryptophan or phenylalanine.
4. The fish feed according to one of the preceding claims, where the sodium salts are NaCl.
5. The fish feed according to one of the preceding claims wherein the fish feed comprises from 3.934 - 39.340 g/kg by weight Na+.
6. The fish feed according to one of the preceding claims wherein the magnesium salts are MgCl2.
7. The fish feed according to one of the preceding claims wherein the calcium salts are CaCl2.
8. The fish feed according to one of the preceding claims wherein the fish feed comprises from 6.202 - 199.020 g/kg by weight Cl-.
9. The fish feed according to one of the preceding claims wherein the fish feed comprises from 0.036 - 36.110 g/kg by weight Ca2+.
10. The fish feed according to one of the preceding claims wherein the fish feed comprises from 0.026 - 25.530 g/kg by weight Mg2+.
Side:29
11. The fish feed according to one of the preceding claims comprising 6% by weight NaCl, 0,75 % by weight CaCl2 0,25 % by weight MgCl2, and 0,4 % by weight L-tryptophan.
Kravene fra 12 til 20 i søknaden gjaldt fremgangsmåte og er ikke del av patentet slik det er godkjent. Disse kravene gjengis derfor ikke her.
Biomar har vist til at STIM under søknadsbehandlingen ved EPO endret krav 1 fra å angi intervaller for salter til å angi intervaller for ioner. Det vises til de endelige kravene som er gjengitt foran. Biomar har anført at endringen i krav 1 medfører at de uselvstendige kravene 2, 7 og 9-13 er ugyldige, da de viser tilbake til krav 1 uten selv å angi saltintervaller som har støtte i søknaden. Biomar har videre anført at STIM har tatt intervallene for ioner og PVCR-modulatorer i tabell 1 som gjelder et aspekt der intervallene angir tilsatte ioner og PVCR-modulatorer i et fôr, og gjort dette om til intervaller for det totale innholdet av de samme ionene og PVCR-modulatorene i fôret. Det er vist til at krav 1 i EP'290 beskriver et fiskefôr som inneholder (comprises) ioner og PVCR-modulator i de beskrevne intervallene, og at tabell 1 på s. 8-9 i PCT-søknaden derimot gjelder en utførelsesform der Na+, Mg2+ og Ca2+ ioner og PVCR-modulatorer innenfor de angitte intervallene er tilsatt (added) et fiskefor.
Retten er ikke enig i at fagpersonen vil oppfatte at begrepene comprise og added er anvendt på en slik bevist og begrensende måte som Biomar anfører. Fiskefôr er et blandet produkt, slik at alle ingredienser i utgangspunktet er tilsatt (added). Det vises til tabell 1 på side 8 og 9 i patentsøknaden og til utførelsesform 14 som gir støtte for ionekonsentrasjonene i krav 1. Tabell 1 beskriver mengden av frie aminosyrer, Na+, Cl-, Ca2+ og Mg2+ som er inneholdt i et fôr ifølge oppfinnelsen i henhold til krav 1. På side 9 linje 9 til side 10 linje 12 er det listet ulike utførelsesformer av fôret som er angitt i tabell 1. Utførelsesform 14 på side 10 linje 4 viser til et fôr som inneholder i) frie aminosyrer, ii) Na+, iii) Ca2+ og iv) Mg2+ i de mengder det er vist til i tabell 1.
Fagpersonen vil oppfatte endringene som her er gjort som en presisering som har dekning i beskrivelsen. Det fremgår av tabellene at det er samme verdier. Videre vil fagpersonen ha som utgangspunkt at forholdet mellom natrium og klor alltid vil være i dette forholdet når saltet NaCl er tilsatt. Det vises også til at det en rekke steder i beskrivelsen i PCT-søknaden vises til tryptofan og fenylalanin som foretrukne blant de frie aminosyrene. Videre gir krav 3 i patentsøknaden slik den var innlevert også støtte for å begrense de frie aminosyrer til tryptofan eller fenylalanin.
Biomar har anført at EPO ikke har vurdert denne anførselen. Retten finner ikke å kunne legge det til grunn. EPO vil normalt av eget initiativ vurdere om endringer som gjøres ligger innenfor søknaden, uavhengig av om dette var en anførsel fra tredjepart eller ikke, og vil ikke nødvendigvis fremsette bemerkninger dersom det ikke fremstår som et problem.
Side:30
Det er etter dette rettens konklusjon at krav 1, og de resterende avhengig krav i det meddelte patentet, er innvilget i tråd med patentloven § 52 første ledd nr. 3. De endringer som er foretatt under søknadsbehandlingen har støtte i basisdokumentene slik en fagperson ville lese disse med bakgrunn i teknikkens stand. Det er dermed ikke foretatt ulovlige endringer som kan danne grunnlag for ugyldighet. Dette er også i overensstemmelse med EPOs konklusjon. Det vises til brev fra EPO av 12. desember 2018 der det i punkt 13 gis uttrykk for at kravene til endringer i EPC Art. 123 (2) er overholdt som tilsvarer patentloven § 52 første ledd nr. 3.
Anførselen om manglende teknisk effekt
Kravet om teknisk effekt knytter seg dels til patentloven § 1 første ledd som angir at oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt, og dels implisitt til patentloven § 8 annet ledd tredje punktum som angir at beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen. Kravet har også sammenheng med vurderingen av oppfinnelseshøyden. Oppfinnelseshøyden må knytte seg til den delen av patentet som løser problemet og som virker, dvs. har teknisk effekt.
Kravet om teknisk effekt innebærer at en patentsøknad må beskrive en relevant anvendelse og underbygge at virkningen faktisk oppnås. Det kan suppleres med dokumentasjon for virkning i etterkant, men virkningen må være troverdig på søknadstidspunktet. Det følger imidlertid av EPOs praksis, at listen for å tilfredsstille dette kravet er lav. Det vises til avgjørelse fra Technical Board of Appeals T 0898/05 der det gis uttrykk for at det er tilstrekkelig om et educated guess tilsier at effekten oppnås, eller at effekten er reasonably credible. Det fremgår også blant annet av nevnte avgjørelse at opplysningene i søknaden kan suppleres av fagets alminnelige kunnskap på søknadstidspunktet.
Biomar har anført at patentes krav 1-7 og 9-13 ikke har teknisk effekt innenfor kravenes fulle bredde. De har følgelig heller ikke oppfinnelseshøyde og må derfor kjennes ugyldige. Biomar har for det første anført at kravene omfatter en rekke sammensetninger som ikke er egnet som fiskefôr. Det er vist til at dersom det tas utgangspunkt i de øverste endepunktene av intervallene for Na+, Mg2+ og Ca2+ ioner og korresponderende mengder med kloridioner, vil det kunne gi utførelsesformer med et saltinnhold på over 300g/kg, altså over 30% salt. Slike sammensetninger vil være teknisk umulig å produsere og fisken vil neppe spise det. Dersom fisken spiser det, vil den ta skade eller omkomme.
Stim har bestridt at kravet om teknisk effekt ikke er oppfylt og har vist til at EP’290 i alle fall dokumenterer at testdiet 2 løser det tekniske problem. Det vises også til at det på prioritetstidspunktet var velkjent at det var grenser for hvor høye saltnivåer i fôret fisken ville tåle og patentkravene må forstås i lys av dette. Dette fremgår blant annet av Basulto der det angis at fisken ser ut til å kunne tåle et saltinnhold på opptil 12% av fôrvekten.
Side:31
Fagpersonen ville, på bakgrunn av sin alminnelige fagkunnskap, forstå at patentkravene må tolkes slik at salt tilsettes til et ikke-skadelig nivå.
Retten legger til grunn at krav 1 i utgangspunktet vil omfatte en rekke alternativer, hvorav også kombinasjoner som neppe vil være gunstige. Dette er omhandlet i EPOs Guidelines for Examination, del F, punkt 5.1, siste avsnitt som lyder som følger:
In some particular cases (for example claims relating to a combination of ranges or Markush claims), the scope of the claim might encompass a large number of alternatives, some of which correspond to non-working embodiments within the claimed alternatives (G 1/03). See also G-VII, 5.2.
G 1/03 som det vises til her, er en avgjørelse fra Enlaged Board of Appeal av 8. april 2004. Avgjørelsen behandlet i utgangspunktet hvorvidt det under søknadsbehandlingen kunne tas inn en begrensning, disclaimer, i et krav for å tilfredsstille kravet til nyhet, uten at begrensningen hadde støtte i søknaden slik den var innlevert. Følgende bemerkes imidlertid i punkt 2.5.2 om krav som beskriver en range som også vil kunne gi kombinasjoner som ikke vil virke;
Disclaimers are, however, not to be allowed in this situation. If a claim comprises non-working embodiments, this may have different consequences, depending on the circumstances.
Either there is a large number of conceivable alternatives and the specification contains sufficient information on the relevant criteria for finding appropriate alternatives over the claimed range with reasonable effort. If this is the case, the inclusion of non-working embodiments is of no harm (T 238/88, OJ EPO 1992, 709; T 292/85, OJ EPO 1989, 275; T 301/87, OJ EPO 1990, 335). Therefore, a disclaimer is neither necessary nor appropriate.
Biomar har særlig vist til EPOs avgjørelse i sak T 235/04. Det sies her at dersom den tekniske effekten som er basis for oppfinnelseshøyden mangler støtte for at virkningen er troverdig innenfor the whole scope of the claimed subject-matter, må det tekniske problem som løses ved patentet redefineres i en mindre ambisiøs form. I denne saken baserte søker imidlertid oppfinnelseshøyden på omtvistede fakta. EPO fastslo da at søker som en følge av det, også hadde bevisbyrden for disse fakta.
I vår sak er anførselen om manglende teknisk effekt ikke knyttet til elementene i patentet som begrunner oppfinnelseshøyden. Mengden av salt, eller mulig sum av saltmengde, er ikke hevdet å være oppfinnerisk. Fagpersonen vil selv velge saltmengde innenfor de ranger som er oppgitt. En fagperson vil vite at fôret ikke kan inneholde en totalmengde på opp mot 30 % salt eller mer. Teknisk effekt er sannsynliggjort i patentsøknaden for den nederste delen av spennvidden i krav 1. Etter rettens oppfatning vil fagpersonen vite
Side:32
hvilket nivå av Ca2+ og Mg2+ som vil være skadelig for fisken. Fagpersonen vil vite at det er et påkrevet mengdeforhold mellom magnesium og kalsium. Under enhver omstendighet vil fagpersonen, uten særlig anstrengelse, være i stand til å identifisere slike nivåer basert på beskrivelsen i patentet, herunder forsøk 2 og 6, kombinert med fagets alminnelige kunnskap. Fagpersonen vil dermed også kunne identifisere hvilke alternativer innenfor kravene som vil virke. Videre vil fagpersonen tilpasse saltmengden with reasonable effort avhengig av hva slags fiskeslag det gjelder og hvor stor fisken er, hva slags oppdrettsanlegg fôret skal brukes i (RAS-anlegg eller gjennomstrømningsanlegg), hvor store karene er, vannkvalitet, m.v. Det vises i denne sammenheng til vitneforklaring fra driftsleder Tage Rochmann, Salmar Settefisk avdeling Senja, som forklarte om det nære samarbeidet STIM har med kundene sine med tilpasninger til det enkelte oppdrettsanlegg. Denne tilpasningen vil være rutinearbeid for en fagperson. Valgene er heller ikke del av verken nyheten eller oppfinnelseshøyden i patentet.
Når det gjelder teknisk effekt, har Biomar for det andre anført at patentkravene 1-7 og 9-13 må kjennes ugyldige da de ikke er begrenset til å beskrive fôr med L-tryptofan, men også omfatter D-tryptofan som ikke vil samhandle med PVC-reseptoren. STIM bestrider at det var velkjent på prioritetstidspunktet at D-tryptofan ikke hadde effekt på reseptorene. Det er vist til Conigrave et. al. L-Amino acid sensing by the extracellular Ca21-sensing receptor (2000) (Conigrave). Subsidiært anfører STIM at dersom det legges til grunn at det på prioritetstidspunktet var velkjent at D-tryptofan manglet effekt, så er det i henhold til EPOs praksis ikke et krav at patentkravet ikke må dekke utførelsesformer som ikke virker, når fagpersonen vil forstå hva som faktisk virker uten unødig arbeid.
Hva gjelder det juridiske utgangspunkt, vises til bemerkningene over angående saltmengder. Det vises særlig til det gjengitte avsnittet fra EPOs retningslinjer, Guidelines for Examination, angående inclusion of non-working embodiments. Retten legger på denne bakgrunn til grunn at et patentkrav ikke vil være ugyldig utelukkende fordi det omfatter løsningsalternativer som ikke virker, dersom det er et stort antall som virker og fagpersonen har tilstrekkelig informasjon basert på patentet og fagets alminnelig kunnskap til å velge alternativer som virker.
Biomar har i sitt prosesskriv av 20. august 2019 vist til at fagpersonen på prioritetsdatoen var vel kjent med at naturlige reseptorer som f.eks. PVCR vil samhandle med L-isomer aminosyrer, men generelt ikke med D-isomer, jf. Loretz, Extracellular calcium-sensing receptors in fishes (review), Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 149 (2008) 225-245. Videre har Biomar vist til at fagpersonen på prioritetsdagen var kjent med at alle proteinbundne aminosyrer, dvs. naturlige aminosyrer, er L-isomer, jf. Lubert Stryer, Biochemistry, Fourth Edition, 1995.
Retten er ikke ubetinget enig i at det på prioritetstidspunktet var alminnelig antatt at D-tryptofan manglet effekt fullstendig, jf. Conigrave. Fagpersonen ville imidlertid vite at D-
Side:33
tryptofan hadde en langt svakere virkning og at ved å velge D-form ville det være nødvendig med en så stor mengde at det også ut fra økonomiske grunner ville velges bort. Dertil kommer at tradisjonell tryptofan som selges i pulverform og som fagpersonen vil velge, alltid er i L-form. Retten viser også til at fôret som er testet i EP’290 er tilsatt L-tryptofan. Dette angis også i krav 8 som eksemplifiserer nøyaktig et egnet fôr i henhold til krav 1 og 2. Selv om kravene 1-7 og 9-13 ikke begrenset til å beskrive fôr med L-isomer aminosyrer, vil fagpersonen innfortolke dette og se bort fra de utførelsesformene som ikke virker.
Det blir etter dette rettens konklusjon at Biomar ikke har vist at patentkrav 1 mangler teknisk effekt på en måte som gjør at hele eller deler av patentet må kjennes ugyldig.
Anførselen om manglende oppfinnelseshøyde
Neste spørsmål er om oppfinnelsen i EP/NO’290 oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde. Partene er enige om at det tas utgangspunkt i at skjæringstidspunktet er 23. september 2014.
Ved vurderingen av oppfinnelseshøyde tas det ofte utgangspunkt i den såkalte problem-og-løsning-tilnærming (problem and solution-approach). Dette er en analysemetode som vanligvis brukes ved skjønnsutøvelsen av EPO med sikte på å gjøre bedømmelsen mest mulig objektiv og forutsigbar, og for å unngå etterpåklokskap. Det vises til Guidelines for Examination in the European Patent Office Chapter VII, punkt 5. Selv om det ikke er et formelt krav, brukes metoden også ofte av patentstyret og domstolene i Norge. Det vises til patentretningslinjene punkt 5.5 der det gis uttrykk for at denne tilnærmingen bare unntaksvis skal fravikes.
Metoden deles ifølge patentretningslinjene punkt 5.5 inn i følgende tre trinn:
a) Bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk.
b) Formulering av det «objektive tekniske problem» som skal løses.
c) Vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste tidligere kjente teknikk og det objektive tekniske problem, ville ha vært nærliggende for fagpersonen på området.
Ad. pkt. a): Bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk
Første trinn er å bestemme hva som er den nærmeste tidligere kjente teknikk dvs. å identifisere det motholdet som ville utgjort det mest lovende utgangspunktet for å komme frem til oppfinnelsen. I patentretningslinjene punkt 5.5.1 angis dette slik:
Den nærmeste tidligere kjente teknikk er den som i én enkelt referanse (dokument) beskriver den kombinasjonen av trekk som utgjør det mest lovende utgangspunktet for en utvikling som leder til oppfinnelsen.
Side:34
Ved utvelgelsen av nærmeste tidligere kjente teknikk, er den første vurderingen at den bør være rettet mot et liknende formål eller effekt som oppfinnelsen eller som i det minste tilhører samme eller et nært tilknyttet teknisk område som den krevde oppfinnelsen. I praksis er den nærmeste tidligere kjente teknikk vanligvis den som samsvarer med en liknende anvendelse og som krever de minste konstruksjonsmessige og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den krevde oppfinnelsen.
EPO vurderte til sammen i alle fall 14 mothold og konkluderte med at den internasjonal søknaden til Marical-patentet WO 02/30182 A2 var nærmeste mothold. EPO viste særlig til at dette var det eneste dokumentet som adresserte smoltification in Salmonidae som problem. Det vises til brev fra EPO av 19. september 2018 punkt 5.4. Det ble videre vist til at Aas et al. er det fiskefôret som har flest likheter med patentet, men at dette dokumentet adresserer et helt annet problem, nemlig the influence of physical properties of the feed on the nutrional value of the feed.
STIM har også anført at WO 02/30182 A2, det vil si basissøknaden for blant annet NO 325 534, er nærmeste mothold. Biomar har anført, både overfor EPO og retten, at Basulto, S. 1976, er nærmeste kjente teknikk. Biomar anfører at Basulto konkluderer med at de beste resultater oppnås med salt-fôr og at dette ville motivere fagpersonen til å prøve det. Biomar anfører videre at majoriteten av kravene ikke er begrenset til ferskvann som ikke tilsettes salt.
Retten er enig i EPOs vurdering og viser til den begrunnelse de har gitt og som er gjengitt over. Basulto omhandler ikke smoltifisering, men er opptatt av sjøvannstoleranse for post-smolt fisk (from parr to smolt) og bruker samme daglengde i alle forsøk. Utgangspunktet er at hvis det ikke er et bestemt mothold som utpeker seg som det nærmeste motholdet, må analysen gjennomføres med utgangspunkt i flere mothold. Selv om retten ikke har funnet det tvilsomt at WO 02/30182 A2 er nærmeste mothold, vil retten allikevel gjennomføre analysen med utgangspunkt både i den internasjonale PCT-søknaden til Maricalpatentet og Basulto.
Ad. pkt. b): Formulering av det objektive tekniske problemet
Trinn nummer to er å fastsette på en objektiv måte hvilket tekniske problem som skal løses. Dette er en differansebetraktning der spørsmålet er hvilke tekniske resultater som oppnås gjennom oppfinnelsen som ikke blir oppnådd ved utøvelsen av løsningen i det nærmeste motholdet. Patentretningslinjene punkt 5.5.2 gir anvisning på følgende fremgangsmåte:
For å gjøre dette studeres søknaden (eller patentet), den nærmeste tidligere kjente teknikk og forskjellen i form av trekk (enten strukturelle eller funksjonelle) mellom den krevde oppfinnelsen og den nærmeste tidligere kjente teknikk, deretter
Side:35
identifiseres den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, og til slutt formuleres det objektive tekniske problemet. Dette problemet tilsvarer da det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst.
WO 02/30182 beskriver en metode for fôring av fisk med et spesialfôr som blant annet inneholder tryptofan som PVCR-modulator. I tillegg er magnesium- og kalsiumsalt tilsatt driftsvannet. I følge patentbeskrivelsen påvirker saltene PVCR-modulatorene på huden og i gjellene hos fisken. Videre inntas saltene gjennom at tilsetning av NaCl i fôret får fisken til å drikke vann, noe den ikke gjør når den fôres med et vanlig fôr i ferskvann. Metoden som beskrives i denne patentsøknaden utgjorde en forbedring av kjent teknikk ved at fisken ikke trengte lysstyring for å oppnå smoltifiseringen slik det hadde vært vanlig. Bruk av mørkeperioder medfører bl.a. redusert appetitt hos fisken, og dermed også redusert vekst. Ved bruk av kontinuerlig lys unngås dette. Metoden som beskrives i WO 02/30182 innebærer imidlertid at det må tilføres en stor mengde saltioner til driftsvannet i løpet av behandlingsperioden, noe som er ressurs-, kostnads- og arbeidskrevende. Det vises også til patentretningslinjene punkt 5.5.2:
Det objektive tekniske problemet må ikke formuleres slik at det inneholder pekere til den tekniske løsningen eller omfatter hele eller deler av den tekniske løsningen på problemet som blir løst ifølge den krevde oppfinnelsen, og det må heller ikke formuleres for generelt. En feilaktig formulering av problemet vil, når teknikkens stilling vurderes opp mot dette problemet, nødvendigvis resultere i etterpåklokskap («ex post facto»-analyse) når det gjelder synet på oppfinnerisk aktivitet og medføre at vurderingen av oppfinnelseshøyde ikke blir objektiv og riktig (se T 229/85).
Med dette som utgangspunkt kan det tekniske problemet som søkes løst ved EP’290 angis som hvordan man kan oppnå samme kontroll over smoltifiseringen som ved bruk av Marical-metoden, men på en mer kostnadseffektiv og mindre ressurs-/arbeidskrevende måte. Dette problemet tilsvarer også det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst.
Ad. pkt. c): Nærliggende for fagpersonen
I det tredje og siste trinnet skal det tas stilling til om oppfinnelsen med utgangspunkt i det nærmeste motholdet og det objektive tekniske problemet, ville ha vært nærliggende for fagpersonen. Patentretningslinjene formulerer det slik:
I trinn c) må det tas stilling til om det finnes lære i den tidligere kjent teknikken sett under ett, som ville (ikke bare kunne, men ville) ha ansporet fagpersonen, stilt overfor det objektive tekniske problem, til å modifisere eller tilpasse den nærmeste tidligere kjente teknikk og samtidig ta hensyn til denne læren, for derved å komme frem til noe som faller innenfor kravets omfang, og således oppnå det samme som oppfinnelsen oppnår.
Side:36
Med andre ord, poenget er ikke hvorvidt fagpersonen kunne ha kommet fram til oppfinnelsen ved modifisering eller tilpasning av tidligere kjent teknikk, men snarere om han ville ha gjort det fordi læren ifølge tidligere kjent teknikk ansporet ham til det i håp om å løse det objektive tekniske problemet eller i forventning om å oppnå forbedring eller noe fordelaktig (se T 2/83). Selv en implisitt tilskyndelse eller en implisitt gjenkjennelig ansporing er tilstrekkelig for å vise at fagpersonen ville ha kombinert elementer fra tidligere kjent teknikk (se T 257/98 og T 35/04).
Som nevnt vil retten foreta denne vurderingen både med utgangspunkt i Marical-patentsøknaden og i Basulto.
Vurdering av oppfinnelseshøyde med WO 02/30182 (Maricalpatentet) som nærmeste mothold
STIM har anført at WO 02/3018 2(Maricalpatentet), basissøknad for bl.a. NO’534 utgjør det mest lovende utgangspunktet for oppfinnelsen i EP’290. Dette er også lagt til grunn av EPO og retten har konkludert med det samme.
Krav 1 i EP’290 skiller seg fra Maricalpatentet blant annet ved at magnesium og kalsium er tilsatt fôret i stedet for i driftsvannet, sammen med frie aminosyrer. I Maricalpatentet er det beskrevet forsøk gjort med magnesium og kalsium i fôret. Det vises til eksempel 17 og tabell 19, punkt 6. Fagpersonen vil imidlertid oppfatte at det her læres at det ikke oppnås noen forbedret effekt av å tilføre magnesium i fôret. Det er de samme resultatene som er vist i tabell 1 på side 44 i søknaden. Fagpersonen vil dermed bli ledet bort fra å prøve det.
Dr. Harris, en av oppfinnerne til Maricalpatentet, forklarte i retten at han i sine forsøk ikke hadde fått bedre effekt av å tilsette kalsium og magnesium til fôret. Han konkludert derfor med at det var en dårlig idé å tilsette magnesium og kalsium til fôret, i motsetning til å tilsette det til vannet. Det fremgår også av patentbeskrivelsen i EP’290 side 17, linje 11-1 at man på prioritetstidspunktet trodde at magnesium og kalsium virket gjennom reseptorer (PVCR) på huden og i gjellene. Etter rettens syn viser ikke de artiklene som er fremlagt av Biomar tilsetning av magnesium og kalsium i fôr i en mengde som er beskrevet i EP’290, i kombinasjon med aminosyrene tryptofan eller fenylalanin i fri form. I tidlige lærebøker/håndbøker er det skrevet at tilsetning av salt/havsalt til fôret blir brukt til å forberede fisken til store saltmengder i sjøvann. Slik retten ser det, er dette ikke det samme som å produsere en velfungerende smolt.
Etter rettens syn finnes det ingen lære i den tidligere kjente teknikken sett under ett, som ville ha ansporet fagpersonen, stilt overfor det objektive tekniske problem, til å modifisere eller tilpasse Maricalpatentet for derved å komme frem til noe som faller innenfor patentkravenes omfang og oppnå den tekniske effekt som er dokumentert for test diet 2 i EP’290.
Side:37
Det fremgår av Patentstyrets retningslinjer, del C, kap. IV, punkt 5.10.3, at dersom oppfinnelsen løser et teknisk problem som i lang tid har vært forsøkt løst av arbeidere innenfor fagområdet, eller på annen måte oppfyller et lenge følt behov, kombinert med kommersiell suksess, kan dette bli sett på som en indikasjon på oppfinnelseshøyde.
Problemene relatert til ikke-optimale produksjonsegenskaper i sjø, hadde vært gjenstand for omfattende forskning over lang tid. Som nevnt under vurderingen av NO’534, ble det allerede på 70-tallet igangsatt studier der hensikten var å undersøke om innholdet av salter i fiskefôr er av betydning for fiskens sjøvannstoleranse. Det vises særlig til Basulto som Biomar har vist til som nærmeste teknikk. Retten kommer tilbake til vurdering av Basulto nedenfor. Det tok nesten 25 år før WO 02/30182 ble publisert med en studie der det ble vist betydelig forbedring av produksjonsegenskaper i sjø ved bruk av et bestemt administreringsregime. Parallelt med dette arbeidet er det blitt gjort vesentlige forbedringer i andre produksjonsegenskaper. Til tross for intens innsats over lang tid, så eksisterte det fortsatt et lenge følt behov for optimalisert prestasjon i sjø. Det tok videre ca. 14 år fra Maricalpatentet og til EP’290 uten at andre kom opp med en tilsvarende løsning. Det er ikke vist at det fantes et smoltifiseringsfôr før STIMs fôr SuperSmolt FeedOnly kom på markedet. Det vises også til at dette fôret har vært en stor suksess.
Vurdering av oppfinnelseshøyde med Basulto som nærmeste mothold.
Selv om retten har konkludert med at WO 02/30182 var nærmeste kjente teknikk på prioritetstidspunktet, foretas også en vurdering med utgangspunkt i Basulto som anført av Biomar som nærmeste mothold. Spørsmålet er da om fagpersonen ville ha kommet frem til løsningen i EP/NO’290 med en rimelig forventning om å lykkes basert på Basulto som nærmeste mothold.
Basulto beskriver et forsøk hvor formålet var å undersøke om innholdet av salter i fiskefôr er av betydning for sjøvannstoleranse. I forsøket ble det benyttet 2-årig fisk med en snittvekt på 17,1g og en lengde på mellom 9 og 12 cm. Dette er svært små fisk sammenlignet med fisken som smoltifiseres i anleggene i dag, hvilket i seg selv gjør at fagpersonen vil stille spørsmål ved overføringsverdien av Basultos forsøk. Forsøkene hadde også et snevrere formål og er ikke fulgt opp i ettertid til tross for at artikkelen er 43 år gammel. Den omstendighet at det har gått så lang tid før patentets løsning kom, støtter også opp under at løsningen ikke var nærliggende for en fagperson. Det vises til merknadene vedrørende dette under drøftelsen av WO 02/30182 som også gjelder her.
Fisken ble i Basultos forsøk holdt i ferskvann med temperatur på 10-12 °C og fisken ble eksponert for 12 timer lys og 12 timer mørke per dag gjennom hele forsøksperioden. Biomar anfører at siden konstant eksponering til 12 timer lys og 12 timer mørke per dag ikke stimulerer smoltifiseringsprosessen, vil effektene i Basultos forsøk nødvendigvis kun være et resultat av salttilsetningen i fôret. Etter rettens syn har dette imidlertid ikke
Side:38
betydning for vurdering av oppfinnelseshøyde, i og med at effektene ikke var gode nok til å tilfredsstille den kvalitet på smolten som en tilstreber med et smoltifiseringsfôr (se nedenfor).
Ved oppstart av forsøket ble fisken delt inn i 3 grupper, hvor hver av gruppene ble gitt et fiskefôr med ulikt saltinnhold. Fisken ble gitt fôr tilsatt en saltmiks bestående av NaCl (65,2 %), MgSO4 (16, 43 %), MgCl2 (12,8 %), CaCl2 (3,3 %) og KCl (1,7 %) i totalkonsentrasjoner mellom 0 (kontrollgruppe) og opp til 12 % av fôrvekt (behandlingsgrupper). Det ble konkludert med en økt overlevelse etter eksponering til fullt sjøvann (35 ppt) i 192 timer i gruppene som fikk 12 % tilsetning av saltmiks i fôret forut for eksponering til sjøvann. Dette var tilfelle i et av forsøkene som ble gjennomført i 1975, men i det andre forsøket samme år ble det ikke funnet forskjeller i overlevelse etter overføring til sjø mellom kontroll- og behandlingsgruppene etter behandlingsperioder på 36 og 40 dager, jf. tabell V og VI.
Det var store variasjoner i resultatene presentert i Basulto, men forfatteren selv konkluderer med en trend som viser økt overlevelse hos fisk som er blitt fôret med saltberiket fiskefôr. Videre ble det også undersøkt hvordan en slik fôring eventuelt påvirket vekst og fôrutnyttelse. Her indikerte resultatene dårligere vekst og dårligere fôrutnyttelse med økt innhold av salter i fiskefôr etter vel tre måneder fôring (tabell III og IV). Basert på disse resultatene antyder forfatteren selv at det vil være bedre å korte ned på fôringsperioden. Dette samsvarer imidlertid dårlig med funn som tilsier at overlevelse etter sjøsetting økte proporsjonalt med varighet av fôringsperioden (forsøk 1, 1975).
Det ble også påvist høy dødelighet i behandlingsgruppene etter overføring til sjø i disse forsøkene, nærmere bestemt 20 til 60 % i løpet av 192 timer, avhengig av varighet av behandlingsperioden. Dette er en meget høy dødelighet sammenlignet med det som er normalt og akseptabelt i dagens lakseoppdrett på tross av det stress smolten i oppdrett utsettes for ved transport og overføring til sjø. Det vises til vitneforklaring fra Tage Rochman, driftsleder settefisk, Salmar.
Retten viser videre til at det i Basulto heller ikke antydes noe om hvorvidt sammensetningen av saltmiksen kunne ha betydning for utfallet av forsøket. Tvert imot konkluderes det med at more research are needed to provide a better understanding of the effects of salt feeding in aquaculture practice.
Krav 1 i EP’290 skiller seg videre fra Basulto blant annet ved at fritt tryptofan er tilsatt i fiskefôret. Resultatene som er vist i EP’290, viser blant annet at det er fullt mulig å smoltifisere fisk ved bruk av fôr under betingelser hvor fisk som får tradisjonelt fôr ikke oppviser noen tegn til smoltifisering. Selv om forsøkene utført i Basulto og EP’290 ikke er direkte sammenliknbare, så viser resultatene i Basulto i beste fall en trend mot økt
Side:39
overlevelse i sjø hos fisk som gis fiskefôr beriket med en saltmiks, mens resultatene i feltforsøk 6 i EP’290 viser at fisk som har mottatt fiskefôr beriket med Na, Ca, Mg og fritt tryptofan under konstant lys, vil ha klart bedre produksjonsegenskaper i sjø enn fisk fôret med kontrollfôr og med tradisjonell lysstyring.
På denne bakgrunn kan det tekniske problemet som søkes oppnådd ved EP’290 med Basulto som nærmeste mothold angis som følger:
Hvordan oppnå forbedrede produksjonsegenskaper i sjø sammenliknet med hva som oppnås i Basulto. Den eneste mulige løsningen på dette problemet som er foreslått i Basulto er å benytte kortere fôringsperiode for det saltberikede fôret, da dette forventes å gi bedre vekst og forbedret fôrutnyttelse. Det er verken foreslått eller vist at dette problemet kan løses uten lysstyring og ved å inkludere tryptofan eller fenylalanin i fri form i fôret. Basulto har ingen pekere mot patentets løsning. Følgelig er kravet til oppfinnelseshøyde oppfylt også i lys av Basulto alene.
Neste spørsmål er da om løsningen ville være nærliggende for fagpersonen dersom han/hun kombinerte kunnskapen fra Basulto med kunnskapen fra WO 02/30182. Resultater som er vist i tabell 19 på side 120 viser en effekt av å tilsette tryptofan til et fôr som inneholder NaCl (behandlingsregime 3 sammenliknet med behandlingsregime 1). Denne effekten er kun vist for et behandlingsregime der Ca2+ og Mg2+ er tilsatt i driftsvannet. I samme dokument er det videre beskrevet at PVCR-modulatorer som Ca2+ og Mg2+, tilsatt i driftsvannet, vil modulere PVCR i huden og i gjellene hos fisken. Det er kun i et slikt tilfelle tryptofan er vist å ha en effekt, jf. side 17, linje 11-13.
Den effekten av tryptofan som er dokumentert i WO 02/30182 er således direkte koblet til en bestemt administrasjonsrute for Ca2+ og Mg2+, og det er ingenting som skulle tilsi at denne effekten kan generaliseres til en hvilken som helst administrasjonsrute uten at dette ville påvirket resultatene. Resultatene som er vist i tabell 1 på side 44 i WO 02/30182, vil tvert imot lede fagpersonen til å anta at det oppnådde resultat er avhengig av den angitte administrasjonsrute for Ca2+ og Mg2+.
Denne forståelsen av hvordan resultatene i WO 02/30182 må leses er for øvrig i samsvar med hva EPO legger til grunn i brev datert 18 september 2018 punkt 1.3:
The third party also filed objections under Art. 56 EPC, using D1 and D4 as closest prior art. The examining division considers D1 and D4 as less relevant than D3 as closest prior art. But even if one would start from D1 or D4 as closest prior art, the distinguishing feature - addition of tryptophan or phenylalanine as PVCR, was not obvious in light of the prior art. The said amino acids are disclosed in D3, but the skilled person had no reason to arbitrarily select this feature, and discard the addition of ions to the water, which is what D3 expressly teaches.
Side:40
Hvis man videre ser til resultatene som er presentert for behandlingsregime 6, så viser disse at tryptofan og Mg2+ tilsatt i fôret gir en dårligere eller tilsvarende effekt på overlevelse sammenliknet med et fôr som kun er tilsatt tryptofan. En fagperson vil derfor ikke ha noen forventning om en forbedret effekt på overlevelse ved å tilføre tryptofan til et fôr som beskrevet i Basulto og spesielt ikke uten at fôret gis til fisk i kombinasjon med Ca2+ og Mg2+ i driftsvannet.
Fagpersonen vil derfor bli ledet bort fra å inkludere tryptofan i det fôret som er beskrevet i Basulto. En fagperson vil ikke ha noen rimelig forventning om at en slik inkludering vil løse det tekniske problem. Tryptofan i fri form vil også være en relativt kostbar ingrediens i et fiskefôr og vil derfor ikke utgjøre en naturlig ingrediens, med mindre det oppnås en forbedret virkning av dette fôret. Følgelig vil kravet til oppfinnelseshøyde også være oppfylt i lys av Basulto i kombinasjon med WO 02/30182. Dette er også i overensstemmelse med EPOs syn i brev datert 18. september 2018, spesielt punkt 1.3 som ytterligere bekreftes i brev fra EPO datert 12. desember 2018 (bilag 1), spesielt punkt 20.
STIM har anført at fritt tryptofan stimulerer fisken til å smoltifisere via hjernen og at sammensetningen av ioner og aminosyrer vil sørge for god osmoregulering og samtidig hindre desmoltifisering. Fra Biomars side ble det hevdet at et mer proteinrikt fôr vil kunne ha samme effekt som tilsetning av fritt tryptofan.
Retten bemerker at tryptofan ikke bare er en PVCR ligand, men også en svært viktig neurotransmittor i interneuronal kommunikasjon i hjernen, og basis for produksjon av monoaminene serotonin og melatonin. Det har lenge vært kjent at tyroksin transporteres over blodhjernebarrieren via såkalte kompetitive aromatisk aminosyre-transportører. Kompetitiv i denne sammenhengen betyr at tryptofan entrer hjernen i konkurranse med de andre store, aromatiske aminosyrene. Derfor vil mengden tryptofan som når hjernen avhenge av konsentrasjonen av de andre store aromatiske aminosyrene. Av denne grunn vil mengden tryptofan som tas opp i hjernen være begrenset etter et inntak av de fleste proteinkilder, som har et normalt mengdeforhold mellom tryptofan og de andre store aromatiske aminosyrene. Om dette forholdet endres i favør av tryptofan, for eksempel ved tilsetning av fritt tryptofan, vil opptak av tryptofan i hjernen øke. På denne bakgrunn er det rettens syn at effekten av tilsetning av fritt tryptofan, ikke lar seg oppnå med ved å generelt øke proteinnivået i fôret. Retten finner heller ikke at det er fremlagt dokumentasjon i saken som viser at fritt tryptofan ikke utgjør en effekt utover bundet tryptofan, eller for at tryptofan ikke er en viktig funksjonell komponent i fôret.
Retten har etter dette kommet til at EP/NO 290 har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde uansett om det legges til grunn at WO 02/30182 eller Basulto er nærmeste kjente teknikk. Retten finner heller ikke at noen av de andre grunnlagene som er anført for å kjenne patentet ugyldig kan føre frem.
Side:41
STIM blir etter dette å frifinne for kravet om at europeisk patent EP/NO 3197290 (EP’290) kjennes ugyldig for Norge.
Erstatningskrav med grunnlag i patentinngrep i EP/NO 3197 290 (EP’290)
Retten har konkludert med at EP’290 ikke skal kjennes ugyldig. Med et slikt resultat, erkjenner Biomar at selskapet har gjort patentinngrep i EP’290 ved salg og markedsføring av fôret Intro Tuning i perioden 27. november 2017 til 24. september 2018. Partene er også enige om at den versjonen av Intro Tuning som Biomar har produsert etter 24. september 2018, ikke gjør inngrep i EP'290 fordi denne versjonen ikke inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilo.
Biomar erkjenner videre at selskapet er erstatningspliktig overfor STIM for tap som skyldes at Intro Tuning ble produsert og omsatt i perioden 27. november 2017 til 24. september 2018. Partene er imidlertid uenige om størrelsen på erstatningsbeløpet/vederlaget.
Det følger av patentloven § 58 at STIM har rett til erstatning og/eller vederlag for inngrep i patentrettighetene. Patentloven § 58 angir følgende alternativer:
a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
b) erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.
Vederlaget/erstatningen skal fastsettes etter det av grunnlagene som er gunstigst for rettighetshaver. Dersom det er handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, og rettighetshaver krever det, skal inngriperen i henhold til annet ledd i stedet betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift.
STIM har prinsipalt krevet erstatning utmålt basert på økonomisk tap, jf. § 58 (1) bokstav b). Spørsmålet er da hvilken fortjeneste STIM ville ha hatt hvis inngrepet ikke hadde skjedd.
STIM har fremlagt en tapsberegning med utgangspunkt i den mengden Biomar har oppgitt å ha solgt av Intro Tuning i perioden. Beregningene er videre basert på den fortjeneste/dekningsbidrag selskapet ville ha hatt ved salg av tilsvarende mengde av fôret SuperSmolt FeedOnly i årene 2017 og 2018. Det er tatt utgangspunkt STIMs vanlige modell for prissetting av SuperSmolt FeedOnly. Underlagsmaterialet er også fremlagt og beregningene som sådan er ikke bestridt.
Biomar har imidlertid anført at STIM ved beregningen av tapt fortjeneste har benyttet et gjennomsnitt av tallene fra 2017 og 2018. Da kun en liten del av den opprinnelige Intro Tuning ble solgt i 2017 i henhold til vitneforklaring fra Kristian Tuff Carlsen, anføres det
Side:42
at 2018-tallene bør legges til grunn for beregningen. Videre vises det til at STIM også har benyttet median fôr pr. fisk, og ikke gjennomsnittet. Gjennomsnittlig fôr pr. fisk ville gitt et lavere fortjenestetap. Retten er enig i disse innvendinger og tar hensyn til dette i den skjønnsmessige fastsettelsen. For øvrig finner retten å kunne ta utgangspunkt i STIMs beregningene av fortjeneste pr. kg fôr ved salg av SuperSmolt FeedOnly.
Spørsmålet er imidlertid hvor mange kilo ekstra det er sannsynlig at STIM hadde solgt dersom inngrepet ikke hadde funnet sted. BioMar har anført at det finnes andre lovlige smoltifiseringsfôr på markedet som kunne vært kjøpt i stedet for Intro Tuning og SuperSmolt Feed Only og at det derfor i erstatningsutmålingen må tas høyde for at kundene kunne ha kjøpt fôr fra andre leverandører enn Biomar som ikke utgjør inngrep i EP'290 og som samtidig har samme funksjon som SuperSmolt FeedOnly. Biomar har særlig vist til at STIM ikke har gått til rettslige skritt mot andre fôrprodusenter. Det er videre anført at det også må vektlegges at SuperSmolt FeedOnly er vesentlig dyrere enn Intro Tuning og de øvrige konkurrentenes fôr. Det er derfor sannsynlig at kjøpere av Intro Tuning ville ha valgt et annet fôr på markedet i stedet for SuperSmolt FeedOnly. Det anføres også at det er sannsynlig at noen kjøpere av Intro Tuning ville ha unnlatt å handle smoltifiseringsfôr overhodet.
Retten bemerker at erstatningen må fastsettes skjønnsmessig etter en samlet vurdering. Det følger av rettspraksis at når det er sannsynliggjort at det foreligger et tap, blir man ikke avskåret fra erstatning fordi erstatningsberegningen er vanskelig og forbundet med usikkerhet. Det vises til Rt-1964-65 (Glamox). Retten er imidlertid enig med Biomar i at det ikke automatisk kan legges til grunn at ethvert salg av Intro Tuning ville ført til at tilsvarende salg for STIM.
For det første må det ses hen til markedsforholdene. Partene er uenige om hvorvidt det har vært andre sammenlignbare produkter på markedet som har vært omsatt lovlig, det vil si uten å gjøre inngrep i STIMs patentrettigheter. Retten finner at bevisbyrden for det må ligge hos Biomar med bakgrunn i selskapets bevisste handlemåte, og retten finner ikke at Biomar har sannsynliggjort at det er tilfelle. Retten finner heller ikke grunnlag for å redusere erstatningen med bakgrunn at eventuelt andre har gjort eller ville gjort tilsvarende patentinngrep som Biomar. Det kan i denne sammenheng ikke vektlegges at STIM ikke har rettslig forfulgt andre produsenter. Patentprosesser er svært kostbare og ressurskrevende for en relativt liten bedrift. Retten finner videre heller ikke at det skal spekuleres i hvorvidt STIM ville ha gitt kunder som hadde handlet med dem rabatt. En rabatt ville forutsette en forutgående forhandling, hvilket jo ikke har skjedd her. Videre har Biomar anført at det må gjøres fradrag dersom en del av den royaltyen som betales av kunder, betales videre til Marical. Retten finner heller ikke at dette kan trekkes inn. Begge selskaper har vært del av patentprosessen og fordelingen av en erstatning er et internt anliggende mellom selskapene. Biomar har ikke bestridt at STIM er berettiget til å håndheve patentrettighetene.
Side:43
Retten finner imidlertid at det ikke ses bort fra at Biomars aktivitet i markedet har ført til en større totalomsetning av denne type fôr. Mange av fôrprodusentene har sine faste kunder. Det vises særlig til at Biomar har en stor markedsandel særlig når det gjelder salg av vanlig fiskefôr. Det er derfor ikke usannsynlig at en del kunder ville ha fortsatt å forholde seg til Biomar, eller til en annen fôrleverandør de hadde et tett samarbeid med, og derfor i stedet kjøpt et tradisjonelt fôr som kunne vært brukt i kombinasjon med lysstyring slik mange fremdeles gjør. Prisen kan også gjøre at noen ville ha valgt et tradisjonelt fôr, selv om det bemerkes at det ikke er sannsynliggjort at prisen STIM opererer med er spesielt høy sett i forhold til de resultater som oppnås.
Det kan også spørres om STIMs dekningsbidrag (pris fratrukket variable kostnader) ville være den samme pr. kg fôr dersom volumet økte betydelig. Dette foreligger det ingen opplysninger om dette. Det er heller ikke anført at Biomars salg av Intro Tuning har medført en reduksjon i prisen på SuperSmolt FeedOnly, eller at det har hindret en prisøkning som ellers ville ha funnet sted.
I den skjønnsmessige vurderingen som retten er henvist til, ses det også hen til den fortjeneste Biomar har oppgitt å ha hatt ved salget av den første versjonen av Intro Tuning. Endelig er det også tatt hensyn til at salgene skjedde i 2017 og 2018 og at det derved ligger et avsavnstap ved at erstatningen fastsettes i ettertid.
Etter en samlet skjønnsmessig vurdering har retten etter dette kommet til at STIM skal tilkjennes en samlet erstatning for inngrep i EP’290 med kr 10 000 000,-.
Krav om forbud med grunnlag i patentinngrep i EP/NO 3197 290 (EP’290)
STIM har nedlagt påstand om at det skal avsies dom der Biomar AS forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet Intro Tuning eller tilsvarende fôr som inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilogram. Biomar har anført at dette kravet må avvises da Biomar ikke gjorde inngrep i EP’290 da kravet basert på inngrep i EP’290 ble dratt inn i saken. Det vises til at siste levering av den gamle versjonen av Intro Tuning med fritt tryptofan fant sted 24. september 2018, mens den 9. november 2018 var EP’290 ikke meddelt. Først under høringen den 20. november 2018 konkluderte EPO med at patent kunne meddeles på grunnlag av det subsidiære kravsettet som var begrenset til fritt tryptofan eller fenylalanin.
Det følger av tvisteloven § 1-3 (2) at det må påvises et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Hvis saksøker ikke har et aktuelt behov for å oppnå en dom i saken, skal i utgangspunktet søksmålet avvises.
Stenvik, Patentrett, sies følgende på side 420:
Side:44
Aktualitetskravet innebærer at inngrepssøksmål ikke kan reises om fortidige eller hypotetiske rettsforhold. Et krav om forbudsdom eller fastsettelsesdom kan ikke reises etter at saksøkte har avsluttet den angivelige patentkrenkelsen eller etter patenttidens utløp.
Biomar har opplyst at selskapet ikke lenger produserer eller omsetter et fôr som inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilogram. Retten finner ikke grunn til å tvile på at selskapet har gitt riktige opplysninger med hensyn til dette i retten. Det vises også til at STIM har akseptert at den nye versjonen av Intro Tuning ikke gjør inngrep i EP’290. STIM har også akseptert at produksjonen av den første utgaven av Intro Tuning ble avsluttet 24. september 2018. Det foreligger da ikke noen aktuelt behov for en forbudsdom i saken.
Dette kravet blir etter dette å avvise.
Erstatningskrav med grunnlag i middelbart patentinngrep i NO 325 534 (NO’534)
Retten har også konkludert med at NO’534 ikke skal kjennes ugyldig. STIM har ikke anført at Biomar gjør direkte inngrep i dette patentet, men det er anført at Biomar gjør middelbart patentinngrep ved å selge fôret Intro Tuning til oppdrettere som det er åpenbart vil bruke fôret som ledd i fremgangsmåten som er vernet etter NO’534. På dette grunnlag er det krevet erstatning. Biomar har bestridt dette.
Det følger av patentloven § 3 annet ledd at andre enn patenthaveren ikke må utnytte oppfinnelsen ved å tilby eller levere midler til å utøve oppfinnelsen til noen som ikke har rett til å utnytte den, dersom midlene vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen. Ansvar etter annet ledd er videre betinget av at leverandøren vet at midlene er egnet og bestemt for slik utnyttelse, eller at dette etter omstendighetene er åpenbart.
Bestemmelsen innebærer at visse handlinger kan medføre erstatningsansvar uavhengig av om direkte patentinngrep finner sted eller ikke. Bestemmelsen tar sikte på å ramme handlinger som tilrettelegger for en direkte utnyttelse av en patentbeskyttet oppfinnelse. Patentloven § 3 supplerer medvirkningsansvaret etter patentloven § 57 første ledd og § 58 tredje ledd.
NO'534 beskytter en fremgangsmåte som består av to trinn, nemlig at det for det første gjøres salttilsetninger i ferskvannet som fisken står i (krav 1a), og for det andre at fisken gis et fôr som har bestemte egenskaper (krav 1b).
Det er ikke omtvistet at Biomars fôr Intro Tuning, både den første og den andre versjonen, faller inn under det fôret som er beskrevet i krav 1 b) og at fôret dermed utgjør et middel som er egnet for å utnytte oppfinnelsen. Det er heller ikke bestridt at fôret utgjør noe vesentlig i fremgangsmåten. Biomar bestrider imidlertid at fôret er bestemt for utnyttelse
Side:45
av oppfinnelsen. Det bestrides også at Biomar vet eller det etter omstendighetene er åpenbart at fôret er egnet og bestemt for slik utnyttelse, jf. patentloven § 3 annet ledd.
Biomar har vist til at Intro Tuning er utviklet med sikte på å brukes uten at det gjøres tilsetninger i ferskvannet fisken står i, og at Biomar har anbefalt at fôret brukes i samsvar med dette. Retten tolker imidlertid § 3 slik at også midler som har et ikke-inngripende anvendelsesområde – såkalt nøytrale midler – kan falle inn under bestemmelsen. Det er derfor ikke avgjørende at Intro Tuning også kan anvendes uten at det gjøres inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten. Dette fremgår blant annet av at det i bestemmelsens annet punktum er gitt en særregel om varer som vanligvis forekommer i handelen. Dette unntaket ville ikke vært nødvendig hvis midler som også har ikke-inngripende anvendelsesområder ikke ble rammet i utgangspunktet. Denne tolkningen er lagt til grunn av Basmo Ellingsen, jf. NIR side 122. Det gis der også uttrykk for at kravet om at midlene må være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen, tolkes som et subjektivt krav til noens forsett. Det vises til samme artikkel, NIR side 126 der det gis uttrykk for følgende:
Tolkningen av vilkåret om at midlene må være ”bestemt” for utøvelse av oppfinnelsen, som et subjektivt krav til noens forsett, reiser nye spørsmål. For det første oppstår det et spørsmål om av hvem midlene må være bestemt for utøvelse av oppfinnelsen. De aktuelle subjektene er tilsynelatende tilbudsgiveren eller leverandøren, den direkte mottakeren eller en person lenger ut i leveringskjeden – sluttbrukeren. Etter patl. § 3 annet ledd er det et krav at ”leverandøren eller tilbudsgiveren vet, eller det etter omstendighetene er åpenbart at de [midlene] er egnet og bestemt for slik utnyttelse”. Sett i sammenheng med dette kunnskapskravet, kan ikke vilkåret om at midlene må være ”bestemt” for utøvelse av oppfinnelsen, forstås som et krav om at tilbudsgiveren eller leverandøren må ha til hensikt å benytte midlene til en direkte utnyttelse av oppfinnelsen. Det synes også å være enighet i europeisk praksis om at en slik tolkning av vilkåret må legges til grunn.
Biomar selger til oppdrettere. Mottaker og sluttbruker er dermed den samme. Spørsmålet vil følgelig være om Biomars kunder som kjøper Intro Tuning har til hensikt å bruke fôret slik at det inngår i en fremgangsmåte som faller inn under NO’534. Dernest blir spørsmålet om Biomar vet dette, eller det etter omstendighetene er åpenbart.
STIM har anført at en stor andel av RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg) bruker kalsiumkarbonat i vannet og at dette vil utgjøre et inngrep i NO’534 dersom det brukes i kombinasjon med Intro Tuning for å holde fisken i smoltvinduet.
Biomar har opplyst å ha levert Intro Tuning til godt over 30 kunder. Det vises til forklaring fra Oda Høyland. Biomar har ikke oppgitt hvem disse kundene er, men Høyland anslo at det var ca. 50 % RAS-anlegg. Det er uklart for retten om hun med dette refererte til
Side:46
halvparten av kundene eller til halvparten av levert mengde fôr. Biomars produktsjef Kristian Tuff Carlsen ga uttrykk for at han ikke visste hvor mye av fôret som gikk til RAS-anlegg og hvor mye som gikk til gjennomstrømningsanlegg, men sa at RAS-anlegg var økende.
Slik retten ser det, var det på patentets skjæringstidspunkt omtrent ingen RAS anlegg, mens det i dag stort sett utelukkende bygges RAS-anlegg. Det foretas også en rekke ombygginger av eldre gjennomstrømningsanlegg til resirkuleringsanlegg. De fleste RAS-anleggene tilsetter i dag kalsium til ferskvannet i form av kalsiumkarbonat (CaCO3) eller kalsiumhydroksid (hydratkalk Ca(OH)2) særlig for å unngå en for lav pH i vannet. Kalsiumkarbonat og kalsiumhydroksid faller inn under det som i patentet er betegnet som en polyvalent kation-følende reseptor (PVCR)- modulator. Retten finner også at det er sannsynlighetsovervekt for at en vesentlig del av RAS-anlegg tilsetter kalsium til ferskvannet i en mengde tilstrekkelig til å modulere ekspresjon og/eller sensitivitet av minst én PVCR i nevnte pre-voksne anadrome fisk. I denne sammenheng vises det til patentbeskrivelsen side 3 i linje 10 der det står mengden av kalsium satt til ferskvannet er en mengde tilstrekkelig til å bringe konsentrasjonen opp til mellom ca. 2,0 mM og ca.10,0 mM. Det samme fremgår som et eksempel på side 15 linje 5 i patentet.
Retten finner det videre ikke tvilsomt at Biomar vet at det er sannsynlig at oppdrettere med RAS-anlegg vil bruke fôret sammen med tilsetning av kalsium i nevnte mengde. Det vises til forklaringene fra Tage Rochmann og Oda Høyland om bufring av vannet i RAS-anlegg. De har også begge forklart at fôrleveranser skjer i et nært samarbeidet mellom oppdretter og fôrleverandør. Det vises videre til Sigholts forklaring om at man må vite hva som er i driftsvannet og Richard Torrissens forklaring om at fôrleverandøren vet hva kundene har i driftsvannet. Biomars kunnskap underbygges videre av den omstendighet at Biomar, på forespørsel fra kunder, har underskrevet skadesløserklæringer der selskapet har påtatt seg økonomisk ansvar på vegne av i alle fall tre oppdrettere for det tilfelle at de skulle bryte STIMs patentrettigheter ved å anvende Biomars produkt.
Retten har allikevel, under tvil, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at det gjøres middelbart patentinngrep i NO’534 ved salg av Intro Tuning til RAS-anlegg. Retten har da lagt vekt på at det fôret som har vært solgt, ikke har vært ment for å utnytte oppfinnelsen. Som nevnt tilsetter de fleste RAS-anleggene i dag kalsium til ferskvannet i form av kalsiumkarbonat eller kalsiumhydroksid som ledd i en vannbehandling. Retten oppfatter det slik at dette er noe som må gjøres kontinuerlig uavhengig av hvilket fôr som brukes. Fôret Biomar selger virker uavhengig av disse tilsetningene i vannet. Det er ikke vist at det er en sammenheng mellom tilsetning av kalsium og det saltholdige fôret. Tilsetningene gjøres således ikke som ledd i en fremgangsmåte der det virker sammen med fôret for å påvirke fiskens PVCR-modulatorer. Tilsetningen gjøres heller ikke for å få fisken til å drikke. Tilsetningen av kalsium har her et annet formål enn i patentets fremgangsmåte. Fôret virker også uavhengig av tilsetningene i ferskvannet. Etter rettens syn fremstår det
Side:47
derfor ikke som åpenbart at fôret er bestemt for en utnyttelse av patentets fremgangsmåte og man er utenfor de situasjoner bestemmelsen om middelbart patentinngrep er ment å ramme. I denne sammenheng vises til at Intro Tuning ble laget som en etterligning av SuperSmolt FeedOnly, som jo er konstruert i henhold til EP’290, ikke NO’534, og der formålet nettopp er at fôret skal virke selvstendig slik at man kan spare det første trinnet i fremgangsmåten med tilsetninger i ferskvannet. EP’290 skiller seg fra NO’534 blant annet ved at magnesium og kalsium er tilsatt fôret i stedet for i driftsvannet, sammen med frie aminosyrer.
Som er følge av at retten har kommet til at det ikke foreligger middelbart patentinngrep, blir Biomar å frifinne for kravet om erstatning og forbud på dette grunnlag. Det samme gjelder kravet om midlertidig forføyning som også er begjært på dette grunnlag.
Erstatning for krenkelse av markedsføringsloven
STIM har videre anført at Biomar har krenket markedsføringsloven § 25, jf. § 26 og § 27 ved markedsføringen og omsetningen av Intro Tuning. STIM har for det første vist til at Biomar på en eller annen måte har fått tak i en prøve av STIMs fôr SuperSmolt FeedOnly. Dette har Biomar så analysert og kopiert. Dette fôret var ikke fritt tilgjengelig og det er uklart hvordan Biomar har fått tak i det. Biomar har anført at de har fått dette av en kunde, men har ikke villet gi ytterligere opplysninger. STIM har også vist til at Biomar har produsert fôr for STIM på en fabrikk i Chile, slik at det er mulig at Biomar har fått prøven derfra. STIM har for øvrig særlig vist til at Biomar har innarbeidet sitt produkt Intro Tuning ved å utnytte STIMs innsats på en urettmessig måte. Når Biomar senere så seg nødt til å endre produktet på grunn av STIMs patent, har Biomar ikke opplyst kundene om dette og har fortsatt å selge produktet Intro Tuning som om det er et produkt som tilsvarer SuperSmolt FeedOnly. Etter STIMs syn har Biomar også presentert Intro Tuning på en uriktig eller villedende måte overfor markedet. Det er vist til at Biomar har villedet kundene om status for STIMs patentsøknader og har gitt villedende informasjon om resultatene fra Stirling-forsøket. STIM har anført at Biomars handlemåte er i strid med god forretningsskikk og er erstatningsbetingende etter alminnelige erstatningsrettslige regler jf. markedsføringsloven § 48b.
Markedsføringslovens regler kan supplere patentlovgivningen. Tekniske prestasjoner som ikke er omfattet av patentvern, kan imidlertid som hovedregel fritt utnyttes, med unntak av såkalt slavisk etterlikning, med mindre det foreligger andre klanderverdige forhold, jf. Tore Lunde, God forretningsskikk næringsdrivande imellom, side 230.
Om generalklausulen er anvendelig eller ikke, beror til syvende og sist på et skjønn hvor handlingen som helhet må tas i betraktning, Knoph, Åndsretten s 560. Det vises også til Tore Lunde og Terje Lundby Michaelsen, Markedsføringsloven med kommentarer, side 356 der det også gis uttrykk for at det må foretas en bred helhetsvurdering der det ses hen
Side:48
til måten etterlikningen har skjedd på, samt under hvilke omstendigheter etterlikningen har forekommet.
Ved vurderingen vil man for det første ta utgangspunkt i innsatsen som er gjort hva gjelder begge parter. Som det fremgår av vurderingene over, er retten av den oppfatning at STIM/Marical har kommet frem til et unikt og nyskapende produkt og en fremgangsmåte, som begge har vist seg å fungere. Begge deler har også vært en kommersiell suksess. Fremgangsmåten var i sin tid tilbudt andre, men det var bare STIM som trodde på den og har bygd opp markedet til å bli en suksess. Produktet er utviklet i forlengelsen av dette, og innsatsen som ligger i markedsføringen av både fremgangsmåten og produktet må ses i sammenheng. Først etter at produktet var en suksess og STIM hadde bygd opp en interesse i markedet, skaffet Biomar seg tilgang til en prøve på STIMs fôr, på en måte selskapet ikke har villet opplyse detaljene om i retten. Det har imidlertid kommet frem at denne prøven ble analysert av Biomar for å lage et tilsvarende produkt, angivelig etter ønske fra kunder.
Retten finner det ut fra bevisførselen klart at dette er en handlemåte som ikke er allment akseptert i bransjen og som fremstår som klart klanderverdig. Det er uansett ikke redegjort for at det foreligger en selvstendig innsats fra Biomars side, utover det som ligger i å foreta en etterlikning.
Også i markedsføringen av produktet har Biomar snyltet på den markedsbearbeidelse og goodwill som STIM har opparbeidet for sitt produkt og metode. Retten er enig med STIM i at det fremstår som om Biomar har bygd opp sin markedsandel gjennom salg av et produkt som retten har kommet til representerer et patentinngrep. Da Biomar endret produktet slik at det ikke lengre faller inn under patentet, har det vært gjort uten at kundene eller markedet har vært gjort oppmerksom på det og produktet har vært markedsført og solgt som om det tilsvarer STIMs produkt. Det vises også til at Biomar i møte med STIM bevisst ga direkte gale opplysninger om hvorvidt de hadde et tilsvarende fôr på markedet.
Retten finner det klart at Biomars handlemåte innebærer en urimelig utnyttelse av STIMs innsats og resultater som er i strid med god forretningsdrift næringsdrivende imellom. Å fortsette å selge Intro Tuning som om det er det samme fôret som tidligere tilsvarte STIMs fôr, og som altså var et inngrep i patent EP’290, er villedende markedsføring. Retten avsier ikke forbudsdom om dette da det ikke er begjært i henhold til markedsføringsloven.
Det er imidlertid krevet erstatning, og denne må bli å fastsette skjønnsmessig. Retten tar utgangspunkt i det salget Biomar har gjort av Intro Tuning etter at oppskriften ble endret slik at det gikk klar av patent EP’290. De fremlagte beregningene tar utgangspunkt i de opplysninger Biomar har gitt angående mengden Intro Tuning som er solgt uten fritt tryptofan frem til 14. oktober 2019. Det vises videre til STIMs dekningsbidrag på SuperSmolt Original og SuperSmolt FeedOnly. Spørsmålet er imidlertid også her i hvilken grad Biomars salg har ført til et tap for STIM. Retten viser til den vurderingen som er gjort
Side:49
over i forhold til EP’290. Ved skjønnsutøvelsen er det også sett hen til Biomars fortjeneste. I tillegg kommer markedsforstyrrelser.
Etter en samlet skjønnsmessig vurdering har retten kommet til at STIM skal tilkjennes en samlet erstatning for brudd på markedsføringsloven med kr 6 500 000,-
Sakskostnader
Saken har bestått av ett ugyldighetssøksmål mellom Biomar og Marical, samt et søksmål mellom STIM og Biomar som har omfattet flere krav, herunder ett gyldighetskrav, to inngrepsspørsmål med krav om påbud og erstatning, et erstatningskrav med bakgrunn i overtredelse av markedsføringsloven, samt et krav om midlertidig forføyning. Sakskostnadsspørsmålet må avgjøres særskilt i forhold til den enkelte part, jf. tvisteloven § 20-6.
Retten behandler først omkostningsspørsmålet mellom Biomar AS og Marical Inc. Denne del av saken gjelder gyldigheten av NO’534. Retten har funnet at Marical skal frifinnes for Biomars krav om at patentet NO’534 skal kjennes ugyldig. Marical har dermed fått medhold fullt ut, og etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og annet ledd har Marical da krav på å bli tilkjent full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Retten har ikke funnet grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen. Full erstatning skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken. Ved vurdering av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.
Advokat Espolin Johnson har lagt frem kostnadsoppgave der det er krevd et salær for dette ugyldighetssøksmålet på kr 1 370 000. Salæret refererer seg til 400 timer, noe som utgjør ca. 24% av det totale timeantall som er oppgitt brukt i saken totalt for Marical og STIM som har hatt samme prosessfullmektig. Det er ikke spesifisert hvor stor andel av de øvrige kostnadene som skal henføres til Maricals del av saken. I mangel av andre opplysninger, legges til grunn at utleggene skal fordeles i samme forhold som salæret. Det vil da si at 24% av utleggene STIM har gitt oppgave over, skal henføres til denne delen av saken. Dette utgjør kr 428 000. Til sammen er det da krevet kr 1 798 000 som gjelder sakskostnader for ugyldighetssaken der Marical er part. I tillegg kommer Maricals andel av utgifter til retten, herunder utgifter til fagkyndige meddommere.
Biomar har generelt reist innvendinger til STIMs og Maricals sakskostnadsoppgave og anført at kostnadskravet klart går ut over det som har vært nødvendig i saken, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Dette gjelder særlig salærkravene. Retten bemerker at begge parter har anvendt en gjennomsnittlig timesats på ca. kr 3 500. Dette er en høy timesats, men samtidig har saken omfattet til dels svært vanskelige både faktiske og rettslige spørsmål. Det har derfor vært nødvendig å ha spesialiserte advokater og sakkyndige, noe som forutsetter at det betales en høyere timepris enn ved mere ordinært advokatarbeid.
Side:50
Retten oppfatter at Biomars innsigelser særlig retter seg mot antall timer som er anvendt i saken totaltsett. Det er vist til at STIMs prosessfullmektig og rettslige medhjelpere har anvendt langt flere timer enn Biomar. Retten er enig i at timeantallet er høyt. Også når det gjelder dette må det imidlertid tas hensyn til sakens kompleksitet. Retten viser også til merknader fra STIMs prosessfullmektig som har uttalt følgende:
Hva gjelder vårt salærkrav registrerer vi at vi har et høyere timeforbruk enn Biomars prosessfullmektig. I denne forbindelse skal bemerkes at det i saken ble utarbeidet et faktisk utdrag på ca. 2 700 sider med til dels tungt faglig innhold, og et juridisk utdrag på ca. 2 300 sider. Langt de fleste dokumenter i begge utdrag var presentert av Biomars prosessfullmektig, uten noen nærmere angivelse av hvilke dokumenter som var særlig sentrale eller som ville bli påberopt i saken. Det kan i ettertid konstateres at det ble dokumentert fra kun et lite mindretall av de fremlagte dokumenter under hovedforhandlingen. STIMs prosessfullmektiger anså det imidlertid nødvendig å ha lest hele den fremlagte dokumentasjon for å være forberedt til hovedforhandling.
Retten har forståelse for dette og har også forståelse for at det tar tid å gå gjennom artiklene fra fagkyndige på området. Sakskostnadene må videre vurderes i lys av sakens betydning for parten.
Etter en samlet vurdering finner retten at de omkostninger som er krevd dekket utfra sakens omfang og betydning, har vært rimelige og nødvendige. Kostnadsoppgaven omfattet ikke merverdiavgift og da det etter det opplyste foreligger fradragsrett. Sakskostnader blir dermed å tilkjenne Marical i henhold til oppgaven med til sammen kr 1 798 000.
Når det gjelder saken mellom STIM og Biomar, så har den bestått av flere krav. I henhold til tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum, er det samlede utfallet avgjørende dersom saken gjelder flere krav mellom samme parter.
Saken mellom STIM og Biomar gjelder følgende krav:
- Krav om ugyldighet av EP’290. Denne delen av saken er vunnet fullt ut av STIM.
- Krav om inngrep i EP’290. Her er kravet om erstatning vunnet av STIM, men STIM har ikke fått medhold i kravet om forbud.
- Krav om middelbart inngrep i NO’534. Dette kravet har ikke ført frem. Som en følge av dette har kravet om forbud og erstatning på dette grunnlag heller ikke ført frem.
- Krav om økonomisk kompensasjon etter markedsføringsloven. Dette kravet er vunnet av STIM.
Side:51
Retten finner at sakskostnadene for disse kravene blir å avgjøre ut fra tvisteloven § 20-3. Etter rettens syn har STIM fått medhold av betydning og kan tilkjennes helt eller delvis sakskostnader av motparten hvis tungtveiende grunner tilsier det. I tillegg til momentene i § 20-2 tredje ledd annet punktum skal det legges særlig vekt på hvor mye parten har fått medhold, og andelen av sakskostnadene som knytter seg til den delen av saken.
STIM har fått medhold fullt ut i ugyldighetssaken vedrørende EP’290. STIM har videre fått medhold i erstatningskravet basert på inngrep i dette patentet. STIM har ikke fått medhold i et krav om forbud, men dette utgjør en svært liten del av kravene knyttet til EP’290. Etter rettens syn har STIM fått medhold i alle de vesentlige spørsmål, med unntak av spørsmålet om middelbart patentinngrep og kravene som følger av det. Dette har imidlertid vært et vanskelig spørsmål og retten har vært i tvil om resultatet. Det bemerkes at dette er et spørsmål som ikke tidligere har vært behandlet av domstolene. STIM har derfor hatt god grunn til å få prøvd spørsmålet. I denne sammenheng vises det også til at retten har tilkjent erstatning etter et annet grunnlag, det vil si markedsføringsloven. Etter rettens syn er det Biomars handlemåte som har forårsaket at saken har kommet for domstolen. Det har også vært vanskelig for STIM å få ut nødvendig informasjon fra Biomar om hva selskapet har gjort.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det foreligger tungtveiende grunner og at STIM bør tilkjennes delvise sakskostnader. Med unntak av beløpet som gjelder Marical, har STIM krevet dekket til sammen kr 5 657 715. Ut fra kostnadsoppgaven har ca. 12 % av totalt salær gått med til inngrepsspørsmålet hva gjelder NO’534, herunder kravet om midlertidig forføyning. Retten legger samme andel til grunn når det gjelder utleggene. Sakskostnadene reduseres derfor med denne andelen som samlet utgjør kr 885 695. Biomar har fått medhold i disse kravene, men retten har som nevnt funnet spørsmålene tvilsomme og finner derfor at det er rimelig at begge parter bærer sine egne omkostninger hva gjelder kostnader knyttet til disse kravene, det vil si middelbart inngrep i NO’534 og krav forbundet med dette. Fratrukket dette beløpet er STIMs sakskostnadskrav da kr 4 772 020.
Når det gjelder Biomars innsigelser til størrelsen på salærkravet, vises til rettens merknadene under drøftelsen av Maricals sakskostnader over. De samme hensyn gjør seg gjeldende i saken mellom Biomar og STIM. Det vises særlig til den store dokumentmengden som har vært fremlagt. Det vises også til at saken har gått over lang tid, det har vært mange saksforberedende møter og hovedforhandling gikk over 10 hele dager dager. Retten finner på denne bakgrunn at både salær og øvrige kostnader har vært rimelige og nødvendige ut fra sakens kompleksitet og betydning for partene. Kostnadsoppgaven omfattet ikke merverdiavgift da STIM etter det opplyste har fradragsrett for merverdiavgift.
STIM blir etter dette å tilkjenne sakskostnader med tilsammen kr 4 772 020.
Side:52
Retten har vært satt med fagkyndige meddommere. Oppnevningen av disse anses foretatt i begge parters interesse. Partene er således overfor retten solidarisk ansvarlige for omkostningene og vil av retten bli belastet med en halvpart hver. Biomar pålegges å betale STIMS/Maricals andel av utgifter til retten og de fagkyndige meddommerne. Størrelsen av omkostningene til de fagkyndige meddommerne fastsettes i særskilt beslutning.
Dommen er enstemmig.
I saken mellom Biomar AS og Marical Inc.
Ugyldighetssøksmålet NO 325534 (NO' 534)
1. Marical Inc. frifinnes.
2. I sakskostnader betaler Biomar AS til Marical Inc. 1 798 000 – enmillionsyvhundredeognittiåttetusen - kroner innen 2 – to uker fra forkynnelsen av dommen.
3. Biomar AS betaler i tillegg Marical Inc’s andel av utgifter til retten og til de fagkyndige meddommerne. Størrelsen på disse kostnadene vil bli fastsatt i særskilt beslutning.
I saken mellom STIM. AS og Biomar AS
Ugyldighetssøksmålet NO/EP 3197290 (EP’290)
STIM. AS frifinnes.
Inngrepskravet NO/EP 3197290 (EP’290)
1. Kravet om at Biomar AS skal forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller levere produktet lntroTuning eller tilsvarende fôr som inneholder tryptofan eller fenylalanin i form av frie aminosyrer i en mengde på 1-10 gram per kilogram avvises.
2. Biomar AS dømmes til å betale STIM. AS erstatning for inngrep i NO/EP 3197290 (EP’290) med 10 000 000 – timillioner – kroner innen 2 – to - uker fra forkynnelsen av dommen.
Inngrepskravet NO 325534 (NO'534)
Biomar frifinnes for krav om forbud og erstatning/vederlag med grunnlag i inngrepskravet i NO 325534 (NO'534)
Side:53
I begjæringen om midlertidig forføyning:
Biomar AS frifinnes.
Krav etter markedsføringsloven
Biomar AS dømmes til å betale STIM. AS 6 500 000 – seksmillionerfemhundretusen - kroner innen 2 – to - uker fra forkynnelsen av dommen.
Sakskostnader
1. I sakskostnader betaler Biomar AS til STIM. AS 4 772 020 – firemillionersyvhundredeogsyttitotusenog tyve - kroner innen 2 – to - uker fra forkynnelsen av dommen.
2. Biomar AS betaler i tillegg STIM. AS’s andel av utgifter til retten og til de fagkyndige meddommerne. Størrelsen på disse kostnadene vil bli fastsatt i særskilt beslutning.