TOSLO-2020-2274 - TOSLO-2020-2276

Instans:	Oslo tingrett - Dom
Dato:	2020-05-10
Publisert:	TOSLO-2020-2274 - TOSLO-2020-2276
Stikkord:	Varemerkerett, Varemerkeregistrering, Forvekslingsfare, Forvaltningsrett, Forvaltningsvedtak
Sammendrag:	Saken gjaldt gyldigheten av to vedtak fra KFIR, hvor ConocoPhillips Company ble nektet registrering av varemerker. Hovedspørsmålet var om det forelå «risiko for forveksling» mellom de merkene ConocoPhillips søkte om å få registrert, og de eldre PHILIPS-registreringene. Tingretten om til at KFIRs vedtak om å nekte registrering av ConocoPhillips' varemerker var gyldig og frifant KFIR. Uttalt at Patentstyret og KFIR har bygget på riktig forståelse av rettsreglene når begge instanser har gitt uttrykk for at det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse ikke er relevant i vurderingen av forvekslingsfaren. Heller ikke anførsler om at ConocoPhillips’ og Philips’ merker sameksisterer i enkelte andre jurisdiksjoner, at registreringspraksisen er inkonsekvent eller at det forelå plikt til å vurdere delvis registrering førte frem.
Saksgang:	KFIR-2019-85, KFIR-2019-86 - Oslo tingrett TOSLO-2020-2274 og TOSLO-2020-2276 (sak nr. 20-002274TVI-OTIR/04 og 20-002276TVI-OTIR/04)
Parter:	ConocoPhillips Company (advokat Christoffer Vedal v/advokatfullmektig Thomas David Hvammen-Nicholson) mot Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter (advokat Håkon Christian Nyhus)
Forfatter:	Tingrettsdommer Frode Støle
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (2010) §4, §16, §37, §38, §52, §83, Tvisteloven (2005) §20-2

Saken gjelder gyldigheten av to vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), hvor ConocoPhillips Company ble nektet registrering av varemerker.

1. Bakgrunn

ConocoPhillips Company (heretter ConocoPhillips) er et oljeselskap som ble etablert i 2002 ved sammenslåing av de to amerikanske selskapene Conoco (Continental Oil Company) og Phillips Petroleum Company. Phillips Petroleum Company var selskapet som sto bak det første store funnet på norsk kontinentalsokkel, Ekofisk-feltet. Ekofisk ble funnet i 1969 og kom i produksjon med Phillips som operatør i 1971. Conoco har hatt eierinteresser på norsk sokkel siden 1971. ConocoPhillips er i dag fortsatt operatør på Ekofisk, og har eierinteresser i flere andre norske olje- og gassfelt.

De to omtvistede KFIR-vedtakene er begge fattet 5. november 2019. Vedtaket i KFIRs sak 19/00086 avslår registrering av ordmerket CONOCOPHILLIPS, mens vedtaket i KFIRs sak 19/00085 avslår registrering av et kombinert merke som utgjør selskapets logo og som inneholder teksten ConocoPhillips i en bestemt grafisk form. Det kombinerte merket ser slik ut:

Begge søknadene gjaldt registrering for varer og tjenester i klasse 4, 16, 25, 39, 40 og 42. Søknadene gjaldt spesifikt følgende varer og tjenester (sitert fra ordmerke-søknaden):

04
Petroleum, råolje, kondensater, naturgasskondensater, råbitumen, naturgass, flytende naturgass, hydrokarbongass, petroleumsgass, komprimert naturgass, flytende petroleumsgass, kulleiegass, gasshydrater, skifergass, asfaltener, tungolje.

16
Papirvarer, nemlig, bokmerker, mapper, linjaler, viskelær, papir, blokker av papir, penner, blyanter, binders, flerbruksplastposer, kalendere.

25
Topper, hodeplagg, jakker, hansker.

39
Transport, lagring og levering av petroleum, kondensater, råbitumen, råolje, naturgasskondensater, naturgass og flytende naturgass.

40
Produksjonstjenester for hydrokarbon , inkludert råolje, petroleum, petroleumskondensater, naturgasskondensater og naturgass produksjonstjenester; berbeiding av råolje; bearbeiding av petroleum ; bearbeiding av naturgass; bearbeiding av flytende naturgass; bearbeiding av petroleumskondensater; bearbeiding av flytende naturgass ; olje- og gassbrønnbehandling; teknisk rådgivning og konsulenttjenester relatert til produksjon og prosessering av råolje, petroleum, naturgasskondensater,

Side:2

naturgass og flytende naturgass; teknisk rådgivning og konsulenttjenester relatert til produksjon av olje- og gassproduksjonsutstyr, styringssystemer og maskiner.

42
Utvinning av hydrokarboner, inkludert petroleum, råolje, petroleumskondensater, naturgasskondensater og naturgass; overvåking og testing av oljebrønner, gassbrønner, borerigger, og nikkepumper; teknisk konsultasjon og forskningstjenester relatert til utvinning, bearbeiding og produksjon av råolje, naturgass, olje, flytende naturgass og petroleumskondensat; industriell designtjenester relatert til utvinning, bearbeiding og produksjon av råolje, naturgass, olje, flytende naturgass og petroleumskondensater.

Patentstyret avslo søknadene i vedtak 11. mars 2019. De to søknadene ble nektet registrert i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 bokstav b. Patentstyret mente de omsøkte merkene var egnet til å forveksles med eldre registrerte varemerker, tilhørende de nederlandske selskapene Koninklijke Philips NV og Koninklijke Philips Electronics NV, som består av eller inneholder ordet PHILIPS. Begge disse nederlandske selskapene er del av et nederlandsk elektroteknisk industrikonsern. Philips-konsernet er verdens største produsent av lyspærer og en av verdens største innen forbrukerelektronikk.

Patentstyrets avgjørelser ble påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som avgjorde klagesakene 5. november 2019 i de to vedtakene som er tvistegjenstand i saken her. KFIR kom til samme resultat som Patentstyret, og nektet registrering på grunn av forvekslingsfare med eldre registrerte varemerker.

De eldre varemerkeregistreringene var registrering nr 40029 og 39426 fra 1948, registreringsnummer 75341 og 75278 fra 1969, og internasjonal registrering 0991346 fra 2010.

Registreringene fra 1948 gjelder alle vareklasser (01-34), med en negativ avgrensning angitt for hver klasse: «Registreringen omfatter ikke kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater.» Disse er for følgende kombinerte merker:

Registreringene fra 1968 gjelder alle tjenesteklasser som fantes den gangen (35-42), med følgende identiske tjenestefortegnelse angitt for hver av klassene:

Side:3

Reklame- og forretningsvirksomhet; forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; bygge- og reparasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet; transport- og oppbevaringsvirksomhet; behandling av materialer; undervisning og underholdning; tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41.

Disse registreringene er for ordmerket PHILIPS og for det kombinerte merket med sirkel, bølger og stjerner som er inntatt ovenfor.

Den internasjonale registreringen med nr 0991346 er besluttet gjeldende i Norge 10. mars 2010 og er for ordmerket PHILIPS. Denne registreringen gjelder varer og tjenester i en rekke klasser, blant annet følgende varer og tjenester i klasser som også er omfattet av ConocoPhillips’ avslåtte søknader:

16
Paper, cardboard, paper and cardboard articles not included in other classes; printed matter, newspapers, periodicals, books, catalogues, brochures, folders, posters, diaries; bookbinding material; photographs; stationery, writing material, propelling pencils, fountain pens; adhesive materials (stationery); artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (other than furniture); letter openers; instructional and teaching material (other than apparatus); printers' type; cliches; parts of the aforesaid articles not included in other classes.

[...]

25
Clothing; footwear; headgear; bibs not of paper.

[...]

42
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software.

ConocoPhillips tok ut søksmål med krav om at de to vedtakene fra KFIR kjennes ugyldige, i to samtidige og tilnærmet likelydende stevninger den 6. januar 2020. Staten ved KFIR innga likelydende tilsvar i begge sakene – 20-002274TVI-OTIR/04 og 20-002276TVI-OTIR/04 – den 10. februar 2020. Sakene er forent til felles behandling og avgjørelse etter tvisteloven § 15-6.

Hovedforhandling ble holdt som videomøte over én rettsdag den 23. april 2020. Partene hadde samtykket til slik behandling i planmøte 26. mars 2020, jf. tvisteloven § 13-1 tredje ledd bokstav b. Retten hørte forklaring fra ett vitne, Nils Ingve Svanberg. Svanberg er ledende ansatt i ConocoPhillips Norge. For øvrig ble det ført dokumentbevis fra en dokumentsamling med sakens dokumenter.

Side:4

2. ConocoPhillips’ argumentasjon og påstand

ConocoPhillips la ned slik påstand:

1. KFIRs avgjørelser datert 5. november 2019 i sak nr. 19/00085 og 19/00086 kjennes ugyldig.

2. ConocoPhilips Company tilkjennes sakskostnader for tingretten.

Til støtte for denne påstanden anførte selskapet i korte trekk:

KFIR skulle som et minimum ha kommet til at det ikke foreligger forvekslingsfare i klasse 4, 40 og 42. Som følge av dette skulle KFIR ha tilbudt ConocoPhillips muligheten til å oppnå registrering for en begrenset varefortegnelse, eller gitt selskapet muligheten til å dele søknadene. Vedtakene må derfor kjennes ugyldige, og søknadene må behandles på nytt i forvaltningen.

Det er ingen direkte eller indirekte forvekslingsfare mellom de omsøkte merkene og de motholdte registreringene.

Det er feil når KFIR har kommet til at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet i klasse 4, 40 og 42, fordi det ikke er mulig å utlede hva de motholdte registreringene er beskyttet for i disse klassene. Vare- og tjenestefortegnelsene er uklare og/eller ikke entydige. Konsekvensen av at varebetegnelsen ikke lar seg tolke slik at den gir en fornuftig mening, er at registreringen for så vidt er rettslig uvirksom. Det er ikke mulig å fastslå vare- og tjenesteslagslikhet.

Uansett er graden av kjennetegnslikhet utilstrekkelig og det er derfor ikke forvekslingsfare. KFIR skulle blant annet tatt hensyn til den betydelige innarbeidelsen av CONOCOPHILLIPS i olje- og gassektoren i Norge. Dette er relevant etter norsk rett. KFIR skulle også kommet til at PHILIPS/PHILLIPS ikke har noen selvstendig adskillende evne i CONOCOPHILLIPS. Det sammensatte CONOCOPHILLIPS danner en meningsbærende logisk enhet, uavhengig av de to ordene det er sammensatt av.

I helhetsvurderingen av forvekslingsfare må man også ta i betraktning:

- Omsetningskretsen er svært spesialisert og kjenner godt til CONOCOPHILLIPS og vil ikke forveksle merkene.

- PHILIPS har svak grad av særpreg.

- Registreringer for PHILIPS og CONOCOPHILLIPS sameksisterer i USA, Kina, Australia og Canada.

- Registreringspraksis i Norge er inkonsekvent ved at søknader om registrering av PHILIPS har gått gjennom til tross for eldre registreringer av CONOCOPHILLIPS, men ikke omvendt.

Side:5

3. Statens argumentasjon og påstand

Staten la ned slik påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

Til støtte for denne påstanden anførte staten i korte trekk:

KFIRs avgjørelser er gyldige, og det var riktig å nekte registrering.

PHILIPS-merkene er gyldige og har vern så lenge de er registrert. KFIR har ikke hjemmel til å se bort fra registreringen. Dette gjelder selv om varefortegnelsene ikke oppfyller de krav som i dag oppstilles for å få et merke registrert. Fortegnelsene er uansett klare og entydige, selv om de er vide.

Det er forvekslingsfare mellom de søkte merkene og eldre registrerte merker som inneholder teksten PHILIPS. Det er kjennetegnslikhet blant annet på grunn av graden av likhet som det særpregede elementet PHILIPS/PHILLIPS skaper. Det er vareslagslikhet ved at merkene gjelder for dels identiske og dels likeartede varer og tjenester.

KFIR hadde ikke plikt til å underrette ConocoPhillips om mulighet for delvis registrering i klasse 4, 40 og 42. Utgangspunktet er at søker selv har ansvar og risiko for å formulere og avgrense sin søknad. Unntak kan tenkes der Patentstyret/KFIR mener at deler av søknaden er registrerbar, og likevel ikke gir underretning om det. Slik var det ikke i denne saken. Både Patentstyret og KFIR mente at det også var forvekslingsfare for den delen av søknaden som gjaldt klasse 4, 40 og 42. Staten mener at en begrensning av søknaden ikke ville avhjulpet forvekslingsfaren.

4. Rettens vurdering

4.1 Oversikt

KFIR nektet registrering av ConocoPhillips-merkene med hjemmel i varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Vedtakene er bragt inn til rettslig overprøving etter varemerkeloven § 52. Vedtakene er basert på et lovbundet skjønn, og retten kan prøve alle sider av saken. Retten skal foreta en legalitetskontroll av forvaltningsvedtakene, på det grunnlag som forelå for KFIR, jf. blant annet Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave 2011 (heretter Lassen/Stenvik) på side 198.

Sakens hovedspørsmål er om det foreligger «risiko for forveksling» mellom de merkene ConocoPhillips søkte om å få registrert, og de eldre PHILIPS-registreringene. Partene er enige om at det er indirekte forvekslingsfare som er aktuelt, altså om det er fare for at den

Side:6

relevante omsetningskretsen kan få inntrykk av at det er en forretningsmessig forbindelse eller et kommersielt fellesskap mellom innehaverne av merkene. Vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare skal etter rettspraksis være en helhetsvurdering med grunnlag i de konkrete forholdene, hvor graden av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet er de mest sentrale momentene. Det er innbyrdes sammenheng mellom momentene: En svak grad av vare-/tjenesteslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt. Retten viser her til HR-2008-1686-A Søtt + Salt avsnitt 40.

ConocoPhillips har i saken ikke knyttet noen anførsler til forvekslingsfaren i klasse 16 og 25. Selskapet har konsentrert argumentasjonen om klassene 4, 40 og 42. Det er ikke eksplisitt erkjent at det foreligger forvekslingsfare i klasse 16 og 25, men det er vanskelig å forstå ConocoPhillips’ opplegg for saken på annen måte. Selskapets hovedsynspunkt er at vedtakene er ugyldige fordi det ikke er forvekslingsfare i klasse 4, 40 og 42, og fordi KFIR dermed hadde plikt til å tilby delvis registrering i disse klassene.

Retten vil i avsnitt 4.2 nedenfor kommentere spørsmålet om hvem som utgjør den relevante omsetningskretsen. I avsnitt 4.3 vil retten kommentere spørsmålet om eller i hvilken grad det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet, og i denne forbindelse også ConocoPhillips’ anførsel om at det ikke kan utledes av de eldre registreringene hvilke varer/tjenester de er registrert for. I avsnitt 4.4 kommenteres kjennetegnslikheten. Deretter vil retten i avsnitt 4.5 foreta en helhetsvurdering av forvekslingsfaren, der både vare- og tjenesteslagslikhet og kjennetegnslikhet vektlegges. I denne forbindelse behandles også den rettslige uenigheten om relevansen av at CONOCOPHILLIPS er berømt/innarbeidet.

4.2 Omsetningskretsen

Retten oppfatter det slik at det er enighet mellom partene i saken om at den relevante omsetningskretsen i klasse 4, 40 og 42 er profesjonelle aktører, som er mer spesialiserte og merkebevisste enn alminnelige forbrukere. ConocoPhillips har under saken ikke viet klassene 16 og 25 noen oppmerksomhet, og ga under hovedforhandlingen ikke uttrykk for uenighet med statens synspunkt om at omsetningskretsen for klasse 16 og 25 er alminnelige forbrukere, som er mindre oppmerksomme og merkebevisste.

Det er derfor neppe noen reell uenighet av betydning når det gjelder hvem som utgjør den relevante omsetningskretsen for de ulike vare- og tjenesteslagene ConocoPhillips’ søknader gjelder.

4.3 Vare- og tjenesteslagslikhet

PHILIPS-registreringene fra 1948 er ekstremt vide, og de er negativt avgrenset. Registreringene fra 1968 er også svært vide, og til dels negativt avgrenset. Det er på det rene at en søknad om slik registrering ikke ville gått gjennom i dag, jf. varemerke-forskriften § 10 og EU-domstolens avgjørelse C-307/10 IP Translator. Det er imidlertid ikke det samme som at registreringene er ugyldige eller at Patentstyret og KFIR kan se bort fra dem i vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet. Retten er enig med KFIR i at

Side:7

varemerkeforskriften § 10 angir krav som må oppfylles for at en søknad om varemerkeregistrering kan tas til følge i dag. Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft, og tidligere registrerte merker som ikke oppfyller kravene, har fortsatt vern. Retten peker i den forbindelse på varemerkeloven § 83 fjerde ledd, og viser i tillegg til at varemerke-forskriften § 58 ikke pålegger innehaver eller Patentstyret å oppdatere eller begrense varefortegnelsen.

Retten viser også til EU-domstolens dom C-371/18 Skykick fra 29. januar 2020, hvor det i avsnitt 71 slås fast at et varemerke ikke kan kjennes helt eller delvis ugyldig på det grunnlag at ordene som er brukt for å angi de varer og tjenester merket er registrert for, mangler klarhet eller presisjon. Derimot – som det også fremheves i Skykick-avgjørelsen –kan varemerker med upresise og uklare varefortegnelser i praksis bare oppnå beskyttelse for varer og tjenester hvor merket er tatt i reell bruk. Grunnen er ikke at merket er ugyldig der varefortegnelsen er uklar og upresis, men at en annen markedsaktør kan kreve sletting av merket for varer og tjenester hvor merket ikke er tatt i reell bruk, jf. varemerkeloven § 37 flg.

Retten viser endelig til Lassen/Stenvik side 231:

Det forekommer at en registreringssøker som får motholdt et eldre registrert varemerke imøtegår innvendingen med å hevde at det eldre merket ikke kan motholdes, fordi det ikke er gyldig registrert eller fordi registreringen rammes av en slettelsesgrunn.

En slik anførsel kan ikke føre frem: Patentstyret må behandle enhver varemerkeregistrering som gyldig og virksom, så lenge den ikke er opphevet, kjent ugyldig eller besluttet slettet etter reglene i varemerkelovens kapittel 5.

Det samme utgangspunktet gjelder for defensivregistreringer, jf. Lassen/Stenvik side 346:

For så vidt angår defensivregistreringer minnes om det som er sagt foran […] om at det ikke gjelder særregler om defensivregistrerte varemerker i relasjon til forvekselbarhetsspørsmålet. Utgangspunktet må også ved defensivregistreringer tas i de varer eller tjenester merket er registrert for – selv om det måtte være aldri så mye klarlagt at det ikke var meningen å bruke merket for slike, jfr. Rt-1998-1988, NIR 1999 s. 739 COSMICA (s. 1991, s. 749).

Slik retten oppfatter ConocoPhillips’ anførsler, er disse utgangspunktene i hovedsak ikke bestridt. ConocoPhillips’ argumentasjonslinje handler ikke om at de eldre PHILIPS-registreringene er ugyldige. ConocoPhillips er også innforstått med at man kunne krevd sletting, men har bevisst valgt å ikke gjøre dette, blant annet med henvisning til at en slettingssak innebærer en rettslig risiko. Det som er kjernen i ConocoPhillips’ argumentasjon, er at varefortegnelsene er så uklare at det etter en tolkning ikke er mulig å utlede hvilke varer og tjenester merkene er beskyttet for, og at det derfor ikke lar seg gjøre å konkludere med at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet. Når man ikke kan utlede beskyttelsesomfanget av den eldre registreringen, kan den heller ikke være til hinder for ConocoPhillips’ søknad. Å vise til at ConocoPhillips kunne krevd (hel eller delvis) sletting

Side:8

av PHILIPS-registreringene, innebærer at myndighetene skyver risiko over på ConocoPhillips. Det er ingen grunn til at staten skal forsvare eldre uklare registreringer.

Retten er ikke enig med ConocoPhillips i at varefortegnelsene i PHILIPS-registreringene er så uklare at det er umulig å vurdere vareslagslikhet. At de er vide, er ikke det samme som at de er uklare.

For 1948-registreringene er det i alle fall klart at de omfatter alle varer som fantes i 1948, og som ikke spesifikt er unntatt. Det betyr at de omfatter en rekke varer som er tatt med i ConocoPhillips’ søknader for klasse 4, 16 og 25. Eksempelvis er petroleum, råolje, naturgass og tungolje omfattet av klasse 4 slik den lyder i dag. Dette var varer som fantes i 1948, og det er ingen uklarhet i at de samme varene er omfattet av PHILIPS-registreringene nr 40029 og nr 39426. Alle papirvarer som er angitt i ConocoPhillips-søknadene under klasse 16 er også omfattet av PHILIPS-registreringene. Alle klesplaggene i klasse 25 som ConocoPhillips har søkt om beskyttelse for – topper, hodeplagg, jakker og hansker – er omfattet av PHILIPS-registreringene fra 1948. Det er ingen uklarhet om det. Varene ConocoPhillips har søkt beskyttelse for i klasse 16 og 25 er også fullt ut omfattet av den internasjonale registreringen med nr 991346.

Tilsvarende omfatter 1968-registreringene en rekke tjenester som er tatt med i ConocoPhillips’ søknader for klasse 39, 40 og 42. Transport og lagring av petroleumsprodukter er tjenester som fantes i 1968, som er omfattet av dagens klasse 39 og som klart er omfattet av PHILIPS-registreringene nr 75278 og nr 75341. Transport og oppbevaringsvirksomhet er positivt angitt i de eldre registreringene. I tillegg har man tatt med den negativt avgrensede sekkeposten til slutt – «tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41». Denne (gamle klasse 42) bør man – som fremholdt i Lassen/Stenvik på side 359-360 – tolke med varsomhet.

1968-registreringene angir også positivt «behandling av materialer», som omfatter tjenester knyttet til produksjon og bearbeidelse av petroleumsprodukter, som ConocoPhillips søker sine merker registrert for i klasse 40. Tjenester for teknisk konsultasjon, forskning og industridesign relatert til utvinning, bearbeiding og produksjon av petroleumsprodukter, som ConocoPhillips har søkt vern for i klasse 42, er omfattet av den internasjonale registreringen til PHILIPS i klasse 42: «Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services». Disse tjenestene er også omfattet av den negative avgrensningen i 1968-registreringene.

Samlet sett er det rettens vurdering at graden av vare- og tjenesteslagslikhet er meget stor. Søknadene til ConocoPhillips omfatter likeartede og lignende varer og tjenester som de som de eldre merkene er registrert for.

Side:9

4.4 Kjennetegnslikhet

Det som skal sammenlignes, er helhetsinntrykket kjennetegnene gir hos den relevante omsetningskrets, eller som Lassen/Stenvik fremholder på side 391: «det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil etterlate seg i erindringen».

Vurderingen må foretas med utgangspunkt i at kundene ikke har de to kjennetegnene foran seg og kan sammenligne dem direkte. Kunden ser det ene merket, og har et erindringsbilde av det andre merket som sammenligningsgrunnlag.

Sentrale faktorer i vurderingen av kjennetegnslikhet, er visuell, fonetisk og konseptuell eller begrepsmessig likhet.

CONOCOPHILLIPS er sammensatt av to komponenter, hvor den ene komponenten visuelt er tilnærmet identisk med PHILIPS. Fonetisk er det ingen forskjell på PHILIPS og PHILLIPS. Konseptuelt er det heller ingen forskjell. Philips/Phillips vil for en norsk kunde – spesialisert og merkebevisst eller ikke – fremstå som et utenlandsk slektsnavn. I engelsktalende samfunn er navnet antagelig nokså vanlig, mens det i Norge er et uvanlig navn. Ordet har ikke noe betydningsinnhold som sier noe om hvilke varer eller tjenester det representerer. Retten er enig med Patentstyret og KFIR, som begge har lagt til grunn at komponenten PHILLIPS/PHILIPS har særpreg, og at særpreget verken er spesielt sterkt eller spesielt svakt.

Spørsmålet er om elementet CONOCO gjør at CONOCOPHILLIPS blir oppfattet som en logisk enhet, slik at PHILLIPS mister sin selvstendig adskillende evne, jf. særlig EU-domstolens avgjørelse i C-120/04 Thomson Life avsnitt 32-37 og omtalen av avgjørelsen i Høyesterett dom i HR-2008-1686-A Søtt + Salt avsnitt 56 følgende. Etter rettens syn er det mest sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren av de varene og tjenestene ConocoPhillips selger, ikke vil oppfatte ordet som en logisk enhet. At merket er sammensatt av komponentene CONOCO og PHILLIPS understrekes av at det kombinerte merket (logoen) bruker stor C og stor P, slik: ConocoPhillips. Denne skrivemåten brukes tilsynelatende ganske generelt av selskapet, blant annet på selskapets norske nettsider og i stevning og senere prosesskriv i saken her.

CONOCO vil trolig av gjennomsnittsforbrukeren oppfattes som et fantasiord, eller som en forkortelse. Det er ikke et ord som har noen selvstendig betydning i relasjon til varene og tjenestene ConocoPhillips selger, og det er særpreget. Det har etter rettens syn et sterkere særpreg enn merkets andre element, PHILLIPS. Begge delene av CONOCOPHILLIPS har altså særpreg, og den delen som har sterke likhetstrekk med PHILIPS er mindre særpreget enn den delen som adskiller merkene. Dette utelukker ikke at det er forvekslingsfare, jf. Søtt + Salt-dommen avsnitt 58:

Som det framgår av det siterte, vil det være av vesentlig betydning for spørsmålet om forvekslingsfare i hvilken grad den del av det sammensatte merket som består av det registrerte merket (eller noe som er tilnærmet lik

Side:10

dette), har et særpreg ("distinctiveness"). Det avgjørende vil her være om denne del av merket har et slikt særpreg at opprinnelsen til de varer og tjenester som er knyttet til det sammensatte merket, av forbrukerne også vil bli tilskrevet eieren av det registrerte merket. Det kan i denne forbindelse ikke kreves at denne del av merket utgjør det dominerende trekket. Ja, selv om det er den andre del av merket – her "pascal" – som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene.

Retten konstaterer så langt at ordmerket CONOCOPHILLIPS er et merke sammensatt av to komponenter, hvor den ene er konseptuelt og fonetisk identisk, og visuelt tilnærmet lik, ordmerket PHILIPS. CONOCOPHILLIPS er ikke egnet til å bli oppfattet som en logisk enhet, og PHILIPS/PHILLIPS har et visst særpreg. At CONOCO har enda sterkere særpreg og kommer først, utelukker ikke forvekslingsfare.

I det kombinerte merket ConocoPhillips har søkt registrert, utgjør den grafiske utformingen et lite særpreget merkeelement; teksten er den helt dominerende bestanddelen i merket.

Retten er for øvrig enig med KFIR og Patentstyret i at de grafiske elementene i Philips’ kombinerte merke (rammen med bølger, sirkel og stjerner), ikke er tilstrekkelig særpreget til at den figurative utformingen i seg selv skaper en slik avstand mellom merkene at det utelukker forvekslingsfare. Tekstelementet er mer dominerende enn den grafiske/figurative utformingen.

4.5 Helhetsvurderingen av forvekslingsfare

4.5.1 Forvekslingsfare i klasse 16 og 25

For de varegrupper hvor den relevante omsetningskretsen består av alminnelige, rimelig godt orienterte og oppmerksomme gjennomsnittsforbrukere av klær og papirvarer med mer, foreligger det etter rettens syn forvekslingsfare i lovens forstand mellom de søkte merkene til ConocoPhillips og de eldre registrerte PHILIPS-merkene.

Det er mer eller mindre full vareslagslikhet, og det kreves da mindre av kjennetegnslikheten.

Det felles elementet PHILLIPS i de søkte merkene er så å si identisk med PHILIPS i de registrerte merkene. Det sammensatte merket vil etter rettens syn ikke oppfattes som en logisk enhet, jf. nærmere nedenfor. PHILLIPS/PHILIPS er tilstrekkelig særpreget til at det kan gi forbrukeren grunn til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Etter rettens syn er det sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil tro at det finnes en slik forbindelse.

Dette er – som nevnt foran – ikke direkte erkjent av ConocoPhillips, men selskapet har heller ikke fremsatt konkrete anførsler om at det ikke er forvekslingsfare i disse klassene.

Side:11

4.5.2 Klasse 4, 40 og 42

Retten er enig med ConocoPhillips i at den relevante gjennomsnittsforbrukeren for petroleumsvarene i klasse 4, og for de olje- og gassrelaterte tjenestene i klasse 40 og 42, er en spesialisert og merkebevisst profesjonell kunde, med høy oppmerksomhet.

Også for slike kunder og slike varer og tjenester må det etter rettens syn i utgangspunktet anses å være indirekte forvekslingsfare på grunn av meget høy grad av vare-/tjenesteslagslikhet og den kjennetegnslikhet som er gjennomgått over. Retten viser i denne forbindelse til at vurderingen må foretas med utgangspunkt i hvilke vare- og tjenesteslag Philips’ merker er registrert for og hvilke ConocoPhillips har søkt registrering for, ikke hvilke varer og tjenester de to faktisk bruker eller eller har planer om å bruke merkene for. Det kan dermed ikke legges vekt på at det rent faktisk trolig er liten overlapp mellom de to selskapene med hensyn til hvilke varer og tjenester de markedsfører, mot hvilke kunder og med hvilken merkebruk.

Det som eventuelt kan tilsi at det likevel ikke foreligger indirekte forvekslingsfare, er om det er anledning til å legge vekt på innarbeidelsen av CONOCOPHILLIPS.

Det er sannsynliggjort gjennom bevisførselen i saken at CONOCOPHILLIPS er et godt innarbeidet og meget kjent navn i norsk olje- og gassbransje. Begge selskapene som i dag utgjør ConocoPhillips har vært med på det norske oljeeventyret siden starten, og det fusjonerte ConocoPhillips har vært sterkt tilstede i norsk petroleumssektor siden 2002. Selskapet har milliardomsetning og flere tusen ansatte på norsk sokkel og på land. Det er lite sannsynlig at noen som arbeider i oljebransjen i Norge ikke kjenner til selskapet og navnet. Dette utelukker ikke at de samme personer kan komme til å tro at det er en forretningsmessig forbindelse mellom innehaverne av PHILIPS og CONOCOPHILLIPS, men risikoen må antas å reduseres betraktelig hvis det yngre merkets berømmelse er relevant.

Dette rettslige spørsmålet er partene uenige om.

Patentstyret og KFIR har lagt til grunn at det yngste merkets innarbeidelse og berømmelse ikke er relevant, med henvisning til rettspraksis fra EU-domstolen og Retten og retningslinjer fra EUIPO. ConocoPhillips mener dette er feil, og har pekt på Lassen/Stenvik side 332, en uttalelse i Høyesteretts Søtt+Salt-avgjørelse fra 2008 og enkelte avgjørelser fra EU-retten.

Retten har blitt stående ved at det trolig ikke er relevant i norsk rett å legge vekt på det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse. Retten er altså enig med Patentstyret og KFIR på dette punktet.

Rettskildesituasjonen på varemerkerettens område er kort oppsummert slik av Høyesterett i HR-2016-2239-A Route 66 avsnitt 31:

Side:12

Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Betydningen av dette er utfyllende beskrevet i Høyesteretts dom 22. september 2016 (HR-2016-1993-A) avsnitt 42 til 46 [42, 43, 44, 45, 46]. Jeg fremhever her særlig at varemerkeloven § 14 er utformet i samsvar med EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv, og at loven dermed skal forstås i samsvar med EU domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven. Også domstolens avgjørelser i tilknytning til varemerkeforordningen må tillegges vekt. Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, men har materielle bestemmelser tilsvarende varemerkedirektivet. Videre vil praksis fra EUPIO, tidligere OHIM, være en relevant rettskilde.

Spørsmålet om betydningen av det yngre merkets berømmelse i forvekselbarhets-vurderingen i EU-retten, er oppsummert slik i EU-rettens dom av 29. mars 2017 i sak T-389/15 J & Joy vs Joy-Sportswear avsnitt 93 til 95, under overskriften «The reputation of the earlier mark»:

93 The applicant also maintains that the mark applied for has a reputation in a significant part of the European Union and that that reputation suffices to distinguish it from the earlier mark.

94 In that regard, it should be noted that reputation is relevant in assessing whether there is a likelihood of confusion as regards the earlier mark, but that that is not the case in respect of the assessment of the distinctiveness of the mark applied for.

95 As stated in the Court’s case-law, the highly distinctive character of a sign is relevant only in respect of the earlier mark and not the later mark (judgments of 29 September 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, paragraph 24; of 3 September 2009, Aceites del Sur-Coosur v Koipe and OHIM, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, paragraph 84, and of 28 June 2012, I Marchi Italiani and Basile v OHIM – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑133/09, EU:T:2012:327, paragraph 18).

Her gis det klart uttrykk for at om merket er godt kjent eller har en sterkt særpreget karakter, er relevant for det eldre merket, men ikke for det yngre merket, og det vises til praksis både fra EU-domstolen og OHIM (nå EUIPO). I dom av 5. mai 2015 i sak T-184/13 Skype fremholdes i avsnitt 40 at dette følger av fast rettspraksis:

Second, according to settled case-law, it is the recognition by the relevant public of the earlier mark and not that of the mark applied for that must be taken into account when determining whether there is a likelihood of confusion between the two marks [...]

I sak T-603/13 Easy Air-Tours av 13. mai 2015 avsnitt 40 kommer standpunktet om at det yngre merkets innarbeidelse er irrelevant også tydelig til uttrykk, med henvisning til at dette følger av klar rettspraksis. Her fremholdes også at denne relevansregelen fra rettspraksis harmonerer med formålet med varemerkeforordningens artikkel 8, nemlig å beskytte innehaverne av eldre rettigheter mot senere søknader for like eller lignende merker:

Side:13

Thirdly, the alleged reputation or renown of the element ‘easy’ in the mark applied for is irrelevant, because it is apparent from the case-law that only the reputation of the earlier mark, and not that of the mark applied for, is to be taken into account in assessing whether there is a likelihood of confusion (see judgment of 3 September 2009 in Aceites del Sur-Coosur v Koipe, C‑498/07 P, ECR, EU:C:2009:503, paragraph 84 and the case-law cited). That case-law is consistent with the objective of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, which is to provide proprietors of earlier rights with appropriate protection against subsequent applications for identical or similar Community trade marks (judgment of 8 March 2013 in Mayer Naman v OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, EU:T:2013:117, paragraph 105).

Det samme synspunktet fremgår også reservasjonsløst i EUIPOs Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Section 2, Chapter 6 Other Factors. I avsnitt 6.2 er «Reputation of EUTM application» (hvor kjent eller innarbeidet det søkte merket er) tatt med under overskriften «Irrelevant Arguments for Assessing Likelihood of Confusion»:

Applicants sometimes argue that there will be no likelihood of confusion with the earlier mark because the EUTM application has a reputation. This argument cannot prosper [...]

Så langt er det altså sterke EU-rettslige holdepunkter for at det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse er irrelevant.

ConocoPhillips har fremholdt enkelte andre avgjørelser fra EU-domstolen og EU-retten som hevdes å trekke i motsatt retning, særlig C-16/06 P Mobilix vs Obelix fra 2008, C-51/09 Becker vs Barbara Becker fra 2010 og T-554/14 Massi vs Messi fra 2018. Retten kan ikke se at disse avgjørelsene gjelder samme spørsmål. Hvor berømt fotballspilleren Messi, tegneseriefiguren Obelix og tennisspilleren Becker er, drøftes som ledd i et annet vurderingstema, nemlig konseptuell eller begrepsmessig kjennetegnslikhet. At problemstillingene ikke er parallelle, understøttes av at ingen av de ovennevnte avgjørelsene fra 2015 og 2017 som inneholder klare uttalelser om at det yngre merkets innarbeidelse er irrelevant, nevner de tidligere Becker eller Obelix-avgjørelsene. Og Messi-avgjørelsen fra 2018 drøfter etter det retten kan se ikke forholdet til de ovennevnte avgjørelsene fra 2015 og 2017.

Tilsvarende har ConocoPhillips også vist til T-28/18 AC Milan, som etter rettens syn heller ikke er egnet til å underbygge anførselen om at det søkte merkets innarbeidelse eller berømmelse er relevant i vurderingen av forvekslingsfaren. Saken handlet om innsigelse fra innehaveren av de registrerte varemerkene AC HOTELS MARRIOTT og AC HOTELS BY MARRIOTT til en søknad om registrering av et kombinert merke for fotballklubben AC Milan. I avgjørelsens avsnitt 82 og 100 er det referanser til «the famous Italian football team AC Milan» og «the well-known football club AC Milan». Fotballklubbens berømmelse synes imidlertid ikke å være et selvstendig poeng i vurderingen av forvekslingsfare. Vurderingen i avsnitt 100 handler om at tekstelementet AC i det søkte

Side:14

merket, når det ses sammen med det grafiske elementet (en rød og svart ball) og det mer fremtredende tekstelementet MILAN, inngikk i en helhet som danner en logisk enhet som refererer til fotballklubben, mens tekstelementet AC i det registrerte hotellvaremerket var meningsløst.

Etter rettens syn er det grunnlag for å oppsummere de EU-rettslige kildene slik at det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse er irrelevant i vurderingen av forvekslingsfare.

ConocoPhillips har vist til to norske rettskildefaktorer som kan tyde på at norsk rett har et annet innhold. For det første er det vist til Lassen/Stenvik, som i kapittel 11 V på side 329 flg, drøfter andre forhold – utover vareslags-/bransjelikhet og kjennetegnslikhet – som kan få betydning i vurderingen av forvekslingsfare. Her omtales i avsnitt 2 på side 332 den situasjonen at ett av kjennetegnene er særlig sterkt innarbeidet. Drøftelsen åpner for at både det yngre og det eldre kjennetegnets berømmelse kan være relevant, selv om forfatterne gir uttrykk for at man antagelig «ikke bør arbeide med samme norm for forvekselbarhet når det sterkt innarbeidede merket er eldst, som når det er yngst» – på grunn av prioritetshensyn.

For det andre er det vist til avsnitt 56 i HR-2008-1686-A Søtt + Salt, hvor førstvoterende skriver dette om et tekstelement i det yngste merket i vurderingen av forvekslingsfaren:

I tillegg kommer at «pascal» i seg selv er et meget godt innarbeidet varemerke innenfor bransjen. Navnet er vel kjent også ut over den omsetningskretsen som sokner til selskapets etablissementer. Dette har sammenheng med at innehaverens virksomhet har ry for sine særegne kvalitetsvarer innenfor konditorfaget. Jeg finner derfor å måtte bygge på at ordet "pascal" vil representere et sterkt element i den samlede vurdering som skal foretas.

Disse to rettskildefaktorene taler isolert sett for at norsk rett på dette punktet har et annet innhold enn det som følger av rettspraksis fra EU-domstolen og EU-retten og praksis fra EUIPO. Dette harmonerer imidlertid dårlig med uttalelsene fra Høyesterett i Route 66 og Pangea-avgjørelsene fra 2016, hvor det fremheves at varemerkeloven skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv.

Rettens vurdering er at de to norske rettskildefaktorene ikke kan innebære at norsk rett har et annet innhold enn det som følger av rettspraksis fra EU. Når det gjelder uttalelsene i Lassen/Stenvik, presiserer forfatterne i innledningen til avsnittet på side 329 at her «kommer man inn på svært usikker grunn, med få faste holdepunkter». I drøftelsen er det bare gitt ett rent eksempel fra praksis på at sterk innarbeidelse av det yngre merket har blitt tillagt betydning i vurderingen av forvekslingsfare, og det er en avgjørelse fra Patentstyrets 2. avdeling fra 1977, lenge før EØS-avtalen.

Uttalelsen i Søtt + Salt-avgjørelsen avsnitt 56 kommer som ledd i en konkret drøftelse av kjennetegnslikheten, og relevansen av det yngre merkets innarbeidelse var ikke omtvistet i

Side:15

saken. Førstvoterende har ikke problematisert relevansen eller begrunnet den med rettskildehenvisninger.

Retten mener på denne bakgrunn at Patentstyret og KFIR har bygget på riktig forståelse av rettsreglene når begge instanser har gitt uttrykk for at det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse ikke er relevant i vurderingen av forvekslingsfaren.

Med en slik konklusjon på lovtolkningen, er retten også enig med forvaltningen i at det foreligger forvekslingsfare i lovens forstand, og at det var riktig å nekte registrering av ConocoPhillips’ søknader. Retten viser til det som er sagt om kjennetegns- og vareslagslikhet ovenfor, og til det som er sagt i avsnitt 4.5.1 og innledningsvis i 4.5.2 over. Uten å kunne legge vekt på hvor godt kjent CONOCOPHILLIPS er i den norske oljebransjen, er det vanskelig å konkludere annerledes enn at det foreligger indirekte forvekslingsfare mellom de søkte merkene. Det er meget stor grad av vare- og tjenesteslagslikhet, og kjennetegnene har et felles element – PHILIPS/PHILLIPS – som er tilnærmet identisk, som er distinktivt og som beholder sin selvstendig adskillende evne selv om det brukes sammen med CONOCO. De to elementene danner ikke en logisk enhet, CONOCOPHILLIPS fremstår nokså tydelig som en sammenstilling av to deler.

Retten har i helhetsvurderingen også tatt i betraktning ConocoPhillips’ anførsler om at registreringer for PHILIPS og CONOCOPHILLIPS sameksisterer i USA, Kina, Australia og Canada, og at norsk registreringspraksis er inkonsekvent ved at søknader om registrering av PHILIPS har gått gjennom til tross for eldre registreringer av CONOCOPHILLIPS, men ikke omvendt.

Til det siste bemerker retten at Patentstyret i sitt vedtak på side 15 opplyser at dette skyldes at man ved registrering av nr 991346 i 2010, ikke fant frem til ConocoPhillips’ to registreringer fra 2004. Det gis med andre ord uttrykk for at inkonsekvent registreringspraksis skyldes en glipp. Retten er enig med staten i at en eventuell feil i 2010, ikke forplikter Patentstyret eller KFIR til å gjøre en ny feil i 2019.

At ConocoPhillips’ og Philips’ merker sameksisterer i enkelte andre jurisdiksjoner hvor man har tradisjon for å prøve relative registreringshindringer, kan være relevant i vurderingen av forvekslingsfare, jf. EU-rettens avgjørelse T-271/16 Thomas Marshall vs Marshall, avsnitt 104 – som det også er vist til i Patentstyrets vedtak. Retten er enig med forvaltningen i at ConocoPhillips ikke har ført bevis for («duly demonstrated») at slik sameksistens kan tilskrives fravær av forvekslingsfare, og at de merkene som sameksisterer i andre jurisdiksjoner er identiske med de denne saken gjelder. Dette er bare underbygget med en liste utarbeidet av ConocoPhillips som er inntatt i stevningen, uten at de underliggende registreringene er dokumentert.

Side:16

4.6 Plikt til å tilby delvis registrering?

ConocoPhillips har anført at vedtakene er ugyldige fordi KFIR hadde plikt til å orientere ConocoPhillips om muligheten for å justere søknaden og oppnå delvis registrering i klasse 4, 40 og 42.

Ettersom retten har kommet til samme konklusjon som Patentstyret og KFIR i spørsmålet om forvekslingsfare, også i klassene 4, 40 og 42, kommer dette spørsmålet ikke på spissen.

4.7 Sakskostnader

Staten har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten.

Retten har vurdert om ConocoPhillips helt eller delvis burde fritas for omkostningsansvaret etter § 20-2 tredje ledd bokstav a, fordi det var et visst sprik i rettskildene i et rettslig spørsmål av betydning i saken. Retten har blitt stående ved at det likevel ikke er tungtveiende rimelighetsgrunner for å gjøre unntak. Det er for det første ikke uten videre klart at det aktuelle rettsspørsmålet hadde avgjørende betydning. For det andre er det rettens syn at ConocoPhillips hadde andre og mindre ressurskrevende handlingsalternativer enn å reise søksmålet, blant annet å angripe Philips’ svært vide registreringer gjennom krav om administrativ sletting for de vare- og tjenestekategorier hvor Philips ikke kan godtgjøre reell bruk siste fem år, jf. varemerkeloven §§ 37 og 38. ConocoPhillips’ prosessfullmektig ga under hovedforhandlingen uttrykk for at man hadde valgt å ikke gjøre dette fordi det innebærer en prosessrisiko. Etter rettens syn er det vanskelig å se at et krav om sletting ved administrativ overprøving i denne saken kan innebære tilnærmelsesvis like stor prosessrisiko som søksmål om KFIR-vedtakenes gyldighet.

Staten skal etter dette tilkjennes fulle sakskostnader. Advokat Nyhus har inngitt sakskostnadsoppgave som oppfyller lovens krav, og som advokatfullmektig Hvammen Nicholson ikke har hatt innvendinger til. Det er krevd erstatning for advokatsalær med kr 82 650, som tilsvarer 57 timer à kl 1 450. Retten vurderer kostnadene som rimelige og nødvendig, og legger oppgaven til grunn.

Side:17

D O M S S L U T N I N G

i de forente sakene 20-002274TVI-OTIR/04 og 20-002276TVI-OTIR/04

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.

2. ConocoPhillips Company dømmes til innen 2 – to – uker å betale 82 650 – åttitotusensekshundreogfemti – kroner i sakskostnader til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter.