LB-2019-90228

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	2020-07-29
Publisert:	LB-2019-90228
Stikkord:	Varemerkerett, Varemerkeinngrep, Kodakvern, Forvekslingsfare
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven. Lagmannsretten kom til at Manimal sin bruk av slagordet "Unleash the instinct within you" ikke var en krenkelse av Monster sitt registrerte varemerke "UNLEASH THE BEAST!" og lignende registrerte slagord. Monster sitt slagord hadde heller ikke vern mot Manimals slagord etter den såkalte kodakregelen. Det forelå heller ikke forvekslingsfare etter Markedsføringsloven (2009) § 30, og ingen overtredelse av § 25. Etter dette forkastet lagmannsretten anken.
Saksgang:	Oslo tingrett 15.03.2019 - Borgarting lagmannsrett LB-2019-90228 (sak nr. 19-090228ASD-BORG/01)
Parter:	Monster Energy Company (advokat Frode André Moen, Rettslig medhjelper: advokatfullmektig Linda Methlie) mot Manimal Energy AS (advokat Magnus Hauge Greaker v/advokatfullmektig Uros Tosinovic, Rettslig medhjelper: advokatfullmektig Markus Kjelløkken)
Forfatter:	Lagdommer Karl Otto Thorheim, Lagmann Mette Jenssen, Ekstraordinær lagdommer Anders Bøhn
Lovhenvisninger:	Markedsføringsloven (2009) §25, §30, Varemerkeloven (2010) §4

Saken gjelder spørsmål om varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven.

Lagmannsretten viser til og slutter seg til følgende i tingrettens saksframstilling:

«Det norske markedet for energidrikk ble etablert i 2009, etter at det nasjonale forbudet mot salg av denne typen drikke ble opphevet. Per i dag omsettes det årlig energidrikk for i overkant av 1,5 milliarder kroner i Norge. Eldre tenåringer og unge voksne utgjør en sentral del av omsetningskretsen.

Saksøker, Monster Energy Company, er en amerikansk produsent av energidrikk. Selskapet selger sine produkter i store deler av verden. Monster har vært i det norske markedet siden 2010 og er den tredje største aktøren i markedet, etter Red Bull og Battery. Monsters markedsandel i Norge er på rundt 20 %. Monster samarbeider med Coca Cola Company om distribusjon av selskapets produkter og er representert i de fleste norske utsalgssteder.

I Norge selger Monster flere ulike produktserier. Hovedproduktserien leveres i tre varianter, én med og én uten sukker og én ekstremvariant. Den sukkerholdige varianten leveres i en svart boks med grønn logo, og den sukkerfrie varianten leveres i en svart boks med blå logo. Ekstremvarianten er rød. Blant alle Monsters produkter er det boksen med grønn logo som selger mest, og det er også denne boksen som er mest sentral for Monsters argumentasjon i saken.

[...]

Monsters nest mest solgte produktserie i det norske markedet er Monster Ultra serien. I Ultra-serien har boksene henholdsvis gul, hvit og rød farge, med grå/sølvfarget logo. Monster selger også noen andre produkter i bokser med andre farger. Alle Monsters produkter er merket med logoen som ser ut som en klo og/eller en M. Omtrent halvparten av den drikken som omsettes i Norge selges i bokser som også er påført Monsters registrerte ordmerke «Unleash the Beast[!]».

Alle energidrikkene som Monster selger i Norge i dag selges i bokser på 0,5 liter eller 0,55 liter.»

I tillegg til «UNLEASH THE BEAST!» har Monster registrert flere varemerker med ordene «UNLEASH» og «BEAST»:

UNLEASH THE ULTRA BEAST!
UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST!
UNLEASH THE NITRO BEAST!
UNLEASH THE SALTY BEAST!

Side:2

ENERGY UNLEASHED!

Etter det opplyste benytter Monster de to varemerkene «UNLEASH THE BEAST!» og «UNLEASH THE ULTRA BEAST!» i Norge. Som det går fram, er varemerkene registrert med store bokstaver. På baksiden av mange av Monsters bokser skrives varemerket med stor «u» i «Unleash» og stor «b» i «Beast», men ellers med små bokstaver og utropstegn.

Det er videre opplyst at også Monsters grønne figur på forsiden av boksen, se fotografi nedenfor, og ordmerket «Monster» er registrerte varemerker.

Saksøkte Manimal Energy AS (Manimal) ble stiftet sommeren 2017. Det er opplyst at selskapet fortsatt er i en etableringsfase og har hatt begrenset salg i Norge. Det produktet selskapet har solgt i Norge, er en 0,33 liters boks betegnet MANIMAL med underteksten ENERGY DRINK. Øverst på boksen over produktnavnet står det «UNLEASH THE INSTINCT WITHIN YOU» med store bokstaver. Slagordet er ikke registrert. Boksen har svart bakgrunn og grønne bokstaver og tegn.

Manimal har reklamert for to andre energidrikker i samme produktserie, som begge er bokser med svart bakgrunn og tilsvarende bokstaver og tegn, men i stedet for grønn er fargen blå på Blueberry Sugarfree og rød på Cranberry Code Red. Disse to produktene har foreløpig ikke vært i salg.

Monster tok ut stevning mot Manimal i mai 2018. Tingretten sendte saken til forliksrådet, som etter en tid besluttet at saksbehandlingen skulle innstilles. Monster sendte deretter inn den opprinnelige stevningen på nytt i september 2018. Etter det opplyste har Manimal ikke produsert sine bokser etter at tvisten oppsto.

Monsters krav i saken for tingretten var at Manimal skulle forbys å bruke kjennetegnet «Unleash the instinct within you», forbys å utby, markedsføre og selge selskapets energidrikker i de aktuelle emballasjene og påbys å trekke tilbake og destruere alle eksemplarer av energidrikkene i de aktuelle emballasjene. Monster krevde i tillegg erstatning/vederlag etter rettens skjønn. Manimal påsto seg frifunnet.

Oslo tingrett avsa 15. mars 2019 dom med slik domsslutning:

1. Manimal Energy AS frifinnes.

2. Monster Energy Company betaler kroner 378 537,- i sakskostnader til Manimal Energy AS. Beløpet forfaller til betaling to uker etter domsforkynnelsen.

Monster Energy Company har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Selskapets anførsler kan sammenfattes slik:

Side:3

Manimal har ved sin bruk av kjennetegnet «UNLEASH THE INSTINCT WITHIN YOU» gjort inngrep i Monsters registrerte varemerkerettigheter til «UNLEASH THE BEAST!» og øvrige «UNLEASH»-varianter.

Spørsmålet om forvekslingsfare for et varemerke avhenger dels av om det foreligger vareslagslikhet, og dels av om det foreligger kjennetegnslikhet. Det er sentralt i saken at det foreligger full vareslagsidentitet. Energidrikker er blant de varene som er beskyttet under Monsters varemerkeregistreringer, og Monster benytter en rekke av disse varemerkene på energidrikker. Dette tilsier en mildere bedømmelse av kjennetegnslikheten, jf. flere avgjørelser fra Klagenemda for industrielle rettigheter.

Den kjennetegnsmessige likheten har tre elementer: graden av visuell likhet, graden av fonetisk liket og graden av konseptuell likhet. Denne vurderingen skal skje uavhengig av hvordan varemerkeinnehaveren rent faktisk bruker varemerket, også uavhengig av om han overhodet benytter det. I dette tilfellet er flere av Monsters merker i omfattende bruk. Det avgjørende er om det er en risiko for at en ikke ubetydelig del av kundekretsen kan forveksle produktene, såkalt direkte forveksling. Alternativt kan kundene tro det er en sammenheng mellom produktene, det vil i praksis si at produktene er fra samme produsent eller at det i hvert fall er en kommersiell forbindelse mellom produsentene av de to produktene, såkalt indirekte forveksling, jf. Rt-2008-1268 («Søtt + Salt»). Kundene vil ofte ikke ha begge produktene foran seg når de velger, og det andre produktet kan befinne seg uskarpt i erindringen.

«Unleash» er et så distinkt element i Monsters varemerker at Manimals bruk av ordet i sitt slagord representerer en varemerkekrenkelse. Slagordet står på baksiden av nesten alle Monsters bokser, og Monsters salgstall er høye, slik at kundekretsen etter hvert vil bli meget godt kjent med dette slagordet. «Unleash» er et sterkt kjennetegnselement i konteksten. Tingretten tar feil når den synes å mene at det bare er fantasiord som kan gis et sterkt vern etter varemerkeretten.

I begge slagordene er «unleash» det første ordet, og dette bidrar til et sterkt vern, jf. EUs retningslinjer EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks punkt 3.4.6.2. Det er begynnelsen av slagordet som tiltrekker seg kundens oppmerksomhet, se for eksempel Borgarting lagmannsretts dom LB-2015-201256. «Unleash» er et så sentralt element i slagordet at det blir uten betydning om slagordene ut over dette i utgangspunktet viser til forskjellige begreper. Dette støttes av den forundersøkelsen som Monster fikk gjennomført, der Patentstyret ga uttrykk for at «unleash» ikke kunne registreres som varemerke fordi dette kunne forveksles med Monsters registrerte varemerker.

Videre er det en sterk konseptuell likhet. «Instinct» henspiller på noe dyrisk som skal slippes løs eller frigjøres. Manimals slagord er skåret over samme lest som Monsters varemerker. I en avgjørelse fra Benelux kom et organ tilsvarende Patentstyret til at

Side:4

varemerket «Unleash your inner animal» medførte forvekslingsfare med Monsters «Unleash the Beast!». I avgjørelsen ble det vist til at merkene visuelt og fonetisk var like til en viss grad, men at konseptet var meget likt, og det forelå en sannsynlig forvekslingsfare for like produktslag. Som nevnt er den konseptuelle likheten åpenbar også i saken her. Monster har også vist til en fransk avgjørelse der uttrykket «Unleash the Now» ble ansett for å innebære en forvekslingsfare for samme vareslag. Det er svært nærliggende at kunden tenker at Manimals slagord er en ny variant innenfor Monsters konsept.

Dersom lagmannsretten skulle mene at det ikke er påvist noen alminnelig forvekslingsrisiko, påberoper Monster seg i tillegg til selve varemerkeregistreringene at det foreligger en innarbeidet beskyttelse på selvstendig grunnlag for de nevnte UNLEASH-formative varemerkene for så vidt gjelder energidrikker. Monster må innrømmes utvidet vern i kraft av å besitte en såkalt «merkefamilie» over ett og samme element, nemlig «unleash», noe som i seg selv tilsier styrket varemerkerettslig beskyttelse for dette elementet.

Alternativt foreligger det forsterket distinktivitet på grunnlag av regelen om såkalt kodakvern, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Denne regelen krever at det foreligger en assosiasjonsrisiko mellom merkene, uten at det er nødvendig med noen forvekslingsfare. Det er vist til varemerkeloven § 3 tredje ledd: «Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». Monsters varemerker er «velkjente» i riket. Monsters bruk av «Unleash the Beast!» har vært så omfattende at varemerket har et slikt utvidet vern, først og fremst gjennom salget av bokser med denne teksten. Varemerket er også vist som reklame på fjernsynsoverføringer av fotballkamper fra engelsk førsteliga. Mens han konsumerer innholdet, vil kjøperen hele tiden bli minnet på dette slagordet. 90 prosent av boksene fra Monster har teksten «Unleash the Beast!» eller «Unleash the Ultra Beast!». Da har man oppnådd et slikt styrket særpreg som kreves etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Monster har vist til kjennelse fra Patentstyrets avdeling 2 der Red Bull ble ansett for å ha slik beskyttelse fordi varemerket var velkjent i utlandet, selv om det ennå ikke var lansert i Norge. Ved velkjente merker er det en risiko for en assosiasjon, og det er en presumsjon for urimelig utnyttelse når vareslagene, som i dette tilfellet, er identiske.

Manimal har også brutt markedsføringsloven § 30.

Som kumulative vilkår må det her foreligge en etterligning, det må foreligge forvekslingsfare, og det må være en urimelig utnyttelse av en annen innsats eller resultat. Anførslene ovenfor om selve varemerkeinngrepet er sentrale også når det gjelder spørsmålet om brudd på markedsføringsloven § 30.

Side:5

Monsters produkt er blitt etterlignet. Det er ikke troverdig når Manimal hevder at de ikke har hatt Monster som forbilde. Det er ikke tvilsomt at Manimal var kjent med Monsters bokser. Også tingretten er kommet til at Manimal i særlig grad har vært inspirert av Monsters utforming av sine bokser. Det foreligger dermed en bevisst etterligning, men det er feil når tingretten mener at Manimal også er påvirket av andre produsenter. Monster kan ikke se at det er noen andre produsenter som har produkter som ligner på Monsters og Manimals.

Når det gjelder urimelig utnyttelse, er det på det rene at Monster har brukt store ressurser på utviklingen av sine emballasjeprodukter. Selskapet har oppnådd en betydelig goodwill og etablert seg som en ledende leverandør av energidrikker både i Norge og internasjonalt. Jo større markedsposisjon og merkeverdi en produsent har klart å opparbeide for sitt produkt, desto bedre beskyttelse vil vedkommende ha mot etterligning. Monster har sett seg nødt til å gå til sak mot Manimal for å unngå at man etter hvert må dele sitt designuttrykk med andre hvis man ikke reagerer.

Det er ikke noe krav om at det skal foreligge en klanderverdig opptreden, for at etterligningen kan utgjøre en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultat. Men i dette tilfellet foreligger en bevisst og klar etterligningshensikt. Manimal har ikke oppfylt sin variasjonsplikt. Manimal hadde mulighet til å utforme sitt produkt på en måte som ville gjort det mer forskjellig fra Monsters originalprodukt.

Det foreligger både direkte og indirekte forvekslingsfare, jf. ovenfor. Som nevnt vil kundene ofte ikke ha begge produktene foran seg når de velger, og det andre produktet kan befinne seg uskarpt i erindringen. Salg i dagligvareforretninger bygger først og fremst på det synsinntrykket kunden får. Helheten er avgjørende, og helhetlig er boksene svært like visuelt sett. Dette er viktig i dagligvarehandelen med raske kjøp ved selvbetjening. Forvekslingsfare vil lettere oppstå ved kjøp av dagligvarer enn ved kjøp av mer varige eller dyrere produkter.

Fargekombinasjonen er den samme, sterk grønn med svart bakgrunn. Det er til og med benyttet nyansemessig samme hovedfarge grønn som Monster benytter, Pantone 375. Den markedsundersøkelsen som er foretatt i saken, viser at hele 71 prosent av de som svarte, etter å ha vært gjort kjent med at spørsmålene i undersøkelsen gjaldt energidrikker, kjente igjen Monster på grunnlag av fargene svart og grønn, riktignok med et mindre utsnitt av Monsters grønne merke på det bildet de ble bedt om å vurdere. Dette viser likevel en meget stor grad av gjenkjennelse gjennom fargeinntrykket.

I motsetning til varemerkeretten er problemstillingen i markedsføringsretten ikke om Monster har noen enerett. Spørsmålet er om det foreligger en illojal konkurransehandling fra Manimals side. Når tingretten skriver at fargene svart og grønn vanskelig kan ses som noe særlig kjennetegn for Monster, er dette derfor et uriktig rettslig utgangspunkt.

Side:6

Fargekombinasjonen er ett av flere elementer som gir forvekslingsfare. Det er også påfallende likhetstrekk mellom Manimals blå og røde versjon og de tilsvarende blå og røde versjonene av Monsters produkter.

Manimals boks henspiller på et uhyrelignende vesen, eller «beast», jf. bildet av halvt menneske, halvt dyr foran på boksen. Videre begynner navnet på begge produktene med «M», det er like mange bokstaver i navnene, og tredje bokstav er en «n». I tillegg har Manimals boks et bilde av et dyr med en klolignende bakende som minner om hovedfiguren på Monsters boks. Bruken av ordet «unleash» øker forvekslingsfaren. Omsetningskretsen har all grunn til å tro at de to boksene har samme kommersielle opphav. At Manimals bokser er mindre enn Monsters (0,33 liter mot Monsters 0,5 liter eller større), er av liten betydning for forvekslingsvurderingen. Kundene vil tro Manimals boks er «lillebroren» til Monsters. Manimal har etterlignet Monsters boks på en måte som klart innebærer en urimelig utnyttelse av en annens innsats.

Manimal retter videre sin markedsføring mot den samme kombinasjonen av sportsgrener som Monster benytter. I tillegg har Manimal hatt en negativ referanse til Monster på sin Facebook-side, noe som klart indikerer sammenhengen mellom Manimals og Monsters emballasje- og slagordutforming.

Samlet sett er dette en profil som gir forvekslingsfare og innebærer en urimelig utnyttelse i lovens forstand.

Markedsføringsloven § 25 er også relevant i saken. Forhold som må anses som særlig skjerpende, og som derfor gir grunnlag for å benytte § 25 uavhengig av synet på § 30, er at Manimal har tatt element for element fra Monster og etterlignet, mens det er en nærmest uendelig mulighet for variasjoner av utseendet på slike bokser. Manimal har lagt seg etter bare en av de fire markedsledende merkene innenfor energidrikk-segmentet.

Monster har krav på vederlag etter varemerkeloven § 58 for den delen av saken som gjelder varemerkeinngrepet. Første ledd bokstav a gir rett til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. I dette tilfellet foreligger det en forsettlig eller i hvert fall grovt uaktsom handling, og Monster er derfor berettiget til dobbelt lisensavgift etter § 58 andre ledd. Tilsvarende skal det for den delen av saken som gjelder overtredelse av markedsføringsloven, gis en rimelig lisensavgift etter markedsføringsloven § 48 b første ledd bokstav a.

Manimals produkt er etter det opplyste omsatt for vel 766 000 kroner. Rimelig lisensavgift vil være 5 prosent, jf. HR-2018-110-A, og for overtredelsen av varemerkeloven dermed 10 prosent, avrundet til 76 600 kroner. Vederlaget for overtredelsen av markedsføringsloven blir 38 300 kroner.

Side:7

Monster Energy Company har lagt ned slik endelig påstand:

1. Manimal Energy AS forbys å bruke kjennetegnet UNLEASH THE INSTINCT WITHIN YOU.

2. Manimal Energy AS dømmes til å opphøre med salg av og avstå fra fremtidig markedsføring og salg av energidrikk med nåværende emballasje Manimal Energy Klassisk (grønn og sort), Manimal Blueberry Sukkerfri (blå og sort) og Manimal Cranberry Code Red (rød og sort).

3. Manimal Energy AS pålegges å betale erstatning og/eller vederlag til Monster Energy Company, fastsatt etter rettens skjønn.

4. Manimal Energy AS dømmes til å erstatte Monster Energy Companys sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Ankemotparten Manimal Energy AS’ anførsler kan sammenfattes slik:

Det foreligger ikke noen forvekslingsfare mellom Monsters registrerte merker og Manimals slagord, og dermed ikke noe varemerkeinngrep.

Det er på det rene at markedet for energidrikker domineres av noen få store produsenter, til tross for at det å lansere en energidrikk ikke krever veldig store investeringer. Manimal oppfatter derfor Monsters søksmål som et forsøk på å opprettholde dette oligopolet og å forhindre nyetableringer og sunn konkurranse.

Spørsmålet er om gjennomsnittsforbrukeren kan ta feil av produktene eller uriktig tro at det finnes en sammenheng mellom dem, for eksempel slik at de stammer fra samme produsent. Den relevante omsetningskretsen er en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker av denne typen produkt, det vil si ikke-alkoholholdige drikker i vareklasse 32. Omsetningskretsen er innkjøpere av denne typen drikkevarer og alminnelige forbrukere av slike varer. Det må anses på det rene at brukere av slike drikker er mer opptatt av helse og kosthold enn de var for 15–20 år siden. Det er ikke slik at en forbruker som en gang har valgt et produkt, går i butikken og så å si automatisk kjøper det samme etterpå. Noe slikt ville innebære at salgstallene på Coca-Cola med og uten sukker, i flasker som ser omtrent helt like ut, ville ha nokså like salgstall, noe som ikke er tilfelle. Det må legges til grunn at kundene følger nokså godt med på opplysningene på boksene og flaskene, og derfor er oppmerksomme på varedetaljer.

Vurderingen av om det foreligger visuell, fonetisk eller konseptuell likhet mellom varemerkene, må baseres på det samlete inntrykket merkene gir, med særlig vekt på

Side:8

merkenes distinktive og dominerende komponenter. Ordet «unleash» i Monsters varemerker er verken det særpregete eller det dominante elementet i varemerkene.

Ord på engelsk må normalt sidestilles med tilsvarende ord på norsk, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (2011) side 94. «Unleash» er et helt alminnelig engelsk ord. En alminnelig kjøper vil oppfatte dette på norsk som «frigjør», «slipp løs» eller «slipp fri». Manimal har vist til en rekke eksempler på at ordene «unleash» eller «frigjør» ofte brukes i markedsføring for å fortelle kunden at et kjøp av produktet vil frigjøre egenskaper hos kjøperen. «Unleash» er ikke et fantasiord, slik som ordmerket PEPSI for brus, og det er heller ikke originalt, slik som APPLE for mobiltelefoner, jf. Lassen og Stenvik i nevnte bok side 63-64. «Unleash»-elementet i Monsters varemerker er ikke et særpreget merkeelement, men et svakt og nedslitt element.

I rettspraksis er det lagt vekt på begynnelsen av et ordmerke, men dette synspunktet gjør seg mindre gjeldende når man står overfor et lengre slagord. Monsters varemerker er slagord som ikke kan sammenlignes med alminnelige ordmerker. Det vises til en avgjørelse fra The High Court of New Zealand fra 2017 der det slås fast at en kunde vil oppfatte Monsters varemerke «UNLEASH THE BEAST!» som et samlet uttrykk. Her kan man ikke ta ut noe av slagordet uten å se på helheten. Noe annet er de korte ordmerkene som ikke har noe reklamemessig innhold.

Den relevante omsetningskretsen vil lese ordmerkene i sin helhet for å oppfatte meningsinnholdet i slagordene. «Unleash» er ikke det sentrale i Monsters slagord. Det sentrale ordet er «beast», som er uvanlig voldsomt og som tiltrekker seg oppmerksomhet, også fordi det kommer et utropstegn etterpå. Det er dette ordet som gir Monsters slagord deres sentrale meningsinnhold. Tilsvarende vil kjøpere som vurderer Manimal-boksen, lese slagordet i sin helhet og feste seg ved det sentrale der, nemlig «the instinct within you».

Visuelt utgjør "UNLEASH THE" bare to av fem ord i Manimals slagord. Kjennetegnene er derfor visuelt ulike. Fonetisk har varemerkene helt ulik lengde, antall stavelser og rytme. Også konseptuelt er kjennetegnene ulike. «UNLEASH THE BEAST!» betyr "Slipp løs udyret!" eller "Slipp løs beistet!". "UNLEASH THE INSTINCT WITHIN YOU" må derimot oppfattes som en oppfordring til å "frigjøre ditt indre instinkt", altså en oppfordring til å frigjøre positivitet og vinnerinstinkt. Det spiller på det individuelle – folks instinkter er forskjellige.

Den forundersøkelsen Monster selv bestilte, går bare ut på at «unleash» ikke i seg selv kunne registreres som varemerke, men berører ikke spørsmålet om hva som er det sentrale kjennetegnet ved Monsters registrerte slagord. Monster har ikke bedt Patentstyret vurdere om slagordet «Release the instinct within you» kunne registreres.

Side:9

De øvrige varemerkene Monster har påberopt, har tilleggselementer som atskiller dem i enda større grad fra Manimals slagord.

Manimals slagord rammes heller ikke av det forholdet at Monster har etablert en merke-familie. Helt sentralt her er at hovedordet «beast» ikke forekommer i det konkurrerende merket.

Manimals slagord er ikke forvekselbare med Monsters varemerker, og det foreligger ikke noe inngrep i Monsters registrering.

Monsters varemerker har heller ikke ervervet særpreg, og dermed særskilt beskyttelse, gjennom innarbeidelse og bruk. Varemerket må etter praksis i så fall være kjent av en signifikant del av det aktuelle kundegrunnlaget. For at det skal foreligge en slik sterk innarbeidelse av et særpreg som gir særlig vern, må det skje en eksponering av varemerket overfor publikum. Omsetningskretsen er i svært liten grad blitt eksponert for «beast»-varemerkene. Ut fra det som er lagt fram i saken, har markedsføringen i form av reklameplakater mv. så å si utelukkende gått ut på å vise den grønne kloa og ordmerket «Monster». Det er fra Monsters side bare lagt fram ett eksempel på reklame, fra en engelsk fotballkamp, der slagordet «beast» er benyttet. «Beast»-slagordet er derfor ikke et velkjent merke i lovens forstand, og den såkalte kodakregelen kommer ikke til bruk. «Unleash the Beast»-varemerkene benyttes på utvalgte boksvarianter, men de er bare tatt inn på baksiden av boksen, der man også finner kloa og «Monster». Slagordet er dermed godt gjemt blant en rekke andre elementer på baksiden av boksen. Det er betegnende at i den markedsundersøkelsen Monster har lagt fram, har man ikke spurt om publikum gjenkjenner «beast»-slagordene som Monsters slagord. At det selges mange bokser, og at man kan se slagordet mens innholdet i boksen konsumeres, etablerer ikke det nødvendige varemerkesærpreget.

Hvis lagmannsretten likevel skulle komme til at Monsters slagord er velkjent, anføres det at Manimals slagord ikke vil innebære en urimelig utnyttelse av eller skade på «Beast»- varemerkenes særpreg eller anseelse, det vil si goodwill. De ligner ikke på hverandre, og vil ikke utløse noen form for assosiasjon. Manimal kan derfor ikke forbys å bruke sitt slagord.

Manimal har klart nok heller ikke krenket markedsføringsloven § 30. Det foreligger verken forvekslingsfare, etterligning eller en urimelig utnyttelse av en annens innsats.

Spørsmålet er om etterligningen er så lik originalproduktet at den aktuelle kundekretsen vil kunne ta feil av produktene og kjøpe etterligningen i den tro at det er originalen. Avgjørende for vurderingen er hvilket helhetsinntrykk gjennomsnittskunden får av kopiproduktet. Det må være risiko for at en "ikke uvesentlig del" av den relevante omsetningskretsen kan forveksle produktene.

Side:10

Varemerkevernet omfatter som nevnt såkalt indirekte forvekslingsfare, dets vil si en form for forveksling som går ut på at kunden tror det er en kommersiell forbindelse mellom produktene. Men markedsføringsloven § 30 omfatter ikke uten videre indirekte forvekslingsfare. Kriteriene i de to regelsettene er forskjellige. Uansett foreligger det verken fare for direkte eller indirekte forveksling i dette tilfellet.

Boksene gir helt forskjellige helhetsinntrykk. Manimals boksutforming er original, og det er ingen forvekslingsfare. En rekke momenter taler for dette: Navnene er ulike og er plassert tydelig på boksenes forsider. Navnemerking av produktet tillegges betydelig vekt, jf. Rt-1994-1584 («TOMY Train»). Det er ulik farge på navnene, og det er ulike skrifttyper. Størrelsen på boksene er forskjellig. Det som er iøynefallende ved Monsters produkter, kloa som dominerer hele forsiden, gjenfinnes ikke hos Manimal. Videre er helhetsinntrykket forskjellig. Monster har en «ren» utforming med få elementer, kloa og «Monster», mens Manimal har en sammensatt utforming med en lang rekke elementer. Ingen av elementene gjenfinnes hos Monster. Manimal har et blandet panter- og menneskehode, en tegnet panterlogo, «cracked-can»- og «splash»-effekt, prikker som en slags "molekyler", slagordet på forsiden av boksen og delvis grønn bakgrunnsfarge.

Manimal viser til at en rekke produsenter av energidrikker, både nasjonalt og internasjonalt, bruker fargekombinasjonen svart og grønt. Kombinasjonen må anses som generisk, og dermed allemannseie. Det er også ulike nyanser på grønnfargen: Monster har klarere og mer kontrastfylt farge. Manimals er mer dempet og metallisk. Det er uten betydning at det er brukt samme fargekode. Det følger av flere avgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg at likhet i generisk fargebruk ikke er tilstrekkelig til å rammes av markedsføringslovgivningen. Monsters markedsundersøkelse gir for øvrig ikke svar på om forbrukere forbinder fargene grønn og svart med Monster.

Samme forbokstav og like mange bokstaver i navnet er ikke tilstrekkelig til å skape forvekslingsfare. Monsters anførsel om at selskapets "klo" gjenfinnes i den nedre delen av Manimals panterhodetegning, er en fiktiv og konstruert "likhet": Man må fjerne halvparten av Manimals figur og snu boksen på tvers for å se likheten, og selv da er det ikke likt.

Det er videre ingen konseptuell forvekslingsfare: Manimal spiller på positivitet, indre motivasjon og individuelle instinkter. Det vises til historien bak utformingen, som er en sann historie om en mishandlet panter, «Spirit». Monster spiller derimot på generelle grøssereffekter som klo, monstre og "beist", assosiert med negativitet, frykt og råskap. Det vises også til anførslene ovenfor om at slagordene på en rekke punkter er forskjellige.

Ulikhetene mellom produktene er klart mer framtredende enn likhetene, og det er ingen grunn til å tro at forbrukere vil ta et Manimal-produkt i den tro at det er et Monster-produkt.

Side:11

Det er uansett ikke skjedd noen etterligning i lovens forstand. Ved utformingen av Manimals boks har man ikke benyttet Monsters produkt som forbilde og aktivt etterlignet det. Det er ikke noe i veien for å la seg inspirere av trender, og elementer som har karakter av å være allemannseie, innebærer ikke etterligning. De elementene som påstås å være "etterlignet", er helt alminnelige: fargen grønn, bokstaven «M», ordet "unleash" og markedsføring innen motorsport og kampsport. Det er ingen urimelig etterligning når Manimal, som andre produsenter av energidrikker, markedsfører sine produkter mot motorsport og kampsport. Det var Red Bull som begynte med dette, og det er åpenbart ikke illojalt at konkurrentene retter sin markedsføring mot de samme kjøpergruppene. Manimals utforming er et resultat av en selvstendig og uavhengig utviklingsprosess, der inspirasjonskilden som nevnt er historien om panteren "Spirit". Dette ser man gjennom bildet av panter/menneske, valg av slagord og navnet på produktet, Manimal. Det er vist til forklaringen fra selskapets innehaver Wadood Faiz: Fargen grønn er en personlig favorittfarge, og grønn er en sentral farge av stor betydning i muslimske miljøer og land.

Videre foreligger det ingen urimelig utnyttelse eller såkalt "illojal konkurransehandling". Markedsføringsloven beskytter ikke produkter som sådan mot etterligning, men rammer urimelige etterligningshandlinger. Ved bruk av alminnelige og generiske elementer skal det mye til før dette kvalifiserer som urimelig utnyttelse. Den såkalte variasjonsplikten er lite streng i en bransje som denne. De få elementene som ligner, er så alminnelige at det ikke kan ses som illojal utnyttelse av Monsters innsats. Manimal har i tilstrekkelig grad benyttet seg av variasjonsmulighetene, jf. anførslene ovenfor. Det er heller ikke snakk om å "etterligne en produktserie".

Det foreligger heller ingen overtredelse av markedsføringsloven § 25. Manimal viser til Rt-1995-1908 («Mozell»), der det går fram at selv om "generalklausulen" i dagjeldende markedsføringslov § 1, nå § 25, supplerer lovens spesialbestemmelser, må man være forsiktig med å benytte den på forhold av lignende karakter som de forholdene som er regulert i spesialbestemmelsene, når vilkårene etter disse ikke er oppfylt. Det skal gjøres en konkret vurdering der vurderingstemaet først og fremst vil være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen. I dette tilfellet er det ingen elementer i saken som ikke fanges opp av markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4. Subsidiært anføres det at Manimal ikke har opptrådt urimelig, klanderverdig eller illojalt.

Det er uansett ikke grunnlag for å kreve erstatning eller vederlag. Kravet er ikke tilstrekkelig spesifisert av ankende part. Etter markedsføringsloven § 48 b kan det tilkjennes rimelig lisensavgift, erstatning eller vinningsavståelse. Det er ikke påvist noe økonomisk tap eller noen årsakssammenheng, og Manimal har handlet aktsomt og i god tro.

Side:12

Det er heller ikke grunnlag for å tilkjenne rimelig lisensavgift. Uansett er det ikke adgang til både å kreve lisensavgift etter varemerkeloven og etter markedsføringsloven. Manimal ville hatt adgang til å selge sine bokser på én lisens. Maksimalt må avgiften derfor eventuelt bli på 5 prosent. Regnskapene viser at mottatt betaling for produktet bare er vel 460 000 kroner, slik at lisensavgiften maksimalt bør være 23 000 kroner.

Ankemotparten har lagt ned slik påstand:

1. Anken forkastes.

2. Monster Energy Company dømmes til å erstatte Manimal Energy AS' sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten.

Retten ser først på spørsmålet om brudd på markedsføringsloven § 30. Det er spørsmål om Manimal har brukt «etterlignede kjennetegn» mv., og om bruken «fører med seg fare for forveksling». Videre må bruken være skjedd «på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater».

Lagmannsretten viser til bildet av de to boksene nedenfor.

Side:13

<img src="https://rettspraksis.no/w/images/LB-2019-90228.jpg">

Ved vurderingen av forvekslingsfare må man ta i betraktning at en potensiell kunde ikke alltid vil kunne sammenligne de to boksene ved at de står ved siden av hverandre i kjøpssituasjonen. I tillegg til en ren sammenligning er forvekslingsfaren dermed også et spørsmål om hvilket inntrykk kunden har av den av de to boksene han ikke ser, når han vurderer om den boksen han ser, er samme produkt eller et beslektet produkt. Uansett mener lagmannsretten at dette fotografiet i atskillig grad taler for seg selv og tilsier at det ikke er noen forvekslingsfare her.

Monsters boks domineres av den grønne figuren på forsiden, betegnet som en «klo», som den gir klare assosiasjoner til, men som også kan oppfattes som en henvisning til bokstaven «M» i Monster. Figuren kan for øvrig også oppfattes som et bilde av havhester eller lignende, jf. at den høyre delen ikke henger sammen med den venstre øverst. Videre står ordmerket «Monster», med den karakteristiske «ø»-aktige «o»-en, tydelig i hvitt. Noe lignende finner man ikke på Manimals boks, og helhetsinntrykket av boksene blir derfor klart forskjellig. Lagmannsretten er i hovedsak enig i Manimals anførsler om ulikhetene: Produktene har forskjellig navn, et forhold som er helt sentralt ved sammenligningsvurderingen, og navnene er plassert tydelig på boksenes forside. Navnene har forskjellig farge og forskjellige skrifttyper. Manimals boks har bilde av et panter- og menneskehode og en tegning av et panterhode, mens Monsters ikke har noe bilde av dyr

Side:14

eller menneske. Manimal har sitt slagord øverst på boksen, mens Monster der angir hva drikken inneholder i form av vitaminer osv. Størrelsen på boksene er også forskjellig.

Det som er av likhet, er fargene. Så forskjellige som boksene er ellers, anser lagmannsretten det klart at fargebruken ikke er tilstrekkelig til at det kan konstateres noen forvekslingsfare etter markedsføringsloven § 30. Det kan klart nok heller ikke det forholdet at navnene har samme forbokstav, like mange bokstaver i navnet og en «n» som tredje bokstav. Slik boksene framstår, foreligger det heller ikke noen konseptuell likhet som kan medføre at det foreligger noen risiko for at produktene samlet sett kan forveksles. Lagmannsretten viser også til vurderingen av varemerkelikhet nedenfor.

Monster har anført at markedsføringslovens regler, i motsetning til varemerkeretten, ikke er et spørsmål om enerett, og at tingretten, når den skriver at fargene svart og grønn vanskelig kan ses som noe særlig kjennetegn for Monster, derfor har tatt et uriktig rettslig utgangspunkt. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Det er ingen uriktig rettslig vurdering når tingretten skriver, etter sammenligning av fem forskjellige produsenters bokser slik som vist på et fotografi på side 9 i tingrettsdommen, at retten vanskelig kan se at fargene svart og grønn skulle anses som særlige kjennetegn for Monster. Dette er ingen sammenblanding med varemerkeretten, men en adekvat uttalelse om at fargene ikke i seg selv medfører noen spesiell forvekslingsfare på bakgrunn av hvor vanlig bruken av disse fargene må anses for å være innenfor dette vareslaget.

Manimal har etter dette ikke overtrådt markedsføringsloven § 30.

Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b vil det være et varemerkeinngrep hvis Manimal har brukt «tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.»

Lagmannsretten viser til tingrettens redegjørelse for de rettslige utgangspunktene, som er riktig. De aktuelle utsagnene har form av å være slagord. Ved vurderingen av forvekslingsfare la tingretten til grunn at det engelske ordet «unleash» hos den aktuelle omsetningskretsen av unge mennesker i Norge er en ganske kjent betegnelse på å slippe noe fri/løs, og at «unleash»-elementet i Monsters ulike ordmerker har et svakere vern enn et rent fantasiord ville hatt. Tingretten skrev videre at utover bruken av ordet «unleash» er det få likheter mellom Manimals slagord «… the instinct within you» og Monsters «… the beast», både visuelt, fonetisk og innholdsmessig. Tingretten mente at «unleash»-elementet i Manimals slagord ikke medfører fare for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil tro at Manimals energidrikk er produsert av eller i samarbeid med Monster. Det forelå derfor etter tingrettens syn verken direkte eller indirekte forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Side:15

Tingrettens vurderinger er riktige, og lagmannsretten viser til og slutter seg til tingrettens begrunnelse og konklusjon. Det er ingen feil når tingretten konstaterer at et alminnelig engelsk ord som «unleash» står beskyttelsesmessig svakere enn et konstruert ord. Det er ikke grunn til å gå inn på om vernet, slik tingretten skriver, er «mye» svakere. At «Unleash the …» står først begge steder, får ingen utslagsgivende betydning for sammenligningsvurderingen. Lagmannsretten er ikke enig med Monster i at det først og fremst er ordet «unleash» som er det «distinkte» kjennetegnet i slagordene. Det naturlige er heller at kundens oppmerksomhet trekkes mot hva det er som skal «frigjøres». Manimals slagord er videre vesentlig lengre enn Monsters og gir grunnlag for såpass mange assosiasjoner uten særlig tilknytning til begrepet «beast», at det ikke kan anses sannsynliggjort at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil se på Manimals slagord som ytterligere en variant av Monsters registrerte «unleash»-merker. Det foreligger heller ikke noen varemerkekrenkelse av den grunn at Monster har etablert en «merke-familie».

Monster har også anført at forvekslingsfare ikke er nødvendig for å konstatere brudd på selskapets varemerkerett i og med at «Unleash the Beast!» har opparbeidet krav på beskyttelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd, som gir vern mot bruk av varemerker som er egnet til å gi assosiasjoner til et varemerke som er «velkjent her i riket», den såkalte kodakregelen. Også her viser lagmannsretten til tingrettens syn på dette. Lagmannsretten er enig med Manimal i at det ut fra det som foreligger i saken, kan konstateres at omsetningskretsen i liten grad er blitt eksponert for «beast»-varemerkene ut over at de står på baksiden av boksene. I tillegg til at slagordene for de to produktene er forskjellige og gir forskjellige assosiasjoner, jf. ovenfor, kan «beast»-slagordene ikke anses som velkjente merker i lovens forstand.

Markedsføringsloven § 25 får ikke selvstendig betydning i saken. Det følger av lagmannsrettens syn på den manglende forvekslingsfaren, jf. ovenfor, at retten er enig med Manimal i at det i dette tilfellet ikke er noen elementer i saken som ikke fanges opp av markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4.

Etter dette forkastes Monsters anke.

Manimal har vunnet saken og skal tilkjennes saksomkostninger for begge instanser. Det er ikke grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. Selskapets omkostningsoppgave for lagmannsretten er på 649 760 kroner, som er salær uten merverdiavgift. Kravet er høyt, men lagmannsretten anser omkostningene, etter omstendighetene, som nødvendige og rimelige. En part som velger å forberede seg omfattende og grundig, kan ikke alltid regne med å få dekket utgiftene til dette fullt ut av motparten. Men i dette tilfellet må søksmålet anses som forholdsvis svakt fundert, og det kan oppfattes som et tiltak for å hindre konkurranse. I en slik situasjon må saksøker være forberedt på at motparten bruker betydelige ressurser på å forsvare seg, og at disse må dekkes, særlig når – som i dette

Side:16

tilfellet – saksøkers utgifter er i samme størrelsesorden når utgiftene i forbindelse med rettsmeklingen tas med. Monster har da heller ikke protestert mot oppgaven. Lagmannsretten ser ikke grunn til å redusere omkostningene av eget tiltak. At saken i hovedsak står i samme stilling som for tingretten, endrer ikke dette.

Tingretten tilkjente Manimal saksomkostninger med et lavere beløp enn selskapet krevde. Manimal har ikke angrepet denne avgjørelsen.

På grunn av feriefravær er dommen avsagt etter at lovens frist gikk ut. Den er enstemmig.

Side:17

D O M S S L U T N I N G

1. Anken forkastes.

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Monster Energy Company 649 760 –sekshundreogførtinitusensjuhundreogseksti– kroner til Manimal Energy AS senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen.