RG-1998-277

Instans:	Borgarting lagmannsrett - Dom
Dato:	1997-05-16
Publisert:	RG-1998-277 (53-98)
Stikkord:	Markedsføringsloven
Sammendrag:
Saksgang:	Drammen byrett Nr. 1896A-94 - Borgarting lagmannsrett LB-1995-02218 A og LB-1995-02219 A.
Parter:	Ankesak nr 95-02218 A: Ankende part: Mag Instruments Inc. (Prosessfullmektig: Advokat Bente Holmvang). Motpart: Biltema Norge AS (Prosessfullmektig: Advokat Jostein Nordbø). Ankesak nr 95-02219 A: Ankende part: Biltema Norge AS (Prosessfullmektig: Advokat Jostein Nordbø). Motpart: Mag Instruments Inc. (Prosessfullmektig: Advokat Bente Holmvang).
Forfatter:	Lagdommer Johannes Smit, formann. Lagdommer Sissel Rydman Langseth. Herredsrettsdommer Arne Vesterås
Lovhenvisninger:	Markedsføringsloven (1972) §8a, Tvistemålsloven (1915) §172, §176, §180, §213, Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse (1916), Åndsverkloven (1961), §1, §8a, §9

Saken gjelder spørsmål om ulovlig etterligning av produkter, jf markedsføringsloven §8a (tidligere §9) og §1.

Ved stevning av 31. oktober 1994 til Drammen byrett anla Mag Instrument Inc. (i det følgende også benevnt Mag) søksmål mot Biltema Norge AS (i det følgende også kalt Biltema) med krav om forbud mot markedsføring og salg av nærmere angitte lommelykter i aluminium, samt krav om erstatning fastsatt etter rettens skjønn. Søksmålet er begrunnet med at Biltemas lykter er ulovlige etterligninger av Mags produkter Mini Maglite og Solitaire. Etterligningen angis å gjelde design og formgivning, ikke de tekniske løsninger.

Byretten avsa 29. mars 1995 dom i saken med slik domsslutning:

1. Biltema Norge AS forbys å markedsføre og selge de lommelykter som i dagens assortiment er benevnt med artikkel nr. 38-260, 38-263 og 38-266.

2. Biltema Norge AS dømmes til å betale erstatning til Mag Instrument Inc. med kr 20.000 - tyve tusen kroner - for tap i omsetning og goodwill innen 2 - to uker fra dommens forkynnelse.

3. Biltema Norge AS frifinnes i søksmålet om ulovlig markedsføring og salg av artikkel nr. 38-385.

4. Hver av partene bærer sine saksomkostninger.

Det bemerkes at artikkelnummeret 38-385 i domsslutningens punkt 3 er feilskrift for 38-285.

Det nærmere saksforhold fremgår av byrettens dom og av lagmannsrettens bemerkninger i det følgende.

Dommen ble av Mag Instrument Inc. påanket til Eidsivating - nå Borgarting - lagmannsrett for så vidt gjelder domsslutningens punkter 2, 3 og 4. Biltema erklærte deretter aksessorisk motanke for så vidt gjelder domsslutningens punkter 1 og 2.

Ankeforhandling ble holdt 16.-18. april 1997 i Oslo tinghus. Begge selskaper var representert ved styrets formann, henholdsvis Anthony Maglica og Tommy Carlsson. Begge forklarte seg. Mags advokat Robert C. Weiss, Los Angeles, fulgte forhandlingene med hjemmel i tvistemålsloven §213 annet ledd. Det ble avhørt fire vitner. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. De lommelykter saken angår, samt en rekke andre lykter til sammenligning, ble fremvist.

Den ankende part, Mag Instrument Inc., har i det vesentlige anført:

Det krav til originalitet og særpreg som markedsføringsloven oppstiller som vilkår for beskyttelse, er oppfylt, såvel for Mini Maglite som for Solitaire. Etter markedsføringsloven §8a er det ikke noe krav om verkshøyde, slik som etter åndsverksloven, men om selvstendig innsats. Lyktene er utviklet av Anthony Maglica, som har utarbeidet mange skisser og prototyper før han kom frem til den endelige utforming. Mini Maglite er alment anerkjent som et fremragende eksempel på amerikansk industridesign, og er bl.a. innkjøpt av flere tyske kunstindustrimuseer. Også Solitaire er en original frembringelse. Hver detalj er gjennomtenkt. Som eksempel nevnes de parallelle linjene i riflingen, som fremhever lyktens form. Dessuten er lykten et ledd i og tilpasset Mags totale produktlinje.

Det er ikke dokumentert at Maglica selv har kopiert andre lykter som fantes på markedet før hans produkter ble introdusert i USA, henholdsvis i 1983 og 1989. For Solitairelyktens vedkommende er det ikke engang anført at Maglica skal ha bygget på forbilder. Det er ikke avgjørende for Mini Maglites originalitet at det tidligere fantes stavlykter av aluminium, idet de hadde en helt annen størrelse og på flere sentrale punkter en annen utforming. Ingen av de fremlagte smålyktene fantes før Maglicas lykter. Forgjengeren for Code 4-lykten kom først i 1986, og var ulik Mini Maglite. Også Miragelykten er nyere.

Legendlyktene er omfattet av lisensavtale med Mag, og er dermed uten interesse for spørsmålet om hvilke lykteformer Mag har akseptert fra andre produsenter.

Biltemas utnyttelse er urimelig etter markedsføringsloven §8a. Ett moment i vurderingen er valgmulighetene med hensyn til utformingen av lommelykter. Det er ikke dekning for å hevde at lyktens utforming er bestemt av batteriformen. Det vises til andre fremlagte lykter med samme batteritype som Mini Maglite.

Biltema har ettergjort alle detaljer ved begge lyktene. Foruten selve formen og bryterutformingen er både lysestakefunksjonen og riflingen kopiert, og lyktene er så like Mags lykter at delene kan byttes ut med hverandre. Bare søkket i lyktehodet på Biltemas lykter skiller. Dette endrer imidlertid ikke helhetsinntrykket, som er det avgjørende.

Det er også av betydning at Biltema ikke bare har etterlignet ett av Mags produkter, men to. Det dreier seg om Mags mest populære produkter. Dette gjør etterligningen mer urimelig.

Biltema har angivelig ikke utgitt sine lykter for å være Maglykter, men firmaet har heller ikke gjort noe for å klargjøre at det ikke dreier seg om Mags produkter. Det er tilstrekkelig til å anvende markedsføringsloven §8a at et ikke ubetydelig antall kunder vil forveksle produktene. Selv om Biltemas navn står på pakningen, betyr ikke det nødvendigvis mer enn at Biltema står for salget.

Prisforskjellen alene kan ikke avskjære forvekslingsfaren.

Omsetningskretsen er den samme for begge produsenter.

Hvis retten skulle komme til at det ikke foreligger forvekslingsfare, anføres markedsføringsloven §1 som subsidiært grunnlag. Det subjektive vilkår i denne bestemmelse er oppfylt ved at det gjelder en ren etterligning, som må karakteriseres som snylting på Mags innsats.

Det bestrides at beskyttelsen er bortfalt som følge av den tid som er gått fra Mags produkter kom på markedet.

Erstatningsvilkårene er oppfylt. Biltema har opptrådt forsettlig, eller i det minste uaktsomt. Det er åpenbart sammenheng mellom salget av kopilyktene og reduksjonen i salget av den originale Mini Maglite. For Solitairelyktens vedkommende må det legges til grunn at omsetningsøkningen ville ha vært større uten Biltemas konkurrerende salg. Erstatning kreves bare for tiden fra Mags krav om at markedsføring/salg av Biltemas lykter måtte stanses, ble fremsatt. For Solitaires vedkommende skjedde dette først ved stevningen. Tapet må fastsettes skjønnsmessig, med utgangspunkt i Biltemas salg. Det er vanskelig å forstå at et selskap som Biltema ikke skal kunne finne frem til antall solgte lykter, slik at de oppgitte anslag over salgsvolumet ikke uten videre kan legges til grunn for beregningen. Også tapet ved at Mag går glipp av kjøp av lykt nr. 2 og eventuelt nr. 3 til en kjøper må tillegges vekt. Goodwilltapet er av Mag stipulert til 20.000 kroner, men det kunne godt ha vært satt høyere. Ad utmålingsprinsippene vises til Gulating lagmannsretts dom av 24. oktober 1996 i ankesak nr. 96-303 A.

Mag Instrument Inc. har nedlagt slik påstand:

I. I hovedanken:

1. Biltema Norge AS forbys å markedsføre og selge de lommelykter som er benevnt med artikkelnr. 38-285.

2. Biltema Norge AS dømmes til å betale erstatning til Mag Instrument Inc., fastsatt etter rettens skjønn, dog begrenset oppad til kr 100000,-.

II. I motanken:

Byrettens dom punkt 1 stadfestes.

III. I begge tilfelle:

Mag Instrument Inc. tilkjennes sakens omkostninger for byretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, Biltema Norge AS, har i det vesentlige anført:

For at forholdet skal rammes av markedsføringsloven §8a, kreves det noe mer enn en ytre likhet mellom produktene. Det skal foretas en urimelighetsvurdering, hvor de avgjørende momenter er frembringelsens særpreg og originalitet på den ene side, og tidsaspektet, formen for markedsføring og hensynet til forbrukerne på den annen side.

Kravet til særpreg og originalitet er ikke oppfylt. Mini Maglite har en klassisk lommelyktform, i likhet med de aluminiumslykter som var på markedet tidligere. At det ikke er fremlagt lykter av typen Solitaire som er eldre, betyr ikke nødvendigvis at det ikke finnes. Solitaire er uten det nødvendige særpreg. Lykten er simpelthen en sylinder, og har samme form som skaftet på tradisjonelle stavlykter. Det er vanskelig å se at denne formen kan være beskyttet av markedsføringsloven. Den kreative innsats ved utviklingen av Solitairelykten må ha vært ubetydelig. Tidsforbruket er oppgitt til 1-2 år, men det vesentlige av tiden gikk - foruten til helt andre oppgaver - til å utvikle produksjonsutstyr.

Mag har ikke dokumentert noe designpatent for noen av lyktene. Det er betenkelig å legge originalitet og særpreg til grunn så lenge dette ikke foreligger. Det finnes heller ingen rettsavgjørelse som fastslår at Mini Maglite var et pionerarbeid. Lykten fremstår som en mindre utgave av de lyktene som fantes fra før. Mag må bevise at Maglica var først ute, og har ikke maktet dette.

Fare for forveksling foreligger heller ikke. Biltema har ikke gitt noen av sine lykter noe navn som gir assosiasjoner til Mag. Heller ikke på annen måte tar markedsføringen sikte på å skape slike assosiasjoner. Biltema selger ikke direkte til forbruker, bare til forhandlere, som er klar over forskjellen. Det er heller ikke påvist at noen faktisk har forvekslet lyktetypene.

I tillegg til innsvinget i lyktehodene er det også andre ulikheter mellom lyktene. Biltemas lykter har rifling i bakstykket, mens denne del på Mags lykter er glatt. Biltemas lykter er uten sirkelinskripsjon, mens Mags lykter har inskripsjon foran på lyktehodet med lyktens betegnelse samt Mags firmanavn. Fargene er ulike, særlig blåfargen. Endelig er prisene svært forskjellige. At også Mags lykter selges i plastpakning er av mindre interesse, siden Mags plastpakning er helt forskjellig fra Biltemas.

Vernetiden er dessuten tidsbegrenset. Det vises til Løchen: Markedsføringsloven med kommentarer (1992), side 135. Maksimal vernetid for amerikanske designpatenter er således 14 år. Mini Maglite kom på markedet i 1983, Solitaire i 1989. Introduksjonen i USA må være avgjørende for vernetidsspørsmålet, ikke salgstiden i Norge.

Biltemas salg er til forbrukernes beste. De får en kvalitetslykt til rimelig pris.

Markedsføringsloven §1 kan ikke anvendes på forholdet hvis retten finner at vilkårene etter §8a ikke er oppfylt. Det vises til Løchen: l.c. side 50 og til Rt-1995-1908 på side 1918. Uansett foreligger ingen klanderverdig opptreden fra Biltemas side. Også i denne sammenheng må det for øvrig tillegges vekt at Biltema ikke selv er produsent og at det ikke dreier seg om noen slavisk etterligning. Biltema har ikke utgitt sine lykter for annet enn det de er.

Det fremlagte dokumentmateriale fra rettstvister i andre land viser at Mag ikke har noen eksklusiv rett til å selge lommelykter med den form de to aktuelle Maglyktene har.

Erstatningsvilkårene er heller ikke oppfylt. Det er ikke grunnlag for noe skyldansvar. Mags manglende reaksjon på brevet av 21. desember 1993 fra Biltemas advokat må tillegges betydning ved vurderingen av om det foreligger skyldansvar. Det samme gjelder at det forutgående brevet fra Mags advokat gjaldt en annen lykt enn den som ble solgt i Norge, og at Solitairelykten ikke var nevnt i brevet.

Økonomisk tap er ikke påvist. Da salget av Mini Maglite gikk ned, var ikke Biltemas tilsvarende lykt i salg lenger. For Solitairelyktens vedkommende lar det seg ikke gjøre å påvise tap, siden salget har økt i den aktuelle perioden. Noe tallmateriale er ikke fremlagt. Man kan ikke legge Biltemas salgstall til grunn for en tapsberegning, siden priser og kjøpergrupper er så ulike. Det er ikke redegjort for Mags avanseberegning, og et eventuelt erstatningsbeløp må av den grunn reduseres skjønnsmessig. Det pekes også på at den fortjeneste Mag oppgir, overstiger utsalgsprisen for Biltemas lykter. Goodwilltap foreligger ikke. Heller ikke Mags lykter er feilfrie, siden Mag har 1 promille reklamasjoner. Biltemas lykter er ikke av dårligere kvalitet, og slett ikke så dårlige at det skaper "badwill".

Biltemas anførsel om at Mags eventuelle krav må anses tapt som følge av passivitet ble frafalt under ankeforhandlingen.

Biltema Norge AS har nedlagt slik påstand:

I hovedanke og motanke:

1. Biltema Norge AS frifinnes.

2. Biltema Norge AS tilkjennes saksomkostninger for byretten og lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Markedsføringsloven §8a (etter lovendring av 20. desember 1996, hvorved paragrafnummeret ble endret) setter forbud mot "i næringsvirksomhet å anvende etterliknede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling". Retten behandler først spørsmålet om de lykter som hevdes etterlignet, har den nødvendige originalitet til at beskyttelse kan kreves.

Mini Maglite er i underkant av 15 cm lang, med en største diameter på 25 mm. Skaftet er sylindrisk, med et bredt midtfelt som er riflet i "diamantmønster". Lyktehodet, som har en stripe med strekrifling, har større diameter ytterst enn skaftet, og har en karakteristisk avrundet form i overgangen mot skaftet. Lykten er uten ytre knapper eller andre ujevnheter, bortsett fra et innebygget snorfeste nederst på skaftet. Tenning/slukking og regulering av lyskjeglen skjer ved vridning av lyktehodet. Lyktehodet kan også brukes som "lysestake" ved at lykten settes opp ned i lyktehodet.

Solitaire er 8 cm lang og har en diameter på ca 12 mm. Den er helt sylindrisk og er riflet omtrent på samme steder som Mini Maglite, men med streker i lyktens lengderetning. Tenne- og slukkemekanismen og plasseringen av snorfestet er som på Mini Maglite, men Solitaire er uten "lysestakefunksjon".

På grunnlag av bevisførselen finner lagmannsretten at begge lyktene tilfredsstiller lovens krav til originalitet og særpreg. De skiller seg markant ut fra andre lykter som fantes på markedet på de respektive introduksjonstider. At Mag ikke har sikret seg mønsterbeskyttelse eller designpatent, er uten betydning for spørsmålet om markedsføringsloven vilkår er oppfylt.

For Mini Maglites vedkommende har Biltema særlig vist til at det tidligere fantes aluminiumslykter av samme form, og som Maglica var kjent med, nemlig modeller fra produsenten Kel-Lite. Fire ulike Kel-Litelykter er fremlagt for retten. Etter rettens vurdering gir allerede størrelsen disse lyktene et helt annet preg, idet de er fra ca 27 cm til ca 47 cm lange og med lyktehodediameter på opptil 65 mm. Lyktene har dessuten "knekk" hvor Mini Maglite er avrundet, og har iøyenfallende glidebrytere for tenning/slukking øverst på skaftet. Også overflatebehandlingen er en annen, idet Mags lykter er blanke, mens Kel-Litelyktene er matte. Mens Kel-Lites lykter først og fremst virker røffe, er hovedinntrykket av Mini Maglite smekkerhet og eleganse.

Det kan heller ikke legges til grunn at lykten Code 4 fantes i 1983 eller tidligere i en modell som i størrelse og utforming for øvrig kan ha dannet forbilde for Mini Maglite. Den fremlagte modell, Code 4 jr., synes således å være en forminsket og også på andre punkter endret utgave av den tidligere Code 4. Det tilføyes at også den fremlagte minimodell har utvendig tenne- og slukkeknapp og andre trekk som klart skiller den fra Mini Maglite.

Som påpekt av Mag, har ikke motparten anført at Solitairelykten bygger på konkrete eldre forbilder. Det er heller ikke fremkommet noe som tyder på at slike forbilder har eksistert. Lykten har en enkel og ren form, men dette kan åpenbart ikke i seg selv utelukke at kravet til originalitet og kreativitet er oppfylt. De enkle linjene må ses som en videreføring av Mini Maglites design, tilpasset Solitaires mindre format. Mag har for lagmannsretten fremlagt deler av en innhentet sakkyndig uttalelse om Maglitelyktenes designmessige kvalitet, utarbeidet av professor Stefan Lengyel i Essen. Om Solitairelykten heter det bl.a.:

"Solitaire"-lykten er en logisk videreutvikling av den grunnleggende utforming av "Mag-Lite"-familien, det vil si den uttrykker formelt vesentlige funksjonelle egenskaper på den mest økonomiske måte. Det er ikke tekniske funksjoner, men tvert imot reduksjonen til "symbolske" funksjoner som er i forgrunnen. De store "Mag-Lite"-lyktene har tilsvarende et fremhevet, markert hode, fordi gitt denne batteristørrelsen må den faktiske eller potensielle lysstyrken synliggjøres i hodets konstruksjon (typen yrkesverktøy). I motsetning til dette går "Mini Maglite"-lyktene bort fra verktøytypen, fordi man ikke venter noe slagkraft fra dette volum, derimot forventer man en tiltrekkende forbruksartikkel. Med sin lille størrelse er "Solitaire"-lykten imidlertid ikke egnet i sin utforming til å gi formelt uttrykk for forskjellige funksjoner. Dersom man ved denne lyktestørrelsen bare skulle realisere en forholdsmessig redusert "Mini Maglite"-størrelse, ville man bare ha fått frem en banalitet. Som følge av den smale geometrien som er redusert til et minimum på grunn av den klare sylindriske form i "Solitaire", oppstår det en forbausende effekt innen "Mag-Lite"-lyktefamilien; samtidig ble det skapt en "tryllestav", hvorfra en lysstråle kan skinne ut.

"Mag-Lite"-lyktefamiliens 3-trinns form viser at tegneren ikke har fastsatt formene teknisk og funksjonelt, heller ikke ergonomisk, og heller ikke rent formalistisk, men har skapt de mest adekvate formene ved å lage en syntese av alle aspektene som gjelder de aktuelle størrelseskategoriene. Derfor viser formen på "Solitaire"-lykten klart at "Mag-Lite"-produktfamilien er basert på et nøye uttenkt totalkonsept, hvor de individuelle produkttypene beholder sin egen karakter, men hvor slektskapet kommer til uttrykk ved en tilsvarende høy utformingskvalitet.

Uttalelsen må vurderes i lys av at den er bestilt av Mag, formodentlig til bruk i den foreliggende og andre rettssaker. Rettens egen vurdering av Solitairelyktens særpreg faller imidlertid i hovedtrekkene sammen med professor Lengyels.

Mini Maglite og Biltemas tilsvarende lykt har nøyaktig samme størrelse. Under ankeforhandlingen ble det påvist at delene fra Biltemas lykt kunne erstatte hodet og bakstykket på Mini Maglite. Den blåfargen som Biltemas lykt fås i, er ikke den samme som på Mini Maglite, men de røde og svarte lyktene har samme farge, også når de ses ved siden av hverandre. Den lykt som var avbildet i Biltemas katalog nr. 89, synes å ha vært ytre sett nærmest identisk med Mini Maglite. Denne katalogen foranlediget brevet av 1. september 1993 fra Mags advokat til Biltema med krav om at eventuell produksjon, markedsføring og salg av lyktene ble stanset øyeblikkelig. Den avbildede lykten har etter det opplyste aldri vært solgt i Norge, idet de lykter som har vært solgt som de aktuelle katalognumre har fått et innsving i lyktehodet som gjør det mulig å skille Biltemas lykt fra Mini Maglite når man ser lyktene ved siden av hverandre. Også den Biltemalykt som tilsvarer Solitaire har et slikt innsving. Den lille Biltemalykten er ubetydelig lengre og bredere enn Solitaire, og har også andre trekk som skiller den fra Solitaire. Helhetsinntrykket er imidlertid at begge Biltemalyktene er svært like Mags tilsvarende modeller, og at det utvilsomt foreligger fare for forveksling når man vurderer lyktene ut fra utseendet. Forvekslingsfaren blir forsterket av at det dreier seg om to Maglykter fra samme produktserie.

De to lyktemerker leveres i ulik innpakning, men lagmannsretten kan ikke se at dette avverger faren for forveksling. Det vises særlig til at Biltemas lykter er avbildet i katalogene uten innpakning. Heller ikke merkingen av innpakningen med navnet Biltema kan anses tilstrekkelig til at kundene bringes ut av en eventuell villfarelse.

Det er ikke avgjørende at Biltema Norge AS ikke selger direkte til forbrukere, idet såvel postordresalget som varehussalget skjer gjennom egne selskaper. Biltema Norge AS står imidlertid bak Biltemas katalog, som synes å være et viktig virkemiddel i markedsføringen av Biltemas produkter overfor forbrukerne. Spørsmålet om forvekslingsfare kan således ikke begrenses til en vurdering av forhandlernes evne til å se forskjell på lyktemerkene.

Mags lykter selges gjennom ca 1100 forhandlere, bl.a. elektriske forretninger, jernvareforretninger, bensinstasjoner og sportsforretninger. Kundekretsen oppgis å være bl.a. militære, politi, friluftsfolk, elektrikere, rørleggere og speidere. Selv om Biltema opprinnelig etablerte seg som forhandler av bilutstyr, viser katalogene et vareutvalg som går langt ut over denne varegruppen. Lagmannsretten kan på denne bakgrunn ikke se at det kan være slik forskjell i kundekrets for de to merker at forvekslingsfaren elimineres av den grunn.

På ett punkt er det en vesentlig forskjell mellom Mags og Biltemas lykter, nemlig med hensyn til prisen. Pris til forbruker for Mini Maglite er oppgitt til kr 170 og for Solitaire kr 111. Det er ikke opplyst om prisene omfatter batterier. De tilsvarende priser for Biltemas lykter er kr 39,90 og kr 36,90, som er eksklusive batterier. Forskjell i pris kan i utgangspunktet tenkes å hindre faren for forveksling av produkter. I dette tilfelle finner retten - riktignok under en viss tvil - at prisforskjellen ikke er utslagsgivende. Det dreier seg her om produkter hvor de fleste forbrukere må antas å ha et uklart bilde av prisnivået, og hvor prisene - også for identiske produkter - synes å variere sterkt mellom de ulike utsalgssteder. Dertil kommer at Biltema markedsfører sine varer som "høy kvalitet til lav pris"; et utsagn som kan få kjøpere til å tro at de får det samme produkt som andre firmaer forhandler, men til en gunstigere pris.

Markedsføringsloven krever også at det skal foreligge en urimelig utnyttelse. Lagmannsretten finner det klart at begge Biltemas lommelykter er bevisste etterligninger av Mags produkter. Ved urimelighetsvurderingen skal det bl.a. legges vekt på om etterligneren har utnyttet de variasjonsmuligheter som finnes ved utformingen av alternative produkter. Selv om plasseringen av batteriene i en lommelykt og andre praktiske hensyn setter grenser for valgmulighetene, finner lagmannsretten at Biltemas lykter er utformet med tanke på å oppnå størst mulig likhet med forbildene, uten å utnytte de muligheter som åpenbart finnes for å skape lykter med et annet utseende enn Mags lykter. Det foreligger etter rettens syn direkte snylting på det utviklingsarbeid som har funnet sted hos Mag. Dette arbeidet må ha vært særlig omfattende og ressurskrevende for så vidt gjelder Mini Maglite, og på ingen måte ubetydelig for Solitaires vedkommende.

Også i denne forbindelse er det av betydning at etterligningen omfatter to produkter i samme produktserie, noe som etter rettens oppfatning gjør utnyttelsen særlig urimelig.

Retten kan etter bevisførselen ikke legge til grunn at Mag har akseptert salg av andre lykter med like stor eller større likhet med Mags produkter. Biltema har særlig vist til Legendserien fra The Keller Company/The Brinkmann Corporation, som selges fritt i USA. Mag opplyser at dette salget skjer i henhold til en lisensavtale mellom Mag og Brinkmann som ledd i et forlik i en rettssak som direkte gjelder patent- og varemerkerett. Forlikets nærmere innhold er hemmelig. Lagmannsretten behøver ikke å ta stilling til om lisensavtalen omfatter Legendlyktene, idet det for avgjørelsen av den foreliggende sak er tilstrekkelig å peke på at Legendlyktene har et utseende som i langt større grad enn Biltemas lykter skiller dem fra Mags produkter. Det vises særlig til at Legendlyktene har karakteristiske riflede gummiholker, som gir dem et annet preg enn Mags lykter.

Hensynet til forbrukerne og deres interesse i billige produkter kan ikke frata Biltemas opptreden preget av urimelig utnyttelse.

Lagmannsretten finner heller ikke at utnyttelsen av Mags produkter kan anses rimelig som følge av den tid som er gått fra introduksjonen. Mini Maglite kom på markedet i USA i slutten av 1983 og i Norge i 1987, mens Solitaire ble lansert i 1989. Det er nok så at beskyttelsen av immaterielle rettigheter er tidsbegrenset, og at enkelte produkttyper mister det vern som markedsføringsloven gir etter ganske kort tid. Dette gjelder særlig rene moteprodukter, som klær o.l. De aktuelle industridesignprodukter må imidlertid ha en mer varig konkurranse rettslig beskyttelse. Et moment som må tillegges vekt, er om den tid som er gått fra lanserin gen, har gitt Mag tilstrekkelig dekning for utviklingsomkostninger og fortjeneste, jf Rt-1994-1584 (Legodommen) på side 1589. Retten antar at fortjenestemarginen her bør være rommelig, og kan ikke se at tidsfaktoren foreløpig kan medføre at konkurrentene gis rett til å tilegne seg fordelene av Mags investeringer. For Mini Maglites vedkommende må dette gjelde uansett om man går ut fra lanseringstidspunktet i USA eller i Norge.

Etter dette er lagmannsretten kommet til at Biltemas markedsføring og salg av begge lykttyper rammes av markedsføringsloven §8a.

Mag har krevet erstatning for tapte inntekter i form av redusert salg og for tapt goodwill som følge av at Biltemas lykter, som kan forveksles med Mags, er av dårligere kvalitet. Erstatningskravet, som bygger på de alminnelige ulovfestede erstatningsrettslige regler, er tidsmessig begrenset; for Mini Maglites vedkommende fra Biltemas mottagelse av advokat Holmvangs brev av 1. september 1993 til salget av Biltemas tilsvarende lykt ble stanset som følge av byrettens dom, for Solitaires vedkommende fra stevningen til ankeforhandlingen.

Lagmannsretten er enig med Mag i at Biltema i det minste har utvist uaktsomhet ved å fortsette markedsføringen og salget av sin Mini Maglitekopi etter mottakelsen av brevet med krav om at eventuell produksjon, markedsføring og salg skulle stanses. Det kan ikke være avgjørende at brevet er skrevet på grunnlag av katalogbildet av en annen lykt enn den som faktisk ble solgt, idet brevet uansett ga Biltema foranledning til å vurdere lovligheten av den kopilykt som kom i stedet for lykten i katalogen. Heller ikke Mags manglende reaksjon på svarbrevet av 21. desember 1993 kan etter omstendighetene føre til en annen vurdering av aktsomhetsspørsmålet eller rettmessigheten av det fortsatte salg, selv om det hadde vært naturlig om Mag hadde kommet tilbake til sine krav før stevningen ble uttatt høsten 1994.

De øvrige erstatningsvilkår må anses oppfylt, også vilkåret om økonomisk tap. Salg av kopilykter har utvilsomt redusert salget av Mags egne lykter. Biltema er ett av mer enn femti selskaper i Norge som Mag har reist krav mot, men det må legges til grunn at også Biltemas markedsføring har skadet Mags salg. Tapets størrelse er imidlertid høyst usikkert. Retten tar utgangspunkt i Mags egen opplysning om at nettotapet pr. lykt utgjør 50 kroner for Mini Maglite og 30 kroner for Solitaire. I mangel av dokumenterte oppgaver må også Biltemas anslag over solgte lykter legges til grunn. Det skal dreie seg om ca 1.000 lykter pr. år for tiden frem til byrettens dom, hvorav 1/5 Solitairekopier. For Solitairekopien skal salget i 1996 ha økt til ca 500 stykker, mens det ikke er oppgitt noen endring i salget av den større lykten. Lagmannsretten antar på rent skjønnsmessig grunnlag at hver tredje kjøper av Biltemas lykter ville ha kjøpt en Maglykt hvis ikke Biltemas lykter hadde eksistert. Erstatningsbeløpet for tapt salg avrundes til 35.000 kroner.

Lagmannsretten finner også at Biltemas opptreden har påført Mag et visst goodwilltap. Det er ikke påvist at Biltemas lykter er av direkte dårlig kvalitet, men rettens inntrykk er at lyktene ikke har den samme høye kvalitet som Mags lykter, og således har kortere levetid. Hensett til den forvekslingsfare som foreligger, kan denne kvalitetsforskjell føre til et fremtidig omsetningstap for Mag. Goodwilltapet settes i overensstemmelse med Mags eget anslag til 20.000 kroner.

Hovedanken har etter dette ført frem, mens motanken har vært forgjeves. Biltema Norge AS bør i medhold av tvistemålsloven §180 annet ledd, jf §172 flg. og §180 første ledd erstatte Mag Instrument Inc.s nødvendige omkostninger for lagmannsretten. Også spørsmålet om saksomkostninger for byretten skal avgjøres på grunnlag av lagmannsrettens resultat. Biltema har tapt saken fullstendig, slik at §172 skal anvendes. Lagmannsretten har vurdert om Biltema kan fritas for omkostningsansvaret i medhold av unntakene fra de nevnte bestemmelser, men har ikke funnet tilstrekkelig grunn til det.

Mags prosessfullmektig har inngitt omkostningsoppgaver som for byretten lyder på 138.762 kroner (eksklusive rettsgebyr) og for lagmannsretten 257.149,50 kroner (inklusive ankegebyr). Av dette utgjør hennes salær henholdsvis 70.000 kroner og 106.000 kroner. Ankemotparten har ikke hatt innvendinger til salærkravene.

Derimot har Biltema for begge instanser protestert mot de oppgitte utgifter. Protestene gjelder utgifter til reise og opphold for partsrepresentant og vitner fra California, utlegg til vitnet patentkonsulent Helge Pihl Halvorsen, utlegg til tolk og - for byretten - utlegg til oversettelse av tyske rettsdokumenter. Advokat Holmvang har fastholdt sine omkostningskrav. I prosesskrift til byretten av 7. mars 1995 skriver hun bl.a.:

Det vil bli hevdet at nærvær av såvel part som vitner var nødvendige for å få saken tilstrekkelig opplyst. Til orientering kan opplyses at Robert Weiss og Tom Richardson kom til Norge utelukkende for å delta under rettssaken. De reiste via Tyskland, og hadde et opphold der på vei hjem til USA. Reiseutgiftene det er krevet dekning for gjelder imidlertid kun reisen turretur USA-Norge.

Det fastholdes at Helge Halvorsens vitneprov var av betydning for saken. Han har krevet dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Oversettelse fra tysk til norsk av meget relevante tyske rettsavgjørelser er omkostninger ved saken, og har ingen ting med innkjøp av juridisk litteratur og ordinære kontorutgifter å gjøre.

Etter advokat Holmvangs prosesskrift ble ikke omkostningsspørsmålet forfulgt nærmere av motparten.

I prosesskrift til lagmannsretten av 22. april 1997 begrunner advokat Nordbø sin protest mot advokat Holmvangs omkostningsoppgave for lagmannsretten med bl.a. følgende: .... at den parts- og vitneførsel som er foretatt ikke var nødvendig for å få saken betryggende utført jfr. tvistemålsloven §176.

I realiteten har Mag Instrument Inc. vært representert ved tre partsvitner, Maglica, Weiss og Richardson, noe som åpenbart ikke har vært nødvendig.

Sågar kunne avhøret skjedd som fjernavhør eventuelt ved telefon.

For ordens skyld tilføyer jeg også at jeg ikke under noen omstendighet kan se behovet for fire døgns hotellopphold for annet enn en partsrepresentant.

Jeg tilføyer det selvfølgelige at advokat Weiss ikke kan være berettiget til noen godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste. Det fremstår også som fullstendig urimelig at slikt krav fremsettes for hele tre dager. Jeg viser også til prinsippene som er nedfelt i lov av 21. Juli 1916. Tapt arbeidsfortjeneste er for øvrig heller ikke legitimert.

Biltema Norge AS kan heller ikke akseptere utlegget til vitnet Helge Halvorsen. Som for byretten vil Biltema Norge anføre at økonomisk tap ikke er legitimert og at vitneprovet ikke var nødvendig for å få saken betryggende utført. Under henvisning til at Mag Instrument Inc. er oppdragsgiver for Halvorsens arbeidsgiver, finner Biltema Norge AS også støtte for sitt standpunkt i rimelighetshensyn.

Biltema Norge AS er også av den oppfatning at utgifter til tolk må utredes av den part hvis særlige behov har gjort tolk nødvendig.

Advokat Holmvang har i nytt prosesskrift av 23. april 1997 fastholdt sitt omkostningskrav. Fra prosesskriftet gjengis:

Det vil bli hevdet at det var nødvendig for å få saken betryggende utført, og tilstrekkelig opplyst, at såvel Anthony Maglica, Robert C. Weiss og Tom Richardson møtte i lagmannsretten. Biltema Norge AS' påstand om at Maglitelyktene mangler originalitet og særpreg nødvendiggjorde en omfattende bevisføring fra Mag Instrument Inc.'s side. Det var nødvendig å få bragt ulike fakta på det rene, og det var ikke mulig for en av de tre nevnte personer å redegjøre for alle disse forhold. Anthony Maglica, Robert C. Weiss og Tom Richardson har forskjellige ansvarsområder og forskjellig bakgrunnskunnskap vedrørende forhold som var av betydning å få belyst under nærværende sak. Det vil også bli hevdet at det var av betydning at disse møtte direkte for domstolen. Fjernavhør ved hjelp av telefon kan ikke ansees å være formålstjenlig i en sak som denne.

For så vidt gjelder påstanden om at det ikke kan være behov for fire døgns hotellopphold, bestrides også dette. Anthony Maglica og Robert C. Weiss som var til stede under forhandlingene også forhandlingenes siste dag, fredag 18. april, fikk først fly videre lørdag 19. april.

For advokat Robert C. Weiss opprettholdes kravet om tapt arbeidsfortjeneste. Advokat Weiss er partner i et stort advokatfirma i Los Angeles, og det er åpenbart at han ville hatt annet fakturerbart arbeid å utføre, dersom han ikke hadde møtt under rettssaken i Oslo.

Advokat Weiss har selv krevet dekning for tapt arbeidsfortjeneste også for to hele reisedager som gikk med, i tillegg til de tre dagene forhandlingene varte. Han har også beregnet sitt krav ut fra en høyere timesats og et høyere antall timer pr. dag enn det jeg har lagt til grunn i min omkostningsoppgave. Jeg har således allerede foretatt en skjønnsmessig reduksjon av kravet fra advokat Weiss, idet jeg ikke finner det rimelig at Biltema Norge AS pålegges å dekke hans kostnader i et så vidt stort omfang. Kravet på tapt arbeidsfortjeneste er derfor redusert til et slikt nivå som ansees rimelig ut fra en totalvurdering av forholdene.

Det fastholdes at vitnet Helge Halvorsen også må kunne kreve dekning for tapt arbeidsfortjeneste. Han møtte frem i retten både torsdag 17. april og fredag 18. april. Han var fraværende fra sitt arbeid i mange timer, og har krevet dekning av Mag Instrument Inc. for et høyere beløp enn det jeg har tatt med i min omkostningsoppgave. Det synes imidlertid rimelig at Biltema Norge AS dekker en mindre andel av dette, som altså skjønnsmessig er satt til kr 3000,-.

Det vil bli hevdet at tolk under parts- og vitneavhørene er en nødvendig utgift ved behandlingen av saken. Som det vil fremgå av omkostningsoppgaven er det kun krevet dekning av motparten for utlegg til tolken for torsdag 17. april 1997. Utgifter til tolk onsdag 16. og fredag 18. april ansees å være utlegg Mag Instrument Inc. selv bør dekke.

Som det vil fremgå av det ovenstående er Mag Instrument Inc.'s utgifter ved saken betydelig høyere enn det som er krevet dekket av Biltema Norge AS. Det er foretatt en skjønnsmessig reduksjon av alle utgiftene, og det er lagt vekt på kun å kreve dekket av Biltema Norge AS de utgifter som ansees helt nødvendige for å få saken betryggende utført i henhold til tvistemålsloven §176.

Begge prosessfullmektiger har inngitt et ytterligere prosesskrift vedrørende utgiftsspørsmålene.

Lagmannsretten er enig med Mag i at selskapets krav på dekning av faktiske utgifter er begrenset til det som har vært nødvendig for å få saken betryggende opplyst. Såvel salær- som utgiftskravene godtas. Rettsgebyr for byretten med 2.850 kroner kommer i tillegg til de utgifter som er oppgitt i omkostningsoppgaven. De samlede omkostninger for byretten blir etter dette 141.612 kroner, og for lagmannsretten 257.149,50 kroner, som fordeles med en halvpart på hovedanken og en halvpart på motanken.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Byrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes.

2. Biltema Norge AS forbys å markedsføre og selge de lommelykter som er benevnt med artikkelnr. 38-285.

3. Biltema Norge AS dømmes til å betale erstatning til Mag Instrument Inc. med 55.000 - femtifemtusen - kroner.

4. I saksomkostninger for byretten og lagmannsretten betaler Biltema Norge AS 398.761,50 - trehundreognittiåttetusensyvhundreogsekstien 50/100 - kroner.

5. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av dommen.