TOSLO-2016-42824

Instans:	Oslo tingrett - Dom
Dato:	2017-03-17
Publisert:	TOSLO-2016-42824
Stikkord:	Patentrett, Patentgyldighet, Patentinngrep, Oppfinnelseshøyde
Sammendrag:	Saken gjaldt gyldigheten av patent for sensorløsninger til petroleumsbrønner, og spørsmål om det i så fall forelå inngrep i patentet. Tingretten, satt med fagkyndige meddommere, kom til at patentet var delvis gyldig og at det forelå inngrep. Retten måtte ta stilling til påstand fra patenthaver selv om patentet var delvis ugyldig, og diskuterte om partene har fri rådighet i spørsmålet (dommens punkt 2). I gyldighetsspørsmålet (patentets nyhet og oppfinnelseshøyde) var tolkningen av sentral betydning, konkret hvorvidt begrensninger fra beskrivelsen måtte innfortolkes i patentkravene (dommens punkt 3). Tolkningsprinsippene fra Rt-1997-1749 (Lift-Up) og patenthavers korrespondanse med Patentstyret under søknadsbehandlingen ble lagt til grunn i vurderingen. Det forelå inngrep og ble ilagt forbud og tilkjent erstatning, samt fulle sakskostnader.
Saksgang:	Oslo tingrett TOSLO-2016-42824 (sak nr. 16-042824TVI-OTIR/04)
Parter:	Petroleum Technology Company AS (advokat Kyrre Tangen Andersen, advokat Steffen Asmundsson) mot FMC Technologies Kongsberg Subsea AS (advokat David Særsten Brambani)
Forfatter:	Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen, Meddommer professor Bernt Sigve Aadnøy, Meddommer teknisk direktør Tore Fjågesund
Lovhenvisninger:	Patentloven (1967) §2, §56a, §58, Tvisteloven (2005) §11-4, §16-1, §20-2, §20-3, §20-5, §20-8, Rettsgebyrloven (1982) §2

Saken gjelder gyldigheten av et patent og spørsmål om det i så fall foreligger inngrep i dette patentet.

Sakens bakgrunn

Petroleum Technology Company AS (heretter PTC) er et Stavanger-basert selskap som driver utvikling av produkter og løsninger for olje- og gassindustrien. Primært er det brønnhoder som er plassert over havoverflaten (tørre brønnhoder) og nedihullsteknologi som er satsingsområdene til selskapet. Selskapet ble stiftet i 2002 av fire gründere med erfaring fra oljebransjen, blant dem Erling Kleppa. I 2015 hadde PTC en omsetning på 288 millioner kroner, og noe over 100 ansatte fordelt på kontorer i flere land.

Den 3. mars 2008 søkte PTC om patent på en fremgangsmåte og et system for installasjon av en prosess-sensor på et brønnhode. Oppfinneren var Erling Kleppa. Etter flere runder med korrespondanse med Patentstyret, hvor både beskrivelsen og patentkravene ble justert, ble patent meddelt 6. mars 2013. Patentet er registrert med nummer 333 416.

I patentet gis følgende sammendrag av oppfinnelsen:

"Foreliggende oppfinnelse vedrører et temperatur og trykkovervåkningssystem for en olje- og/eller gassbrønn, der en eller flere sensorer er anordnet i et rørformet element. Temperatur- og trykkovervåkningssystemet kan monteres på eksisterende utstyr, der installasjon og avinstallasjon kan foretas selv når borebrønnen produserer."

Patentet består av til sammen 9 patentkrav. Patentkrav 1 og 2 gjelder fremgangsmåten for installasjon av trykksensoren, mens patentkrav 3 til 9 gjelder selve trykk- og temperaturovervåkingssystemet. Patentkrav 3, som er det eneste selvstendige patentkravet for overvåkingssystemet, er formulert på følgende måte:

"3. Et temperatur- og trykkovervåkningssystem for overvåkning av brønnparametere i et ringrom (A, B, C), der temperatur- og trykkovervåkningssystemet omfatter minst en sensor (1), karakterisert ved at den minst ene sensoren er anordnet i hvert sitt gjennomgående hull (8) i et brønnhode, og at den minst ene sensoren (1) står i forbindelse med en sender (7) anordnet i en blindflens (6), for overføring av signaler fra den minst ene sensoren (1) til en sender (7) og videre til en fjerntliggende mottaker (3), der blindflensen (6) er montert fast til brønn-hodet ved hjelp av egnede festeinnretninger og blindflensen dekker sensoren (1)."

Side:2

PTC har med grunnlag i den patenterte oppfinnelsen produsert og solgt VR-sensorer i det norske og internasjonale markedet siden 2011. Per i dag utgjør inntektene fra sensoren omtrent en fjerdepart av selskapets samlede omsetning.

FMC Kongsberg Subsea AS (heretter FMC) er et Kongsberg-basert selskap som også utvikler og produserer systemer og produkter til olje- og gassindustrien. Selskapet hadde i 2015 salgsinntekter på omtrent 11 milliarder kroner. FMC har fra og med 2017 vært slått sammen med Technip i TechnipFMC-konsernet, men det er FMC som er part i denne saken. I 2013 startet FMC utviklingen av en Smart VR-Plug. Produktet ble lansert i markedet i 2015 og FMC har inngått avtaler om levering av flere plugger i Norge.

Ved stevning av 8. mars 2016 krevde PTC at FMC sluttet å selge og markedsføre Smart VR-Plug i det norske markedet, under henvisning til at produktet krenket PTCs patent. Videre krevde PTC erstatning/vederlag som følge av det påståtte inngrepet. FMC bestred i tilsvaret at deres produkt utgjorde noe inngrep i PTCs patent, og fremmet i tillegg motkrav om at PTCs meddelte patent skulle kjennes ugyldig.

Oslo tingrett besluttet under saksforberedelsen at forhandlingene og pådømmelsen av saken skulle deles, slik at utmålingen av erstatning ved et eventuelt patentinngrep skulle utstå til senere.

Hovedforhandling ble avholdt i Oslo tingrett 13. – 17. februar 2017. Retten hørte to partsforklaringer, to vitneforklaringer og to forklaringer fra sakkyndige vitner. Det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

PTC har i det vesentligste gjort gjeldende:

For mindre aktører som PTC er patentvernet avgjørende for å kunne overleve som utvikler i et konkurranseutsatt marked preget av store og sterke aktører.

Det er selve trykk- og overvåkingssystemet, slik dette fremgår av patentkrav 3, som er det sentrale for PTC. Det bestrides derfor ikke at patentet for fremgangsmåten for installasjon av sensoren, slik denne er angitt i patentkrav 1 og 2, er ugyldig. PTC aksepterer at den angitte fremgangsmåten trolig mangler oppfinnelseshøyde.

Patentkrav 3, med tilhørende uselvstendige krav, kan derimot ikke kjennes ugyldig. Trykk- og temperaturovervåkningssystemet har både nyhetsverdi og oppfinnelseshøyde. Erling Kleppa kom med en enkel, men genial, løsning på en utfordring som olje- og gassindustrien hadde slitt med i flere tiår. Oppfinnelsen er kontra-intuitiv ved at den snur hele prinsippet for trykk- og temperaturmåling i brønnhoder gjennom å føre måleren inn til kilden istedenfor å føre kilden ut til måleren. På denne måten ivaretar oppfinnelsen både hensynet til sikkerhet og behovet for kontinuerlig måling, og installasjonen kan monteres

Side:3

på utstyr som allerede er i bruk. Oppfinnelseshøyden er reflektert i den begeistring PTC møter når de presenterer løsningen i markedet.

Patentkravene skal tolkes slik en lojal fagperson ville forstått dem. Det fremgår av forarbeidene at lovgiver ikke har ønsket noen form for bokstavtolkning av patentkravene. Ved tolkningen vil også beskrivelsen av patentet kunne gi veiledning.

I denne saken er det ikke naturlig å tolke patentet slik at sensoren i sin helhet må være inne i det gjennomgående hullet i brønnhodet, dette kan hverken utledes av ordlyden i patentkravet, figurene eller beskrivelsen. Det er heller ikke naturlig å forstå patentkravets formulering om at senderen skal være "anordnet i en blindflens" som et krav om at senderen skal være inne i blindflensen. Hovedpoenget er at senderen må festes ett eller annet sted, og det er ikke naturlig å legge noen innholdsmessig betydning i valget av preposisjonen "i" istedenfor preposisjonen "på". I vanlig tale brukes disse begrepene ofte om hverandre. Patentet må derimot forstås slik at sensoren skal utgjøre et barriereelement. Det fremgår klart av forhistorien og søknadsprosessen at tanken bak oppfinnelsen nettopp var å sikre en dobbelt barriere, og dette kommer også tydelig til uttrykk i den forutgående beskrivelsen av patentet. Dersom sensoren ikke i seg selv skulle utgjøre et barriereelement, er det vanskelig å se hva som er igjen av oppfinnelsen og hvordan den skulle kunne blitt godkjent.

Ved vurderingen av stridspatentets gyldighet skal domstolen vise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets vurderinger, jf Swingballdommen. Patentstyret har i denne saken vurdert oppfinnelsen opp mot de mest nærliggende motholdene, og det er ikke grunnlag for å overprøve denne vurderingen.

Dersom PTCs tolkning av patentkravene legges til grunn, er det ikke tvilsomt at patentkrav 3 har nyhetsverdi. Nyhetsverdien skal vurderes opp mot hvert enkelt mothold – og det er ingen av de motholdene FMC har fremholdt som er direkte sammenlignbare med den løsningen stridspatentet gir.

Også kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt. Ved vurderingen av dette vilkåret er det viktig å unngå etterpåklokskap. Vurderingen skal heller ikke bestå i noen form for "cherry picking" hvor man i ettertid plukker ut enkeltelementer fra alt som måtte finnes av mothold og ser om det ville være mulig å sette dette sammen til den løsning som er patentert. I denne saken er de nye motholdene som FMC har påberopt både enkeltvis og samlet fjerntliggende sett i forhold til oppfinnelsen. Motholdene ligger langt unna den oppfinneriske tanken som ligger bak PTCs patent.

PTCs oppfinnelse består i å bruke enkelte gamle komponenter på en prinsipielt ny måte. Svakhetene med den gamle løsningen hadde lenge vært kjent, men frem til oppfinnelsen – som innebar en ny løsning - bestod utviklingen i å avhjelpe problemene med gammel

Side:4

løsning på denne løsningens premisser. Det forhold at utviklingen hadde stagnert, og at oppfinnelsen brøt med gammelt tankesett, er i seg selv et godt argument for at det foreligger oppfinnelseshøyde.

Vurderingen av om det foreligger patentinngrep gir seg selv dersom PTCs tolkning av det omstridte patentkrav 3 legges til grunn. FMCs Smart VR-Plug er en identisk utnyttelse av patentet. Dersom retten skulle komme til at utnyttelsen ikke er identisk, rammes den i hvert fall av ekvivalenslæren, slik at produktet under enhver omstendighet innebærer en krenkelse av PTCs patentvern.

Vilkårene for erstatning etter patentloven § 58 første ledd er oppfylt i og med at patentinngrepet må beskrives som uaktsomt. FMC kjente til PTCs patent da de utviklet sin Smart VR Plug og selskapet foretok egne patentrettslige vurderinger i den forbindelse. Eventuelle feilbedømmelser av stridspatentets gyldighet og verneområde kan ikke innebære at selskapet fristas for ansvar. På bakgrunn av bevisførselen vil PTC ikke gjøre gjeldende at vilkårene for erstatning etter patentloven § 58 tredje ledd er oppfylt.

PTC har nedlagt slik påstand:

I hovedsøksmålet:

1. FMC Technologies Kongsberg Subsea AS forbys å markedsføre og selge temperatur- og trykkovervåkningssystemer av typen Smart VR Plug.

I motsøksmålet om patentugyldighet:

2. Patent 333416 kjennes ugyldig for så vidt gjelder krav 1 og 2, for øvrig frifinnes Petroleum Technology Company AS for kravet om ugyldiggjøring av patent 333416.

I alle tilfelle:

3. Petroleum Technology Company AS tilkjennes sakskostnader.

FMC har i det vesentligste gjort gjeldende:

I denne saken skulle patent aldri vært meddelt. Temperatur- og trykkovervåkingssystemet som er beskrevet i patentkravene, og fremgangsmåten for å montere dette, tilfredsstiller hverken kravene til nyhet eller oppfinnelseshøyde. Det faktum at partene er enige om at deler av patentet er ugyldig, illustrer tydelig at Patentstyrets vurdering av saken ikke har vært god.

Side:5

Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene, og domstolen skal ikke forsøke å innfortolke noen vag oppfinnerisk ide bak kravene, med mindre denne er beskrevet. Informasjon fra patentbeskrivelsen og søknadsprosessen kan presisere eller begrense patentvernet, men den kan ikke utvide patentvernet til å omfatte forhold som ikke er beskrevet i patentkravene.

I det meddelte patentet er det ikke mulig å lese inn noen forutsetning i patentkrav 3 om at sensoren skal utgjøre et barriereelement. Sammenhengen med det uselvstendige patentkrav 5 – hvor det fremgår at gjenger er én mulig måte å feste sensoren på – taler for at patentkrav 3 også må omfatte festeordninger for sensoren som ikke innebærer noe barriereelement. Tilsvarende tilsier søknadshistorikken – hvor de konstruktive trekk og formuleringen "dobbel barriere" ble fjernet fra patentkrav 3 – at man har forlatt tanken om dobbelt barriere. Selv om dette kanskje kan skyldes en feil, tilsier hensynet til forutberegnelighet at den faktiske beskrivelsen i det meddelte patentet må være avgjørende.

Når retten skal vurdere hvordan uttrykk som "i blindflensen" skal forstås, må det i det minste kunne legges til grunn at språkbruken har vært konsekvent. PTCs argumentasjon bærer preg av at ord og uttrykk i samme patentkrav skal tillegges ulik betydning alt etter hva som gavner selskapet. Dersom meningen hadde vært at senderen skulle monteres "på" blindflensen, hadde det vært nærliggende og skrive dette, og bruken av preposisjonen "i" taler for at man har ment noe annet, nemlig at senderen skulle være anordnet som en integrert del av blindflensen. På samme måte er det naturlig å forstå en formulering om at sensoren skal være "anordnet i" et gjennomgående hull slik at sensoren ikke kan stikke ut fra dette hullet. Også tegningene og søknadshistorien tyder på at tanken har vært at sensoren ikke skal rage ut over brønnhodets vegg.

Når patentets gyldighet skal vurderes, må det legges til grunn at fagpersonen som skal brukes som målestokk har kunnskap om brønnteknologi både over og under havoverflaten, i tillegg til prosessystemer, sensorer og løsninger for signaloverføring. I dette tilfellet vil det være naturlig å anse fagpersonen som et team av personer som til sammen innehar denne kunnskapen.

Hvis stridspatentet tolkes riktig, tilfredsstiller det hverken kravene til nyhet eller oppfinnelseshøyde. Bruk av blindflens og plugg som del av målesystem var kjent teknikk lenge før prioritetsdagen for stridspatentet. Av den grunn er ikke engang vilkåret om nyhet oppfylt for patentkrav 3. Under enhver omstendighet er vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke oppfylt for noen deler av patentet.

For patentkrav 3 er det flere mothold som er relevante, og som ikke er vurdert av Patentstyret. Særlig sentral er publikasjonen fra Underwater Technology i 1986, som trolig

Side:6

må betraktes som det nærmeste motholdet. Andre sentrale mothold er Patent US 4 116 044 fra 1979, Oilfield Review fra 1995 og patent US 4 215 458 fra 1980.

Ved vurderingen av de påberopte motholdene – eksempelvis publikasjonen fra Underwater Technology i 1986 – kan ikke PTC høres med at systemet for installasjon av måleren er annerledes enn i stridspatentet, all den tid PTC aksepterer at patentkrav 1 er ugyldig. Stridspatentets krav 3 vedrører hverken installasjon eller fjerning.

Noen av motholdene har mindre forskjeller fra stridspatentet som ikke kan være avgjørende, fordi forskjellene uansett må anses som del av fagets alminnelige kunnskap. I fagets alminnelige kunnskap inngår bruk av blindflens, bruk av sender for signaloverføring til mottaker på fjerntliggende sted og sending av signaler trådløst eller ved penetrator-gjennomføring gjennom en flens. Hvorvidt motholdene gjelder installasjoner på juletrær eller nedihulls-løsninger, over eller under havoverflaten, kan heller ikke være avgjørende, jf det som er anført om fagpersonens kvalifikasjoner.

Om ikke alle kravene i stridspatentet kan anses beskrevet av motholdene, gir motholdene under alle omstendigheter så mange "pointers towards the technical solution" at det er nærliggende å anta at fagmannen ville valgt den aktuelle løsningen som løsning på problemet. Det er ikke riktig å omtale Kleppas oppfinnelse som løsningen på et lengefølt behov, eller som et brudd på tekniske fordommer. Tidligere løsninger har fungert tilfredsstillende i mange år, og anses fortsatt tilfredsstillende av de fleste i bransjen. Dette illustreres ved at PTCs løsning så langt bare har blitt installert på mindre enn 3 % av eksisterende løsninger.

I den grad retten skulle mene at det foreligger en oppfinnelseshøyde – og at patentkrav 3 er gyldig - må det i det minste legges til grunn at oppfinnelseshøyden er liten. Dette får igjen betydning for inngrepsvurderingen, idet verneområdet til patentet må gis et svært snevert omfang.

Patentvernets omfang avhenger av hvordan retten tolker patentkravene. Etter FMCs syn må det som tidligere nevnt legges til grunn det er forskjeller mellom stridspatentet og FMCs Smart VR Plug, både når det gjelder plasseringen av senderen utenfor flensen og ved at sensoren kan stikke ut av brønnveggen. FMCs Smart Plug er en metallhylse som inneholder både sensor og elektronikk, og hvor den omformede signalstrømmen fra pluggen går radielt gjennom flensen og ut til en separat "External Transceiver". Disse forskjellene innebærer at det hverken foreligger direkte inngrep eller inngrep ved ekvivalens.

Dersom retten skulle komme til at det foreligger inngrep, gjøres det subsidiært gjeldende at FMC ikke har opptrådt uaktsomt fordi det foreligger uklare patentkrav som må anses

Side:7

unnskyldende. Atter subsidiært gjøres det gjeldende at et eventuelt erstatningsansvar må lempes til null.

FMC har nedlagt slik påstand:

I FMC Kongsberg Subsea AS’ søksmål mot Petroleum Technology Company AS:

Patent NO 333 416 er ugyldig.

I Petroleum Technology Company AS’ søksmål mot FMC Kongsberg Subsea AS:

FMC Kongsberg Subsea AS frifinnes.

I begge søksmålene:

Petroleum Technology Company AS erstatter FMC Kongsberg Subsea AS’ sakskostnader.

Rettens vurdering

1. Innledning

Retten tar først stiling til om PTCs patent er gyldig. Hvis patentet er gyldig eller delvis gyldig, blir det neste spørsmålet om FMC har gjort inngrep i patentet med sitt produkt, Smart VR Plug, og om vilkårene for å tilkjenne erstatning etter patentloven § 58 er oppfylt.

Gyldigheten av patentkrav 1 og 2 – hvor partene har nedlagt likelydende påstand – behandles først. Tolkningen av patentkrav 3 har betydning for både gyldighetsvurderingen og inngrepsvurderingen og vil bli behandlet i et eget punkt. Etter at patentkrav 3 er tolket, vil retten gå over til å vurdere gyldigheten av dette patentkravet. Patentkrav 3 med tilhørende uselvstendige krav vil i det følgende også bli omtalt som stridspatentet.

Ved prøvingen av et patents gyldighet kan retten prøve alle sider av Patentstyrets avgjørelse, også det konkrete skjønnet. Høyesterett har imidlertid slått fast at domstolene bør vise forsiktighet ved prøvingen av Patentstyrets fagtekniske skjønn. Det vises til avgjørelsen i Rt-1975-603 (Swingballdommen) og til Rt-2008-1555 (Biomardommen). Retten tar som utgangspunkt at terskelen for å overprøve Patentstyrets vurderinger vil senkes dersom det i ettertid viser seg at Patentstyret ikke har tatt hensyn til all relevant informasjon på søknadstidspunktet. Den nærmere betydningen av Patentstyrets vurderinger i denne saken vil bli omtalt under punkt 4.

Side:8

Patentsaker reiser i alminnelighet problemstillinger hvor vurderingene til en gjennomsnittlig fagperson skal brukes som målestokk. Hvem som skal regnes som fagperson på et område, må bero på en vurdering av hva slags type fagfolk som er nærmest til å gjøre oppfinnelser av det slag som det er tale om. Enkelte oppfinnelser er så kompliserte at man som fagperson må anse et team av ulike profesjoner. FMC har gjort gjeldende at fagpersonen i dette tilfellet må være et team bestående av personer med kunnskap om brønnteknologi, prosessystemer, sensorer og signaloverføring, og at teamet arbeider med løsninger både for havbunnen og havoverflaten. Retten stiller seg tvilende til om denne saken har en slik kompleksitet at det er naturlig å anse fagpersonen som et team av teknikere. Basert på erfaringsbakgrunnen til de parter/vitner som har forklart seg i saken, finner retten det naturlig å anse fagpersonen som en brønnhodeingeniør som i sitt praktiske arbeid velger, installerer, drifter og vedlikeholder tørre og våte brønnhoder og ventiltre-systemer. Brønnhodeingeniøren er godt kjent med eventuelle utfordringer knyttet til de eksisterende løsningene for trykk- og temperaturmåling i ringrommene, men vil ikke selv ha faglige forutsetninger for å løse alle problemstillinger innen måleteknikk uten hjelp av ytterligere ekspertise. Fagpersonen har ingen særlige innovative evner.

2. Gyldigheten av patentkrav 1 og 2

Patentkrav 1 og 2 gjelder fremgangsmåten for installasjon av trykksensoren. Krav 2 henviser til krav 1 og må derfor anses som uselvstendig. Begge parter har nedlagt påstand om at disse patentkravene er ugyldige.

I Scheis kommentar til tvisteloven § 11-4, 2. utgave, side 403 er det lagt til grunn at partene ikke har fri rådighet over krav om ugyldighet i saker om visse immaterialrettigheter, herunder patent. Dersom dette legges til grunn, kan retten heller ikke avsi dom i tråd med partenes likelydende påstand uten å foreta en selvstendig vurdering av gyldighetsspørsmålet. For retten fremstår det ikke åpenbart hvorfor rettighetshaver ikke skulle ha fri rådighet over gyldighetsspørsmålet i en rettssak, når patentet uansett er noe han frivillig kan velge å oppgi, og som det er opp til rettighetshaveren å velge å håndheve eller ikke. Retten mener disse momentene i hvert fall tilsier at rettens prøving av gyldigheten må kunne gjøres relativt summarisk for de patentkrav partene er enige om at er ugyldige.

Rettighetshaver, PTC, har begrunnet påstanden om ugyldighet for patentkrav 1 og 2 med at fremgangsmåten som er beskrevet i krav 1 mangler oppfinnelseshøyde. Også FMC har gjort gjeldende at krav 1 mangler oppfinnelseshøyde. Retten er enig i partenes vurdering av dette spørsmålet. Siden krav 1 ikke spesifiserer hva slags sensor det er tale om, og heller ikke innehar noen referanse til beskrivelsen av sensoren i patentkrav 3, må kjernen i den beskrevne fremgangsmåten i patentkrav 1 kunne oppsummeres som installasjon av en måler i et brønnhode under trykk, ved hjelp av et trykktett verktøy som senere erstattes av en blindflens. Det er på det rene at bruk og montering av blant annet VR-plugger med

Side:9

blindflens under trykk var kjent teknikk på tidspunktet for patentinngivelsen. Retten kan ikke se at fremgangsmåten for montering av sensor skiller seg fra dette i så stor grad at fremgangsmåten i seg selv kan sies å ha oppfinnelseshøyde. På denne bakgrunn finner retten at patentkrav 1 og 2 må anses ugyldige, i tråd med partenes påstander.

3. Tolkningen av patentkrav 3

Tolkningen av patentkrav 3 er av sentral betydning både for gyldighetsvurderingen og inngrepsvurderingen. Partene er uenige om hvorvidt ulike egenskaper/karakteristika følger av den anordningen som er patentert, og uenigheten knytter seg til tre hovedspørsmål: For det første om det kan innfortolkes et krav om doble barriereelementer i anordningen, for det andre om sensoren må være dekket av brønnveggene og for det tredje om senderen må inngå som en integrert del av blindflensen. Retten vil behandle spørsmålene i denne angitte rekkefølgen, men vil innledningsvis fastslå noen hovedprinsipper som gjelder for tolkningen av patenter.

I Rt-1997-1749 (Lift Up) la Høyesterett til grunn følgende utgangspunkt for tolkningen av patentet:

"Utgangspunktet for fastleggelse av patentets verneområde er selve patentkravet, jf patentloven § 39. Patentet omfatter ikke mer enn det som kan utledes av kravet etter en objektiv fortolkning basert på en fagmanns forståelse av ordene og sammenhengen. Veiledning kan hentes i beskrivelsen og i tegninger som det er henvist til i patentkravet. Patentloven § 39 utelukker ikke anvendelse av andre tolkningsfaktorer, som korrespondanse mellom søkeren og patentmyndigheten, jf Ot.prp.nr.36 (1965-66) side 42 spalte 2 med videre henvisning til Betenkning angående nordisk patentlovgivning (1964) side 186. Patentkravets formål er imidlertid å få klart fram hva patentet beskytter, og vernet rekker ikke lengre enn hva som følger av selve kravet. Dette følger av at patentsøkeren ikke kan forvente å få enerett for noe han ikke har bestemt angitt i kravene i patentsøknaden som beskyttet i tilfelle patent gis, jf patentloven § 8 annet ledd 1. punktum."

Doble barriereelementer var et sentralt tema i korrespondansen mellom PTC og Patentstyret før patentet ble meddelt. I brev fra PTCs patentfullmektig av 2. mars 2009 fremholdes nettopp prinsippet om doble barrierer som en begrunnelse for at oppfinnelsen skiller seg fra ulike publikasjoner som hadde vært fremholdt som aktuelle mothold:

"Ingen av de to anførte publikasjoner beskriver eller antyder et overvåkningssystem for overvåkning av parametere i en brønn, der man gjennom dette systemet tilveiebringer en dobbel barriere i det rørformede elementet. [...]

Side:10

Sensoren er slik utformet at den danner en barriere og som en ekstra sikkerhet er også en blindflens montert over sensoren, hvilken blindflens danner en ny barriere i systemet."

Vedlagt brevet fulgte PTCs endrede forslag til patentkrav 3, hvor dette prinsippet var tatt inn: "systemet omfatter et flertall av sensorer (1) og blindflenser (6) anordnet i gjennomgående hull (8) i et rørformet element (2), hvor sensorer (1) og blindflenser (6) danner en dobbelt barriere med det rørformede elementet (2).

I brev av 18. mai 2011 ga saksbehandler i Patentstyret uttrykk for at de reviderte selvstendige kravene fra PTC innebar at oppfinnelsen hadde "nyhet ved trekkene knyttet til løsningen med å installere blindflens og sensor slik at de danner en dobbelt barriere som angitt i kravene". Saksbehandleren fant det imidlertid problematisk at oppfinnelsen ble "definert ved det resultat som skal oppnås", og foreslo at man i stedet innlemmet konstruksjonsmessige trekk fra kravene 5, 9-11 i krav 3.

Etter noe mer korrespondanse og telefonkontakt mellom patentfullmektigen og saksbehandler i Patenstyret, sendte PTC inn reviderte patentkrav i tråd med det meddelte patentet. I patentkrav 3 er beskrivelsen "doble barrierer" tatt ut, og det samme er flere av de konstruksjonsmessige trekkene fra de uselvstendige kravene, blant annet punktet om at sensoren skal være festet med gjenger. Til gjengjeld er det tatt inn en presisering om at "blindflensen dekker sensoren". De konstruksjonsmessige trekkene ved det andre barriereelementet – blindflensen – fremkommer på denne måten tydelig av patentkrav 3. Derimot fremgår det ikke direkte av teksten at det første barriereelementet – sensoren – faktisk skal utgjøre en barriere, hverken i omtalen av sensoren eller gjennom beskrivelsen av hvordan den er konstruert. Som det fremgår av sitatene gjengitt ovenfor, har både PTC og Patentstyret under søknadsprosessen fremhevet at det nettopp er de doble barrierene som gjør oppfinnelsen patenterbar, og retten legger til grunn at både PTC og Patentstyret var av den oppfatning at denne sentrale egenskapen var dekket av formuleringen i det reviderte patentkrav 3. Med andre ord er det ikke grunn til å tro at PTC ved de reviderte patentkravene ønsket å sikre seg muligheten til vern for konstruksjoner hvor kun blindflensen utgjør en barriere, simpelthen fordi en konstruksjon hvor sensoren ikke utgjør en barriere ville være helt uten oppfinnerisk eller praktisk interesse. Retten mener imidlertid at forutsetningen om doble barriereelementer ideelt sett burde kommet tydeligere til uttrykk formuleringen av patentkrav 3.

Spørsmålet blir etter dette hvilken betydning det skal ha for tolkningen av patentet at barriereelementet i sensoren ikke fremgår direkte av patentkrav 3, men at kravet kun angir at sensoren er "anordnet i hvert sitt gjennomgående hull i et brønnhode". Som Høyesterett har fremhevet i Lift-Up-dommen, er det patentkravene som er utgangspunktet for fastleggelsen av patentets verneområde. Dette innebærer at retten ikke kan legge noe mer i patentet enn det som kan utledes av en objektiv fortolkning av de aktuelle kravene, sett

Side:11

med fagpersonens øyne. Ved denne fortolkningen vil imidlertid andre faktorer enn ordlyden i det isolerte patentkravet kunne være av betydning.

I tillegg til den nevnte søknadskorrespondansen, fremgår prinsippet om doble barriereelementer relativt tydelig av selve patentbeskrivelsen. Blant annet fremgår det på side 2, linje 34/35 i patentet at:

"Det er ytterligere et formål med den foreliggende oppfinnelse å frembringe et overvåkningssystem der sikkerhetssystemets doble barriere forblir intakt."

Videre fremgår det på side 4, under beskrivelsen av hvordan sensoren monteres, at sensoren skal "trykktestes". Dette gir også en klar indikasjon på at sensoren må utgjøre et barriereelement. Selv om retten – i tråd med partenes felles påstand – har kommet til at fremgangsmåtekravene i patentkrav 1 og 2 er ugyldige på grunn av manglende oppfinnelseshøyde, mener retten at patentets beskrivelse av hvordan sensoren installeres like fullt har informasjonsverdi ved fortolkningen av anordningen i patentkrav 3. Fremgangsmåten beskrevet i patentkrav 1 og 2 betinger at sensoren må være en barriere for å kunne utføre installasjonen "selv når det rørformede elementet står under trykk", jf patentet øverst på side 3.

Retten legger til grunn at en fagperson som leser patentet, ut fra disse nevnte momentene vil forstå patentkrav 3 slik at også sensoren utgjør et barriereelement. Dette må følgelig innfortolkes som et element i patentkrav 3. Dette elementet ivaretar to sentrale funksjoner ved anordningen: For det første innebærer barriereelementet i sensoren at den kan installeres og fjernes under trykk. For det andre innebærer de doble barriereelementene at systemet har større sikkerhet mot lekkasjer enn systemer med kun ett barriereelement.

Retten går etter dette over til å vurdere om det må innfortolkes et vilkår i patentkrav 3 om at sensoren skal være dekket av brønnveggen. Ordlyden i patentkravet er at sensoren skal være "anordnet i et gjennomgående hull", og denne formuleringen gir ikke i seg selv noen indikasjon om at deler av sensoren ikke kan stikke ut fra brønnveggen. Retten klarer heller ikke å trekke en slik begrensning ut av tegningene i patentet. Derimot kan en begrensning tenkes utledet av PTCs korrespondanse med Patentstyret. I brev av 20. juni 2012 argumenterer PTCs patentfullmektig for at patentkrav 3 skiller seg fra en kjent sensorinstallasjon som i brevet blir beskrevet som å ha en plassering "der den rager ut fra brønnhodet". I følge PTCs patentfullmektig står dette som kontrast til PTCs oppfinnelse som "tilveiebringer en løsning som er skjermet fra omgivelsene ved at sensoren er plassert inn i et hull gjennom brønnhodet, og sensorinstallasjonen vil sånn sett være naturlig skjermet av godset i rørveggen."

Slik retten ser det, gir patentfullmektigens uttalelser om at oppfinnelsen er naturlig skjermet av godset i rørveggen, til en viss grad mening selv om en del av sensoren stikker

Side:12

ut fra brønnveggen. I sammenligning med installasjonen i det aktuelle motholdet – som inneholder langt mer enn en sensor, og hvor det alt vesentligste befinner seg utenfor brønnveggen - har sensoren i stridspatentet en langt større faktisk beskyttelse med fastmontering i brønnveggen selv om deler av sensoren stikker ut fra veggen. Dette illustreres også tydelig av de tegninger som foreligger over stridspatentet og motholdet. Uttalelsene i brevet fra patentfullmektigen kan heller ikke gjenfinnes i de begrunnelser som foreligger fra Patentstyret om hvorfor patentet er meddelt. Det man står igjen med, er følgelig de ovennevnte uttalelsene fra patentfullmektigen om rørveggens betydning som skjerming for sensoren. Disse isolerte uttalelsene kan etter rettens syn ikke medføre at det må innfortolkes et vilkår i patentkrav 3 om at hele sensoren må være dekket av rørveggen.

Det tredje tolkningsspørsmålet gjelder hvordan senderen skal monteres i blindflensen. I ordlyden i patentkrav 3 angis senderens plassering som at den er "anordnet i en blindflens". Partene er uenige om hva som vil være fagmannens objektive fortolkning av denne angivelsen.

Slik retten forstår det, gjør ingen av partene gjeldende at patentkravet må forstås slik at senderen skal være montert på innsiden av blindflensen. En slik forståelse vil også harmonere dårlig med den beskrivelsen som gis i patentet av hvordan signalene overføres. Blindflensen vil i seg selv utgjøre et hinder i signaloverføringen, og når patentet beskriver hvordan signalene skal føres gjennom dette hinderet, er det tydelig at senderen er tenkt plassert på utsiden av flensen, slik at gjennomføringen gjennom flensen skjer i forbindelsen mellom sensoren og senderen. Eksempelvis fremgår det i beskrivelsen av figur 2 på side 6 i patentet:

"Blindflensen 6 omfatter på siden som vender mot sensoren 1 en induksjonsspole 4, der denne er plassert i en utsparing i blindflensen 6. På den andre side, dvs. på siden som vender ut mot omgivelsene, når blindflensen 6 er fastskrudd til brønnhodet eller ventiltreet, er det anordnet en sender 7 som kan overføre et signal enten trådløst eller via en ledning."

Tilsvarende fremgår det på side 3 i patentet

"På blindflensens ytre side, dvs. siden som vender ut mot omgivelsene, er det dessuten anordnet en sender som.. [..]"

I og med at det er på det rene at senderen skal monteres på flensens ytre side, er uenigheten begrenset til spørsmålet om senderen skal festes på denne yttersiden slik at den inngår som en integrert del av flensen. FMC har anført at en naturlig fortolking av preposisjonen "i" er at blindflensen må anses som et romlegeme som omgir senderen. Retten er ikke enig i dette. Etter rettens syn gir bruken av preposisjonen "i" først og fremst informasjon om at senderen skal være festet umiddelbart utenpå flensen. Figur 2 i patentet viser også senderen (7) festet utenpå flensen. I tillegg til at retten ikke deler FMCs forståelse av tegningene og

Side:13

hva som er en språklig naturlig forståelse av preposisjonen "i", vil retten også bemerke at et system hvor blindflensen omgir senderen fremstår som lite hensiktsmessig med tanke på reparasjoner m.v.. Det må derfor legges til grunn at fagpersonens objektive fortolkning av patentkrav 3 vil være at senderen skal være anordnet med direkte tilknytning til flensens ytterside, og at patentet utover dette ikke gir noen nærmere informasjon om hvordan senderen skal anordnes i flensen.

4. Gyldigheten av patentkrav 3 med tilhørende uselvstendige krav

Gyldighetsvurderingen innebærer en rettslig overprøving av Patentstyrets vedtak om å meddele patent. Retten har full kompetanse ved denne overprøvingen, og kan prøve både rettsanvendelsen, bevisvurderingen og subsumsjonen. Som nevnt innledningsvis, har Høyesterett imidlertid fremhevet at domstolen skal vise tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen av Patentstyrets faglige vurderinger, jf blant annet Biomardommen (Rt-2008-1555) avsnitt 38 og 40:

"Avgjørelsen av et patentkrav vil etter dette bero på et faglig skjønn. Etter loven har oppfinneren krav på å bli tilkjent patent når først vilkårene for patent foreligger. Det dreier seg derfor om et lovbundet skjønn, der domstolene har full prøvingsadgang. Skjønnets fagtekniske karakter tilsier likevel at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen. Dette er kommet klart til uttrykk i praksis, jf. Rt-1975-603, Swingball:

[...]

[Jeg peker på at] grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball."

FMC har gjort gjeldende at det i denne saken er grunn til å legge mindre vekt på Patentstyrets avgjørelser enn ellers, blant annet fordi begrunnelsen for oppfinnelseshøyde er knyttet til dobbelt barriere, samtidig som denne egenskapen ikke har kommet til uttrykk i patentkravene.

Som det fremgår ovenfor mener retten at det med fordel kunne fremgått tydeligere av patentkrav 3 - enten i omtalen av sensoren eller i beskrivelsen av hvordan den er konstruert – at sensoren skal utgjøre et barrierelement. Retten legger imidlertid til grunn at denne svakheten ved Patentstyrets saksbehandling ikke har betydning for tolkningen av patentet, fordi det må antas at en fagperson ut fra sammenhengen vil forstå at sensoren må utgjøre en barriere. Etter rettens syn er det derfor heller ikke grunn til å underkjenne Patentstyrets faglige vurdering av hvor grensene for nyhet og oppfinnelseshøyde i stridspatentet skal gå. Patentstyret har vurdert disse grensene ut fra en riktig fortolkning av patentkrav 3, og svakheter ved formuleringen av patentkravet kan vanskelig sies å ha påvirket disse

Side:14

vurderingene. Dersom Patentstyret ikke har tatt hensyn til all relevant informasjon på søknadstidspunktet, vil imidlertid terskelen for å overprøve vurderingene til Patentstyret senkes. Det faktum at Patentstyret i denne saken har godtatt patentkrav som begge parter nå er enige om at er ugyldige, kan tyder på at Patentstyret ikke har foretatt tilstrekkelige vurderinger av teknikken som beskrevet i patentkrav 1 og 2. Dette kan igjen tilsi at retten bør utøve en særlig aktsomhet også ved overprøvingen av Patentstyrets øvrige vurderinger.

Utgangspunktet for gyldighetsvurderingen er patentloven § 2, hvor første ledd og andre ledd første punktum har denne ordlyden:

"Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.
Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte."

Fra denne bestemmelsen kan det utledes to sentrale vilkår; vilkåret om at oppfinnelsen skal være ny og vilkåret om at den skal ha oppfinnelseshøyde. Det er i denne saken ikke bestridt at lovens øvrige vilkår for patenterbarhet er oppfylt. Kravet om oppfinnelseshøyde vil normalt konsumere nyhetskravet, og for retten vil det derfor ikke være nødvendig å foreta noen separat drøftelse av de to vilkårene. Dersom retten kommer til at vilkåret om oppfinnelseshøyde er oppfylt, anses også nyhetskravet oppfylt som en konsekvens av dette.

Vurderingen av oppfinnelseshøyde skjer ved at rettens tolkning av stridspatentet settes i sammenheng med teknikkens stand på prioritetsdagen. Teknikkens stand er en samlebetegnelse på at som var kjent, og de ulike bærerne av kjent informasjon betegnes som mothold. Patentstyret har i sin behandling av saken vurdert stridspatentet opp mot to mothold som ble vurdert som nærliggende. FMC har for retten presentert en rekke ytterligere mothold som selskapet mener belyser teknikkens stand på prioritetsdagen.

Rettens tolkning av stridspatentet fremgår av punkt 3 i rettens premisser. Dette tolkningsresultatet er av sentral betydning når sammenligningen med teknikkens stand skal finne sted. Av særlig stor betydning er rettens konklusjon om at det må innfortolkes et prinsipp om doble barriereelementer i stridspatentet. FMCs valg av mothold synes gjennomgående å være basert på en forutsetning om at det ikke kan innfortolkes et slikt prinsipp i patentkrav 3. Rettens vurdering av de påberopte motholdene vil derfor i stor grad bære preg av et annet sammenligningsgrunnlag i stridspatentet enn det FMC har lagt til grunn.

Den vanlige fremgangsmåten i spørsmålet om oppfinnelseshøyde – og som partene er enige om at skal legges til grunn – er å benytte metoden kalt "Problem and Solution Approach". Dette er en metode med tre ledd, som består av å:

Side:15

- fastslå den nærmeste teknikks stilling på prioritetsdagen
- fastslå det tekniske problemet som må løses, og
- vurdere om oppfinnelsen ved å starte i nærmeste teknikks stilling ville vært nærliggende for fagpersonen

Retten vil først se nærmere på hvordan Patentstyret har vurdert kravet til oppfinnelseshøyde. Som en konsekvens av at patentkravenes utforming ble endret flere ganger under søknadsprosessen, er også Patentstyrets vurdering av kravet til oppfinnelseshøyde noe fragmentert. Retten legger imidlertid til grunn at den mest dekkende vurderingen – sett i forhold til patentets endelige utforming og rettens tolkning av dette – fremgår av det tidligere siterte brevet fra 18. mai 2011. I dette brevet skriver Patentstyret blant annet:

"Oppfinnelsen ifølge de reviderte selvstendige krav 1 og 3 har nyhet ved trekkene knyttet til løsningen med å installere blindflens og sensor slik at de danner en dobbelt barriere som angitt i kravene, jf. PL 5 2 første ledd.

Sett i lys av D1 kan problemet som løses av oppfinnelsen ifølge krav 1 og 3, være å komme frem til en alternativ løsning for installasjon av en prosess-sensor på et brønnhode. Oppfinnelsens nye trekk er ikke kjent fra D2, og D1 eller D2 gir ingen andre indikasjoner som ville lede fagmannen til løsningen ifølge krav 1og 3. Oppfinnelsen ifølge krav 1og 3, hvor kravene er presisert som angitt nedenfor, har derfor oppfinnelseshøyde, jf. PL § 2 første ledd."

Av de mothold Patentstyret har vurdert, er det særlig motholdet omtalt som D1 (patent WO 03/016673 (2002)) som er sentralt i sammenligningen med patentkrav 3. I brev av 5. mai 2012 beskriver Patentstyret motholdet slik:

"[Motholdet D1] beskriver en anordning for overvåking av fysiske parametere i en oljebrønn, hvor anordningen omfatter en flenssammenstilling med en gjennomgående boring og en endeavslutning. En trykk- eller temperatursensor (1) er anordnet i boringen og forbundet via overføringsledning til tilhørende elektronikk (7) i endeavslutningen..[..]"

Patentstyret vurderte i samme brev at stridspatentets løsning med signaloverføring fra sensoren til elektronikkdelen i boringen gjennom et keramisk element ikke i seg selv hadde oppfinnelseshøyde, og begrunnet dette på følgende måte:

"Oppfinnelsen [stridspatentet] kan anses å løse det objektive problemet å tilveiebringe en alternativ løsning for brønntrykk- og temperaturmåling med trykk- eller temperaturbarriere mellom sensorelement og tilhørende elektronikk.

[...]

Side:16

Vi mener det er nærliggende for fagmannen som søker å løse nevnte problem, å tilpasse løsningen i D1 ved bruk av isolasjonsløsningen i D2 eller D3, og slik komme frem til fremgangsmåten i følge krav 1. Den skiller seg derfor ikke vesentlig fra det som er kjent og har ikke oppfinnelseshøyde."

Slik retten tolker brevene fra Patentstyret, la Patentstyret til grunn at løsningen med en intrusiv sensor, og med signaloverføring fra denne sensoren til en mottaker på utsiden av en barriere, ikke i seg selv hadde oppfinnelseshøyde. Patentstyrets senere meddelelse av patentet, sett i lys av uttalelsene i brevet fra 18. mai 2011, må imidlertid forstås slik at Patentstyret mente at løsningen med en intrusiv sensor som i seg selv utgjør et barriereelement, og med signaloverføring fra denne sensoren gjennom et ytterligere barriereelement (blindflensen) hadde oppfinnelseshøyde.

FMC har gjort gjeldende at det forelå mer nærliggende mothold på prioritetsdagen enn de som har vært utgangspunktet for Patentstyrets vurderinger, og har særlig fremholdt fremhevet en publikasjon/presentasjon fra konferansen Underwater Technology i 1986. Publikasjonen gjelder et instrumenteringssystem for overvåking av brønner, med en sensor anordnet i et gjennomgående hull og hvor den resterende delen av transduseren befinner seg utenfor rørveggen. Hele måleinstrumentet er flenset fast til trykkobjektet, og er i seg selv er trykkbærende element. Dette innebærer at anordningen ikke har mer enn ett selvstendig barriereelement og at den ikke kan fjernes under trykk. Under trykk innebærer løsningen derfor en tilsvarende sårbar løsning som de måleinstrumenter som tidligere var flenset fast til et brønnhode.

Instrumenteringssystemet som ble presentert på Underwater Technology innebærer en mulighet for kontinuerlig måling av trykk – og ble presentert som en del av et system for redundans i kabelinfrastruktur på havbunnen. I denne infrastrukturen er det første barriereelementet allerede ivaretatt andre steder, og det må derfor antas at problemstillingen knyttet til doble barriereelementer ikke har vært nærliggende når dette systemet har vært vurdert. Fraværet av doble barriereelementer innebærer at motholdet etter rettens syn ikke kan anses nærmere stridspatentets løsning enn de mothold som allerede er vurdert av Patentstyret.

Tilsvarende vurdering legges til grunn for flere av de andre motholdene FMC har fremholdt som særlig relevante for patentkrav 3 - patent US 4 116 044 fra 1979 og publikasjonen i Oilfield Review fra 1995 – fordi disse løsningene i seg selv ikke bygger på noe prinsipp om doble barriereelementer. Etter rettens syn endrer disse motholdene ikke utgangspunktet om hva som var den nærmeste teknikks stilling på prioritetsdagen. Kort oppsummert kan denne sies å innebære ulike løsninger for måling og videresending av signaler gjennom ett barrierelement i systemer hvor det ikke har vært behov for doble barriereelementer.

Side:17

Det neste trinnet i "Problem and Solution" metoden består i å fastslå det det tekniske problemet som må løses. Etter rettens syn må denne problemdefinisjonen reflektere de særlige utfordringer som oppstår ved direkte måling av trykk og temperatur i ringrom i brønnhoder. Trykket i ringrommene i brønnhoder er ikke beskyttet av andre barriereelementer, og drift- og sikkerhetsmessige hensyn tilsier derfor at ventilhull m.v. beskyttes med doble barrierer. Drifts- og sikkerhetsmessige hensyn taler samtidig for at trykk og temperatur i ringrommene bør overvåkes kontinuerlig, og at informasjonen fra overvåkingen håndteres på måter som er effektive ut fra dagens teknologisk standard. De systemene som eksisterte på prioritetsdagen for måling av trykk og temperatur i ringrommene innebar ulike løsninger hvor trykket ble brakt ut av ringrommet, gjennom en sluseventil til en måler. Sikkerhetsmessige hensyn tilsa at disse eksisterende systemene ville være sårbare dersom de skulle benyttes til kontinuerlig måling, fordi det i så fall forutsatte en permanent åpning av sluseventilen. De eksisterende systemene med måling utenfor sluseventil hadde også andre sikkerhetsmessige sårbarheter ved at installasjonene normalt stakk langt ut fra brønnhodeveggen og ved at målingene ble vanskeliggjort på grunn av smuss og fett fra sluseventilen. Sett i lys av disse svakhetene med eksisterende løsninger mener retten en naturlig problemdefinisjon vil kunne være å finne løsninger som måler trykk og temperatur i ringrommene kontinuerlig, samtidig som kravene til sikkerhet ivaretas i så stor grad som mulig.

Det siste trinnet i "Problem and Solution Approach" er å vurdere om oppfinnelsen i stridspatentet ville vært nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i de løsninger for måling og videresending av signaler gjennom ett barrierelement i andre systemer som er beskrevet ovenfor.

Retten legger til grunn at fagpersonen på prioritetstidspunktet ville være kjent med at det var mulig å montere doble barriereelementer i ventilhull i et trykksatt ringrom. Selve løsningen med VR-plugger under blindflens eksisterte på prioritetstidspunktet og retten legger til grunn at fagpersonen var godt kjent med denne.

Derimot mener retten det er noe mer tvilsomt om fagpersonen – som man antar jobbet med brønnhoder - var kjent med motholdet i Patent US 4215458 fra 1980. Dette motholdet beskriver et verktøy for å installere/fjerne et element som står i et trykksatt miljø. Dette trykksatte miljøet er ikke er spesifisert å være et brønnhode, og ut fra beskrivelsen er verktøyet trolig tiltenkt lettere applikasjoner enn brønnhoder. I og med at motholdet beskriver en fremgangsmåte, har det sterkest relevans i sammenligningen med fremgangsmåten i patentkrav 1 og 2, som partene er enige om at er ugyldig. Verktøyet illustrerer imidlertid prinsippet om to barriereelementer mot trykkilden, hvor det fremgår at det innerste elementet kan være en form for mekanisk sensor. Motholdet gir imidlertid ikke noen løsning for kontinuerlig elektronisk måling fra en sensorplugg med signaloverføring gjennom barriereelementene.

Side:18

Uavhengig av om fagpersonen kunne sies å ha vært kjent med Patent US 4215458, mener retten at vurderingen blir den samme: Var det nærliggende for fagpersonen å kombinere kunnskapen han/hun hadde om kontinuerlig elektronisk måling og videresending av signaler i systemer med kun ett barriereelement med den generelle kunnskapen han/hun hadde om installasjoner med doble barriereelementer på brønnhoder (for eksempel VR-plugger), og ut fra dette slutte at sensoren kunne integreres i disse systemene med en elektronisk signaloverføring gjennom begge barriereelementer?

Rettens har etter en samlet vurdering kommet til at dette ikke kunne anses nærliggende for fagpersonen.

Retten er enig i at løsningen i stridspatentet – i ettertid – kan fremstå enkel. Dette vil imidlertid være situasjonen for mange oppfinnelser når de vurderes i retrospekt. Patentstyret har i sine retningslinjer for saksbehandlere advart mot denne form for etterpåklokskap, blant annet i Del C, punkt 5.3.1 hvor følgende presiseres:

"Det gjøres oppmerksom på at en oppfinnelse som ved første øyekast synes opplagt, faktisk kan inneha oppfinnelseshøyde. Etter at en idè har blitt formulert, kan det ofte vises teoretisk hvordan man kan komme dit gjennom en serie av tilsynelatende enkle steg med utgangspunkt i noe kjent. Man skal imidlertid være forsiktig med slike analyser som bygger på etterpåklokskap. Det må huskes på at dokumentene som er fremlagt etter granskningen er fremkommet under kjennskap til den påståtte oppfinnelsen. I ethvert tilfelle skal man prøve å se for seg teknikkens stilling slik den fortonet seg for fagmannen før søkerens bidrag kom, det vil si at det må gjøres "virkelighetsnære" vurderinger av disse og andre relevante faktorer."

De mothold som er presentert i saken er gjennomgående relativt gamle. Selv om behovet for god og sikker overvåking av ringrom har tiltatt de siste tiårene, var behovet på ingen måte nytt i 2008. Retten legger til grunn at bransjen var godt innforstått med svakhetene ved de eksisterende løsningene for trykk og temperaturovervåkning da Erling Kleppa kom med sin oppfinnelse. Det faktum at bransjen ikke hadde funnet noen tilfredsstillende måte å løse problemene på - til tross for at de sentrale motholdene hadde vært kjent i mange år – er i seg selv en indikasjon på at løsningen ikke fremsto som nærliggende for fagpersonen, jf bl.a. Stenviks Patentrett, 3. utgave, side 228. Retten legger til grunn at Kleppas løsning var innovativ og vellykket, og mener dette også illustreres av den inngreps- og gyldighetstvisten som har oppstått mellom partene i etterkant.

På ovennevnte bakgrunn er rettens konklusjon at patentkrav 3 med tilhørende uselvstendige krav hadde nyhet og oppfinnelseshøyde, og at Patentstyrets vedtak om å meddele patent må anses gyldig for disse patentkravenes del.

Side:19

5. Inngrepsvurderingen

Tema for inngrepsvurderingen er om FMCs Smart VR Plug innebærer en krenkelse av PTCs meddelte patentkrav 3 med tilhørende uselvstendige krav. I vurderingen må rettens tolkning av patentkrav 3, slik denne er beskrevet i punkt 3 ovenfor, sammenholdes med FMCs påståtte inngrepsgjenstand. Utgangspunktet er at alle elementene i patentkravet må gjenfinnes i inngrepsgjenstanden for at det skal foreligge en krenkelse. Likevel kan det også tenkes å foreligge en krenkelse dersom den påståtte inngrepsgjenstanden innebærer en ekvivalent utnyttelse av patentkravet. I rettspraksis og juridisk litteratur er det lagt til grunn at det er mindre rom for ekvivalensbeskyttelse dersom oppfinnelseshøyden i det påstått krenkede patentet er beskjeden, jf blant annet Rt-1964-1195 (Plastvindu).

Under henvisning til drøftelsen i punkt 3, legger retten til grunn at stridspatentet (patentkrav 3) omfatter følgende elementer:

- En sensor for trykk- og temperaturmåling som skal være anordnet i et gjennomgående hull inn til et ringrom i et brønnhode. Det er ikke noe vilkår at sensoren skal være dekket av veggene i brønnhodet.
- Sensoren skal utgjøre et barriereelement
- Sensoren skal være dekket av en blindflens som er festet til brønnhodet og som utgjør et nytt barriereelement.
- Sensoren skal stå i forbindelse med en sender som er anordnet i blindflensen, på yttersiden av denne.
- Senderen overfører signaler til en fjerntliggende mottaker.

Slik retten vurderer det, gjenfinnes alle disse egenskapene i FMCs Smart VR Plug, slik denne er presentert i skriftlig markedsføringsmateriell og ved modellfremvisning for retten. Inngrepsvurderingen anses derfor langt på vei gjort allerede gjennom rettens tolkning av stridspatentet. FMCs produkt inneholder riktignok også noen tilleggs-dimensjoner, blant annet ved at informasjonen fra sensoren bearbeides av elektronikken i hylsen før den sendes videre gjennom flensen og ved at senderen omdanner signalene til et visuelt bilde før disse sendes videre til den fjerntliggende mottakeren. Så lenge alle de sentrale elementene fra stridspatentet gjenfinnes i inngrepsgjenstanden, er imidlertid dette tilstrekkelig til å konstatere at det foreligger en identisk utnyttelse av stridspatentet. Slik retten ser det, vil identisk utnyttelse nødvendigvis innebære en krenkelse av patentet, og det er derfor ikke nødvendig for retten å foreta noen nærmere vurdering av hvor stor oppfinnelseshøyden i PTCs patentkrav 3 er.

Rettens konklusjon er følgelig at FMC ved sin Smart VR Plug har gjort inngrep i den delen av PTCs patent som er gyldig.

Side:20

6. Konsekvensene av patentinngrepet

Etter patentloven § 56 a kan den som har gjort inngrep i et patent ved dom forbys å "gjenta handlingen". PTC har nedlagt påstand om at FMC skal "forbys å markedsføre og selge temperatur- og trykkovervåkningssystemer av typen Smart VR Plug". FMC har hatt innvendinger mot påstandsutformingen, både fordi den ikke er geografisk begrenset til Norge og fordi det er uklart hva som ligger i formuleringen "av typen".

Etter rettens syn er det ikke nødvendig å ta inn noen geografisk begrensning i domsslutningen. Det fremgår av dommen at den gjelder et norsk patent, og etter territorialprinsippet har dette patentet ikke virkning i utlandet. Retten forutsetter at dette vil bli lagt til grunn dersom det skulle oppstå spørsmål om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommen utenfor Norge. Eventuelle tvilsspørsmål om territorialprinsippets betydning for de forbudshandlinger som er angitt i påstanden har ikke vært problematisert for retten, og må eventuelt bli gjenstand for en egen sak dersom de skulle oppstå.

Retten er enig med FMC i at det er uklart hva som ligger i formuleringen "av typen", og retten vil derfor omformulere forbudet til å omfatte markedsføring og salg av produktet Smart VR Plug. Dommens betydning for eventuelle produkter "av samme type", må avgjøres konkret når problemstillingen eventuelt oppstår.

PTC har også fremmet krav om erstatning. Med hjemmel i tvisteloven § 16-1 besluttet retten under saksforberedelsen at forhandlingene og pådømmelsen av saken skulle deles, slik at utmålingen og valg av betalingsalternativ etter patentloven § 58 ble utsatt til senere. Spørsmålet om det er grunnlag for å utmåle erstatning må imidlertid avgjøres som del av denne saken, og dette innebærer mer konkret at retten må ta stilling til hvorvidt de ulike skyldkravene i patentloven § 58 er oppfylt, og hvorvidt det er grunnlag for å lempe erstatningsansvaret til null.

PTC har under hovedforhandlingen akseptert at FMCs patentinngrep ikke kan anses grovt uaktsomt etter patentloven § 58 andre ledd. Av skyldvurderingene er det derfor kun spørsmålet om patentinngrepet er uaktsomt etter § 58 første ledd som retten må ta stilling til. Det er på det rene at FMC har vært kjent med PTCs patent, og det fremkom under bevisførselen at selskapet foretok en intern patentrettslig vurdering av dette patentet før de valgte å gå videre med utviklingen av sitt eget produkt. Tema for aktsomhetsvurderingen er derfor begrenset til spørsmålet om hvilken betydning eventuelle usikkerheter rundt gyldigheten og forståelsen av patentet skal ha for FMCs aktsomhet. Om dette spørsmålet skriver Stenvik i "Patentrett" på side 403 blant annet:

"[D]en generelle tendensen i rettspraksis har vært at feilbedømmelser av verneområdet bedømmes strengt. Den som utnytter en oppfinnelse til tross for at det hersker uklarhet om

Side:21

patentvernets omfang, må ofte anses å ha tatt en bevisst risiko, og kan vanskelig beklage seg over å måtte betale erstatning om en domstol kommer til at det foreligger patentinngrep."

Etter rettens syn gir sitatet en dekkende beskrivelse av rettstilstanden, og også en dekkende beskrivelse av hvordan FMCs handlemåte i denne saken etter rettens syn bør vurderes. Følgelig er rettens konklusjon at patentinngrepet må anses uaktsomt, og at vilkårene for å utmåle erstatning etter patentloven § 58 første ledd derfor er tilstede.

FMC har gjort gjeldende at et eventuelt erstatningsansvar bør lempes til null, men har ikke underbygget anførselen nærmere. Retten kan ikke se at det er noen omstendigheter ved saken som tilsier lemping av et slikt omfang, og anførselen tas derfor ikke til følge.

Domsslutningen for kravet om erstatning/vederlag blir etter dette at FMC skal betale erstatning/vederlag til PTC etter patentloven § 58 første ledd, og at den nærmere utmålingen behandles i en egen sak.

7. Sakskostnader

I saker hvor forhandlingene og pådømmelsen er delt, vil retten i medhold av tvisteloven § 20-8 (3) kunne velge å utsette sakskostnadsavgjørelsen til den gjenstående delen av saken er avgjort. Forutsetningen er at kostnadsavgjørelsen avhenger av utfallet i denne. Ofte vil dette være nødvendig, fordi man først ved den etterfølgende avgjørelsen vil kunne ta stilling til om "parten har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige", jf tvisteloven § 20-2, og om de øvrige vilkår i tvisteloven §§ 20-2 og 20-3 er oppfylt. Høyesterett har imidlertid slått fast at man også ved deldommer kan velge å avgjøre sakskostnadsspørsmålet dersom avgjørelsen gir tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til dette, jf bl.a. Furunkulose-dommen i Rt-1992-435 Rt-1992-453 på side 489:

"Jeg finner imidlertid at jeg har grunnlag for å ta stilling til saksomkostingskravet, fordi jeg ikke kan se at valget mellom § 172 og § 174 vil være avgjørende for løsningen. Jeg ser det nemlig slik at de ankende parter har fått medhold i hovedspørsmålet i saken, om at staten er erstatningspliktig. Jeg finner det da rimelig at disse partene tilkjennes saksomkostninger for herredsretten, lagmannsretten og for Høyesterett så langt som omkostningene i saken nå er påløpt. Om det også vil være grunnlag for å tilkjenne saksomkostninger for de omkostninger som vil påløpe ved den videre behandling av utmålingsspørmålene, må avgjøres ved den dom som fastsetter erstatningene."

I denne saken har PTC fått medhold i at patentkrav 3 med tilhørende uselvstendige krav er gyldig. Selskapet har akseptert ugyldighet for patentkrav 1 og 2, og har nedlagt likelydende påstand med FMC på dette punktet. Det forhold at påstanden først ble endret etter tilsvaret, kan etter rettens syn ikke tillegges nevneverdig betydning for sakskostnadene. Videre har

Side:22

PTC fått medhold i at FMCs produksjon og markedsføring av Smart VR-plug utgjør et inngrep i patentet som må forbys. PTC har også fått medhold i at det er grunnlag for å utmåle erstatning i saken. Uavhengig av hvor stor den utmålte erstatningen etter patentloven § 58 måtte bli, mener retten at det allerede nå er grunnlag for å konstatere at PTC har fått medhold "fullt ut eller i det vesentlige" og at selskapet bør tilkjennes omkostninger etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 for det arbeid som til nå har påløpt i saken. I dette ligger også at retten ikke kan se at lovens unntaksbestemmelser kan gis anvendelse i saken.

PTC har inngitt omkostningskrav på til sammen kroner 2 235 394,-. Beløpet er uten merverdiavgift. Av det totale kravet utgjør i underkant av 1,7 millioner utgifter til advokat, mens den resterende delen er kostnader i forbindelse med sakkyndige vitner. FMC har ikke hatt innvendinger mot advokatsalæret, men har fremhevet at utgiftene til PTCs sakkyndige vitne er langt høyere enn utgiftene til FMCs sakkyndige vitne. Etter FMCs syn er dette lite rimelig, tatt i betraktning at det er FMC som har hatt størstedelen av arbeidsbyrden med å gjennomgå mothold, også mothold som var relevante for patentkrav 1 og 2. FMC har også bestridt PTCs behov for å ha vitnet Godager til stede under hele hovedforhandlingen.

Full erstatning for sakskostnader skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken. Ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, skal retten legge vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem, jf tvisteloven § 20-5. Retten vurderer saken som relativt kompleks med betydelige innslag av tekniske vurderinger. Begge parter har derfor hatt et reelt behov for patentfaglig og teknisk bistand både før og under hovedforhandlingen, som gikk over en uke. Retten legger videre til grunn at saken har stor betydning for partene. Sett i lys av disse omstendighetene, finner retten PTC må tilkjennes erstatning i tråd med det fremsatte kravet.

De tilkjente sakskostnadene utgjør etter dette kroner 2 235 394,-. I tillegg til er partene ansvarlige overfor tingretten for utgiftene til de fagkyndige meddommerne med en halvdel hver, jf rettsgebyrloven § 2. Utgiftene blir fastsatt i egen avgjørelse. PTCs andel av disse kostnadene erstattes av FMC i tillegg til utgiftene ovenfor.

Dommen er enstemmig.

Side:23

D O M S S L U T N I N G :

I ugyldighetssaken:

1. Patent 333416 kjennes ugyldig for så vidt gjelder patentkrav 1 og 2.

2. For øvrig frifinnes Petroleum Technology Company AS.

I inngrepssaken:

3. a) FMC Technologies Kongsberg Subsea AS forbys å markedsføre og selge produktet Smart VR-Plug.

b) FMC Technologies Kongsberg Subsea AS betaler erstatning/vederlag til Petroleum Technology Company AS etter patentloven § 58, første ledd. Utmålingen avgjøres i en egen sak.

Sakskostnader for begge saker:

4. FMC Technologies Kongsberg Subsea AS betaler kroner 2 235 394,- til Petroleum Technology Company AS i sakskostnader. Beløpet forfaller til betaling to uker etter at dommen er forkynt.

5. FMC Technologies Kongsberg Subsea AS betaler Petroleum Technology Company AS' utgifter til de fagkyndige meddommerne. Utgiftene fastsettes i egen beslutning, og forfaller til betaling to uker etter at beslutningen er forkynt.

Retting: