LF-2020-92904
| Instans: | Frostating lagmannsrett - Dom |
|---|---|
| Dato: | 2021-03-12 |
| Publisert: | LF-2020-92904 |
| Stikkord: | Markedsrett, Forretningshemmelighet, Utnyttelse av bedriftshemmelighet, Verderlag |
| Sammendrag: | Saken gjaldt krav om forbud mot markedsføring og salg av produkt etter påstått brudd på markedsføringslovens regler om bedriftshemmeligheter. Det var også krevd erstatning.
Bakgrunnen for saken var at en tidligere ansatt, Eirik Borg, startet konkurrerende virksomhet, Aziwell AS, og utviklet lignende produkt som hans tidligere arbeidsgiver hadde - det retningsstyrte kjerneboret Azidrillen og tilknyttet måleinstrument og programvare. Lagmannsretten kom etter en totalvurdering til at det forelå rettsstridig utnyttelse av Devicos bedriftshemmelighet fra Borg og Aziwell sin side gjennom utviklingen av Azidrillen. Det forelå brudd på taushetserklæringen, jf. Markedsføringsloven (2009) § 28. Retten mente det ikke var grunnlag for å idømme et fremtidig forbud, men fant at Borg og Aziwell måtte betale vederlag for krenkelsen, skjønnsmessig fastsatt til kr 5 millioner. Partene måtte dekke egne sakskostnader. |
| Saksgang: | Sør-Trøndelag tingrett 11.05.2020 - Frostating lagmannsrett LF-2020-92904 (sak nr. 20-092904ASD-FROS) - Anke over dom nektet fremmet av Høyesteretts ankeutvalg (sak nr. 21-076705SIV-HRET) |
| Parter: | Devico AS (advokat Trond Erik Sollund, advokat Sigurd Holter Torp) mot Eirik Borg og Aziwell AS (advokat Espen Juul Haugan) |
| Forfatter: | Lagdommer Marit Forsnes, Lagdommer Ragnhild Ryssdal Vada, Ekstraordinær lagdommer Knut Røstum |
| Lovhenvisninger: | Markedsføringsloven (2009) §28, §29, §48b, Forretningshemmelighetsloven (2020) §2, §5, §8, §12, Straffeloven (2005) §207, Tvisteloven (2005) §20-2, §20-3, §20-9 |
Saken gjelder krav om forbud mot markedsføring og salg av produkt etter markedsføringsloven. Det er også krevd erstatning.
Sakens bakgrunn
Devico AS (Devico) er et selskap som har spesialisert seg på retningsstyrt kjerneboring på land for gruvevirksomhet og infrastruktur (tunnelbransjen). Bedriften har hovedkontor i Trondheim og datterselskap i flere land. Selskapet ble etablert i 1988 etter at Viktor Tokle hadde utviklet et system for retningsstyrt kjerneboring mens han arbeidet for SINTEF. Tokles ide var basert på at boreindustrien trengte et verktøy som kunne styre borehull på vei nedover i undergrunnen dit operatøren ville fordi det i mange borehull oppsto avvik. Devico har også utviklet instrumenter for avviksmåling av borehull. Teknologien er solgt og brukt i en rekke land. Konsernet omsatte for ca. 200 millioner kroner i 2020 og har ca. 100 ansatte på verdensbasis. I Trondheim er det 30 ansatte. Hovedproduktet til Devico er det retningsstyrte kjerneboret Devidrill.
Eirik Borg ble ansatt som felt- og elektroingeniør i Devico i 1997. I ansettelsesavtalen forpliktet Borg seg til å bevare taushet om «forretnings- eller driftshemmelighet» han fikk kunnskap om i sitt ansettelsesforhold i Devico, noe som også skulle gjelde etter fratreden. Borg var ansatt frem til 2002. I perioden 2002 til 2013 var Borg innleid som konsulent i Devico. Borg fikk som ansatt kjøpe en mindre aksjepost (5 %) i Devico. Han var helt sentral i utviklingen av Devidrillen, versjonen WR (wireline) 76 som ble lansert i 2001 og som fortsatt benyttes. WR 76 bygde på verktøyet Tokle hadde utviklet tidligere. Borgs oppgaver frem til 2013 omfattet feltarbeid og bidrag til utvikling og forbedring av Devidrillen.
Etter at Borg avsluttet konsulentvirksomheten for Devico i juni 2013 solgte han seg ut av selskapet. Han hadde tidligere etablert selskapet Cassini AS, som i 2014 endret navn til Aziwell AS (Aziwell). Borg var tidligere eneeier, og er fortsatt majoritetseier i Aziwell. Han har i Aziwell utviklet et lignende produkt – det retningsstyrte kjerneboret Azidrillen. Aziwell har også utviklet egne måleinstrument og software tilknyttet kjerneboring, liknende produkt som Devico har.
Devidrill og Azidrill konkurrerer med hverandre i markedet og er beskrevet som enerådende på sitt felt. Begge produkt tilbyr effektiv presisjonsboring som gjør det mulig å kontrollere avvik og styre borekronen presis der det ønskes informasjon om berggrunnen, samtidig som det blir tatt kjerneprøver fra store dyp uten at det er nødvendig å ta opp selve
Side:2
borestrengen (wireline konseptet). Metoden gjør det også mulig å bore flere sidesteg fra samme hull slik at flere målepunkt kan nås. Devico og Aziwell har ikke egne borerigger, men kommer til pågående boreoperasjoner med sin teknologi og sine feltingeniører, som bistår boreselskapene. Det retningsstyrte boreutstyret supplerer således ordinær «rett frem» kjerneboring. Konvensjonell «rett frem» boring med eller uten kjerneopptak er det mange leverandører som tilbyr i markedet.
Både Devidrill og Azidrill har i motsetning til ordinære kjernebor et statisk ytterrør og et indre rør som roterer og driver borekronen. Videre kan akslingen bøyes for å oppnå styring av retningen («point the bit»). Følgende illustrasjon viser verktøyenes oppbygning:
Side:3
Tvisten
Da Borg sluttet som konsulent for Devico i juni 2013 oppga han at planen videre var å utvikle en styreenhet for hammerbor rettet inn mot olje og gass. Han skulle også konsentrere seg om sitt selskap Myo Nutrition AS (produsent av proteinpulver/sportsernæring). Våren 2014 startet Borg prosessen med å søke patent på et magnetorienteringssystem. Dette orienteringssystemet har flere anvendelsesområder, herunder i kjernebor.
Aziwell etablerte seg like i nærheten av Devicos hovedkontor. Feilleveranser til Devico ga Devico mistanke om mulig konkurrerende virksomhet fra Borgs selskap Aziwell. Etter flere møter i 2015 kom det frem at Borg/Aziwell var i ferd med å utvikle konkurrerende utstyr. Devico fikk også tilbakemeldinger fra leverandører som reagerte på at Aziwells bestillinger var veldig lik delene som Devico kjøpte. I begynnelsen av 2017 hadde Aziwell en ferdig utviklet prototype av Azidrillen. Devico tok i 2017 kontakt med Borg og tilbød oppkjøp og partnerskap, noe Borg etter hvert avslo.
Devico tok ut stevning mot Aziwell og Eirik Borg 11. mars 2018 med påstand om at Borg og Aziwell skulle forbys å produsere, markedsføre, omsette og/eller leie ut produktet Azidrill. I tillegg ble det krevd erstatning.
Under saksforberedelsen for tingretten ble professor Bernt Sigve Aadnøy oppnevnt som sakkyndig for å vurdere og sammenligne Azidrillen med Devidrillen. Han avga en hovedrapport og to tilleggsrapporter for tingretten.
Sør-Trøndelag tingrett avsa 11. mai 2020 dom med slik slutning:
1. Erik Borg frifinnes
2. Aziwell AS frifinnes
3. I sakskostnader betaler Devico AS til Erik Borg og Aziwell AS kr 2 376 673,50 -tomillionertrehundreogsøttisekstusensekshundreogsøttitre50/100- innen 2 -to- uker fra forkynnelse av dommen.
4. Devico AS plikter å dekke kostnader knyttet til den rettsoppnevnte sakkyndige.
Devico har anket dommen. Aziwell og Erik Borg har tatt til motmæle. Professor Aadnøy har blitt oppnevnt som sakkyndig for lagmannsretten og har avgitt flere tilleggserklæringer. Ankeforhandling ble holdt 25. januar - 29. januar 2021 og 1. og 2. februar 2021. Ankeforhandlingen ble gjennomført delvis digitalt. Dommerne, den sakkyndige, ankemotpartene og prosessfullmektigen møtte fysisk i Trondheim tinghus. Ankende part og dens prosessfullmektiger deltok på videolink. Alle vitnene forklarte seg pr. videolink.
Side:4
Partene avga forklaring, og det ble hørt åtte vitner i tillegg til at rettsoppnevnt sakkyndig avga forklaring. Om bevisførselen for øvrig vises til rettsboken.
Devico AS har i korte trekk anført:
Aziwell har utnyttet Devicos forretningshemmeligheter og know-how ved utviklingen av det retningsstyrte kjerneboret Azidrill i strid med markedsføringsloven §§ 28 og 29 og den inngåtte avtalen om taushetserklæring.
Devicos forretningshemmeligheter er knyttet til massiv kunnskap om enhver komponent og detalj i drillen – hva som får det samlede produktet til å fungere kommersielt, og som ikke lar seg utlede av utløpte patenter eller annen kjent teknikk.
Forretningshemmelighetene strekker seg langt utover patentene. Dette er vanlig for enhver innovativ og teknisk kunnskapsbedrift, og viser seg blant annet ved en rekke detaljtegninger av drillens enkeltelementer, kunnskap om hva som virker, valg av type smøring, valg av kjøling, materialvalg og dimensjonering mv. Hemmelighetene ligger i produktet som sådan og det svært langvarige og omfattende arbeidet som ligger bak i det å utvikle et produkt som er enerådende i markedet. At enkeltelementene er kjent er dermed uten betydning.
Devidrillen er basert på en sum av erfaringer fra forskning, utvikling, testing, prøving og feiling over en rekke år. Denne sum av erfaringer er spesifikk for Devidrillen og er søkt hemmeligholdt blant annet ved taushetserklæringer, kontraktsutforming og ved forretningskonseptet hvor drillen kun leies ut med Devicos eget mannskap. Denne sum av viten utgjør Devicos forretningshemmeligheter og representerer et økonomisk fortrinn som andre ikke vil kunne ta igjen uten kostbar og tidkrevende utprøving.
Azidrillen fremstår som nær identisk med Devidrillen. At det foreligger rettsstridig utnyttelse underbygges av Aziwells korte utviklingsperiode og lave utviklingskostnader, noe som viser at Aziwell/Borg ikke har basert utviklingen på studier av kjent teknikk. Tvert om er det mest sannsynlig at det raske og billige utviklingsløpet, samt det meget like produktet, skyldes at Borg har gjort rettsstridig bruk av Devicos årelange erfaring og forretningshemmeligheter, som Borg hadde full kunnskap om – og som har gitt utviklingen et rettsstridig springbrett.
Den rettsoppnevnte sakkyndige uttrykte for tingretten at Borg ved sin utvikling gikk "bang på", noe som nettopp skyldes at han har gjort bruk av hele Devicos kunnskaps‐ og erfaringsbase. Sett hen til Borgs tilknytning til Devico, gir dette en presumsjon for rettsstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter. Ved den rettsoppnevntes siste tilleggsrapport er det avdekket at Aziwell/Borg har benyttet grafittbånd for tetning packer.
Side:5
Samme løsning som Devico har kommet frem til etter en rekke år med prøving og feiling, og som anses som forretningshemmelighet.
Devicos forretningskonsept er kopiert og også måleinstrumenter og software fremstår som meget likt. Det ville ikke være mulig å utvikle drillen, konseptet, instrumenter og software på så kort tid og til så lave kostnader uten å utnytte Devicos forretningshemmeligheter. Uten bruk av forretningshemmeligheter ville heller ikke Azidrillen fremstått som en kopi av Devidrillen, men ville skilt seg fra denne på samme måte som andre konkurrerende produkter, slik som mudmotor, CWT, Devibor, Liwinstone og Smartbarrel.
Det er på det rene at Aziwell til dels har forestått et eget utviklingsarbeid med Azidrillen og at det er valgt enkelte andre løsninger enn i Devidrillen. Spørsmålet er imidlertid ikke om Aziwell/Borg har gjort et selvstendig utviklingsarbeid, men om de har krenket Devicos rettigheter ved å utnytte forretningshemmeligheter eller opptrådt i strid med god forretningsskikk. Det er da uten betydning å se hen til eventuell videreutvikling eller andre løsninger, som også synes gjort i et forsøk på å distansere Azidrillen fra Devidrillen. Aziwell/Borg begynte ikke på scratch, men tok utgangspunkt i Devidrillen. Det sentrale er at Azidrillen bygger på Devicos forretningshemmeligheter. Eventuelle nyvinninger eller produktavvik er irrelevante. Borg visste at deler av denne utviklingen planla Devico for sin neste generasjons Devidrill.
Det er ingen uenighet om at kvalifiserte medarbeidere må kunne avslutte et arbeidsforhold uten å bli satt ut av stand til å arbeide i konkurrerende virksomheter. Det må imidlertid kreves betydelig aktsomhet i slike tilfeller. Dette har ikke Aziwell/Borg forholdt seg til.
Denne interessen må avveies mot hensynet til en bedrift som investerer i produktutvikling, slik Devico har gjort, som må ha rimelig sikkerhet for at nøkkelarbeidere ikke tar med seg den kompetanse de bygger opp og benytter denne for å etablere konkurrerende virksomhet med et nær identisk produkt og et nær identisk forretningskonsept, i akkurat samme marked som Devico har bygget opp. En slik opptreden er verken lojal eller samfunnsnyttig, men tvert om forbudt og samfunnsskadelig ved at den hindrer sunn konkurranse og representerer snylting på andres egeninnsats og innovative resultater.
Om det ikke skulle foreligge rettstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter, foreligger uansett rettsstridig produktetterligning som rammes av markedsføringsloven § 25 jf. § 30. Generalklausulen om god forretningsskikk får anvendelse på produktetterligninger hvor § 30 ikke får direkte anvendelse fordi det ikke foreligger forvekslingsfare, men hvor øvrige vilkår er oppfylt og det for øvrig foreligger omstendigheter som tilsier at standarden er brutt. Her er det en systematisk og tilnærmet komplett etterligning i kjølvannet av et langvarig og betrodd ansettelsesforhold og hvor etterligningen avspeiler Devicos desidert viktigste og enerådende produkt. Aziwell og Borg har ikke bare etterlignet dette produktet, men hele forretningskonseptet samt Devicos instrumenter og software. Graden av
Side:6
beskyttelsesverdighet øker med omfanget av ressurser og tid som er lagt ned i å utvikle originalproduktet og at Devico har innarbeidet produktet i verdensmarkedet.
Aziwell har under enhver omstendighet opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Det vises til anførslene i forrige avsnitt om produktetterligning.
Det kreves et varig forbud mot produksjon, markedsføring salg eller leie av Azidrillen.
Erstatningen som kreves bes fastsatt etter rettens skjønn etter markedsføringsloven § 48 b. Erstatningen bør ligge på omkring 30 millioner kroner, og består dels i sparte kostnader og fortjeneste.
Devico AS har lagt ned slik påstand:
1. Aziwell AS og Eirik Borg forbys, hver for seg eller i samarbeid med andre, direkte eller indirekte, å produsere, markedsføre, omsette og/eller leie ut produktet Azidrill.
2. Aziwell AS og Eirik Borg plikter som solidarskyldnere å betale erstatning til Devico AS fastsatt etter lagmannsrettens skjønn innen to uker fra forkynnelsen av dommen.
3. Aziwell AS og Eirik Borg dømmes som solidarskyldnere til å erstatte Devico AS sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten samt utgiftene til den rettsoppnevnte sakkyndige for begge instanser innen to uker fra forkynnelsen av dommen.
Aziwell AS og Eirik Borg har i korte trekk anført:
Aziwell/Borgs handlinger utgjør ingen krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser. Ingen av elementene i boret utgjør krenkelse av Devicos rettigheter. Devico har erkjent at enkeltdelene og rekkefølgen er kjent teknikk. Andre kan fritt utvikle et bor basert på samme prinsipper, sammenstilling og funksjonelle løsninger.
Det foreligger en betydelig forskjell i designpremissene for de to borene. Det er særlig sentralt at Azidrill tar 33 % større kjerneprøve. Konsekvensen av det har stor betydning for hvilket design som kan brukes. Aziwell har ulike konsept for så godt som alle hovedelementer. Aziwell har et annet orienteringssystem og er et mye kortere bor. Det er i stor grad standardiserte løsninger (hyllevare) i Azidrillen, og de to borene har forskjellig materialvalg for de sentrale delene.
Aziwell har verken nyttiggjort seg tegninger eller erfaringsdata, eller krenket "bedriftshemmeligheter" fra Devico. Det er ikke konkretisert hva som ligger i påstanden om rettstridig bruk av «sum av viten». Det kan ikke foreligge «sum av viten» når alle komponentene er kjent, herunder rekkefølgen. Aziwell har uansett gjort selvstendige valg/designpremisser.
Side:7
Devicos kjernebor har vært på markedet siden 2001 og er kjent teknologi. Det foreligger ingen tidsnærhet mellom Devicos utvikling og Aziwells utvikling. Devico har ennå, åtte år etter at Borg sluttet, ikke utviklet noen neste generasjons Devidrill.
Det er ikke korrekt at Devico har vært enerådende i markedet. Liw/Liwinstone utviklet tilsvarende bor på 90-tallet, som ble kjøpt opp av Devico i 2007 uten at det ble brukt.
Aziwell har hatt betydelige utviklingskostnader og et omfattende test- og utviklingsløp på alle deler før kommersiell fase høsten 2018 og Aziwell har ikke hatt inntekter i utviklingsperioden utover offentlig støtte. I kommersiell fase har Azidrill hatt en rekke feil og mangler, noe som har ført til omfattende utbedringer. Utviklingen vil fortsette fremover.
Påstanden om at Devico har hatt et utviklingsløp på 19 år er uriktig. Borg utviklet WR 76 for Devico i tidsrommet høsten 1999 til 2001 basert på de samme prinsippene som er forklart i Devicos patent i 1987, men alle sentrale deler fikk nytt design. Sammenligningen må skje på bakgrunn av utviklingskostnadene for WR 76, og ikke med utviklingskostnadene tilknyttet utdatert teknologi og gamle bor/versjoner som er skrotet. Devico har et bredt produktspekter som omfatter utviklingskostnader for andre produkt. Devicos kostnader til forbedringer etter 2001 er ikke relevante.
Historisk tid og kostnader for løsninger som er beskrevet i patentet, kan ikke anføres mot andre aktører som fritt kan benytte utløpte patenter. Den alminnelige teknologiutviklingen og økt tilgang til kjent teknikk tilsier at det går langt raskere å utvikle et bor i dag enn for 20 år siden. De to borene i saken har dessuten et forskjellig utviklingsløp.
Erkjennelsen fra Devico om at sammenstillingen av Devicos bor er kjent teknikk innebærer at det ikke kan anføres at boret som sådan er et etterliknende produkt. Det samme gjelder at borets design eller sammenstilling skal være en «urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater». Devico har selv basert seg på tidligere prinsipper og andres løsninger som Liw, Craelius og Haglund. Bruk av patentinstituttet medfører at man ikke får vern utover det vern patentet gir i dets løpetid.
Funksjonalitet og internasjonale standarder fra rett frem kjerneboring gir føringer for en overordnet formlikhet og størrelse. Det må utvises forsiktighet med å anvende generalklausulen i markedsføringsloven § 25 på forhold av likende karakter som omtalt i spesialbestemmelsene når vilkårene ikke er oppfylt. Jf. Rt-1995-1908 (Mozell).
Aziwell har ikke rettstridig utnyttet noen markedsopparbeidelse, og har i realiteten én sentral kunde. Aziwell har ikke kopiert Devicos forretningsmodell. Utleie av bor og mannskap er vanlig for spesialiserte verktøy, og det er vanlig i bransjen med opplæringsopplegg.
Side:8
Borgs ansettelsesforhold opphørte i 2002. Frem til juni 2013 var han periodevis engasjert som konsulent for Devico i det vesentlige på feltprosjekter. Borg hadde ingen konkurranseklausuler hos Devico. Arbeidet med eget kjernebor startet andre halvår i 2014. Markedsføringsloven begrenser ikke tidligere ansattes rett til å gjøre bruk av sin generelle tekniske innsikt, faglige erfaring og dyktighet, herunder kompetanse utviklet i arbeidsforholdet.
Devico har foretatt en rekke klanderverdige handlinger mot Aziwell for å gjøre det vanskelig for Aziwell herunder brev til Aziwells samarbeidspartner i Finland og et grunnløst patentsøksmål mot Aziwell i Canada.
Det kan under enhver omstendighet ikke være grunnlag for et forbud mot kommersiell utnyttelse av Azidrillen. Et forbud, endog tidsbegrenset, vil være totalt ødeleggende.
Det er heller ikke grunnlag for erstatning. Verken Borg eller Aziwell har forsettlig eller uaktsomt overtrådt markedsføringsloven. Devico er ikke påført tap og Aziwell har ikke hatt noen vinning. Det er tatt ut svært lav lønn fra selskapet og husleieutgiftene ligger langt under markedsleie. Aziwells utvikling er finansiert gjennom enorm egeninnsats i tillegg til betydelige kapitalinnskudd, konvertering av gjeld og offentlige tilskudd. Devico har ikke vern for «markedet».
Aziwell AS og Eirik Borg har lagt ned slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. Aziwell AS og Erik Borg tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten, herunder også utgifter til rettsoppnevnt sakkyndig.
Lagmannsrettens vurdering
Rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmelighet – rettslig utgangspunkt
Det første hovedspørsmålet i saken er om Aziwell/Borg rettsstridig har utnyttet Devicos bedriftshemmeligheter.
I markedsføringsloven § 28 heter det:
Ǥ 28. Bedriftshemmeligheter
Den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet.
Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens rettsstridige handling ellers.
Side:9
Devico har også anført brudd på markedsføringsloven § 29 om rettsstridig utnyttelse av tekniske hjelpemidler, men har gjennomgående vist til bestemmelsen i § 28 om bedriftshemmeligheter. § 29 er først og fremst aktuell dersom opplysningene er lagret eller på annen måte fiksert i gjenstander eller tekniske hjelpemidler, noe som ikke er aktuelt i denne saken.
Borg forpliktet seg da han ble ansatt i Devico til ikke uberettiget å benytte «forretnings eller driftshemmelighet». Fra ansettelsesavtalen hitsettes:
«Hvis …ingeniøren under sin tjeneste i Bedriften har fått kunnskap om eller rådighet over en forretnings eller driftshemmelighet, må han ikke uberettiget benytte en slik hemmelighet eller bringe den videre til uvedkommende. Det samme gjelder overslag, tekniske tegninger, beregninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller, kontrakter, korrespondanse e l
...
Foranstående bestemmelser er ikke til hinder for at …ingeniøren etter sin fratreden nyttiggjør seg av de alminnelige kunnskaper og erfaringer av teknisk eller forretningsmessig art som han under sin ansettelse har ervervet.
...ingeniøren er kjent med at brudd på taushetsplikten så vel under ansettelsen som etter dens opphør vil kunne medføre straff og/eller erstatningsansvar.»
Taushetserklæringen gjelder etter fratreden og er uten tidsbegrensning.
Devico har saksøkt både selskapet Aziwell og Borg personlig, og de holdes av Devico som solidarisk ansvarlige for erstatningen som kreves. Innholdet i taushetserklæringen, som Borg er forpliktet av, er ikke anført å gå lenger enn markedsføringsloven § 28 som er påberopt overfor både Aziwell og Borg.
Borg vil kunne holdes ansvarlig etter markedsføringsloven § 28 første ledd, og Aziwell etter § 28 annet ledd. Samme faktiske og rettslige grunnlag er anført overfor de to saksøkte. Borgs eierskap og sentrale rolle i Aziwell gjør at vurderingen blir lik for de to saksøkte. Kravene mot Borg og Aziwell vurderes således under ett i det følgende.
Fra 1. januar 2021 har lov om vern av forretningshemmeligheter av 27. mars 2020 nr. 15 (forretningshemmelighetsloven) trådt i kraft. Loven representerer gjennomføringen av EUs forretningshemmelighetsdirektiv 2016/943. Noen av bestemmelsene i markedsføringsloven, herunder §§ 28 og 29, er opphevet og erstattet med bestemmelser i forretningshemmelighetsloven. I overgangsbestemmelsene fremgår at for handlinger som har funnet sted før ikrafttredelsen skal markedsføringsloven §§ 28 og 29 fortsatt gjelde, jf. resolusjon av 11. desember 2020 nr. 2721 nr. 5. Det er altså bestemmelsen i markedsføringsloven § 28 som skal vurderes av lagmannsretten.
Det er ikke omstridt i saken at Borgs (eventuelle) kunnskap om bedrifts/forretningshemmeligheter hos Devico er oppnådd «i anledning» ansettelsen og det
Side:10
senere konsulentoppdraget. Partenes uenighet er knyttet til hva som kan anses som Devicos bedriftshemmeligheter og om det foreligger rettsstridig utnyttelse.
Begrepet bedriftshemmelighet
Begrepet «bedriftshemmelighet» i markedsføringsloven § 28 anses å være sammenfallende med begrepet «forretnings eller driftshemmelighet» i Borgs ansettelsesavtale (taushetserklæring). I det følgende vil begrepene bedriftshemmelighet og forretningshemmelighet forstås på samme måte.
Begrepet bedriftshemmelighet er ikke nærmere definert i markedsføringsloven. I lovforarbeidene til den tidligere markedsføringsloven av 1972 ble følgende trukket frem om forståelsen av begrepet i Konkurranselovkomiteens innstilling (1966) side 48:
«De alminnelige kunnskaper og erfaringer som en arbeider eller funksjonær vinner under sitt arbeid - erfaringer av allmenn, fagmessig art, er ikke bedriftshemmeligheter. Til bedriftshemmelighet kreves at det foreligger en viten som er spesifikk for vedkommende bedrift, og som er av betydning for dens virksomhet. Denne viten kan være materialisert f.eks i særlige maskiner eller maskindeler, særlige kombinasjoner av maskiner, spesielle råstoffer, eller råstoffsammensetninger. Arbeidet med produktutvikling og prøver med nye varetyper kan være bedriftshemmeligheter. En teknisk foranstaltning kan være en patentbar oppfinnelse, som ønskes holdt hemmelig, men den kan etter omstendighetene også være vernet som bedriftshemmelighet selv om den ikke har den nødvendige oppfinnelseshøyde. På den kommersielle side kan driftsresultater og statistikker være hemmeligheter, likeså planer for markedsføring, tidspunktet for visse innsatser i reklame m.v., innkjøpskilder for råstoffer m.v.
Det må imidlertid stilles visse krav til bedriftens forhold for at en hemmelighet skal være beskyttet. Det må. enten kreves at den uttrykkelig har markert kravet på hemmelighold eller at dette ligger klart i selve situasjonen. Ofte stilles det slike uttrykkelige krav om hemmelighold i ansettelseskontraktene, eller det settes oppslag i bedriften eller det etableres kontrollforanstaltninger i forbindelse med adgang til den eller dokumenter gis stempel om hemmelighold eller lignende. Når en reklamekampanje er bestemt til å startes på et bestemt tidspunkt kan det være en klar forutsetning at dette ikke skal røpes på forhånd.»
Sitatet viser at ulike typer opplysninger kan utgjøre en bedriftshemmelighet, både opplysninger om tekniske og kommersielle sider av virksomheten. Det er ikke krav om at opplysningene er nedtegnet i et dokument. Informasjon som en medarbeider tar med seg i hodet kan representere bedriftshemmeligheter. Bedriftshemmeligheter forutsetter «viten som er spesifikk for vedkommende bedrift». Det må således avgrenses nedad mot allmenn viten eller det som er lett tilgjengelig viten. Alminnelige kunnskaper og erfaringer som en ansatt opparbeider seg under sitt arbeid faller også utenfor.
Det kreves at kunnskapen/opplysningene er betydningsfull for bedriftens virksomhet. Bedriften må dessuten ha behandlet opplysningene som hemmelige og søkt å beskytte hemmeligheten. Dette kan skje aktivt gjennom kontraktklausuler, ved stempling/markering av dokumenter, men det vil også kunne være tilstrekkelig at det ut fra situasjonen følger en klar forutsetning om hemmelighold. Det grunnleggende er at bedriften har behandlet opplysningene som interne og at de er underlagt et visst nivå av beskyttelse.
Side:11
Begrepet «forretningshemmelighet» i straffeloven § 207 er forstått på samme måte, se Rt-2007-1841 og Ot.prp.nr.22 (2008-2009) punkt 2.20.5. I tillegg til markedsføringsloven oppstilte denne straffebestemmelsen forbud mot krenkelse av forretningshemmelighet. Ved ikrafttredelsen av forretningshemmelighetsloven er straffeloven § 207 opphevet.
I forretningshemmelighetsloven § 2 er det gitt en legaldefinisjon av begrepet «forretningshemmeligheter» som i all hovedsak er ment å ha samme innhold som begrepet bedriftshemmelighet i markedsføringsloven § 28, se Prop.5 LS (2019-2020) side 24. Bestemmelsen lyder slik:
«Med forretningshemmeligheter menes opplysninger som
a) er hemmelige i den forstand at opplysningene ikke som helhet, eller slik de er satt sammen eller ordnet, er allment kjent eller lett tilgjengelig
b) har kommersiell verdi fordi de er hemmelige
c) innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige
Alminnelige erfaringer og ferdigheter som en arbeidstaker har tilegnet seg under et ansettelsesforhold, utgjør ikke en forretningshemmelighet.»
Begrepet bedriftshemmelighet har en side til såkalt know-how, men avgrensningen er uklar. Begrepet know-how er ikke benyttet i markedsføringsloven. Det er flytende overganger mellom bedriftshemmeligheter, know-how og allmenn teknisk kunnskap.
Om Devidrillen og Azidrillen
Verktøyene er basert på samme prinsipp/konsept – det såkalte operasjonsprinsippet – hvor ytterrøret er statisk og med innvendig roterende drivaksel. I konvensjonell kjerneboring i oljeindustrien har en ofte roterende ytterrør og en fast innerdel som kjernen glir inn i. Dette er snudd i Devidrillen og Azidrillen for å styre retningen. Akslingen kan bøyes for å oppnå retningsstyringen. En packer låser posisjonen på ytterrøret med kniver samtidig som det kan gli ned i brønnen, noe som er fremhevet som et unikt konsept. Det er et trustlager mellom ytterrøret og innerdelen, og et orienteringssystem som kan hentes ut og avleses ved kjerneuttak.
Verktøyene ligner på hverandre når det gjelder plassering av hovedkomponenter og det er ikke kjent at andre firma bruker dette operasjonsprinsippet. Samtidig er det forskjeller på verktøyene. Begge borer 75,6 mm hull, men har ulik dimensjon på kjernene (31,5 mm for Devidrillen og 36,5 mm for Azidrillen). Det er ulike løsninger på kniv/packer, orienteringssystem, setting av vinkel og ulik hydraulisk funksjonalitet.
Enkeltelementene er kjent, men produktene krever en betydelig teknologiutvikling for å bli funksjonelle ifølge den sakkyndige sivilingeniør og professor Bernt S. Aadnøy. Han har vært rettsoppnevnt sakkyndig i begge instanser og avgitt flere erklæringer i saken. Aadnøy har undersøkt og sammenlignet de to borene, og har på side 20 gitt følgende sammenfatning i sin første erklæring 28. oktober 2019:
Side:12
«Retningsstyrt kjerneboring krever meget kompliserte verktøy. Den teknologiske terskelen er meget høy. De to produktene som denne saken gjelder ligger helt i fronten på utviklingen, og så langt jeg har klart å bringe på det rene, enerådende på verdensbasis.
nkeltelementene som er beskrevet er for det meste kjent teknikk. Sammenstillingen kan gjøres på mange måter og Devico har ved prøving og feiling oppnådd et funksjonelt design.
De to produktene har betydelige likhetstrekk. Dette forventes til en viss grad på grunn av funksjonaliteten til verktøyene. Det foreligger en betydelig forskjell i designpremissene.
Begge verktøyene borer hull med diameter 75,6 mm. Devicos kjerne er 31,5 mm mens Aziwell borer 36,5 mm kjerner. Altså har Aziwell betydelig mindre plass inni verktøyet. Dette gjør at man kan ikke bare adoptere Devico sin løsning, man må utvikle nye komponenter for trangere plass. Ett eksempel er Aziwell sitt frontlager som ikke bruker en sfærisk løsning som Devico, nettopp på grunn av plassen.
Etter min vurdering er begge verktøyene basert på samme konsept, men de har vært utviklet separat med to forskjellige utviklingsløp.»
Devicos bedriftshemmeligheter
Devicos bedriftshemmeligheter i denne saken påstås å være knyttet til den omfattende kunnskapen om komponentene og detaljene i Devidrillen, og hva som får det samlede produktet til å fungere kommersielt. Dette lar seg ikke utlede av utløpte patenter eller annen kjent teknikk. Selv om det også er vist til enkeltheter ved den tekniske utførelsen av (løsningene i) boret, har Devico først og fremst anført at det har skjedd utnyttelse av en «sum av viten» – erfaringer om hva som virker og ikke virker, problemer, løsninger, forbedringer, materialvalg, herding, dimensjonering, toleranser, styrkeberegninger m.v.
Borg/Aziwell har avvist en slik betraktningsmåte. Alle komponentene og deres rekkefølge er kjent teknikk, og det gjenstår ingen sum av viten. Uansett må det konkretiseres hvilke bedriftshemmeligheter som er utnyttet, slik Aziwell ser det.
Det er på det rene at oppbygningen av et slikt verktøy i stor grad bygger på offentlig kjent teknikk. I flere patenter, herunder Devicos utløpte patenter, er teknikken beskrevet, og partene er enige om at enkeltelementene og rekkefølgen på de enkelte delene i det retningsstyrte kjerneboret er kjent teknikk.
At det likevel foreligger bedriftshemmeligheter knyttet til verktøyene, er også klart. Aziwell/Borg synes enig i at teknologiske valg/løsninger i boret vil/kan utgjøre en bedriftshemmelighet. Dette er også demonstrert i saken ved at Aziwell ikke har ønsket å fremlegge Azidrillens komponenter for motparten. Den er kun fremlagt for den sakkyndige.
Tingretten har lagt til grunn at utviklingen av Devidrillen er basert på en «betydelig innsats» med prøving og feiling med tanke på funksjonalitet og materialvalg, og at Borg forvaltet kunnskap som må betraktes som «forretningshemmeligheter», noe lagmannsretten er enig i.
Side:13
Det er uomtvistet at Borg hadde inngående kunnskap om Devidrillen. Han var den sentrale personen i utviklingen av Devidrillen (WR 76) som forelå i 2001, og han var også viktig i det videre utviklingsarbeidet fra 2002 og frem til han sluttet i 2013. Lagmannsretten slutter seg til følgende vurdering av Borgs rolle inntatt i tingrettens dom på side 15:
«Relativt mye av bevisførselen har vært konsentrert om hvilken posisjon han hadde i selskapet etter hvert som det nærmet seg de tiden han forlot dette. For retten vil det være et sentralt poeng i denne saken at Borg fremstår som den som klart hadde størst innflytelse over utviklingen av det som ble Devicos endelige Devidrill, og at han hadde slik innflytelse også i den perioden hvor han var innleid som konsulent. Hans oversikt over produktets egenskaper må etter bevisførselen kunne beskrives som total. At Borg i hele perioden hvor han var tilknyttet Devico var i posisjon til å besitte «forretningshemmeligheter» er derfor noe retten legger til grunn som sannsynlig.»
Sakkyndig Aadnøy har blant annet uttalt i tilleggserklæringen 14. desember 2019:
«Det er helt klart forretningshemmeligheter i begge verktøyene. Det kan relateres til materialvalg, herdeprosedyrer, lagre, hydrauliske tetninger, utmattingsegenskaper og toleranser for å nevne noen. Et hovedmål for begge produktene er å gjøre verktøyet mer brukervennlig, for eksempel ved å øke levetiden fra 50 timer til 200 timer. Dette er meget vanskelig og de forbedrede løsningene vil helt klart karakteriseres som forretningshemmeligheter med betydelig kommersiell verdi.»
Den sakkyndiges vurdering av forretningshemmeligheter her er relatert til sluttresultatet – borene slik de fremstår, og de konkrete påviselige tekniske løsningene i verktøyene.
Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at en bedriftshemmelighet også kan omfatte akkumulert kunnskap – erfaringer og kunnskap som ledsager løsningene og produktet.
Et slikt synspunkt har støtte i rettspraksis og teori.
Notflottør-dommen i Rt-1964-238 gjaldt et erstatningskrav mot en tidligere ansatt for å ha røpet produksjonsprosessen av notflottører til en konkurrent. I vurderingen av om det forelå en bedriftshemmelighet tok Høyesterett utgangspunkt i at plastfabrikken hadde hatt en prosess over flere år med stadig eksperimentering, prøving og forsøk for å komme frem til et egnet produkt, noe som trakk i retning av at det forelå bedriftshemmelighet. Det ble uttalt på side 242-243:
«Disse opplysninger fra det praktiske produksjonsliv trekker sterkt i retning av at det tross det materiale som kan finnes i fag- og patentlitteratur i tillegg til alminnelige kunnskaper og erfaringer av teknisk art, langt fra er lett å etablere en fremstilling av notflottører av plast i lønnsom produksjon. Under enhver omstendighet må man kunne gå ut fra at den produsent som har funnet frem til en lønnsom produksjonsprosess, dermed har skaffet seg et økonomisk fortrinn som andre ikke vil kunne ta igjen uten tidkrevende og trolig kostbare forsøk hvis resultat når det gjelder muligheten for å få etablert en konkurransedyktig produksjon, kan stille seg uvisst. Dette er momenter som sterkt trekker i retning av at den produksjonsprosess som B hadde funnet frem til på den tid da A sluttet i bedriften, måtte betegnes som en bedriftshemmelighet som hadde vern etter straffelovens § 294 nr. 2.»
Side:14
Slik saken lå an tok Høyesterett ikke endelig stilling til om denne viten var en bedriftshemmelighet. Saken ble avgjort med grunnlag i en taushetserklæring. Synspunktet her har likevel vekt. Flere lagmannsrettsavgjørelser bygger på et slikt synspunkt.
LG-2003-8617 (Roxar/Flowsys) gjaldt spørsmål om utnyttelse av bedriftshemmelighet i en sak hvor tidligere ansatte hadde utviklet en konkurrerende flerfasemåler benyttet i olje- og gassproduksjon. Lagmannsretten la til grunn at vurderingen av hva som representerte bedriftshemmelighet forutsatte en bredere og mer sammensatt tilnærming enn det tingretten baserte seg på. Å begrense seg til en gjennomgang av konkurrentens produkt for å gjenfinne beskyttelsesverdig viten var en noe snever tilnærmingsmåte. Det uttales i dommen:
«Slik lagmannsretten ser det, må det være riktig å bygge på at Fluentamåleren, slik den fremstod høsten 1998, var basert på en sum av erfaringer fra prøving og feiling over år. Denne sum av erfaring var «fluentaspesifikk» og ble av Fluenta/Roxar søkt hemmeligholdt dels ved hemmelighetsstempling og dels ved vidtrekkende taushetserklæringer fra medarbeiderne. Med dette som utgangspunkt er det lagmannsrettens standpunkt at det er tale om en bedriftshemmelighet slik dette begrepet må forstås etter markedsføringsloven § 7. At det må foretas en slik helhetsvurdering når innholdet av begrepet bedriftshemmelighet skal fastlegges, finner lagmannsretten støtte for bl.a. i Rt-1964-238..»
Et slikt «sum av viten»-synspunkt bygger lagmannsretten på også i avgjørelsene i LG-2013-162132 (TCO/Vosstech), i LB-2013-20938 (Vensafe/Solver) og LG-2016-44586 (KVX). I den først nevnte avgjørelsen unnlot lagmannsretten en detaljert drøftelse av enkeltelementene i en glasspluggteknologi, og tok i stedet utgangspunkt i et samlet og fullstendig helhetsbilde av fremstillingsprosessen, som var et resultat av en langvarig og kostbar utviklingsprosess.
Det vises også til Lunde m.fl. «Markedsføringsloven kommentarutgave» 3. utgave (2019) side 329-333 hvor det blant annet fremgår:
«Sum av viten»-synspunktet ble gitt sin tilslutning også i LB-2013-20938 (Vensafe), hvor lagmannsretten uttalte på generelt grunnlag «[...] at i enkelte produksjonsprosesser, vil en såkalt ‘sum av viten' etter en helhetsvurdering kunne utgjøre en bedriftshemmelighet som må anses beskyttet etter markedsføringsloven». Som framhevet av lagmannsretten må det være riktig at kompleksiteten i produksjonsprosessen vil være et sentralt moment i vurderingen, og at det «[v]ed enkle produkter og produksjonsprosesser er [...] vanskelig å se at det er noen sum av viten som er beskyttet ut over viten knyttet til det enkelte element i prosessen»..
Terskelen for hvilken informasjon som kan være gjenstand for rettstridig utnyttelse bør ikke settes for lav. Dette har vært problematisert i juridisk teori i tilknytning til den såkalte «springbrettdoktrinen», hvor den aktuelle informasjonen kun har vært et «springbrett» for videre teknologisk utvikling, se op.cit. side 332-333:
«Synspunktet om at det ikke foreligger noen generell springbrettdoktrine i norsk rett, underbygges for øvrig av uttalelser i forarbeidene til straffeloven § 208. I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 406 heter det blant annet at «[...] det ikke [er] noe i veien for at erfaringer arbeidstakeren har med seg fra for eksempel utførte eksperimenter, bidrar til å hjelpe den nye arbeidsgiveren i den forstand at denne da unngår uhensiktsmessige forsøk på det samme».
Side:15
Etter en konkret vurdering kan imidlertid slik informasjon utgjøre en bedriftshemmelighet etter markedsføringsloven, jf. op.cit. side 333:
«Etter vår vurdering er det klart at en arbeidstakers avsløring av framgangsmåter og resultater ved testing og eksperimentering ved produktutvikling etter omstendighetene kan være rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter. Kort utviklingstid og/eller påfallende liten ressursbruk regelmessig vil, slik vi ser det, være et viktig moment i vurderingen av om informasjonen er betydningsfull, og eventuelt at utnyttelsen av denne er rettsstridig.
Sum av viten-betraktninger er som det fremgår ovenfor særlig aktuelt i saker hvor det dreier seg om teknisk krevende produkt eller produksjonsprosesser.
Også i vår sak dreier det seg om et sammensatt produkt med en langvarig utviklingsprosess. Retningsstyrt kjerneboring krever kompliserte verktøy. Som det fremgår foran har den sakkyndige uttalt at «den teknologiske terskelen er meget høy», og at de to produktene er enerådende i verden med dette konseptet. Devico har gjennom «prøving og feiling oppnådd et funksjonelt design», ifølge den sakkyndige.
Begge bor bygger delvis på det svenske Liwinstone retningsstyrte kjerneboret utviklet av svenske Lars Liw på 1990-tallet. Dette boret var tidligere konkurrent til Devidrill, men rettighetene ble kjøpt av Devico i 2007 som da ble kvitt en konkurrent. Devico har ikke utviklet Liwinstone-boret videre. Det er også vist til at styrbart kjernebor tidligere er kjent teknikk (Haglund 1978).
Det er ikke bestridt at det er Devico som har bygd opp det kommersielle markedet for retningsstyrt kjernebor, og at denne teknologien var ny på markedet da Devico ble etablert. Det er andre konkurrenter i markedet, men slik lagmannsretten har forstått det dreier det seg om verktøy med andre konsept/løsninger, for eksempel Mudmotor som er et styrbart kjernebor som ikke tar kjerneprøver. Imdex er et stort australsk selskap som noen år tilbake startet et prosjekt med å utvikle et retningsstyrt kjernebor, men av ukjent årsak har selskapet ikke fullført utviklingen av produktet.
Det har utvilsomt tatt mange år å etablere retningsstyrt kjernebor som et lønnsomt produkt i markedet. Devico ble etablert i 1988. I 2001 forelå et funksjonelt retningsstyrt kjernebor, Devidrillen WR 76, som ble starten på den kommersielle suksessen. Fra 2007 begynte selskapet å tjene penger på produktet.
Av bevisførselen fremgår at Devico har lagt ned betydelige ressurser i å oppnå et funksjonelt produkt. Det er påløpt store kostnader til å utvikle og forbedre Devidrillen, lenge etter patenteringen i 2001, noe som illustreres i følgende e-post skrevet av Borg 11. juni 2011:
«Vi har mistanke om at en kopi av vårt devidrill er under utvikling. I så måte ønsker vi å se på hva vi kan gjøre for å beskytte oss mot dette. Vi har brukt millioner på utvikling av toolet og forfining av
Side:16
diverse detaljer for å oppnå økt driftsikkerhet. Det vil naturlig nok være ugunstig hvis en konkurrent skulle dukke opp med en kopi basert på siste versjon av vårt devidrill.
Vi har 2 patent på toolet.
Patent 1 ved Viktor Tokle
Packer for kjernebor
Patent 2 ved Eirik Borg
Wire line operert kjernebor
Slik jeg forstår det er patent 2 utgått, men er patent 1 enda aktivt?
Er den noen som helst måte og aktivere patent 2 på, om ikke annet i andre land? Event andre typer beskyttelse slik de har i Australia, dvs ikke patent men en slags oppfinnelses beskyttelse.
Det er gjort mange forbedringer siden det opprinnelige designet ble patentert. Se liste under.
- Plasma herdet drivshaft.
- Horisontale spor på Locking piston + utsparring av innerdiameter for å unngå kiling
- Avtagbar beskyttelseskappe for beskyttelse av Packer rubber
- Nytt og unikt trustlager design (2 typer, et med hardmetall ruller og et glidelager med PDC/hardmetall bits).
- Justerbart exenter (var dette beskrevet i det opprinnelig patent?).
- Bypass ventil for horisontale hull.
Kan ting som var med i det opprinnelige designet men ikke beskrevet i patent patenteres nå?
Hva med prossedyrer (feks prossedyre for dyphulsorientering), kan de patenteres?
Hva med spesialverktøy utviklet for toolet. Vi har feks et spesiellt vektøy som griper inne i drivshaft når den skal skrues av? Dette verktøyet er helt nødvendig for å kunne jobbe med denne type bor...»
E-posten viser at det har skjedd en betydelig kunnskapsutvikling utover kjent teknikk fra Devicos patent i 2001. Borg gir tilkjenne her at Devico har hatt stort fokus på å beskytte sin teknologiske utvikling/ forbedringene mot mulige konkurrenter.
Borg synes i sin tid hos Devico å ha vært bevisst betydningen av kunnskap som oppstår ved prøving og feiling, noe som illustreres i en e-post 22. juni 2011 Borg sendte til leverandøren av PDC bits. PDC ble etter mange års testing valgt i trustlageret, som er en kritisk komponent i boret:
“Others may use a traditional trust bearing like a ball or roller bearing in a future copy, but our experience shows that this type of bearing will not last very long (we have spent several years testing different bearings concepts, and ended up using a special designed tungsten roller bearing) . Based on this our conclution is that having protection against other using the PDC bearing would give us an advantage.”
For lagmannsretten fremstår det slik at det ikke bare er de tekniske løsningene Devico til slutt landet på, som er viktig kunnskap for bedriften. Også opparbeidet kunnskap fra flere års prøving og feiling, blant annet om det som ikke fungerte, er av vesentlig betydning. Denne informasjonen har ikke vært allment kjent eller lett tilgjengelig, og må anses som bedriftsspesifikk og eksklusiv for Devico. Den ble også søkt hemmeligholdt, herunder av Borg selv, slik dette fremgår av e-postene ovenfor.
Side:17
Devicos fokus på å beskytte kunnskapen bak Devidrillen omfatter ikke bare patentering, men også beskyttelsestiltak i form av taushetserklæringer i ansettelseskontrakter, strenge pålegg om taushet i lisensavtaler og beskyttelse ved at utstyret bare kan leies ut med mannskap. Håndteringen av utstyret på boreplass skal også være skjermet ifølge bedriftens retningslinjer. Det er ikke tvilsomt at kunnskapen og erfaringen med Devidrillen i en slik vid forstand er av kommersiell betydning.
Denne sum av erfaringer og kunnskap som ligger bak utviklingen og forbedringene av Devidrillen er informasjon som for Devico må karakteriseres som en bedriftshemmelighet etter markedsføringsloven § 28. Informasjonen inngår også i det som må anses som «forretnings eller driftshemmelighet» i taushetserklæringen Borg er bundet av.
Rettsstridig utnyttelse
Neste spørsmål er om Borg/Aziwell «rettsstridig» har «utnyttet» denne kunnskapen, jf. markedsføringsloven § 28.
Det er ikke tvilsomt at en eventuell utnyttelse har skjedd «i næringsvirksomhet». Det er Aziwells utvikling av Azidrillen som er anført som den rettsstridige handlingen.
I Borgs taushetserklæring forpliktet han seg til ikke å «uberettiget benytte» eventuelle forretningshemmeligheter. Denne begrensningen må forstås på samme måte som forbudet i markedsføringsloven § 28.
En «utnyttelse» foreligger for eksempel når informasjonen benyttes til å produsere tilsvarende produkt, eller til å forbedre en produksjonsprosess eller når vedkommende med bakgrunn i erfaringer lar være å benytte en bestemt innsatsfaktor på grunn av tidligere erfaringer hos en annen arbeidsgiver, jf. Lunde m.fl. «Markedsføringsloven kommentarutgave» 3. utgave (2019) s. 340 og Irgens-Jensen «Bedriftens hemmelighet – og rettighet?» (2010) s. 61-62. Spørsmålet er når en slik utnyttelse går over til å bli «rettsstridig».
Spørsmålet om Borgs utnyttelse av kunnskapen han hadde fra Devico er rettsstridig, beror på en vanskelig avveining mellom flere relevante faktorer, som også representerer en avveining mellom de grunnleggende hensyn som begrunner vern av bedriftshemmeligheter opp mot hensyn som tilsier spredning av informasjon herunder innovasjon og ansattes mulighet til videre karriere.
At vektleggingen av de to grunnleggende hensyn er ulik også i bransjen, er kommet frem i bevisførselen. Partene har ført sakkyndige vitner med ulik oppfatning både om hva som inngår i en bedrifts forretningshemmeligheter og hva som representerer rettsstridig utnyttelse generelt og i denne saken. Sivilingeniør David Lysne med lang erfaring fra
Side:18
offshore-bransjen, nå forvalter av såkornfond for gründerbedrifter, har en bred tilnærming og stort fokus på bedriftens behov for beskyttelse, mens sivilingeniøren Haakon Thue Lie, rådgiver og førsteamanuensis, med kompetanse innen patent/forretningshemmeligheter, sa i sin forklaring at det kun er de konkretiserte, avgrensede og tydelig beskrevne forretningshemmeligheter som er vernet. Lie la mest vekt på hensynet til konkurranse og innovasjon.
I Rt-1997-199 (Cirrus) side 223 er følgende utgangspunkt for rettsstridsvurderingen oppstilt:
«Hva som ligger i rettsstridsreservasjonen vil avhenge av den konkrete situasjon. Dersom utnytteren har opptrådt subjektivt klanderverdig, vil det være nærliggende å si at det foreligger en rettsstridig utnyttelse. Men også vurderinger ut fra konkret rimelighet, for eksempel at en samarbeidsavtale som har vart i mange år er oppsagt, kan spille inn. Dette momentet kan ha vekt i ulike retninger. På den ene side kan det være viktig at en part ikke avskjæres fra fortsatt å utnytte sin egen spisskompetanse. På den annen side kan det tidligere samarbeidet lede til krav om en særlig lojalitet..»
Det ble blant annet trukket frem av Høyesteretts flertall at det dreide seg om teknologi av stor verdi, og «gjenbruk» i atskillig utstrekning. Det ble også vist til at bistanden var kontraktsstridig og bar preg av illojal hemmeligholdelse overfor den krenkede.
Vår sak dreier seg også om teknologisk kunnskap av stor betydning for Devico. Spørsmålet om gjenbruk eller kopiering har hatt stort fokus i saken. Den rettsoppnevnte sakkyndige som har sammenlignet verktøyene, har vist til at verktøyene er basert på samme konsept og er rettet mot samme bruk. Samtidig er det forskjeller i den tekniske utformingen slik at verktøyene etter hans oppfatning har hatt hver sin teknologiutvikling. Han finner ikke «konkrete eksempler på kopiering» utenom den åpenbare likheten mellom verktøyene. Det er imidlertid tatt forbehold om ventilløsningen i Azidrillen fordi den er lik ventilen i Liwinstone-boret, som Devico besitter.
Som nevnt har den sakkyndige en snevrere forståelse av begrepet forretningshemmelighet, enn det lagmannsretten legger til grunn. At Azidrillen på flere punkt har andre tekniske løsninger, er ikke nødvendigvis avgjørende i vurderingen av om det foreligger rettsstridig utnyttelse. Den sakkyndige har blant annet uttalt i sin erklæring 14. desember 2019:
«..Eirik Borg var med i utviklingen av både Devidrill og Azidrill. Det er derfor rimelig å anta at han baserte Azidrill designet på kunnskap og erfaring fra sitt arbeidsforhold i Devico. Det er også misforhold i de rapporterte utviklingskostnadene, rimeligvis har han da utviklet Azidrill mer effektivt.»
Borg har valgt andre tekniske løsninger i Azidrillen, men på et overordnet plan er likheten mellom de to produktene fremtredende. Lagmannsretten er enig i følgende betraktning av tingretten (i dommen på side 25):
Side:19
«…Aziwell og Borg har valgt til dels svært forskjellige løsninger på de utfordringer som må løses for å få et slikt verktøy til å fungere. Løsningene er imidlertid valgt for å løse den samme oppgaven, nemlig å få et retningsstyrt kjernebor til å fungere. Som den sakkyndige finner retten derfor at det er sannsynlig at Aziwell og Borg har tatt utgangspunkt i de løsninger som Devico hadde, men har videreutviklet disse eller endret de som de så svakheter ved. Borg har da trukket erfaringer fra det utviklingsarbeidet han deltok i, men uten å benytte de løsninger som var utviklet over tid hos Devico - et utviklingsarbeid som har vært kostbart og ressurskrevende.»
Det er ingen tvil om at Borg hadde med seg kunnskaper etter mange år i Devico som han har hatt god bruk for ved utviklingen av Azidrillen. Som nevnt antar den sakkyndige at Borg har hatt en mer effektiv utviklingsfase på grunn av kunnskapen fra Devico. Kjerneboringsutstyret utsettes for svært store belastninger under bruk, og valgene som foretas av materialer, dimensjoner m.v. er avgjørende for at utstyret fungerer. Selv om Borg er beskrevet som en teknisk begavet person, anses kunnskapen og erfaringsbasen fra Devico å overstige det som kan anses som alminnelig fagmannskunnskap.
Tingretten har gitt uttrykk for følgende i dommen side 20:
«Retten anser at det er sannsynlig at Aziwell har benyttet utviklingsarbeidet som Borg deltok i sitt arbeid for Devico som et «springbrett», noe som underbygges av den sakkyndiges beskrivelse av at Borg/Aziwell gikk «bang på».»
Lagmannsretten er enig i dette, og tar utgangspunkt i at Borg var den helt sentrale kompetansepersonen/nøkkelmedarbeideren både ved utviklingen av Devidrillen og i de etterfølgende årene da Devidrillen var gjenstand for omfattende endringer/forbedringer. Borg hadde også patentansvaret i Devico.
Borgs mangeårige tilknytning til Devico og hans sentrale rolle i selskapet må tillegges vekt. Særlig fordi Borg relativt kort tid etter han sluttet i selskapet startet arbeidet med å utvikle Azidrillen – et produkt i direkte konkurranse med Devidrillen. Frem til Azidrillen kom på markedet var det ingen konkurrenter til Devidrillen. Sett fra Devicos side innebærer Azidrillen et ikke ubetydelig skadepotensiale for et fremtidig økonomisk tap.
Borgs handlemåte etter at han sluttet i Devico i juni 2013 bar preg av liten lojalitet overfor selskapet. Devico fikk etter hvert mistanke om at Borg hadde startet opp konkurrerende virksomhet, slik som beskrevet innledningsvis. Selskapet tok initiativ til flere møter med Borg hvor dette var tema. Borg benektet dette i de første møtene med Devico. Ifølge Borg var årsaken til hemmeligholdet at han ønsket å unngå ubehageligheter fra Devicos side.
Det er også av betydning å se hen til eventuelle tids- og ressursmessige besparelser.
Partene er svært uenige om hvilken utviklingstid som skal legges til grunn i de to selskapene. Blant de sakkyndige vitnene er det også ulike oppfatninger om påregnelig tidsbruk og utviklingskostnader, jf. vitnene Lysne og Torgeir Welo, professor i maskinteknikk og produksjon. Sistnevnte la vekt på at det ikke er relevant å sammenligne
Side:20
historiske utviklingskostnader for første generasjon av et nytt produkt med etterfølgende generasjoner. Tidsbruken vil bli kortere for neste generasjons produkt.
Lagmannsretten trenger ikke å ta nærmere stilling til hvor lang utviklingstid som har vært i de to selskapene, men nevner at Borg våren 2014 startet prosessen med å søke patent for magnetorienteringssystemet som benyttes i Azidrillen. Prototypen til Azidrillen forelå i begynnelsen av 2017, og selskapet var i kommersiell fase i 2018. Devico på sin side har vist til en utviklingstid fra 1988 og frem til omsetningen tok seg opp i 2007.
Selv om det ikke er relevant å se hen til hele denne tidsperioden for Devicos del, legger lagmannsretten til grunn at Devico har brukt betydelig lengre tid for å utvikle det retningsstyrte kjerneboret enn Aziwell.
Når det gjelder selskapenes utviklingskostnader, fremla Devico kort tid før ankeforhandlingen en vurdering foretatt av revisjonsselskapet PWC hvor mandatet var å vurdere og sammenligne de to selskapenes utviklingskostnader. Devico har oppgitt å ha hatt 95,3 millioner kroner i utviklingskostnader i perioden 1987-2013, mens Aziwell har oppgitt 27,8 millioner kroner i perioden 2013 til 2019. PWC finner Devicos oppgitte tall sannsynlig, men at Aziwell mest sannsynlig har oppgitt for høye kostnader. Aziwell er svært uenig i denne revisjonsvurderingen.
Lagmannsretten tar ikke nærmere stilling til størrelsen på utviklingskostnadene i de to selskapene, men finner det uansett klart at det er betydelig lavere utviklingskostnader hos Aziwell, selv hensyntatt at det fortsatt gjenstår utviklingsarbeid på Azidrillen.
Det tilføyes at Aziwell har et forretningskonsept som er svært likt Devico, blant annet fremstår produktene for øvrig og markedsføringen som svært like.
Etter en totalvurdering er lagmannsretten kommet til at det foreligger en rettsstridig utnyttelse av Devicos bedriftshemmelighet fra Borg og Aziwell sin side gjennom utviklingen av Azidrillen. Dette rammes av markedsføringsloven § 28 og innebærer også brudd på taushetserklæringen Borg er bundet av.
Sanksjoner
Devico har krevd at det nedlegges et varig forbud mot produksjon, markedsføring og salg/utleie av produktet Azidrill. Det er videre krevd erstatning etter markedsføringsloven § 48 b.
Partene har i svært liten grad berørt sanksjonsspørsmålet i sine innlegg.
Side:21
Markedsføringsloven inneholder ikke noen uttrykkelig bestemmelse som hjemler adgang til å nedlegge forbud mot fremtidig produksjon, markedsføring og salg, men det er lagt til grunn i teori og praksis at det er anledning til en slik sanksjon ved overtredelse av markedsføringsloven kapittel 6, se blant annet Lunde m.fl. Markedsføringsloven kommentarutgave 3. utgave (2019) side 493. I forbindelse med innføringen av markedsføringsloven § 48 b om vederlag og erstatning ble situasjonen under markedsføringsloven beskrevet slik i Prop.81 L (2012-2013) side 57-58:
«Selv om markedsføringsloven ikke inneholder særskilte sanksjoner, vil «den forurettede kunne gjøre gjeldende sivilrettslige sanksjoner ved overtredelse av markedsføringsloven kapittel 6». Bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 er forbudsbestemmelser. I medhold av alminnelige prosessregler vil det ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6 kunne nedlegges sivilrettslig forbud ved dom eller som midlertidig forføyning. Tap som følge av slike overtredelser vil videre kunne kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler.»
Den nye forretningshemmelighetsloven § 5 gir lovhjemmel for å nedlegge forbud. Bestemmelsen lyder slik:
§ 5. Forbud mot inngrep
Den som har gjort inngrep i en forretningshemmelighet, jf. §§ 3 eller 4, eller medvirket til det, kan ved dom forbys å gjenta handlingen.
Den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan ved dom forbys å gjennomføre handlingen.
Forbud etter første og annet ledd kan gjøres tidsbegrenset.
Forbud kan idømmes hvis innehaveren har tatt rettslige skritt mot inngriperen senest tre år etter at vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om inngrepet og inngriperen. Reglene om fristavbrudd i foreldelsesloven §§ 15, 15 a, 18 og 19og om virkning av fristavbrudd i §§ 21 til 23 gjelder tilsvarende.
Det følger av denne bestemmelsens tredje ledd at forbud kan gis i en tidsbegrenset periode. Bestemmelsen gjelder direkte inngrep som har funnet sted etter loven har trådt i kraft, jf. forretningshemmelighetsloven § 12. Bestemmelsen anses imidlertid som en kodifisering av underrettspraksis, se lovforarbeidene Prop.5 LS (2019-2020) side 124 hvor det fremgår:
«Tredje ledd gir domstolen adgang til å avsi tidsbegrensede forbudsdommer. Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 13 nr. 1 siste ledd og innebærer en kodifisering av underrettspraksis. Bruk av tidsbegrensede forbudsdommer forutsetter at domstolen med stor grad av sikkerhet legger til grunn at en fremtidig utvikling vil gjøre opplysningene allment kjent slik at de mister vern som forretningshemmeligheter, eller at domstolen klarer å fastslå tidspunktet hvor inngriperen ville kommet frem til opplysningene med lovlige midler. Tidsbegrensede forbruksdommer må ses i sammenhengen med kravet om at håndhevingsmidler skal stå i et rimelig forhold til inngrepet, jf. direktivet artikkel 7.»
I den allerede omtalte Roxar/Flowsys-dommen (LG-2003-8617) ble det gitt et forbud på 3 år og LG-2013-162132 (TCO/Vosstech) ble det gitt et forbud på 4 år. Begrunnelsen var at
Side:22
det ble antatt å være et tidsspørsmål før opplysningene (bedriftshemmeligheten) ble allment kjent.
Et forbud er en svært alvorlig sanksjon. Selv om det er konstatert en overtredelse, gir ikke det den krenkede et rettskrav på at det idømmes forbud. Dette følger blant annet av ordlyden i § 5 i den nye forretningshemmelighetsloven hvor det fremgår at inngriperen «kan» ved dom forbys å gjenta handlingen. Spørsmålet «om» det skal idømmes forbud vil nødvendigvis bero på en vurdering hvor blant annet hensynet til forholdsmessighet, herunder forbudets virkninger og karakteren av de rettsstridige handlingene inngår. Tidsforløpet kan også få betydning for hensiktsmessigheten av et forbud.
Av betydning her er at utnyttelsen ikke beror på noen ulovlig tilegnelse eller kontraktsbrudd mellom tidligere samarbeidspartnere, men på en tidligere ansatts lovlige tilegnelse av kunnskap og erfaring som senere er utnyttet og gitt en raskere vei frem til et konkurrerende produkt. Grensedragningen mellom lovlig og ulovlig utnyttelse har ikke vært helt enkel i saken. Til tross for likheten mellom verktøyene er Azidrillen også et resultat av en betydelig egenutvikling fra Borgs/Aziwells side. Det må også pekes på at det er forskjeller mellom borene, blant annet ulik kjernestørrelse. Det er ikke påvist kopiering av konkrete tekniske løsninger. Den sakkyndiges vurdering er at begge verktøy har vært gjenstand for hver sin teknologiutvikling. Lagmannsretten legger til grunn at det har skjedd utnyttelse av en akkumulert erfaringsbase som er av stor verdi for Devico. Dette er gjort rede for tidligere. Å møte en slik situasjon med et varig forbud fremstår som lite hensiktsmessig i et samfunnsperspektiv og svært inngripende overfor Aziwell.
Lagmannsretten har vurdert om det skal idømmes et tidsbegrenset forbud, men har kommet til at det heller ikke er grunnlag for dette. Et tidsbegrenset forbud kan være hensiktsmessig hvor det skal skje en slags utlikning av det urettmessige forspranget som krenkeren har fått, jf. begrunnelsen i lovforarbeidene til § 5 i forretningshemmelighetsloven, nevnt ovenfor. I vårt tilfelle treffer ikke begrunnelsen like godt. Azidrillen har vært i markedet i flere år som et ferdig produkt. Et forbud nå vil virke som en økonomisk straff, og ikke som en utlikning av tidsmessig forsprang. Slik lagmannsretten vurderer det har Borgs/Aziwells utnyttelse vært rettsstridig i en periode knyttet til oppstartsfasen. Arbeidet bak Azidrillen er ikke utelukkende basert på utnyttelse av kunnskap som Borg ervervet fra tiden han arbeidet for Devico, men også et resultat av Borgs egen fagkunnskap og allment tilgjengelig kunnskap. Det er ikke lenger grunnlag for å si at det fremover vil foreligge en rettstridig utnyttelse fra Aziwells side. Til det har Aziwell i for stor grad stått for egen utvikling av det retningsstyrte kjerneboret. Til støtte for et slikt synspunkt vises til Irgens-Jensen «Bedriftens hemmelighet – og rettighet?» 2010 side 336 flg. punkt 5.10:
«I England har domstolene ved flere anledninger uttrykt motvilje mot å nedlegge forbud hvis den aktuelle utnyttelse bare delvis baserer seg på «confidential information», og ellers er bygget på allment tilgjengelig informasjon eller den angivelige krenkers «skill and knowledge»
Side:23
eller selvstendige utviklingsarbeid. Ordlyden i de aktuelle norske lovbestemmelser hindrer ikke domstolene fra å innta en tilsvarende holdning hos oss; den hindrer ikke domstolene i å si at utnyttelsen frem til domstidspunktet, eventuelt et tidligere tidspunkt, har vært rettsstridig og bør gi grunnlag for erstatning (hvis det er nedlagt påstand om det), men at utnyttelsen fremover, for eksempel på grunn av tiden som er gått, beskjedne konsekvenser for informasjonens «eier» og betydelig utviklingsarbeid hos den angivelige krenker eller andre omstendigheter, vil være rettmessig.»
Etter dette har lagmannsretten etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å idømme et fremtidig forbud i saken.
Neste spørsmål er kravet om erstatning/vederlag. Grunnlaget for erstatning følger av markedsføringsloven § 48 b som ble innført ved håndhevingsreformen i 2013 (se Prop.81 L (2012-2013). Fra 1. januar 2021 gjelder markedsføringsloven § 48 b kun ved overtredelse av §§ 25, 26 og 30. Økonomiske sanksjoner ved krenkelse av forretningshemmelighet reguleres nå av forretningshemmelighetsloven § 8. Av overgangsbestemmelsene fremgår at markedsføringsloven § 48 b skal gjelde for handlinger som finner sted før ikrafttredelsen, jf. resolusjon 11. desember 2020 nr. 2721 nr. 5. Lagmannsretten skal således forholde seg til markedsføringsloven § 48 b som lyder slik:
§ 48 b. Vederlag og erstatning ved overtredelse av visse bestemmelser i kapittel 6
For forsettlig eller uaktsom overtredelse av §§ 28, 29 og 30 skal overtrederen betale til den forurettede:
a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering,
b) erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller
c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.
Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for den forurettede.
Første ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.
Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved overtredelse av §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.
Det foreligger etter lagmannsrettens syn en uaktsom overtredelse fra Borg/Aziwell sin side.
Devico har ikke påstått å ha noe økonomisk tap, og har krevd erstatning etter § 48 b bokstav c – vinningsavståelsesalternativet hvor det heter at overtreder skal betale «vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen». Hva som ligger i begrepet «vinning» er behandlet i lovforarbeidene, jf. Prop.81 L (2012-2013) pkt. 6.6. side 43:
«Når vederlag skal fastsettes svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, mener departementet at det må tas hensyn til alle økonomiske fordeler som kan tilbakeføres til inngrepet. Ordlyden i forslaget er justert sammenlignet med høringsnotatet for at det skal gå klarere frem at det ved fastsettelsen av vinningen ikke bare skal tas hensyn til inntekter som fremkommer direkte, f.eks. salgsinntekter, men også til andre økonomiske fordeler, f.eks. besparelser. Det er redegjort nærmere for hvordan vinningen skal beregnes i merknadene til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget.»
Det fremgår av sitatet at det som kan kreves er den vinning som kan tilbakeføres til den rettstridige handlingen. Av lovforarbeidene fremgår også at vederlaget enten må fastsettes på grunnlag av besparelsene eller nettofortjenesten, se Prop.81 L (2012-2013) side 98:
Side:24
«Når det både er oppnådd besparelser og nettofortjeneste som følge av bruk av en patentbeskyttet del, må vederlaget enten fastsettes på grunnlag av besparelsene eller nettofortjenesten. Rettighetshaveren har i slike tilfeller krav på at vederlaget fastsettes på det grunnlaget som gir det høyeste beløpet.»
Sitatet er knyttet til erstatningsregelen ved patentinngrep, men den samme bestemmelsen gjelder ved vinningsavståelse etter overtredelse av bestemmelsen om bedriftshemmeligheter, jf. Prop.81 L side 58. Samme lovforståelse må da legges til grunn. Se også Arne Ringnes «Vinningsavståelse i immaterialretten og markedsføringsretten» i Tidsskrift for forretningsjus nr. 2/2018 side 157.
Devico har anført at erstatningen bør ligge på 30 millioner kroner som dels skal omfatte fortjeneste på 10 millioner kroner og dels sparte kostnader anslått til 20 millioner kroner. Bestemmelsen om vinningsavståelse gir som nevnt ikke anledning til å kreve begge deler.
Lagmannsretten må vurdere om det er nettofortjenesten fra den rettsstridige handlingen eller besparelsen i form av en mer kostnadseffektiv produksjon/utvikling, som gir høyest erstatning. Devicos anførsel synes å innebære at sparte kostnader gir høyest erstatning, men dette er ikke blitt belyst under saken.
Som det fremgår foran har lagmannsretten kommet til at den rettsstridige krenkelsen har medført en kortere utviklingstid for Aziwell. Produktet Azidrillen kom i markedet og genererte inntekter på et tidligere tidspunkt enn om den rettsstridige utnyttelsen ikke hadde skjedd. Salgsinntekter og et positivt driftsresultat inntrådte i 2018. Driftsinntektene før dette gjaldt offentlig støtte. Uten en rettsstridig utnyttelse antas at dette hadde oppstått to til tre år senere.
Oppnådd fortjeneste i denne perioden må ta utgangspunkt i regnskapet. Aziwells driftsresultater for 2018 og 2019 utgjør samlet ca. 2,6 millioner kroner. I tillegg kommer resultatet for 2020 som på tidspunktet for ankeforhandlingen ikke var kjent. Det anslås at den i det minste ligger på samme nivå som for 2019, slik at samlet driftsresultat antas å utgjøre i det minste omkring 4 millioner kroner. I tillegg er det anført av Devico at vinning som Borg personlig har hatt i form av lønn og utbytte skal legges til. Hva Borgs vinning utgjør, er ikke nærmere belyst. For å rendyrke fortjenesten knyttet til Azidrillen må det også utøves et skjønn. Lagmannsretten har etter dette skjønnsmessig fastsatt nettofortjenesten knyttet til den rettstridige utnyttelsen samlet for Aziwell og Borg til fem millioner kroner.
Dersom en tar utgangspunkt i besparelsen, må det vurderes hva som er den økonomiske fordelen knyttet til sparte utgifter som følge av en kortere utviklingstid. Partene er svært uenige om hva utviklingskostnadene utgjør i begge selskap. Det er således krevende å vurdere omfanget av sparte utviklingskostnader.
Side:25
Ifølge opplysninger hentet fra regnskapene hadde Aziwell utviklingskostnader på ca. 16,4 millioner kroner i perioden 2013 til 2019. Driftsregnskapet for Aziwell i årene 2013 til 2019 viser totale driftskostnader på ca. 26,5 millioner kroner. Aziwell har oppgitt at det frem til og med 2017 kun påløp utviklingskostnader i selskapet. Utviklingskostnadene har årlig utgjort mellom 2 til 3 millioner kroner til og med for regnskapsåret 2019. Det må også legges til grunn at Aziwell fortsatt har betydelige kostnader knyttet til forbedringer av Azidrillen, slik dette er kommet frem i bevisførselen.
Lagmannsretten har kommet til at besparelsen ligger på omtrent samme nivå som nettofortjenesten i den perioden som ligger til grunn for vederlagsberegningen.
Etter dette fastsettes vederlaget som følge av krenkelsen skjønnsmessig til fem millioner kroner.
Sakskostnader:
Devico har nådd frem i spørsmålet om det har skjedd overtredelse av markedsføringsloven. Det er ikke gitt medhold i kravet om nedleggelse av forbud, og erstatningen er satt betydelig lavere enn det som ble krevd. Devico kan ikke anses å ha vunnet saken helt eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd jf. første ledd.
Etter tvisteloven § 20-3 kan en part som har fått medhold av betydning uten å vinne saken, helt eller delvis tilkjennes sakskostnader av motparten hvis «tungtveiende grunner» tilsier det. I tillegg til momentene i § 20-2 tredje ledd annet punktum, som ikke er uttømmende, skal det legges særlig vekt på hvor mye parten har fått medhold og andelen av sakskostnadene som knytter seg til den delen av saken.
Lagmannsretten har funnet saken tvilsom og begge parter hadde god grunn til å få saken prøvd. Sakens hovedspørsmål har vært knyttet til om det forelå en krenkelse etter markedsføringslovens bestemmelser. Dette spørsmål har også vært det dominerende tema når det gjelder tidsbruken under ankeforhandlingen. I denne del av saken har Devico fått medhold.
Et viktig spørsmål i saken er imidlertid også hvilke sanksjoner som skal anvendes dersom det foreligger en krenkelse. Her har Aziwell/Borg fått medhold av betydning sammenholdt med Devicos påstand. Selv om sanksjonsspørsmålet er avledet av hovedtemaet, er det like fullt av vesentlig betydning for partene. Av denne grunn burde spørsmålet vært bedre belyst under ankeforhandlingen – ikke minst av Devico som har fremsatt krav om omfattende sanksjoner.
Det fremgår av rettspraksis at terskelen for å bli tilkjent sakskostnader etter tvisteloven
Side:26
§ 20-3 ligger relativt høyt, jf. Rt-2010-1587 avsnitt 42 og HR-2018-267-U. Den klare hovedregel er fortsatt at sakskostnader ikke skal tilkjennes når ingen av partene har vunnet saken, jf. lovforarbeidene i Ot.prp.nr.51 (2004-2005) side 446.
Etter en samlet vurdering har lagmannsretten kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å tilkjenne sakskostnader til noen av partene. Hver av partene må dekke egne sakskostnader for lagmannsretten.
Lagmannsretten legger sitt resultat til grunn når det gjelder sakskostnadene for tingretten, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunn til en annen vurdering av kostnadsspørsmålet for tingretten. Hver av partene må dekke egne kostnader også for tingretten.
Utgiftene til den rettsoppnevnte sakkyndige utgjør 271 233 kroner inkl.mva for lagmannsretten. Dette dekkes med en halvpart på Devico og en halvpart på Aziwell/Borg.
For tingretten beløp utgiftene til den sakkyndige seg til 356 751 kroner. Denne utgiften skal også deles mellom partene.
Dommen er enstemmig.
Side:27
1. Aziwell AS og Eirik Borg frifinnes for kravet om forbud etter markedsføringsloven.
2. Aziwell AS og Eirik Borg betaler som solidarskyldnere 5 –fem– millioner kroner i vederlag til Devico AS innen 2 –to– uker etter forkynnelsen av dommen.
3. Hver av partene bærer egne sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.
4. Utgiftene til den rettsoppnevnt sakkyndige for tingretten og lagmannsretten deles mellom partene.