TOSL-2020-153384

Instans:	Oslo tingrett - Dom
Dato:	2021-07-01
Publisert:	TOSL-2020-153384
Stikkord:	Immaterialrett, Designrett, Designinngrep, Etterligning, Forvekslingsfare, Erstatningsrett, Erstatning
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om det skulle nedlegges forbud mot innførsel, markedsføring og salg av en type felg til biler, og om det var grunnlag for et fremsatt erstatningskrav med bakgrunn i omsetning av slike felger. Det var også fremmet motkrav om erstatning, grunnet i en midlertidig forføyning som senere ble opphevet. Bakgrunnen for saken var at Starco importerte og solgte Angel-felger. Audi mente felgene var en etterligning av deres og begjærte midlertidig forføyning for å stoppe salg og import, og fikk medhold av byfogden. Ved etterfølgende muntlig forhandling kom byfogden til at den midlertidige forføyningen ikke skulle opprettholdes, da det ikke var grunnlag for påstanden om at Angel-felgene kunne forveksles med Audi sine felger. Tingretten kom etter en konkret helhetsvurdering til at det ikke forelå forvekslingsfare og at Starco sin markedsføring ikke var i strid med god forretningsskikk. I Starco sitt motkrav, hvor det var fremmet krav om erstatning for tapt omsetning som følge av den midlertidige forføyning som senere ble opphevet, fastsatte retten skjønnsmessig erstatningen til kr 1,3 millioner.
Saksgang:	Oslo byfogdembete TOBYF-2020-047084 og TOBYF-2020-151752 - Borgarting lagmannsrett 15.01.2021 - Oslo tingrett 06.04.2021 og TOSL-2020-153384 (sak nr. 20-153384TVI-TOSL/04)
Parter:	I. Audi AG (advokatfullmektig Linda Methlie, advokat Jens Herman Ruge) mot Starco Norge AS (advokat Dag Thorstensen). II. Starco Norge AS (advokat Dag Thorstensen) mot Audi AG (advokatfullmektig Linda Methlie, advokat Jens Herman Ruge)
Forfatter:	Tingrettsdommer Knut Hvidsten
Lovhenvisninger:	Designloven (2003) §1, §9, §40, Markedsføringsloven (2009) §25, §30, §48b, Tvisteloven (2005) §20-2, §20-5, §32-11

1. Innledning

Saken gjelder spørsmål om det skal nedlegges forbud mot innførsel, markedsføring og salg av en type felg til biler, og om det er grunnlag for et fremsatt erstatningskrav med bakgrunn i omsetning av slike felger. Søksmålet er rettet mot et selskap som importerer den aktuelle typen felg, og de rettslige grunnlagene for kravene er påståtte brudd på bestemmelser i designloven og markedsføringsloven. Det saksøkte selskapet har på sin side fremmet motkrav om erstatning, grunnet i en midlertidig forføyning som senere ble opphevet.

2. Sakens bakgrunn

Søksmålet er anlagt av selskapet Audi AG (heretter Audi). Selskapet er en tysk bilprodusent. Audi er igjen eid av Volkswagen Group. Bilmerket Audi er ett av de mest kjente bilmerkene i verden. Blant bilene Audi produserer, er Audi E-tron. I 2020 var dette en av de mest solgte bilene i Norge.

Audi har fremmet kravene mot Starco Norge AS (heretter Starco). Starco importerer blant annet felger og dekk, og selger videre til forhandlere og andre som driver omsetning av felger. Starco importerer og selger blant annet felger produsert av det italienske selskapet G.M.P. GROUP S.r.l. (heretter GMP Italia). En av disse typene felg er kalt og benevnes i det følgende som Angel. Import og omsetning av Angel danner grunnlaget for kravene fremmet av Audi.

30. august 2019 søkte Audi om designregistrering i Norge. Denne fikk registreringsnummer DM/203217, med prioritet fra EU 24. juli 2019.

Retten avsa 6. april 2021 kjennelse på bakgrunn en begjæring om stansing fremsatt av Starco. Om sakens bakgrunn heter det i kjennelsen, og som retten viser til:

«På bakgrunn av begjæring fra Audi, avsa Oslo byfogdembete kjennelse 25. mars 2020. I kjennelsen ble tolletaten pålagt å søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring alle artikler som er påført Audi AG sine varemerker eller kopierer selskapets beskyttede design i henhold til Patentstyrets registre. I kjennelsens slutning er det vist til tre bilag som fulgte begjæringen.

Den 9. og 16. september 2020 holdt Toll- og vareførselsseksjonen tilbake 32 felger av typen «Angel» Starco innførte til Norge. Oslo byfogdembete ga i brev av 24. september 2020 Audi en frist på seks uker for å reise søksmål mot Starco.»

Side:2

Retten føyer til at det er fremlagt dokumentasjon som viser at Starco markedsførte Angel fra mai 2020.

13. oktober 2020 leverte GMP inn søknad om internasjonal designregistrering med norsk utpekning, av typen felg Audi mener er et inngrep i selskapets rettigheter. Denne hadde prioritet fra registrering i EU 27. august 2020, og fikk nummer DM/212217.

I rettens kjennelse av 6. april 2021 heter det videre i redegjørelsen for sakens bakgrunn:

«Starco innga 22. oktober 2020 begjæring om at den midlertidige forføyningen avsagt i kjennelsen 25. mars 2020 skulle oppheves.

Etter forutgående korrespondanse, tok Audi 26. oktober 2020 ut søksmål mot Starco for Oslo tingrett. I stevningen er det anført at Starcos innførsel, markedsføring og salg av felgene «Angel» er en krenkelse av Audis designrettighet DM/203217 i Norge. Som rettslige grunnlag fremhevet Audi brudd på designloven § 9 og markedsføringsloven §§ 25 og 30.

20. november 2020 avholdt Oslo byfogdembete muntlige forhandlinger. Bakgrunnen var Starcos ovennevnte begjæring av 22. oktober 2020. Kjennelsen ble avsagt 1. desember 2020. Slutningen i punkt 1 og 2 i kjennelsen lyder slik:

«1. Oslo Byfogdembetes kjennelse om midlertidig forføyning i sak 20-047084/TVIOBYE/I skal ikke ha virkning for varer som er design-registrert i henhold til EU IPO nr. 008147201.001 og som er mottatt fra produsenten GMP Italia til Starco Norge AS.
2. Felger som er tilbakeholdt hos Toll, Vare- og vareførselsseksjonen, kan utleveres til varemottaker.»

...

Etter at Audi anket kjennelsen fra Oslo byfogdembete av 1. desember 2020, ble de beslaglagte felgene frigitt av Tolletaten. Som følge av dette konkluderte lagmannsretten med at Audi hadde mistet sin rettslige interesse i å få overprøvd kjennelsen, og hevet saken 15. januar 2021.»

Mens saken stod for Oslo byfogdembete, innga Audi 30. november 2020 klage mot GMP til European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Dette var begrunnelsen for Starcos begjæring om stansing, men der retten som tidligere nevnt avsa kjennelse 6. april 2021. I kjennelsen ble Starcos begjæring om stansing ikke tatt til følge.

Side:3

3. Partenes syn på saken

Audi har i det vesentlige gjort gjeldende:

Det som går frem av registreringen i Norge har vern etter designloven. Faktiske produkter kan bare brukes for å bekrefte konklusjoner trukket fra vurderinger av design beskrevet og presentert i registreringssøknader.

Starcos handlinger rammes direkte av vernet Audi har etter designloven § 9 første ledd. Rekkevidden av designloven § 9 andre ledd er nærmere definert i praksis fra EU-organer. Vernet etter en designregistrering er objektivt, og uavhengig av hva Starco eller GMP kjente til.

Vurderingen i Oslo byfogdembetes kjennelse er ikke riktig, og i avgjørelsen er det blant annet lagt vekt på forhold som ikke er relevante. Forskjellene mellom Angel og Audis registrering medfører ikke forskjellig helhetsinntrykk. Angel gir dejà vu sett opp mot registreringen, og det skal ikke foretas en vurdering hvor forskjeller og likheter telles. Det er stor grad av frihet ved designen av en bilfelg, noe som samtidig gir Audi et bredt vern. Skillene mellom felgene er på uvesentlige punkter, og de har lik helhetlig struktur.

GMPs registrering har dårligere prioritet enn Audis, og denne har derfor uansett ikke betydning i saken anlagt av Audi. Hvordan Audi har forholdt seg til andre aktører og valg av krav som er forfulgt på ulike grunnlag, er heller ikke relevant i søksmålet mot Starco.

Starco har dessuten overtrådt bestemmelsen i markedsføringsloven § 30. Vurderingen etter denne loven har et annet utgangspunkt enn etter designloven. Starco har i egenskap av importør ansvar etter markedsføringsloven. Felgen fra Audi kom før Angel i tid. Det er utenkelig at Starco ikke var klar over felgen fra Audi da den ble lansert.

Angel er en etterligning av Audis felg, her er også Audis synspunkter i spørsmålet om vernet etter designloven § 9 relevante. Variasjonsplikten som følger av markedsføringsloven § 30 er ikke overholdt. De importerte felgene fremstår som tilnærmet slaviske kopier.

Omsetning av Angel vil innebære en urimelig utnyttelse av Audis innsats eller resultater. Audi har lagt ned betydelig innsats og store kostnader i utviklingen av felgene som Angel er en etterligning av. Starco har markedsført Angel på tre ulike biler fra Audi. Starco har selv gitt uttrykk for at selskapet er klar over at GMP har en nisje med felger som ligger tett opp mot originalprodusenten.

Side:4

Det foreligger også forvekslingsfare mellom Angel og Audis felg. Målestokken er en gjennomsnittlig forbruker, i motsetning til i designretten. Det er en slående likhet mellom felgene, med samme inntrykk.

Starco handlinger er i strid med markedsføringsloven § 25. Selv om det kreves noe mer eller annet enn det som skal vurderes etter markedsføringsloven § 30 for å rammes av markedsføringsloven § 25, er likevel omstendigheter som er relevante etter § 30 også av betydning ved bedømmelsen av om § 25 er overtrådt. I tilfeller hvor det ikke foreligger forvekslingsfare, kan markedsføringsloven § 25 likevel være overtrådt. Bestemmelsen er ment å ramme illojale konkurransehandlinger.

Starcos import av Angel er del av en forretningside som innebærer systematisk etterligning av Audis felger. Starco har selv gitt uttrykk for å være klar over dette. Selskapet bruker også markedsføring gjennom søkemotorer, hvor felger fra GMP kommer opp ved søk på Audi e-tron. Videre bruker Starco hashtags, hvor både Audi, e-tron og felger fra GMP inngår. Angel markedsføres gjennom bruk av bilder med ulike modeller fra Audi.

Audi har krav på erstatning fra Starco både på grunnlag av designloven § 40, og markedsføringsloven § 48b. Starco har utvist uaktsomhet. Selskapet var kjent med GMPs nisje. Likevel både markedsførte og omsatte Starco Angel uten at det forelå designdokumentasjon. Unnlatelsen av å undersøke Audis registrering er uansett uaktsom. GMPs registrering gir ikke rett til import og omsetning, denne har dessuten dårligere prioritet enn Audis registrering. Starco har selv risikoen for egen rettslige forståelse, og har ikke opptrådt i samsvar med forføyningen.

Audi krever det som er økonomisk gunstigst for selskapet. En rimelig lisensavgift anføres å ligge på rundt 5 % av salgssummen. Alternativet er vederlag tilsvarende Starcos vinning.

Siden Audi hadde krav mot Starco da den midlertidige forføyningen ble besluttet, er det ikke grunnlag for å betale erstatning. Dersom det foreligger erstatningsansvar som følge av forføyningen, er felgene som midlertidig ble tilbakeholdt senere omsatt. Disse har ikke påført Starco noe tap. Omsetningen i Starco viser at selskapet ikke har sannsynliggjort et økonomisk tap. Selskapet har sannsynligvis omsatt andre typer felger i stedet. Starco mottok dessuten bestillinger av Angel i perioden forføyningen stod ved lag.

Starco har dessuten tapsbegrensingsplikt. Denne er ikke overholdt, dersom selskapet har sannsynliggjort økonomisk tap som følge av forføyningen. Starco både kunne og burde solgt andre typer felger enn Angel. Omsetning av Angel utgjør bare en liten del av selskapets virksomhet.

Audi la ned slik påstand:

Side:5

Påstand til søksmålet:
1. Starco Norge AS forbys å innføre, markedsføre og selge felgen «Angel» fra G.M.P. GROUP S.r.l..
2. Starco Norge AS dømmes til for egen kostnad å destruere felgene som er importert til Norge og ikke videresolgt fra Starcos forhandler til forbruker.
3. Starco Norge AS dømmes til å betale erstatning og/eller vederlag til Audi AG etter designloven § 40 og markedsføringsloven § 48b fastsatt etter rettens skjønn.
4. Starco Norge AS dømmes til å betale saksøkers sakskostnader.
5. Starco Norge AS dømmes til å betale saksøkers sakskostnader i forbindelse med krav om stansing av saken.

Påstand til motsøksmål:
1. Audi AG frifinnes
2. Starco Norge AS dømmes til å betale saksøkers sakskostnader.

Starco har i det vesentlige gjort gjeldende:

Audis søksmål er reelt sett et ønske om omkamp i en sak selskapet tapte om midlertidig forføyning. Selskapet har heller ikke forfulgt GMPs registrering av Angel administrativt i Norge. Audi har trukket inn andre aktørers handlinger, i et krav rettet mot Starco. En dom i Audis favør vil ramme tilfeldig, blant annet fordi andre uten hinder av dommen kan importere Angel.

Import av Angel innebærer ikke noen krenkelse av Audis vern etter designloven. Angel er tilstrekkelig distinktiv. Vurderingen foretatt av Oslo byfogdembete er riktig, og underbygges av rapporten innhentet av GMP. Audi har på sin side ikke imøtegått rapporten med tilsvarende bevisføring. Bevisførselen fra Audi lider av store svakheter ved sammenligningen av felgene.

Audis design er verken ny eller nyskapende. Både felger fra Volvo, Skoda og Renault underbygger dette.

Den informerte brukeren har større kjennskap til produktene og design enn gjennomsnittsforbrukeren, uten å være ekspert. Han er spesielt observant, og standarden ligger mellom gjennomsnittsforbrukeren og gjennomsnittsfagmannen. Denne vil se forskjell på felgen fra Audi, og Angel. Slike kjøpere er markedsorienterte, og følger blant annet med på trender gjennom internett og brukerfora. Jo friere designeren stod, jo mer skal til for å oppfylle individualiseringskravet. Industrigrenen og graden av frihet skal hensyntas.

Bevisførselen viser at designen på felger er preget av trender. Vifteformede felger er del av en trend, og design som er utslag av dette har svakere beskyttelse.

Side:6

Starco har ikke overtrådt markedsføringsloven § 30. Angel er ikke en rettsstridig etterligning. Dette underbygges både av rapporten innhentet av GMP, og av kjennelsen fra Oslo byfogdembete. Audi har ikke kommet med bevisførsel som kan endre disse vurderingene.

Det er ikke fare for forveksling mellom Angel, og Audis felg. Angel er merket med GMP navkopp. Starco er ikke ansvarlig for andres eventuelle markedsføring eller salg. Kunder vil uansett se forskjell mellom felgene, og Starco selger bare til profesjonelle aktører. Forbrukere vil se at Angel kan brukes på bilene som kommer opp gjennom bruk av programmer på internett.

Starcos handlemåte innebærer ikke en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater. Angel er markedsført i samsvar med vanlig praksis i bransjen. Bilder av biler fra Audi er ikke beskyttet, med mindre Audi selv har retten til bildet. Alle bilmerker vil kunne vises i programmer på internett, såkalte felggeneratorer. Mens Audi selger de aktuelle felgene på modellen RS6, er bildene brukt i markedsføringen fra Starco andre biler fra Audi. Audis felg er ikke ny, men del av en trend skapt av andre. Starco har importert Angel i god tro, basert på at det foreligger gyldig EUIPO-sertifikat.

Starco bestrider at selskapet har overtrådt markedsføringsloven § 25. En utbredt og vanlig måte å markedsføre felger er gjennom bruk av datasimuleringsprogram, som viser felger tilpasset og avbildet på ulike bilmodeller.

Starco er ikke ansvarlig for GMPs handlinger. Dessuten er det et stort utvalg felger fra mange produsenter, noe som gjør det vanskelig å skille seg ut. Starco må kunne fremvise felgene selskapet omsetter. Starcos opplysninger om kjennskap til GMPs nisje, var ikke del av selskapets markedsføring, men svar på en beskyldning om rettsstridig etterligning. Angel er en del av en trend, og Audi har ikke noen enerett til felger av denne typen. Saken for retten gjelder Angel, da er ikke øvrige felger fra GMP relevante. Dessuten skiller ulike felger seg lite fra hverandre.

Bruken av datasimuleringsprogram er lovlig, også lenken Starco har til GMPs felggenerator. Bildebruken er også lovlig.

Et forbud i samsvar med Audis påstand vil uansett være uforholdsmessig. Da må det blant annet vektlegges at det vil ramme ett selskap tilfeldig. Destruksjon av felger vil også være uforholdsmessig.

Det er ikke grunnlag for Audis krav om kompensasjon. Verken vilkårene i designloven § 40 eller markedsføringsloven § 48 b er oppfylt. Starco har ikke opptrådt

Side:7

ansvarsbetingende. Selskapet har importert blant annet på bakgrunn av sertifikater fra EUIPO og WIPO. Audi har ikke sannsynliggjort økonomisk tap.

Starco har krav på erstatning fra Audi etter tvisteloven § 32-11, uavhengig av hva domstolen kommer til i kravene fremmet av Audi. Starco har sannsynliggjort et økonomisk tap, og har overholdt tapsbegrensningsplikten. Tapet knytter seg både til omsetning av hjulsett Starco har gått glipp av, og fortjeneste som ellers kunne vært oppnådd gjennom salg av Angel. Salget av felger og hjul varierer mye gjennom året, og sesongen om høsten fra september til november er høysesong.

Starco la ned slik påstand:

Hovedsøksmålet
1. Starco Norge AS frifinnes.
2. Audi AG betaler sakskostnader til Starco Norge AS innen to uker etter forkynnelse av dommen.

Motsøksmålet
1. Audi AG dømmes til å betale erstatning til Starco Norge AS etter rettens skjønn.
2. Audi AG betaler sakskostnader til Starco Norge AS innen to uker etter forynnelse av dommen.

4. Rettens begrunnelse

4.1. Innledning

Retten er kommet til at kravene fra Audi ikke fører frem, og at selskapet skal dømmes til å betale erstatning til Starco for økonomisk tap oppstått som følge av en midlertidig forføyning som senere ble opphevet.

4.2. Audis krav med grunnlag i designrettigheter

Retten starter med å vurdere Audis krav opp mot bestemmelsene i designloven, og vil først redegjøre for de rettslige utgangspunktene.

Som det fremgår ovenfor, fikk Audi registrert sitt design 30. august 2019 med prioritet fra 24. juli 2019.

Starco har ikke bestridt at registreringen er gyldig. Slik saken er lagt opp av partene, er hovedspørsmålet om felgen Angel krenker Audis rettigheter etter registreringen.

Side:8

De sentrale bestemmelsene for å vurdere spørsmålet er designloven § 1 sammenholdt med § 9. § 1 første ledd har denne ordlyden:

«Den som har frembrakt en design (designeren), eller den som designerens rett har gått over til, kan ved registrering oppnå enerett til å utnytte designen etter bestemmelsene i denne loven (designrett).»

Og § 9 lyder slik:

«Designretten innebærer at ingen kan utnytte designen uten samtykke fra innehaveren av designretten (designhaveren), med de unntakene som følger av §§ 10 til 12. Slik utnyttelse gjelder særlig det å tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designen inngår i eller anvendes på, samt det å lagre et produkt med formål som nevnt.

Designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen av omfanget av designretten skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.»

Designloven av 14. mars 2003 nr. 15 har sin bakgrunn i ønske om harmonisering med internasjonalt regelverk, særlig fra EU. I forarbeidene heter det således følgende i Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) innledningsvis på side 7:

«Det sentrale formålet er å harmonisere regelverket med utviklingen på europeisk og internasjonalt nivå, i første rekke med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/ 71/EF om rettslig vern av mønstre, som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVII om opphavsrett.»

Innlemmelsen av mønsterverndirektivet medfører samtidig plikt til direktivkonform fortolking. Praksis fra EU-organer blir da en sentral rettskilde, særlig avgjørelser fra EU-domstolen.

Innholdet i og omfanget av registrerte designretter er som det fremgår ovenfor regulert i § 9. I forarbeidene til denne heter det i Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) på side 78:

”Paragrafen regulerer designrettens innhold og omfang og gjennomfører direktivet artikkel 9 og 12 nr. 1...
..
Annet ledd bestemmer designrettens omfang. Innehaveren kan nekte andre å utnytte enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Dette forskjellskravet inngår også blant vilkårene for designrett, nærmere bestemt kravet om at designen må ha individuell karakter, se § 3 tredje ledd.”

Side:9

Designretten strekker seg like langt som designerens individualitet etter § 3 andre ledd. Det innebærer at vurderingen som skal gjøres etter § 3 også har betydning ved fastsettelsen av designrettens omfang, jf. Gyldendal rettsdata, note 52 til designloven med videre henvisning.

Som det fremgår av ordlyden i § 9 andre ledd, skal designretten vurderes ut fra «den informerte brukeren».

I C-281/10 P PepsiCo uttalte EU-domstolen følgende om dette spørsmålet:

”Third, as regards the informed user’s level of attention, it should be noted that, although the informed user is not the well-informed and reasonably observant and circumspect average consumer who normally perceives a design as a whole and does not proceed to analyse its various details (see, by analogy, Case C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819, paragraphs 25 and 26), he is also not an expert or specialist capable of observing in detail the minimal differences that may exist between the designs in conflict. Thus, the qualifier ‘informed’ suggests that, without being a designer or a technical expert, the user knows the various designs which exist in the sector concerned, possesses a certain degree of knowledge with regard to the features which those designs normally include, and, as a result of his interest in the products concerned, shows a relatively high degree of attention when he uses them.”

I spørsmålet om hvordan § 9 skal forstås, er følgende av interesse uttalt i T-90/16 Electronic wristband i avsnitt 43:

”In accordance with the case-law, the individual character of a design results from an overall impression of difference, or lack of ‘déjà vu’, from the point of view of an informed user in relation to any previous presence in the design corpus, without taking account of any differences that are insufficiently significant to affect that overall impression, even though they may be more than insignificant details, but taking account of differences that are sufficiently marked so as to produce dissimilar overall impressions (judgment of 29 October 2015, Roca Sanitario v OHIM — Villeroy & Boch (Single control handle faucet), T‑334/14, not published, EU:T:2015:817, paragraph 16).”

Tolkingen har også vært gjenstand for behandling i ytterligere avgjørelser, og i T-818/19 Dvectis uttales dette i avsnitt 55:

“The comparison of the overall impressions produced by the designs must be synthetic and may not be limited to an analytic comparison of a list of similarities

Side:10

and differences (judgment of 29 October 2015, Roca Sanitario v OHIM – Villeroy & Boch (Single control handle faucet), T‑334/14, not published, EU:T:2015:817, paragraph 58).”

I T-209-18 Porsche er det ytterligere uttalelser av betydning for forståelsen og anvendelsen av designloven 9, i avgjørelsens avsnitt 44-46:

“It is apparent from the applicable case-law that the designer’s degree of freedom is established, inter alia, by the constraints associated with the characteristics imposed by the technical function of the product in question or by statutory requirements applicable to that product. Those constraints in fact result in, and even require, a form of standardisation of certain features of the products in question, which will thus become common, and even indispensable, to the designs applied to the product concerned (judgment of 10 September 2015, H&M Hennes & Mauritz v OHIM – Yves Saint Laurent (Handbags), T-525/13, EU:T:2015:617, paragraph 28; see, also, judgment of 15 October 2015, Promarc Technics v OHIM – PIS (Part of door), T 251/14, not published, EU:T:2015:780, paragraph 51 and the case-law cited).”

Therefore, the greater the designer’s freedom in developing a design, the less likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce different overall impressions on an informed user. Conversely, the more limited the designer’s freedom in developing a design, in particular by the constraints referred to above, the more likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce different overall impressions on that category of user.

Therefore, if the designer enjoys a high degree of freedom in developing a design, that reinforces the conclusion that the designs which do not display significant differences will produce the same overall impression on an informed user (see judgment of 15 October 2015, Part of door, T-251/14, not published, EU:T:2015:780, paragraph 52 and the case-law cited).”

Og videre i avsnitt 57:

“Consumer expectations such as those the applicant claims, namely that they will find the ‘creative idea’ or the prototype of the original design of the ‘Porsche 911’ in subsequent series, cannot constitute a statutory constraint that necessarily limits the degree of freedom of a car designer, since those expectations relate to neither the nature nor the purpose of such a product, in which the contested design is incorporated, nor to the industrial sector to which that product belongs.”

I tvisten fremhevet Porsche en rekke forskjeller, uten å få gjennomslag for sine synspunkter, hvor det i avsnitt 92 oppsummeres slik:

Side:11

”Although all those differences, and further differences highlighted by the applicant, may reinforce the impression that details have been updated, they do not, however, seem sufficiently marked to cast doubt on the impression of overall similarity between the views of those designs, in the light in particular of the very similar overall structure of the designs at issue, which are broadly the same in terms of their shape and silhouette.”

Den siste avgjørelsen retten vil trekke frem, er T-192-18 Rietxe. I avgjørelsen heter det i avsnitt 54:

“It should be noted that the applicant does not dispute the Board of Appeal’s findings that the freedom of the designer is subject to the constraints imposed by, first, the technical function of a motor vehicle, which serves the purpose of carrying people and loads, and, secondly, statutory requirements, in particular in the area of road safety. Moreover, EUIPO and the applicant both admit that potential market expectations or certain trends in design are not factors that restrict the freedom of the designer (see, to that effect, judgment of 4 February 2014, Sachi Premium-Outdoor Furniture v OHIM – Gandia Blasco (Armchair), T-357/12, not published, EU:T:2014:55, paragraphs 23 and 24 and the case-law cited).”

Retten tar utgangspunkt i ovennevnte gjennomgang, og går så over til den konkrete vurderingen.

I Audis registrering fremgår felgene slik:

Slik søksmålet er lagt opp, er spørsmålet om Angel innebærer en overtredelse av vernet ovennevnte felg fra Audi har etter registreringen. Det innebærer at det er selve felgen Angel som skal vurderes opp mot Audis vern etter registrering. For å vise forholdet mellom felgene, er det hensiktsmessig å innta illustrasjoner også av Angel. Angel er, som påpekt tidligere, registrert i WIPO og EU. I registreringen fremgår Angel slik:

Side:12

Som det fremgår ovenfor i gjennomgangen av de rettslige utgangspunktene, har eventuelle tekniske funksjonaliteter betydning ved bedømmelsen av hvilket vern et design har. Felger til biler må inneha enkelte tekniske funksjonaliteter. Disse legger samtidig begrensninger på hvor stor frihet designeren har ved utviklingen av designet. Foruten at felger må være runde, må de være konstruert på en måte som gjør at de tåler kreftene de blir utsatt for. Konsekvensen er at felger til biler gjennomgående er designet ved bruk av eiker. Under hovedforhandlingen trakk aktørene blant annet frem at felger har vært konstruert med så få som tre eiker. De felgene partene viste til under hovedforhandlingen, hadde fem eller flere eiker.

Ut over dette, skal spørsmålet vurderes ut fra synsvinkelen til en som har en viss grad av kunnskap innenfor bilfelger, en viss grad av kunnskap om ulike felgdesign og hva disse vanligvis inkluderer, og en relativt høy grad av oppmerksomhet. Vurderingen skal ikke begrense seg til en analytisk sammenligning med en liste over likheter og forskjeller. Konklusjonen skal trekkes ut fra et overordnet inntrykk av forskjeller, eller mangel på «deja vu», uten å ta hensynta forskjeller som ikke er tilstrekkelig betydningsfulle til å påvirke det overordnede inntrykket. Forskjeller som er tilstrekkelige markerte til å lage ulikheter i det overordnede inntrykket, skal hensyntas.

Etter rettens syn gir felgen Angel den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk enn Audis registrerte felg. Særlig forskjellene i de splittede eller gaffelformede tynne eikene og antallet åpninger i felgene og deres form, er tilstrekkelig markerte til å lage ulikheter i det overordnede inntrykket. Det er samtidig et overordnet inntrykk av forskjeller og mangel på «deja vu» mellom de to felgtypene.

Retten vil legge til at en nærliggende konsekvens av en annen konklusjon etter designloven § 9, samtidig ville reise spørsmål om gyldigheten av Audis registrering. Det er for eksempel fremlagt en registrering i 2017 av en felg fra Volvo. Den ser slik ut:

Det er grunn til reise spørsmål om ikke omstendighetene Audi har trukket frem som begrunnelse for at Angel er en krenkelse av designvernet til Audis felg, i så fall ville medføre at Audis felg rammes av samme argumentasjon opp mot nevnte felg fra Volvo og føre til at Audis registrering ikke er gyldig. Slik saken er lagt opp, og ut fra rettens konklusjon ovenfor, er det ikke nødvendig å gå videre inn på denne problemstillingen.

Side:13

Kravet i Audis påstand punkt 1 med grunnlag i designloven, fører etter dette ikke frem.

Et vilkår for erstatning med hjemmel i designloven § 40 er at det foreligger designinngrep. Rettens konklusjon om at Angel ikke innebærer et inngrep i Audis registrerte design, medfører da samtidig at det heller ikke er grunnlag for erstatning etter designloven § 40.

4.3. Audis krav med grunnlag i brudd på markedsføringsloven § 30

Det neste rettslige grunnlaget Audi har fremholdt for den nedlagte påstanden, er markedsføringsloven § 30. Bestemmelsen har slik ordlyd:

«I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»

Bestemmelsen viderefører tidligere markedsføringslov § 8a, noe som innebærer at rettskildemateriale også fra tiden før någjeldende lovs ikrafttredelse er relevant.

Retten kan slå fast at Starco driver næringsvirksomhet, og at selskapet befatning med Angel gjelder «produkter», slik dette uttrykket skal forstås i markedsføringsloven § 30. I Rt-1984-248 er det uttalt at det ofte vil være naturlig å tillegge praksis fra Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) betydelig vekt. Der er det lagt til grunn at også importører har ansvar etter den aktuelle bestemmelsen i markedsføringsloven, og retten bygger på denne rettsoppfatningen, jf. NKU 13/1991 og 14/2002.

For å rammes av forbudsbestemmelsen, må ytterligere tre vilkår være oppfylt.

Det ene vilkåret er krav om et etterlignet produkt. Her ligger det først et krav om at felgen fra Audi må ha foreligget før Angel, noe som er tilfellet. Videre må Angel være utformet med Audis felg som inspirasjon eller forbilde. Partene har ikke tilbudt bevisførsel i dette spørsmålet, men ut fra likhetstrekkene mellom Angel og Audis felg, anser retten også dette å være tilfellet.

Slik retten ser det, blir vurderingen av om Angel er en etterligning av Audis felg, ellers i det vesentlige den samme som bedømmelsen etter designloven § 9, slik de faktiske forholdene i saken ligger an. Retten viser derfor til drøftelsen og konklusjonen i dette spørsmålet ovenfor. Rettens konklusjon er derfor at Angel ikke kan anses å være et etterlignet produkt i lovens forstand.

Videre har loven som vilkår er at det må foreligge «fare for forveksling.» Praksis fra NKU innebærer at spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare, skal foretas etter en

Side:14

skjønnsmessig helhetsvurdering av en rekke konkrete momenter. Det sentrale vurderingstemaet er om det foreligger en slik grad av likhet mellom original- og kopiframbringelsen, at det etter en helhetsvurdering foreligger risiko for forveksling. Detaljer i utformingen medfører ikke uten videre at vilkåret ikke er oppfylt. Avgjørende for vurderingen er hvilket helhetsinntrykk gjennomsnittskunden får av kopiproduktet. Av momentene som vektlegges, er blant annet graden av likhet og innslaget av særpregede designelementer, kundegruppens bakgrunn og profesjonalitet, merkebevissthet blant de aktuelle kundegrupper, og variasjoner i omsetningssituasjonene, jf. Gyldendal Rettsdata, kommentarene til markedsføringsloven § 30 note 154 med videre henvisninger.

Etter en konkret helhetsvurdering, er rettens standpunkt at det ikke foreligger forvekslingsfare. I tillegg til synspunktene fremhevet ovenfor i drøftelsen av designloven § 9 om forskjellene mellom felgene, underbygger bevisførselen at gjennomsnittskunden sannsynligvis er nokså bevisst i sine valg. I den forbindelse er det grunn til å påpeke at de fleste biler omsettes fra forhandler med felger. Markedet for kjøpere av Angel er sannsynligvis gjennomgående en relativt snever kundegruppe med høyt bevissthetsnivå. Måten felger omsettes på, tilsier også at det sannsynligvis ikke er fare for at kunder vil forveksle Angel importert av Starco, med felgene fra Audi. I den forbindelse er det også grunn til å nevne at Angel selges med en kopp hvor det står GMP, og ikke ringene som symboliserer Audi.

Ut fra rettens syn på de to ovennevnte vilkårene, finner den det ikke nødvendig å ta stilling til vilkåret om at det må foreligge en «urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater».

Audi har fremmet krav om vederlag eller erstatning basert på bestemmelsen i markedsføringsloven § 48 b, ut fra at det foreligger overtredelse av § 30. Ut fra rettens konklusjon om at markedsføringsloven § 30 ikke er overtrådt, er det ikke grunnlag for vederlag eller erstatning med hjemmel i nevnte bestemmelse.

4.4. Audis krav med grunnlag i brudd på markedsføringsloven § 25

Audi har også fremsatt kravene i påstanden basert på at Starco har overtrådt markedsføringsloven § 25. Bestemmelsen er gjerne omtalt som generalklausulen i markedsføringsloven, og har denne ordlyden:

«I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.»

Markedsføringsloven § 25 er en videreføring av tidligere lov § 1. Rettskildemateriale som knytter seg til den tidligere loven, har derfor fremdeles interesse.

Side:15

I Rt-1994-1584 er det uttalt at selv om ikke det foreligger forvekslingsfare, vil slike etterligninger som beskrevet i någjeldende § 30 kunne rammes av generalklausulen. Høyesterett har imidlertid i en senere avgjørelse inntatt i Rt-1995-1908 (Mozell) gitt uttrykk for å vise forsiktighet med å anvende bestemmelsen på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene, når vilkårene etter disse ikke er oppfylt.

Retten vil dernest vise til avgjørelsen i Rt-1998-1315, hvor det blant annet heter følgende:

«Markedsføringsloven § 1 første ledd forbyr i næringsvirksomhet å foreta handling som strider mot "god forretningsskikk næringsdrivende imellom". Denne generalklausulen supplerer spesialbestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover av konkurranserettslig betydning. Generalklausulen kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse.

Dette reiser spørsmålet om når generalklausulen kan anvendes i slike tilfeller. Etter min vurdering må dette avgjøres konkret. Vurderingstemaet vil primært være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen. I denne sammenheng er det et sentralt moment i hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses uttømmende å regulere den aktuelle situasjonen, jf Innstilling fra Konkurranselovkomiteen, avgitt 1966 side 23-24. Dette illustreres for øvrig av Rt-1994-1584.

«God forretningsskikk" verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering. Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i saken være relevante..

Ved vurderingen har naturligvis oppfatningen innen næringslivet sentral betydning. Men den er ikke alene avgjørende. Retten må selv gjøre seg opp en mening om hva som er "god" forretningsskikk, jf Ot.prp.nr.57 (1971-72) side 8.

Den konkrete vurderingen må ta utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet. Bestemmelsen kan dermed ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen...»

Audi har fremholdt at et moment i vurderingen etter § 25, er de omstendighetene selskapet har vist til i spørsmålet om det foreligger overtredelse av § 30. Retten viser da til drøftelsen ovenfor, hvor det er konkludert med at det verken foreligger etterligning eller fare for forveksling.

Side:16

I sin argumentasjon har Audi ellers fremholdt flere omstendigheter selskapet mener leder til at bestemmelsen er overtrådt.

For det første mener Audi importen av Angel er et utslag av en forretningside med etterligning av Audis produkter, og at denne er systematisk.

Ut fra bevisførselen, kan ikke retten se at det er grunnlag for å konkludere med at Angel er utslag av en forretningside med etterligning av Audis produkter. Audi har riktignok vist til en rekke ulike typer felger fra GMP, som har likhetstrekk med felger fra Audi. Men slik saken har vært opplyst for retten, er det sannsynlig at et stort antall felger fra mange produsenter vil ha likhetstrekk med de fremholdte felgene fra Audi.

Det neste forholdet Audi har trukket frem, er at Angel kommer opp i søkemotor ved søk på e-tron. Slik retten forstår det, har ikke Starco bestridt at dette er tilfellet.

Slik retten oppfatter den faktiske situasjonen, er det utbredt med markedsføring i søkemotorer som gir treff på ulike søkeord med kompatible varer. Det er da vanskelig å konkludere med at oppfatningen i næringslivet er at dette er i strid med god forretningsskikk. Heller ikke når retten gjør seg opp en selvstendig mening, kan den se at denne typen opptreden er i strid med god forretningsskikk, når det samtidig tas hensyn til at bestemmelsen ikke må anvendes så strengt at den virker hemmende på konkurransen.

Det tredje forholdet Audi har pekt på, er at Starco har bruker såkalte hashtags (#), hvor både Audi og felger fra GMP er tatt inn.

Retten ser dette i det vesentlige på samme måte som spørsmålet om markedsføring gjennom bruk av søkemotorer, og viser derfor til synspunktene ovenfor.

Det siste forholdet Audi har fremholdt, er at Starco har markedsført Angel med flere bilder av ulike Audi-modeller, hvor det i teksten fremgår at GMP lanserer en felg, som blant annet passer til Audi.

Ut fra bevisførselen, har retten forstått det slik at det er vanlig at aktører i dette markedet viser bilder av biler felgene passer til, som del av markedsføringen. På samme måte som ovenfor, er det da vanskelig å konkludere med at oppfatningen innen næringslivet er at dette vil være i strid med loven. Også når retten gjør seg opp en selvstendig mening, er rettens syn at dette ikke er i strid med god forretningsskikk.

Heller ikke når retten ser ovennevnte omstendigheter i sammenheng, er retten av den oppfatning at Starco har handlet i strid med markedsføringsloven § 25. Konklusjonen er da at Starco ikke har overtrådt bestemmelsen.

Side:17

Siden rettens standpunkt er at markedsføringsloven § 25 ikke er overtrådt, er det heller ikke grunnlag for vederlag eller erstatning i medhold av markedsføringsloven § 48b.

4.5. Starcos krav om erstatning

Som det fremgår ovenfor i gjennomgangen av sakens bakgrunn, avsa Oslo byfogdembete kjennelse 25. mars 2020 hvor tolletaten blant annet ble pålagt å holde tilbake alle artikler som kopierte selskapets beskyttede design i henhold til Patentstyrets registre. Dette resulterte i tilbakehold av 32 Angelfelger i september samme år. I kjennelse av 1. desember 2020 avgjorde så Oslo byfogdembete at de aktuelle felgene skulle frigjøres, og at kjennelsen av 25. mars 2020 ikke skulle ha virkning for felger av typen Angel som var designregistrert i EUIPO.

Starco har fremmet krav om erstatning i medhold av tvisteloven § 32-11 på bakgrunn av tapet oppstått som konsekvens av forføyningen. Første ledd første punktum i bestemmelsen lyder slik:

«Dersom midlertidig sikring er opphevet eller falt bort og det viser seg at saksøkerens krav ikke bestod da sikringen ble besluttet, plikter saksøkeren å erstatte den skade saksøkte har lidt som følge av sikringen eller ved de skritt som har vært nødvendige for å avverge sikringen eller å få den opphevet»

Retten kan slå fast at den midlertidige sikringen er opphevet når det gjelder Starcos import av Angel. Videre har retten ovenfor konkludert med at Audis krav ikke bestod da sikringen ble besluttet. Det følger da av lovens ordlyd at Audi plikter «å erstatte den skade saksøkte har lidt som følge av sikringen.»

Starco har – slik retten oppfatter det – argumentert med at selskapet ville ha solgt 450 felger av typen Angel i måneden i den aktuelle perioden fra 9. september 2020 til 21. desember 2021. Kravet bygger på at selskapet solgte rundt 180 slike felger per måned i lavsesongen 2021. Store deler av høysesongen var mens forføyningen stod ved lag, da solgte selskapet imidlertid bare 124 felger per måned. Differansen mellom disse vil med Starcos avanse utgjøre et tap på i overkant av en million kroner.

Videre har selskapet fremsatt krav om erstatning for tapt omsetning av 28 hjulsett per måned i tre og en halv måned. Slik retten forstår det, er kravet knyttet til omsetning hvor det i tillegg til felgen Angel også selges dekk, og hvor Starco har fortjeneste også ved salg av dekk og montering av disse. Kravet er basert på at rundt 20 % av felger omsettes som komplette sett med hjul. For hjulsett har Starco en fortjeneste på i overkant av 8000 kroner per sett dekk, og tapet som følge av dette er ifølge Starco da i underkant av 800 000 kroner.

Side:18

Slik retten ser det, er det ut fra den umiddelbare bevisførselen sannsynliggjort at forføyningen medførte tapt omsetning og fortjeneste for Starco. Tapet oppstod som følge av at kunder som ellers ville bestilt Angel gjennom Starco, i stedet valgte å la være å kjøpe, eller i stedet handle hos en av Starcos konkurrenter. I den forbindelse vil retten presisere at de innvendinger Audi har kommet med blant annet knytter seg til endringer i den samlede omsetningen i Starco i 2020 og årene før. Etter rettens syn har de fremholdte endringene begrenset bevisverdi, blant annet som følge av at Starco omsetter et stort antall produkter, og hvor Angel utgjør en begrenset del av den samlede omsetningen.

Ved utmålingen må retten samtidig ta hensyn til at det er sannsynlig at enkelte kunder i stedet for å kjøpe Angel, som alternativ handlet andre felger gjennom Starco. Den fortjeneste Starco har hatt ved slik omsetning, må komme til fradrag.

Retten kan ikke se at det er grunnlag for å bygge avgjørelsen på at Starco ikke har overholdt sin tapsbegrensningsplikt, og som følge av dette gjøre ytterligere fradrag ved erstatningsberegningen.

De usikkerhetsfaktorer som knytter seg til erstatningsberegningen i saken, fører til at utmålingen må bli utpreget skjønnsmessig. Retten vil samtidig presisere at det er skadelidte som i utgangspunktet må sannsynliggjøre sitt økonomiske tap.

Etter en samlet vurdering er retten kommet til at Starco har sannsynliggjort et økonomisk tap på 1 300 000 kroner som følge av forføyningen, og som Audi dømmes til å betale.

4.6. Sakskostnader

Saken gjelder flere krav mellom samme parter, noe som medfører at det samlede utfallet er avgjørende, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd andre punktum.

I kravene Audi har fremsatt, har Starco vunnet fullt ut. Starco har også fått medhold i kravet om erstatning, som er fastsatt etter rettens skjønn.

Ved vurderingen av det samlede utfallet etter tvisteloven § 20-2 andre ledd andre punktum skal det foretas en bredere vurdering, hvor det legges vekt på hvor tyngdepunktet i saken ligger, herunder hvilke deler av saken som har krevd mest saksforberedelse, jf. Schei mfl.: Tvisteloven, kommentarutgave, Juridika, kommentarene til § 20-2 punkt 2.1. med videre henvisninger. Etter rettens syn lå dette i kravene Audi fremsatte mot Starco.

På denne bakgrunn skal Starco anses å ha vunnet fullt ut eller i det vesentlige, og har etter hovedregelen krav på full erstatning for sakskostnadene, jf. tvisteloven § 20-2 andre jf. første ledd. Retten har vurdert unntaksbestemmelsene, uten å finne at noen av dem kommer til anvendelse.

Side:19

Ved utmålingen viser retten først til at Audi ikke har fremsatt innvendinger mot sakskostnadskravet. Retten varslet likevel under hovedforhandlingen at den overveide nedsettelse, og partene ble gitt adgang til å uttale seg, jf. tvisteloven § 20-5 femte ledd.

Det er inngitt en sakskostnadsoppgave på 657 900 kroner, hvor alt er salær for arbeid i 182, 75 timer med en timesats på 3600 kroner.

Tidsbruken må anses som betydelig, i en sak som ble avviklet med hovedforhandling over to rettsdager. Mange av de faktiske og rettslige spørsmålene i saken må videre forutsettes kjent av Starcos prosessfullmektig, ut fra behandlingen av saken for Oslo byfogdembete i 2020, hvor det ble fremsatt krav basert på at det var utført arbeid i 93 timer. Videre er timesatsen på 3600 kroner er relativt høy, noe som blant annet stiller krav til effektivitet i tidsbruken.

Etter en samlet vurdering er retten av den oppfatning at nødvendige og rimelige sakskostnader til salær utgjør 500 000 kroner, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. I tillegg kommer rettens gebyr, som for Starcos søksmål med krav om erstatning utgjør 5 860 kroner.

5. Konklusjon – slutning

På bakgrunn av det ovenstående avsies dom, hvor Starco frifinnes for kravene fra Audi, og tilkjennes erstatning og sakskostnader i samsvar med det som fremgår av punkt 4.5 og 4.6 ovenfor.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Årsaken er i hovedsak dommerens øvrige gjøremål.

Side:20

D O M S S L U T N I N G

1. Audi AG dømmes til å betale erstatning til Starco Norge AS med 1 300 000 – enmilliontrehundretusen – kroner. Oppfyllelsesfristen er to uker etter forkynningen av dommen.

2. For øvrig frifinnes Starco Norge AS.

3. Audi AG dømmes til å betale sakskostnader til Starco Norge AS med 508 860 – femhundreogåttetusenåttehundreogseksti – kroner. Oppfyllelsefristen er to uker etter forkynning av dommen.