TOSL-2021-19993

Instans:	Oslo tingrett - Dom
Dato:	2021-10-15
Publisert:	TOSL-2021-19993
Stikkord:	Varemerkerett, Varemerkeinngrep, Forvekslingsfare
Sammendrag:	Saken gjaldt spørsmål om en fransk vinprodusent og den norske importøren hadde brukt elementer på produkter i strid med registrerte varemerker, og om det derfor var grunnlag for å forby bruken, samt kompensasjon eller tilbaketrekning. Tingretten kom til at Domaine de Mont Roses bruk av element og kjennetegn var rettmessig, jf. Varemerkeloven (2010) § 5 andre ledd bokstav b, og frifant Domaine de Mont Rose og Vinhuset Norfra. Det var da ikke nødvendig for retten å gå inn i de øvrige spørsmål saken reiste. Retten la likevel til at Domaine de Mont Roses bruk etter rettens vurdering også var lovlig, som følge av at det ikke forelå forvekslingsfare, jf. Varemerkeloven (2010) § 4 første ledd bokstav b. Tilkjente sakskostnader ble satt ned fra kr 1,152 millioner til kr 700.000, da retten mente at verken sakens omfang, kompleksitet eller andre omstendigheter innebar behov for både prosessfullmektig og rettslig medhjelper.
Saksgang:	Oslo tingrett TOSL-2021-19993 (sak nr. 21-019993TVI-TOSL/04)
Parter:	SCEA La Fonciére du Château Montrose (advokat Yngve Øyehaug Opsvik, rettslig medhjelper: advokat Amund Brede Svendsen) mot SARL Domaine de Mont Rose, Vinhuset Nofra AS (advokat Camilla Sophie Vislie, rettslig medhjelper: advokatfullmektig Andreas Stabell)
Forfatter:	Tingrettsdommer Knut Hvidsten
Lovhenvisninger:	Varemerkeloven (2010) §4, §5, §10, §14, Tvisteloven (2005) §3-8, §20-2, §20-5, §20-6

1. Innledning

Saken gjelder spørsmål om en fransk vinprodusent og den norske importøren har brukt elementer på produkter i strid med registrerte varemerker, og om det derfor er grunnlag for å forby bruken. Innehaveren av de registrerte varemerkene har også fremmet flere øvrige krav, med grunnlag i påstått ulovlig bruk.

2. Sakens bakgrunn

Saksøkeren SCEA La Fonciére du Château Montrose (heretter Château Montrose) er en fransk vinprodusent lokalisert i Saint-Estèphe i Bordeaux. I 1855 ble vin fra gården som nå drives av Château Montrose oppført på en eksklusiv liste over Bordeauxviner. Listen baserer seg på viners omdømme. I dag tilbys flere av vinene fra Château Montrose for salg i Norge gjennom Vinmonopolet.

Søksmålet er tatt ut mot SARL Domaine de Mont Rose (heretter Domaine de Mont Rose) og Vinhuset Nofra AS (heretter Vinhuset Nofra). Vingården Domaine Montrose er lokalisert i Languedoc i Sør-Frankrike. Virksomheten som drives på gården er delt opp i et driftsselskap, og det saksøkte distribusjonsselskapet Domaine de Mont Rose. Domaine de Mont Rose produserer i tillegg sin egen vin. Den består blant annet av druer som er høstet fra andre steder enn vingården Domaine Montrose.

Vinhuset Nofra er en norsk importør, og innfører vin fra Domaine de Mont Rose til Norge.

I 1998 henvendte daværende eiere av Château Montrose seg til Domaine de Mont Rose, og fremsatte krav om å opphøre bruk av varemerke. Representanter for selskapene utvekslet synspunkter skriftlig flere ganger i løpet av året.

Vin fra Domaine de Mont Rose ble først tilbudt for salg gjennom Vinmonopolet i 2001. Omsetningen av vin fra selskapet har økt betydelig. De siste årene har en av selskapets rosèviner vært blant Norges mestselgende.

Château Montrose registrerte to varemerker i Norge i 2008.

I 2015 sendte Domaine de Mont Rose inn søknad om registrering av varemerke til Patentstyret. Patentstyret opplyste at søknaden ikke ville bli akseptert, og viste til fare for forveksling med Château Montroses tidligere registrerte varemerker. Etter ytterligere korrespondanse, ble varemerket fra Domaine de Mont Rose ikke registrert, under henvisning til manglende svar fra selskapet.

Side:2

Château Montrose tok ut søksmål mot Domaine de Mont Rose for en fransk domstol i 2016. Dom i førsteinstans ble avsagt 12. juni 2020. Dommen er påanket.

Søksmålet for Oslo tingrett ble anlagt i begynnelsen av februar 2021.

I juli 2021 leverte Château Montrose inn begjæring om begrensning av varefortegnelsen til WIPO, hvor ett av de utpekte landene var Norge. Videre innga Château Montrose endringsmelding til Patentstyret i begynnelsen av september 2021.

3. Partenes syn på saken

Château Montrose har i det vesentlige gjort gjeldende:

Det foreligger inngrep fra Domaine de Mont Rose og Vinhuset Nofra, som gir grunnlag for krav fra Château Montrose.

Vurderingen av forvekslingsfare skal gjøres med utgangspunkt i Château Montroses registrerte varemerker, og Domaine de Mont Roses bruk. Det er et samspill mellom kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. Både direkte og indirekte forveksling rammes. Bruken av de registrerte varemerkene er ikke relevant. Bedømmelsen skal skje ut fra gjennomsnittsforbrukerens perspektiv, og med dennes oppmerksomhetsnivå. Denne kan variere mellom ulike type varer, og er ikke spesielt høy for vin. Den formelle klasseinndelingen er uten betydning.

Momenter i bedømmelsen av vareslagslikhet er fellesskap i produksjon, omsetning og bruk eller formål. Kjennetegnslikhet må ta utgangspunkt i gjennomsnittsforbrukerens uklare erindringsbilde. I enkelte tilfeller kan kjennetegnsbruk være dominert av en eller flere komponenter.

Gjennomsnittsforbrukeren er en alminnelig norsk vinkjøper. Det kan ikke legges til grunn at disse har et høyere oppmerksomhetsnivå ved kjøp av vin. Begrensningen i varefortegnelsen er uten betydning.

Det er høy grad av vareslagslikhet, som innebærer at det skal mindre til ved bedømmelsen av kjennetegnslikhet for å konkludere med forvekslingsfare.

Kjennetegnslikheten er også høy. «Montrose» er det dominerende elementet i Château Montroses registrerte varemerker. De figurative elementene har lav grad av distinktivitet. «Saint-Èstephe» fremstår som en beskrivende stedsangivelse, og «Château» er beskrivende for vinslott. Tilsvarende er «Montrose» det dominerende i Domaine de Mont Roses bruk av Domaine og Montrose, også siden Domaine har tilsvarende meningsinnhold som

Side:3

Château. Våpenskjold er plassert tilsvarende sted. «Rose» vil oppfattes som beskrivende. Det er forvekslingsfare også med merket La Dame De Montrose.

At samme produsent har viner av ulik type og opprinnelse er ikke uvanlig. Omsetningssituasjonen reduserer ikke faren for forveksling. Patentstyret har konkludert på samme måte som Château Montrose.

Château Montroses krav har ikke falt bort ved passivitet. Det kreves at denne kan sidestilles med konkludent adferd. Det er ikke tilfellet i saken. Kontakten i 1998 gjaldt et annet varemerke i Frankrike, under andre omstendigheter. Korrespondansen ga heller ikke Domaine de Mont Rose en berettiget forventning om at Château Montrose ikke hadde innvendinger mot bruken. Det kan ikke forventes at selskap løpende undersøker og har kontroll på bruken av kjennetegn i ulike jurisdiksjoner.

Domaine de Mont Roses bruk er ikke tillatt i medhold av varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b. Omsetningskretsen vil ikke oppfatte «Montrose» som en angivelse av geografisk opprinnelsessted. Det vil bli oppfattet som et fantasinavn. I alle fall vil «Rose Montrose» ikke være omfattet av bestemmelsen, siden druene ikke fullt ut er produsert på det geografiske stedet. Siden angivelsen da ikke er korrekt, vil bruken være egnet til å villede.

Uansett vil ikke bruken være tillatt, siden den ikke er i samsvar med god forretningsskikk. Forvekslingsfaren er høy, og bruken går sterkt ut over innehaveren av registrerte varemerker. Omsetningskretsen vil oppfatte det slik at det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom aktørene. Det er ikke nødvendig for Domaine de Mont Rose å bruke varemerket slik de gjør for å beskrive produktenes opphav. Siden angivelsen av «Rose Montrose» som angivelse av geografisk opprinnelsessted ikke stemmer, vil bruken være i strid med god forretningsskikk.

Château Montrose krever at det nedlegges forbud mot bruken av element i strid med de registrerte varemerkene. Det er også grunnlag for å bli tilkjent økonomisk kompensasjon, som utmåles for den på Château Montroses gunstigste måte. Det vil være vederlag svarende til begge de saksøktes vinning. Usikkerheten rundt de fremlagte tallene må gå ut over Domaine de Mont Rose og Vinhuset Nofra. Det er ikke grunnlag for lemping. Nytt påstandsgrunnlag fremsatt av det franske selskapet under hovedforhandlingen, skal ikke tillates. Kravene om tilbaketrekning er rettmessige, og er heller ikke uforholdsmessige.

Château Montrose la ned slik påstand:

1. SARL Domaine De Mont Rose og Vinhuset Nofra AS forbys å bruke elementet "Montrose" i varemerker for vin (i) for produktene som selges under navnet Rose Montrose, og (ii) for produktene som selges under navnene Domaine Montrose, Prestige

Side:4

Domaine Montrose, og 1701 Domaine De Montrose, slik dette skjer pr. 20. september 2021.

2. SARL Domaine De Mont Rose og Vinhuset Nofra AS dømmes til å trekke tilbake alle produkter merket med ordet “Montrose” fra norske importører, grossister og detaljister dersom varene fremdeles er under deres kontroll, og ellers varsle norske kjøpere om at produktene utgjør inngrep og at de tilbys tatt tilbake mot at kjøpesummen tilbakebetales og at øvrige omkostninger forbundet med tilbakelevering dekkes.

3. SARL Domaine De Mont Rose og Vinhuset Nofra AS skal betale til SCEA La Fonciére du Château Montrose kompensasjon for varemerkeinngrep etter rettens skjønn.

4. SARL Domaine De Mont Rose og Vinhuset Nofra AS skal betale SCEA La Fonciére du Château Montroses sakskostnader.

Domaine de Mont Rose og Vinhuset Nofra har i det vesentlige gjort gjeldende:

Det foreligger ikke forvekslingsfare mellom Domaine de Mont Roses viner, og Château Montroses varemerker. Château Montrose har vern som kombinerte merker, og slik de er registrert.

Domstolene kan overprøve Patentstyrets avgjørelser fullt ut. Bevistilbudet ved rettsbehandlingen har vært et annet enn den som lå til grunn for Patentstyret.

Avgjørelser fra førsteinstansen i EU og EUIPO har begrenset vekt.

De saksøkte kan ikke holdes ansvarlig for markedsføringen på Vinmonopolets nettsider.

I forvekslbarhetsvurderingen kreves det at merkelikheten er slik at forbrukeren vil kunne få en forestilling om at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Det etterlatte helhetsinntrykket av merkene er avgjørende. Det er ikke riktig at «Montrose» er dominerende, og at det kan ses bort fra eller legges begrenset vekt på de øvrige elementene i varemerkene. Både våpenskjold, de øvrige bokstavelementene og skriftfonten har betydning for det etterlatte helhetsinntrykket. Domaine de Mont Roses bruk av elementer særpreges av blokkbokstaver i stilren stil, og et markert våpenskjold som avviker fra Château Montroses. Faren for fonetisk forvekslingsfare er liten, blant annet på grunn av omsetningsmåten.

Vurderingen av vareslagslikhet skal ta utgangspunkt i registreringen. Begge registreringene gjelder rød Bordeauxvin produsert i samsvar med kvalitetsspesifikasjoner fra det geografiske opprinnelsesstedet «Saint Estèphe». Disse har helt andre karakteristikker enn vinene fra Domaine de Mont Rose. Graden av vareslagslikhet er lav.

Det er heller ikke noe reelt konkurranseforhold mellom vinene fra Domaine de Mont Rose, og de to registrerte varemerkene og deres viner. Mens Château Montroses viner vil

Side:5

oppfattes som eksklusive av omsetningskretsen, vil ikke det være tilfellet for vinene fra Domaine de Mont Rose.

Château Montroses passivitet er en indikasjon på at kjennetegnene ikke er egnet til å forveksles.

Omsetningskretsens merkebevissthet er relativt høy. Merketettheten tilsier at omsetningskretsen har et bevisst forhold til vinenes og varemerkenes fulle navn.

Blant annet måten vin omsettes på i Norge, har betydning i vurderingen av forvekslingsfare.

Den relevante omsetningskretsen er kjøpere av både Domaine de Mont Roses viner, og viner fra Château Montrose. Produktene vil imidlertid henvende seg til ulike kundesegmenter. Opprinnelsesbetegnelsen «Saint Estèphe» vil rette seg mot en særskilt kundekrets med forhøyet merkebevissthet og kunnskap om vin.

Det foreligger heller ikke indirekte forvekslingsfare.

Domaine de Mont Roses bruk er uansett tillatt på bakgrunn av varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b). Alle selskapets viner har sin geografiske opprinnelse i Montrose, hvor også vingården ligger. Vinene merket «Domaine Montrose» består fullt ut av druer fra gården, og er produsert der. Vinen merket «Rose Montrose» faller også innenfor lovens anvendelsesområde, siden den produseres på gården i Montrose. Domaine de Mont Roses bruk er i samsvar med god forretningsskikk. Kjennetegnene har i lang tid vært brukt uavhengig av Château Montroses registrerte varemerker. De er utelukkende valgt på grunn av gårdens geografiske tilknytning til Montrose, og var i bruk før Château Montrose startet sin bruk. Det var ikke ond tro eller illojale hensikter bak Domaine de Mont Roses bruk. Forskjellene mellom produktene underbygger at det ikke er noen utnytting av Château Montroses goodwill eller rennomme. Kjennetegnene har vært i bruk samtidig i Norge i over 20 år, uten reaksjoner fra Château Montrose.

Château Montroses adgang til å påberope seg inngrep i varemerkerett, har dessuten gått tapt på grunn av passivitet. Det må foretas en rimelighetsvurdering med avveining av interessene på begge sider. Domaine de Mont Rose har brukt navnene som kjennetegn i flere hundre år, og markedsført disse i Norge i mer enn 20 år uten reaksjoner fra Château Montrose. Henvendelsene på slutten av 1990-tallet ble ikke fulgt opp. Domaine de Mont Rose har brukt kjennetegnene i god tro.

Château Montrose kan ikke fremme krav mot Domaine de Mont Rose, siden selskapet ikke generer inntekter av salget i Norge. Den varemerkerettslige bruken skjer på fransk territorium. Det verserende søksmålet for franske domstoler er til hinder for å forfølge

Side:6

tilsvarende krav i Norge. Noe annet vil blant annet innebære risiko for dobbelkompensasjon.

De saksøkte har begge opptrådt i god tro. Det er ikke grunnlag for krav om kompensasjon. Kravets størrelse må uansett settes ned, eller lempes. De påståtte tiltakene det bes om dom for, vil være urimelige og uforholdsmessige.

De saksøkte la ned slik påstand:

1. SARL Domaine de Mont Rose og Vinhuset Nofra AS frifinnes.

2. SARL Domaine de Mont Rose og Vinhuset Nofra tilkjennes sakskostnader.

4. Rettens begrunnelse

Retten er kommet til at Domaine de Mont Rose og Vinhuset Norfra skal frifinnes.

Kravene fra Château Montrose har sine rettslige utgangspunkter i varemerkeloven. Når det gjelder rettskildebildet ved spørsmål med utgangspunkt i denne loven, heter det følgende i HR-2016-1993-A avsnitt 41-44:

«(41) Varemerkelovens og foretaksnavnelovens verneregler er fullt ut harmonisert, jf. Ot.prp.nr.59 (1994–1995) side 103 og Ot.prp.nr.43 (2002–2003) side 5 og 32. Dette medfører at rettskildene innenfor varemerkeretten er relevante ved løsningen av de spørsmål saken reiser under foretaksnavneloven.

(42) Varemerkeretten er dernest omfattet av EØS-avtalen. Harmoniseringen av varemerke- og foretaksnavneretten innebærer dermed at også EU-retten får betydning på foretaksnavnerettens område. Konkret betyr dette at regler i foretaksnavneloven som svarer til bestemmelser med utspring i det tidligere varemerkedirektivet 89/104/EF, senere avløst av et konsolidert direktiv 2008/95/EU, forstås i praksis i samsvar med EU-domstolens avgjørelser på dette feltet, jf. EØS-avtalens artikkel 6 og artikkel 3 nr. 2 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelsen av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA). Se også Rt-2002-391 (God Morgon), Rt-2004-1474 (volvoimport.no) og Rt-2008-1268 (Søtt+Salt) der dette er lagt til grunn på varemerkerettens område. For ordens skyld nevnes at et omarbeidet varemerkedirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 per dags dato ikke er gjort til del av EØS-avtalen.

(43) Videre betyr dette at også EU-domstolens avgjørelser i tilknytning til forordning (EU) nr. 207/2009 om EU-varemerker av 26. februar 2009, er relevant. Varemerkeforordningen – som ikke er en del av EØS-avtalen – avløser forordning (EF) nr. 40/94 om fellesskapsvaremerker. De materielle bestemmelsene i dette

Side:7

regelsettet har sitt motstykke i varemerkedirektivet, slik at praksis etter forordningen vil ha tilsvarende betydning for forståelsen av direktivet. Høyesterett fant det i Rt-2002-391 (God Morgon) derfor klart at EU-domstolens «praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven ... på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser». Uttalelsen er konkret knyttet til varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Etter mitt syn må den imidlertid også gjelde tilsvarende for andre av varemerkelovens bestemmelser som har sitt motstykke i varemerkedirektivet og forordning (EU) nr. 207/2009. Staten har da heller ikke hatt innsigelse til Pangea Property Partners anførsel om at varemerkedirektivets artikkel 4 nr. 1 og forordningens artikkel 8 nr. 1 skal tolkes likt.

(44) Endelig innebærer dette at også praksis ved Den europeiske unions kontor for intellektuell eiendomsrett – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – vil være en relevant rettskilde. Kontoret er en videreføring av det tidligere Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) og er nå forankret i forordning (EU) nr. 207/2009 artikkel 2. Det har myndighet til å innvilge søknader om EU-varemerker. Kontorets praksis er knyttet til forordningen og ikke til direktivet som Norge er bundet av. Avgjørelsene kan overprøves av EU-domstolen.»

Som det fremgår ovenfor, har Château Montrose saksøkt både Domaine de Mont Rose og Vinhuset Nofra. I spørsmålene retten tar stilling til, er det ikke nødvendig å skille mellom de to saksøkte. De omtales derfor i det følgende i fellesskap som Domaine de Mont Rose.

Kravene fra Château Montrose bygger på to registrerte varemerker. I registreringene er begge angitt som «Kombinert eller rent figurmerke», under kategoriseringen av type merke. De registrerte merkene ser slik ut:

Side:8

Ved påstått bruk i strid med registrerte varemerker, skal retten vurdere forholdet mellom de registrerte merkene, og bruken som hevdes å være rettsstridig. I avgjørelsen skal det altså ikke ses hen til hvilke varer som faktisk produseres eller omsettes under de registrerte varemerkene, jf. Rt-1998-1988.

Château Montroses registrerte varemerker skal altså vurderes opp mot Domaine de Mont Roses bruk. Domaine de Mont Roses kommer til uttrykk slik på de aktuelle produktene hvor elementet «Montrose» er benyttet:

Side:9

Varemerkeloven § 4 har nærmere bestemmelser om varemerkerettens innhold, som innebærer at innehaveren på nærmere vilkår kan nekte andre å bruke tegn varemerket er beskyttet for.

I varemerkeloven § 5 er det imidlertid oppstilt begrensinger av varemerkeretten, hvor andre ledd bokstav b har denne ordlyden:

«Varemerkeretten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker
...
b) angivelser som gjelder varens eller tjenestens …geografiske opprinnelse…eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten»

Bestemmelsen i § 5 andre ledd bokstav b bygger på at slik bruk av angivelser ikke bør kunne begrenses til en enkelt aktør. Bruken bør således tillates for alle som har en berettiget interesse i å benytte seg av geografisk opprinnelse som angivelse av sine varer eller tjenester. Bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd er et utslag av samme hensyn. Denne forbyr registrering av varemerker som utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som angir varen eller tjenestens geografiske opprinnelse.

Spørsmålet i det videre er om Domaine de Mont Roses bruk er tillatt som følge av bestemmelsen i varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b.

Vingården Domaine Montrose er lokalisert i et mindre geografisk område kalt Montrose i Torbes kommune i Sør-Frankrike. Bevisførselen sannsynliggjør at stedet der Domaine de Mont Rose i dag produserer vin, har vært omtalt med både Domaine og Montrose siden 1700-tallet, og at det har vært produksjon av vin der i flere hundre år.

Videre er det sannsynliggjort at alle vinene som i dag bruker både elementene «Domaine» og «Montrose», er fremstilt av druer utelukkende fra den nevnte gården Domaine Montrose, og at de fullt ut er produsert der.

På bakgrunn av ovennevnte faktiske omstendigheter, er retten av den oppfatning at bruken av elementene «Domaine» og «Montrose» gjelder varenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 5 første ledd bokstav b.

For bruken av elementene «Rose Montrose», stiller de faktiske forholdene seg noe annerledes. Etter bevisførselen er det sannsynlig at bare en del av druene i denne vinen er fra gården Domaine Montrose, og at vinen dessuten til dels inneholder ferdig vin produsert

Side:10

andre steder. Samtidig er det sannsynlig at selve produksjonen av vinen for øvrig, skjer på gården Domaine Montrose.

Her har det for det første betydning at Domaine de Mont Rose for denne vinen ikke bruker «Domaine» som element. Den relevante omsetningskretsen vil etter rettens syn oppfatte «Rose» som en generisk betegnelse på type vin, bestående av både blå og hvite druer. Dette innebærer samtidig at omsetningskretsen ikke vil få tilsvarende forventninger om at samtlige ingredienser stammer fra gården Domaine Montrose, som der begge disse elementene er benyttet.

Siden Montrose benyttes som element, vil retten påpeke at det som nevnt er sannsynliggjort at vinen produseres på gården Domaine Montrose, og at Montrose altså er angivelse av et geografisk sted.

Spørsmålet er da om varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b åpner for å bruke angivelse av en vins geografiske opprinnelse, i tilfeller hvor det er sannsynlig at selve produksjonen skjer på det angitte geografiske stedet, men hvor bestanddeler også kommer fra andre steder.

Av betydning nevner retten først varemerkeloven § 10, som gir hjemmel for å nedlegge forbud mot bruk av villedende varemerker. Bruker noen angivelser som gjelder en vare eller tjenestes geografiske opprinnelse, men som ikke stemmer med de faktiske forhold, vil slik bruk etter omstendighetene kunne rammes av denne lovbestemmelsen.

Videre er det grunn til å fremheve uttalelser i avgjørelsene fra EU-domstolen i C-108/97 og C-109/97 Chiemsee. I dommen avsnitt 36, heter det følgende i den danske versjonen:

«Endelig skal det bemærkes, at selv om den i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), omhandlede angivelse af den pågældende vares geografiske oprindelse i sædvanlige tilfælde ganske vist er angivelsen af det sted, hvor varen er fremstillet, eller hvor den ville kunne være fremstillet, kan det ikke udelukkes, at forbindelsen mellem kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter, f.eks. den omstændighed, at varen er blevet udviklet og designet på det pågældende geografiske sted.»

Slik retten leser uttalelsene, er det altså ikke et ubetinget krav om at varen er fremstilt på det geografisk angitte stedet, men at også andre tilknytningsmomenter som for eksemepel at varen er utviklet og designet på stedet, kan være tilstrekkelig.

Slik retten ser det, vil også mer grunnleggende vurderinger av varemerkers funksjoner ha betydning. Tradisjonelt har utgangspunktet vært at hensikten med varemerkebruk er å

Side:11

markere produktenes kommersielle opprinnelse. Også kvalitets- og opprinnelsesgarantifunksjonen er av betydning, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utgave side 25-26. Etter rettens oppfatning trekker nevnte funksjoner i retning av at det ikke kan oppstilles som noe generelt krav om at geografisk angivelse innebærer at alle bestanddeler i varen eller tjenesten må være fra stedet. Dette må vurderes konkret, og kan stille seg ulikt for forskjellige typer varer og tjenester.

For vin, er rettens syn at det for den relevante omsetningskretsen vil være vinens kommersielle opprinnelse, og kvalitets- og opprinnelsesgarantifunksjonen i egenskap av vinprodusent som er det sentrale, ikke hvor ulike bestanddeler i vinen kommer fra.

Rettens konklusjon er etter dette at også vinen med bruk av elementene «Rose Montrose», vil være omfattet av bestemmelsen i varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b.

For at bruken skal være tillatt, oppstiller loven i tillegg krav om at den må være i samsvar med «god forretningsskikk».

Om denne vurderingen heter det følgende i C-100/02 (Gerolsteiner Brunnen) avsnitt 26:

«It follows that, in a case such as that in the main proceedings, it is for the national court to carry out an overall assessment of all the relevant circumstances. Since the case concerns bottled drinks, the circumstances to be taken into account by that court would include in particular the shape and labelling of the bottle in order to assess, more particularly, whether the producer of the drink bearing the indication of geographical origin might be regarded as unfairly competing with the proprietor of the trade mark.»

I C-17/06 (Celine) avsnitt 33 og 34 er følgende uttalt om dagjeldende direktiv artikkel 6 (1), som tilsvarer § 5 i någjeldende varemerkelov:

«33 The Court has held that the condition stated in Article 6(1) of the directive that use be ‘in accordance with honest practices in industrial or commercial matters’ is, in essence, an expression of the duty to act fairly in relation to the legitimate interests of the trade-mark proprietor (Anheuser-Busch, paragraph 82).

34 In that regard, it must be noted that, in assessing whether the condition of honest practice is satisfied, account must be taken first of the extent to which the use of the third party’s name is understood by the relevant public, or at least a significant section of that public, as indicating a link between the third party’s goods or services and the trade-mark proprietor or a person authorised to use the trade mark, and secondly of the extent to which the third party ought to have been aware of that. Another factor to be taken into account when making the assessment

Side:12

is whether the trade mark concerned enjoys a certain reputation in the Member State in which it is registered and its protection is sought, from which the third party might profit in marketing his goods or services (Anheuser-Busch, paragraph 83).»

Det første som etter avgjørelsen skal vurderes, er i hvilken utstrekning bruken av «Domaine Montrose» og «Rose Montrose» oppfattes av den relevante omsetningskretsen eller en merkbar del av omsetningskretsen, i betydningen om det indikerer en link mellom Domaine de Mont Roses varer og Château Montrose.

Partene er uenige om hvem den relevante omsetningskretsen er, i første rekke opp mot spørsmålet om det er risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Vurderingen av om den relevante omsetningskretsen eller en merkbar del av denne oppfatter det slik at det er en link mellom Domaine de Mont Roses varer og Château Montrose, antar retten at langt på vei må bli den samme som skal foretas etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b om forvekslingsfare.

I EUIPO Guidelines, Part C, punkt 2.3. fremgår det med henvisning til praksis at den relevante omsetningskretsen er brukere som trolig vil benytte både varene fra Domaine de Mont Rose, og Château Montrose. Retten bygger avgjørelsen på uttalelsene i nevnte retningslinje.

En vurdering med utgangspunkt i disse kriteriene, fører til at den relevante omsetningskretsen etter rettens syn er en alminnelig norsk vinkjøper. Retten finner støtte for standpunktet også i T-505/10, T-393/11 og T-153/11.

Om gjennomsnittsforbrukeren heter det i C-342/97 Loyd avsnitt 26, og som retten samtidig bygger sin avgjørelse på:

«For the purposes of that global appreciation, the average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect (see, to that effect, Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR 1-4657, paragraph 31). However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question.»

Retten går da over til en nærmere vurdering av de registrerte varemerkene, opp mot Domaine de Mont Roses bruk.

Side:13

I avgjørelsen av om det foreligger forvekslbarhet inngår graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet som elementer, og det er en kombinasjonseffekt. I C-39/97 heter det således i avsnitt 17:

«A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trade marks and between these goods or services. Accordingly, a lesser degree of similarity between these goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa. The interdependence of these factors is expressly mentioned in the tenth recital of the preamble to the Directive, which states that it is indispensable to give an interpretation of the concept of similarity in relation to the likelihood of confusion, the appreciation of which depends, in particular, on the recognition of the trade mark on the market and the degree of similarity between the mark and the sign and between the goods or services identified.»

Videre er det grunn til å fremheve at både direkte og indirekte forveksling kan være aktuelt. Om dette heter det i Rt-2008-1268 avsnitt 42 og 43:

«(42) Det er vanlig å operere med to former for forveksling – direkte og indirekte. Direkte forvekslingsfare foreligger dersom merkene er så like at omsetningskretsen kan komme til å blande de to kjennetegnene eller kjennetegnenes innehavere sammen – kunden velger en vare fra en merkeinnehaver i den tro at den skriver seg fra den andre. I vår sak er partene enige om at forskjellen mellom merkene er så markert at det ikke foreligger fare for direkte forveksling.

(43) Den aktuelle problemstillingen i vår sak er derfor om det foreligger fare for indirekte forveksling. Med dette siktes det til at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne få inntrykk av at det består en forretningsmessig forbindelse eller et kommersielt fellesskap mellom innehaverne av de to varemerkene. Det må i denne forbindelse presiseres at det ikke vil være nok til å konstatere indirekte forveksling at forbrukeren i sitt møte med det ene merket gjenkaller i sin erindring det andre merket eller får assosiasjoner til dette. Det må kreves at merkelikheten er av en slik karakter at forbrukeren vil kunne få en forestilling om at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.»

Partene har ulike synspunkter når det gjelder graden av vareslagslikhet. I dette spørsmålet er følgende uttalt i C39/97 (Canon) avsnitt 23:

«In assessing the similarity of the goods or services concerned, as the French and

Side:14

United Kingdom Governments and the Commission have pointed out, all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.»

Ut fra disse momentene er rettens syn at det er høy grad av vareslagslikhet. Det avgjørende er at både de registrerte varemerkene og Domaine de Mont Roses bruk knytter seg til vin. At de registrerte varemerkene også inneholder «Saint-Estèphe», har etter rettens syn ikke noen vekt av betydning ved vurderingen av vareslagslikhet. Retten har da blant annet sett hen til avgjørelsene T-29/04, T-525/10, EUIPO BOA R 683/2006-1 og EUIPO BOA R 617/2017. Rettens vurdering av graden av vareslagslikhet, har den konsekvens at det skal mindre til av kjennetegnslikhet, for å konkludere med forvekslingsfare.

Retten går da nærmere over til vurderingen av graden av kjennetegnslikhet.

Retten viser først til uttalelser i C-334/05 P (Shaker), jf. avsnitt 41 og 42:

«It is important to note that, according to the case-law of the Court, in the context of consideration of the likelihood of confusion, assessment of the similarity between two marks means more than taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. On the contrary, the comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components (see order in Matratzen Concord v OHIM, paragraph 32; Median, paragraph 29).

As the Advocate General pointed out in point 21 of her Opinion, it is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element.»

Merket som omfatter teksten «Château Montrose Saint-Estèphe» er som tidligere nevnt registrert som et kombinert eller et rent figurmerke. Teksten i merket er Château Montrose Saint-Estéphe, med et detaljrikt, stort og sentralisert, ornamentert våpenskjold med bokstavene "C" og "M" i ornamentert stil i midten. Tekstelementene "Château Montrose Saint-Estèphe" er utført i klassisk håndskreven font.

«La Dame de Montrose Saint- Estèphe» er også registrert som et kombinert merke eller et figurmerke. Teksten i merket er «La Dame de Montrose Saint- Estèphe», med et tilsvarende detaljrikt, stort og sentralisert våpenskjold med bokstavene «D» og «M».

Side:15

Tekstelementene "La Dame de Montrose Saint-Estèphe" er utført i samme, klassiske håndskrevne font som det andre merket.

Når det gjelder Domaine de Mont Roses bruk, viser fremlagt dokumentasjon fire varer hvor elementet «Montrose» er brukt. I tre av dem er også «Domaine» benyttet. Disse tre har også et våpenskjold med tre firfisler, som er relativt dominerende. Fonten er blokkbokstaver i en enkel og stilren utforming.

For den siste er det brukt elementene «Rose Montrose» i blokkbokstaver i en enkel og stilren utforming. Videre er samme våpenskjold med tre firfisler benyttet under teksten, også dette relativt dominerende.

Foranlediget av Château Montroses argumentasjon, vil retten presisere at den ikke er enig i at Château Montroses varemerker er dominert av «Montrose» på en måte som er sammenlignbart med det som er gjengitt ovenfor i C-334/05 (Shaker) med henvisning til Matratzen Concord v OHIM.

Etter en samlet vurdering er retten av den oppfatning at det ikke er fare for forveksling mellom Château Montroses varemerker, og Domaine de Mont Roses bruk. I forlengelsen er rettens syn at den relevante omsetningskretsen eller en merkbar del av denne heller ikke vil oppfatte det slik at Domaine de Mont Roses bruk av kjennetegn indikerer en link mellom Domaine de Mont Roses varer, og Château Montrose.

Videre skal det ifølge uttalelsene i C-17/06 (Celine) legges vekt på om Domaine de Mont Rose burde vært klar over at omsetningskretsen kan oppfatte bruken som en indikasjon på link mellom Domaine de Mont Roses varer og Château Montrose.

Siden rettens vurdering er at det ikke er forvekslingsfare, er en nærliggende konsekvens at Domaine de Mont Rose heller ikke burde være klar over at bruken kan oppfattes som en indikasjon på link mellom Domaine de Mont Roses varer og Château Montrose. I tillegg må det i denne vurderingen vektlegges at Domaine de Mont Roses bruk har pågått over svært lang tid, uten at Château Montrose har tatt adekvate skritt for å stanse den.

Retten er på denne bakgrunn av den oppfatning at nevnte omstendigheter trekker i retning av at Domaine de Mont Roses bruk er i samsvar med god forretningsskikk.

Et annet moment som etter C-17/06 (Celine) skal tas i betraktning, er hvorvidt Château Montroses varemerker har et omdømme i Norge, som Domaine de Mont Rose kan profitere på. Slik retten ser det, trekker dette momentet klart i retning av at Domaine de Mont Roses bruk er i samsvar med god forretningsskikk. Château Montroses varemerker har sannsynligvis ikke noe omdømme av betydning i Norge, heller ikke innenfor omsetningskretsen, som altså er vinkjøpere generelt. Sannsynligvis vil bare personer som

Side:16

kan anses som kunnskapsrike, kjenne til Château Montroses varemerker. Videre henvender Domaine de Mont Rose seg sannsynligvis i det vesentlige til en helt annen gruppe av vinkjøpere, enn kjøpere av Château Montroses produkter. Dessuten er det grunn til å fremheve rettens standpunkt om at det ikke er forvekslingsfare, som samtidig tilsier at Domaine de Mont Rose heller ikke kan profitere på Château Montroses varemerker. Også i denne vurderingen er det grunn til å understreke Domaine de Mont Roses langvarige bruk, som nevnt uten adekvate reaksjoner fra Château Montroses side.

Rettens standpunkt er etter dette at Domaine de Mot Roses bruk er i samsvar med god forretningsskikk, og at også dette vilkåret er oppfylt.

Château Montrose har argumentert med – slik retten oppfatter det – at omsetningskretsen ikke vil oppfatte Montrose som angivelse av geografiske opprinnelse, og at bestemmelsen i varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b derfor ikke kommer til anvendelse.

For å være omfattet av bestemmelsen i § 5 andre ledd bokstav b, er det etter rettens syn tilstrekkelig at varen eller tjenesten objektivt sett angir dens geografiske opprinnelsessted. Det kan ikke i tillegg stilles opp som krav at den relevante omsetningskretsen oppfatter angivelsen som et geografisk opprinnelsessted. Noe annet ville være i strid med lovens ordlyd, og innebære en vesentlig innskrenkning av bestemmelsens anvendelsesområde. Svært mange geografiske stedsnavn vil således vil være helt ukjent for den relevante omsetningskretsen, og derfor heller ikke bli oppfattet som angivelse av varen eller tjenestens geografiske opprinnelse. Retten kan heller ikke se at Château Montrose standpunkt underbygges av rettskildemateriale. Å gi Château Montrose medhold på dette grunnlaget, vil dessuten kunne undergrave hensynene som begrunner regelen i varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b.

Rettens konklusjon etter dette er at Domaine de Mont Roses bruk av element og kjennetegn er rettmessig i medhold av varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b. Det er etter dette ikke nødvendig å ta stilling til de øvrige spørsmålene saken reiser, heller ikke om enkelte påstandsgrunnlag skal avskjæres. Retten vil likevel legge til at Domaine de Mont Roses bruk etter rettens vurdering også er lovlig, som følge av at det ikke foreligger forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Retten viser til drøftelsen ovenfor av § 5 andre ledd bokstav b, særlig i spørsmålet om det er en link mellom Domaine de Mont Roses varer og Château Montrose. De faktiske omstendighetene og vurderingene som fremgår av drøftelsen, er etter rettens syn også utslagsgivende ved bedømmelsen etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Konsekvensene av rettens konklusjon er at det ikke er grunnlag for Château Montroses krav om stans av bruken, kompensasjon eller tilbaketrekning.

Side:17

Avslutningsvis vil retten vise til at det ikke er klart for retten om Château Montrose mener de saksøkte på selvstendig grunnlag er ansvarlig for Vinmonopolets bruk av elementer på sine nettsider. Retten vil uansett kort bemerke at det ikke er grunnlag for et slikt krav fra Château Montroses side, siden retten ikke kan se at selskapet har sannsynliggjort at Domaine de Mont Rose verken direkte eller indirekte kontrollerer Vinmonopolets bruk av elementer, og kan stanse denne, jf. blant annet uttalelser i C-567/18 (Coty Germany) avsnitt 38. Retten finner i den forbindelse grunn til å påpeke at Château Montrose ikke tilbudte bevisførsel fra Vinmonopolet i disse spørsmålene.

De saksøkte har etter dette vunnet saken, og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 andre jf. første ledd tilkjennes full erstatning for sakskostnader fra Château Montrose. Retten har vurdert unntaksbestemmelsene, uten at noen av dem er funnet å komme til anvendelse.

Det er inngitt en sakskostnadsoppgave, hvor det kreves dekning av salær med 1 152 276 kroner, for arbeid i 349 timer. Timesatsen for prosessfullmektigen er angitt til 5 352 kroner, mens den rettslige medhjelperens sats er opplyst å være 1 738 kroner.

Timesatsen til prosessfullmektigen må karakteriseres som høy, noe som blant annet må få konsekvenser ved vurderingen av hva som er nødvendig og rimelig tidsbruk, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.

I den samlede vurdering vil retten ellers påpeke at verken sakens omfang, kompleksitet eller andre omstendigheter innebærer at det etter rettens vurdering er grunnlag for å tilkjenne de merkostnader det har hatt å la seg bistå under saksforberedelsen og hovedforhandling av både prosessfullmektig og rettslig medhjelper.

Etter en samlet vurdering anser retten 700 000 kroner som rimelige og nødvendige utgifter til salær, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. I tillegg kommer utgifter til oversettelser og tolk med til sammen 32 159 kroner, som anses som rimelige og nødvendige. Samlet beløp som tilkjennes, utgjør etter dette 732 159 kroner.

Det er ikke foretatt en deling av sakskostnadene mellom de to saksøkte partene, og i mangel av andre opplysning tilkjennes disse med en halvpart til hver, jf. tvisteloven § 20-6 første ledd.

Retten gjør ellers partene oppmerksom på bestemmelsen i tvisteloven § 3-8, som på nærmere vilkår åpner for at retten kan fastsette prosessfullmektigens godtgjøring.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er i første rekke dommerens øvrige gjøremål.

Side:18

D O M S S L U T N I N G

1. SARL Domaine de Mont Rose og Vinhuset Nofra AS frifinnes.

2. SCEA La Fonciére du Château Montrose dømmes til å betale sakskostnader til SARL Domaine de Mont Rose med 366 079,50 – trehundreogsekstisekstusenogsyttiniog50/100 – kroner, og til Vinhuset Nofra AS med 366 079,50 – trehundreogsekstisekstusenogsyttiniog50/100 – kroner. Oppfyllelsesfristen er to uker etter forkynning av dommen.